ESTUDIO YATACO ARIAS

ABOGADOS

COMENTARIO AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1075: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

A LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Comentario elaborado por el Área de Propiedad Intelectual del Estudio.

El 28 de Junio del 2008 fue publicado el Decreto Legislativo Nº 1075, el cual aprobó diversas
disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece el
Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Estas disposiciones, que buscan el acceso a la
protección de los derechos de propiedad industrial y dinamizar los procedimientos y/o trámites
referidos a ellos, entrarán en vigencia a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de promoción
Comercial PERÚ- EE.UU., fecha en la que también quedará derogado el Decreto Legislativo Nº 823
– Ley de Propiedad Industrial.

Este decreto legislativo contiene importantes dispositivos referidos al registro y al procedimiento

en materia de propiedad industrial. Así, entre los primeros destaca la precisión de los alcances del
efecto retroactivo de la declaración de nulidad de un registro, en tanto que entre los segundos
tenemos la facultad que se le reconoce a las autoridades competentes del INDECOPI para imponer
una sanción de multa, que podría ascender hasta las 50UIT, a quien formule una oposición
temeraria contra la solicitud de cualquier elemento de la propiedad industrial. No obstante, su
mayor novedad es la incorporación de algunas precisiones sobre los principales elementos de la
propiedad industrial, como son patentes, marcas, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas
de certificación, nombres comerciales y denominaciones de origen.

Entre las disposiciones relativas al registro de patentes, destacan las referidas a la precisión de la
divulgación de l invención, la modificación de la solicitud, el ajuste del plazo de vigencia de la
patente y la licencia obligatoria, entre otras. De estas, el tema sustancial es la incorporación del
mecanismo de ajuste del plazo de vigencia de la patente a nuestro régimen de la propiedad
industrial, pues a solicitud de parte, la dirección competente ajustará, por una sola vez, el plazo
de vigencia de la patente (que normalmente es de 20 años) por todo el retraso “irrazonable” que
hubiera tomado la tramitación de su procedimiento de concesión, a excepción de una patente de
producto o procedimiento farmacéutico.

Así, se precisa que únicamente se considerará como retraso “irrazonable” en dicho trámite los
siguientes supuestos: i) cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta
la fecha de la concesión de la patente; y, ii) tres años, contados desde la solicitud de examen de
fondo hasta la fecha de la concesión de la patente.

Por otro lado, en las disposiciones relativas al registro de marcas se abordan múltiples temas,
destacando fundamentalmente aquellos referidos a poscriterios que deberá aplicar la Dirección de
Signos Distintivos del INDECOPI a efectos de analizar si dos signos son semejantes y capaces de
inducir a confusión y error al consumidor, la solicitud de registro y la posibilidad de que en ella se
pida el registro de una marca para varios productos y/o servicios. Precisamente en este último
punto radica una de las mayores novedades de la norma materia de comentario – y sea, quizás, la
que mayores implicancias tenga en la práctica-, pues supone la implementación en nuestro
régimen marcario del sistema multiclase, conforme al cual una solicitud de marca podrá
comprender en una o varias clases de la Clasificación Internacional de Niza, abandonándose así el
sistema uniclase que regula la Decisión 486 y que actualmente se viene aplicando en nuestro país.

Finalmente, otra de las disposiciones importantes es el artículo 89 de este decreto legislativo,

según el cual no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que sean
susceptibles de generar confusión con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena
fe.

Esta nueva prohibición para la declaración de protección de una denominación de origen se suma
a las otras que contempla el artículo 202 de la Decisión 486.