RESOLUCIN N 2686-2013/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE:
SOLCITANTE:
OPOSITORA:
MATERIA:

509048-2012
Laboratorios Liomont S.A. de C.V
LABORATORIOS BIOMONT S.A
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICIN

1.- ANTECEDENTES:
El 27 de septiembre del 2012, Laboratorios Liomont S.A. de C.V de Mxico, solicit el registro de la
marca de producto constituida por la denominacin LIOMONT con su respectivo logotipo.
De tal modo que, el da 09 de enero del 2013, LABORATORIOS BIOMONT S.A de Per, ampar su
oposicin basndose en los arts. 136 inciso a) y 146 de la Decisin 486, sealando que:
-Es titular de los registros de marca de producto LABORATORIOS BIOMONT VETERINARIOS y logotipo
(certificado N 140599), BIOMONT (certificado N 49108) y BIOMONT LABORATORIO
VETERINARIO y logotipo (certificado N 183142), que distinguen productos de la clase 05 de la
Clasificacin Internacional.
-Tiene ms de 50 aos de experiencia, siendo uno de los laboratorios de productos veterinarios ms
prestigiosos y reconocidos en el Per y muchos pases de Latinoamrica.
-Existe semejanza fontica y grfica con la denominacin BIOMONT. Puesto que, el signo y denominacin
BIOMONT est compuesto por dos slabas y siete letras, es decir, la secuencia silbica es idntica.
- El solicitante pretende aprovecharse de la alta reputacin y renombre de la marca BIOMONT, en la clase
5, ya que sta tiene ms de 50 aos en el mercado. Es decir, los signos en conflicto no pueden coexistir en
el mercado, ya que los consumidores no podran diferenciar el rubro empresarial de cada uno.
Con fecha 23 de enero del 2013, la solicitante absolvi el traslado de la oposicin formulada, basndose en
jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI y del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, manifestando que:
-Existen diferencias grafo-fonticas entre los signos en controversia. Pues, desde el punto de vista grfico, las
marcas registradas son de naturaleza mixta y denominativa, en cambio el signo solicitado es mixto. Desde
el punto de vista fontico, las marcas registradas estn constituidas por dos y doce slabas
respectivamente. Por lo que, la inclusin de la letra L al inicio del signo solicitado, produce un sonido
distinto al de las marcas registradas.
-La opositora no ha acreditado la notoriedad de sus marcas.
-Loa productos que pretende distinguir el signo solicitado y las marcas registradas, poseen uso y finalidad
distintos. En consecuencia, elimina toda posible confusin entre el pblico.

2.- ANLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIN:

De los antecedentes sealados, se colige que:
2.1.- LABORATORIOS BIOMONT S.A de Per, es titular de diversas marcas inscritas con los siguientes
certificados: N 140599, N 49108, N 183142, N 102497, N 112138, N 74286, N 135602. Y en Chile,
con el certificado N 101840.

2.2.- La opositora seala utilizar la denominacin BIOMONT como nombre comercial desde hace ms de
50 aos; sin embargo no ha presentado medios probatorios que acrediten el uso de la denominacin
BIOMONT como nombre comercial, la oposicin formulada resulta improcedente en ese extremo.
2.3.- De la evaluacin de riesgo de confusin y examen comparativo en relacin a los productos que se
refieren los signos en conflicto, se precisa que para determinar el alcance del principio de especialidad se debe
analizar si los productos o servicios a los que estn referidos los signos son similares segn su naturaleza,
finalidad, canales de comercializacin, entre otros. Es as, que el signo solicitado pretende distinguir
productos farmacuticos para consumo humano con venta bajo receta mdica, entre otros, respecto de la clase
05 de la Clasificacin Internacional. Mientras que, las marcas registradas distinguen productos veterinarios,
de la clase 05 de la Clasificacin Internacional. En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los
requisitos para que se genere riesgo de confusin en el mercado, quedando por determinar si los signos son o
no semejantes en grados de confusin.
2.4.- Realizado los exmenes mencionados lneas arriba, entre el signo solicitado y logotipo, y las marcas
registradas, se advierte que vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos resultan semejantes, no
obstante, ello no es suficiente para generar una pronunciacin e impresin visual de conjunto diferente.
Asimismo, los trminos y elementos grficos y cromticos que forman parte de algunas de las marcas
registradas, no son suficientes para desvirtuar la semejanza. Y desde el punto de vista conceptual, ambos
trminos son expresiones de fantasa, pues no evocan idea alguna en el consumidor.

3.- CONCLUSIN:
En virtud de la aplicacin del art. 43 del DL N 807, arts. 134, 135 y 136 de la Decisin 486 y arts.
36,40,41,42,50,51 Y 52 de la Ley de Organizacin y Funciones de INDECOPI, concordante con el art. 4 del
DL N 1075, SE CONCLUYE que: dado que los signos en cuestin son semejantes y distinguen productos
vinculados, la Comisin consider que el otorgamiento del registro solicitado es susceptible de producir
riesgo de confusin en el pblico consumidor, por lo que declar fundada la oposicin formulada por
LABORATORIOS BIOMONT S.A de Per, y denegar el registro de marca de producto solicitada por
Laboratorios Liomont S.A. de C.V de Mxico.

4.- APRECIACIN CRTICA:

RESOLUCIN N 970-2014/CTSD-INDECOPI
EXPEDIENTE:
SOLCITANTE:
OPOSITORA:
MATERIA:

570319-2014
PHARMACHECK PERU S.A
LABORATORIOS BIOMONT S.A
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
OPOSICIN

1.- ANTECEDENTES:
El 02 de octubre del 2014, PHARMACHECK S.A de Per, solicit el registro de la marca de producto
constituida por la denominacin BIOTN, para distinguir productos farmacuticos de la clase 05 de la
Clasificacin Internacional.
De tal modo que, el da 24 de julio del 2013, LABORATORIOS BIOMONT S.A de Per, ampar su
oposicin basndose en los arts. 136 inciso a) y 146 de la Decisin 486, sealando que:
-Es titular de los registros de marca de producto BIOMONT LABORATORIO VETERINARIO (certificado
N 183142), BIOMONT (certificado N 49108), que distinguen productos de la clase 05 de la
Clasificacin Internacional.
-El consumidor creer que es el mismo producto y proviene de la misma empresa, ya que el trmino
BIOMONT es parte de las marcas de la empresa LABORATORIO BIOMONT S.A. Puesto que existe
impresin sonora muy similar.
- El solicitante pretende aprovecharse de la alta reputacin y renombre de la marca BIOMONT, en la clase
5, pues sta tiene ms de 50 aos en el mercado. Es decir, los signos en conflicto no pueden coexistir en el
mercado, ya que los consumidores no podran distinguir el origen empresarial de los productos
identificados.
Con fecha 25 de septiembre del 2014, se dej constancia que a pesar de haber sido debidamente notificado, el
solicitante no cumpli con absolver el traslado de la oposicin, por lo que de acorde al art. 150 de la Decisin
486, se pas a resolver el expediente.

2.- ANLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIN:

De los antecedentes sealados, se colige que:
2.1.- La opositora seala utilizar la denominacin BIOMONT como nombre comercial desde hace ms
de 50 aos; sin embargo no ha invocado que dicha marca goce de la calidad de notoriamente conocida, razn
por la cual no cabe emitir pronunciamiento al respecto.
2.2.- Si bien, LABORATORIOS BIOMONT S.A de Per, ha alegado ser titular de diversas marcas
inscritas con los siguientes certificados: N 183142, N 49108, N 204405, N 70891, N 162481, N
167504, N 58903, N 53348 y N 146398. En tal sentido, la Comisin advierte que la opositora no ha
indicado cules son las marcas que conformaran la alegada familia de marcas, por lo que refiere que en base
a ello, no es posible establecer si se cumplen los elementos subjetivos y objetivos, a fin de que se configure
una familia de marcas a su favor.
2.3.- De la evaluacin de riesgo de confusin y examen comparativo en relacin a los productos que se
refieren los signos en conflicto, se precisa que para determinar el alcance del principio de especialidad se debe

limitar con carcter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idntico o similar respecto a productos o servicios idnticos o semejantes.. Es as, que el signo solicitado
pretende distinguir productos farmacuticos, respecto de la clase 05 de la Clasificacin Internacional.
Mientras que, las marcas registradas distinguen productos veterinarios, de la clase 05 de la Clasificacin
Internacional. En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusin en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no semejantes en grado de
inducir a confusin al pblico consumidor.
2.4.- Realizado los exmenes mencionados lneas arriba, entre el signo solicitado y logotipo, y las marcas
registradas, se advierte que vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos son diferentes.
Asimismo, se precisa que la inclusin de las letras adicionales en los referidos signos, determina una
pronunciacin y entonacin diferente entre los mismos, lo cual genera una impresin de conjunta distinta.

3.- CONCLUSIN:
En virtud de la aplicacin de los arts. 134, 135 y 136 inciso a) de la Decisin 486 y arts.
36,40,41,42,50,51 Y 52 de la Ley de Organizacin y Funciones de INDECOPI, concordante con el art. 4 del
DL N 1075, SE CONCLUYE que: dado que los signos en cuestin son semejantes y distinguen algunos de
los mismos productos y otros vinculados, la Comisin consider que el otorgamiento del signo solicitado es
susceptible de producir riesgo de confusin en el pblico consumidor, por lo que declar fundada la oposicin
formulada por LABORATORIOS BIOMONT S.A de Per, y denegar el registro de marca de producto
solicitada por PHARMACHECK S.A de Per.

4.- APRECIACIN CRTICA:

RESOLUCIN N 1424-2012/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE:
SOLCITANTE:
MATERIA:

1318-2006/OIN
WYETH
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIN CLARIDAD
-FALTA DE SUSTENTO EN LA DESCRIPCIN NIVEL
INVENTIVO

1.- ANTECEDENTES:
El 27 de octubre del 2006, Wyeth (EEUU) reivindicando prioridad de la Solicitud N|
60/732,221 presentada el 1 de noviembre de 2005 en EEUU solicit patente de invencin para
SOLUCIN DE CLORURO DE SODIO PARA RECONSTITUCIN O DILUCIN DE
FRMACO, cuyos inventores son Chandra A. Webb y Julie Zerfas, la cual consta de 36
reivindicaciones
De tal modo que, el da 09 de julio de 2007, se otorg la Orden de Aviso N 714-2007 efectundose
la correspondiente publicacin en el Diario Oficial El Peruano, el 20 de julio del 2007.
Con fecha 22 de abril del 2010, la examinadora de patentes emiti el Informe Tcnico N| GEM 012010, en el que analiz el pliego de reivindicaciones originalmente presentado, sealando que:
- Las reivindicaciones 1 a 30 y 33 a 36 no cumplen con ser claras y concisas conforme a lo
establecido en el artculo 30 de la Decisin 486, el cual no permite una clara comprensin del
alcance de proteccin de la invencin debido a que dicha expresin podra implicar otros
valores que no han sido delimitados en un rango adecuado.
- Respecto a las reivindicaciones sealadas lneas arriba, cumplen con el requisito de unidad de
invencin definido en el art. 25 de la Decisin 486.
- Sin embargo, las reivindicaciones 1 al 24, 25 al 30, 33 al 36 no cumplen con el requisito de
novedad establecido en el art. 16 de la mencionada Decisin. Asimismo, dichas
reivindicaciones no cumpliran con el requisito de nivel inventivo establecido en el art. 18 de
la Decisin 486.
- Por consiguiente, las reivindicaciones 31 y 32 no son susceptibles de ser protegidas, segn el
art. 25B literal h) de la Ley 29316.
Frente a ello, el 10 de septiembre de 2010, Wyeth dio respuesta al Informe Tcnico GEM 01-2010,
adjuntando un nuevo pliego de 26 reivindicaciones.
Con fecha 16 de febrero de 2011, la examinadora de patentes emiti el Informe Tcnico GEM 012010/a, en el que analiz el pliego de reivindicaciones presentado con fecha 10 de setiembre del
2010, manifestando que:
- Las reivindicaciones 1-24 no cumplen con ser claras y concisas conforme a lo establecido en
el art. 30 de la Decisin 486.

La reivindicaciones 25 y 26, no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el

art. 18 de la Decisin 486.

Mediante Resolucin N 178-2011/DIN-INDECOPI, de fecha 25 de febrero de 2011, la Direccin

de Invenciones y Nuevas Tecnologas deneg la patente de invencin solicitada, por lo sealado
lneas arriba, motivo por el cual no procede acceder a la proteccin legal de lo solicitado.
Por otro lado, el 17 de marzo del 2011, Wyeth interpuso recurso de apelacin, presentando
argumentos tcnicos a fin de levantar las objeciones al nivel inventivo planteadas por la
examinadora de patente.

2.- ANLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIN:

De los antecedentes sealados, se colige que:
2.1.- La reivindicacin 1, no proporciona informacin suficiente de los componentes en la
formulacin liofilizada del factor IX que, junto con el reconstituyente NaCl, permitir obtener
la apropiada tonicidad respecto al plasma. En ese sentido, se debe considerar lo sealado en el
tercer prrafo de la pg. 43 del Manual para el examen de solicitudes de patente de invencin
en pases de la Comunidad Andina, que refiere que de existir evidencia que lo reivindiciado es
inapropiado para algunas opciones, se restringir a las opciones de probada eficacia que son las
descritas en los ejemplos de realizacin.
2.2.- Sobre las reivindicaciones 10-11, stas no son claras, porque definen la invencin por
el resultado a alcanzar al precisar que la formulacin preparada resulta en una fuerza inica
de una determinada conductividad.
2.3.- En relacin a las reivindicaciones 15-17, tampoco son claras, porque emplean la
expresin sal de ionizacin que es muy general, ya que esta expresin comprende variedad
de sales, que no estn sustentadas en la descripcin, razn por la que se debe precisar las sales
comprendidas.
2.4.- Las reivindicaciones 2-9, 12-14 y 18-24, tampoco son claras ni estn sustentadas en la
descripcin, al estar relacionadas a la mencionada reivindicacin 1.
2.5.- As tambin, realizado el examen de patentabilidad en relacin a las reivindicaciones 25
y 26, se desprende que stas no cumplen con el requisito de nivel inventivo y el de aplicacin
industrial.

3.- CONCLUSIN:
En virtud de la aplicacin del art. 14, 18 y 30 de la Decisin 486, que determina el carcter para
que una invencin tenga el nivel inventivo; art. 51 del Manual Andino; el art. 127 de la Decisin
500, que seala que una Interpretacin Prejudicial slo resulta vinculante para la Autoridad que
conozca el proceso interno respecto del cual se formul la solicitud de interpretacin prejudicial,

ms no en todos los caso en general; SE CONCLUYE que: las reivindicaciones 1 a 24 no son claras
ni se encuentran sustentadas en la descripcin, de igual modo las reivindicaciones 25 y 26 no
cumplen con el requisito de nivel inventivo, por lo que se debe CONFIRMAR la Resolucin N
178-2011/DIN-INDECOPI, de fecha 25 de febrero del 2011 que DENEG la solicitud de patente
de invencin para solucin de cloruro de sodio para reconstitucin o dilucin de frmaco,
presentada por Wyeth.

4.- APRECIACIN CRTICA:

En relacin al presente caso, si bien la solicitante ha apelado la resolucin de Primera Instancia
en el extremo en que se denegaron las reivindicaciones 1 a 24 por no ser claras y concisas, y
respecto a las reivindicaciones 25 y 26 por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, el anlisis
de la Sala se ci bsicamente en lo establecido por el art. 30 de la Decisin 486 y el art. 51 del
Manual Andino, lo cual permiti considerar que se puedan comparar y diferenciar del estado de la
tcnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad y poder determinar sin ambigedad
hasta dnde llegan los derechos del titular de la patente. No obstante, el problema radica en que se
pretende encontrar nuevas formulaciones inyectables del facto IX que no induzcan aglutinacin de
los eritrocitos en el momento de la administracin provocando flebitis, entre otros.
Por todo lo mencionado considero que, el pronunciamiento de la Sala fue el correcto, pues el nivel
inventivo es un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la tcnica en forma
evidente para un tcnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentacin de la
solicitud, tal y como se verific en la solicitud presentada por Wyeth. En otras palabras, para que
se pueda otorgar una patente en relacin a alguna invencin, sea de producto o de procedimiento en
todos los mbitos relacionados a la tecnologa, stas debern ser nuevas, y a su vez tener un nivel
inventivo y ser susceptible de aplicacin industrial. En ese sentido, se podr determinar si una
reivindicacin es considerada inmersa dentro de los parmetros sealados por las disposiciones
legales de patentes de invencin, o si de ser el caso, dicha reivindicacin deba estar mejor
sustentada o descrita en la solicitud a presentar.

RESOLUCIN N 0438-2011/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE:
SOLCITANTE:
MATERIA:

370773-2008
C.W. COMICS S.A.C.
NULIDAD DE RESOLUCIN DE LA PRIMERA INSTANCIA:
No corresponde limitacin de productos: Aceptada Signos
contrarios a las buenas costumbres - Examen de registrabilidad
del signo solicitado.

1.- ANTECEDENTES:
El 20 de octubre del 2008, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia, solicitaron
el registro de la marca de producto conformada por el logotipo constituido por un diseo simple
de un pez de color azul y rosado, y la denominacin EL PEZWEON escrito con letras en
movimiento segn el modelo, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerera, de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.
De tal modo que, el da 10 de noviembre del 2008, la Direccin de Signos Distintivos emiti la
orden de publicacin correspondiente, precisando los datos ya mencionados.
Con fecha 09 de setiembre del 2019, la Direccin de Signos Distintivos deneg de oficio el registro
del signo solicitado, mediante Resolucin N| 15444-2009/DSD-INDECOPI, sealando que:
- El signo solicitado a registro, rene el requisito de ser susceptible de representacin grfica,
quedando por determinar si se encuentra inmerso en alguna prohibicin de registro.
- Respecto, al signo y logotipo visto en su conjunto va a ser entendido por los consumidores
como una denominacin procedente o derivada de la palabra huevn
- Por consiguiente, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibicin de registro
contenida en el inciso p) del art. 135 de la Decisin 486, que sealan que no ser registrados
los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, orden pblico o buenas costumbres.
Frente a ello, el 05 de octubre de 2009, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia,
interpusieron recurso de reconsideracin, adjuntando diversos documentos. Con fecha 30 de octubre
de 2009, para mejor resolver, adjuntaron adicionalmente un dictamen legal sobre la registrabilidad
del signo EL PEZWEON.
Con fecha 19 de febrero de 2010, la Direccin de Signos Distintivos declar infundado el recurso
de reconsideracin, manifestando que:
- Si bien no se seal expresamente que el signo solicitado es contrario a las buenas
costumbres, de la estructura se desprende que constituye una palabra inapropiada y una forma
grosera de calificar a las personas.
- Se deber analizar si a la luz de la nueva prueba presentada, el signo solicitado es o no un
signo contrario de las buenas costumbres.

Se debe determinar cul es el sector de consumidores al que van dirigidos los productos que
se pretenden distinguir con el signo solicitado.

Por otro lado, el 05 de marzo del 2010, Andrea Tataje Montero y Carlos Gustavo Banda Saravia
interpusieron recurso de apelacin, solicitando la nulidad de la resolucin mencionada lneas arriba,
y posteriormente solicitaron la modificacin del signo solicitado sealando que se dirigen al
segmento juvenil.

2.- ANLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIN:

De los antecedentes sealados, se colige que:
2.1.- La Sala ha verificado que existen en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,
aproximadamente 9 marcas registradas con la figura estilizada de un pez.
2.2.- Sobre la prohibicin referida, establece que no podrn registrarse como marcas los
signos que sean contrarios a la ley, moral, orden pblico o buenas costumbres.
2.3.- Que, si bien no se especific concretamente en cul de los supuestos de la prohibicin
del art. 135 p) se encontraba incurso el signo solicitado, se consider que ste era un trmino
que constitua palabra inapropiada y grosera, pero socialmente aceptable, por ello no se
encuadra a un signo contrario a la ley, moral u orden pblico.
2.4.- Dado lo solicitado por C.W. Comics S.A.C, se encuentra dentro de los trminos del art.
143 de la Decisin 486, corresponde aceptar la limitacin de productos efectuada.
2.5.- As tambin, realizado el examen de registrabilidad en relacin a la figura estilizada de
un pez y la denominacin EL PEZWEON, se desprende que el signo solicitado EL PEZWEON
y logotipo no constituye un signo que pueda herir la sensibilidad de la mayora de la poblacin,
por lo que debe aplicarse la tolerancia, es decir, no ser percibida como un insulto o expresin
grosera o maleducada .Adems, pretende distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerera
dirigido a un segmento juvenil de la poblacin.

3.- CONCLUSIN:
En virtud de la aplicacin del art. 3.4,6,10,11,13.2,14 de la Ley 2744414, que determinaron el
marco legal para determinar cundo es factible la nulidad del acto administrativo; el art. 135 inciso
p) , 143de la Decisin 486, que seala que corresponde aceptar la limitacin de productos efectuada
y no se encuentra incurso en la prohibicin de registro; SE CONCLUYE que: se debe OTORGAR
el registro de la marca de un producto constituida por el logotipo conformado por la figura
estilizada de un pez y la denominacin EL PEZWEON escrita en letras caractersticas, en la parte
inferior se aprecia una figura irregular, todos en color azul, gris y rosado, para distinguir prendas de
vestir, calzado y sombrerera dirigidos a un segmento juvenil, por el plazo de 10 aos; por lo que se

debe REVOCAR la Resolucin N 2628-2010/DSD-INDECOPI, de fecha 19 de febrero del 2010,

por sus efectos, la Resolucin N| 15444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 09 de septiembre de 2009.

4.- APRECIACIN CRTICA:

Respecto al caso, estoy de acuerdo con la determinacin sealada por la Sala, ya que a fin de
evaluar si el signo solicitado a registrar por C.W. Comics S.A.C, se encuentra incurso en alguno de
los supuestos de prohibicin que establece el art.135 de la Decisin 486, la Sala ha considerado
aspectos relevantes para el caso concreto.
Tal es as que, respecto a la estructura denominativa o grfica del signo solicitado, en muchas
ocasiones es indudable que puede ser inadecuado para constituirse como marca, al margen del
producto o servicio que se aplique, en la medida que vaya en contra de la ley, orden pblico o las
buenas costumbres. Es por ello, que en razn a este tipo de denominaciones, se debe plantear la
cuestin de si el significado inmoral de la denominacin es presumible que todos los sectores de la
poblacin lo conocen, a fin de que no se hiera directamente la sensibilidad de la mayora de la
poblacin. No obstante, respecto a ciertos signos, se debe considerar la naturaleza del producto o
servicio a los que pretenda aplicarse.
En ese sentido, se debe tener en cuenta, la sensibilidad media del consumidor al que estn
destinados los productos o servicios identificados con la marca. Se plantea tanto la permisividad
como la tolerancia. El primero, ser menor cuando todos los sectores de la poblacin van a tener
libre acceso a los productos o servicios, ya sea por publicidad u otros medios; el segundo, ser
mayor cuando los productos o servicios distinguidos con la marca sean adquiridos o consumidos tan
solo por un sector especfico de la poblacin cuya sensibilidad no es tan excesiva.
Por lo tanto, considero que no debe confundirse un signo contrario a las buenas costumbres con un
signo que puede ser de mal gusto. En efecto, como lo seal lneas arriba, lo que para algunas
personas pueda ser de mal gusto, para otro no puedo serlo, pues ello depende del nivel de tolerancia
que cada una tenga. Asimismo, se debe recalcar que en relacin a las buenas costumbres, en la
sociedad suele existir un estndar por el cual determinadas conductas son reprobadas por la mayora
de los sectores de la poblacin, aun cuando cierto sector de cierta manera las propicie o acepte.

RESOLUCIN N 2951-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE:
SOLCITANTE:
OPOSITORA:
MATERIA:

288129-2005
FREDDY SANTIAGO TUDELANO YANAMA
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
NOTORIEDAD DE UNA MARCA: Acreditada Riesgo de
confusin, asociacin, aprovechamiento injusto del prestigio del
signo o la dilucin de su fuerza distintiva entre signos que
distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura
Oficial.

1.- ANTECEDENTES:
El 18 de agosto de 2006, Freddy Santiago Tudelano Yanama solicit el registro de la marca de producto
KENT, para distinguir bebidas no alcohlicas, zumos de frutas, nctares, siropes y otras preparaciones de
bebida, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
De tal modo que, el da 23 de octubre del 2006, British American Tobaco (Brands) Inc. formul oposicin al
registro del signo solicitado, sealando que:
-Es titular de los registros de marca de producto KENT (certificado N 90976, 101094, 62398, 118548, 37802,
35828, 95005, 4337), que distinguen productos de la clase 34 de la Clasificacin Internacional.
-Si bien, dicho signo pretende distinguir productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, no sera extrao
que en supermercados o bodegas se expendan refrescos o aguas de mesa conjuntamente con los
cigarrillos, por lo que existiera vinculacin competitiva entre los productos que pretende distinguir el
signo solicitado y los que distingue las marcas registradas.
- La marca KENT, tiene el carcter de notoriamente conocida, por lo que de otorgarse el registro del signo
solicitado, se producira dilucin del poder distintivo de la marca registrada.
Con fecha 13 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos dej constancia de que el solicitante no
absolvi el trasladado de la oposicin.
El 01 de octubre de 2008, la Comisin de Signos Distintivos declar infundada la oposicin formulada y
otorg el registro del signo solicitado, manifestando lo siguiente:
-Se verifica que los argumentos de la opositora, estn dirigidos a sustentar el eventual riesgo de confusin
entre el signo solicitado y las marcas registradas.
-De la evaluacin de los medios probatorios, se advierte que son insuficientes para acreditar que KENT tenga
la calidad de notoriamente conocida.
-Los productos que el signo solicitado pretende distinguir y aquellos que distinguen las marcas registradas
tienen distinta naturaleza, en tanto los primeros son bebidas no alcohlicas y los segundos sucedneos del
tabaco.
-No existe vinculacin entre los productos de la clase 32 de la Nomenclatura oficial y los de la clase 34 de la
misma, por lo que se determina que su coexistencia no es susceptible de generar confusin en el
consumidor.
Frente a ello, el 27 de octubre de 2008, British AMERICAN Tobacco (Brands) Inc., interpuso recurso de
apelacin reiterando sus argumentos.

2.- ANLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIN:

De los antecedentes sealados, se colige que:

2.1.- La opositora seala utilizar la denominacin BIOMONT como nombre comercial desde hace ms
de 50 aos; sin embargo no ha invocado que dicha marca goce de la calidad de notoriamente conocida, razn
por la cual no cabe emitir pronunciamiento al respecto.
2.2.- Si bien, LABORATORIOS BIOMONT S.A de Per, ha alegado ser titular de diversas marcas
inscritas con los siguientes certificados: N 183142, N 49108, N 204405, N 70891, N 162481, N
167504, N 58903, N 53348 y N 146398. En tal sentido, la Comisin advierte que la opositora no ha
indicado cules son las marcas que conformaran la alegada familia de marcas, por lo que refiere que en base
a ello, no es posible establecer si se cumplen los elementos subjetivos y objetivos, a fin de que se configure
una familia de marcas a su favor.
2.3.- De la evaluacin de riesgo de confusin y examen comparativo en relacin a los productos que se
refieren los signos en conflicto, se precisa que para determinar el alcance del principio de especialidad se debe
limitar con carcter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo
idntico o similar respecto a productos o servicios idnticos o semejantes.. Es as, que el signo solicitado
pretende distinguir productos farmacuticos, respecto de la clase 05 de la Clasificacin Internacional.
Mientras que, las marcas registradas distinguen productos veterinarios, de la clase 05 de la Clasificacin
Internacional. En ese sentido, se ha verificado que se cumple con uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusin en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no semejantes en grado de
inducir a confusin al pblico consumidor.
2.4.- Realizado los exmenes mencionados lneas arriba, entre el signo solicitado y logotipo, y las marcas
registradas, se advierte que vistos en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos son diferentes.
Asimismo, se precisa que la inclusin de las letras adicionales en los referidos signos, determina una
pronunciacin y entonacin diferente entre los mismos, lo cual genera una impresin de conjunta distinta.

3.- CONCLUSIN:
En virtud de la aplicacin de los arts. 134, 135 y 136 inciso a) de la Decisin 486 y arts.
36,40,41,42,50,51 Y 52 de la Ley de Organizacin y Funciones de INDECOPI, concordante con el art. 4 del
DL N 1075, SE CONCLUYE que: dado que los signos en cuestin son semejantes y distinguen algunos de
los mismos productos y otros vinculados, la Comisin consider que el otorgamiento del signo solicitado es
susceptible de producir riesgo de confusin en el pblico consumidor, por lo que declar fundada la oposicin
formulada por LABORATORIOS BIOMONT S.A de Per, y denegar el registro de marca de producto
solicitada por PHARMACHECK S.A de Per.

4.- APRECIACIN CRTICA: