COMENTARIO CRTICO CONSTRUCTIVO

EXPEDIENTE N 552641-2013
RESOLUCIN N 2816-2014/TPI-INDECOPI
En la presente resolucin con fecha 29 de octubre del 2013, LABORATORIOS
QUILLA PHARMA PERU S.A.C., solicit el registro de la marca de producto
constituida por la denominacin GLUSALID, para distinguir productos farmacuticos y
veterinarios; productos higinicos para la medicina; sustancias dietticas para uso
mdico, sin embargo GRUNENTHAL GMBH de Alemania formul oposicin
manifestando que el signo solicitado es grfica y fonticamente semejante con sus
marcas registradas, toda vez que estn conformados por tres slabas similares en su
pronunciacin y la misma secuencia de vocales, al grado de producir riesgos de
confusin.
Sin perjuicio de lo antes mencionado GRUNENTHAL GMBH sustent su oposicin en
base a las marcas GRUZALIX, inscrita en Colombia y GRUZALIX inscrita en Per que
distinguen productos de la clase 05 de la Clasificacin Internacional a lo que se le
cuestiona la legitimidad de inters pero que ello no fue impedimento para que la
oposicin sea aceptada ya que segn e articulo 147 de la Decisin N 486 establece que
tienen legtimo inters para presentar oposiciones en los dems pases miembros tanto el
titular de una marca idntica o similar para productos o servicios, por lo que la decisin
de la comisin declara FUNDADA la oposicin formulada por GRUNENTHAL
GMBH, y en consecuencia DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado
por LABORATORIOS QUILLA PHARMA PERU S.A.C..
Ante esto podemos decir que los derechos se conceden como consecuencia del uso, una
oposicin puede basarse en el motivo de que la marca ha sido abandonada. La
alegacin de abandono de la marca puede plantearse en los procedimientos de oposicin
y de cancelacin o de invalidacin. Ello significa que el solicitante ya no utiliza la
marca y no tiene intencin de reanudar su uso.

COMENTARIO CRTICO CONSTRUCTIVO

EXPEDIENTE N 435337-2010
RESOLUCIN N 1568-2012//TPI-INDECOPI
Segn los antecedentes desarrollados AQUA INMOBILIARIA S.A.C. (PER) solicit
el registro del nombre comercial conformado por la denominacin AQUA
INMOBILIARIA y logotipo conforme al modelo, para distiguir actividades econmicas
relacionadas con la prestacin de servicios de negocios inmobiliarios, sin embargo
mediante Resolucin N 8929-2011/DSD-INDECOPI la direccin de Signos Distintivos
deneg de oficio el registro del signo solicitado considerndose que la solicitante ha
acreditado el uso de su nombre comercial, para distinguir actividades econmicas
relacionadas con la prestacin de servicios, por otro lado tambin se alude que el
nombre comercial ACQUA se encuentra registrada a favor de Inversiones Tenerife
S.A.C.
Por lo tanto la semejanza entre signos confrontados radica en el hecho de que tanto el
signo solicitado como la marca registrada incluyen en su estructura trminos muy
semejantes AQUA/ACQUA,
En el presente caso, el conflicto se presentara entre la solicitud de registro de un
nombre comercial y una marca registrada con anterioridad,, por lo que que el registro
solicitado slo proceder si no afecta los derechos registrales del titular de marca
ACQUA, para ello es necesario determinar la existencia de riesgo de confusin entre los
signos en conflicto; como sabemos para que exista esta confusin es necesaria la
interrelacion de determinados requisitos como es la identidad y similitud de productos,
servicios o actividades econmicas.
En este sentido la Sala se pronuncia DENEGANDO en registro del nombre comercial
constituido por la denominacin AQUA INMOBILIARIA, pues tal como se observa
lneas ms arriba existe un riesgo de confusin.
Al respecto cabe mencionar tambin que la solicitante manifiesta que Inversiones
Tenerife S.A.C. no ha formulado oposicin alguna para la presente solicitud por lo cual
no se le podra denegar tal pedido, pero a ello podemos mencionar que si bien es cierto
no se interpuso la oposicin pero si se haca uso del nombre comercial para lo cual se

obtendr la proteccin jurdica requerida por lo tanto al titular de un nombre comercial

el derecho exclusivo a registrar el mismo como marca y, en consecuencia, evitar que
terceros obtengan el registro de dicho signo.

RESUMEN DE LA MARCA TRIDISIONAL

Para empezar la marca es uno de los instrumentos de negocios ms caracterizados
dentro de un sistema de economa de mercado, ella permite identificar un producto o un
servicio y diferenciarlo de sus similares, con lo cual se convierte en una herramienta
indispensable para captar y consolidar clientela.
Asi tenemos que la marca tridimensional protege la forma de los productos, siempre y
cuando tengan capacidad distintiva. Es decir, cuando sirvan para distinguir en el
mercado esos productos de los productos provenientes de otras empresas. El titular o
titulares de una marca tridimensional estn en disposicin de impedir que sus
competidores usen envases o productos con una forma tridimensional que puedan
confundir a los consumidores con los suyos.
La garanta de la marca, como se desprende de la definicin legal que da el artculo
4.1 de la Ley de Marcas, radica en que los productos o servicios designados por ella
han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad.
Su esencia es la funcin diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una
empresa y sus cualidades. La constituyen los signos de representacin grfica
susceptibles de cumplir aquella funcin.
Su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusin, ya que es esencial en la marca
su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el
consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequvocamente a un
determinado origen empresarial.
En este aspecto se halla, indudablemente, la etiqueta, contraetiqueta y el envase, forma
del producto. Nos referimos a la marca tridimensional.
Por lo tanto la marca tridimensional es aquella forma tridimensional que sirve para
identificar y diferenciar productos o servicios de sus similares en el mercado. Ella puede
consistir en formas particulares de los productos, sus envases, envoltorios, empaques o
recipientes en general; en formas tridimensionales que distingan productos, pero que no
consistan en la forma de los mismos, o en formas tridimensionales aptas para distinguir
servicios de sus similares en el mercado.

Por otro lado en cuanto a las condiciones de registrabilidad que debe cumplir una marca
tridimensional que consista en la forma del producto o su envase; De acuerdo a este
planteamiento, el signo en que consiste la marca, no puede ser el mismo o uno muy
parecido al utilizado para nombrar al producto que se quiere distinguir, ni a sus
cualidades o caractersticas; es decir se trata de que el signo se aleje en su significacin
de lo que es el producto y de sus cualidades o caractersticas. Si ese no es el caso,
entonces estamos en principio ante un signo genrico o descriptivo que como tal no
es distintivo y en consecuencia no puede ser marca.
En consecuencia, uno de los elementos claves para determinar si una forma
tridimensional es distintiva intrnsecamente, es que se trate de una forma no usual
respecto del producto al cual se va a aplicar, o respecto de productos que tengan
conexin competitiva con ste; pues ello permite junto con otras condiciones la
identificacin y diferenciacin de determinado producto en el mercado.
Por otro lado, si no se cumple con la condicin de distintividad intrnseca de no ser una
forma usual, entonces no tiene objeto seguir el anlisis que lleve a determinar si se trata
de una forma que revista caractersticas peculiares o arbitrarias que sean susceptibles de
generar en el pblico consumidor una asociacin respecto de un origen empresarial
determinado. Si estamos ante una forma usual es porque precisamente dicha forma no es
peculiar ni arbitraria, por lo que seguir abundando en ese extremo no tiene objeto.
Cabe mencionar que la capacidad distintiva de un signo se determina en relacin a los
productos o servicios que est destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo
debe ser apto para distinguir por s mismo productos o servicios segn su origen
empresarial, no segn sus caractersticas o destino.
La marca tridimensional no debe ser confundible con otros signos registrados
previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas; hablando sobre
las marcas tridimensionales que no consisten en la misma forma del producto, pero que
distinguen productos, podemos decir que tampoco les podra alcanzar la prohibicin
referida a las formas impuestas por la naturaleza o la funcin del producto. Desde que
dichas marcas son elementos separados e independientes del producto, nunca podra
tratarse de una forma impuesta por la naturaleza o la funcin de aqul.
Por ello en relacin al inciso d) del artculo 135 de la Decisin Andina 486, sobre la
prohibicin referida a las formas que den una ventaja funcional o tcnica, vemos que s

les podra alcanzar a las marcas tridimensionales que distinguen productos, pero que no
consisten en la forma de los mismos. Dado que aun cuando se trate de elementos
diferentes del producto mismo, al poder usarse junto con l, cabe la posibilidad que le
imponga algn efecto funcional o tcnico.
Por ultimo corresponde tratar el tema de la proteccin de formas tridimensionales no
registradas como marca, aspecto de inters por las implicancias prcticas que conlleva,
y que debe enfocarse dentro del marco de la estrecha relacin y complementariedad
recproca entre la propiedad industrial y la competencia desleal.
Si bien, nuestro ordenamiento jurdico establece como principios rectores la libertad de
empresa y de iniciativa privada, y como una manifestacin de ellas, la del derecho a
imitar las iniciativas empresariales, debe respetarse el deber de diferenciacin que se
exige a los competidores respecto de los productos que fabrican o comercializan en el
mercado, en cumplimiento del principio de buena fe que debe regir en la actividad
econmica.
Un primer lmite a la imitacin consiste en el respeto que los concurrentes en el
mercado deben tener por los derechos de propiedad intelectual de terceros, como es el
caso de las marcas que otorgan proteccin sobre determinados signos, de patentes que
otorgan proteccin sobre determinadas invenciones y de titularidades de derechos de
autor que otorgan proteccin sobre determinadas obras, entre otros.
Un segundo lmite a la imitacin consiste en el deber de diferenciacin que
corresponde a los concurrentes en el mercado. Este deber es exigido por las normas que
reprimen la competencia desleal y significa que, si bien los concurrentes tienen
derecho a imitar, tienen como contraparte la obligacin de evitar, en observancia de la
buena fe comercial; es importante recordar que no es necesario establecer la confusin
efectiva de los productos para que exista competencia desleal, sino que basta el riesgo
de confusin.