CNUDMI

COMISIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas

Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual

NACIONES UNIDAS

Para mayor informacin, srvase dirigirse a: Secretara de la CNUDMI, Centro Internacional de Viena, Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria Telfono: (+43-1) 26060-4060 Internet: www.uncitral.org Telefax: (+43-1) 26060-5813 Correo electrnico: uncitral@uncitral.org

COMISIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas

Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual

NACIONES UNIDAS Nueva York, 2011

Nota Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras maysculas y cifras. La mencin de una de tales signaturas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas, julio de 2011. Reservados todos los derechos. Las denominaciones empleadas en esta publicacin y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretara de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. Produccin de la publicacin: Seccin de Servicios en Ingls, Publicaciones y Biblioteca, Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Prefacio
El presente Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual (el Suplemento) de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (la Gua) ha sido preparado por la Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)1. En 2006, en su 39 perodo de sesiones, la Comisin examin y aprob en principio el contenido sustancial de las recomendaciones de la Gua. Tambin estudi su labor futura sobre el rgimen legal de la financiacin garantizada. La Comisin observ que las recomendaciones de la Gua eran aplicables en general a las garantas reales sobre derechos de propiedad intelectual, y pidi a la Secretara que preparara, en cooperacin con las organizaciones pertinentes y, en particular, con la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota, que se le presentara en su 40 perodo de sesiones, en 2007, en la que se analizara el alcance de la labor futura sobre la financiacin garantizada por derechos de propiedad intelectual que se convertira en un suplemento (inicialmente denominado anexo) de la Gua. La Comisin pidi asimismo a la Secretara que organizara un coloquio sobre la financiacin respaldada por propiedad intelectual, asegurando en la mayor medida posible la participacin de organizaciones internacionales competentes y de expertos de diversas regiones del mundo2. De conformidad con la decisin adoptada por la Comisin, la Secretara organiz, en cooperacin con la OMPI, un coloquio acerca de las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de 2007). Asistieron al coloquio expertos en cuestiones de financiacin garantizada y legislacin sobre propiedad intelectual, incluidos representantes de gobiernos y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de mbito nacional e internacional. Durante el coloquio se hicieron algunas sugerencias sobre los ajustes que sera necesario introducir en la Gua para abordar cuestiones especficas de la financiacin garantizada por derechos de propiedad intelectual3.

Vase www.uncitral.org. Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagsimo primer perodo de sesiones, Suplemento nm. 17 (A/61/17), prrs. 81, 82 y 86 (vase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/39th.html). 3 Vase www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_security.html.
2

iii

Durante la primera parte de su 40 perodo de sesiones, en junio de 2007, la Comisin examin una nota de la Secretara titulada Posible labor futura en materia de garantas reales sobre derechos de propiedad intelectual (A/CN.9/632)4, en la que se tenan en cuenta las conclusiones a las que se haba llegado en el mencionado coloquio. A fin de ofrecer a los Estados orientacin suficiente sobre los ajustes que podra ser preciso introducir en sus respectivas legislaciones para evitar incoherencias entre el rgimen de la financiacin garantizada y el de la propiedad intelectual, la Comisin decidi encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantas Reales) la preparacin de un suplemento de la Gua dedicado especficamente a las garantas reales sobre derechos de propiedad intelectual5. En la continuacin de su 40 perodo de sesiones, en diciembre de 2007, la Comisin ultim y aprob la Gua, quedando entendido que ulteriormente se preparara un suplemento de la Gua que tratara especficamente de las garantas reales sobre derechos de propiedad intelectual6. El Grupo de Trabajo VI llev a cabo su labor en cinco perodos de sesiones de una semana de duracin, el ltimo de los cuales se celebr en febrero de 20107. En los perodos de sesiones 14, 15 y 16, el Grupo de Trabajo remiti algunas cuestiones relacionadas con la insolvencia al Grupo de Trabajo V (Rgimen de la Insolvencia)8, que este examin en sus perodos de sesiones 35, 36 y 389. Adems, el Grupo de Trabajo cooper con la OMPI y otras organizaciones de los sectores pblico y privado relacionadas con la propiedad intelectual, que asistieron a sus reuniones como observadores, para asegurar la suficiente coordinacin del Suplemento con la legislacin sobre propiedad intelectual. Adems, el Grupo de Trabajo colabor estrechamente con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de

Vase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/40th.html Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagsimo segundo perodo de sesiones, Suplemento nm.17 (A/62/17 (Part I)), prrs. 156, 157 y 162 (vase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/ sessions/40th.html). 6 Ibd., (A/62/17 (Part II)), prrs. 99 y 100. La Gua (publicacin de las Naciones Unidas, nm. de venta S.09.V.12) est disponible en www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/s/09-82673_ ebook-S.pdf 7 Los informes del Grupo de Trabajo sobre su labor en esos cinco perodos de sesiones se encuentran en los documentos A/CN.9/649, A/CN.9/667, A/CN.9/670, A/CN.9/685 y A/CN.9/689. Durante estos perodos de sesiones el Grupo de Trabajo examin los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33 y Add.1, A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1, A/CN.9/WG.VI/WP.37 y Add.1 a Add.4, A/CN.9/WG.VI/WP.39 y Add.1 a Add.7 y A/CN.9/WG.VI/WP.42 y Add.1 a Add.7. Todos los documentos de trabajo e informes sobre la labor del Grupo de Trabajo VI (Garantas Reales) estn disponibles en el sitio de la CNUDMI en Internet (www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/6Security_Interests.html). 8 A/CN.9/667, prrs. 129 a 140; A/CN.9/670, parrs. 116 a 122; y A/CN.9/685, prr. 95. Los documentos de trabajo e informes del Grupo de Trabajo V (Rgimen de la Insolvencia) pueden consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/5Insolvency.html 9 A/CN.9/667, prrs. 129 a 140; A/CN.9/670, parrs. 116 a 122; y A/CN.9/685, prr. 95. Los documentos de trabajo e informes del Grupo de Trabajo V (Rgimen de la Insolvencia) pueden consultarse en www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html
5

iv

Derecho Internacional Privado en la preparacin del captulo X del Suplemento dedicado al conflicto de leyes10. En su 43 perodo de sesiones, celebrado en Nueva York del 21 de junio al 9 de julio de 2010, la Comisin examin y aprob por consenso el Suplemento el 29 de junio de 2010 (vase el anexo II.A)11. Posteriormente, la Asamblea General aprob la resolucin 65/23, de 6 de diciembre de 2010 (vase el anexo II.B), en la que expres su aprecio a la CNUDMI por haber finalizado y aprobado el Suplemento; solicit al Secretario General que diera amplia difusin al texto del Suplemento; recomend que todos los Estados prestaran la debida atencin al Suplemento al revisar o promulgar su legislacin pertinente; y recomend tambin que todos los Estados siguieran considerando la posibilidad de pasar a ser partes en la Convencin de las Naciones Unidas sobre la Cesin de Crditos en el Comercio Internacional (2001)12 y aplicar las recomendaciones de la Gua.

10 En su 16 perodo de sesiones, el Grupo de Trabajo estudi una propuesta de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya (A/CN.9/WG.VI/WP.40, vase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/ working_groups/6Security_Interests.html). 11 El proyecto de Suplemento examinado por la Comisin figura en los documentos A/CN.9/700 y Add.1 a Add.7 y puede consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/43rd.html. Vase el informe de la Comisin sobre ese proyecto en Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagsimo quinto perodo de sesiones, Suplemento nm. 17, (A/65/17), prrs. 192 a 227. 12 Publicacin de las Naciones Unidas, nm. de venta S.04.V.14, disponible en www.uncitral.org/ uncitral/es/uncitral_texts/payments/2001Convention_receivables.html.

ndice
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Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Finalidad del proyecto de Suplemento . . . . . . . B. Interaccin entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Terminologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Valoracin de la propiedad intelectual que vaya a gravarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Ejemplos de prcticas financieras fundadas en la propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. I. Objetivos clave y principios bsicos . . . . . . . . 1-52 1

iii 1 1

2-7 8-32 33-34 35-45 46-52 53-76 53-73 54-55 56 57-59 60-73

1 4 15 16 21 25 25 25 26 26 28

mbito de aplicacin y autonoma contractual de las partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. mbito de aplicacin amplio . . . . . . . . . . . . . . 1. Bienes gravados objeto del rgimen recomendado en la Gua. . . . . . . . . . . . . . . 2. Operaciones sometidas al rgimen recomendado en la Gua. . . . . . . . . . . . . . . 3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lmites del mbito de aplicacin. . . . . . . . B. Aplicacin del principio de la autonoma contractual de las partes a las garantas reales sobre propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . .

74-76 77-120

37 39

II.

Constitucin de una garanta real sobre propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vii

Prrafos

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A. Los conceptos de constitucin de una garanta real y de su oponibilidad a terceros. . . . . . . . . B. Concepto funcional, integrado y unitario de la garanta real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Requisitos para la constitucin de una garanta sobre propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse. . . . . . . . . . . . . E. Distincin entre el acreedor garantizado por propiedad intelectual y el titular de la propiedad gravada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Tipos de propiedad intelectual gravable. . . . . . 2. Derechos del licenciante . . . . . . . . . . . . . . .

77-79 80-81 82-85 86

39 40 42 43

87-88 89-112 97-105

44 45 46 48 52 53 55

1. Derechos del titular de la propiedad intelectual 91-96 3. Derechos del licenciatario . . . . . . . . . . . . . 106-107 4. Bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual. . . . . . . . . . 108-112 G. Garantas reales sobre propiedad intelectual futura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-118 H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-120 Recomendacin 243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Oponibilidad a terceros de una garanta real sobre un derecho de propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . 121-129 A. El concepto de la oponibilidad a terceros . . . . 121-123 B. Oponibilidad a terceros de una garanta sobre propiedad intelectual inscrita en un registro de la propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-127 C. Oponibilidad a terceros de las garantas reales sobre propiedad intelectual no inscritas en un registro de la propiedad intelectual . . . . . . . . . 128-129 IV. Sistema de inscripcin registral . . . . . . . . . . . . . . . . 130-172

57 58 59 59

60

62 65

viii

Prrafos

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A. Registro general de las garantas reales . . . . . . 130-131 B. Registros destinados a ciertas categoras de propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-134 C. Coordinacin de registros . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-140 D. Inscripcin de avisos de garantas reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141-143 E. Inscripcin o consulta en dos registros . . . . . . 144-154 F. Fecha de validez de la inscripcin . . . . . . . . . . 155-157 G. Repercusin de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158-166 H. Inscripcin de las garantas sobre marcas comerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167-172 Recomendacin 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Prelacin de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173-221 A. El concepto de prelacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173-174 B. Identificacin de los reclamantes concurrentes. 175-176 C. Importancia del conocimiento de transferencias o garantas reales anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . 177-178 D. Prelacin de las garantas reales sobre propiedad intelectual que no estn inscritas en un registro de la propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . 179-180 E. Prelacin de las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181-183 F. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada . . . . . . . . . . . . . . . 184-187

65 66 67

70 71 76

77 80 84 85 85 86 87

88

88 90 92 94

G. Derechos de los licenciatarios en general . . . . . 188-192 H. Derechos de algunos licenciatarios . . . . . . . . . . 193-212 I. Prelacin de una garanta sobre propiedad intelectual otorgada por el licenciante frente a una garanta otorgada por un licenciatario . . . . 213-218

101

ix

Prrafos

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J.

Prelacin de una garanta sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219-220 221 Recomendacin 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 104 104 105 105 105 107

K. Subordinacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garanta sobre propiedad intelectual . . . . . . . . . . 222-223 A. Aplicacin del principio de la autonoma contractual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

B. Preservacin de la propiedad contractual gravada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223-226 Recomendacin 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operacin de financiacin garantizada por propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227-228

109 111

VIII. Ejercicio de una garanta constituida sobre propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229-253 A. Interseccin del rgimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229-232 B. Ejercicio de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual de diversa ndole . . . . . . 233-234 C. Toma de posesin de los documentos requeridos para ejercitar una garanta real sobre propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235-236 D. Disposicin de la propiedad intelectual gravada . . 237-238 E. Derechos adquiridos a raz de un acto de disposicin de la propiedad intelectual gravada . . 239-241 F. Propuesta por la que el acreedor garantizado acepta adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfaccin de la deuda . . . . . . . . . . . . . . . .

111 113

113 114 115

242 243 244

116 117 118

G. Cobro de regalas y otros derechos de licencia . H. Otros derechos contractuales del licenciante . .

I. Ejercicio de las garantas constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254-248
x

118

Prrafos

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J.

Ejercicio de una garanta constituida sobre los derechos de un licenciatario . . . . . . . . . . . . . . . 249-253

120 123 123 124

IX. La financiacin de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254-283 A. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254-255 B. Enfoque unitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256-279 1. Oponibilidad a terceros y prelacin de una garanta real del pago de una adquisicin de propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . 259-263 2. Prelacin de una garanta real inscrita en un registro de propiedad intelectual . . . . . 264-268 3. Prelacin de una garanta sobre el producto de la propiedad intelectual gravada . . . . . . 269-272 4. Ejemplos ilustrativos de la forma en que las recomendaciones de la Gua en materia de financiacin de adquisiciones son aplicables en el contexto de la propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273-279 C. Enfoque no unitario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280-283 Recomendacin 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Ley aplicable a una garanta real sobre derechos de propiedad intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284-339 A. Ley aplicable a las cuestiones suscitadas por tal garanta en cuanto derecho real . . . . . . . . . 284-337 1. Finalidad y mbito de aplicacin. . . . . . . . 284-289 2. Enfoque recomendado en la Gua respecto de las garantas reales sobre bienes inmateriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290-296 3. La ley del Estado que confiere la proteccin (lex protectionis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297-300 4. Otros enfoques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301-317 5. Ejemplos para un anlisis comparativo de los diversos enfoques . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-337

125 128 131

133 137 139 141 141 141

143 146 148 155

xi

Prrafos

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B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales suscitadas por tal forma de garanta . . . . . . . . 338-339 Recomendacin 248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. XII. Transicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340-344 Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual en una garanta real sobre los derechos de esa parte nacidos del acuerdo de licencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-367 A. Observaciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-367 B. Insolvencia del licenciante . . . . . . . . . . . . . . . . 354-362 C. Insolvencia del licenciatario . . . . . . . . . . . . . . . 363-366 D. Resumen sinptico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexos I. Terminologa y recomendaciones de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Terminologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Recomendaciones 243 a 248 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Decisin de la Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y resolucin 65/23 de la Asamblea General . . . . . . . . . . . . . . . A. Decisin de la Comisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Resolucin 65/23 de la Asamblea General . . . . . . . . . . . 367

162 162 165

167 167 171 174 175

179 179 179

183 183 185

xii

Introduccin
A. Finalidad del proyecto de Suplemento

1. El objetivo general de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (la Gua) es promover la concesin de crdito a bajo costo, incrementando para ello la disponibilidad de crdito financiero garantizado (vase la recomendacin 1 a)). De acuerdo con este objetivo, el Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual (el Suplemento) pretende conseguir que los propietarios y otros titulares de derechos de propiedad intelectual puedan tener un acceso ms fcil y menos costoso a crditos, aumentando as el valor de los derechos de propiedad intelectual como garanta para respaldar crditos. Sin embargo, el Suplemento pretende lograr este objetivo sin interferir en los principios bsicos del rgimen de propiedad intelectual (vanse los prrafos 46 a 52 infra) y para ello: a) explica cmo se aplicaran las recomendaciones de la Gua en el contexto de la propiedad intelectual; y b) en un pequeo nmero de casos, formula recomendaciones especficas respecto de las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual1.

B. Interaccin entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual
2. Con contadas excepciones, las recomendaciones legislativas de la Gua son aplicables a las garantas reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual (vanse las recomendaciones 2 y 4 a 7 de la Gua). En lo que respecta a la propiedad intelectual, sin embargo, el rgimen recomendado en la Gua no ser aplicable si sus disposiciones son incompatibles con el derecho interno o con todo acuerdo

1 Por consiguiente, el Suplemento debe leerse conjuntamente con la Gua. Para facilitar las consultas, el Suplemento mantiene el orden en que se presentan las cuestiones en la Gua (es decir, introduccin y finalidad, terminologa, ejemplos y objetivos clave y principios bsicos, mbito de aplicacin, creacin de una garanta real, etc.). En cada seccin, se resumen brevemente las consideraciones generales de la Gua y a continuacin se examina cmo se aplican en el contexto de la propiedad intelectual.

Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

internacional en materia de propiedad intelectual en el que el Estado promulgante sea parte (vase la recomendacin 4 b)). 3. En la recomendacin 4 b) se enuncia el principio bsico que rige la interaccin entre el rgimen de las operaciones garantizadas y la legislacin nacional o los acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. El significado atribuido al concepto de propiedad intelectual tiene por objeto garantizar la compatibilidad de la Gua con el derecho interno y los tratados aplicables a la propiedad intelectual. Tal y como se utiliza en la Gua, el concepto de propiedad intelectual abarca todos los bienes que se consideren propiedad intelectual en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (vase la expresin propiedad intelectual en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). Adems, toda referencia en la Gua a la propiedad intelectual ha de entenderse referida a un derecho de propiedad intelectual (vanse los prrafos 18 a 20 infra). La frmula derecho interno de la propiedad intelectual (law relating to intellectual property) se utiliza en el Suplemento para referirse a la legislacin nacional o a las leyes derivadas de los acuerdos internacionales en los que un Estado sea parte, que se refieran a la propiedad intelectual y que regulen expresamente las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual. Por lo tanto, la expresin no se emplea para referirse a las leyes que regulen en general las garantas reales sobre diversos tipos de activos y que pueden regular tambin las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual (vase el prrafo 22 infra). Adems, estos trminos abarcan tanto la legislacin como la jurisprudencia, por lo que son ms amplios que rgimen de la propiedad intelectual (intellectual property law), aunque su alcance sea menor que el de los trminos derecho general de los contratos o rgimen general de los derechos reales. Por consiguiente, el alcance de la recomendacin 4 b) ser mayor o menor en funcin del modo en que un Estado defina el mbito de la propiedad intelectual. Cabe entender que cada Estado lo definir de conformidad con sus obligaciones internacionales dimanantes de los tratados que haya suscrito en materia de propiedad intelectual (como los diversos convenios administrados por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC)2. 4. La finalidad de la recomendacin 4 b) es evitar que un Estado, al adoptar las recomendaciones de la Gua, est alterando, sin querer, alguna norma bsica de su derecho interno de la propiedad intelectual. Dado que en la Gua no se tratan las cuestiones relativas a la existencia, la validez y
2 Vase Instrumentos jurdicos que contienen los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994 (publicacin de la secretara del GATT, nm. de venta GATT/1994-7).

Introduccin

el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante (vanse los prrafos 60 a 73 infra), las posibilidades de que surjan conflictos entre los regmenes sobre esas cuestiones son limitadas (en cuanto a la interaccin entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual en lo que respecta a la ejecucin de una garanta real sobre propiedad intelectual, vanse los prrafos 229 a 232 infra). No obstante, puede darse el caso de que en algunos Estados los dos regmenes prevean reglas diferentes para la constitucin, la oponibilidad a terceros, la prelacin y la ejecucin de las garantas reales sobre propiedad intelectual, as como para establecer la legislacin aplicable a las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual. En tal caso, la recomendacin 4 b) mantiene la primaca del rgimen propio de la propiedad intelectual, para que no sea desplazado, sin querer, si un Estado aprueba una norma recomendada en la Gua. 5. Conviene, sin embargo, sealar que, en algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual (relativo a las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual) slo hace referencia a ciertas formas de operaciones garantizadas que no son instituciones propias de la propiedad intelectual y que dejarn de ser posibles si uno de ellos adopta las recomendaciones de la Gua (por ejemplo, la prenda, la hipoteca, la transferencia o la fiducia de propiedad intelectual con fines de garanta). Por este motivo, los Estados que adopten el rgimen recomendado en la Gua tal vez deseen tambin revisar su derecho aplicable a la propiedad intelectual a fin de armonizarlo con el rgimen de las operaciones garantizadas recomendado en ella. Con tal fin, todo Estado que promulgue el rgimen recomendado en la Gua tendr que asegurarse de que su legislacin relativa a las operaciones garantizadas refleje en particular el enfoque funcional, integrado y global que se recomienda en la Gua (vase el captulo I, prrafos 101 a 112), sin modificar los principios y objetivos bsicos de su derecho interno de la propiedad intelectual. 6. El Suplemento tiene por objeto orientar a los Estados con respecto a ese rgimen funcional, integrado y global de las operaciones garantizadas y de la propiedad intelectual. Tomando como base el comentario y las recomendaciones que figuran en la Gua, en el Suplemento se examina el modo en que los principios de la Gua son aplicables cuando el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual y, adems, cuando es necesario, se aaden nuevos comentarios y recomendaciones. Al igual que con los dems comentarios y recomendaciones relativos a ciertas clases de bienes, los comentarios y recomendaciones referentes a la propiedad intelectual modifican o complementan el comentario y las recomendaciones generales de la Gua. En consecuencia, salvo disposicin en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual y a reserva de cualquier comentario o recomendacin referente a estos bienes que figure en el Suplemento, podr

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constituirse una garanta real sobre propiedad intelectual, y hacerse oponible a terceros, gozar de prelacin y ejecutarse, de conformidad con lo previsto en las recomendaciones generales de la Gua. 7. Si un Estado promulga la legislacin recomendada en la Gua con objeto de hacer ms accesible y barato el crdito para los propietarios de activos tales como bienes corporales y crditos por cobrar, lo ms probable es que desee tambin poner al alcance de los titulares de propiedad intelectual los beneficios de esta modernizacin, aumentando as el valor de esa propiedad intelectual como garanta para la obtencin de crdito. Ello puede repercutir en el derecho interno de la propiedad intelectual. Como ya se ha indicado, con el Suplemento no se pretende recomendar a los Estados que modifiquen su derecho de la propiedad intelectual, pero es posible que este proyecto repercuta en l. En el Suplemento se analizan esas posibles repercusiones y, en algn caso, se agregan al comentario modestas sugerencias para los Estados promulgantes (formuladas en trminos como los Estados podran o los Estados tal vez deseen plantearse, y no en trminos perentorios como los Estados deberan). Estas sugerencias se basan en la premisa de que, al promulgar un rgimen de las operaciones garantizadas del tipo recomendado por la Gua, el Estado de que se trate adopte tambin la decisin de modernizar su rgimen de las operaciones garantizadas. Por lo tanto, en las sugerencias se indica a los Estados deseosos de llevar a cabo esa modernizacin la manera ptima de armonizar su rgimen de las operaciones garantizadas con su derecho interno de la propiedad intelectual. As pues, la recomendacin 4 b) tiene por objetivo nicamente impedir que el derecho interno de la propiedad intelectual se modifique por inadvertencia, y no impedir las modificaciones de este que el Estado promulgante de la legislacin recomendada en la Gua, tras un examen cuidadoso, desee introducir.

C. Terminologa
8. Los Estados que adopten las recomendaciones de la Gua tal vez estimen oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual para coordinar su terminologa con la utilizada en el rgimen recomendado por la Gua.

a)

Garanta real del pago de una adquisicin

9. Segn se utiliza en la Gua, el concepto de garanta real del pago de una adquisicin se refiere a una garanta real constituida sobre un bien corporal

Introduccin

(que no sea ni un ttulo ni un documento negociable) que respalda la obligacin de pagar cualquier parte no abonada del precio de compra de ese bien, una obligacin contrada o un crdito otorgado para facilitar al otorgante la adquisicin de tal bien. Una garanta real del pago de una adquisicin no tiene que denominarse necesariamente as. De acuerdo con el enfoque unitario, el concepto engloba los derechos a la retencin de la titularidad o al arrendamiento financiero (vase garanta real del pago de una adquisicin en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). A los efectos del Suplemento, este concepto incluye las garantas reales sobre propiedad intelectual o sobre una licencia de un derecho de propiedad intelectual, siempre que esa garanta real respalde la obligacin de pagar cualquier parte no abonada del precio de compra de la propiedad intelectual o la licencia gravadas, una obligacin contrada o un crdito otorgado para facilitar al otorgante la adquisicin de la propiedad intelectual o la licencia gravadas.

b)

Reclamante concurrente

10. Conforme al rgimen de las operaciones garantizadas, el concepto de reclamante concurrente se utiliza para designar a toda parte interesada, que no sea un acreedor garantizado por un acuerdo de garanta determinado, que reclame algn derecho sobre el bien gravado o sobre el producto de su enajenacin (vase reclamante concurrente en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). Por ello la Gua utiliza los trminos reclamante concurrente para designar a todo reclamante que compita con un acreedor garantizado (es decir, otro acreedor garantizado por una garanta constituida sobre el mismo bien, otro acreedor del otorgante que tenga algn derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia del otorgante, as como un comprador u otro cesionario, o un arrendatario o licenciatario del mismo bien). Los trminos reclamante concurrente son fundamentales, en concreto, para aplicar las normas de prelacin recomendadas por la Gua, por ejemplo, en el caso de la recomendacin 76, conforme a la cual un acreedor garantizado por una garanta constituida sobre un crdito por cobrar que haya anotado su garanta en el registro general de garantas reales gozar de prelacin sobre cualquier otro acreedor garantizado que hubiera recibido una garanta real constituida por el mismo otorgante sobre el mismo crdito por cobrar antes de la obtenida por el otro acreedor garantizado, pero que no inscribi su garanta en el registro. 11. Ahora bien, en el derecho interno de la propiedad intelectual no se utiliza el concepto de reclamante concurrente y los conflictos de prelacin suelen darse entre cesionarios y licenciatarios de propiedad intelectual sin que necesariamente haya un conflicto con un acreedor garantizado (un

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infractor no es un reclamante concurrente y si el presunto infractor prueba que tiene un derecho concurrente legtimo, su condicin no ser la de infractor sino la de licenciatario o cesionario del bien gravado). El rgimen de las operaciones garantizadas no interfiere en la resolucin de conflictos en los que no intervenga un acreedor garantizado (incluido un cesionario en una transferencia realizada a ttulo de garanta, que en la Gua es considerado un acreedor garantizado). Por lo tanto, la Gua no sera aplicable a un conflicto entre dos destinatarios de una transferencia pura y simple de un derecho de propiedad intelectual. No obstante, la Gua sera aplicable a un conflicto entre el beneficiario o destinatario de una transferencia pura y simple de un derecho de propiedad intelectual y el destinatario de una transferencia para fines de garanta de ese mismo derecho de propiedad intelectual, a reserva de la limitacin enunciada en la recomendacin 4 b) (vanse las recomendaciones 78 y 79).

c)

Bienes de consumo

12. En la Gua se utiliza el concepto de bienes de consumo para referirse a cualquier bien que un otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domsticos (vase bien de consumo en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). En el Suplemento, a los efectos de aplicar las recomendaciones de la Gua sobre la garanta real del pago de una adquisicin referente a bienes corporales a la garanta real del pago de una adquisicin referente a derechos de propiedad intelectual, estos trminos incluyen la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domsticos.

d)

Bien gravado

13. En la Gua se utiliza el concepto de bien gravado para designar todo bien sobre el que se haya establecido una garanta real (vase bien gravado en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). Si bien se ha convenido en que la Gua hable de una garanta real sobre un bien gravado, lo que se grava en realidad es el derecho que tenga el otorgante sobre el bien que tenga la intencin de gravar. 14. En la Gua se utilizan tambin diversos trminos para designar ciertos derechos de propiedad intelectual que pueden ser utilizados como bienes gravables, sin interferir en la naturaleza, el contenido o las consecuencias jurdicas del derecho as designado en el marco del rgimen de la propiedad intelectual, del derecho comn de los contratos o del rgimen comn de los

Introduccin

derechos reales. Entre los tipos de derecho de propiedad intelectual que pueden utilizarse como garanta para obtener crdito cabe mencionar los derechos de un titular de propiedad intelectual (propietario), los derechos de un cesionario o del sucesor del propietario como titular, los derechos de un licenciante o de un licenciatario en virtud de un acuerdo de licencia y los derechos constituidos sobre propiedad intelectual vinculada en su uso con un bien corporal, siempre y cuando el derecho de propiedad intelectual se defina como bien gravado en el acuerdo de garanta. El propietario, el licenciante o el licenciatario pueden gravar todos sus derechos o parte de ellos, si son transferibles segn el derecho interno de la propiedad intelectual. 15. En virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, los derechos de un titular de propiedad intelectual suelen incluir el derecho a impedir el uso no autorizado de su propiedad intelectual, el derecho a renovar las inscripciones registrales, el derecho a demandar a los infractores y el derecho a transferir y conceder licencias sobre su propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de una patente, su titular goza de derechos exclusivos para prevenir ciertos actos, como la produccin, utilizacin o venta del producto patentado sin la autorizacin del titular de la patente. 16. Por lo comn, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual y del derecho de los contratos, los derechos de un licenciante y de un licenciatario dependen de lo estipulado en el acuerdo de licencia (en el caso de una licencia contractual), de la legislacin (en el caso de una licencia obligatoria o regulada por ley) o de las consecuencias jurdicas de una determinada conducta (en el caso de una licencia implcita). Adems, normalmente los derechos de un licenciante incluyen el derecho a reclamar el pago de regalas y a revocar el acuerdo de licencia. Del mismo modo, los derechos de un licenciatario incluyen el permiso que lo legitima para utilizar la propiedad intelectual licenciada con arreglo a lo estipulado en el acuerdo de licencia, y tal vez el derecho a concertar acuerdos de sublicencia y a cobrar las regalas de la sublicencia (vase licencia, prrafos 23 a 25 infra). Los derechos de un otorgante de una garanta real sobre un bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual vendrn definidos por el acuerdo concertado entre el acreedor garantizado y el otorgante (propietario, licenciante o licenciatario de la propiedad intelectual pertinente) de conformidad con el rgimen de las operaciones garantizadas y con el derecho interno de la propiedad intelectual.

e)

Otorgante

17. En la Gua se utiliza el trmino otorgante para referirse a la persona que constituye una garanta real con objeto de respaldar su propia obligacin

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o la de otra persona (vase otorgante en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). Como ya se mencion (vase el prrafo 14 supra), en una operacin garantizada por propiedad intelectual, el bien gravado ser el derecho de propiedad intelectual del propietario de tal derecho, los derechos de un licenciante (inclusive el derecho al cobro de regalas) o la autorizacin dada al licenciatario para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada, su derecho a otorgar sublicencias y su derecho a cobrar subregalas. As pues, el trmino otorgante designar, en funcin del tipo de propiedad intelectual que se grave, a un propietario, un licenciante o un licenciatario (si bien, a diferencia del propietario, un licenciante o un licenciatario tal vez no gocen siempre de derechos exclusivos, pues el concepto ha de interpretarse segn el derecho interno de la propiedad intelectual). Por ltimo, al igual que en cualquier operacin garantizada con otros tipos de bienes corporales, el trmino otorgante puede designar a un tercero que otorgue una garanta real sobre propiedad intelectual a ttulo de cobertura de la obligacin de un deudor frente a un acreedor garantizado.

f) Propiedad intelectual
18. Como se utiliza en la Gua (vase propiedad intelectual en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20), el concepto de propiedad intelectual designa conjuntamente los derechos de autor, las marcas comerciales, las patentes, las marcas de servicios, los secretos comerciales y los diseos, as como todo otro bien que se considere propiedad intelectual en virtud de la legislacin del Estado promulgante o de un acuerdo internacional en que el Estado sea parte (como los derechos afines o conexos3 o las variedades de plantas). Adems, toda mencin de la propiedad intelectual en la Gua deber entenderse referida a un derecho de propiedad intelectual, por ejemplo los derechos de un propietario de propiedad intelectual, de un licenciante o de un licenciatario. El comentario explica que el significado que se da en la Gua a propiedad intelectual tiene por objeto armonizar la Gua con el derecho interno de la propiedad intelectual, respetando adems la facultad de todo Estado promulgante de las recomendaciones de ajustar esta
3 Los derechos de autor guardan una estrecha relacin con los derechos conceptualmente afines, tambin denominados derechos conexos. Se dice que esos derechos son cercanos a los derechos de autor. Esta denominacin suele abarcar los derechos de actores en el mundo del espectculo, de productores de grabaciones sonoras y de organizaciones de emisin radiofnica o televisiva. Pero en algunos pases abarcan tambin los derechos de los productores de pelculas o los derechos sobre fotografas. Se conocen a veces como diritti connessi (derechos conexos), verwandte Schutzrechte (derechos conexos) o droits voisins (derechos cercanos), pero la expresin ms comn es la de neighbouring rights en ingls. A nivel internacional, esos derechos conexos o cercanos suelen estar amparados por el Convenio para la proteccin de actores del mundo del espectculo, productores de grabaciones sonoras y organizaciones de emisiones radiofnicas y televisivas, hecho en Roma el 26 de octubre de 1961. En el tratado de la OMPI sobre actuaciones y grabaciones sonoras, aprobado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, se protege tambin a ciertos actores del mundo del espectculo y a productores de grabaciones sonoras.

Introduccin

definicin a su propio derecho interno (tanto de origen legal como convencional). Un Estado promulgante tal vez desee agregar a la lista mencionada, o borrar de ella, tipos de propiedad intelectual para armonizarla con su derecho interno4. Es decir, la Gua reconoce como propiedad intelectual, para sus propios fines, todo lo que el Estado promulgante considere propiedad intelectual con arreglo a su derecho interno y a sus obligaciones internacionales. 19. Para los fines del rgimen de las operaciones garantizadas, el derecho de propiedad intelectual es en s distinto de los derechos de cobro que se derivan de l, tales como el derecho a cobrar regalas, por ejemplo por alguna emisin radiofnica o televisiva. Conforme a la Gua, los derechos de cobro se consideran crditos por cobrar y pueden constituir un bien gravado original, si se describen como tal en el acuerdo de garanta, o el producto de la propiedad intelectual, si el bien gravado original es la propiedad intelectual. Sin embargo, el tratamiento dado a esos derechos de cobro en la Gua no impide que sean tratados de otro modo en el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, a efectos de ese derecho interno, el derecho de un licenciante al cobro de una remuneracin equitativa podra considerarse parte de su derecho de propiedad intelectual (sobre el trato de los crditos por cobrar segn el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual, vanse los prrafos 97 a 105 infra). 20. Tambin es importante sealar que un acuerdo de licencia sobre propiedad intelectual no constituye una operacin garantizada, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garanta real. As pues, el rgimen de las operaciones garantizadas no afectar a los derechos y obligaciones de un licenciante o un licenciatario a tenor del acuerdo de licencia. Por ejemplo, no menoscabar la facultad del propietario, del licenciante o del licenciatario para limitar la transferibilidad de sus derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, conviene sealar que, si bien la capacidad de un titular de propiedad intelectual para otorgar una licencia es una cuestin jurdica regulada por el rgimen de la propiedad intelectual, la cuestin de si el propietario y su acreedor garantizado pueden convenir entre s en que el propietario no podr otorgar una licencia es una cuestin regulada por el rgimen de las operaciones garantizadas que se aborda en el Suplemento (vase el prrafo 222 infra).

g)

Existencias

21. Segn se utiliza en la Gua, el trmino existencias designa todos los bienes corporales almacenados para su venta o arriendo en el curso ordinario de los negocios del otorgante, as como las materias primas y los bienes
4

Vase la nota 24 de la introduccin a la Gua.

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semielaborados (en fase de elaboracin) (vase existencias en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). Para los fines del Suplemento, el trmino abarcar la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o pretenda utilizar con fines de venta o de concesin de licencias en el curso ordinario de sus negocios.

h)

Rgimen y derecho interno de la propiedad intelectual

22. Como ya se mencion (vase el prrafo 3 supra), en el comentario de la Gua se aclara tambin que el trmino rgimen se utiliza en toda ella para designar tanto el derecho de rango legal como el derecho reglamentario. Adems, la Gua aclara que la expresin derecho interno de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 4 b)) es de mayor alcance que el rgimen de la propiedad intelectual (referente, por ejemplo, a las patentes, las marcas comerciales o los derechos de autor), pero de menor alcance que el derecho comn de los contratos o el derecho comn de los derechos reales (vanse la introduccin de la Gua, prrafo 19, y el captulo I, prrafos 33 a 36). En particular, el concepto de derecho interno de la propiedad intelectual se entiende referido al derecho interno o al derecho dimanante de acuerdos internacionales, en los que un Estado sea parte, sobre propiedad intelectual que rija especficamente las garantas reales sobre propiedad intelectual, y no al derecho que regule en general las garantas reales sobre diversos tipos de bienes y que, por consiguiente, sea tambin aplicable a las garantas reales sobre propiedad intelectual. Como ejemplo de derecho interno de la propiedad intelectual cabra mencionar una ley que sea especficamente aplicable a las prendas o hipotecas de derechos de autor sobre programas informticos, suponiendo, claro est, que esa ley forme parte del derecho interno de la propiedad intelectual y no constituya simplemente la aplicacin de la legislacin general de un Estado sobre prendas o hipotecas en el contexto de la propiedad intelectual.

i)

Licencia

23. En la Gua se utiliza tambin el trmino licencia (que incluye las sublicencias) como concepto general, al tiempo que se reconoce que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, puede hacerse a veces una distincin: a) entre las licencias contractuales (ya sean expresas o implcitas) y las licencias obligatorias o reguladas por ley, que no son fruto de un acuerdo; b) entre el acuerdo de licencia y la licencia que se otorga mediante el acuerdo (por ejemplo, la autorizacin para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada); y c) entre las licencias exclusivas (que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados,

Introduccin

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pueden considerarse transferencias) y las licencias no exclusivas. Adems, en virtud de la Gua, un acuerdo de licencia no crea de por s una garanta real, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garanta real (vase el prrafo 20 supra). 24. Ahora bien, el significado exacto de estos trminos vendr determinado por el derecho interno de la propiedad intelectual, as como por el derecho de los contratos o por toda otra norma de rango legal que sea aplicable (tales como la Recomendacin Conjunta sobre Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea de la Unin de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI (2000)5 y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)6). En particular, una garanta real constituida sobre los derechos atribuidos por un acuerdo de licencia no puede menoscabar las condiciones estipuladas en ese acuerdo de licencia (lo mismo que una garanta real sobre el producto por cobrar de una venta no menoscaba las condiciones estipuladas en el contrato de venta). Esto quiere decir, entre otras cosas, que el acreedor garantizado no adquiere ms derechos que los que tena el otorgante (vase la Gua, recomendacin 13). Por ejemplo, la Gua no interfiere en las clusulas o los lmites establecidos por un acuerdo de licencia que tal vez describa el tipo de propiedad intelectual licenciada, sus usos autorizados o restringidos, el rea geogrfica y la duracin del derecho licenciado. Por ello, cabr otorgar una licencia exclusiva para proyectar en sala la pelcula A en el pas X durante 10 aos a partir del 1 de enero de 2008, que ser distinta de la licencia exclusiva para la explotacin de los derechos por vdeo de la pelcula A en el pas Y durante 10 aos a partir del 1 de enero de 2008. En cualquier caso, la constitucin de una garanta real sobre los derechos de una parte en un acuerdo de licencia no afectar a sus clusulas y condiciones. 25. Adems, la Gua no afecta en modo alguno a la tipificacin de un derecho licenciado con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, no incide en la calificacin del derecho nacido de un acuerdo de licencia exclusiva como derecho real o como transferencia de un derecho de propiedad intelectual, como sucede en el derecho interno de la propiedad intelectual de algunos pases. Adems la Gua no interviene en los lmites a la transferibilidad del derecho licenciado que puedan establecerse en un acuerdo de licencia (vanse los prrafos 52, 107, 158, 159, 187, 196 y 197 infra).

5 6

Disponible en www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf. Disponible en www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html.

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

j)

Propietario

26. En la Gua no se explica el trmino propietario de un bien gravado, sea ese bien propiedad intelectual, o no lo sea. Esta cuestin se regula en el rgimen de la propiedad pertinente. Por lo tanto, en la Gua se emplea la expresin titular de propiedad intelectual, remitiendo al significado que se le da en el derecho interno de la propiedad intelectual, que suele ser el de la persona facultada para ejecutar los derechos exclusivos derivados de la propiedad intelectual o su cesionario, es decir, el creador, el autor o el inventor o su sucesor en la titularidad (sobre la cuestin de si un acreedor garantizado puede ejercer los derechos de un titular de propiedad intelectual, vanse los prrafos 29, 30, 87, 88 y 222 infra).

k)

Crdito por cobrar y cesin del crdito

27. El trmino crdito por cobrar (vase crdito por cobrar en la introduccin a la Gua, seccin B, prrafo 20) se utiliza en la Gua, al igual que en la Convencin de las Naciones Unidas sobre la Cesin de Crditos en el Comercio Internacional (en adelante la Convencin de las Naciones Unidas sobre la Cesin de Crditos; vase el artculo 2)7 para designar el derecho al cobro de una obligacin monetaria, por lo que para los fines de la Gua ese concepto es aplicable al derecho de un licenciante (propietario o no) o de un licenciatario/sublicenciante a cobrar las regalas de la licencia (sin que ello afecte a las condiciones del acuerdo de licencia, por ejemplo, un acuerdo entre licenciante y licenciatario de que este ltimo no constituir una garanta real sobre su derecho al cobro de subregalas). El significado exacto y el alcance de las regalas en concepto de licencia dependern de las condiciones que establezca el acuerdo de licencia para el pago de las regalas, por ejemplo, el escalonamiento de los pagos o el abono de porcentajes segn cules sean las condiciones del mercado o la cifra global de ventas (vase el anlisis de acreedor garantizado, que engloba al cesionario de crditos por cobrar, en los prrafos 29 y 30 infra; para el anlisis de la distincin entre un acreedor garantizado y un titular de propiedad intelectual vanse los prrafos 87 y 88 infra). 28. En la Gua se utiliza el trmino cesin de un crdito por cobrar para designar no slo la transferencia pura y simple del crdito sino tambin su transferencia a ttulo de garanta (conceptuada en la Gua como operacin garantizada) y otras operaciones por las que se constituya una garanta real sobre un crdito por cobrar. A fin de no dar la impresin de que las recomendaciones de la Gua relativas a la cesin de crditos por
7

Publicacin de las Naciones Unidas, nm. de venta S.04.V.14.

Introduccin

13

cobrar son tambin aplicables a la cesin de propiedad intelectual, en el Suplemento se utiliza el trmino transferencia (en vez de cesin) para referirse a la transferencia de los derechos del titular de la propiedad intelectual. Si bien las recomendaciones de la Gua son aplicables a todos los tipos de cesin de crditos por cobrar, no lo son a las transferencias puras y simples de derechos que no sean crditos por cobrar (vanse las recomendaciones 2 d) y 3; vanse tambin los prrafos 57 a 59 infra). Conviene sealar tambin que, si bien las definiciones de transferencia o licencia se dejan en manos del rgimen comn de los derechos reales o del derecho comn de los contratos de cada pas, en la Gua no se utiliza el trmino transferencia para designar un acuerdo de licencia (vanse los prrafos 158 y 159 infra).

l) Acreedor garantizado
29. La Gua reconoce que un acuerdo de garanta es un acto constitutivo de una garanta real, es decir, de un derecho real limitado, distinto de la propiedad, sobre el bien gravado, siempre que el otorgante tenga el derecho o la facultad de constituir un gravamen sobre dicho bien (vase la recomendacin 13). Por ello, en la Gua se utilizan los trminos acreedor garantizado (que incluyen a los cesionarios a ttulo de garanta) para designar a una persona que tiene un derecho de garanta y no al propietario del derecho gravado o al destinatario de su transferencia (aunque, para facilitar las consultas, los trminos incluyan al cesionario en una cesin pura y simple de un crdito por cobrar; vase acreedor garantizado en la introduccin a la Gua, seccin B, prrafo 20). En otras palabras, un acreedor garantizado que haya adquirido una garanta real conforme a la Gua no adquiere por ello la propiedad del bien gravado. Este enfoque ampara al otorgante/propietario que haya retenido la propiedad, y a menudo la posesin o el control, del bien gravado, al tiempo que protege al acreedor garantizado frente al impago, por el otorgante o el tercero deudor, de la obligacin garantizada. En cualquier caso, los acreedores garantizados no suelen desear asumir las responsabilidades y los gastos inherentes a la condicin de propietario, y la Gua no les obliga a hacerlo. Esto significa, por ejemplo, que, incluso despus de la creacin del gravamen, el propietario del bien gravado podr ejercer todos sus derechos como propietario (a reserva, claro est, de cualquier lmite en el que haya convenido con el acreedor garantizado). Por consiguiente, cuando el acreedor garantizado disponga del bien gravado en el ejercicio de su garanta real a raz de un incumplimiento, el acreedor garantizado no pasar necesariamente a ser propietario del bien as enajenado. El acreedor garantizado se limita, en ese caso, a ejercitar su derecho a disponer del bien gravado y el cesionario adquiere los derechos del otorgante libres de garantas reales con una prelacin menor que la de la garanta real que se est

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

ejecutando (vanse los prrafos 237 y 238 infra; vanse tambin la recomendacin 149 y la Gua, captulo VIII, prrafos 57 a 59). El acreedor garantizado tan slo pasar a ser propietario del bien gravado si, a raz de un incumplimiento, hace valer su derecho a ofrecer al otorgante la posibilidad de transferirle la propiedad del bien gravado en satisfaccin total o parcial de la obligacin garantizada (en ausencia de objeciones al respecto del otorgante, del deudor o de otros acreedores del deudor; vanse las recomendaciones 157 y 158) o si adquiere la propiedad del bien gravado en el curso de una venta ejecutoria pblica de dicho bien. 30. A efectos del rgimen de las operaciones garantizadas, la anterior caracterizacin o tipificacin del acuerdo de garanta y de los derechos de un acreedor garantizado ser aplicable tambin en los supuestos en que el bien gravado sea propiedad intelectual. Ahora bien, la Gua no repercute en las tipificaciones que se hagan con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual en asuntos especficos del rgimen de la propiedad intelectual. Cabe que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, un acuerdo de garanta sea conceptuado como una transferencia de los derechos de propiedad intelectual de un propietario, de un licenciante o de un licenciatario, y el acreedor garantizado podr ejercer los derechos como propietario, licenciante o licenciatario, como el derecho a conservar la propiedad intelectual gravada y a tratar con las autoridades pblicas, a otorgar licencias o a procesar a todo infractor del derecho gravado. Por ello, nada de lo dispuesto en el rgimen de las operaciones garantizadas impedir, por ejemplo, que un acreedor garantizado convenga con el otorgante/propietario, el licenciante o el licenciatario en pasar a ser propietario, licenciante o licenciatario de la propiedad intelectual gravada (vanse la Gua, recomendacin 10, y el prrafo 222 infra). Si el acuerdo garantiza o tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligacin y si el rgimen de la propiedad intelectual permite que el acreedor garantizado pase a ser propietario, licenciante o licenciatario del derecho gravado, el concepto de acreedor garantizado podr designar al propietario, al licenciante o al licenciatario del derecho gravado en la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual lo permita. En tal caso, el rgimen de las operaciones garantizadas ser aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por dicho rgimen, tales como la constitucin, la oponibilidad a terceros, la prelacin y el ejercicio ejecutorio de una garanta real (a reserva de la limitacin enunciada en la recomendacin 4 b)); y el derecho interno de la propiedad intelectual ser aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por esa rama del derecho, tales como las relaciones con las autoridades pblicas, la concesin de licencias o el procesamiento de los infractores (sobre la distincin entre un acreedor garantizado y un propietario en lo que respecta a la propiedad intelectual, vanse tambin los prrafos 87 y 88 infra).

Introduccin

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m)

Garanta real

31. En la Gua se utilizan los trminos garanta real para referirse a todo tipo de derecho real, de origen contractual, que se haya creado sobre un bien mueble en garanta del pago u otro cumplimiento de una obligacin, independientemente del nombre que se d a tal derecho (vanse garanta real en la introduccin a la Gua, seccin B, prrafo 20, y las recomendaciones 2 d) y 8). Por ello, los trminos garanta real sern aplicables a toda prenda o hipoteca que se constituya sobre propiedad intelectual, as como al derecho del destinatario de una transferencia efectuada con fines de garanta.

n) Transferencia
32. Si bien en la Gua se emplea el concepto de transferencia pura y simple para designar una transferencia de la propiedad (vase la Gua, captulo I, prrafo 25), el significado exacto de estos trminos depende de lo que establezca el rgimen de la propiedad. En la Gua se utiliza tambin la expresin transferencia a ttulo de garanta para designar una operacin que slo es una transferencia nominal, porque funcionalmente constituye una operacin de garanta. En vista del enfoque funcional, integrado y global que la Gua da a las operaciones garantizadas (vanse las recomendaciones 2 d) y 8), a los efectos del rgimen de las operaciones garantizadas, la Gua asimila la transferencia con fines de garanta a una operacin garantizada. En caso de que en otro rgimen se caracterice de modo distinto la transferencia con fines de garanta y eso afecte a todos los bienes, la Gua no dara primaca en este asunto al derecho interno de la propiedad intelectual (vanse la Gua, recomendacin 4 b), y los prrafos 2 a 7 supra). Sin embargo, este enfoque no afecta a la posible caracterizacin distinta de una transferencia que no sea una transferencia pura y simple, a los efectos del derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, la expresin transferencia que no sea una transferencia pura y simple puede designar una transferencia de partes de derechos exclusivos de un licenciante a un licenciatario en la que el licenciante conserve algunos derechos (sobre la transferencia pura y simple de propiedad intelectual, vanse los prrafos 57 a 59 infra).

D. Valoracin de la propiedad intelectual que vaya a gravarse

33. La valoracin del bien gravable es una cuestin que todo otorgante o acreedor garantizado prudente tendr que resolver, independientemente del tipo

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de bien que vaya a ser gravado. Ahora bien, la valoracin de la propiedad intelectual puede resultar ms ardua en la medida en que plantee la cuestin de si esa propiedad es un bien explotable econmicamente para generar ingresos. Por ejemplo, una vez creada una patente, habr que averiguar si la patente tiene alguna aplicacin comercial y, de ser as, qu ingresos reportar la venta del producto patentado. 34. El rgimen de las operaciones garantizadas no puede responder a esta cuestin. Ahora bien, si la propiedad intelectual se utiliza como garanta para obtener crdito, habr que considerar y resolver algunas de las complejidades inherentes a la determinacin de su valor. Por ejemplo, para hacer la valoracin han de tenerse en cuenta el valor en s de la propiedad intelectual y los ingresos que pueda generar, pero no existe una frmula universalmente aceptada para efectuar tales clculos. No obstante, dada la creciente importancia de la propiedad intelectual como bien gravable en garanta de crdito, algunos Estados autorizan ya la intervencin de tasadores independientes de la propiedad intelectual al servicio tanto del prestamista como del prestatario. En algunos Estados adems, las partes pueden valerse de metodologas de valoracin preparadas por instituciones nacionales, como asociaciones bancarias. Tambin pueden recurrir a la capacitacin en tcnicas de evaluacin de la propiedad intelectual en general, y en particular para los acuerdos de licencia, que imparten organizaciones internacionales tales como la OMPI. Asimismo, las partes pueden valerse de las normas de valoracin de la propiedad intelectual como bien gravable en garanta de un crdito financiero elaboradas por otras organizaciones internacionales, como la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos.

E.

Ejemplos de prcticas financieras fundadas en la propiedad intelectual

35. Las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual pueden dividirse en dos grandes categoras. La primera categora es la de las operaciones en las que el propio derecho de propiedad intelectual (es decir, los derechos del propietario, de un licenciante o de un licenciatario de la propiedad intelectual gravada) sirve de garanta del crdito negociado. En estas operaciones, la entidad financiera recibe una garanta real constituida sobre una patente, una marca comercial, un derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual del prestatario. Los ejemplos 1 a 4 corresponden a este supuesto. En el ejemplo 1, el bien gravado son los derechos del propietario de la propiedad intelectual. En los ejemplos 2 y 3, el bien gravado son los derechos de un licenciante, y en el ejemplo 4, ese bien son los derechos de un licenciatario.

Introduccin

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36. La segunda categora de operaciones est formada por aquellos supuestos en los que el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual combinado con otros bienes muebles, tales como equipo, existencias o crditos por cobrar. El ejemplo 5 sirve de ilustracin de este tipo de operacin al describir un crdito abierto a un fabricante bajo la cobertura de una garanta constituida sobre la cuasi totalidad del patrimonio del fabricante, que incluye sus derechos de propiedad intelectual. 37. Cada uno de estos ejemplos permite mostrar cmo un propietario, un licenciante o un licenciatario de un derecho de propiedad intelectual puede valerse de este bien como garanta para la obtencin de un crdito. En cada caso, un prestamista prudente examinara con diligencia la naturaleza y el alcance de los derechos de los propietarios, licenciantes o licenciatarios de la propiedad intelectual que sera objeto del gravamen, y evaluara si la financiacin solicitada interferira o no en esos derechos. La disponibilidad de un prestamista para otorgar crdito y el precio del crdito otorgado dependern de la facilidad con la que consiga aclarar estas cuestiones de manera satisfactoria, obteniendo todos los consentimientos u otros acuerdos que sean necesarios del propietario u otro titular de la propiedad intelectual. Cada una de estas categoras de operacin no slo se realiza con distintos tipos (o combinaciones) de bienes gravados, sino que plantea tambin distintas cuestiones jurdicas al eventual prestamista o financiero de la empresa deudora8.

Ejemplo 1 Derechos del propietario de una cartera de patentes y solicitudes de patente 38. La empresa A, empresa farmacutica dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos, desea obtener del banco A la apertura de un crdito renovable parcialmente garantizado por la cartera de patentes y solicitudes de patente actuales y futuras de la empresa. La empresa A facilita al banco A una lista completa de todas sus patentes y solicitudes actuales de patente, junto con su cadena de titularidad. El banco A evaluar las patentes y solicitudes de patente que vaya a incluir en la base del prstamo (es decir, la masa de patentes y de solicitudes de patente a las que el banco A reconoce cierto valor en cobertura de su prstamo), y determinar el valor que se les asignar. A tal fin, el banco A obtendr de un tasador independiente de propiedad intelectual su dictamen acerca del valor de las patentes y solicitudes de
8 Algunas de estas cuestiones pueden estar resueltas en alguna ley especial de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el artculo 19 del Reglamento (CE) nm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativo a las marcas comunitarias dispone que se puede gravar una marca comunitaria y, a instancia de una de las partes, inscribir la garanta as constituida en el registro de marcas comunitarias.

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patentes. El banco A aceptar a continuacin una garanta real sobre la cartera de patentes y solicitudes de patente e inscribir un aviso de su garanta en el registro nacional de patentes (siempre que la ley aplicable prevea la inscripcin de una garanta real en el registro de patentes). Cuando la empresa A obtenga una nueva patente, facilitar al banco A su cadena de titularidad y la valoracin para su inclusin en la base del prstamo. El banco A tasar la nueva patente para determinar su valor crediticio adicional a fin de ajustar la base de su prstamo. El banco A efectuar toda inscripcin que proceda en el registro general de las garantas reales o en la oficina de patentes (segn proceda con arreglo al rgimen pertinente) para dejar constancia de su garanta sobre la nueva patente.

Ejemplo 2 Derechos de un licenciante a las regalas abonables por la licencia de sus personajes de revista ilustrada 39. La empresa B, empresa editora de publicaciones ilustradas, concede una licencia de los personajes de sus publicaciones a una amplia gama de fabricantes de prendas de vestir, juguetes, programas informticos interactivos y accesorios. El formulario del acuerdo de licencia del licenciante exige que todo licenciatario le notifique sus ventas y pague regalas trimestrales en funcin de esas ventas. La empresa B desea obtener un prstamo del banco B garantizado por la corriente previsible de regalas abonables en virtud de sus acuerdos de licencia. La empresa B facilita al banco B una lista de sus licencias y de la solvencia financiera de sus licenciatarios, junto con el estado actual de cada acuerdo de licencia. El banco B exigir a continuacin de la empresa B que obtenga de cada licenciatario un certificado confirmatorio de la existencia de la licencia, de la suma abonable y de la ausencia de impagos, en el que adems el licenciatario confirme que consiente en abonar, en adelante y hasta nueva orden, las futuras regalas a la parte que corresponda (por ejemplo, a la empresa B, al banco B o a una cuenta bloqueada).

Ejemplo 3 Derecho de un licenciante a las regalas abonables por la licencia de una obra cinematogrfica 40. La sociedad C, empresa cinematogrfica, desea producir una pelcula. La empresa C crea una sociedad independiente para rodar la pelcula y

Introduccin

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contratar a los guionistas, productores, directores y actores. La empresa productora obtiene un prstamo del banco C garantizado por los derechos de autor, los contratos de servicios y todos los ingresos reportados por la explotacin comercial futura de la pelcula. La empresa productora concierta seguidamente acuerdos de licencia con distribuidores ubicados en distintos pases que convienen en pagar anticipos de las regalas abonables por la entrega y explotacin comercial de la pelcula. La empresa C, el banco C y el distribuidor/licenciatario conciertan un acuerdo de reconocimiento y cesin con arreglo al cual el licenciatario reconoce la prelacin de la garanta real del banco C y la cesin al banco de las regalas abonables, por el licenciatario, mientras que el banco conviene en que en caso de que haya de ejercitar su garanta real sobre los derechos del licenciante, no revocar la licencia en tanto que el licenciatario siga abonando las regalas y respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

Ejemplo 4 Autorizacin de un licenciatario para hacer uso de un programa informtico licenciado 41. La empresa D produce programas informticos de alto valor tcnico con diversas aplicaciones en arquitectura. Adems de los componentes creados por sus propios ingenieros informticos (que la sociedad licencia a sus clientes), la empresa D incorpora a sus productos componentes informticos licenciados por terceros (y que la empresa D sublicencia a sus clientes). La empresa D desea obtener un prstamo del banco D garantizado por un gravamen constituido sobre sus derechos como licenciatario de la propiedad intelectual que licencia de terceros, es decir, sobre su derecho a usar y a incorporar a sus propios programas informticos componentes informticos que le son licenciados por terceros. A ttulo de prueba, la empresa D facilita al banco D una copia de su licencia de dichos componentes informticos.

Ejemplo 5 Garanta real sobre todos los bienes de una empresa 42. La empresa E, fabricante y distribuidora de productos cosmticos, desea obtener la apertura de un crdito para capital de explotacin de su negocio. El banco E condiciona la concesin del crdito a su cobertura con una hipoteca de empresa, una garanta real sobre una masa de bienes o una

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garanta real sobre la totalidad de los bienes actuales y futuros de la empresa E, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual actuales y futuros de los que la empresa sea propietaria o licenciataria.

Garantas reales sobre bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual 43. Aparte de las operaciones antes mencionadas, en otras se utilizan, para respaldar crditos, bienes que no son propiedad intelectual, como existencias o equipo, aunque el valor de estos bienes dependa en cierta medida de la propiedad intelectual que lleven incorporada. Este tipo de operacin es ilustrada a travs de los ejemplos 6 y 7 que se ofrecen a continuacin. Como se examin en el Suplemento (vanse los prrafos 108 a 112 infra), la garanta real que se establezca sobre un bien corporal no abarca automticamente la propiedad intelectual que lleve incorporada ese bien para su uso, salvo que las partes convengan otra cosa. As pues, cuando un acreedor garantizado desee aceptar una garanta real sobre esa propiedad intelectual, sta tendr que venir descrita en el acuerdo de garanta como parte del bien gravado.

Ejemplo 6 Derechos de un fabricante sobre sus existencias de artculos de marca 44. La empresa F, fabricante de pantalones vaqueros (jeans) de diseo y otras prendas de moda, desea obtener un prstamo del banco F garantizado parcialmente por sus existencias de productos acabados. Muchos de los artculos fabricados por la empresa F llevan marcas conocidas, licenciadas por terceros mediante acuerdos que reconocen a la empresa F el derecho a fabricar y vender esos artculos. La empresa F facilita al banco F sus acuerdos de licencia que acreditan su derecho a utilizar las marcas y a otorgar una garanta real sobre las existencias, as como sus obligaciones frente al propietario de las marcas. El banco F concede un crdito a la empresa F en funcin del valor de sus existencias.

Ejemplo 7 Derechos de un distribuidor de existencias de artculos de marca 45. La empresa G, una de las distribuidoras de la empresa F (vase el ejemplo 6), desea obtener un prstamo del banco G, garantizado parcialmente

Introduccin

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por sus existencias de pantalones de diseo y otras prendas compradas a la empresa F, la mayor parte con marcas licenciadas por terceros a la empresa G. La empresa G facilita al banco G facturas de la empresa F que acreditan que adquiri los pantalones en una venta autorizada, o copias de sus acuerdos con la empresa F, que acreditan que los pantalones distribuidos por la empresa G son autnticos y que la empresa G tiene derecho a constituir una garanta real sobre esos artculos. El banco G concede crditos a la empresa G en funcin del valor de sus existencias.

F.

Objetivos clave y principios bsicos

46. Como ya se indic (vase el prrafo 1 supra), el objetivo global de la Gua es promover la concesin de crdito garantizado. A fin de lograr este objetivo general, la Gua formula y analiza diversos objetivos adicionales, particularmente los de la previsibilidad y la transparencia (vase la introduccin a la Gua, prrafos 43 a 59). La Gua se inspira tambin en diversos principios bsicos, que refleja en su texto. Cabe citar el de la integralidad y globalidad del rgimen de las operaciones garantizadas, su enfoque funcional e integrado (conforme al cual toda operacin que cumpla una funcin de garanta ser tenida por dispositivo de garanta, cualquiera que sea su denominacin) y la posibilidad de constituir en garanta los bienes futuros de una empresa (vase la introduccin a la Gua, prrafos 60 a 72). 47. Estos objetivos clave y principios bsicos conservan toda su validez cuando se trata de operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por consiguiente, el objetivo global de la Gua con respecto a la propiedad intelectual es promover la obtencin de crdito garantizado por empresas que dispongan de dicha propiedad intelectual, a ttulo de propietario o de usuario licenciado de la misma, al permitrseles que graven sus derechos, sin menoscabar por ello los derechos reconocidos al propietario, al licenciante o al licenciatario de la propiedad intelectual por el derecho interno de la propiedad intelectual, o por el derecho general de los contratos o de los derechos reales. Del mismo modo, todos los objetivos clave y principios bsicos antes mencionados son aplicables a las operaciones garantizadas en las que el bien gravado sea propiedad intelectual o lleve incorporado tal tipo de propiedad. Por ejemplo, la Gua tiene por objeto: a) Habilitar a las personas con derechos de propiedad intelectual para utilizar el valor de su propiedad intelectual como garanta para la obtencin de crdito financiero (vase la Gua, objetivo clave 1, apartado a));

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b) Facilitar a esas personas el pleno aprovechamiento del valor de sus derechos para la obtencin de crdito (vase el objetivo clave 1, apartado b)); c) Facultar a los titulares de derechos de propiedad intelectual para constituir garantas reales sobre esos derechos por algn mtodo simple y eficaz (vase el objetivo clave 1, apartado c)); d) Dotar a las partes en operaciones garantizadas por propiedad intelectual de toda la flexibilidad posible para negociar las condiciones de su acuerdo de garanta (vase el objetivo clave 1, apartado i)); e) Habilitar a toda parte interesada para determinar, con claridad y previsibilidad, si existe una garanta real sobre un derecho de propiedad intelectual (vase el objetivo clave 1, apartado f)); f) Habilitar a todo acreedor garantizado para determinar con claridad y previsibilidad la prelacin de su garanta constituida sobre propiedad intelectual (vase el objetivo clave 1, apartado g)); y g) Prever una va ejecutoria eficaz para toda garanta constituida sobre propiedad intelectual (vase el objetivo clave 1, apartado h)). 48. Los objetivos de poltica general del derecho interno de la propiedad intelectual son impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual, proteger su valor y estimular as la innovacin y la creatividad. Al servicio de estos objetivos de poltica general, el derecho interno de la propiedad intelectual otorga ciertos derechos de exclusividad a los titulares de propiedad intelectual. Con miras a lograr los objetivos clave del rgimen de las operaciones garantizadas sin menoscabar los objetivos del rgimen de la propiedad intelectual, facilitando as la financiacin del desarrollo y la difusin de nuevas ideas, la Gua enuncia el principio general por el que se regir la interaccin entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual. Este principio es el enunciado en la recomendacin 4 b) (vanse los prrafos 2 a 7 supra y los prrafos 60 a 73 infra). 49. Bstenos indicar a estas alturas que el rgimen descrito en la Gua no define, de por s, el contenido de un derecho de propiedad intelectual, ni describe o limita el alcance de los derechos de que dispone el propietario, el licenciante o el licenciatario, para hacer valer o preservar el valor de sus derechos de propiedad intelectual e impedir todo uso no autorizado de esos derechos. As pues, el objetivo clave de promover la financiacin de una empresa, garantizada por su propiedad intelectual, deber lograrse de modo que no se menoscaben los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual de impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual y de proteger su valor y fomentar as la innovacin y la creatividad.

Introduccin

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50. Del mismo modo, este objetivo clave de facilitar la obtencin de crdito garantizado sin menoscabar los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual significa tambin que ni la existencia de un rgimen de la financiacin garantizada ni la constitucin de una garanta real sobre propiedad intelectual deben restar valor a la propiedad intelectual afectada. As, por ejemplo, la constitucin de un gravamen sobre la propiedad intelectual no debe ser entendida como un acto de abandono de esta por su propietario/ otorgante; y el uso indebido de una marca comercial por el propietario/ otorgante o por el acreedor garantizado, la irregularidad de su empleo en los artculos fabricados o en los servicios prestados o el control de calidad inadecuado de los artculos que lleven la marca pueden entraar, por ejemplo, una prdida de valor de la propiedad intelectual o incluso constituir un acto de abandono de la misma. 51. Adems, estos objetivos clave significan que, en el caso de los bienes o servicios asociados a marcas, el rgimen de las operaciones garantizadas no debera causar confusin al consumidor sobre el origen de los bienes o servicios. Por ejemplo, al ejecutar una garanta real, un acreedor garantizado no debera tener derecho a eliminar la marca del fabricante en los bienes gravados o a sustituirla por otra (ya sea que se parezca y cause confusin, o no) y a vender esos bienes. 52. Por ltimo, estos objetivos clave significan que el rgimen de las operaciones garantizadas no deber derogar las limitaciones contractuales que se hayan establecido en un acuerdo de licencia. Por ejemplo, si en el acuerdo de licencia se dispone que los derechos de un licenciatario no son transferibles sin el consentimiento del licenciante, no se podr constituir en la licencia una garanta real ejecutable sin el consentimiento del licenciante.

I.

mbito de aplicacin y autonoma contractual de las partes

A. mbito de aplicacin amplio

53. El rgimen recomendado en la Gua es aplicable a las garantas reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, incluida la propiedad intelectual (para el significado del concepto de propiedad intelectual, vanse los prrafos 18 a 20 supra). Con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, una persona, ya sea fsica o jurdica, podr crear o adquirir una garanta real y esa garanta real podr garantizar cualquier tipo de obligacin (vase la recomendacin 2). El rgimen recomendado en la Gua es aplicable a toda operacin comercial que cumpla una funcin de garanta, cualquiera que sea su forma o la terminologa utilizada por las partes (vanse las recomendaciones 2 d) y 8). El Suplemento aplica un criterio igualmente amplio a las garantas constituidas sobre propiedad intelectual.

1.

Bienes gravados objeto del rgimen recomendado en la Gua

54. La caracterizacin de los distintos tipos de propiedad intelectual y la determinacin de si cada uno de ellos es transferible y, por tanto, gravable es una cuestin que compete al derecho interno de la propiedad intelectual. No obstante, la Gua y el Suplemento parten del principio de que puede constituirse una garanta real sobre propiedad intelectual de cualquier tipo, ya sea una patente, una marca comercial o un derecho de autor. La Gua y el Suplemento parten tambin del principio de que el bien gravado podr ser no slo uno de los diversos derechos exclusivos del propietario sino tambin los derechos de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual, o los derechos de propiedad intelectual que se utilicen respecto de un bien corporal. 55. Sin embargo, el mbito de aplicacin tanto de la Gua como del Suplemento est sujeto a una limitacin importante, a saber, que con arreglo al rgimen general de la propiedad, para poder gravar un bien que conlleve propiedad intelectual ser preciso, no slo que dicho bien sea transferible con arreglo al rgimen general de la propiedad, sino que lo sea tambin con
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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

arreglo al rgimen de la propiedad intelectual. En muchos Estados, por ejemplo, el derecho interno de la propiedad intelectual slo considera transferibles (y por ello mismo gravables) los derechos econmicos sobre la propiedad intelectual amparada, pero no los derechos morales del autor. Esas limitaciones no se vern afectadas por el rgimen recomendado en la Gua. En concreto, el rgimen recomendado en la Gua no derogar norma alguna del derecho interno (ni, por tanto de su rgimen de propiedad intelectual) que limite la transferibilidad de ciertos tipos de bienes, incluidos los derechos de propiedad intelectual, la creacin o el ejercicio de una garanta real sobre ese tipo de bienes (vase la Gua, recomendacin 18). La nica excepcin a esta regla son las limitaciones legales a la cesin de crditos por cobrar futuros o la cesin global o parcial de crditos (por la mera razn de que son crditos futuros o crditos cedidos en parte o en su totalidad; vase el prrafo 99 infra), que sern eliminadas o derogadas por la norma o disposicin legal que se promulgue para dar cumplimiento a la recomendacin pertinente de la Gua (vase la Gua, recomendacin 23; vanse tambin los prrafos 102 a 104 y 120 infra).

2.

Operaciones sometidas al rgimen recomendado en la Gua

56. Tal como se ha indicado (vase el prrafo 53 supra), el rgimen recomendado en la Gua es aplicable a todas las operaciones que cumplan una funcin de garanta, independientemente de cmo las denominen las partes o el derecho interno de la propiedad intelectual. En otras palabras, tanto si el derecho interno de la propiedad intelectual considera que la transferencia de propiedad intelectual a un acreedor a ttulo de garanta constituye una transferencia condicional como si la considera una transferencia pura y simple, el rgimen recomendado en la Gua considera que esta operacin da lugar a una garanta real y la incluye en su mbito siempre que efectivamente cumpla esa funcin de garanta (vanse las recomendaciones 2 d) y 8).

3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual

57. En cierta medida, el rgimen recomendado en la Gua es aplicable a la cesin pura y simple (es decir, a la cesin de la titularidad) de crditos por cobrar (vase la Gua, recomendacin 3). Dado que el rgimen recomendado en la Gua considera que son crditos por cobrar (vase la definicin de los trminos crdito por cobrar en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20) que corresponden al licenciante las regalas que le

Captulo I.

mbito de aplicacin y autonoma contractual de las partes

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sean abonables por un licenciatario de su propiedad intelectual, sus disposiciones sern aplicables hasta cierto punto a la cesin pura y simple del derecho al cobro de las regalas (pero sin que se vean afectadas las condiciones estipuladas en el acuerdo, por ejemplo, si el licenciante y el licenciatario han acordado que este ltimo no constituir una garanta sobre su derecho al cobro de regalas por las sublicencias que constituya). La inclusin de la cesin pura y simple de crditos por cobrar en el mbito de aplicacin del rgimen recomendado por la Gua refleja el hecho de que esa cesin se suele considerar una operacin para obtener financiacin que, en la prctica, ser difcil de distinguir de un prstamo garantizado por crditos por cobrar. Sin embargo, el mero hecho de que algunas de sus disposiciones sean en general aplicables a la cesin pura y simple de crditos por cobrar no significa que el rgimen recomendado en la Gua reclasifique ese tipo de cesiones como garantas reales, ya que ello podra incidir negativamente en importantes prcticas de financiacin con cargo a crditos por cobrar, como el facturaje (para la cesin pura y simple de crditos por cobrar, vase el captulo I de la Gua, relativo al mbito de aplicacin, prrafos 25 a 31; para un ejemplo de operacin de facturaje, vase la introduccin de la Gua, prrafos 31 a 34). 58. El rgimen recomendado en la Gua es asimismo aplicable a toda transferencia de bienes muebles con fines de garanta, al considerar que representa una operacin que constituye una garanta (vanse las recomendaciones 2 d) y 8). Por ello, si un Estado adopta las recomendaciones de la Gua, la transferencia de un derecho de propiedad intelectual (ya sea la plena titularidad o un derecho cuyo contenido, duracin o mbito territorial estn limitados) para fines de garanta ser tratada como una operacin garantizada. El rgimen recomendado en la Gua adopta este enfoque basndose en el principio de que, a la hora de determinar si una operacin constituye o no una operacin garantizada, el fondo prevalece sobre la forma. Por consiguiente, las partes podrn constituir una garanta real sobre propiedad intelectual sirvindose para ello nicamente de los mtodos previstos en el rgimen recomendado por la Gua, sin necesidad de otra formalidad para que la transferencia sea vlida a efectos del rgimen de las operaciones garantizadas. Esta consecuencia no influye en la prctica de las licencias dado que, conforme al rgimen recomendado en la Gua, el acuerdo de licencia no crea de por s una garanta real y una licencia con derecho a revocar el acuerdo no puede constituir una garanta real (vanse los prrafos 23 a 25 supra). 59. El rgimen recomendado en la Gua no ser aplicable a la transferencia pura y simple de cualquier tipo de bien mueble que no sea un crdito por cobrar, lo que excluye de su mbito la propiedad intelectual (el trmino cesin slo se utiliza en la Gua cuando se hace referencia a crditos por

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

cobrar, a fin de evitar toda suposicin de que las recomendaciones relativas a la cesin de crditos por cobrar, son asimismo aplicables a las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual; vase la introduccin de la Gua, nota 24; vanse tambin los prrafos 27 y 28 supra). El rgimen recomendado en la Gua puede, no obstante, influir en los derechos del beneficiario de una transferencia pura y simple de un bien gravado en la medida en que exista un conflicto de prelacin entre los derechos del cesionario del bien transferido y un acreedor garantizado por un gravamen sobre dicho bien. El motivo por el que se excluye del mbito de la Gua la transferencia pura y simple de cualquier bien mueble que no sea un crdito por cobrar, por ejemplo, un derecho de propiedad intelectual, obedece a que esos bienes suelen estar sometidos a otras leyes que los regulan adecuadamente, como en el caso de la propiedad intelectual.

4.

Lmites del mbito de aplicacin

60. En la Gua se asume que, a fin de facilitar el acceso a financiacin garantizada por propiedad intelectual, los Estados que promulguen un rgimen de las operaciones garantizadas acorde con las recomendaciones de la Gua han de incluir en dicho rgimen la regulacin de las garantas constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, tal vez proceda que dichos Estados revisen su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a sustituir todos los dispositivos que permiten actualmente constituir una garanta real sobre propiedad intelectual (incluidas la prenda, la hipoteca y la transferencia condicional) por una nocin ms genrica de la garanta real. Ahora bien, la Gua reconoce tambin que ello habr de hacerse en armona con los principios y la infraestructura del rgimen interno de la propiedad intelectual de cada Estado. 61. Los posibles puntos de interseccin entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual son tratados en detalle en la introduccin (vanse los prrafos 2 a 7 supra) y en diversos captulos del Suplemento (vanse, por ejemplo, los prrafos 229 a 232 infra). Como se ha indicado, el principio bsico es el que establece el apartado b) de la recomendacin 4, segn el cual el rgimen recomendado en la Gua no es aplicable a los derechos de propiedad intelectual en la medida en que lo dispuesto en el presente rgimen sea incompatible con alguna norma de derecho interno o con algn acuerdo internacional sobre propiedad intelectual en el que el Estado (que promulgue el rgimen recomendado en la Gua) sea parte. Para los fines de un anlisis ms detallado de las repercusiones del apartado b) de la recomendacin 4, convendra distinguir en esta etapa entre: a) las cuestiones que pertenecen claramente al derecho

Captulo I.

mbito de aplicacin y autonoma contractual de las partes

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interno de la propiedad intelectual y que no deben verse afectadas en modo alguno por la Gua; y b) las cuestiones sobre las cuales una regla de derecho del rgimen previsto en la Gua podra verse desplazada o complementada por una norma del rgimen interno de la propiedad intelectual que regule la misma cuestin de modo distinto al previsto en la Gua.

a) Distincin entre los derechos de propiedad intelectual y las garantas constituidas sobre propiedad intelectual
62. El rgimen recomendado en la Gua slo regula las cuestiones jurdicas que son propias del rgimen de las operaciones garantizadas, pero no se ocupa ni de la naturaleza ni de los atributos jurdicos del bien que sea objeto de la garanta real, que se regirn exclusivamente por la normativa aplicable a dicho bien (con la sola excepcin parcial de los crditos por cobrar en la medida en que el rgimen recomendado en la Gua sea tambin aplicable a ciertos aspectos de la cesin pura y simple de este tipo de crditos). 63. En el contexto de la financiacin garantizada por propiedad intelectual, cabe deducir de lo anterior que el rgimen recomendado en la Gua no afecta ni pretende afectar a cuestiones relativas a la existencia, la validez, el ejercicio y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante. Estas cuestiones se rigen exclusivamente por el rgimen interno de la propiedad intelectual. El acreedor garantizado deber prestar atencin a dicho rgimen cuando determine la existencia de bienes gravables y su calidad, pero esta precaucin ser igualmente aconsejable en el caso de cualquier otro tipo de bien gravado (por ejemplo, la determinacin de si existe un derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria, su alcance exacto y su ejecutoriedad, son cuestiones que se rigen por un rgimen distinto del de las operaciones garantizadas). A continuacin figura una lista indicativa y no exhaustiva de las cuestiones que suelen estar reguladas por el derecho interno de la propiedad intelectual y que son de inters para tal evaluacin. El derecho interno de la propiedad intelectual tal vez regule otras cuestiones no incluidas en la siguiente lista.

Derechos de autor
a) Determinacin del autor o del coautor de una obra o del titular de un derecho; b) Duracin del amparo que brindan los derechos de autor; c) Derechos econmicos reconocidos por la ley, y lmites y excepciones al amparo otorgado;

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d) Naturaleza del objeto amparado (expresin de una idea materializada en una obra, y no la idea en s, y distincin entre ambas); e) Transferibilidad, a tenor de la ley, de los derechos econmicos, y derecho a otorgar una licencia; f) Posibilidad de revocar una transferencia o una licencia de los derechos de autor o de reglamentar esa transferencia o esa licencia de otro modo; g) Alcance e intransferibilidad de los derechos morales del autor de una obra amparada; h) Presunciones relativas al ejercicio y la transferencia de los derechos de autor y limitaciones que afectan a la persona legitimada para ejercitarlos; y i) Atribucin de la titularidad original en el caso de las obras hechas por encargo y de las obras hechas por un empleado en el desempeo de sus funciones.

Derechos afines o conexos a) Significado y alcance de los derechos afines o conexos, incluida la cuestin de si un Estado puede reconocer ciertos derechos de este tipo en el rgimen de los derechos de autor o en otro contexto; b) c) Personas que podrn reclamar derechos afines o conexos; Tipos de expresin protegida de estos derechos;

d) Relacin entre los titulares de derechos afines o conexos y los titulares de derechos de autor; e) Alcance de los derechos exclusivos o de los derechos a una remuneracin equitativa por derechos afines o conexos; f) Todo factor de conexin o formalidad exigible para gozar de la proteccin, como la adscripcin, la publicacin o el aviso; g) Limitaciones y excepciones eventuales al amparo otorgable a los derechos afines o conexos; h) Duracin de la proteccin de los derechos afines o conexos; i) Transferibilidad de los derechos afines o conexos a tenor de la ley, y derecho a otorgar licencias; j) Posibilidad de rescindir una transferencia o licencia de un derecho afn o conexo, o de regularlas de alguna otra forma; y k) Alcance, duracin e intransferibilidad de todo derecho moral afn.

Captulo I.

mbito de aplicacin y autonoma contractual de las partes

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Patentes a) b) c) d) Determinacin del titular o del cotitular de una patente; Validez de una patente; Lmites y excepciones al amparo otorgado; Alcance y duracin del amparo otorgado;

e) Motivos para impugnar su validez (la obviedad de la idea o la ausencia de novedad); f) Determinacin de si ciertas formas de publicacin previa de una idea son o no determinantes del estado actual de la tcnica y, por tanto, son o no un impedimento para patentarla; g) Determinacin de si el amparo es otorgable al inventor de una idea patentable o al primero en presentar una solicitud de patente; y h) Transferibilidad de una patente y derecho a otorgar una licencia sobre una patente.

Marcas comerciales y marcas de servicios a) Determinacin del primer usuario de una marca o del propietario de esa marca; b) Determinacin de si ha de reconocerse una marca a su primer usuario o al primero en presentar una solicitud de patente, y de si cabe otorgar amparo a una marca cuya inscripcin sea posterior a otra en caso de que haya algn conflicto entre ellas; c) Determinacin de si el uso previo de una marca es un requisito para su inscripcin en el registro o de si el derecho se crea al hacerse la inscripcin inicial de la marca y se mantiene por su utilizacin subsiguiente; d) Fundamento del amparo otorgado a un derecho (su rasgo distintivo); e) Motivos para la prdida del amparo otorgado (dejacin por el titular de su deber de velar por la calidad del producto asociado a su marca en el mercado), por ejemplo: i) Si se licencia una marca sin que el licenciante ejerza un control directo o indirecto sobre el carcter o la calidad de los productos o servicios designados por la marca (prctica denominada de nuda licencia); o ii) Si se altera la apariencia de una marca al punto de que esta pierda su correspondencia con la marca registrada; y

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f) Determinacin de si la marca es transferible con o sin su clientela o fondo de comercio.

b) reas de conflicto eventual entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual
64. Las cuestiones que se acaban de sealar no son reas en las que se haya de reconocer primaca al derecho interno de la propiedad intelectual, dado que el rgimen recomendado en la Gua no pretende regular esas cuestiones. En otras palabras, no se trata de cuestiones a las que sea aplicable el principio enunciado en el apartado b) de la recomendacin 4. La cuestin de la primaca de una u otra norma del derecho interno surgir nicamente cuando el rgimen de la propiedad intelectual del Estado promulgante se ocupe de una cuestin que sea tambin objeto del rgimen recomendado en la Gua, es decir de una cuestin relativa a la constitucin, la prelacin, el ejercicio o la oponibilidad a terceros de una garanta real sobre propiedad intelectual, o relativa a la ley que le sea aplicable (vanse los prrafos 2 a 7 supra).

65. El alcance y las consecuencias precisas de esa remisin al derecho interno de la propiedad intelectual no son definibles en abstracto, dado que varan mucho de un Estado a otro segn cual sea el alcance de su rgimen de la propiedad intelectual, e incluso dentro de un mismo Estado segn cual sea el tipo de propiedad intelectual considerado. Adems, la armonizacin y modernizacin del rgimen de las operaciones garantizadas para obtener financiacin, que es el objetivo que pretende obtenerse gracias al rgimen recomendado en la Gua, tiene sus lmites, puesto que este rgimen se ocupa nicamente de las operaciones garantizadas y da primaca, siempre que procede, al derecho interno de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendacin 4 b)). Otro factor limitativo de la eficacia de esa armonizacin radica en el hecho de que el rgimen interno de la propiedad intelectual no regula siempre de manera integral y coordinada todas las cuestiones que interesan tambin al rgimen de las operaciones garantizadas. Por esta razn la plena armonizacin y modernizacin del rgimen de las operaciones garantizadas que cabe esperar de la aplicacin del rgimen recomendado en la Gua slo se conseguir si va acompaada de un examen del rgimen de la propiedad intelectual que asegure su compatibilidad y coordinacin con el rgimen de operaciones garantizadas recomendado en la Gua. Los ejemplos que se dan a continuacin ilustran algunos casos que suelen darse.

Captulo I.

mbito de aplicacin y autonoma contractual de las partes

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Ejemplo 1 66. En algunos Estados en los que las garantas reales se establecen mediante la transferencia de la titularidad del bien gravado no se puede establecer una garanta sobre una marca comercial. Ello se debe al temor de que la transferencia de la titularidad al acreedor garantizado dificulte la prctica del control de calidad exigible del titular de una marca. Si esos Estados adoptaran el rgimen recomendado en la Gua no sera necesario transferir la titularidad de la marca para constituirla en garanta de algo, por lo que esa prohibicin perdera su razn de ser ya que, al adoptarse el concepto de garanta real propia del rgimen recomendado en la Gua, el otorgante de la garanta conservara la propiedad de la marca comercial gravada. Otra cosa distinta es si en esos pases el acreedor garantizado puede, no obstante, convertirse en titular, licenciante o licenciatario de la marca comercial gravada con arreglo al rgimen de la propiedad intelectual (porque con arreglo al rgimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado no se convierte en titular, licenciante o licenciatario de la marca gravada; vanse los prrafos 8, 29 y 30 supra y los prrafos 87 y 88 infra). La adopcin del rgimen recomendado en la Gua no supone pues la eliminacin automtica de esa prohibicin, dado que dicho rgimen reconoce la primaca del rgimen de la propiedad intelectual en todo supuesto en el que uno y otro rgimen no sean compatibles. Por ello, en algunos pases tal vez sea necesario reformar su rgimen de la propiedad intelectual a fin de armonizarlo, en este punto, con el rgimen recomendado en la Gua.

Ejemplo 2 67. En algunos Estados, en el registro especial de la propiedad intelectual slo pueden inscribirse transferencias de propiedad intelectual (ya sean puras y simples o a ttulo de garanta) y esa inscripcin es obligatoria para que la transferencia surta efecto. En otros Estados tambin son inscribibles en ese registro las garantas reales sobre propiedad intelectual y esa inscripcin tiene valor constitutivo y la hace oponible a terceros. Habida cuenta de la primaca que reconoce al derecho interno de la propiedad intelectual la recomendacin 4 b), la adopcin del rgimen recomendado en la Gua no interferira en la aplicacin de esa norma, y seguira siendo exigible la inscripcin en dicho registro. Ahora bien, la primaca reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual no siempre bastar para resolver los problemas de coordinacin entre el registro general de las garantas reales y los registros de la propiedad intelectual (vanse los prrafos 135 a 140 infra) ni la cuestin de si

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puede constituirse una garanta sobre un derecho de propiedad intelectual futuro e inscribir esa garanta en dicho registro (vanse los prrafos 113 a 118 y 141 a 143 infra).

Ejemplo 3 68. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual prev la inscripcin en el registro de la propiedad intelectual que sea del caso tanto de las transferencias puras y simples de esos derechos como de las garantas sobre ellos constituidas, pero esa inscripcin no es un requisito previo para que la garanta real sea oponible a terceros. Ahora bien, la inscripcin influye en el orden de prelacin en el sentido de que los derechos dimanantes de una operacin no inscrita tal vez sean supeditados a los dimanantes de una operacin inscrita. En dichos Estados, conforme a lo previsto en la recomendacin 4 b), esa regla de su derecho interno de la propiedad intelectual seguir siendo aplicable, por lo que todo acreedor garantizado que desee obtener pleno amparo tal vez tenga que inscribir no slo un aviso de su garanta en el registro general de las garantas reales sino tambin su acuerdo de garanta o un aviso de dicho acuerdo en el registro pertinente de la propiedad intelectual (salvo que el registro pertinente de la propiedad intelectual permita la inscripcin de una garanta real, en cuyo caso bastar con hacer la inscripcin en dicho registro). Ello se debe a que: a) la inscripcin en el registro general que esos Estados mantienen para las garantas reales es un requisito previo para que la garanta sea oponible con arreglo al rgimen de las operaciones garantizadas (salvo que el derecho interno de la propiedad intelectual permita la inscripcin de una garanta real en el registro pertinente de la propiedad intelectual para lograr la oponibilidad a terceros); y b) la inscripcin en el registro de la propiedad intelectual ser siempre necesaria para proteger al acreedor garantizado frente al riesgo de que su garanta se vea afectada por una transferencia del derecho gravado o por la garanta real de un acreedor garantizado concurrente que haga inscribir su garanta en el registro de la propiedad intelectual conforme a lo prescrito por el rgimen de prelacin del derecho interno de la propiedad intelectual. 69. En algunos Estados, la inscripcin de la transferencia del derecho gravado o de la garanta constituida sobre ese derecho en el correspondiente registro de la propiedad intelectual slo conferir amparo frente a una transferencia anterior de ese mismo derecho o frente a una garanta real previa pero no inscrita si la persona con la garanta inscrita la acept sin tener conocimiento de la transferencia previa o de la garanta previa no inscrita (el rgimen recomendado en la Gua dara primaca a dicha regla por formar

Captulo I.

mbito de aplicacin y autonoma contractual de las partes

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parte del derecho interno de la propiedad intelectual y no por pertenecer al rgimen de las operaciones garantizadas aplicable en todo el ordenamiento jurdico del Estado; vase la Gua, recomendacin 4 b)). En esos Estados la adopcin del rgimen recomendado en la Gua dejara sin resolver la cuestin de si la inscripcin de una garanta real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantas reales equivale a un aviso implcito dado a todo cesionario ulterior del derecho gravado o a todo acreedor garantizado ulterior que desee hacer inscribir su derecho adquirido por transferencia o su garanta real en el registro de la propiedad intelectual. De admitirse dicho valor implcito de una inscripcin en el registro general de las garantas reales, no sera preciso, conforme al rgimen aplicable en esos Estados, que un acreedor garantizado que haya inscrito un aviso de su garanta en dicho registro general haga inscribir adems un aviso o un documento probatorio de su garanta en el registro de la propiedad intelectual a fin de asegurar su prelacin frente a todo cesionario ulterior del derecho gravado o frente a todo acreedor garantizado ulterior. Ahora bien, de no admitirse dicho valor implcito, tal vez sea necesario que, en dichos Estados, el acreedor garantizado haga inscribir un aviso o documento probatorio de su garanta en el registro de la propiedad intelectual, a fin de asegurar su prelacin frente a todo cesionario o acreedor garantizado ulterior. Los Estados que promulguen las recomendaciones de la Gua y el Suplemento tal vez deseen regular esta cuestin.

Ejemplo 4 70. El derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados prev la inscripcin en el correspondiente registro de la propiedad intelectual de un aviso o documento probatorio de las transferencias de derechos de propiedad intelectual, pero no de las garantas reales constituidas sobre tales derechos. En tales casos, esa inscripcin slo determinar la prelacin entre los cesionarios, pero no entre un cesionario y un acreedor garantizado. En todo Estado que adopte este enfoque, el acreedor garantizado deber cerciorarse de que est inscrito en el registro de la propiedad intelectual un aviso o documento probatorio de todas las transferencias de propiedad intelectual que sirvan de ttulo al otorgante, a fin de no correr el riesgo de que un derecho de un cesionario ulterior debidamente inscrito prevalezca sobre el derecho del otorgante. Del mismo modo, el acreedor garantizado deber cerciorarse tambin de que se ha inscrito un aviso o documento probatorio de la transferencia que le haya hecho su otorgante con fines de garanta en el registro de la propiedad intelectual, a fin de no correr el riesgo de que su garanta pueda verse postergada por los derechos de un cesionario ulterior del bien gravado. En todos los dems aspectos, sin embargo, los derechos

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del acreedor garantizado vendrn determinados por el rgimen de las operaciones garantizadas.

Ejemplo 5 71. Conforme al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados, la inscripcin de un aviso o documento probatorio de la transferencia de derechos de propiedad intelectual o de la constitucin de garantas reales sobre tales derechos es puramente facultativa, al tener por nica finalidad la de facilitar la identificacin del titular actual de los derechos. En tales casos, la ausencia de inscripcin no invalida la operacin ni afecta al orden de prelacin (si bien podra crear presunciones probatorias). En los Estados que adoptan este enfoque, la situacin es prcticamente la misma que si no existiera un registro especial para el tipo de derecho gravable. Siempre que la ley aplicable a esas cuestiones sea el derecho interno de la propiedad intelectual, el rgimen recomendado en la Gua remitir a l. Ahora bien, si la ley aplicable a esas cuestiones es el rgimen general de la propiedad, el rgimen recomendado en la Gua no har remisin alguna a otra norma legal, dado que la ley anterior al rgimen recomendado en la Gua ya no ser el derecho interno de la propiedad intelectual sino el rgimen general de la propiedad. As pues, la adopcin del rgimen recomendado en la Gua dar lugar a que ese rgimen sustituya a toda otra norma anterior aplicable a la constitucin, la oponibilidad a terceros, la prelacin y el ejercicio de una garanta real sobre propiedad intelectual, as como a la determinacin de la ley que le sea aplicable. Naturalmente, esas normas anteriores seguirn siendo aplicables a las cesiones puras y simples de propiedad intelectual, dado que el rgimen recomendado en la Gua slo ser aplicable a las garantas reales sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, el acreedor garantizado tendr que verificar si la transferencia prevista se considera una cesin pura y simple o una operacin garantizada disfrazada (o sea, una operacin que aunque las partes no le den el nombre de operacin garantizada, haga las veces de una garanta). Sin embargo, esta gestin del riesgo de su garanta no difiere de la cautela exigible con cualquier otro tipo de bien gravado para el que no exista un registro especial.

Ejemplo 6 72. La determinacin del titular de la propiedad intelectual en una cadena de cesionarios se rige por el derecho interno de la propiedad intelectual, mientras que la determinacin de si una transferencia constituye una cesin

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mbito de aplicacin y autonoma contractual de las partes

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pura y simple o una transferencia a ttulo de garanta se rige por el rgimen general de la propiedad y por el de las operaciones garantizadas. Por ltimo, los derechos y obligaciones nacidos de un acuerdo de licencia se rigen por el derecho interno de la propiedad intelectual y por el derecho de los contratos. Si un Estado adopta el rgimen recomendado en la Gua, las transferencias a ttulo de garanta sern tenidas por garantas reales.

Ejemplo 7 73. Si el derecho interno de la propiedad intelectual contiene reglas especiales aplicables a la ejecucin de una garanta real sobre propiedad intelectual, dichas reglas prevalecern sobre el rgimen ejecutorio recomendado en la Gua. Ahora bien, si el derecho interno de la propiedad intelectual no ha previsto regla especial alguna relativa a la ejecucin de una garanta real sobre propiedad intelectual y si la ejecucin de esa garanta se rige por el derecho procesal civil general, prevalece el rgimen ejecutorio de las garantas reales recomendado en la Gua. De igual modo, si en el derecho interno no existe ninguna norma especfica relativa al ejercicio por va extrajudicial de una garanta real sobre propiedad intelectual, ser aplicable el rgimen recomendado en la Gua para el ejercicio extrajudicial de las garantas reales (vanse los prrafos 229 a 232 infra).

B. Aplicacin del principio de la autonoma contractual de las partes a las garantas reales sobre propiedad intelectual
74. El rgimen recomendado en la Gua reconoce en general el principio de autonoma contractual de las partes, si bien se prevn algunas excepciones (vanse las recomendaciones 10 y 111 a 113). Este principio es aplicable igualmente a las garantas reales sobre propiedad intelectual en la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual no limite la autonoma de las partes (vase el prrafo 222 infra). Conviene sealar que las recomendaciones 111 a 113 se aplican nicamente a los bienes corporales, pues se refieren a la posesin del bien gravado, mientras que un bien inmaterial no es, por definicin, objeto de posesin (vase el trmino posesin en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). 75. Un ejemplo de la aplicacin del principio de autonoma de las partes en una operacin garantizada sobre propiedad intelectual sera el siguiente:

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si el derecho interno de la propiedad intelectual no lo prohbe, el rgimen de las operaciones garantizadas permite que un otorgante y un acreedor garantizado pacten que el acreedor garantizado adquiera ciertos derechos de un propietario, licenciante o licenciatario, legitimndolo as como propietario, licenciante o licenciatario ante las autoridades pblicas (por ejemplo, para efectuar o renovar inscripciones en el registro pblico que corresponda) y para actuar contra todo infractor del derecho gravado, efectuar nuevas cesiones o conceder licencias. Este pacto podra revestir la forma de una clusula especial del acuerdo de garanta entre el otorgante y el acreedor garantizado, o de un pacto aparte, dado que, con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, el acreedor garantizado no se convierte en propietario, licenciante o licenciatario del derecho gravado por el simple hecho de obtener una garanta real sobre tal derecho (vanse los prrafos 26, 29 y 30 supra y los prrafos 87 y 88 infra). 76. Otro ejemplo de esa aplicacin del principio de autonoma de las partes en una operacin garantizada sera el siguiente: si el derecho interno de la propiedad intelectual no lo prohbe, el rgimen de las operaciones garantizadas permite que un otorgante y un acreedor garantizado pacten que los daos y perjuicios que provoque una infraccin, as como el lucro cesante y la prdida de valor del derecho intelectual gravado, se incluyan en el bien originalmente gravado. De no existir dicho pacto, tales daos y perjuicios seguiran siendo conceptuables, con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, como producto del bien gravado, pero siempre que ello no sea contrario al derecho interno de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendacin 4 b)). Ahora bien, el derecho a percibir una indemnizacin por daos y perjuicios a raz de una infraccin es algo muy distinto del derecho a procesar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada. Lo normal es que, con arreglo al rgimen de la propiedad intelectual, ese derecho ni sea utilizable como garanta de un crdito ni pueda ser tenido por producto del bien gravado, pues no entra en la definicin de producto, a saber, todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados (vase el trmino producto en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20).

II.
A.

Constitucin de una garanta real sobre propiedad intelectual

Los conceptos de constitucin de una garanta real y de su oponibilidad a terceros

77. El rgimen recomendado en la Gua establece una diferencia clara entre la constitucin de una garanta real sobre cualquier tipo de bien gravado (incluida la propiedad intelectual), es decir, su validez entre las partes, y su oponibilidad, es decir, su validez frente a terceros, previendo requisitos distintos para una y otra. Ello significa que los requisitos para la constitucin de una garanta real pueden reducirse al mnimo, y destinar todo requisito adicional a resolver los posibles conflictos con los derechos de terceros. La razn principal de esta distincin es lograr tres de los objetivos clave del rgimen recomendado en la Gua: prever una va sencilla y eficaz para la constitucin de una garanta real, dotarla de mayor certeza y transparencia, y establecer un orden de prelacin claro (vase la Gua, recomendacin 1, apartados c), f) y g)). 78. Con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, se puede constituir una garanta real sobre propiedad intelectual mediante acuerdo por escrito entre el otorgante y el acreedor garantizado (vase la Gua, recomendacin 13, prrafos 82 a 85 infra). De acuerdo con la regla general que se recomienda en la Gua, para que la garanta sea oponible a terceros se exige dar un paso ms (vase la recomendacin 29; para las excepciones, vanse las recomendaciones 34 b), 39 a 41 y 43 a 45) que, para la mayora de los bienes inmateriales, consistir en la inscripcin en un registro pblico de un aviso de la posible existencia de una garanta real, que establecer adems un criterio objetivo para determinar la prelacin entre el acreedor garantizado y todo reclamante concurrente (vase la Gua, recomendaciones 32 y 33; para los trminos reclamante concurrente, vanse los prrafos 10 y 11 supra). Por ello, si se ha constituido una garanta real conforme a los requisitos prescritos por el rgimen recomendado en la Gua, esa garanta ser vlida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no se haya dado an el paso adicional necesario para que la garanta sea oponible a terceros (vase la recomendacin 30). Ello significa que el acreedor garantizado podr ejecutar su garanta siguiendo el procedimiento indicado en el
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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

captulo VIII del rgimen recomendado en la Gua, a reserva de los derechos de todo reclamante concurrente, a los que ser aplicable el orden de prelacin indicado en el captulo V. 79. Esta distincin entre la constitucin de una garanta real y su oponibilidad a terceros es vlida tambin si se trata de garantas reales sobre propiedad intelectual. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, una garanta constituida sobre propiedad intelectual puede ser vlida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no sea oponible a terceros. En algunos Estados el derecho interno de la propiedad intelectual hace esta distincin, pero en otros no y dispone que se cumplan los mismos requisitos para la constitucin de la garanta y para hacerla oponible a terceros. En tal caso, el derecho interno primar sobre el rgimen recomendado en la Gua, conforme a lo previsto en la recomendacin 4 b). Para coordinar mejor el rgimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual, tal vez proceda que todo Estado que adopte las recomendaciones del rgimen recomendado en la Gua examine, y eventualmente revise, su derecho interno de la propiedad intelectual. En dicha revisin convendr que el Estado determine si: a) la ausencia de una distincin entre la validez entre las partes de una garanta real y su oponibilidad a terceros responde a algn objetivo especfico del derecho interno de la propiedad intelectual (y no meramente del rgimen general de la propiedad, del derecho comn de los contratos o del rgimen especial de las operaciones garantizadas), por lo que procede no hacerla; o b) no hay inconveniente en que se haga esa distincin en el derecho interno de la propiedad intelectual con miras a armonizarlo con el rgimen recomendado en la Gua.

B. Concepto funcional, integrado y unitario de la garanta real

80. El derecho interno de la propiedad intelectual puede permitir la constitucin de garantas reales sobre propiedad intelectual por medio de una transferencia pura y simple, o una transferencia condicional, de la propiedad intelectual que se quiera gravar, o por medio de hipoteca, prenda, fiducia o alguna otra forma de garanta tradicional. El rgimen recomendado en la Gua utiliza el trmino garanta real para referirse a los derechos reales sobre bienes muebles que son creados por acuerdo entre las partes interesadas y que garantizan el pago o el cumplimiento de otra obligacin, cualquiera que sea el nombre por el que las partes designen ese derecho real (por consiguiente, las transferencias hechas con fines de garanta se consideran operaciones que constituyen una garanta; vanse los trminos

Captulo II. Constitucin de una garanta real sobre propiedad intelectual

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garanta real en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). Este planteamiento se describe como enfoque funcional, integrado y unitario de las operaciones garantizadas (vase la Gua, captulo I, prrafos 101 a 112, y la recomendacin 8). La Gua prev, a ttulo de excepcin, que los Estados puedan adoptar un enfoque no unitario en el contexto limitado de la financiacin de adquisiciones y que, a tal fin, sigan considerando vlidas ciertas operaciones calificadas como retencin de la titularidad o arrendamiento financiero de bienes corporales (vase la Gua, captulo IX). 81. Un enfoque similar se puede adoptar con respecto a: a) las cesiones condicionales de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cedente es el acreedor garantizado y la transferencia del derecho o la licencia no se produce hasta que el cesionario no haya abonado la parte del precio de compra que est pendiente de pago o cumplido otra obligacin o reembolsado el crdito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; b) las cesiones puras y simples de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cesionario adquiere el derecho o la licencia a crdito y constituye una garanta real a favor del cedente para asegurar el abono de la parte del precio de compra que est pendiente de pago, el cumplimiento de otra obligacin o el reembolso del crdito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; c) las operaciones con retencin del ttulo de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el vendedor es el acreedor garantizado y el comprador no obtiene el derecho o la licencia hasta que no haya abonado la parte del precio de compra pendiente de pago, cumplido otra obligacin o reembolsado el crdito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; o d) las operaciones de arrendamiento financiero de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cedente es el acreedor garantizado y el cesionario puede explotar el derecho o la licencia nicamente si sigue pagando los plazos del arrendamiento o cumple otra obligacin o reembolsa el crdito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho a explotar la propiedad intelectual o la licencia (vase el trmino garanta real del pago de una adquisicin en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20; vase tambin el captulo IX infra). Por ello, los Estados que adopten el rgimen recomendado en la Gua tal vez estimen oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a: a) sustituir por garanta real todos los trminos que se empleen para designar el derecho otorgado a un acreedor garantizado; o b) disponer que, sea cual sea el trmino por el que sea designado, todo derecho que cumpla una funcin de garanta ser tratado igual que cualquier otra garanta, y que ese trato ser conforme con el rgimen recomendado por la Gua para las garantas reales.

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

C.

Requisitos para la constitucin de una garanta sobre propiedad intelectual

82. Como ya se indic (vase el prrafo 78 supra), con arreglo al rgimen recomendado en la Gua la constitucin de una garanta real sobre un bien inmaterial debe hacerse por escrito en un documento que, por s solo o sumado a la conducta de las partes, ponga de manifiesto el acuerdo de estas de constituir una garanta real. Adems, el otorgante deber tener derechos sobre el bien gravable o estar legitimado para gravarlo, ya sea en el momento de la conclusin del acuerdo de garanta o con posterioridad a ella. El pacto escrito deber dejar constancia de la intencin de las partes de constituir una garanta real, especificar la identidad del acreedor garantizado y del otorgante, y describir la obligacin garantizada y los bienes gravados de forma que permita razonablemente identificarlos (vase la Gua, recomendaciones 13 a 15). No se requiere ninguna medida adicional para la constitucin de una garanta real sobre un bien inmaterial. Para que la garanta sea oponible a terceros pueden exigirse medidas suplementarias (como la inscripcin de un aviso en el registro general de las garantas reales), pero no para que una garanta real sea vlida entre el otorgante y el acreedor garantizado. 83. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos Estados impone, sin embargo, diversos requisitos para la constitucin de una garanta sobre propiedad intelectual (que, por ejemplo, puede revestir la forma, de una transferencia con fines de garanta, de una hipoteca o de una prenda). Por ejemplo, puede exigir la inscripcin de un aviso o documento probatorio de la garanta constituida en el correspondiente registro de la propiedad intelectual. Adems, el derecho interno de la propiedad intelectual puede exigir que el pacto o acuerdo de garanta describa en trminos precisos la propiedad intelectual que se vaya a gravar (vase el prrafo 84 infra). De igual modo, dado que en algunos registros de la propiedad intelectual la operacin garantizada se anota en la inscripcin del derecho de propiedad intelectual gravado, y no bajo el nombre u otro dato de identificacin del otorgante, no se puede inscribir un documento que se refiera meramente a toda la propiedad intelectual del otorgante, que no permitir constituir una garanta real (vase el prrafo 142 infra). Har falta, por ello, que el acuerdo de garanta u otro documento que se haga inscribir en el registro de la propiedad intelectual para constituir la garanta especifique cada derecho de propiedad intelectual gravado. 84. A menudo se requerir una identificacin precisa del derecho de propiedad intelectual gravado, en particular de algunos tipos de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, patentes o derechos de autor. Esto es as porque la normativa legal de la propiedad intelectual suele concebir los

Captulo II. Constitucin de una garanta real sobre propiedad intelectual

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derechos de propiedad de este tipo como un conjunto de derechos, razn por la cual, salvo que deseen gravar todos esos derechos a la vez, las partes debern describir pormenorizadamente el derecho o los derechos gravados en su acuerdo de garanta. De seguirse este criterio, cabe que el derecho interno de la propiedad intelectual exija, por razones de seguridad jurdica, que se haga una descripcin precisa de los derechos gravados. Conforme a este enfoque, el titular de los derechos de propiedad intelectual podr valerse de los derechos concretos no incluidos en esa descripcin para obtener crdito de una segunda entidad financiera. Ahora bien, debe tambin observarse que este concepto de los derechos de propiedad intelectual como un conjunto de derechos permite a las partes gravarlos como conjunto o bien gravarlos por separado, si as lo desean. As pues, si las partes quieren describir los derechos de propiedad intelectual gravados de una forma concreta, siempre podrn hacerlo, y es probable que as lo hagan; pero la posibilidad que tienen de obrar as no debe privar a las partes de su derecho a describir la propiedad intelectual gravada en trminos genricos, salvo disposicin en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual. 85. Con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, el criterio que habr de respetarse al describir el bien gravado por el acuerdo de garanta es lo bastante flexible para dar cabida a todos esos supuestos, ya que se habla de una descripcin de los bienes gravados que permita razonablemente identificarlos (vase la recomendacin 14 d)); ese mismo criterio es aplicable al aviso que habr de inscribirse (vanse el prrafo 141 infra y la Gua, recomendacin 63). Por ello, es posible que las normas concretas varen en funcin de la descripcin que las leyes y la prctica consideren razonable teniendo en cuenta el tipo de bien gravado. Adems, conforme al principio enunciado en la recomendacin 4 b), en todas estas situaciones el rgimen recomendado en la Gua solo sera aplicable en la medida en que no fuese incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual. Los Estados que adopten el rgimen recomendado en la Gua tal vez deseen examinar su derecho interno de la propiedad intelectual para determinar si los criterios y requisitos que se exigen para la constitucin de una garanta real sobre propiedad intelectual cumplen un cometido importante para el derecho interno de la propiedad intelectual, por lo que deberan mantenerse, o si procedera armonizarlos con los criterios y requisitos del rgimen recomendado por la Gua.

D.

Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse

86. Conforme se mencion (vase el prrafo 82 supra), todo otorgante de una garanta real deber tener derechos sobre el bien que se vaya a gravar

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o estar legitimado para gravarlo en el momento de concertarse el acuerdo de garanta o con posterioridad a l (vase la Gua, recomendacin 13). Este principio del rgimen de las operaciones garantizadas se aplica tambin a la propiedad intelectual. El otorgante podr gravar la totalidad de su derecho o slo una parte. Por ello, un propietario, licenciante o licenciatario de propiedad intelectual podr gravar ese derecho en su totalidad o bien gravarlo con limitaciones de mbito, tiempo o lugar. Adems, el otorgante slo podr gravar sus bienes en la medida en que sean transferibles con arreglo al rgimen general de la propiedad (el rgimen recomendado en la Gua no afecta a estas limitaciones; vase la Gua, recomendacin 18, y los prrafos 119 y 120 infra). Este principio es aplicable tambin a las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por ello, el propietario, el licenciante o el licenciatario slo podrn gravar sus derechos en la medida en que sean transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

E.

Distincin entre el acreedor garantizado por propiedad intelectual y el titular de la propiedad gravada

87. A efectos del rgimen recomendado en la Gua, el acreedor garantizado no pasa a ser ni propietario, ni licenciante ni licenciatario (segn los derechos que tenga el otorgante) por la sola razn de haber adquirido una garanta real sobre una propiedad intelectual. Tal situacin parece darse tambin en el mbito del derecho interno de la propiedad intelectual (vanse los trminos propietario y acreedor garantizado, prrafos 26, 29 y 30 supra). Ahora bien, si el acreedor garantizado ejecuta la garanta a raz de un incumplimiento del otorgante, se producir muchas veces una transferencia del derecho de propiedad intelectual gravado que podra cambiar la identidad del propietario, del licenciante o del licenciatario (segn los derechos que tenga el otorgante), si as lo establece el derecho interno de la propiedad intelectual. Esta situacin puede darse en caso de que la ejecucin de una garanta real sobre propiedad intelectual d lugar a la adquisicin de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado, a travs de un acto de disposicin del bien gravado (vanse los prrafos 237 y 238 infra y la Gua, recomendaciones 142 y 148) o bien de la aceptacin de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado a ttulo de pago total o parcial de la obligacin garantizada (vase el prrafo 242 infra y la Gua, recomendaciones 156 a 159). 88. En todo caso, la cuestin de saber quin es el propietario, licenciante o licenciatario de la propiedad intelectual y la de saber si las partes podrn determinar esta cuestin por s solas son asuntos que dependen del derecho

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interno de la propiedad intelectual. Como ya se ha indicado (vase el prrafo 87 supra), cabe que con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual un acreedor garantizado sea tratado como propietario, licenciante o licenciatario. Si el derecho interno de la propiedad intelectual as lo dispone, el acreedor garantizado podr, por ejemplo, renovar inscripciones, procesar a infractores del derecho gravado, o estipular con el propietario, el licenciante o el licenciatario las condiciones en las que pasar a ser propietario, licenciante o licenciatario (vanse los prrafos 223 a 226 infra).

F. Tipos de propiedad intelectual gravable

89. Con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, se puede constituir una garanta real no slo sobre los derechos del titular de la propiedad intelectual sino tambin sobre los derechos de un licenciante o de un licenciatario nacidos del acuerdo de licencia (vase el concepto de bien gravado, prrafos 13 a 16, 54 y 55 supra). Adems, pese a que una garanta real sobre un bien corporal al que se haya incorporado propiedad intelectual (por ejemplo, relojes de diseo o prendas de vestir de marca) no se extiende a la propiedad intelectual utilizada (vanse los prrafos 108 a 112 infra), esa garanta puede repercutir en cierto modo sobre la propiedad intelectual incorporada al bien corporal gravado en la medida en que el acreedor garantizado pueda ejercitar su garanta sobre dicho bien (vanse los prrafos 245 a 248 infra). Como ya se ha dicho (vanse los prrafos 82 a 85 supra), conforme al rgimen recomendado en la Gua la propiedad intelectual que se vaya a gravar deber estar descrita en el acuerdo de garanta en trminos que permitan identificarla razonablemente, y esta norma es todo lo flexible que se necesita para respetar todo requisito del derecho interno de la propiedad intelectual que exija una descripcin pormenorizada de la propiedad intelectual que vaya a ser gravada (vase la Gua, recomendacin 14 d)). 90. Debe sealarse que el rgimen recomendado en la Gua no pretende desplazar regla alguna del derecho interno de la propiedad intelectual (ni de cualquier otra norma legal) que limite la posibilidad de constituir o ejecutar garantas reales o de transferir un derecho de propiedad intelectual (u otra categora de bienes) (vase la Gua, recomendacin 18). Adems, el rgimen recomendado en la Gua no resta validez a las limitaciones que puedan estipularse por va contractual de la transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual (la recomendacin 23 excluye nicamente la limitacin contractual de la transferibilidad de los crditos por cobrar). A resultas de estas dos recomendaciones, si con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual no cabe constituir una garanta sobre un derecho de propiedad

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intelectual, o no cabe ejercitar dicha garanta, o si un derecho de propiedad intelectual no es ni legal ni contractualmente transferible, el rgimen recomendado en la Gua no privar de validez a esas limitaciones (vanse los prrafos 119 y 120 infra). Ahora bien, el rgimen recomendado en la Gua dejar sin efecto toda limitacin legal impuesta a la transferibilidad de crditos por cobrar futuros, o a la cesin global o parcial de una masa de crditos por cobrar, por la sola razn de que esos crditos sean futuros o de que se haga una cesin global o parcial de esos crditos por cobrar (vase la recomendacin 23). Adems, el rgimen recomendado en la Gua, de darse ciertas condiciones, privar de validez a las limitaciones contractuales de la transferibilidad de crditos por cobrar nacidos de operaciones comerciales relativas a propiedad intelectual, pero sin que ello afecte a otras peculiaridades del rgimen que sea aplicable a dichos crditos por cobrar en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendacin 24, y los prrafos 102 a 105 infra). A resultas de ello, en la medida en que se adopte en el derecho interno el rgimen recomendado en la Gua dejarn de ser aplicables dichas limitaciones legales o contractuales a la transferibilidad de dichos crditos.

1.

Derechos del titular de la propiedad intelectual

91. El rgimen recomendado en la Gua ser aplicable a toda operacin garantizada por propiedad intelectual en la que el bien gravado sean los derechos del titular (vanse los prrafos 13 a 16, 54 y 55 supra). Esos derechos son normalmente el de disfrutar de su propiedad intelectual, as como el de impedir todo uso no autorizado y llevar a todo infractor ante los tribunales, as como el de hacer inscribir su propiedad intelectual en el registro correspondiente, autorizar a otros a utilizar o explotar su propiedad intelectual, y el derecho al cobro de regalas (sobre el derecho del titular a preservar la propiedad intelectual gravada renovando su inscripcin y demandando a todo infractor eventual, vanse los prrafos 93 a 95 infra). 92. Si estos derechos son transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, el propietario o titular podr gravar la totalidad o parte de ellos conforme al rgimen recomendado por la Gua, que ser aplicable a dicha garanta, a reserva de lo previsto en el apartado b) de la recomendacin 4. De ser este el caso, todos estos derechos constituiran el bien originariamente gravado (toda regala abonable sera tenida por producto de los derechos del titular, salvo que se hubiera incluido en la descripcin del bien gravado que se haga en el acuerdo de garanta). Pero si esos derechos no son transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad

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intelectual, no cabr gravarlos en virtud del rgimen recomendado en la Gua, dado que, conforme se ha mencionado (vase el prrafo 90 supra), el rgimen recomendado en la Gua no afecta a ninguna norma legal que limite la constitucin o ejecutoriedad de una garanta real sobre ciertos tipos de bienes, o la transferibilidad de esos bienes, con la sola salvedad de las disposiciones que limiten la transferibilidad de crditos por cobrar futuros o la cesin global de crditos por cobrar (vase la Gua, recomendacin 18, los prrafos 98 a 101 infra). 93. El derecho interno de la propiedad intelectual ser el que determine si el derecho del titular a preservar su propiedad intelectual y, por lo tanto y a va de ejemplo, a demandar a todo infractor de su derecho y a solicitar un mandamiento judicial o una indemnizacin al respecto, constituye un bien corporal que pueda transferirse por separado de los dems derechos del titular. Por lo general, en el derecho interno de la propiedad intelectual el derecho a demandar a infractores forma parte de los derechos del titular y no puede transferirse por separado de tales derechos. Sin embargo, el otorgante, como titular del derecho, y el acreedor garantizado pueden convenir, en virtud del rgimen de las operaciones garantizadas, que este ltimo adquiera el derecho, si esta adquisicin no est prohibida por el rgimen interno de la propiedad intelectual (vanse los prrafos 74 a 76 supra y 223 a 226 infra). 94. Por otra parte, salvo que el rgimen interno de la propiedad intelectual lo prohba, el otorgante, como titular del derecho, y el acreedor garantizado pueden convenir que los beneficios del ejercicio del derecho del otorgante a demandar a todo infractor (como la indemnizacin por daos y perjuicios a raz de una infraccin, una vez cobrada) se incluyan en la propiedad intelectual gravada originariamente. Por tanto, en caso de que el rgimen interno de la propiedad intelectual considere que esos beneficios son un bien mueble que se puede transferir por separado del derecho del titular, corresponder al rgimen de las operaciones garantizadas establecer si puede constituirse una garanta real sobre ellos (con la limitacin que establece el apartado b) de la recomendacin 4). 95. Por ejemplo si, antes o despus de la constitucin de una garanta real sobre los derechos del titular de cierta propiedad intelectual, se comete una infraccin contra la misma, y tras la constitucin de la garanta real el titular presenta una demanda y los infractores pagan una indemnizacin al titular, el acreedor garantizado podr reclamar la indemnizacin abonada, ya sea a ttulo de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o por formar parte del bien originariamente gravado si en el acuerdo de garanta se describi dicho bien en los trminos adecuados. De no haber sido abonada ya la indemnizacin en el momento de constituirse la garanta real, y pagarse

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tras el incumplimiento del otorgante (titular), el acreedor garantizado podr reclamar tambin la suma abonada, ya sea a ttulo de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, o como bien originariamente gravado si en el acuerdo de garanta se describi el gravado en trminos adecuados. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, en cambio, normalmente no se considera que el derecho a demandar a un infractor y a reclamar y percibir una indemnizacin sean un producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o parte del bien originariamente gravado (vase el prrafo 93 supra). Ahora bien, si el titular de la propiedad intelectual (otorgante) ha entablado un proceso contra el infractor y dicho proceso sigue pendiente al ejercitarse la garanta real, toda persona que adquiera los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual gravada a raz de una medida ejecutoria de la garanta deber estar facultada para proseguir el proceso y percibir toda indemnizacin que se otorgue (de nuevo, siempre que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual). 96. Las mismas consideraciones son aplicables a la cuestin de si cabe transferir el derecho a despachar con las autoridades en las diversas etapas del proceso de inscripcin (por ejemplo, el derecho a presentar una solicitud relativa a la propiedad intelectual o a hacerla inscribir o a renovar una inscripcin) o el derecho a otorgar licencias, que entraran as a formar parte de la propiedad intelectual gravada. El derecho interno de la propiedad intelectual ser el que determine si la facultad de despachar con las autoridades o de otorgar licencias es transferible o si, por el contrario, constituye un derecho inalienable del titular. Siempre que sea transferible con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, el hecho que forme parte, o no, de los derechos gravados por el titular depender de la descripcin del bien gravado que se haga en el acuerdo de garanta.

2.

Derechos del licenciante

97. Con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, se puede constituir una garanta real sobre los derechos de un licenciante reconocidos en un acuerdo de licencia (vanse los prrafos 13 a 16, 54 y 55 supra). Si el licenciante es adems el titular, podr constituir una garanta sobre (la totalidad o una parte de) sus derechos, conforme se indic anteriormente (vanse los prrafos 91 a 96 supra). Si el licenciante no es el titular de la propiedad intelectual licenciada sino un licenciatario que otorga una sublicencia, normalmente podr constituir una garanta sobre su derecho al cobro de las regalas que deba abonar su sublicenciatario a tenor del acuerdo de sublicencia. Siempre que el otorgante que constituya una garanta real sobre

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subregalas sea un licenciante pero no el titular de la propiedad intelectual, las subregalas sern el bien gravado originariamente. Si el otorgante que constituye una garanta real sobre la propiedad intelectual en s es el titular de la propiedad intelectual, las subregalas sern el producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, salvo que se hubieran incluido en la descripcin de los bienes gravados originariamente en el contrato de garanta (respecto de los derechos de un licenciatario, vanse los prrafos 106 y 107 infra). Dicho licenciante podr gravar asimismo cualquier otro derecho contractual de valor que le reconozca el acuerdo de licencia y la ley aplicable. Como ejemplo de derechos contractuales cabe citar: a) el derecho del licenciante a exigir que el licenciatario haga publicidad de la propiedad intelectual licenciada o del producto que la lleve incorporada; b) su derecho a exigir que el licenciatario comercialice la propiedad intelectual licenciada slo de determinada manera; y c) su derecho a revocar la licencia a raz de un incumplimiento del licenciatario. 98. Atenindose al enfoque adoptado en la mayora de los ordenamientos jurdicos y en la Convencin de las Naciones Unidas sobre la Cesin de Crditos (vase el artculo 2), el rgimen recomendado en la Gua considera que el derecho a cobrar regalas nacidas de una licencia de propiedad intelectual es un crdito por cobrar (vase el concepto de crdito por cobrar en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). Esto significa que el debate general y las recomendaciones relativas a las garantas reales, con las modificaciones derivadas del debate general y las recomendaciones de la Gua sobre los crditos por cobrar, son aplicables al derecho al cobro de regalas. Por ello, conforme al rgimen recomendado en la Gua quedar sin efecto toda prohibicin legal de la cesin de crditos futuros o de fracciones de crditos, o de la cesin global de crditos, por la nica razn de tratarse de crditos futuros o de fracciones de crditos, o de la cesin global de crditos (vase la Gua, recomendacin 23). Ahora bien, toda otra prohibicin o lmite legal surtir efecto (vase la Gua, recomendacin 18). Adems, un licenciatario podr oponer al cesionario del derecho al cobro de las regalas cualquier excepcin o derecho de compensacin nacido del acuerdo de licencia o de cualquier otro pacto que forme parte de la misma operacin (vase la Gua, recomendacin 120). 99. En este contexto, es importante sealar que las prohibiciones legales anuladas por la Gua son las que afectan a los crditos por cobrar futuros por el simple hecho de ser tales o a los crditos por cobrar transferidos mediante una cesin global o parcial. No afectan a ninguna prohibicin legal basada en la propia naturaleza del crdito por cobrar, por ejemplo, la prohibicin de gravar el salario de una persona o toda regala que sea por ley directamente abonable al propio autor de un derecho intelectual gravado o a una sociedad encargada de su cobro. Muchos pases tienen leyes

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protectoras del autor o similares que consideran que una parte determinada de los ingresos reportados por la explotacin de un derecho de propiedad intelectual es una remuneracin equitativa, o similar, que deber ser abonada nicamente al autor, a otras partes interesadas o a una sociedad de cobro debidamente legitimada. Estas leyes suelen declarar tales derechos de cobro expresamente intransferibles. Las recomendaciones de la Gua con respecto a la no exigibilidad de las limitaciones legales impuestas a la transferibilidad de un crdito por cobrar no sern aplicables a estos u otros lmites legales. 100. Adems, es importante sealar que el trato que, conforme a lo previsto en el rgimen de las operaciones garantizadas recomendado en la Gua, recibe el derecho al cobro de regalas, conceptundolas como crditos por cobrar, no menoscaba el trato distinto que pueda recibir el cobro de regalas en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual. 101. Por ltimo, es igualmente importante sealar que dar el mismo trato a un derecho al cobro de regalas que a cualquier otro crdito por cobrar no influye en las condiciones estipuladas en el acuerdo de licencia para el pago de las regalas, como pudiera ser un escalonamiento de los pagos o el pago de porcentajes calculado en funcin de las condiciones del mercado o del volumen de ventas (sobre el principio del respeto de los acuerdos de licencia en el rgimen recomendado en la Gua vanse los prrafos 23 a 25 supra, as como los prrafos 107, 158, 159, 187, 191 y 192 infra). 102. De conformidad con el rgimen recomendado en la Gua, aun cuando un acuerdo de licencia que obligue al pago de regalas contenga una clusula contractual que restrinja la facultad del licenciante de ceder el cobro de las regalas a un tercero (el cesionario), toda cesin del derecho al cobro de esas regalas por el licenciante ser, sin embargo, vlida, y el licenciatario no podr revocar el acuerdo de licencia por la sola razn de haberse cedido el derecho al cobro de las regalas (vase la Gua, recomendacin 24). No obstante, con arreglo al rgimen recomendado en la Gua los derechos de un licenciatario (como deudor de los crditos por cobrar cedidos) no se vern afectados salvo que disponga otra cosa el rgimen de las operaciones garantizadas que se recomienda en la Gua (vase la Gua, recomendacin 117 a)). Es decir, el licenciatario podr oponer al cesionario toda excepcin o todo derecho de compensacin nacido del acuerdo de licencia o de algn otro acuerdo que forme parte de la misma operacin (vase la Gua, recomendacin 120 a)). Adems, el rgimen recomendado en la Gua tampoco menoscabar la responsabilidad en que pueda incurrir el licenciante (o sublicenciante) con arreglo a otra ley por haber violado el acuerdo de intransferibilidad (vase la Gua, recomendacin 24). Dado que el trmino licencia abarca tambin la sublicencia (vase el prrafo 23 supra), esos

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mismos principios sern aplicables a una clusula de un acuerdo de sublicencia por la que el sublicenciatario restrinja la facultad del sublicenciante de ceder el derecho al cobro de las subregalas que deba abonarle el sublicenciatario. 103. Es importante sealar que la recomendacin 24 slo es aplicable a los crditos por cobrar y no a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, no ser aplicable a un acuerdo entre un licenciante y un licenciatario que estipule que el segundo no tendr derecho a otorgar sublicencias (un acuerdo de este tipo permite al licenciante controlar, en virtud de sus clusulas, la propiedad intelectual objeto de la licencia, quin puede utilizarla y qu regalas se generan). Tambin es importante sealar que la recomendacin 24 nicamente es aplicable a un pacto entre el acreedor y el deudor de un crdito por cobrar que impida la cesin de ese crdito. La recomendacin 24 no es aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor de un crdito por cobrar que impida al deudor ceder crditos que le sean debidos por terceros. As pues, la recomendacin 24 no ser aplicable a un acuerdo entre un licenciante y un licenciatario que estipule que este ltimo no podr hacer cesin de su derecho a cobrar las subregalas que le sean abonables por terceros sublicenciatarios en concepto de sublicencia. Este tipo de acuerdo permite tambin al licenciante controlar, en virtud de sus clusulas, las regalas que se generan y puede consistir, por ejemplo, en un pacto que el licenciante pacte con el licenciatario que obligue a este ltimo a destinar las subregalas abonables por la sublicencia a desarrollar o mejorar los derechos de propiedad intelectual licenciados. As pues, la recomendacin 24 no afecta al derecho del licenciante a negociar su acuerdo de licencia con el licenciatario en trminos que le permitan controlar quin podr utilizar la propiedad intelectual o el pago de regalas por el licenciatario y los sublicenciatarios. El incumplimiento de un acuerdo de licencia de este tipo por el licenciatario le har responsable de los daos nicamente y no invalidar la garanta real que haya constituido sobre su derecho al cobro de subregalas. Ahora bien, si el licenciante revoca el acuerdo de licencia a raz de su incumplimiento por el licenciatario, este ltimo no tendr ninguna licencia que sublicenciar ni podr cobrar subregalas y su acreedor garantizado se ver privado de su bien gravado. 104. Adems, la recomendacin 24 no ser aplicable a un acuerdo entre el licenciante y el licenciatario en virtud del cual el primero pueda poner fin al acuerdo de licencia si el licenciatario viola una clusula que le prohba ceder el derecho al cobro de las regalas que pueda cobrar de sus sublicenciatarios (un acuerdo de este tipo permite tambin al licenciante controlar, en virtud de sus clusulas, las regalas que se paguen). En este contexto cabe sealar que el derecho del licenciante a revocar la licencia si el licenciatario incumple lo estipulado al respecto constituir un fuerte incentivo

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para que los sublicenciatarios se aseguren de que el licenciatario pagar al licenciante. Adems, la recomendacin 24 no afecta tampoco al derecho del licenciante: a) a estipular con el licenciatario que una parte de las regalas que le sean abonables (que son una fuente de fondos para pagar las regalas que el licenciatario adeuda al licenciante) sea ingresada por los sublicenciatarios directamente en una cuenta a nombre del licenciante; o b) a obtener una garanta real sobre el derecho al cobro de las regalas abonables al licenciatario por sus sublicenciatarios, hacer inscribir un aviso a este respecto en el registro general de las garantas reales (o en el registro de la propiedad intelectual pertinente) y obtener as una garanta real que goce de prelacin sobre los crditos de los dems acreedores del licenciatario (a reserva de lo que disponen las recomendaciones de la Gua a efectos de lograr la oponibilidad a terceros y la prelacin de las garantas reales; vanse los prrafos 213 a 218 infra). 105. Con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, un acreedor garantizado que tenga una garanta real sobre un crdito por cobrar se beneficiar de toda garanta real constituida sobre propiedad intelectual que garantice el pago de dicho crdito por cobrar (vase la Gua, recomendacin 25). No obstante, esto no significa que queden anuladas las limitaciones legales de la transferibilidad de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendacin 18). Del mismo modo, esto tampoco significa que se vean afectadas las limitaciones contractuales a la transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual, dado que la recomendacin 24 se aplica a la cesin de crditos por cobrar y no a las transferencias de derechos de propiedad intelectual.

3.

Derechos del licenciatario

106. Cabe que el licenciatario est facultado por un acuerdo de licencia de propiedad intelectual y por la ley que le sea aplicable para otorgar sublicencias y para cobrar toda regala abonable en virtud del acuerdo de sublicencia. Lo anteriormente dicho con respecto a los derechos de un licenciante (vanse los prrafos 97 a 105 supra) se aplica por igual a los derechos del licenciatario y a los del sublicenciante. 107. Todo licenciatario estar normalmente facultado para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos pases, no se permite que el licenciatario constituya, sin el consentimiento del licenciante, una garanta real sobre su derecho a utilizar o a explotar la propiedad intelectual licenciada (aunque en muchos Estados

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cabe que exista alguna excepcin al respecto si el licenciatario vende su empresa como negocio en marcha). La razn de ser de dicha regla es que es importante que el licenciante retenga su control de la propiedad intelectual licenciada y pueda controlar tambin quin podr utilizarla. Si no puede ejercerse tal control, podra mermarse o perderse totalmente el valor de la propiedad intelectual licenciada. Sin embargo, si los derechos de un licenciatario en virtud de un acuerdo de licencia son transferibles y si el licenciatario constituye una garanta sobre ellos, el acreedor garantizado adquirir los derechos del licenciatario quedando sujeto a lo que estipulen las clusulas del acuerdo de licencia. Si la licencia es transferible y el licenciatario la transfiere, el cesionario adquirir la licencia quedando sujeto a lo que estipulen las clusulas del acuerdo de licencia. El rgimen recomendado en la Gua no afectar a esas prcticas en el mbito de las licencias de propiedad intelectual.

4.

Bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual

108. Es posible que se utilice propiedad intelectual respecto de un bien corporal. Por ejemplo, cabe que: a) el bien corporal sea fabricado conforme a un proceso patentado o mediante el ejercicio de derechos patentados; b) unos pantalones vaqueros lleven una marca comercial, o un automvil u otro aparato lleve incorporada una copia de un programa informtico sujeto a derechos de autor o derechos de diseo; c) un disco compacto contenga un programa informtico; o d) una bomba de calor contenga un componente patentado. 109. Cuando se utiliza propiedad intelectual respecto de un bien corporal, nos encontramos con dos tipos de bienes: la propiedad intelectual y el bien corporal. Son de carcter distinto. El derecho interno de la propiedad intelectual permite que el titular del derecho de propiedad intelectual controle algunos de los usos del bien corporal, pero no todos. Por ejemplo, la legislacin sobre los derechos de autor permite que el propietario del derecho impida la copia no autorizada de un libro, pero normalmente no puede impedir que una librera que compr legtimamente el libro lo venda ni que el usuario final del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo. Como tal, una garanta real constituida sobre un bien corporal no se extiende a la propiedad intelectual incorporada a dicho bien y una garanta real sobre propiedad intelectual no se extiende al bien corporal que lleve incorporada la propiedad intelectual. En el Suplemento se adopta este enfoque (vase la recomendacin 243 infra).

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110. No obstante, las partes en un acuerdo de garanta siempre podrn pactar, con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, que la garanta se constituya tanto sobre el bien corporal como sobre la propiedad intelectual utilizada respecto de dicho bien (vase la Gua, recomendacin 10). Por ejemplo, cabr gravar las existencias de pantalones vaqueros de marca y la propia marca utilizada a fin de dar al acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del otorgante, el derecho a vender no slo los pantalones de marca gravados sino tambin el derecho a producir otros pantalones con la marca gravada. En ese caso, cuando el fabricante/otorgante es el propietario de la marca, los bienes gravados son los derechos del propietario. Cuando el fabricante/otorgante es un licenciatario, los bienes gravados son los derechos del licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia vlido (vanse los prrafos 43 a 45 supra). 111. El alcance exacto de la garanta real depender de la descripcin del bien gravado en el acuerdo de garanta. Como ya se indic (vanse los prrafos 82 a 85 supra), dar una descripcin de los bienes gravados que permita razonablemente su identificacin es una norma lo bastante flexible para dar cabida a los diversos supuestos posibles (vase la Gua, recomendacin 14 d)), ya que se fija as una norma que podr variar en funcin de lo que la ley aplicable o la prctica comercial vigente tengan por descripcin razonable del bien gravado. Por ello, cabe estimar que los principios de la Gua, as como las expectativas razonables de las partes, podrn quedar satisfechos dando una descripcin genrica del bien corporal gravado. Al mismo tiempo, cabe sealar que el rgimen recomendado en la Gua permite tambin respetar todos los principios clave del derecho interno de la propiedad intelectual referentes a la descripcin especfica que haya de darse de la propiedad intelectual gravada por un acuerdo de garanta. En todo caso, si con arreglo al rgimen recomendado en la Gua basta con dar una descripcin genrica de la propiedad intelectual gravada mientras que con arreglo a algn principio del derecho interno de la propiedad intelectual habr de darse una descripcin especfica de la misma, este ltimo principio ser el aplicable a la propiedad intelectual gravada, segn prev el apartado b) de la recomendacin 4 de la Gua. 112. Como ya se ha sealado (vanse los prrafos 109 y 110 supra), una garanta real constituida sobre un bien corporal respecto del cual se utilice un derecho de propiedad intelectual no se hace extensible a la propiedad intelectual as incorporada al bien corporal (a menos que se convenga otra cosa), pero s es aplicable al bien corporal propiamente dicho, inclusive a las caractersticas del bien que lleven incorporada la propiedad intelectual (por ejemplo, la garanta recae sobre un aparato de televisin en funcionamiento). As pues, una garanta real constituida sobre tal bien no confiere al acreedor garantizado el derecho a fabricar bienes adicionales utilizando

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la propiedad intelectual. No obstante, el acreedor garantizado por un gravamen sobre bienes corporales podr utilizar, a raz de un incumplimiento, las vas de recurso reconocidas en el rgimen de las operaciones garantizadas, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no se haga en detrimento de algn derecho reconocido en el derecho interno de la propiedad intelectual. Puede darse el caso de que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, quepa aplicar la denominada regla del agotamiento (o alguna norma similar) que permitir la ejecucin de la garanta real (vase el examen de la va ejecutoria en los prrafos 245 a 248 infra).

G.

Garantas reales sobre propiedad intelectual futura

113. El rgimen recomendado en la Gua prev que una persona pueda conceder una garanta real sobre un bien futuro, es decir, sobre un bien que vaya a crear o adquirir el otorgante tras la constitucin de esa garanta real (vase la recomendacin 17). Como cualquier otra regla recomendada en la Gua, tambin esta ser aplicable a la propiedad intelectual, salvo en la medida en que sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendacin 4 b)). En consecuencia, con arreglo al rgimen recomendado en la Gua cabr constituir garantas reales sobre propiedad intelectual futura (acerca de las limitaciones legales al respecto, vanse la Gua, recomendacin 18 y los prrafos 119 a 120 infra). Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que entraa el hecho de permitir que una garanta real se extienda a derechos de propiedad intelectual futuros. 114. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos pases sigue ese mismo criterio y permite que los titulares de propiedad intelectual gravable obtengan financiacin para el desarrollo de nuevas obras del ingenio humano, siempre que su valor pueda estimarse razonablemente por adelantado. Por ejemplo, en general es posible constituir una garanta real sobre una pelcula o un programa informtico amparados por derechos de autor (la garanta real se constituye al crearse la obra amparada por el derecho de autor; vase el prrafo 40 supra). En algunos Estados es posible constituir una garanta real sobre una solicitud de patente antes de que se conceda el derecho de patente (lo habitual es que, una vez concedida la patente, esta se tenga por creada en la fecha de presentacin de la solicitud). 115. No obstante, en ciertos casos el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de diversos tipos de propiedad intelectual futura, por diversas razones. Por ejemplo, en algunos casos una transferencia

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de derechos sobre nuevos medios o aplicaciones tecnolgicas que se desconozcan en el momento de la transferencia puede no ser vlida, habida cuenta de la necesidad de proteger a los autores contra el peligro de contraer compromisos indebidos. En otros casos, la transferencia de derechos futuros puede estar sujeta a un derecho legal de cancelacin una vez transcurrido cierto plazo. En otros casos, el concepto de propiedad intelectual futura puede abarcar derechos susceptibles de inscripcin registral ya creados, pero an no inscritos. La prohibicin legal tal vez consista en exigir una descripcin precisa de la propiedad intelectual. 116. Otras limitaciones del empleo de la propiedad intelectual futura como bien gravado para la obtencin de crdito financiero pueden dimanar del significado dado por el derecho interno de la propiedad intelectual a las denominadas mejoras, adaptaciones, actualizaciones y otros cambios que se introduzcan en la propiedad intelectual. Por otros cambios en el contenido de una obra amparada por un derecho de autor se entiende, por ejemplo, cambios en la calidad del contenido de la obra amparada o en la forma de expresarla, a resultas, por ejemplo, de la renovacin tcnica o de la conversin digital de una grabacin sonora, as como de la adopcin de nuevas formas de reproduccin electrnica de una grabacin sonora que puedan dar lugar a aplicaciones nuevas o an por inventar, con o sin soporte material, de la obra amparada. 117. El acreedor garantizado deber entender el sentido dado a estos conceptos en el derecho interno de la propiedad intelectual y su posible efecto sobre la nocin de propiedad o titularidad del derecho, que es esencial para la creacin de una garanta real sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, la determinacin del sentido de esos trminos puede ser particularmente importante en el supuesto de un programa informtico amparado por un derecho de autor. En algunos pases, una garanta constituida sobre la versin de un programa sujeto a un derecho de autor ya existente en el momento de abrirse un crdito financiero garantizado se extender automticamente a toda modificacin introducida en esa versin con posterioridad a la apertura del crdito. Ahora bien, el derecho interno de la propiedad intelectual suele tratar esas mejoras futuras como bienes separados que no forman parte de la propiedad intelectual que fue gravada en su momento. Por ello, en el supuesto de que la propiedad intelectual futura sea gravable, un acreedor garantizado prudente, que desee conservar su gravamen sobre las mejoras introducidas, deber describir el bien gravado, en el acuerdo de garanta, en trminos que aseguren que esas mejoras seguirn estando gravadas directamente (vase el prrafo 241 infra). De no ser gravable la propiedad intelectual futura, tampoco sern gravables las mejoras introducidas en la idea u obra amparada, por lo que el rgimen recomendado en la Gua no menoscabar esas limitaciones (vase la recomendacin 18).

Captulo II. Constitucin de una garanta real sobre propiedad intelectual

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118. Si el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de toda propiedad intelectual futura, el rgimen recomendado por la Gua no ser aplicable a esta cuestin en la medida en que sea incompatible con ese derecho interno de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 4 b)). Pero, de no ser as, el rgimen recomendado en la Gua ser aplicable, por lo que estar permitido gravar cualquier bien futuro (vase la recomendacin 17). Todo Estado que adopte el rgimen recomendado en la Gua tal vez desee revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a determinar si las ventajas atribuibles a esos lmites (por ejemplo, la de amparar al propietario frente a compromisos indebidos) son superiores a las que pueda entraar la utilizacin de tales bienes como garanta para la obtencin de crdito (por ejemplo, la financiacin de actividades de investigacin y desarrollo).

H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual

119. Es posible que ciertas normas del derecho interno de la propiedad intelectual limiten la capacidad de un propietario, licenciante o licenciatario de propiedad intelectual para constituir una garanta real vlida sobre ciertos tipos de propiedad intelectual. En muchos Estados slo son transferibles los derechos econmicos de un autor; en cambio, su derecho moral de autor no lo ser. Adems, la legislacin de muchos Estados dispone que el derecho de un autor a percibir una remuneracin equitativa no es transferible. Adems, en muchos Estados las marcas comerciales no son transferibles sin la correspondiente clientela o fondo de comercio. Por ltimo, al igual que sucede con otros bienes que no son propiedad intelectual, la propiedad intelectual no podr ser gravada por una persona que no goce de derechos sobre ella o que no est legitimada para gravarla (vase la Gua, recomendacin 13, y el principio nemo dat quod non habet)9. El rgimen recomendado en la Gua respeta todas esas limitaciones impuestas a la transferibilidad de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 18). 120. Las nicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a las que el rgimen recomendado en la Gua puede afectar y desplazar son las limitaciones legales de la cesin de crditos por cobrar futuros, de la cesin global de crditos, y de la cesin de fracciones de crdito o de derechos

9 Conocido tambin como principio nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet (nadie puede transferir a otra persona un derecho superior al que tenga).

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indivisos sobre crditos, as como las limitaciones contractuales de la cesin de crditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de propiedad intelectual (vanse los artculos 8 y 9 de la Convencin de las Naciones Unidas sobre la Cesin de Crditos y la Gua, recomendaciones 23 a 25). Adems, el rgimen recomendado en la Gua puede afectar a las limitaciones contractuales y dejarlas sin efecto, pero nicamente en lo que respecta a los crditos por cobrar (no a la propiedad intelectual) y slo en un determinado contexto, es decir, en un acuerdo celebrado entre el acreedor de un crdito por cobrar y el deudor de dicho crdito (vanse los prrafos 102 a 104 supra).

Recomendacin 24310
Garantas constituidas sobre bienes corporales a los que se haya incorporado propiedad intelectual El rgimen debera disponer que, en el caso de un bien corporal que lleve propiedad intelectual incorporada, una garanta real constituida sobre dicho bien corporal no ser extensible a la propiedad intelectual que lleve incorporada mientras que una garanta constituida sobre propiedad intelectual no ser extensible al bien corporal que la lleve incorporada.

10 De ser incluida esta recomendacin en la Gua, figurar como recomendacin 28 bis en el captulo II, Constitucin de una garanta real.

III. Oponibilidad a terceros de una garanta real sobre un derecho de propiedad intelectual
A. El concepto de la oponibilidad a terceros

121. Como ya se ha indicado (vanse los prrafos 77 a 79 supra), la ley recomendada en la Gua distingue la constitucin de una garanta real (exigibilidad de la garanta entre las partes) de su oponibilidad a terceros. Esta distincin es igualmente vlida si se trata de garantas reales sobre derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, si el rgimen de la propiedad intelectual no hace tal distincin y este hecho es una caracterstica especfica de este, la ley recomendada en la Gua hara prevalecer dicho rgimen (vase la recomendacin 4 b)). 122. Adems, en algunos Estados no existen reglas especiales que rijan la constitucin de una garanta real sobre propiedad intelectual ni la oponibilidad de esta garanta, y ambos temas se rigen por las mismas normas que se aplican a las garantas reales sobre otros tipos de bienes inmateriales. Sin embargo, en otros Estados es muy frecuente que el rgimen de la propiedad intelectual prevea mtodos especiales para hacer oponibles a terceros las garantas constituidas sobre ciertas categoras de propiedad intelectual. A menudo las reglas difieren segn que la garanta real sobre propiedad intelectual pueda inscribirse en un registro especial (por ejemplo, las patentes, las marcas comerciales y, en algunos pases, los derechos de autor), o no (por ejemplo, los secretos comerciales, los diseos industriales y, en algunos pases, los derechos de autor). Estas cuestiones se tratan ms abajo en las secciones B y C. 123. La ley recomendada en la Gua utiliza la frmula oponible a terceros para indicar que la garanta constituida sobre cierto bien ser oponible a toda persona que no sea ni el otorgante de la garanta ni el acreedor garantizado, y que tenga, o pase a tener en el futuro, algn derecho reclamable sobre dicho bien. Entre estos terceros (reclamantes concurrentes) figuran los acreedores del otorgante, el representante de la insolvencia del otorgante, as como los cesionarios, arrendatarios y licenciatarios del bien gravado (vanse los prrafos 10 y 11 supra). En cambio, en el rgimen de la propiedad
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intelectual, el concepto de oponibilidad a terceros suele referirse a la eficacia de los derechos del propietario o de los licenciantes y licenciatarios de la propiedad intelectual en s, ms que a la eficacia de la garanta real. Estas dos acepciones del trmino oponibilidad no se deben confundir. Mientras que la oponibilidad de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual frente a terceros es una cuestin que debe resolver el rgimen de las operaciones garantizadas, la oponibilidad de los derechos exclusivos del propietario, de un licenciante o de un licenciatario frente a los cesionarios de esos derechos es algo que pertenece exclusivamente al mbito del rgimen de la propiedad intelectual. En este contexto, conviene sealar que, a efectos del rgimen de las operaciones garantizadas, los infractores no son reclamantes concurrentes. As pues, la ley recomendada en la Gua no sera aplicable a un conflicto entre los derechos de un acreedor garantizado y los de un presunto infractor y si, por ejemplo, un presunto infractor opone como excepcin frente al acreedor garantizado el argumento de que es un cesionario o un licenciatario de la propiedad intelectual gravada, la cuestin de si el presunto infractor es realmente un infractor se resolver de acuerdo con el rgimen de la propiedad intelectual. Despus de ello, si se demuestra que el supuesto infractor es cesionario o licenciatario (y no infractor) y se plantea una cuestin de prelacin entre sus derechos y los de un acreedor garantizado, la ley aplicable sera la recomendada en la Gua (vanse los prrafos 184 a 212 infra).

B. Oponibilidad a terceros de una garanta sobre propiedad intelectual inscrita en un registro de la propiedad intelectual
124. Con arreglo a la ley recomendada en la Gua, toda garanta real sobre bienes inmateriales podr adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripcin de un aviso en el registro general de las garantas reales, o de un documento o aviso en un registro especial, de haberlo. La ley recomendada en la Gua parte del supuesto de que, cuando un Estado lleva un registro especial, permitir que se inscriba en l un documento o aviso de garanta real como medio de obtener la oponibilidad de esa garanta real a terceros (vanse la Gua, recomendaciones 32, 34 a) ii) y 38 a), y los prrafos 132 a 134 infra). 125. La inscripcin en un registro especial de la propiedad intelectual difiere de un Estado a otro en muchos aspectos, entre ellos: a) si pueden inscribirse las transferencias, las licencias y tambin las garantas reales;

Captulo III. Oponibilidad a terceros de una garanta real sobre un derecho de P.I.

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b) si pueden inscribirse los derechos sobre patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros tipos de propiedad intelectual; c) si es preciso inscribir un documento, un resumen de un documento o un aviso; y d) cules son las consecuencias jurdicas de la inscripcin. En algunos casos, no es fcil obtener la respuesta a todas estas preguntas, incluso sin salir del mismo ordenamiento jurdico. 126. Por ejemplo, segn los regmenes de la propiedad intelectual de algunos Estados, las garantas reales no estarn constituidas ni sern oponibles a terceros si no se ha inscrito un documento o aviso al respecto en el registro pertinente de la propiedad intelectual. El rgimen de la propiedad intelectual de otros Estados dispone, en cambio, que la garanta real nace y ser oponible a terceros al concertarse el acuerdo de garanta, incluso sin inscripcin registral. En esos casos, el requisito de inscripcin en el registro pertinente de la propiedad intelectual permite que determinados terceros (normalmente cesionarios que no saben que un bien est gravado o cesionarios de buena fe) invoquen la norma de prelacin segn la cual una garanta real inscrita tiene preferencia sobre cualquier garanta anterior no inscrita, aunque esta ltima siga siendo oponible a otros terceros. En otros Estados, en virtud del rgimen de la propiedad intelectual, la garanta real nace al concertarse el acuerdo de garanta entre las partes, pero su inscripcin en el registro pertinente de la propiedad intelectual es necesaria para hacerla oponible a terceros, por ejemplo, si la norma procesal aplicable slo reconoce la inscripcin como prueba de la garanta. En algunos otros Estados, en virtud del rgimen de la propiedad intelectual, el sistema registral no facilita la inscripcin de documentos o avisos de garantas reales, lo que obligar a buscar otra va para constituirlas y hacerlas oponibles. Por ltimo, en algunos Estados que distinguen la constitucin de una garanta real de su oponibilidad a terceros, el rgimen de la propiedad intelectual dispone que esta puede conseguirse mediante la inscripcin en un registro de la propiedad intelectual o bien en el registro general de las garantas reales, de haberlo. Si alguno de los mtodos previstos en el rgimen de la propiedad intelectual se considera el mtodo exclusivo para obtener la oponibilidad a terceros de una garanta real, tendr precedencia, conforme a la recomendacin 4 b), sobre cualquiera de los otros mtodos previstos en el rgimen recomendado en la Gua. 127. La Gua recomienda un registro general de las garantas reales (vase la Gua, captulo IV). Adems, cuando hay registros especiales que permiten inscribir un documento o aviso de garanta real como medio de obtener su oponibilidad a terceros, la Gua evita minarlos. Con ese fin, la Gua acepta que la inscripcin en esos registros especiales es un medio para obtener la oponibilidad de una garanta real a terceros y de atribuir preferencia a esa inscripcin (vanse las recomendaciones 38, 77 y 78). Como esta cuestin

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no entra en el mbito del rgimen de las operaciones garantizadas y, en todo caso, requerira esfuerzos y gastos adicionales por parte de los Estados, la Gua no recomienda a los Estados que actualmente no dispongan de un registro especial para determinados tipos de propiedad intelectual que creen tal registro para que pueda inscribirse un documento o aviso de garanta real sobre propiedad intelectual. Por el mismo motivo, tampoco recomienda que los Estados que actualmente no permiten la inscripcin de un documento o aviso de garanta real en un registro de la propiedad intelectual enmienden su legislacin para hacer posible tal inscripcin. Por ltimo, para evitar la duplicacin de esfuerzos y de gastos, la Gua no recomienda que se adopte como regla que el documento o aviso de garanta real se inscriba tanto en el registro pertinente de la propiedad intelectual como en el registro general de las garantas reales. No obstante, si los Estados que promulguen las recomendaciones de la Gua disponen de registros especiales de la propiedad intelectual y desean utilizarlos para la inscripcin de garantas reales sobre propiedad intelectual, recurriendo a las opciones que ofrece la recomendacin 38 de la Gua, tal vez deseen revisar su legislacin en materia de propiedad intelectual y plantearse la posibilidad de permitir la inscripcin de avisos de garantas reales con efectos para terceros en los registros de la propiedad intelectual ya existentes. Los Estados que no disponen de registros especiales de la propiedad intelectual, o disponen de ellos pero no desean utilizarlos para inscribir garantas reales sobre propiedad intelectual, siempre pueden utilizar el registro general de las garantas reales para inscribir los avisos de garantas reales constituidas sobre cualquier tipo de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual.

C. Oponibilidad a terceros de las garantas reales sobre propiedad intelectual no inscritas en un registro de la propiedad intelectual
128. Como ya se ha dicho (vase el prrafo 124 supra), conforme al rgimen recomendado en la Gua, una garanta real sobre propiedad intelectual puede adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripcin de un aviso en el registro general de las garantas reales (vase la Gua, recomendacin 32). Esta posibilidad puede existir incluso cuando los derechos de propiedad intelectual gravados no estn inscritos en un registro de la propiedad intelectual (como suele suceder, por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, los diseos industriales o los secretos comerciales). La misma regla sera aplicable en el supuesto de que un documento o aviso de garanta real sobre propiedad intelectual pudiera inscribirse en un registro de la propiedad intelectual, pero de hecho no estuviera inscrito. En estos casos, basta con

Captulo III. Oponibilidad a terceros de una garanta real sobre un derecho de P.I.

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la inscripcin en un registro general de las garantas reales para que, como consecuencia jurdica de la inscripcin, la garanta real sea oponible a terceros (vase la Gua, recomendaciones 29, 32, 33 y 38). Sin embargo, en el caso concreto de que el rgimen de la propiedad intelectual estipule que una garanta real sobre propiedad intelectual slo podr hacerse oponible a terceros mediante la inscripcin en un registro de la propiedad intelectual, su inscripcin en un registro general de las garantas reales no la har oponible a terceros (vase la Gua, recomendacin 4 b)). 129. Como tambin se ha dicho (vanse los prrafos 125 y 126 supra), el rgimen de la propiedad intelectual puede enfocar de distintas formas la inscripcin registral de un documento o aviso de garanta real sobre propiedad intelectual. En algunos Estados (sobre todo en aquellos cuyo rgimen de las operaciones garantizadas se inspira en los conceptos de la prenda no posesoria) no es posible inscribir derechos, al menos sobre algunos tipos de propiedad intelectual, o slo pueden inscribirse las transferencias puras y simples. Esto significa que no puede hacerse oponible a terceros una garanta real sobre esa propiedad intelectual mediante una inscripcin en un registro de la propiedad intelectual. En otros Estados, principalmente aquellos cuyo rgimen de las operaciones garantizadas se inspira en el concepto de hipoteca, la garanta real ser tratada como una variante ms de transferencia (pura y simple o condicional), por lo que se constituir y podr hacerse oponible a terceros al igual que cualquier otra transferencia. Por consiguiente, en esos mismos Estados es frecuente que todo documento o aviso de una garanta real basada en la titularidad de un derecho deba inscribirse en un registro de la propiedad intelectual a fin de constituirla y hacerla oponible a terceros, pero las garantas reales no basadas en el ttulo no puedan inscribirse. En algunos de esos Estados, la inscripcin hace la garanta oponible a terceros. Por ltimo, unos cuantos Estados imponen requisitos adicionales, que suelen consistir en el pago de un impuesto del timbre u otros derechos cobrados por el Estado, o en la obligacin de notificar la operacin a algn rgano administrativo como, por ejemplo, la sociedad nacional de autores o la sociedad recaudatoria del pas. Si los Estados que promulguen la legislacin recomendada en la Gua desearan armonizar su rgimen de las operaciones garantizadas con el rgimen de la propiedad intelectual podran: a) sustituir todos los mecanismos de garanta existentes por un concepto integrado de la garanta real o, al menos, someter las garantas reales basadas en el ttulo a las mismas reglas aplicables a las garantas reales en general (vanse los prrafos 80 y 81 supra); y b) permitir la inscripcin de un aviso de una garanta real sobre propiedad intelectual en el registro pertinente de la propiedad intelectual (al menos para los derechos de propiedad intelectual que ya puedan inscribirse en l) como mtodo para lograr su oponibilidad a terceros.

IV.
A.

Sistema de inscripcin registral

Registro general de las garantas reales

130. Como ya se ha observado (vase el prrafo 127 supra), la Gua recomienda que los Estados establezcan un registro general de las garantas reales (vase la Gua, recomendaciones 54 a 75). En general, los objetivos del sistema de registro recomendado en la Gua son: a) ofrecer un mtodo eficiente para hacer que una garanta real sobre bienes actuales o futuros sea oponible a terceros; b) ser una fuente de consulta fiable para determinar la prelacin en funcin de la fecha y hora de inscripcin; y c) ser una fuente de informacin objetiva para terceros relacionados con los bienes del otorgante que les permita averiguar si los bienes ofrecidos en garanta por el otorgante estn o no libres de gravamen (vase la seccin relativa a los objetivos de las recomendaciones del captulo IV de la Gua sobre el sistema de registro). Con arreglo a este enfoque, slo se inscribir un aviso de la garanta real, en vez del acuerdo de garanta en s u otro documento (vase la Gua, recomendacin 54 b)). En ese aviso debern indicarse nicamente los datos bsicos de la garanta real, es decir: a) el nombre u otro dato de identificacin del otorgante y el acreedor garantizado o su representante, as como sus direcciones; b) una descripcin del bien gravado; c) la duracin de la inscripcin; y d) una declaracin de la cantidad mxima realizable al ejecutarse la garanta real, si as lo estipula un Estado que promulgue la ley recomendada en la Gua (vase la recomendacin 57). 131. El rgimen recomendado en la Gua prev reglas precisas para determinar la identidad del otorgante de la garanta real, con independencia de que se trate de una persona fsica o jurdica. Esto es importante debido a que los avisos se clasifican por ndices a fin de que puedan ser consultados por el nombre o por algn otro dato fiable de identificacin del otorgante (vase la Gua, recomendaciones 54 h) y 58 a 61). Adems, la ley recomendada en la Gua contiene otras reglas destinadas a simplificar el funcionamiento y la consulta del registro. Por ejemplo dispone que, en la medida de lo posible, el registro sea electrnico y permita que las inscripciones y las consultas se efecten por medios electrnicos (vase la Gua, recomendacin 54 j)). La ley recomendada en la Gua prev asimismo que las eventuales tarifas en concepto de inscripcin y consulta no sean ms altas de lo necesario para cubrir los gastos (vase la Gua, recomendacin 54 i)).
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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

B. Registros destinados a ciertas categoras de propiedad intelectual

132. Como ya se ha indicado (vanse los prrafos 124 a 127 supra), muchos Estados llevan registros para la inscripcin (o el archivo) de operaciones (por ejemplo, transferencias) sobre propiedad intelectual. En algunos de esos registros se permite tambin solicitar primero la inscripcin de garantas reales sobre propiedad intelectual y luego inscribirlas. Sin embargo, la mayora de los Estados llevan registros de patentes y de marcas comerciales, pero no todos ellos han previsto la inscripcin de un documento o aviso de una garanta real sobre una patente o marca comercial. Adems, en algunos Estados la inscripcin de un aviso (de una garanta real o de algn otro derecho) no hace oponible a terceros esa garanta o ese derecho. Asimismo, algunos Estados han previsto un registro de este tipo para los derechos de autor, aun cuando esta prctica no sea general. 133. Si bien el registro de la propiedad intelectual de algunos Estados se lleva mediante la inscripcin de un mero aviso, la mayora de ellos prevn estructuras para la inscripcin de actos o sistemas de inscripcin de documentos. En esos regmenes se habr de anotar el documento de transferencia completo o, en algunos casos, un memorando que describa las condiciones esenciales de la transferencia. La razn por la que se exige la inscripcin del documento de la operacin o de un memorando de la transferencia que contenga sus clusulas esenciales es la necesidad de transparencia en este campo. Por ello, es esencial que en el documento o el memorando de la transferencia se especifique el derecho concreto transferido a fin de dar suficiente aviso a todo tercero que consulte el registro y de permitir una utilizacin ptima de los bienes. Adems, en los registros de la propiedad intelectual las inscripciones estn a veces indexadas por categoras de propiedad intelectual y no por el nombre u otro dato de identificacin del otorgante. Esta prctica obedece a la necesidad de consultar el registro en funcin del propio derecho de propiedad intelectual inscrito, ya que tal derecho puede tener dos o ms copropietarios o coautores o puede haber sido objeto de varias transferencias de la titularidad. Existe un enfoque ms moderno que simplifica el proceso de inscripcin requiriendo la indicacin de un nmero limitado de datos (como los nombres de las partes y una descripcin general de los bienes gravados). Por ejemplo, los requisitos de inscripcin de marcas comerciales fueron simplificados por el Tratado sobre el Derecho de Marcas Comerciales de 199411, por el Tratado de Marcas Comerciales de Singapur (2006), as como por el Reglamento del Consejo (CE) nm. 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comerciales
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Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/.

Captulo IV. Sistema de inscripcin registral

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comunitarias. Del mismo modo, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (Ginebra, 2000)12 simplifica los requisitos de inscripcin de patentes. 134. Adems de los registros nacionales existen varios registros internacionales de la propiedad intelectual donde las inscripciones estn sujetas a tratados u otros textos legislativos internacionales relativamente modernos que simplifican el proceso de inscripcin. Por ejemplo, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891)13 cuyo Protocolo (1989) permite inscribir una restriccin del derecho de disposicin del titular en una solicitud o formulario de inscripcin internacional14. Adems, en virtud del Reglamento (CE) sobre las marcas comerciales comunitarias (vase el prrafo 133 supra) puede inscribirse no slo un aviso referente a la propiedad, sino tambin uno referente a la constitucin de una garanta real, para que tenga efectos frente a terceros. Cabe citar tambin el ejemplo del Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (el Tratado sobre el Registro de Pelculas), aprobado en 1989 bajo los auspicios de la OMPI. Este tratado cre un registro internacional que permite la inscripcin de declaraciones sobre obras audiovisuales y los derechos sobre ellas, en particular, los derechos relativos a su explotacin (segn se desprende de las actas de la conferencia diplomtica, se habl tambin de declaraciones relativas a las garantas reales). La inscripcin en este registro internacional crea una presuncin de validez de las declaraciones inscritas. El registro internacional permite dos tipos de solicitud de inscripcin: a) una solicitud relativa a la obra, en la que se indican al menos el ttulo o los ttulos de obras actuales o futuras; y b) una solicitud referente a personas, en la que se especifican una o ms obras existentes o futuras de la persona fsica o jurdica que realice la obra o las obras o que sea propietaria de ellas, o que vaya a realizarlas o a ser propietaria de ellas. En el registro internacional se mantiene una base de datos electrnica que permite elaborar ndices cruzados entre los distintos tipos de inscripciones.

C.

Coordinacin de registros

135. Como ya se ha dicho (vanse los prrafos 124 y 125 supra), en la Gua no se recomienda la creacin de un sistema de registros especiales (para derechos de propiedad intelectual u otros bienes), si no se dispone de ellos, ni se pretende regular los registros especiales ya existentes. No obstante, cuando, en virtud del rgimen de la propiedad intelectual, pueda inscribirse
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Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/. Disponible en www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/. 14 Vase el formulario MM19 en www.wipo.int/madrid/es/forms.

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un documento o un aviso de garanta real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual y cuando, al mismo tiempo, de conformidad con el rgimen recomendado en la Gua, esa garanta real pueda inscribirse tambin en el registro general de las garantas reales, es conveniente abordar el tema de la coordinacin entre estos dos registros. A fin de no interferir en el rgimen de la propiedad intelectual, en la ley recomendada en la Gua se hace una remisin general de este tema a dicho rgimen (vase la Gua, recomendacin 4 b)) y las reglas de prelacin aplicables (vanse las recomendaciones 77 y 78). 136. As pues, el rgimen recomendado en la Gua no aborda, ni pretende abordar, la cuestin de si es posible inscribir una garanta real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual ni la de los requisitos para la inscripcin (por ejemplo, un documento o aviso) o sus efectos jurdicos (por ejemplo, la eficacia o la presuncin de eficacia frente a todas las partes o slo frente a terceros). Aunque un registro de la propiedad intelectual no prevea la inscripcin de garantas reales, o prevea la inscripcin de un documento, ms que de un aviso del mismo o, de prever tal inscripcin, no le confiera efectos frente a terceros, la Gua no contiene ninguna recomendacin en sentido contrario y, de existir un sistema de registros especiales, lo acepta como tal. 137. En cambio, en la Gua s se formulan recomendaciones sobre la inscripcin de un aviso de garanta real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantas reales. Por esta razn, si el rgimen recomendado en la Gua regula los efectos de la inscripcin de garantas reales en un registro de la propiedad intelectual de modo tal que resulte incompatible con los efectos frente a terceros que prev el rgimen de la propiedad intelectual, el rgimen recomendado en la Gua da primaca al rgimen de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendacin 4 b)). En cambio, si el rgimen recomendado en la Gua no regula esas cuestiones o las regula de tal modo que resulte compatible con el rgimen de la propiedad intelectual, no se plantear la cuestin de la primaca del rgimen de la propiedad intelectual y, por consiguiente, el rgimen recomendado en la Gua ser aplicable, confiriendo efectos frente a terceros a las inscripciones en registros especiales. 138. Adems, la Gua trata la cuestin de la coordinacin entre un registro especial (incluido un registro de la propiedad intelectual) y el registro general de las garantas reales que recomienda estableciendo las reglas de prelacin adecuadas. En concreto, para mantener la fiabilidad de los registros de la propiedad intelectual (y de otros registros especiales) (en particular en los casos en que el rgimen de la propiedad intelectual no prevea ninguna regla para determinar la prelacin), la ley recomendada en la Gua dispone que

Captulo IV. Sistema de inscripcin registral

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toda garanta real sobre propiedad intelectual de la cual se haya inscrito un documento o aviso en el registro pertinente de la propiedad intelectual (vase el prrafo 124 supra) gozar de prelacin sobre las garantas reales que se constituyan respecto de la misma propiedad intelectual y se inscriban mediante un aviso en el registro general de las garantas reales (vase la Gua, recomendacin 77 a)). Por la misma razn, la ley recomendada en la Gua dispone que el cesionario de un derecho de propiedad intelectual lo adquirir, en principio, libre de todo gravamen previamente creado sobre dicha propiedad, a menos que se haya inscrito un documento o un aviso de la garanta real en el registro de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendaciones 78 y 79). En virtud de la recomendacin 4 b), esta regla slo se aplicara de no ser incompatible con una regla del rgimen de la propiedad intelectual (vanse los prrafos 184 a 187 infra). 139. Si los Estados que aplican lo recomendado en la Gua disponen de registros especiales de la propiedad intelectual y desean utilizarlos para la inscripcin de una garanta real sobre propiedad intelectual recurriendo a las posibilidades que ofrece la recomendacin 38 de la Gua, tal vez deseen estudiar la manera de coordinar su registro de la propiedad intelectual con el registro general de las garantas reales recomendado en la Gua. Por ejemplo, tal vez se estime oportuno permitir la inscripcin de los avisos de garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual. Adems, los Estados tal vez deseen plantearse la posibilidad de que los registros de derechos de propiedad intelectual con un ndice de derechos dispongan tambin de un ndice de deudores (y que los registros generales de garantas reales tengan un ndice de bienes). Adems, tal vez estimen conveniente estudiar tambin la posibilidad de exigir que el registro de la propiedad intelectual transmita al registro general de las garantas reales una copia de cada aviso (o resumen de documento) inscrito en ese registro (y viceversa). Esta clase de coordinacin de registros resultara ms fcil, ms simple, ms rpida y menos costosa en un sistema de inscripcin electrnica que en un sistema de inscripcin sobre papel. Por ltimo, conviene sealar que la cuestin de la coordinacin entre el registro especial y el registro general de las garantas reales se planteara incluso si el registro especial fuera un registro internacional o regional. 140. Una variante de un sistema que permita la transmisin de los avisos de un registro a otro podra ser un sistema que cuente con un portal comn de entrada al registro general de las garantas reales y a los diversos registros especiales. Esa va de entrada comn permitira, a quienes hagan una inscripcin registral hacerla simultneamente en ambos registros. Habra que tomar varias medidas para asegurar la eficacia y eficiencia de una va comn de entrada, entre ellas, disponer: a) que baste con un simple aviso; b) que este incluya los datos de identificacin del otorgante y del acreedor

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garantizado (o su representante), as como una descripcin especfica de los bienes gravados; c) que sea posible consultar ambos registros mediante una nica solicitud; y d) que haya ndices por otorgantes y por bienes para facilitar las referencias cruzadas de un registro a otro (vase la Gua, captulo III, prrafos 80 a 82).

D.

Inscripcin de avisos de garantas reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros

141. Un rasgo esencial del registro general de las garantas reales que se recomienda en la Gua es la posibilidad de inscribir garantas sobre los bienes futuros del otorgante. Ello significa que la garanta inscrita puede recaer sobre los bienes que el otorgante vaya a presentar o adquirir ulteriormente (vase la Gua, recomendacin 17) y el aviso inscrito puede tambin abarcar bienes descritos de tal manera que permita identificarlos de forma razonable (vase la Gua, recomendacin 63, y los prrafos 82 a 85 y 113 a 118 supra). Por ello, si en el acuerdo de garanta se indica que los bienes gravados son todas las existencias actuales y futuras, dicha descripcin bastar para identificar en el aviso inscrito los bienes as gravados. Como la prelacin se rige por la fecha de inscripcin, la prelacin de una garanta real se extiende a las existencias futuras (vase la Gua, recomendacin 99). Esta solucin facilita en gran medida la concesin de crditos renovables, dado que el prestamista que concede este tipo de prstamos sabe que conservar su prelacin sobre los bienes que se sumen a las existencias del deudor que garantizan su crdito. 142. Ahora bien, en muchos Estados los registros de la propiedad intelectual no admiten la inscripcin de garantas constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros. Como las transferencias de propiedad intelectual o las garantas sobre dicha propiedad se clasifican por ndices de derechos de propiedad intelectual, slo pueden ser inscritas si los derechos gravados han sido inscritos en el registro de la propiedad intelectual. Ello significa que una inscripcin de una garanta real sobre derechos de propiedad intelectual futuros o an inexistentes no sera posible, y que sera necesario efectuar una nueva inscripcin de una garanta cada vez que se creara o adquiriera un nuevo derecho. 143. Si el derecho interno de la propiedad intelectual no permite crear, adquirir, transferir o gravar un derecho de propiedad intelectual antes de su inscripcin efectiva en el registro de la propiedad intelectual, el rgimen recomendado en la Gua no interfiere en dicha prohibicin y no posibilita

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la constitucin de una garanta sobre tales derechos futuros. Ahora bien, si el derecho interno de la propiedad intelectual no prohbe la constitucin de una garanta sobre derechos futuros (como ocurre, por ejemplo, con una patente o una marca comercial mientras no se haya aprobado la correspondiente solicitud de inscripcin en el registro de patentes o de marcas comerciales), la ley recomendada en la Gua autoriza la constitucin de dicha garanta sobre derechos de propiedad intelectual futuros y su oponibilidad a terceros (vanse las recomendaciones 17 y 68). Los Estados que promulguen las recomendaciones de la Gua tal vez deseen estudiar la conveniencia de examinar su rgimen interno relativo a la propiedad intelectual para determinar si un aviso de una garanta real puede referirse a derechos de propiedad intelectual futuros y, de no ser as, estudiar la posibilidad de permitir el registro de una garanta real sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

E.

Inscripcin o consulta en dos registros

144. Como ya se ha indicado (vase el prrafo 138 supra), la ley recomendada en la Gua reconoce prelacin a los derechos inscritos en un registro de la propiedad intelectual, por ser un asunto que corresponde al rgimen de las operaciones garantizadas, y remite a este rgimen, y a las reglas que contenga sobre el registro, en todo lo referente a la inscripcin de un documento o aviso de la garanta real. Como se ha sealado tambin, ello significa que, con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, no ser necesario inscribir un aviso ni efectuar una consulta en ms de un registro. En particular, la inscripcin nica en el registro general de las garantas reales slo sera necesaria y til a los efectos del rgimen de las operaciones garantizadas: a) cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual para el que el derecho interno de la propiedad intelectual no prevea un sistema de registro (por ejemplo, los derechos de autor o los secretos comerciales en numerosos Estados); b) cuando pueda inscribirse la propiedad intelectual, pero no un documento o aviso de una garanta; y c) cuando pueda inscribirse en un registro de la propiedad intelectual un documento o aviso de una garanta real sobre propiedad intelectual, pero esa inscripcin tenga efectos distintos de los efectos frente a terceros. Por el contrario, ser preferible hacer la inscripcin en el registro pertinente de la propiedad intelectual cuando, por ejemplo: a) el bien gravado sea un tipo de propiedad intelectual para el que exista un sistema de inscripcin y que este permita la inscripcin de un documento o aviso de una garanta real (por ejemplo, patentes o marcas comerciales en muchos Estados); y b) cuando el acreedor garantizado sienta la necesidad de asegurar su prelacin frente a otros acreedores garantizados o cesionarios con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

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145. Antes de conceder o concertar un crdito con un acuerdo de garanta, todo acreedor garantizado que acte con la debida diligencia normalmente har una indagacin para averiguar si existe ya algn reclamante concurrente cuyos derechos gocen de prelacin sobre la garanta ofrecida. Dicho acreedor comenzar por examinar la cadena de titularidad del bien gravable a fin de verificar la legitimidad del derecho del otorgante sobre la propiedad intelectual o el bien mueble gravable para que, llegado el caso, la garanta sea vlida. Cuando la propiedad intelectual sea de un tipo que obligue a inscribir en un registro especial las transferencias de propiedad para que sean oponibles a terceros, la cadena de titularidad ser ms fcil de investigar que si se trata de bienes gravados para los que no exista tal registro (el registro general de garantas reales no permite inscribir la titularidad). Como segundo paso, el acreedor garantizado procurar determinar si algn titular anterior del bien ha constituido una garanta real que goce de prelacin sobre la garanta que se le propone. En caso negativo, el acreedor garantizado podr conceder o concertar de forma fiable un crdito basado en esa propiedad intelectual en la medida en que haga las gestiones necesarias segn el rgimen recomendado en la Gua para lograr la oponibilidad a terceros. Por ltimo, en caso de que un acreedor garantizado haya inscrito un documento o aviso de su garanta real en el registro pertinente de la propiedad intelectual, tendr derecho a confiar en esa inscripcin y en la prelacin que esta atribuye en el marco del rgimen recomendado en la Gua (vanse las recomendaciones 78 y 79). En tales casos, los posibles terceros acreedores slo tendran que indagar en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En los dems casos, esos posibles terceros acreedores tendran que indagar tanto en el registro pertinente de la propiedad intelectual (para establecer la cadena de transferencias de la propiedad) como en el registro general de las garantas reales (para establecer que no existen garantas reales que no estn inscritas en el registro pertinente de la propiedad intelectual). 146. Segn prev el rgimen recomendado en la Gua, el registro general de las garantas reales ser electrnico y aceptar la inscripcin de avisos de posibles garantas reales con efectos frente a terceros por un eventual precio nominal (basado en la recuperacin de los gastos) en concepto de inscripcin y consultas (vase la Gua, recomendacin 54 i)). Ello significa que, en los Estados que promulguen las recomendaciones de la Gua, la inscripcin y las consultas en el registro general de garantas reales probablemente sern sencillas, rpidas y poco costosas. Sin embargo, de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual, es posible que los registros no sean plenamente electrnicos (aunque cada vez haya ms registros de la propiedad intelectual que pueden consultarse por va informtica sin costo alguno o previo pago de una pequea cantidad). Adems, puede que haya que inscribir el documento probatorio de una operacin o un resumen del mismo (en vez de un aviso). Por aadidura, puede que

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los documentos presentados deban ser comprobados por el personal del registro, por lo menos en la medida en que la consecuencia jurdica de la inscripcin pueda ser una prueba concluyente o razonable de la existencia de una garanta sobre propiedad intelectual. 147. As pues, en la medida en que deba inscribirse un documento probatorio de una operacin a fin de constituir una garanta real sobre propiedad intelectual, es razonable suponer que el costo de la inscripcin en un registro de la propiedad intelectual ser superior al de la inscripcin de un simple aviso de garanta real en el registro general de las garantas reales a los efectos de lograr la oponibilidad a terceros. De la misma manera, a menos que el registro de documentos sea totalmente electrnico y tenga tambin un ndice de los otorgantes, cabe razonablemente suponer que las consultas en ese registro de documentos para establecer los derechos de propiedad intelectual de un determinado otorgante llevarn ms tiempo y resultarn ms costosas que una consulta en un registro general electrnico de avisos de garantas reales. Sin embargo, los tipos de registro de la propiedad intelectual varan grandemente de un Estado a otro. Los registros de la propiedad intelectual modernos (nacionales, regionales o internacionales) suelen permitir la inscripcin por va informtica del aviso de la garanta real con efectos para terceros, por un precio nominal, y estn estructurados de modo tal que permita tambin efectuar consultas rpidas y econmicas. As pues, la inscripcin y la consulta en esos registros sern tambin probablemente sencillas, rpidas y econmicas. Adems, el tiempo y el costo que supone la inscripcin en el registro pertinente de la propiedad intelectual puede justificarse debido a que tal inscripcin proporcionara ms informacin (por ejemplo, por la descripcin especfica de los bienes gravados y por la informacin acerca de las transferencias) y probablemente informacin ms exacta (por ejemplo, porque la inscripcin puede constituir o considerarse una prueba firme de la existencia de una garanta). 148. Los ejemplos que se ofrecen a continuacin pueden ilustrar las diferencias en el costo de la inscripcin y la consulta. Por razones de conveniencia, los ejemplos parten de los supuestos de que slo es aplicable la ley de un Estado, de que ese Estado ha promulgado la ley recomendada en la Gua y de que (si corresponde) el Estado dispone tambin de un registro de la propiedad intelectual que acepta la inscripcin de garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual con resultados que son compatibles con los previstos en la Gua. 149. Un otorgante, que es el propietario inicial de un derecho de propiedad intelectual, otorga a un acreedor garantizado una garanta real en ese derecho de propiedad intelectual. Con independencia de que la inscripcin se haga en el registro general de las garantas reales o en el registro pertinente de

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la propiedad intelectual, el acreedor garantizado slo tiene que inscribir un aviso para hacer la garanta real oponible a terceros (salvo que prefiera inscribirla tambin en el registro pertinente de la propiedad intelectual, caso de haberlo, debido a las reglas de prelacin que la Gua recomienda). Quien est haciendo la indagacin porque quiere conceder un crdito sobre la base del derecho de propiedad intelectual gravado tendr que hacer bsicamente una bsqueda en el registro pertinente de la propiedad intelectual. El motivo de ello es que, con la inscripcin en ese registro la garanta real del indagante adquirir prelacin incluso sobre otra garanta real de la que se haya inscrito antes un aviso en el registro general de garantas reales. Cabe sealar, no obstante, que si el sistema de registro de la propiedad intelectual exige la inscripcin de un documento, es posible que el secretario del registro tenga que comprobarlo para asegurarse de que puede ser inscrito. Estos requisitos pueden influir en el tiempo que lleva el proceso de inscripcin y en su costo. Si bien el registro general de garantas reales basado en el sistema de avisos ofrece la ventaja de garantizar mayor confidencialidad y sencillez que un sistema de registro de la propiedad intelectual basado en la inscripcin de documentos, tiene la desventaja de que no puede ofrecer a quien haga la indagacin tanta informacin como el sistema basado en documentos. 150. Un otorgante, propietario inicial de diez derechos de propiedad intelectual, otorga a un acreedor garantizado una garanta real sobre los diez derechos de propiedad intelectual. Si la inscripcin se hace en el registro general de las garantas reales, el acreedor garantizado slo tendr que inscribir un aviso, en el que indicar el nombre del otorgante y los derechos de propiedad intelectual gravados. Como en este ejemplo se supone que el otorgante es el propietario inicial, el acreedor garantizado slo tendr que preocuparse por las operaciones concurrentes realizadas por el otorgante y no por otra parte anterior en la cadena de titularidad. Por tanto, quien haga la indagacin slo tendr que hacer una indagacin en el registro general de garantas reales a travs del nombre u otro dato de identificacin del otorgante para determinar si existen garantas reales concurrentes. 151. No obstante, el indagante tendr tambin que realizar otra bsqueda para determinar si hay reclamantes concurrentes de cada uno de los diez derechos de propiedad intelectual inscritos en el registro de la propiedad intelectual, por ejemplo, un cesionario directo. Si existe un registro especial en el que puedan inscribirse las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual y el acreedor garantizado, conociendo las ventajas de prelacin que otorga la inscripcin en ese registro, decide hacer una indagacin e inscribir su garanta real en l, tendr que inscribir un documento o aviso por cada derecho de propiedad intelectual, aunque en algunos casos puede existir la posibilidad de inscribir un solo documento o aviso en el que se identifique

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la totalidad o parte de la propiedad intelectual gravada (por ejemplo, si todos los derechos de propiedad intelectual son patentes). En tales casos, quien haga la indagacin tendr que hacer una bsqueda por cada uno de los diez derechos de propiedad intelectual para encontrar las garantas reales anteriores y otros reclamantes concurrentes. 152. En el ejemplo que se acaba de mencionar (vanse los prrafos 150 y 151 supra), si el otorgante no es el propietario inicial, sino un cesionario en una cadena de titularidad, y cada uno de los diez derechos de propiedad intelectual tuvo diez propietarios anteriores, la inscripcin en el registro general de garantas reales puede ser aun ms eficaz que la inscripcin en un registro de la propiedad intelectual. El acreedor garantizado tendr slo que inscribir un aviso en el registro general de garantas reales bajo el nombre del otorgante, pero, en todo registro pertinente de la propiedad intelectual, tendr que inscribir un documento o un aviso por cada uno de los diez derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en lo que respecta a las bsquedas, si una garanta real sigue siendo oponible a los cesionarios sin necesidad de inscribir un aviso de enmienda en el registro general de garantas reales (vanse los prrafos 158 a 166 y la recomendacin 244 infra), quien haga la indagacin tendr que hacer diez bsquedas fuera de ese registro para identificar a los propietarios anteriores de cada uno de los derechos de propiedad intelectual y a continuacin una bsqueda por cada uno de los propietarios anteriores en el registro general de garantas reales para averiguar si hay garantas reales concurrentes anteriores, es decir, cien bsquedas (diez propietarios anteriores multiplicados por diez derechos de propiedad intelectual) en el registro general de garantas reales para identificar todas las garantas reales anteriores. Ahora bien, si se inscribe una garanta real en un registro de la propiedad intelectual, caso de haberlo, el acreedor garantizado slo tendr que realizar diez bsquedas, es decir, una por cada uno de los derechos de propiedad intelectual, ya que la indagacin en el registro de la propiedad intelectual pondr de manifiesto la existencia de garantas reales concurrentes anteriores y de otros reclamantes concurrentes. Por tanto, en lo que respecta a las indagaciones sobre mltiples derechos de propiedad intelectual que hayan tenido muchos propietarios anteriores, parece que hacer la consulta en el registro de la propiedad intelectual, caso de haberlo, sera ms eficaz y menos costoso. 153. Los ejemplos arriba mencionados indican que, si bien es posible que el sistema de registro general de las garantas reales previsto en la Gua se adapte mejor a las operaciones financieras con propiedad intelectual en algunos contextos, puede que no sea siempre as y que ello dependa de las circunstancias de cada caso (vanse tambin los prrafos 158 a 166 infra). Tambin indican que, en vista de la prelacin de una garanta real inscrita en un

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registro de la propiedad intelectual y la necesidad del acreedor garantizado de comprobar que el otorgante tiene derechos de propiedad intelectual que pueden ser gravados, puede que en la mayora de los casos tenga que efectuarse una inscripcin o consulta en un registro de la propiedad intelectual (cuando sea posible la inscripcin de una garanta real en un registro de la propiedad intelectual). 154. La legislacin aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelacin tambin influir en el costo de la inscripcin y en el tiempo que lleve. Si la legislacin aplicable a estos asuntos es la del Estado en que la propiedad intelectual gravada est protegida, si se trata de una cartera de derechos de propiedad intelectual, las inscripciones y bsquedas afectarn a los registros de diversos Estados. Otra cosa sera si la oponibilidad a terceros y la prelacin se rigieran por la legislacin del Estado en que est ubicado el otorgante (salvo, por supuesto, que el otorgante se traslade a otro Estado o que el derecho de propiedad intelectual gravado se transfiera de una persona en un Estado a otra persona en otro Estado, en cuyo caso intervendrn las leyes de ms de un Estado; vase la Gua, recomendaciones 45, 219 y 220). Pese a ello, en todo caso, la principal causa de esta diferencia sera la legislacin aplicable y no el tipo de inscripcin. Por ello, este asunto se trata en el captulo X, relativo a la legislacin aplicable a una garanta real sobre un derecho de propiedad intelectual.

F.

Fecha de validez de la inscripcin

155. Con arreglo al rgimen recomendado en la Gua, la inscripcin de un aviso de garanta real ser vlida y oponible a terceros a partir del momento en que los datos del aviso queden anotados en el registro y esos datos estn a disposicin de toda persona que lo consulte (vase la recomendacin 70). De estar informatizado el registro, la inscripcin de un aviso ser vlida a partir del momento en que se efecte. En cambio, cuando el registro se lleve sobre papel, el aviso inscrito slo cobrar validez algn tiempo despus de su inscripcin. 156. Conforme al rgimen de la propiedad intelectual, los sistemas de registros especiales pueden tener diversas reglas para establecer el momento de validez de la inscripcin de una garanta real. Por ejemplo, conforme a la legislacin sobre patentes y marcas comerciales de muchos Estados, la oponibilidad a terceros de una garanta inscrita, o de otro derecho, sobre una patente o una marca comercial empieza a partir de la fecha de presentacin al registro de una solicitud de inscripcin. Esta forma de proceder resulta

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til cuando al registro le lleva tiempo efectuar la inscripcin de la garanta real sobre la patente o la marca comercial, pero puede hacer que quien efecte la consulta no consiga saber si un determinado derecho de propiedad intelectual est gravado. 157. Como ya se ha indicado (vanse los prrafos 135 a 140 supra), el rgimen recomendado en la Gua regula las cuestiones de coordinacin otorgando prelacin a una garanta real respaldada por un documento o aviso que se haya inscrito en un registro especial (o una anotacin en un certificado de titularidad), independientemente de la fecha de inscripcin (vase la Gua, recomendaciones 77 y 78). As pues, la diversidad de criterios para determinar la fecha de inscripcin no debe causar ningn problema para determinar la prelacin de una garanta real sobre un derecho de propiedad intelectual inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual.

G.

Repercusin de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripcin

158. La Gua recomienda que el rgimen de las operaciones garantizadas se ocupe de las repercusiones que pueda tener la transferencia del bien gravado sobre la validez de la inscripcin de un aviso en el registro general de las garantas reales (vase la recomendacin 62). Esta recomendacin es igualmente aplicable a las garantas reales sobre propiedad intelectual que adquieran eficacia frente a terceros mediante la inscripcin de un aviso en el registro general de las garantas reales. Sin embargo, esta recomendacin no ser pertinente si: a) El cesionario de un bien gravado lo adquiere libre del gravamen de la garanta real como ocurre, por ejemplo, cuando el acreedor garantizado autoriza la libre transferencia de la garanta real (vase la Gua, recomendacin 80); b) Se ha inscrito un documento o un aviso de la garanta real en un registro de la propiedad intelectual (o en otro registro especial); c) El otorgante ha transferido todos sus derechos sobre el bien gravado antes de conceder una garanta real sobre ese bien (en tales situaciones, segn la Gua, no se constituye ninguna garanta real; vase la recomendacin 13); o d) No hay una transferencia de la propiedad, sino slo una licencia de propiedad intelectual.

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159. Con respecto al apartado a) del prrafo anterior, conviene observar que, si el acreedor garantizado no autoriza una licencia (es decir, si el licenciatario no adquiere el bien libre de la garanta real) y ejecuta su garanta real, la ejecucin entraar la extincin de la licencia y de toda sublicencia, con lo que todos los licenciatarios pasaran a ser infractores una vez ultimada la ejecucin. En lo que respecta al apartado d), conviene tener en cuenta que la recomendacin 62 podra aplicarse a una licencia si, conforme al rgimen de la propiedad intelectual, esta se considera una transferencia de la propiedad (aunque, de conformidad con la Gua, una licencia no constituya una transferencia, el significado exacto del trmino licencia, incluida la cuestin de si la concesin de una licencia exclusiva debe considerarse una transferencia de los derechos, es un asunto que entra en el mbito del derecho interno de la propiedad intelectual; vanse los prrafos 23 a 25 supra, y 187 infra). 160. En el comentario de la Gua se examinan tres formas en que el Estado promulgante puede resolver la cuestin (vase la Gua, captulo IV, prrafos 78 a 80). La primera consistira en especificar que, al transferirse un bien gravado, y si el cesionario no ha adquirido el bien libre de la garanta real, el acreedor garantizado dispondr de cierto plazo, despus de la transferencia, para hacer inscribir un aviso de enmienda en el que se identifique al cesionario. Si el acreedor garantizado no cumple este requisito, la inscripcin original seguir siendo vlida en principio. Ahora bien, esa garanta quedara supeditada al derecho o a la garanta de todo acreedor y cesionario que adquiera su derecho o su garanta sobre el bien gravado con posterioridad a su transferencia, pero antes de haberse inscrito el aviso de enmienda. Una segunda va para resolver esta cuestin sera la de prever cierto plazo de gracia para la inscripcin del aviso de enmienda, contado a partir del momento en que el acreedor garantizado tuvo conocimiento de la transferencia del bien gravado efectuada por el otorgante. Una tercera va consiste en disponer que la transferencia del bien gravado no repercuta en modo alguno en la oponibilidad a terceros de una garanta debidamente inscrita. 161. Si el Estado promulgante adopta la tercera va, el acreedor garantizado del cedente no necesitar inscribir un nuevo aviso de su garanta real especificando la identidad del cesionario. En tal caso, la inscripcin original del aviso de la garanta real sobre el bien que ahora es propiedad del cesionario seguir siendo oponible a terceros. Ahora bien, un cesionario ulterior en la cadena de la titularidad tal vez no consiga averiguar con facilidad, mediante una consulta del registro general de las garantas reales, si algn titular anterior del derecho cedido, que no sea su transferente, constituy o no una garanta sobre el derecho que vaya a ser gravado en garanta. En tales casos, an tendra que investigar la cadena de titularidad y la situacin de un bien gravado al margen del registro general de las garantas reales. En cambio,

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si el Estado promulgante adopta la primera o la segunda va, el acreedor garantizado se ver obligado a inscribir un aviso de enmienda en el que especifique la identidad del cesionario. En dicho caso, el acreedor garantizado habr de asumir la carga de seguir la pista del bien gravado (carga que ser mayor o menor, segn que el Estado promulgante haya optado por la primera o por la segunda va sugerida). Al mismo tiempo, sin embargo, los cesionarios ulteriores de la titularidad podrn descubrir con facilidad toda garanta real otorgada por una persona que no sea su cedente inmediato. 162. Todo Estado promulgante de la ley recomendada en la Gua deber considerar las ventajas e inconvenientes relativos de cada una de las soluciones propuestas y, en particular, su repercusin en las garantas sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, con arreglo al primer enfoque antes mencionado, un acreedor garantizado que vaya a abrir un crdito respaldado por los derechos de autor completos de una pelcula habra de inscribir sucesivamente a todo nuevo licenciatario o sublicenciatario de la pelcula (siempre que la normativa aplicable en materia de derechos de autor concepte una licencia exclusiva como transferencia del derecho gravado que puede inscribirse en el registro) a fin de mantener su prelacin frente a ellos o frente a los acreedores garantizados de tales licenciatarios o sublicenciatarios. Ello supondra una carga gravosa para el prestamista y podra restar incentivos para otorgar un crdito respaldado por ese tipo de bienes. Por otra parte, tal solucin facilitara la bsqueda, por el prestamista de un sublicenciatario, de toda garanta real creada por el sublicenciante efectuando una sola consulta del registro por los datos de identificacin del sublicenciante. La disyuntiva est en que en un caso se impone al acreedor garantizado inicial la tarea de seguir el registro del bien gravado, haciendo inscribir cada transferencia sucesiva, y en el segundo se impone al acreedor ulterior la tarea de investigar toda la cadena de titularidad del bien ofrecido en garanta para averiguar si existe algn gravamen anterior sobre dicho bien. A este respecto, debe observarse que, conforme al rgimen de la propiedad intelectual, una transferencia anterior conserva su prelacin sobre toda transferencia ulterior sin que se deba inscribir el nombre de todo cesionario ulterior del bien gravado. 163. Como ya se ha mencionado (vase el prrafo 161 supra), si un Estado no adopta la tercera va sugerida, el acreedor garantizado deber inscribir un aviso de enmienda en el registro general de las garantas reales cada vez que la propiedad intelectual gravada sea objeto de una transferencia no autorizada o de la concesin de una licencia o sublicencia no autorizadas (siempre que las licencias sean consideradas transferencias en virtud del derecho interno aplicable de la propiedad intelectual), corriendo el riesgo de perder su prelacin si no es informado o si es informado pero no acta sin dilacin. Los siguientes ejemplos pueden ilustrar la necesidad de optar por este enfoque (vase la recomendacin 244 infra).

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164. Si el otorgante de una garanta real sobre un derecho de propiedad intelectual no es el propietario inicial, sino el dcimo de una serie de diez cesionarios sucesivos y si un acreedor garantizado no est obligado a inscribir un aviso de enmienda en nombre de cada cesionario del derecho de propiedad intelectual gravado, el acreedor garantizado slo tendr que inscribir un aviso en un registro general de las garantas reales. Sin embargo, quien consulte el registro tendr que efectuar diez consultas al margen del registro general de las garantas reales para identificar a cada propietario y a continuacin hacer una consulta en el registro general de las garantas reales por el nombre de cada uno de los diez propietarios anteriores para comprobar si alguno de ellos constituy con anterioridad una garanta real sobre los bienes gravados. 165. No obstante, si conforme a la legislacin es preciso inscribir un nuevo aviso cada vez que se transfiere la propiedad intelectual gravada, el acreedor garantizado tendr que inscribir un aviso respecto de su otorgante y de cada uno de los diez propietarios anteriores. Debido a esto, puede que el acreedor garantizado tenga que hacer considerables esfuerzos no slo para mantenerse al corriente de la actuacin de su otorgante, sino tambin de la de los cesionarios (y de los licenciatarios, si se considera que una licencia constituye una transferencia). 166. Estos ejemplos indican que, si conforme a la legislacin el acreedor garantizado tiene que inscribir un aviso de enmienda cada vez que la propiedad intelectual gravada se transfiere o se da en licencia (en la medida en que una licencia exclusiva se considere una transferencia en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual), se desalentar la concesin de financiacin de la propiedad intelectual o ser ms costoso obtenerla. Es por este motivo por lo que en el Suplemento se propugna un criterio distinto del que se recomienda en la Gua (vase la recomendacin 62). Segn este criterio, la inscripcin de un aviso de garanta real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantas reales mantendra su eficacia incluso en caso de transferencia de la propiedad intelectual gravada. Como consecuencia de ello, el acreedor garantizado no estara obligado a inscribir un aviso de enmienda que indicara el nombre del cesionario de la propiedad intelectual gravada (vase la recomendacin 244 infra).

H.

Inscripcin de las garantas sobre marcas comerciales

167. La Asociacin Internacional de Marcas Comerciales (INTA) emiti una serie de principios respecto de la inscripcin registral de las garantas

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constituidas sobre marcas comerciales y de servicios (denominadas colectivamente marcas) como las mejores prcticas que deberan seguirse siempre que sea posible15. En particular, la INTA se mostr a favor de que se armonizara la inscripcin registral de las garantas constituidas sobre marcas comerciales, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual, as como las marcas comerciales, constituyen un factor de creciente importancia a efectos de obtener crdito financiero para fines comerciales; la falta de coherencia en la inscripcin registral de las garantas sobre marcas es fuente de incertidumbre comercial y constituye un riesgo para los derechos del propietario de la marca; muchos Estados carecen de medios adecuados (o no disponen de mecanismos suficientes) para la inscripcin de garantas reales sobre marcas; muchos otros aplican criterios divergentes y contradictorios para determinar cules son los datos inscribibles; y las iniciativas internacionales en este campo, a cargo de entidades como la CNUDMI, podran repercutir notablemente en el modo en que se apliquen las legislaciones sobre financiacin garantizada para reglamentar las prcticas de inscripcin registral y otros aspectos de las garantas reales constituidas sobre marcas comerciales, particularmente en pases en desarrollo. Convendra sealar que en los principios no se abordan cuestiones relativas a la inscripcin de garantas reales sobre marcas que no puedan inscribirse en una oficina de marcas comerciales, dejndose la reglamentacin de esas cuestiones en manos de las legislaciones nacionales sobre operaciones garantizadas (inclusive del rgimen recomendado en la Gua). Adems, en los principios se abordan aspectos de la oponibilidad a terceros, pero no se fijan reglas de prelacin, cuya reglamentacin se deja tambin en manos de los regmenes nacionales de las operaciones garantizadas (as como del rgimen recomendado en la Gua). 168. Los principios ms importantes de las mejores prcticas en este campo son los siguientes: a) Toda garanta constituida sobre una marca registrada o cuya inscripcin est ya solicitada debera ser inscribible en la oficina nacional de marcas comerciales; b) A efectos de inscribir un aviso de garanta real, se recomienda su inscripcin en la oficina nacional de marcas comerciales o en todo otro registro mercantil pertinente cuya consulta sea gratuita y, a ser posible, por medios electrnicos; c) La constitucin de una marca en garanta no debe dar lugar a la transferencia de la titularidad jurdica o equitativa de la marca gravada por la garanta real ni conferir al acreedor garantizado un derecho a utilizarla;
15

Vase www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemi.

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d) Todo acuerdo de garanta debera estipular claramente disposiciones que sean aceptables con arreglo al derecho interno, y que permitan al acreedor garantizado renovar las marcas, de ser ello necesario para mantener la inscripcin registral de la marca; e) La valoracin de una marca para fines de garanta deber hacerse por algn mtodo fiable que sea admisible para el derecho interno, por lo que no se prefiere o recomienda ningn mtodo ni ninguna tcnica en particular; f) La inscripcin de una garanta en la oficina nacional de marcas comerciales debera bastar para perfeccionarla, al igual que su inscripcin en todo otro lugar que sea admisible para el derecho interno, como pudiera ser un registro mercantil; g) Si el derecho interno aplicable exige que, para perfeccionar el gravamen, sea preciso inscribirlo en algn otro lugar adems de la oficina nacional de marcas comerciales, deber ser posible la doble inscripcin requerida; h) Deben reducirse al mnimo los trmites exigibles y los derechos abonables por concepto de inscripcin de una garanta, por lo que, para perfeccionarla, debera bastar con presentar un documento fehaciente que indique: i) la existencia de la garanta; ii) las partes interesadas; iii) el nmero o la solicitud de inscripcin de la marca gravada; iv) una breve descripcin del carcter de la garanta constituida; y v) su fecha de validez; i) Cualquiera que sea la va ejecutoria prevista, el ejercicio de la garanta por venta a raz de una sentencia, decisin administrativa u otro hecho determinante, debera resultar sencillo; j) La oficina de marcas competente deber anotar sin demora toda sentencia o decisin administrativa revocatoria de los datos inscritos y adoptar toda otra medida administrativa que proceda; pero debera bastar con depositar una copia certificada conforme de la sentencia o decisin revocatoria; k) De ser activable la ejecucin de la garanta por algn hecho que no sea una decisin judicial o administrativa, el derecho interno debera prever alguna va sencilla para que el titular de la garanta real pueda inscribirla y los interesados puedan consultarla gratuitamente y, a ser posible, por va electrnica; l) De ser declarado en quiebra o de verse el propietario de la marca gravada imposibilitado por algn otro motivo para mantener la inscripcin de la marca sujeta a una garanta real, y de no haberse estipulado nada al respecto, el titular de la garanta (o el sndico de la quiebra, si procede) debera estar facultado para mantener la inscripcin de la marca, siempre y cuando ello no confiera al acreedor garantizado el derecho a utilizarla; y

Captulo IV. Sistema de inscripcin registral

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m) La oficina o agencia pblica competente deber dejar constancia, sin demora, de todo documento por el que se libere al bien gravado, mediante una anotacin cuya consulta, de ser posible, sea gratuita y accesible por va electrnica. 169. Los principios a), b), f) y g) expuestos en el prrafo 168 supra, relativos a la oponibilidad a terceros de una garanta real sobre una marca, son compatibles con el rgimen recomendado en la Gua, dado que promueven los objetivos de certeza y transparencia (vase la recomendacin 1 f)). 170. El principio c) expuesto en el prrafo 168 supra, en virtud del cual la constitucin de una garanta real sobre una marca no implica la transferencia de la marca ni confiere al acreedor garantizado el derecho a utilizarla, es tambin compatible con el rgimen recomendado en la Gua. Conviene tener presente que, en virtud de este rgimen, el acreedor garantizado tiene el derecho, pero no la obligacin, de mantener el bien inmaterial gravado (slo se prev tal obligacin para los bienes materiales; vase la recomendacin 111). Si, en caso de insolvencia del propietario, ni este ni el representante de la insolvencia o el acreedor garantizado toman las medidas necesarias para preservar la marca gravada, puede que esta est sin embargo protegida por el rgimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, en virtud de la doctrina de la no utilizacin excusable de una marca). 171. Adems, el principio d) expuesto en el prrafo 168 supra es compatible con el rgimen recomendado en la Gua, ya que prev una regla supletoria para los derechos de las partes dentro de los lmites de la ley aplicable. El principio e) tambin es compatible con el rgimen recomendado en la Gua por poner de relieve la importancia de la valoracin de las marcas sin sugerir ningn sistema concreto de valoracin. El principio h) tambin es compatible con el rgimen recomendado en la Gua, pues en l se recomienda la inscripcin de notificaciones, incluso para los registros de marcas. Convendra sealar que los trminos la fecha de eficacia de la garanta real hacen referencia a la validez de la garanta real entre las partes y no a su oponibilidad a terceros. 172. Adems, los principios i), j) y k) expuestos en el prrafo 168 supra son compatibles con el rgimen recomendado en la Gua, dado que prevn mecanismos eficaces de ejecucin, y la inscripcin de las sentencias o decisiones administrativas de ejecucin. Por ltimo, el principio m), a reserva de su aprobacin por las autoridades gubernamentales competentes, es compatible con el rgimen recomendado en la Gua en lo que respecta a la eficacia de los procedimientos de inscripcin.

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Recomendacin 24416
Repercusin de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripcin El rgimen debera prever que la inscripcin de un aviso de garanta real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantas reales mantenga su eficacia aun en caso de transferencia de la propiedad intelectual gravada.

16 En caso de que pueda incluirse en la Gua, esta recomendacin se incorporar al captulo IV, Sistema de inscripcin registral, como recomendacin 62 bis.

V. Prelacin de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual

A. El concepto de prelacin

173. Conforme se utiliza en la Gua, el concepto de prelacin de una garanta real con respecto a los reclamantes concurrentes se refiere a la determinacin de si un acreedor garantizado puede obtener el producto econmico de su garanta real sobre un bien gravado con preferencia a un reclamante concurrente (para el concepto de prelacin, vase la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20; asimismo, para el significado de la expresin reclamante concurrente, vanse los prrafos 10 y 11 supra y 175 y 176 infra). Cabe sealar asimismo que un conflicto entre dos personas de las cuales ninguna sea un acreedor garantizado, no constituye un conflicto de prelacin conforme al rgimen recomendado en la Gua. 174. En cambio, en el derecho interno de la propiedad intelectual, el concepto de prelacin de los derechos de propiedad intelectual puede guardar relacin con los conceptos de derechos exclusivos. En la mayora de los Estados, una vez que el titular haya transferido su derecho de propiedad intelectual, no podr hacer una segunda transferencia de ese mismo derecho (salvo cuando el primer cesionario no cumpla los requisitos de inscripcin reglamentaria o el segundo cesionario sea un comprador de buena fe; respecto de la importancia del conocimiento de cesiones previas, vanse los prrafos 177 y 178 infra). Del mismo modo, si tanto el primer cesionario como el segundo constituyen una garanta real sobre sus derechos de propiedad intelectual, puede que no haya conflicto de prelacin de acuerdo con el rgimen recomendado en la Gua en la medida en que no tenga el segundo cesionario ningn derecho de propiedad intelectual con que respaldar una garanta real. En tal caso, no se plantea ninguna cuestin de orden de prelacin en el sentido que se da en la Gua a dicha expresin. En consecuencia, el rgimen recomendado en la Gua no sera aplicable y el asunto se resolvera con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, normalmente por remisin al principio de nemo dat y a los principios de buena fe en la adquisicin de bienes. Conviene observar que, de conformidad con el rgimen recomendado en la Gua, una parte que no tenga derechos sobre un bien ni la facultad para gravarlo en el momento de concertar el acuerdo de
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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

garanta, ni tenga tales derechos o facultad posteriormente, no podr constituir una garanta real sobre ese bien (vase la recomendacin 13).

B.

Identificacin de los reclamantes concurrentes

175. De conformidad con la Gua, por reclamante concurrente se entiende otro acreedor garantizado que disponga de una garanta real sobre el mismo bien (que podra ser tambin un cesionario en el contexto de una transferencia a ttulo de garanta), un cesionario de una transferencia pura y simple, un licenciatario o arrendatario del bien gravado, un acreedor judicial con un derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia en el procedimiento de insolvencia del otorgante (vase el concepto de reclamante concurrente en los prrafos 10 y 11 supra). En particular, el rgimen recomendado por la Gua se aplica a los conflictos de prelacin: a) entre dos garantas reales respecto de las cuales se haya inscrito una notificacin en el registro general de las garantas reales (vase la recomendacin 76 a)); b) entre una garanta real cuya notificacin se haya inscrito en el registro general de las garantas reales, y una garanta real respecto de la cual se haya inscrito un documento o una notificacin en el registro pertinente de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 77 a)); c) entre dos garantas reales respecto de las cuales se hayan inscrito documentos o notificaciones en el registro pertinente de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 77 b)); d) entre los derechos de un cesionario o licenciatario de propiedad intelectual y una garanta real sobre esa propiedad intelectual sobre la que se haya inscrito una notificacin o un documento en un registro de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 78); e) entre los derechos de un cesionario o licenciatario de propiedad intelectual y una garanta real sobre dicha propiedad intelectual sobre la que no se pueda inscribir una notificacin o un documento en un registro de propiedad intelectual (vanse las recomendaciones 79 a 81); y f) entre dos garantas reales, ambas oponibles a terceros, una de las cuales haya sido constituida por el otorgante y la otra por el cesionario, arrendatario o licenciatario del bien gravado. Respecto del ltimo conflicto, se entiende que el cesionario, arrendatario o licenciatario adquiere el bien sujeto a la garanta real constituida por el otorgante (vanse las recomendaciones 79 y 82) y el acreedor garantizado del cesionario, arrendatario o licenciatario no asume ms derechos de los que estos ltimos tenan (vase la Gua, recomendacin 31). 176. En el contexto de la propiedad intelectual se utiliza, en cambio, el concepto de cesionarios conflictivos o concurrentes, que abarca a los cesionarios y licenciatarios con derechos concurrentes. Cuando no est en juego

Captulo V. Prelacin de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual

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ningn conflicto con una garanta real constituida sobre propiedad intelectual (que incluye el derecho de un cesionario de una transferencia a ttulo de garanta), no es aplicable el rgimen recomendado en la Gua y el asunto se resuelve de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual. Cuando se plantea un conflicto con una garanta real de esa ndole, el rgimen recomendado en la Gua no es aplicable en la medida en que sus disposiciones sean incompatibles con el derecho interno del Estado promulgante en materia de propiedad intelectual (vase la recomendacin 4 b)). Adems, el rgimen recomendado en la Gua no es aplicable a un conflicto entre el cesionario de un bien gravado que haya adquirido el bien de un acreedor garantizado ejecutando su garanta real, y otro acreedor garantizado que haya recibido posteriormente un derecho sobre el mismo bien del mismo otorgante (que ya no tena derechos sobre el bien gravado). En este caso no se trata de un verdadero conflicto de prelacin conforme al rgimen recomendado en la Gua, aunque bien puede ser un conflicto que est regulado por el derecho interno de la propiedad intelectual.

C.

Importancia del conocimiento de transferencias o garantas reales anteriores

177. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, el hecho de que un reclamante concurrente tenga conocimiento de la existencia de una garanta real anterior no suele ser un factor determinante de la prelacin (vase la recomendacin 93; en cambio, s puede ser pertinente el conocimiento de que una transferencia se hace en violacin de los derechos de un acreedor garantizado; vase la recomendacin 81 a)). As pues, una garanta constituida posteriormente pero inscrita en primer lugar gozar de prelacin sobre una garanta constituida antes pero inscrita posteriormente, aun cuando el titular de la garanta posterior tenga conocimiento de la garanta antes constituida (vase la recomendacin 76 a)). 178. En cambio, en muchos Estados el derecho interno de la propiedad intelectual dispone que una transferencia ulterior o una garanta constituida posteriormente slo gozarn de prelacin si su inscripcin tuvo lugar previamente y si se hizo sin conocimiento de una transferencia conflictiva anterior. La primaca reconocida en estos casos al derecho interno de la propiedad intelectual en virtud de la recomendacin 4 b) dejara a salvo la aplicacin de estas reglas de prelacin, en las que el conocimiento previo constituye un factor determinante, en la medida en que se apliquen expresamente a las garantas reales sobre propiedad intelectual.

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D.

Prelacin de las garantas reales sobre propiedad intelectual que no estn inscritas en un registro de la propiedad intelectual

179. Como ya se ha sealado, cuando el derecho interno de la propiedad intelectual prevea reglas de prelacin expresamente aplicables a la propiedad intelectual que regulen la prioridad de una garanta real sobre propiedad intelectual y las reglas de prelacin del rgimen recomendado en la Gua no sean compatibles con ese derecho interno, no ser aplicable el rgimen recomendado en la Gua (vase la recomendacin 4 b)). Sin embargo, si el derecho interno de la propiedad intelectual no prev reglas de esa ndole o si las reglas de prelacin del rgimen recomendado en la Gua no son incompatibles con las primeras, sern aplicables las reglas de prelacin del rgimen recomendado en la Gua. 180. De conformidad con el rgimen recomendado en la Gua, la prelacin entre garantas reales que hayan sido constituidas por el mismo otorgante sobre los mismos bienes gravados y hayan pasado a ser oponibles a terceros mediante su inscripcin en el registro general de garantas reales, se determinar por el orden de inscripcin de un aviso en ese registro (vase la recomendacin 76 a)). Esta regla es aplicable cuando el documento o aviso de una garanta real no haya sido inscrito o no conste en un registro especial. En caso de que se haya inscrito un documento o aviso y se trate de una inscripcin en un registro especial, sern aplicables reglas diferentes (vanse la Gua, recomendacin 77, y los prrafos 181 a 183 infra). Adems, cuando una garanta real sea constituida por un otorgante diferente (por ejemplo, por un cesionario del otorgante inicial), se aplicarn reglas diferentes (vanse las recomendaciones 79 a 83 y los prrafos 184 a 201 infra). Todas esas reglas se aplican igualmente a las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual.

E.

Prelacin de las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual

181. La Gua recomienda que una garanta real sobre un bien que sea oponible a terceros mediante su inscripcin en un registro especial (vase la recomendacin 38), tenga prelacin sobre una garanta real sobre el mismo bien que se haya hecho oponible a terceros por algn otro mtodo (vase la recomendacin 77 a)). Recomienda asimismo que una garanta real

Captulo V. Prelacin de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual

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sobre un bien que se haya hecho oponible a terceros mediante inscripcin en un registro especial tenga prelacin sobre una garanta real que se haya inscrito posteriormente en el registro especial (vase la recomendacin 77 b)). Adems, la Gua recomienda que si un bien gravado es transferido, arrendado o licenciado y, en el momento de la transferencia, arriendo o concesin de la licencia, la garanta real ha pasado a ser oponible a terceros mediante su inscripcin en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licenciatario adquirir dicho bien sujeto a la garanta real. Si esa garanta real no se ha inscrito en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licenciatario de un bien gravado adquirir ese bien libre de dicho gravamen, aun cuando se haya inscrito una notificacin de la garanta real en el registro general de las garantas reales (vase la recomendacin 78). Estas reglas estn sujetas a determinadas excepciones (vanse los prrafos 184 a 212 infra y la Gua, recomendaciones 79 a 81). Adems, si un cesionario, arrendatario o licenciatario de un bien gravado adquiere sus derechos sobre el bien libres del gravamen de la garanta, tampoco estar sujeta a ese gravamen toda persona que adquiera subsiguientemente los derechos sobre el bien (vanse las recomendaciones 31 y 82). 182. Esas recomendaciones son igualmente aplicables a las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, si surge un conflicto entre dos garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual, una de las cuales sea objeto de una notificacin inscrita en el registro general de garantas reales y la otra sea objeto de un documento o notificacin inscritos en el registro pertinente de la propiedad intelectual, ser aplicable el rgimen recomendado en la Gua, que concede prelacin a esta ltima garanta real (vase la recomendacin 77 a)). De producirse un conflicto entre garantas reales inscritas en el registro pertinente de la propiedad intelectual, gozar de prelacin la garanta cuyo documento o notificacin hayan sido inscritos primero (vase la recomendacin 77 b)). En caso de que surja un conflicto entre los derechos de un cesionario de la propiedad intelectual y una garanta real con respecto a la cual, en el momento de la transferencia, se poda inscribir un documento o notificacin y de hecho fue inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario adquirira la propiedad intelectual gravada sujeta a la garanta. Sin embargo, cuando una garanta real constituida sobre la propiedad intelectual pueda ser inscrita en el registro pertinente de la propiedad intelectual pero no lo haya sido, el cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual gravada la adquirir libre de todo gravamen, incluso cuando la garanta real haya sido inscrita en el registro general de las garantas reales (vase la recomendacin 78). En algunos Estados, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado puede tener prelacin en este caso, si el cesionario no es un comprador de buena fe. A tenor de la recomendacin 4 b), el rgimen recomendado en la Gua dara precedencia a esa regla si fuera

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expresamente aplicable a la propiedad intelectual. Por ltimo, si un cesionario adquiere un derecho de propiedad intelectual gravada sujeto a una garanta real, cualquier persona (por ejemplo, un acreedor garantizado) que adquiera posteriormente esa propiedad intelectual del cesionario tambin adquiere esa propiedad sujeta a la garanta real (vanse las recomendaciones 31 y 82). 183. As, por ejemplo, si A constituye una garanta real sobre una patente a favor de B, el cual hace inscribir una notificacin de su garanta en el registro general de las garantas reales, y si A transfiere luego la titularidad de la patente a C, el cual inscribe un documento o una notificacin de su transferencia en el registro de patentes, de conformidad con la recomendacin 78 de la Gua, C adquirir dicha patente libre de la garanta real de B. Del mismo modo, si en lugar de transferir su derecho de propiedad intelectual, A constituye sobre tal derecho un gravamen a favor de C, y C inscribe un documento o notificacin de la garanta real en el registro de patentes, de conformidad con la recomendacin 77 a) de la Gua, la garanta de C tendra prelacin. En uno y otro caso, al primar la inscripcin de un documento o notificacin en el registro de patentes, de conformidad con el rgimen recomendado en la Gua, un tercero que haya consultado el registro de patentes no necesitar consultar el registro general de las garantas reales. En todos los ejemplos citados, el derecho interno de la propiedad intelectual es el que determina quin es el cesionario de un derecho de propiedad intelectual y qu requisitos han de cumplirse para la transferencia de ese derecho. Conviene sealar tambin que en el registro de la propiedad intelectual slo se inscribirn las notificaciones relativas a garantas constituidas sobre propiedad intelectual y no a garantas constituidas sobre bienes corporales que lleven incorporada alguna forma de propiedad intelectual.

F.

Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada

184. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, el cesionario de un bien gravado (aun cuando sea propiedad intelectual) adquiere habitualmente ese bien sujeto a toda garanta que sea oponible a terceros al efectuarse la transferencia. Se reconocen dos excepciones a esa regla (vase la recomendacin 79). La primera se da cuando el acreedor garantizado ha autorizado la venta u otra enajenacin del bien gravado libre de todo gravamen (vase la recomendacin 80 a)). La segunda excepcin se refiere a la transferencia efectuada en el curso ordinario de los negocios del vendedor cuando el comprador desconoce que la venta u otra enajenacin tiene lugar en

Captulo V. Prelacin de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual

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violacin de los derechos del acreedor garantizado en virtud del acuerdo de garanta (vase la recomendacin 81 a)). Como ya se ha indicado (vanse los prrafos 181 a 183 supra), si una garanta real puede ser inscrita (independientemente de que haya sido o no inscrita) en un registro de la propiedad intelectual, se aplica una regla diferente (vase la recomendacin 78). 185. La recomendacin 79 se aplica igualmente a las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda no haber sido inscrita en un registro de la propiedad intelectual y la recomendacin 78 se aplica a las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda ser inscrita (independientemente de que lo est o no) en un registro de la propiedad intelectual. As pues, si una notificacin respecto de una garanta real es inscrita en el registro general de garantas reales, el cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual adquirir esa propiedad gravada sujeta a la garanta real, a menos que se aplique una de las excepciones enunciadas en las recomendaciones 80 a 82 (con respecto a la recomendacin 81 c)), vanse los prrafos 188 a 212 infra). Con arreglo a la recomendacin 4 b), esas recomendaciones no son aplicables, si no se ajustan a las reglas de prelacin del derecho interno de la propiedad intelectual que se apliquen expresamente a la propiedad intelectual. 186. El anlisis precedente se refiere a un conflicto de prelacin entre una garanta real y los derechos de un cesionario subsiguiente. La situacin es distinta si la propiedad intelectual es transferida antes de la constitucin de una garanta real, pues aqu no se plantear ningn conflicto de prelacin en virtud del rgimen recomendado en la Gua. En este caso, conforme al principio nemo dat, el acreedor garantizado no dispondr de garanta real alguna sobre la propiedad intelectual. Como ya se ha mencionado, la Gua no obstaculiza la aplicacin del principio nemo dat. Por el contrario, este criterio se ve plasmado en la regla general de la Gua de que un otorgante slo puede constituir una garanta real sobre un bien respecto del cual tenga derechos o la facultad para constituir sobre l una garanta real (vase la recomendacin 13). Con todo, esta regla quedara anulada por una regla del derecho interno de la propiedad intelectual que otorgue prelacin a un acreedor garantizado que adquiera una garanta sobre propiedad intelectual sin saber que el otorgante ha hecho antes otra transferencia de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendacin 4 b)). 187. Es importante tambin sealar que, como ya se ha indicado (vanse los prrafos 23 a 25, 158 y 159 supra), de conformidad con la Gua, una licencia de propiedad intelectual no constituye una transferencia de la propiedad que es objeto de la licencia. Por ello, las reglas del rgimen recomendado en la Gua aplicables a la cesin de bienes gravados no se aplican a las licencias. Sin embargo, el rgimen de la Gua dara precedencia al

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

derecho interno de la propiedad intelectual para tratar ciertas licencias (en particular, las licencias exclusivas) como cesiones (vase la recomendacin 4 b)).

G.

Derechos de los licenciatarios en general

188. La propiedad intelectual suele ser objeto de licencia. En tales supuestos, el licenciante puede constituir gravmenes para obtener crdito financiero con los derechos que retiene sobre la propiedad licenciada, como la propiedad, los derechos relacionados con esta y los derechos de un licenciante en virtud de un acuerdo de licencia (como el de otorgar nuevas licencias o cobrar regalas). Del mismo modo, la autorizacin del licenciante al licenciatario para utilizar o explotar la propiedad intelectual o el derecho del licenciatario a otorgar una sublicencia y a cobrar subregalas (en ambos casos de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia) pueden ser utilizados por el licenciatario como garanta para obtener crdito (vanse los tipos de bienes gravables en el contexto de la propiedad intelectual en los prrafos 89 a 112 supra). 189. Normalmente, conforme al rgimen de las operaciones garantizadas, inclusive el rgimen recomendado en la Gua, un acreedor garantizado no pasa a ser propietario del bien gravado, a menos que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado ejecute su garanta real y adquiera el bien en una venta de ejecucin o como pago de la obligacin garantizada (vanse los prrafos 29 y 30, 87 y 88 supra y los prrafos 237, 238 y 242 infra). La cuestin de si el propietario del derecho de propiedad intelectual que haya constituido una garanta sobre su propiedad intelectual sigue siendo el propietario, para los fines del derecho interno de la propiedad intelectual, y puede, por ejemplo, conceder una licencia sobre el derecho de propiedad intelectual gravado, es una cuestin que debe determinarse por el derecho interno de la propiedad intelectual. Conforme a los principios generales del derecho interno de la propiedad intelectual (a los que se ajusta el rgimen recomendado en la Gua), el otorgante que ha dejado de ser propietario (o no est facultado para ejercer los derechos del propietario) no podr conceder una licencia sobre su derecho de propiedad intelectual gravado si el acreedor garantizado, con arreglo al derecho interno de propiedad intelectual, pasa a ser el titular de esa propiedad intelectual (o puede ejercer los derechos de propietario) y est facultado para otorgar licencias mientras exista la garanta real (vase el prrafo 222 infra). En tal situacin, una licencia concedida por el propietario original constituira, conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, una licencia no autorizada y el licenciatario no

Captulo V. Prelacin de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual

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obtendra nada, por el principio de nemo dat. De eso se desprende tambin que, dado que el acreedor garantizado slo obtiene una garanta real sobre los derechos que posee el otorgante, en este caso no existe ningn bien que la garanta real del acreedor garantizado del licenciatario pueda gravar (vase la Gua, recomendacin 13). 190. Si el propietario, tras constituir una garanta real sobre su propiedad intelectual, mantiene su condicin de titular pero su facultad para otorgar licencias se ve limitada por un acuerdo con el acreedor garantizado (siempre que el derecho interno de la propiedad intelectual autorice tal acuerdo), el propietario, en teora, puede conceder una licencia, pero la concesin de una licencia por el propietario en violacin de su acuerdo con el acreedor garantizado constituira un acto de incumplimiento. Como resultado de ello, el acreedor garantizado del propietario podra ejecutar su garanta y, ejercitando los derechos del propietario, podra vender el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia o conceder otra licencia libre de la licencia previamente concedida (y de toda garanta constituida por el licenciatario), ya que normalmente el licenciatario habra adquirido su licencia supeditada a la garanta del acreedor garantizado del propietario (vase la Gua, recomendaciones 79 y 161 a 163). De otro modo, el acreedor garantizado del propietario podra ejecutar su garanta en caso de incumplimiento cobrando las regalas adeudadas por el licenciatario al propietario como licenciante. Si el bien gravado son los derechos de propiedad intelectual del propietario, el acreedor garantizado podr cobrar las regalas como producto del bien gravado (vanse las recomendaciones 19, 39, 40, 100 y 168). Si el bien gravado es el derecho del propietario a cobrar las regalas que le corresponden como licenciante, el acreedor garantizado podr cobrar las regalas como bien gravado original. En ambos casos, el acreedor garantizado podr cobrar las regalas incluso antes de todo incumplimiento, pero slo si existe un acuerdo a tal efecto entre el propietario y su acreedor garantizado (vase la recomendacin 168). En cualquier caso, si el licenciatario adquiere el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia libre de la garanta otorgada por el propietario sobre el derecho de propiedad intelectual, el licenciatario podra conservar su licencia y el acreedor garantizado slo podra tratar de cobrar las regalas abonables por el licenciatario al propietario (vanse las recomendaciones 80 b) y 245). 191. Si el licenciatario constituye a su vez una garanta real sobre sus derechos conforme al acuerdo de licencia (por ejemplo, el derecho a utilizar o explotar la propiedad intelectual gravada), esa garanta real estara constituida sobre un bien distinto (en otras palabras, no sobre los derechos del propietario). Ello se debe a que el licenciatario habra adquirido sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia sujetos a la garanta constituida por el propietario (vase la Gua, recomendacin 79) y el licenciatario no podra haber otorgado a su

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acreedor garantizado un derecho superior al suyo (principio de nemo dat). Por ello mismo, si el acreedor garantizado del propietario hiciera valer su garanta y enajenara esa propiedad intelectual gravada libre de la licencia, la licencia quedara cancelada al enajenarse ese derecho y el bien gravado del licenciatario dejara de existir. Asimismo, con independencia de que el propietario haya constituido o no una garanta en beneficio de uno de sus acreedores, si el licenciatario incumple el acuerdo de licencia, el propietario, como licenciante, podr cancelar dicho acuerdo, en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual, y el acreedor garantizado del licenciatario se quedara tambin sin ningn bien gravado por su garanta. 192. Como ya se ha dicho (vanse los prrafos 23 a 25, 158, 159 y 187 supra), los derechos del licenciante y del licenciatario en virtud del acuerdo de licencia y el derecho interno de la propiedad intelectual no se vern afectados por el rgimen de las operaciones garantizadas. Por ello, si el licenciatario incumpliera el acuerdo de licencia, el licenciante podra ejercer todo derecho de que dispusiera para cancelarlo y el acreedor garantizado del licenciatario se quedara igualmente sin el objeto de su garanta. De modo similar, el rgimen de las operaciones garantizadas no afectara a un eventual acuerdo entre el licenciante y el licenciatario por el que se prohibiera a este ltimo otorgar sublicencias o ceder al licenciante el cobro de las regalas abonables al licenciatario, como sublicenciante, por todo sublicenciatario (vanse los prrafos 102 a 104 supra).

H. Derechos de algunos licenciatarios

193. Como ya se ha mencionado (vase el prrafo 184 supra), respecto del rgimen de las operaciones garantizadas, hay dos excepciones a la regla recomendada en la Gua de que un licenciatario de un derecho de propiedad intelectual gravado adquiere su licencia supeditada a toda garanta previamente constituida (vase la recomendacin 79). 194. La primera excepcin corresponde al supuesto de que el acreedor garantizado autorice la concesin de una licencia libre del gravamen de la garanta real preexistente (vase la recomendacin 80 b)). As pues, en virtud del rgimen recomendado en la Gua, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el acreedor garantizado podra cobrar las regalas que el licenciatario adeudara al otorgante como licenciante, pero no podra vender la propiedad intelectual gravada libre de los derechos del licenciatario existente ni otorgar otra licencia con la cual quedaran revocados los derechos del licenciatario existente, siempre que este cumpliera lo estipulado en el acuerdo de licencia.

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195. La segunda excepcin al principio de la recomendacin 79 consiste en que el licenciatario de una licencia no exclusiva, concedida en el curso ordinario de los negocios del licenciante sin conocimiento de que la licencia se otorgaba en violacin de los derechos del acreedor garantizado sobre la propiedad intelectual licenciada, adquirir sus derechos reconocidos en el acuerdo de licencia sin quedar sujeto a una garanta previamente concedida por el licenciante (vase la recomendacin 81 c), que es aplicable a los bienes inmateriales en general, pero slo en el caso de que se haya constituido una garanta real y se la haya hecho oponible a terceros antes de la firma del acuerdo de licencia). El resultado de esta regla es que, si el acreedor garantizado hace valer su garanta sobre la propiedad intelectual licenciada frente al licenciante de conformidad con las reglas de ejecucin previstas en el rgimen recomendado en la Gua, el acreedor garantizado podr cobrar todas las regalas abonables por el licenciatario al licenciante, pero no podr vender la propiedad intelectual licenciada libre de los derechos del licenciatario existente ni conceder otra licencia que tenga por efecto privar al licenciatario existente de sus derechos, siempre que este cumpla lo estipulado en el acuerdo de licencia. Esta regla tiene por objeto proteger las operaciones cotidianas lcitas, como la adquisicin directa (off-the-shelf) de copias de programas informticos sujetos a derechos de autor con acuerdos de licencia contrados con los usuarios finales, limitando los recursos de ejecucin que tenga el acreedor garantizado en virtud del rgimen recomendado en la Gua. En esas operaciones, la proteccin radica en que los compradores no deberan tener que consultar un registro ni adquirir los programas informticos amparados por derechos de autor con sujecin a las garantas reales que hubieran constituido sobre ellos el fabricante de los programas o sus distribuidores. 196. La recomendacin 81 c) parte del supuesto de que el otorgante sigue siendo el propietario de la propiedad intelectual gravada. Ello significa que la recomendacin 81 c) no es aplicable si, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, el otorgante ya no est autorizado a conceder una licencia porque ha transferido sus derechos de propietario al acreedor garantizado (lo cual no es efecto del rgimen de operaciones garantizadas). Adems, la recomendacin 81 c) no afecta a la relacin entre el licenciante y el licenciatario y no implica que el licenciatario adquirira una licencia sin estar sujeto a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la ley que rigiera dicho acuerdo (por ejemplo, sin estar sujeto a una clusula del acuerdo de licencia de cancelacin de la licencia por incumplimiento), ni tampoco influye en las limitaciones que el acuerdo de licencia imponga al licenciatario que conceda una sublicencia. Adems, ni esta recomendacin ni la Gua en su conjunto obstaculizan la ejecucin de las disposiciones entre el acreedor garantizado y el otorgante/licenciante (o entre el licenciante y su licenciatario) ni impiden que el otorgante/licenciante introduzca en todas las

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licencias no exclusivas que conceda en el curso ordinario de sus negocios una clusula conforme a la cual la licencia quedar cancelada si el acreedor garantizado del licenciante hace valer su garanta. 197. El acreedor garantizado puede optar por no conceder crdito alguno al otorgante hasta haber tenido ocasin de examinar y aprobar las clusulas y condiciones de todo acuerdo de licencia o sublicencia que haya concertado el otorgante. Por ejemplo, el acreedor garantizado puede incluir condiciones en el acuerdo de garanta para asegurarse de que las regalas previstas se paguen al inicio, de que pueda cancelarse la licencia en caso de incumplimiento de pago de las regalas y de que est prohibido ceder regalas o subregalas. Adems, si un acreedor garantizado del otorgante/licenciante no desea alentar al licenciante a conceder licencias no exclusivas, tiene la posibilidad de requerir al otorgante/licenciante en su acuerdo de garanta (o en cualquier otro texto) que, en todas sus licencias no exclusivas, inserte una clusula en virtud de la cual si el licenciante otorga una licencia no exclusiva, esta quedar cancelada si el acreedor garantizado del licenciante ejecuta su garanta. Del mismo modo, si el otorgante/licenciante no desea que su licenciatario conceda sublicencias, podr incluir en el acuerdo de licencia una clusula que disponga que la concesin de una sublicencia por parte del licenciatario constituir incumplimiento del acuerdo de licencia, lo que dar al licenciante derecho a cancelar la licencia. Nada de lo dispuesto en la Gua impedira el cumplimiento de esas clusulas entre el acreedor garantizado y el otorgante (o entre el licenciante y su licenciatario). Normalmente, un acreedor garantizado no tendr ningn inters en imponer tales limitaciones, ya que el negocio del otorgante/licenciante (y de sus licenciatarios) ser habitualmente la concesin de licencias no exclusivas, por lo que el acreedor garantizado contar con el pago de las regalas abonables al otorgante/licenciante para que este pueda pagar la obligacin garantizada. 198. Del anlisis anterior se desprende que el alcance de la aplicacin de la recomendacin 81 c) es muy limitado por diversas razones. En primer lugar, muchas veces los acreedores garantizados no tienen inters en limitar la capacidad del propietario/otorgante para conceder licencias sobre su propiedad intelectual y cobrar regalas. De hecho, al acreedor garantizado le interesar en muchos casos permitir la concesin de licencias de modo que el propietario/otorgante pueda abonar la obligacin garantizada. En segundo lugar, en virtud de su redaccin, la recomendacin 81 c) es slo aplicable en caso de una licencia no exclusiva que permita la adquisicin directa (offthe-shelf) y lcita principalmente de programas informticos, amparados por derechos de autor, utilizados con respecto a bienes de equipo, y nicamente cuando el licenciatario no tenga conocimiento de que con la licencia se violan los derechos que tiene el acreedor garantizado en virtud del acuerdo de garanta.

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199. Adems, los efectos de la aplicacin de la recomendacin 81 c) son muy limitados. La oponibilidad a terceros, la prelacin y la ejecutabilidad de la garanta real frente a reclamantes concurrentes (que no sean el licenciatario del caso) en virtud del rgimen de las operaciones garantizadas no se ven afectadas. Al mismo tiempo, si el acreedor garantizado tiene otros derechos en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de un propietario), esos derechos no se vern afectados por la recomendacin 81 c). El alcance de esos derechos o de esas vas de recurso se regula en el derecho interno de la propiedad intelectual. 200. Sin embargo, puesto que el concepto de curso ordinario de los negocios es un concepto del derecho mercantil y no procede del derecho interno de la propiedad intelectual, puede crear confusin en el contexto de la financiacin garantizada con la propiedad intelectual. Normalmente, el rgimen de la propiedad intelectual no distingue, a este respecto, entre licencias exclusivas y no exclusivas, centrndose ms bien en la cuestin de si una licencia ha sido autorizada o no. En consecuencia, si una licencia ha sido autorizada (es decir, si el otorgante de una garanta real est facultado, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, para otorgar licencias con respecto a su propiedad intelectual gravada), el acreedor garantizado del licenciatario obtiene la garanta de la licencia libre de toda garanta real constituida por el licenciante. 201. Si, en cambio, no se ha autorizado una licencia, el licenciatario adquirir la licencia supeditada a toda garanta previamente constituida por el licenciante. Si en un Estado rige tal norma en su rgimen de la propiedad intelectual, la recomendacin 81 c) no ser aplicable (vase la Gua, recomendacin 4 b)). Por consiguiente, a menos que el acreedor garantizado autorizara al otorgante a conceder licencias no afectadas por la garanta (situacin que se dar normalmente, ya que el otorgante depender de los ingresos que perciba a ttulo de regalas para pagar la obligacin garantizada), el licenciatario adquirira la licencia sujeta a la garanta. Por tal motivo, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el acreedor garantizado podr ejecutar su garanta real sobre la propiedad intelectual licenciada y venderla o conceder una licencia sobre ella libre de la licencia previamente otorgada. Adems, toda persona que obtenga una garanta del licenciatario no obtendr una garanta eficaz, ya que el licenciatario habr recibido una licencia no autorizada y no tendr ningn derecho con que constituir una garanta real. 202. Si el derecho interno de la propiedad intelectual no aborda este asunto en absoluto o lo hace de forma compatible con la recomendacin 81 c), se aplicar esta disposicin en los pocos casos y con los escasos efectos antes descritos (vase la recomendacin 4 b)).

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203. Sin embargo, a fin de evitar posibles incoherencias entre el rgimen recomendado en la Gua y el derecho interno de la propiedad intelectual, cabra adoptar otro enfoque (vase la recomendacin 245 infra). Con arreglo a este enfoque, la recomendacin 81 c) es aplicable en general a los derechos de un acreedor garantizado conforme al rgimen recomendado en la Gua (sin que ello afecte a la oponibilidad a terceros de una garanta real sobre propiedad intelectual licenciada, a su prelacin frente a un reclamante concurrente que no sea un licenciatario no exclusivo, ni a los recursos de ejecucin del acreedor garantizado con arreglo al rgimen de las operaciones garantizadas que no afecten a los derechos del licenciatario). Sin embargo, la recomendacin 81 c) no afecta a los derechos de un acreedor garantizado si el acreedor garantizado es el propietario con arreglo al derecho interno de propiedad intelectual (por ejemplo, como ya se dijo, el rgimen recomendado en la Gua no afecta a ningn derecho que el licenciante pueda tener a revocar la licencia en razn del incumplimiento del acuerdo de licencia por parte del licenciatario; vanse los prrafos 23 a 25 y 196 supra). 204. Conviene recordar que, al igual que todo otro enfoque recomendado en la Gua respecto de las garantas reales sobre propiedad intelectual, este enfoque estara sujeto tambin a la recomendacin 4 b). Adems, conviene sealar que: a) las referencias que se hacen en la Gua y en el Suplemento a una garanta real en el contexto de la prelacin son referencias a una garanta real que sea oponible a terceros (de otro modo, no se planteara ningn conflicto de prelacin conforme a la Gua); y b) las referencias que se hacen en la Gua y en el Suplemento a una licencia de propiedad intelectual son referencias a una licencia otorgada por una persona autorizada a conceder una licencia sobre esa propiedad intelectual conforme al derecho interno de la propiedad intelectual. 205. Los ejemplos que figuran a continuacin tienen por objeto aclarar en qu situaciones sera aplicable este enfoque y qu efectos tendra su aplicacin. En cada ejemplo, debe partirse de la base de que: a) el propietario es titular de la propiedad intelectual; b) el propietario constituye una garanta real sobre la propiedad intelectual en beneficio del acreedor garantizado; c) la garanta real del acreedor garantizado es oponible a terceros ya sea de conformidad con las recomendaciones de la Gua o, en caso de que el rgimen recomendado en la Gua no sea aplicable, de acuerdo con la recomendacin 4 b), conforme al derecho interno de la propiedad intelectual; y d) el acreedor garantizado no ha consentido, en el acuerdo de garanta ni de ningn otro modo, que cualquier licenciatario de la propiedad intelectual gravada del propietario goce de sus derechos sin estar sujeto a la garanta real del acreedor garantizado.

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206. Despus de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garanta real sea oponible a terceros, el propietario, que se dedica a la concesin de licencias no exclusivas de propiedad intelectual en condiciones prcticamente idnticas a cualquier persona que est de acuerdo en actuar en cumplimiento de tales condiciones, ofrece a L una licencia sobre la propiedad intelectual. L concierta un acuerdo de licencia con el propietario conforme a esas condiciones. El propietario incumple la obligacin garantizada por la garanta real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garanta real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual est amparado por las recomendaciones 81 c) y 245 infra, frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garanta real, No obstante, el acreedor garantizado an puede tener ciertos derechos frente a L en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual. 207. Despus de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garanta real sea oponible a terceros, el propietario otorga a L una licencia sobre la propiedad intelectual. El acuerdo de licencia dispone que L podr conceder sublicencias sobre la propiedad intelectual nicamente a los mercados educativos. L otorga una sublicencia en un mercado comercial a SL. El propietario incumple la obligacin respaldada por la garanta real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garanta real. Si, de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual, la sublicencia concedida a SL no est autorizada, el derecho de SL a utilizar la propiedad intelectual no est amparado por la recomendacin 81 c) ni por la recomendacin 245 infra, frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garanta. 208. Despus de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garanta real sea oponible a terceros, el propietario otorga a L una licencia sobre la propiedad intelectual. En virtud del acuerdo de licencia, L tiene derechos exclusivos de utilizacin de la propiedad intelectual en el Estado Z. El propietario incumple la obligacin respaldada por la garanta real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garanta real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no est amparado por la recomendacin 81 c) ni por la recomendacin 245 infra frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garanta real, debido a que la licencia es exclusiva. 209. Despus de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garanta real sea oponible a terceros, el propietario, que se dedica a la concesin de licencias no exclusivas sobre la propiedad intelectual en condiciones prcticamente idnticas a cualquier persona que est de acuerdo en actuar en cumplimiento de esas condiciones, ofrece a L una licencia sobre la propiedad intelectual en las mencionadas condiciones. L

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se niega a concertar con el propietario un acuerdo de licencia basado en tales condiciones. El propietario decide entonces conceder a L una licencia sobre la propiedad intelectual en virtud de la cual L gozar de derechos considerablemente superiores, sobre la propiedad intelectual, a los que el propietario suele ofrecer en sus licencias. El propietario incumple la obligacin respaldada por la garanta real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garanta real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no est amparado por la recomendacin 81 c) ni por la recomendacin 245 infra frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garanta real, debido a que las condiciones de esa licencia no son prcticamente idnticas a las de otras licencias otorgadas sobre la misma propiedad intelectual. 210. Antes de que el propietario y L concierten el acuerdo de licencia, L descubre la notificacin inscrita con el fin de hacer oponible a terceros la garanta real del acreedor garantizado y, en consecuencia, pide que se le permita ver una copia del acuerdo de garanta relativo a esa inscripcin. El propietario transmite a L una copia del acuerdo de garanta. Al leerlo, L se percata de que la licencia que se le iba a conceder violara los derechos del acreedor garantizado. Sin embargo, L concierta el acuerdo de licencia con el propietario. El propietario incumple la obligacin respaldada por la garanta real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garanta real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no est amparado por la recomendacin 81 c) ni por la recomendacin 245 infra frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garanta real, debido a que L saba de antemano que el acuerdo de licencia violara los derechos del acreedor garantizado. 211. En cambio, si el propietario no facilita a L una copia del acuerdo de garanta y, por lo tanto, L, aunque conoce la existencia de una garanta real, no sabe que la licencia violara los derechos del acreedor garantizado, el derecho de L a utilizar la propiedad intelectual s est amparado por las recomendaciones 81 c) y 245 frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garanta real. 212. Despus de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garanta real sea oponible a terceros, el propietario ofrece licenciar la propiedad intelectual, pero nicamente a las partes que tengan experiencia en la utilizacin de este tipo de propiedad intelectual. El propietario concede una licencia a L, que dispone de tal experiencia. El propietario incumple la obligacin respaldada por la garanta real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garanta real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no est amparado por la recomendacin 81 c) ni por la recomendacin 245 infra, frente a la posibilidad de que el acreedor

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garantizado ejecute su garanta real, debido a que el propietario no ofreci una licencia de la propiedad intelectual en condiciones prcticamente idnticas a cualquier persona que aceptara actuar en cumplimiento de las obligaciones del licenciatario dimanantes del acuerdo de licencia de conformidad con tales condiciones.

I. Prelacin de una garanta sobre propiedad intelectual otorgada por el licenciante frente a una garanta otorgada por un licenciatario
213. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, y con contadas excepciones (vanse las recomendaciones 80 b), 81 c) y 245 infra), el licenciatario adquirir sus derechos sujetos a una garanta real que el licenciante haya constituido previamente sobre sus derechos y hecho oponible a terceros (vase la Gua, recomendacin 79). Como ya se ha explicado (vanse los prrafos 22 y 23 supra), ello significa que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado podr ejecutar su garanta real y vender o licenciar los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual. Si el licenciatario tambin concede una garanta real sobre sus derechos, como sublicenciante, frente al sublicenciatario, conforme al rgimen recomendado en la Gua, no se plantear ningn conflicto de prelacin entre las dos garantas reales, ya que gravan bienes distintos. El acreedor garantizado del licenciante tiene una garanta real sobre el derecho del licenciante al cobro de las regalas adeudadas por el licenciatario al licenciante en virtud del acuerdo de licencia, mientras que el acreedor garantizado del licenciatario tiene una garanta real sobre las subregalas que el sublicenciatario pueda adeudar al licenciatario (como sublicenciante) en virtud del acuerdo de sublicencia. 214. No obstante, una garanta real sobre las subregalas constituida por un licenciatario, como sublicenciante, puede mermar los recursos de que disponga el licenciatario para abonar las regalas debidas al licenciante si el licenciatario incumple sus obligaciones con su acreedor garantizado, en la medida en que ese acreedor garantizado intente cobrar l mismo las subregalas. Adems, si el licenciatario, para pagar las regalas adeudadas al licenciante, cede a este ltimo el derecho al cobro de un porcentaje de las subregalas que espera cobrar, como sublicenciante, de sus sublicenciatarios, puede surgir un conflicto de prelacin, conforme al rgimen recomendado en la Gua, entre un acreedor garantizado del licenciante y un acreedor garantizado del licenciatario. En tal caso, si la cesin del derecho al pago de subregalas tiene lugar antes de que se constituya una garanta real a la que el licenciatario d eficacia frente a terceros, el licenciatario no tendr

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derecho a percibir el pago de las subregalas cedidas en el momento de constituir la garanta real, por lo que el acreedor garantizado del licenciatario adquirir su garanta real sobre el pago de las subregalas, que estar supeditada a la garanta real del acreedor garantizado del licenciante. En cambio, si la cesin del derecho al pago de subregalas por el licenciatario al licenciante tiene lugar despus de que se constituya una garanta real a la que el licenciatario d eficacia, el licenciante tomar el derecho al pago de subregalas, que estar supeditado a la garanta real del acreedor garantizado del licenciatario, y as el acreedor garantizado del licenciante tambin adquirir su garanta real sujeta a la garanta real del acreedor garantizado del licenciatario (vase la Gua, recomendaciones 13 y 31). 215. El ejemplo que se da a continuacin puede ayudar a ilustrar el problema. A constituye una garanta real sobre todos sus futuros bienes o derechos al cobro de regalas en beneficio del acreedor garantizado 1. A continuacin A adquiere una licencia de propiedad intelectual del licenciante B y, para pagar las regalas adeudadas a B, el licenciatario A cede al licenciante B el derecho a cobrar un porcentaje de las subregalas pagaderas al licenciatario A como sublicenciante. El licenciante B constituye y hace oponible a terceros una garanta real sobre esas regalas en beneficio del acreedor garantizado 2. El acreedor garantizado 1 del licenciatario A prevalecer, dado que el licenciante B tom la cesin de las subregalas supeditada a la garanta real del acreedor garantizado 1 del licenciatario A, y el acreedor garantizado 2 del licenciante B no puede tener derechos superiores a los del licenciante B. 216. A este respecto conviene sealar que, conforme al rgimen recomendado en la Gua, el licenciante dispone de muchas formas de protegerse ante tales circunstancias. Por ejemplo, el licenciante puede proteger sus derechos: a) asegurndose de que su acreedor garantizado inscriba en primer lugar su garanta en el registro general de las garantas reales; b) asegurndose de que su acreedor garantizado inscriba en primer lugar un documento o una notificacin en el registro pertinente de la propiedad intelectual; c) exigiendo al acreedor garantizado del licenciatario que concierte un acuerdo de subordinacin con el acreedor garantizado del licenciante antes de otorgar una licencia; d) prohibiendo al licenciatario que otorgue una garanta real sobre su derecho al cobro de subregalas; e) revocando la licencia en los casos en que el licenciatario haya constituido una garanta real sobre sus subregalas desacatando esa prohibicin; o f) antes de que el licenciatario otorgue, como sublicenciante, una garanta real a su acreedor garantizado sobre su derecho al cobro de subregalas, concediendo una garanta real sobre su derecho a cobrar un porcentaje de las subregalas y accediendo a que cualquier sublicenciatario pague sus subregalas directamente al licenciante. La Gua no pone reparos a que se concierten acuerdos de esta ndole entre el licenciante

Captulo V. Prelacin de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual

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y el licenciatario, siempre que sean conformes al derecho interno de la propiedad intelectual y al derecho de los contratos y obligaciones. Adems, el licenciante podra insistir en que el licenciatario le otorgara una garanta real sobre su derecho al cobro de subregalas y en que, como acreedor garantizado, adoptara las medidas mencionadas. 217. Sin embargo, estas medidas slo pueden proteger al licenciante hasta cierto punto ya que, por ejemplo, a) los derechos sobre la propiedad intelectual gravada no pueden estar sujetos a inscripcin en un registro de la propiedad intelectual; o b) tal vez no sea comercialmente viable que el licenciante prohba la concesin de sublicencias, cancele el acuerdo de licencia u obtenga un acuerdo de subordinacin. Adems, la prelacin de una garanta real constituida por el licenciante frente a otra garanta real constituida por el licenciatario sobre su derecho al cobro de subregalas estara sujeta a las reglas generales antes explicadas (vase el prrafo 213). 218. Conviene sealar que un acreedor garantizado que financie la adquisicin de un derecho o una licencia de propiedad intelectual puede gozar del grado especial de prelacin de un acreedor garantizado de adquisiciones (vase el captulo IX infra). No obstante, ese grado de prelacin solamente se reconocer cuando exista un conflicto de prelacin entre garantas reales constituidas por un mismo otorgante sobre el mismo bien. As pues, ese grado de prelacin no podr invocarse en caso de conflicto de prelacin entre una garanta constituida por un licenciante y otra constituida por un licenciatario.

J.

Prelacin de una garanta sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial

219. La Gua recomienda que una garanta que se haya hecho oponible a terceros antes de que un acreedor judicial adquiera derechos sobre un bien gravado gozar de prelacin frente al crdito judicial. Ahora bien, si un acreedor ordinario obtuvo una sentencia contra el otorgante de la garanta y adopt las medidas necesarias, con arreglo a la ley del foro que rija la ejecucin de sentencias, para adquirir derechos sobre los bienes gravados antes de que la garanta se hiciera oponible a terceros, ese acreedor judicial gozar de prelacin (vase la Gua, recomendacin 84). 220. Esa recomendacin ser igualmente aplicable a las garantas sobre propiedad intelectual (a reserva del principio enunciado en la recomendacin 4 b)). En tal caso, con arreglo al derecho interno de la propiedad

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intelectual, el acreedor judicial tal vez deba obtener una transferencia de la propiedad intelectual afectada y tal vez haya que inscribir un documento o una notificacin al respecto en el registro de la propiedad intelectual para que el acreedor judicial goce de prelacin. Si esta transferencia se efecta antes de que la garanta se haga oponible a terceros, el cesionario de la propiedad intelectual gravada la adquirir libre de todo gravamen tanto conforme al rgimen recomendado en la Gua (vase la recomendacin 13) como en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (conforme al principio nemo dat).

K.

Subordinacin

221. El rgimen recomendado en la Gua reconoce el principio de la subordinacin (vase la recomendacin 94). De conformidad con este principio, siempre que los derechos de terceros no se vean afectados, los reclamantes concurrentes podrn modificar por acuerdo entre ellos la prelacin entre sus crditos concurrentes sobre el bien gravado. Este principio ser igualmente aplicable a las garantas reales sobre propiedad intelectual.

Recomendacin 24517
Prelacin de los derechos de ciertos licenciatarios de propiedad intelectual El rgimen debera prever que la regla de la recomendacin 81 c) sea aplicable a los derechos de un acreedor garantizado con arreglo al presente rgimen y no afecte a los derechos que pueda tener el acreedor garantizado con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

17 En caso de que pueda incluirse en la Gua, esta recomendacin se incorporara al captulo V, Prelacin de una garanta real, como recomendacin 81 bis. Como recomendacin especficamente relacionada con los bienes, su texto modificara la recomendacin 81 c), en la medida en que es aplicable a la prelacin de los derechos de un licenciatario no exclusivo de propiedad intelectual frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciante.

VI. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garanta sobre propiedad intelectual
A. Aplicacin del principio de la autonoma contractual

222. Con escasas excepciones, el rgimen recomendado en la Gua suele reconocer la autonoma de las partes en un acuerdo de garanta para modelarlo conforme a sus necesidades (vase la recomendacin 10). El principio de la autonoma contractual se aplica por igual a las garantas constituidas sobre propiedad intelectual, a reserva de toda limitacin expresamente prevista en el derecho interno de la propiedad intelectual (vase la Gua, recomendacin 4 b)). Por ejemplo, a menos que el derecho interno de la propiedad intelectual disponga otra cosa, un propietario/otorgante y su acreedor garantizado podrn pactar entre s que: a) el acreedor garantizado podr ejercer algunos de los derechos del propietario/otorgante (por ejemplo, sus derechos a negociar con las autoridades, a renovar la inscripcin registral o a demandar a los infractores; vase el prrafo 75 supra); b) el propietario/ otorgante no podr conceder licencias (en particular, licencias exclusivas) sin el consentimiento del acreedor garantizado; o c) el acreedor garantizado podr cobrar las regalas adeudadas al propietario/otorgante, en cuanto licenciante, incluso antes de que se produzca un incumplimiento por parte del otorgante.

B.

Preservacin de la propiedad intelectual gravada

223. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, la parte en cuya posesin obre un bien gravado tiene la obligacin de adoptar las medidas adecuadas para conservarlo en buen estado (vase la Gua, recomendacin 111). La propiedad intelectual se rige por reglas similares. Por ejemplo, el otorgante est obligado a negociar cuando proceda con las autoridades, a demandar a los infractores y a renovar las inscripciones registrales. En algunos Estados, la legislacin sobre patentes dispone que el propietario/otorgante
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no podr revocar ni limitar la patente gravada sin el consentimiento del acreedor garantizado. 224. Adems, conforme al rgimen recomendado en la Gua, un acreedor garantizado podr pactar con un propietario/otorgante, en el acuerdo de garanta o en un acuerdo aparte, que este lo habilite para adoptar toda medida que se requiera para preservar el bien gravado (vase la Gua, recomendacin 10). Con respecto a la propiedad intelectual, eso podra incluir el trato con las autoridades, la demanda de los infractores o la renovacin de la inscripcin registral incluso antes de un incumplimiento, siempre que no est prohibido por el derecho interno de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 4 b)). Si el propietario/otorgante no ejercita oportunamente estos derechos, la propiedad intelectual gravada podra perder su valor, lo que restara fiabilidad a la propiedad intelectual como garanta del crdito financiero que se fuera a negociar. As pues, parecera adecuado que el enfoque general de la Gua, que permite al otorgante y al acreedor garantizado pactar las medidas que este ltimo est autorizado a adoptar para preservar el bien gravado, se aplique tambin a la propiedad intelectual (en la medida en que no lo prohba el derecho interno de la propiedad intelectual). Este enfoque no privara de sus derechos al propietario/otorgante de la propiedad intelectual gravada, ya que se habra de obtener su consentimiento. Tampoco obstaculizara la aplicacin del derecho interno de la propiedad intelectual, ya que dicho pacto no surtira efecto si se concertara en violacin de esa normativa. Los Estados que promulguen las recomendaciones de la Gua tal vez deseen estudiar su derecho interno de la propiedad intelectual a fin de determinar si deberan permitirse tales pactos, ya que con ello se facilitara la utilizacin de la propiedad intelectual como garanta del crdito financiero que se fuera a negociar. 225. Adems, conforme al rgimen recomendado en la Gua, el acreedor garantizado estara legitimado para pedir al propietario/otorgante que lo habilite para proteger el valor de la propiedad intelectual gravada, procediendo, por ejemplo, a tratar con las autoridades, a renovar su inscripcin registral o a demandar a todo infractor del derecho gravado (vase la recomendacin 10), salvo que est prohibido por el derecho interno de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 4 b)). Sin esa habilitacin, la propiedad intelectual gravada quedara expuesta a perder su valor, lo que restara fiabilidad a la propiedad intelectual como garanta del crdito financiero que se fuera a negociar. 226. Si el propietario/otorgante diera su consentimiento (o el acreedor garantizado quedara autorizado en virtud del acuerdo con el propietario/ otorgante a adoptar medidas para preservar la propiedad intelectual gravada), el acreedor garantizado estara habilitado para ejercer esos derechos con el

Captulo VI. Dchos. y obligaciones de las partes en un acuerdo de garanta

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consentimiento explcito del propietario/otorgante; si este ltimo no respondiera a su solicitud, el acreedor garantizado estara igualmente habilitado para ejercer esos derechos con el consentimiento tcito del propietario/otorgante; pero si el propietario/otorgante rechazara la solicitud, el acreedor garantizado no podra ejercer tales derechos. Adems, a tenor del rgimen recomendado, si el propietario/otorgante se abstuviera de demandar a los infractores o de renovar la inscripcin registral, el acreedor garantizado podra considerar dicha negligencia como un incumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de garanta, por lo que podra ejercitar su garanta real sobre la propiedad intelectual gravada. Ello no sera contrario al derecho interno de la propiedad intelectual, ya que, conforme a la recomendacin 4 b), el rgimen recomendado reconocera la primaca de ese derecho en caso de conflicto.

Recomendacin 24618
Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual gravada El rgimen debera disponer que el otorgante y el acreedor garantizado podrn pactar entre s que este ltimo estar habilitado para adoptar medidas con el fin de preservar la propiedad intelectual gravada.

18 De poder incluirse en la Gua, esta recomendacin debera figurar en el captulo VI, Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garanta, como recomendacin 116 bis.

VII. Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operacin de financiacin garantizada por propiedad intelectual
227. Cuando un licenciante ceda a su cesionario (ya sea un cesionario puro y simple o un acreedor garantizado; vanse los trminos cesionario, cesin y acreedor garantizado en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20) su crdito frente a un licenciatario para el cobro de las regalas abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el licenciatario (en su condicin de deudor del crdito por cobrar cedido) pasar a ser, con arreglo a la Gua, un tercero deudor y sus derechos y obligaciones sern los derechos y obligaciones de un deudor de un crdito por cobrar. De modo similar, cuando un licenciatario haga cesin a su cesionario de su derecho al cobro de las subregalas abonables por un sublicenciatario en virtud de un acuerdo de sublicencia, el sublicenciatario pasar a ser, con arreglo a la Gua, un tercero deudor respecto del cesionario del licenciatario. 228. A resultas de ello, si un cesionario ejercita, por ejemplo, el derecho del licenciante al cobro de las regalas que sean abonables, el licenciatario, en su condicin de deudor del crdito por cobrar cedido, podr oponer al cesionario todo excepcin y todo derecho de compensacin que sean invocables conforme a lo previsto en el acuerdo de licencia o en cualquier otro acuerdo que forme parte de la misma operacin y que el licenciatario pueda invocar como si la cesin no hubiera tenido lugar y el licenciante hubiera ejercido su derecho al cobro de las regalas. Adems, el licenciatario podr oponer a ese cesionario todo otro derecho de compensacin del que disponga frente al licenciante, siempre y cuando ese derecho fuera ya invocable por el licenciatario en el momento en que recibi el aviso de la cesin. Ahora bien, todo excepcin o todo derecho de compensacin que pueda ser invocable por el licenciatario, con arreglo a alguna norma legal ajena al rgimen de las operaciones garantizadas, por haberse violado un pacto entre el licenciante y el licenciatario que declare intransferible el derecho al cobro de las regalas, no ser invocable por el licenciatario frente al cesionario (vase la Gua, recomendacin 120). Como tal, el ejercicio de un derecho de compensacin no est sujeto a las normas de prelacin enunciadas en la Gua. Esta recomendacin est supeditada tambin al principio de la primaca del derecho interno de la propiedad intelectual, enunciado en la recomendacin 4 b).
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VIII. Ejercicio de una garanta constituida sobre propiedad intelectual

A. Interseccin del rgimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual

229. El derecho interno de la propiedad intelectual no suele prever una va especial para la ejecucin de las garantas constituidas sobre propiedad intelectual. El rgimen ejecutorio general de las operaciones garantizadas ser normalmente aplicable al ejercicio de las garantas constituidas sobre propiedad intelectual. En la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados se ocupa del ejercicio de las garantas constituidas sobre diversas categoras de propiedad intelectual, lo habitual es que haga remisin al rgimen ejecutorio de las operaciones garantizadas. Por ello, todo Estado que adopte el rgimen ejecutorio recomendado en la Gua se limitar, por lo general, a sustituir por dicho rgimen la va ejecutoria prevista, por ejemplo, en su cdigo civil y su cdigo procesal civil, en el derecho aplicable a las cargas fijas y flotantes o a las hipotecas, o en alguna otra ley general de enjuiciamiento, segn sea el caso. 230. El rgimen ejecutorio recomendado en la Gua para las garantas reales sera por ello aplicable no slo a la propiedad intelectual (por ejemplo, sobre una patente, un derecho de autor o una marca comercial), sino tambin a otros derechos dimanantes de esos tipos de propiedad intelectual. Por ello, conforme a lo previsto en la Convencin de las Naciones Unidas sobre la Cesin de Crditos, los bienes, como los derechos al cobro de regalas y otros derechos de licencia, son conceptuados como crditos por cobrar, por lo que les ser aplicable la va ejecutoria recomendada por la Gua para las cesiones (es decir, las cesiones puras y simples, las transferencias para fines de garanta y las garantas reales) de crditos por cobrar (vanse los prrafos 97 a 105 supra). De igual modo, todo otro derecho contractual de un licenciante o sublicenciante frente a un licenciatario o sublicenciatario se regir tambin por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, y el ejercicio de las garantas constituidas sobre esos derechos contractuales se regir asimismo por el rgimen general de las operaciones garantizadas de la ley del foro. Por el mismo motivo, el derecho de uso de la licencia de un
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licenciatario o sublicenciatario se regir, al igual que el derecho de uso de un arrendatario o comprador, por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, salvo en lo relativo a las cuestiones de inscripcin registral (si el derecho interno de la propiedad intelectual prescribe algo al respecto). 231. Suceder a veces que un Estado haya previsto, en su derecho interno de la propiedad intelectual, algn control especial de tipo procesal respecto del ejercicio de las garantas constituidas sobre propiedad intelectual. Adems, cabe haber previsto en la normativa procesal general del rgimen de las operaciones garantizadas alguna va especial para el ejercicio de las garantas constituidas sobre propiedad intelectual. As, por ejemplo, la determinacin de lo que sea comercialmente razonable al proceder a la ejecucin en garanta de un derecho de propiedad intelectual puede depender de la legislacin y la prctica aplicables en materia de propiedad intelectual. Esa norma de lo comercialmente razonable podr variar de un pas a otro y de un rgimen de la propiedad intelectual a otro. La Gua reconoce esta variabilidad procesal y, en la medida en que alguna regla procesal se aplique especficamente a las garantas constituidas sobre propiedad intelectual e imponga requisitos procesales ms estrictos que los previstos en las recomendaciones de la Gua, dichos requisitos prevalecern, con arreglo al principio expuesto en la recomendacin 4 b), sobre los previstos en las recomendaciones generales de la Gua. Pero si esas reglas procesales son tambin aplicables a las garantas constituidas sobre bienes que no sean propiedad intelectual, prevalecer sobre ellas la va ejecutoria recomendada en la Gua en todo Estado que haya adoptado su rgimen. 232. En cuanto a los remedios ejecutorios reconocidos a un acreedor garantizado para hacer valer su garanta recurriendo a la va ejecutoria, cuando un Estado haya adoptado las recomendaciones al respecto de la Gua, no ser preciso recurrir a principios ejecutorios distintos o inhabituales para hacer valer las garantas constituidas sobre propiedad intelectual. La Gua se limita a recomendar una va ejecutoria ms eficiente, transparente y eficaz para hacer valer los derechos del acreedor garantizado, sin limitar en modo alguno los derechos ejercitables por el propietario de la propiedad intelectual para ampararla contra toda infraccin o para cobrar las regalas abonables por un licenciatario o sublicenciatario. Conforme se ha indicado ya (vase el prrafo 86 supra), el acreedor garantizado por lo general no podr hacer valer su garanta sobre ms derechos que los que el otorgante posea en el momento de cerrarse el acuerdo de garanta o en el momento de adquirir el bien gravado o de ser habilitado para gravarlo (vase la Gua, recomendacin 13).

Captulo VIII. Ejercicio de una garanta constituida sobre propiedad intelectual

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B.

Ejercicio de una garanta real constituida sobre propiedad intelectual de diversa ndole

233. La Gua recomienda un rgimen detallado aplicable a la ejecucin de una garanta real sobre bienes gravados de diversa ndole. Este enfoque parte del supuesto de que la va ejecutoria debe adaptarse para que sea lo ms eficaz y eficiente posible, sin dejar por ello de amparar adecuadamente los derechos del otorgante de la garanta y de todo tercero interesado. Este enfoque recomendado por la Gua debera ser aplicable por igual al ejercicio de las garantas constituidas sobre diversas categoras de propiedad intelectual. Actualmente, el derecho interno de la mayora de los Estados reconoce una amplia gama de derechos de propiedad intelectual, entre los que cabe citar: a) b) La propiedad intelectual en s; Los crditos por cobrar nacidos de un acuerdo de licencia;

c) Otros derechos contractuales de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia; d) Los derechos del licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia; y e) Los derechos del propietario, del licenciante y del licenciatario sobre todo bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual sobre la que gocen de algn derecho. 234. El rgimen ejecutorio recomendado por la Gua respecto de cada una de estas categoras de propiedad intelectual ser examinado por separado en las secciones siguientes.

C. Toma de posesin de los documentos requeridos para ejercitar una garanta real sobre propiedad intelectual
235. El derecho del acreedor garantizado a tomar posesin del bien gravado conforme a lo previsto en las recomendaciones 146 y 147 de la Gua no ser normalmente aplicable cuando el bien gravado sea un bien inmaterial como pudiera ser la propiedad intelectual (ya que el trmino posesin, segn la definicin de la Gua, significa posesin real; vase la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). Estas dos recomendaciones se refieren nicamente a la toma de posesin de un bien corporal. Ahora bien, a tenor del principio general aplicable a la va ejecutoria extrajudicial, el acreedor garantizado debera estar legitimado para tomar posesin de cualquier

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documento que pueda ser necesario para hacer valer su garanta real cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, ya se designen esos documentos especficamente como bienes gravados en el acuerdo de garanta o no. Ese derecho suele estar estipulado en el acuerdo de garanta. 236. Cabe pensar que, cuando un acreedor garantizado toma posesin de un bien corporal en cuya produccin se utilice propiedad intelectual o que contenga un programa que sea objeto de propiedad intelectual, dicho acreedor garantizado est tomando posesin tambin de la propiedad intelectual que quedar igualmente gravada. Pero no es as, por lo que es importante delimitar adecuadamente el bien efectivamente gravado por la garanta. Aun cuando muchos bienes corporales, ya sean bienes de equipo o existencias comerciales, sean producidos mediante la aplicacin de algn derecho de propiedad intelectual, como pudiera ser una patente, la garanta real recae sobre el bien corporal en cuanto tal y, salvo estipulacin expresa al respecto en el acuerdo de garanta, no gravar en modo alguno la propiedad intelectual utilizada para producir el bien. La utilizacin a que se hace referencia aqu debe ser conforme a la autorizacin dada por el propietario u otro licenciante de la propiedad intelectual utilizada, ya que si esa utilizacin no est autorizada, los productos as obtenidos tampoco lo estarn y el acreedor garantizado se convertir en un infractor si dispone de los bienes gravados sin la debida autorizacin. Por ello, un acreedor garantizado podr, por ejemplo, tomar posesin de un bien corporal, como un disco compacto o un video con una grabacin digital, y podr disponer de l conforme a lo previsto en el rgimen recomendado en la Gua. En todo supuesto en el que un acreedor garantizado desee obtener adems una garanta real sobre la propiedad intelectual utilizada (incluido, siempre y cuando el otorgante de la garanta est legitimado para la venta u otra forma de enajenacin o la licencia de la propiedad intelectual utilizada, un derecho a venderla, a disponer de ella de otra forma o a licenciarla), en el acuerdo de garanta que el acreedor garantizado concierte con el otorgante deber describirse esa propiedad intelectual como bien gravado (vanse los prrafos 108 a 112 supra y la Gua, recomendacin 243).

D.

Disposicin de la propiedad intelectual gravada

237. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, un acreedor garantizado estar legitimado, a raz de un incumplimiento del otorgante, para disponer de la propiedad intelectual gravada, o para licenciarla (pero sin excederse del alcance de los derechos que tenga el otorgante; vase la Gua, recomendacin 148). A resultas de ello, si el otorgante es el propietario o

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titular del derecho gravado, el acreedor garantizado debera, en principio, estar legitimado para vender (ceder) o de otro modo enajenar o licenciar la propiedad intelectual gravada. Ahora bien, si el otorgante hubiera concedido a un tercero una licencia exclusiva no sujeta a la garanta real para un determinado mbito geogrfico y perodo, de incurrir el otorgante en incumplimiento, el acreedor garantizado no podra conceder otra licencia por el mismo uso dentro del mismo mbito geogrfico y para el mismo perodo que la licencia, dado que el otorgante no gozaba de tal derecho cuando el acreedor garantizado adquiri su garanta real (nemo dat quod non habet). La situacin ser distinta cuando, por ejemplo, el acreedor garantizado conceda una licencia exclusiva para otro mbito geogrfico y un perodo distinto al de la licencia exclusiva concedida por el otorgante. 238. En el supuesto anterior, conforme al rgimen recomendado en la Gua, por el mero hecho de ejercitar su garanta, el acreedor garantizado no adquirir la propiedad intelectual objeto de la medida ejecutoria, sino que dispondr de la propiedad intelectual gravada (cedindola o licencindola) en nombre del otorgante de su garanta. En virtud del rgimen interno de la propiedad intelectual, hasta el momento en que el cesionario o el licenciatario (segn sea el caso) que adquiera derechos a raz de un acto ejecutorio del acreedor garantizado haga inscribir un aviso (u otro documento) de los derechos adquiridos en el registro pertinente (siempre que esos derechos sean inscribibles), el otorgante figurar en dicho registro como propietario de la propiedad intelectual gravada.

E.

Derechos adquiridos a raz de un acto de disposicin de la propiedad intelectual gravada

239. Con arreglo al rgimen recomendado por la Gua, todo derecho que se adquiera sobre propiedad intelectual por decisin del foro competente se regir por la ley de dicho foro que sea aplicable a la ejecucin de sentencias (vase la Gua, recomendacin 160). De efectuarse un acto de disposicin extrajudicial conforme al rgimen recomendado en la Gua, cabe recordar, en primer lugar, que el cesionario o licenciatario adquirir su derecho de propiedad intelectual directamente del otorgante de la garanta. El acreedor garantizado que opte por hacer valer su garanta por esta va no pasar a ser propietario del derecho intelectual gravado simplemente en el curso del proceso ejecutorio de su garanta, a menos que el acreedor garantizado opte por adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfaccin total o parcial de la obligacin garantizada o la adquiera en una venta ejecutoria del bien gravado (vanse las recomendaciones 148 y 156).

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240. Cabe sealar, en segundo lugar, que el cesionario o licenciatario habr adquirido su respectivo derecho en el estado en que se encontraba al constituirse la garanta del acreedor garantizado ejecutante. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, el cesionario o el licenciatario adquirir la propiedad intelectual libre del gravamen del acreedor garantizado ejecutante y de todo otro gravamen cuya prelacin sea inferior a la del acreedor ejecutante, pero sujeto a todo gravamen cuya prelacin sea superior. Del mismo modo, un cesionario o licenciatario que, actuando de buena fe, haya adquirido un derecho de propiedad intelectual a raz de un acto de disposicin extrajudicial no conforme con lo previsto en el rgimen recomendado en la Gua, adquirir la propiedad intelectual libre del gravamen de la garanta real del acreedor garantizado ejecutante y de toda otra garanta real con menor grado de prelacin (vanse las recomendaciones 161 a 163). 241. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, la garanta constituida sobre un bien corporal se extiende y ser ejecutable sobre cualquier bien incorporado al bien gravado (vanse las recomendaciones 21 y 166). Para asegurar que la garanta abarque tambin los productos del bien gravado fabricados por el otorgante, el acuerdo de garanta suele estipular expresamente que la garanta se har extensiva a todo bien que reporte, por fruto o industria, el bien gravado. Cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, es importante que se especifique claramente si el bien del que se dispone en beneficio del cesionario o del licenciatario ser la propiedad intelectual conforme exista al hacerse oponible la garanta a terceros o si tambin incluir toda mejora subsiguiente (por ejemplo, las mejoras introducidas en una patente o la adaptacin de una obra amparada por derechos de autor). Por lo general, el derecho interno de la propiedad intelectual suele considerar dichas modificaciones (actualizaciones, adaptaciones o mejoras) como bienes aparte y no como parte integrante de la propiedad intelectual gravada. Por ello, un acreedor garantizado prudente que desee asegurarse de que toda mejora quedar igualmente gravada deber describir el bien gravado en el acuerdo de garanta en trminos que dejen claro que las mejoras quedarn directamente gravadas por la garanta otorgada (vanse los prrafos 116 y 117 supra).

F. Propuesta por la que el acreedor garantizado acepta adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfaccin de la deuda
242. Con arreglo al rgimen ejecutorio recomendado en la Gua, el acreedor garantizado podr proponer al otorgante que le transfiera los derechos gravados en satisfaccin total o parcial de la obligacin garantizada. Si el

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otorgante es el titular de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado podra adquirir la titularidad de la misma, conforme a lo prescrito en el derecho interno de la propiedad intelectual, siempre que el otorgante de la garanta y todo otro interesado (como el deudor, toda otra persona que deba el cumplimiento de la obligacin garantizada o toda persona con algn derecho sobre el bien gravado) no tengan nada que objetar (vase la Gua, recomendaciones 156 a 159). Si el titular del derecho gravado lo haba licenciado a un licenciatario que adquiri su licencia libre del gravamen constituido en favor del acreedor garantizado ejecutante, cuando el acreedor garantizado adquiera la propiedad intelectual gravada del otorgante, la adquirir sujeta a la prelacin de esa licencia, conforme al principio de nemo dat. Si el acreedor garantizado pasa a ser titular de la propiedad intelectual gravada, sus derechos y obligaciones se regirn por el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ello, para disfrutar de sus derechos o para obtener la prelacin pertinente, el acreedor garantizado tal vez haya de hacer inscribir un aviso o documento probatorio de su adquisicin de la propiedad intelectual. Por ltimo, el acreedor garantizado que adquiera la propiedad intelectual gravada en satisfaccin total o parcial de la obligacin garantizada la adquirir libre de todo gravamen cuya prelacin sea inferior a la de su propia garanta, pero sujeta a toda garanta cuya prelacin sea superior (vase la recomendacin 161).

G.

Cobro de regalas y otros derechos de licencia

243. Conforme al rgimen ejecutorio recomendado en la Gua, cuando el bien gravado consista en el derecho a cobrar las regalas y otros derechos abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el acreedor garantizado deber quedar legitimado, a raz de todo incumplimiento de la obligacin garantizada, para hacer valer su garanta procediendo sin ms al cobro de las regalas y derechos abonables por concepto de licencia, tras haber dado aviso a la persona que adeude tales regalas o derechos (vase la recomendacin 168). En todos estos casos, el derecho al cobro de las regalas y dems derechos abonables estar conceptuado, a efectos del rgimen de las operaciones garantizadas, como un crdito por cobrar (vanse los prrafos 98 a 105 supra). As pues, los derechos y las obligaciones de las partes se regirn por los principios enunciados en la Convencin de las Naciones Unidas sobre la Cesin de Crditos y en el rgimen recomendado en la Gua para los crditos por cobrar. Al igual que en casos similares, el acreedor garantizado que haya constituido una garanta sobre las regalas actuales y futuras abonables a su otorgante estar nicamente legitimado para hacer valer su derecho al cobro de las regalas (incluido el cobro de las regalas futuras

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estipuladas en una licencia ya existente) que el otorgante (licenciante) tuviera en el momento de concertarse el acuerdo de garanta o en el momento de adquirir el derecho al cobro, previamente gravado, de esos crditos futuros o la facultad de gravarlos (vase la Gua, recomendacin 13). Adems, a reserva de toda disposicin en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 4 b)), los derechos del acreedor garantizado a cobrar regalas incluyen el derecho a cobrar o a hacer valer de algn otro modo cualquier derecho personal o real que respalde el pago de las regalas (vase la recomendacin 169).

H.

Otros derechos contractuales del licenciante

244. Adems de su derecho a cobrar las regalas, el licenciante estipular otros derechos contractuales en su acuerdo con el licenciatario (vase el prrafo 97 supra), por ejemplo, el derecho a revocar el acuerdo de licencia si el licenciatario, pese a lo convenido, concede una sublicencia u otorga una garanta real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia. Si el licenciante constituye una garanta real nicamente sobre su derecho al cobro de regalas, conservar ese derecho. Ahora bien, si el acreedor garantizado desea que su garanta grave tambin esos otros derechos del licenciante, habr de hacerlos incluir en la descripcin del bien gravado que se haga en el acuerdo de garanta. En cualquier caso, si el acreedor garantizado ejecuta su garanta real sobre los derechos del licenciante en virtud de un acuerdo de licencia y adquiere la propiedad intelectual gravada, conforme al derecho de los contratos, el acreedor garantizado estar obligado por las clusulas y condiciones del acuerdo de licencia.

I. Ejercicio de las garantas constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada
245. Salvo que sea aplicable la regla del agotamiento (denominada tambin de la primera venta o de agotamiento del derecho), el titular de la propiedad intelectual utilizada podr, en principio, controlar la modalidad y el lugar de venta del bien corporal gravado que la lleve incorporada (conforme a la autorizacin dada por su titular). Es decir, de no haberse agotado ya la propiedad intelectual utilizada, el acreedor garantizado slo deber poder disponer del bien corporal gravado a raz de un incumplimiento de la obligacin garantizada y slo cuando cuente con la autorizacin del titular de la propiedad intelectual utilizada (se parte del supuesto de que el acuerdo

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constitutivo de la garanta sobre el bien corporal no grava la propiedad intelectual en s; vanse los prrafos 108 a 112 y la recomendacin 243 supra). 246. Dado que la regla del agotamiento no se interpreta en todas partes por igual, el Suplemento hace referencia a esa regla no como un concepto universal sino conforme sea entendida en cada Estado. Ahora bien, en todo lugar donde esta regla sea aplicable conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, se entender bsicamente que el titular ha perdido su propiedad intelectual (su derecho se ha agotado) al cumplirse ciertas condiciones, como la primera venta del producto que la lleve incorporada. Por ejemplo, la legitimacin del titular de una marca comercial para supervisar la venta de los productos que lleven dicha marca suele agotarse a raz de la venta inicial de cada uno de esos productos. Esta regla amparar a todo el que revenda esos productos frente a toda acusacin de empleo indebido de la marca. Ahora bien, es importante sealar que dicho amparo se extender nicamente a la reventa con la marca de productos que no se hayan alterado de tal modo que no correspondan ya a los productos del titular de la marca. Adems, la regla del agotamiento no ser aplicable a aquellos productos de un licenciatario de la marca que no cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de licencia (por ejemplo, en lo relativo a la calidad o a la cantidad). 247. Cuando se fabrique un producto en el que se utilice propiedad intelectual licenciada a un licenciatario y este pretenda gravar esos productos con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, se podr estipular en el acuerdo de licencia que: a) el licenciatario no podr otorgar una garanta real sobre ese producto; y b) en el acuerdo de licencia se podr disponer tambin que un acreedor garantizado slo podr ejercitar su garanta conforme a lo estipulado por el licenciante. En ambos casos, es probable que el licenciante estipule en el acuerdo que podr revocar su licencia si el licenciatario acta como otorgante o como acreedor garantizado incumpliendo los lmites pactados en el acuerdo. Por ello, para ejercitar eficazmente su garanta sobre ese producto, ser preciso que, en ausencia de un acuerdo previo entre el acreedor garantizado y el propietario/licenciante, el acreedor garantizado: a) obtenga el consentimiento de este ltimo; o b) pueda hacer valer la regla del agotamiento con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual. 248. En los casos en que el acreedor garantizado desee tambin obtener una garanta sobre la propiedad intelectual en s (gravando incluso el derecho a vender o licenciar la propiedad intelectual, en la medida en que el otorgante goce de estos derechos), ser preciso que el acreedor garantizado designe especficamente esa propiedad intelectual como bien gravado en el acuerdo

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de garanta. De ser eso lo pactado, el bien gravado no ser el producto fabricado gracias al empleo de la propiedad intelectual, sino la propiedad intelectual en s (o la licencia para fabricar bienes corporales que la lleven incorporada). Un acreedor garantizado prudente tratar normalmente de obtener una garanta constituida sobre la propiedad intelectual utilizada a fin de poder ejercitar su garanta real y vender o licenciar la propiedad intelectual con miras a que el licenciatario pueda proseguir la fabricacin de todo producto gravado parcialmente acabado.

J.

Ejercicio de una garanta constituida sobre los derechos de un licenciatario

249. En secciones anteriores se ha partido del supuesto de que el otorgante de la garanta es el titular de la propiedad intelectual gravada, lo que significa que el bien gravado podr ser uno o ms de los siguientes derechos: a) la propiedad intelectual en s; b) el derecho del propietario/licenciante a cobrar las regalas u otros derechos que le sean abonables por concepto de licencia; o c) su derecho a reclamar alguna otra prestacin contractual debida al licenciante respecto de su propiedad intelectual. Tan slo al examinarse la garanta constituida sobre un bien corporal producido mediante el empleo de propiedad intelectual (vanse los prrafos 245 a 248 supra) se consideraron conjuntamente los derechos de un propietario/licenciante y los derechos de un licenciatario. Ahora bien, la mayora de las cuestiones abordadas en las secciones C a H del presente captulo sern igualmente aplicables en supuestos en que el bien gravado no sea la propiedad intelectual en s sino los derechos de un licenciatario (o sublicenciatario), dimanantes del acuerdo de licencia (o de sublicencia) (vanse los prrafos 106 y 107 supra). En los casos en que el bien gravado sea meramente una licencia, es obvio que el acreedor garantizado podr nicamente hacer valer su garanta sobre los derechos del licenciatario y deber hacerlo respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia. 250. En casos en los que el otorgante sea un licenciatario, el acreedor garantizado podr hacer valer, a raz de un incumplimiento del otorgante, su garanta real sobre los derechos del licenciatario nacidos del acuerdo de licencia, y podr transferir la licencia a un cesionario siempre que el licenciante d su consentimiento o que la licencia sea transferible, lo cual raras veces ocurre. De igual modo, el acreedor garantizado que ejercite su garanta sobre una licencia podr conceder una sublicencia siempre que el licenciante d su consentimiento o que el acuerdo de licencia haya facultado al otorgante/licenciatario para conceder sublicencias. Si el acreedor garantizado

Captulo VIII. Ejercicio de una garanta constituida sobre propiedad intelectual

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propone a su otorgante/licenciatario adquirir la licencia en satisfaccin total o parcial de la obligacin garantizada y si el otorgante y todo otro interesado (como el deudor, toda otra persona que deba el cumplimiento de la obligacin garantizada o toda persona con algn derecho sobre el bien gravado; vase la Gua, recomendaciones 156 a 158) no tienen nada que objetar (y no est prohibida esa transferencia por el acuerdo de licencia), el acreedor garantizado pasar a ser un licenciatario conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia entre el licenciante y el licenciatario. De ser inscribibles las licencias en un registro, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, la inscripcin de la licencia adquirida por el licenciatario/acreedor garantizado en satisfaccin total o parcial de las obligaciones garantizadas puede servir para hacerla oponible a terceros o cumplir una funcin meramente informativa. 251. Cuando el bien gravado sea el derecho del sublicenciante a cobrar regalas en virtud de un acuerdo de sublicencia, el rgimen recomendado en la Gua prev que dichas regalas sean tratadas como si fueran un crdito por cobrar. Ello significa que el acreedor garantizado del licenciatario/sublicenciante podr cobrar las regalas a las que tenga derecho el otorgante/ sublicenciante en el momento en que el acreedor ejercite su garanta real sobre dichas regalas. En caso de que la constitucin por el licenciatario/ sublicenciante de una garanta real sobre el derecho al cobro de las regalas adeudadas por un sublicenciatario constituya una infraccin del acuerdo de licencia inicial o previo, el licenciante conservar todos sus derechos contractuales estipulados en el acuerdo de licencia, incluido el de rescindir el acuerdo, y el acreedor garantizado del licenciatario/sublicenciante tambin conservar su derecho a cobrar subregalas, al menos mientras el licenciante no haya rescindido el acuerdo de licencia. 252. Cuando el bien gravado sea algn otro derecho pactado en el acuerdo de sublicencia, el acreedor garantizado podr hacer valer su garanta sobre ese derecho contractual como si se tratara de cualquier otro bien gravado. El hecho de que el licenciante pueda haber revocado la licencia para el futuro, o haber hecho valer un derecho superior al cobro de las subregalas, no tendr repercusin directa alguna sobre el derecho del acreedor garantizado a hacer valer esos otros derechos contractuales estipulados en el acuerdo de licencia. 253. Los derechos que adquiera un cesionario o sublicenciatario, a raz de un acto de disposicin por el acreedor garantizado de los derechos gravados de un licenciatario, o que adquiera dicho acreedor en satisfaccin total o parcial de la obligacin garantizada del licenciatario, podrn verse considerablemente limitados por las clusulas y condiciones del acuerdo de licencia. Por ejemplo, un licenciatario no exclusivo no estar legitimado para hacer

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valer ante los tribunales sus derechos de propiedad intelectual licenciada frente a otro licenciatario no exclusivo de tal propiedad o frente a un infractor de la misma. nicamente el licenciante (o e propietario) estar legitimado para llevar su queja ante los tribunales, si bien es cierto que en algunos Estados un licenciatario exclusivo est legitimado para adherirse a la demanda presentada por el licenciante o incluso para presentar una demanda por su cuenta. Adems, cabe que, conforme a las clusulas y condiciones del acuerdo de licencia y a la descripcin del bien gravado que se d en el acuerdo de garanta, el cesionario de la licencia no tenga acceso a ciertos datos como, por ejemplo, el cdigo de acceso a una fuente de origen. A fin de dotar de validez a la licencia transferida o sublicenciada, el acuerdo de garanta deber incluir esos derechos en la descripcin del bien gravado por el otorgante/licenciatario, en la medida en que el acuerdo de licencia y la ley aplicable lo legitimen para gravar tambin tales derechos.

IX. La financiacin de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual

A. Introduccin

254. En el pasado, as como en la prctica jurdica y comercial contempornea, muchos Estados han promulgado un rgimen especial para la financiacin de la adquisicin de bienes corporales. De conformidad con dicha prctica generalizada, el examen que se hace en la Gua de la financiacin de adquisiciones est centrado en la adquisicin de bienes corporales, es decir en la adquisicin de artculos de consumo, bienes de equipo y existencias. En la Gua no se formula recomendacin alguna respecto de la financiacin de la adquisicin de bienes corporales de otra ndole, como pudiera ser el caso de los ttulos y documentos negociables. En la Gua tampoco se recomienda el establecimiento de un rgimen especial para la financiacin de la adquisicin de los llamados bienes inmateriales. Adems, la Gua no aborda explcitamente la cuestin de si una garanta real, y en particular una garanta del pago de la adquisicin de un bien corporal que lleve incorporado un programa informtico (bien de naturaleza inmaterial) se extender al programa o los programas utilizados. Ahora bien, en el Suplemento se deja en claro que una garanta real, independientemente de su naturaleza, constituida sobre un bien corporal no se extender a la propiedad intelectual que dicho bien lleve incorporada, a menos que las partes convengan otra cosa (vanse los prrafos 108 a 112 y la recomendacin 243 supra). 255. En particular, la Gua deja abierta la cuestin de si en una economa crediticia moderna resulta til permitir que se constituyan garantas reales del pago de una adquisicin destinado a prestamistas que financien la adquisicin (pero no el desarrollo en s) de la propiedad intelectual. Dicho enfoque parece prestarse a una equiparacin general del trato otorgable a los bienes corporales y a los derechos de propiedad intelectual. Pero dada la importancia de las diferencias existentes entre la propiedad intelectual y otros tipos de bienes, de adoptarse dicho enfoque, no sera posible limitarse a transponer los principios de la Gua relativos a la financiacin de adquisiciones de bienes corporales al contexto de la propiedad intelectual, por lo que para que resulten aplicables a la propiedad intelectual, esos principios habran de ser adaptados conforme se indica ms adelante, en las secciones B y C.
123

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B.

Enfoque unitario

256. La idea en s de facilitar un rgimen especial para las garantas constituidas sobre propiedad intelectual con miras a financiar su adquisicin es bien conocida. Por ejemplo, en algunos ordenamientos, un acreedor podr obtener una garanta real del pago de la adquisicin de un programa informtico amparado por un derecho de autor, pero slo a condicin de que: a) esa garanta sea complementaria de una garanta del pago de la adquisicin del propio bien corporal; b) el otorgante adquiera el programa informtico en el marco de la operacin por la que haya adquirido el bien corporal conjuntamente gravado; y c) el otorgante haya adquirido el programa informtico con la finalidad bsica de utilizarlo en dicho bien corporal. En otros ordenamientos, un acreedor garantizado podr obtener una garanta real del pago de la adquisicin de bienes inmateriales (incluida la propiedad intelectual, sin necesidad de que vaya a ser utilizada en conexin con cierto bien corporal); mientras que en otros ordenamientos, cuya normativa legal general enunciada, por ejemplo, en un cdigo civil, no conozca el concepto de la garanta real del pago de adquisiciones, cabr obtener un resultado similar mediante la tcnica de la retencin de la titularidad o mediante la tcnica de un arrendamiento financiero o de una hipoteca por la que se garantice el precio de venta de un bien mueble. En cada uno de estos tres casos, la operacin garantizada puede concernir a un bien inmaterial, incluso a un derecho de propiedad intelectual, pese a que esto no sea frecuente. Por ltimo, conforme a otro grupo de ordenamientos, ser posible constituir una hipoteca o una carga fija para garantizar la obligacin de pago del comprador de propiedad intelectual y, en tales casos, la hipoteca o la carga fija pueden prevalecer sobre una carga flotante preexistente (vase un anlisis de las cargas fijas y flotantes en la Gua, captulo II, prrafo 67). 257. La normativa aplicable a la financiacin de adquisiciones en el rgimen recomendado en la Gua tiene por objeto racionalizar y simplificar diversas tcnicas jurdicas por las que los acreedores pueden obtener una garanta del pago del precio de adquisicin de un bien corporal. Para conseguir una paridad general entre los regmenes aplicables a los bienes corporales y a los derechos de propiedad intelectual, se habran de hacer varios ajustes bsicos en el rgimen recomendado en la Gua. Ms concretamente, sera necesario: a) Disponer explcitamente que cabr constituir garantas reales del pago de la adquisicin no slo de bienes corporales sino tambin de propiedad intelectual; b) Prever que los Estados podrn adoptar un enfoque ya sea unitario o no unitario respecto de las garantas reales de adquisiciones;

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c) Eliminar toda referencia que se haga a la posesin o al acto de entrega del bien gravado; y d) Distinguir conforme proceda entre la financiacin de adquisiciones garantizada directamente por la propiedad intelectual en s y la financiacin de adquisiciones garantizada por el valor de la licencia o sublicencia de dicha propiedad intelectual. 258. Adems de esos ajustes generales, tal vez se necesiten ciertos ajustes ms especficos. Estos concerniran a: a) la oponibilidad a terceros y la prelacin de una garanta real del pago de la adquisicin de la propiedad intelectual; b) la prelacin especial de una garanta real inscrita en un registro de la propiedad intelectual; y c) la prelacin de una garanta real que se extienda al producto de la propiedad intelectual gravada. Estos ajustes ms especficos se estudian a continuacin.

1.

Oponibilidad a terceros y prelacin de una garanta real del pago de una adquisicin de propiedad intelectual

259. En el captulo relativo a la financiacin de adquisiciones, la Gua hace una distincin entre tres tipos distintos de bienes corporales, a saber, los artculos de consumo, las existencias, y otros bienes que no sean ni artculos de consumo ni existencias (como sera el caso de los bienes de equipo industrial). El rgimen recomendado en la Gua dispone que una garanta real del pago de la adquisicin de artculos de consumo (es decir, de bienes que el otorgante utilice o tenga la intencin de utilizar para fines personales, familiares o domsticos; vase la terminologa en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20) ser automticamente oponible a terceros a raz de su creacin (es decir, ser oponible sin necesidad de inscripcin) y gozar de prelacin sobre toda garanta real no destinada a financiar esa adquisicin (vase la Gua, recomendacin 179). 260. El rgimen recomendado en la Gua ofrece dos variantes para obtener la oponibilidad a terceros de las garantas del pago de la adquisicin de existencias y de bienes de equipo. Conforme a la primera, una garanta real del pago de la adquisicin de bienes corporales que no sean ni artculos de consumo ni existencias (es decir, bienes de equipo) gozara de prelacin sobre toda garanta concurrente que no est destinada a financiar la adquisicin del bien gravado, pero que haya sido constituida por el mismo otorgante sobre el mismo bien, siempre que el acreedor garantizado de la adquisicin conserve la posesin del bien o que se haya inscrito un aviso de la garanta real de adquisiciones dentro de un breve plazo a partir del

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momento en que otorgante obtenga la posesin del bien gravado (vase la Gua, recomendacin 180, variante A, apartado a)). Otra sera la regla aplicable si la garanta real est constituida sobre existencias (sobre bienes destinados por el otorgante a ser vendidos, arrendados o licenciados en el curso normal de su negocio; vase la terminologa en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20). En este supuesto, el acreedor garantizado de la adquisicin deber haber retenido la posesin del bien o la inscripcin de la garanta real de adquisiciones en el registro general de las garantas reales deber hacerse antes de la entrega de las existencias al otorgante, y todo acreedor garantizado por una garanta previamente inscrita, pero no destinada a garantizar el pago de su adquisicin, ser notificado, tambin antes de la entrega de las existencias al otorgante, de la intencin del acreedor garantizado por una garanta real del pago de las existencias de hacer valer dicha garanta (vase la Gua, recomendacin 180, variante A, apartado b)). Con arreglo a una segunda variante, no se hara en cambio distincin alguna entre las existencias y los bienes que no sean ni artculos de consumo ni existencias. En este caso, la regla aplicable con arreglo a la primera variante a los bienes que no sean existencias sera aplicable a todo tipo de bienes que no sean artculos de consumo (vase la recomendacin 180, variante B). 261. A fin de adaptar el rgimen recomendado en la Gua al contexto de la propiedad intelectual se habran de efectuar los ajustes siguientes. En todo supuesto en el que el otorgante utilice o pretenda utilizar la propiedad intelectual que sea objeto de una garanta real del pago de su adquisicin para fines personales, familiares o domsticos, dicha garanta sera tratada conforme al rgimen aplicable a una garanta real del pago de la adquisicin de artculos de consumo. En todo supuesto en el que la propiedad intelectual que sea objeto de una garanta real del pago de su adquisicin obre en manos del otorgante para ser objeto de venta o licencia en el curso normal del negocio del otorgante, dicha garanta sera tratada conforme al rgimen aplicable a una garanta real del pago de la adquisicin de existencias. Y en todo supuesto en el que la propiedad intelectual que sea objeto de una garanta real del pago de su adquisicin no obre en manos del otorgante para su venta o licencia en el curso normal de su negocio ni para fines personales, familiares o domsticos, dicha garanta sera tratada conforme al rgimen aplicable a una garanta del pago de la adquisicin de bienes corporales que no sean existencias ni artculos de consumo. Al adaptar el rgimen recomendado en la Gua a los derechos de propiedad intelectual, la expresin venta, arriendo o licencia deber adaptarse tambin de modo que corresponda al nuevo contexto y sea compatible con el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, si en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual esta propiedad no puede ser objeto estrictamente de una venta, el trmino venta deber entenderse como una cesin de la

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127

propiedad intelectual. De igual modo, si conforme al derecho interno de la propiedad intelectual esta propiedad no puede ser objeto estrictamente de un arriendo, este trmino deber entenderse como licencia de propiedad intelectual. 262. Puesto que la posesin de la propiedad intelectual puede obedecer a mltiples propsitos, en este captulo deber mencionarse siempre el propsito principal (o predominante) de la propiedad intelectual. El mismo criterio debera utilizarse para determinar si una operacin corresponde al curso normal de los negocios o si se basa en condiciones estndar acordadas sin negociacin. As pues, si el otorgante posee la propiedad intelectual principalmente para fines de venta o de licencia, las operaciones relacionadas con esa propiedad intelectual sern normalmente operaciones realizadas en el curso normal del negocio del otorgante. 263. De efectuarse estos ajustes, las reglas relacionadas con la oponibilidad a terceros y con la prelacin de una garanta real del pago de la adquisicin de propiedad intelectual seran las siguientes. En supuestos en los que la propiedad intelectual haya sido adquirida para fines personales, familiares o domsticos, la garanta real del pago de esa adquisicin sera automticamente oponible a terceros a raz de su creacin (es decir, sera oponible sin necesidad de inscripcin) y gozara de prelacin frente a toda garanta concurrente no destinada a garantizar el pago de la adquisicin del bien gravado (transponiendo la recomendacin 179). Respecto de la propiedad intelectual incorporada a existencias o a bienes de equipo, sera preciso transponer las dos variantes enunciadas en la Gua. Conforme a la variante A, una garanta real del pago de propiedad intelectual o de una licencia destinada a ser utilizada en el negocio del licenciatario y no a ser licenciada o sublicenciada respectivamente, gozara de prelacin sobre toda otra garanta otorgada sobre el mismo bien por el mismo otorgante, siempre y cuando se haya inscrito un aviso de tal garanta en el registro general de las garantas reales dentro de un plazo breve a partir del momento en que el otorgante haya adquirido la propiedad intelectual o la licencia (transponiendo la recomendacin 180, variante A, apartado a)). Conforme tambin a esta variante, una garanta real del pago de propiedad intelectual o de una licencia que no sea adquirida por el otorgante para ser utilizada en su negocio sino para ser licenciada o sublicenciada, segn corresponda, gozara de prelacin sobre otra garanta real otorgada por el mismo otorgante sobre ese mismo bien, siempre y cuando se haya inscrito un aviso de la garanta real del pago de la propiedad intelectual adquirida en el registro general de las garantas reales antes de conceder la licencia, y siempre que se haya notificado a los acreedores garantizados por una garanta real anteriormente inscrita, pero no destinada a garantizar el pago de esa adquisicin, tambin antes de conceder la licencia, de la intencin del acreedor garantizado por la garanta del pago de una

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adquisicin de ejercitar esa garanta (transponiendo la recomendacin 180, variante A, apartado b)). Conforme a la variante B, el rgimen aplicable a los derechos de propiedad intelectual adquiridos para ser utilizados en el negocio del otorgante, y no para ser licenciados o sublicenciados, sera aplicable a todo tipo de derechos o de licencias de propiedad intelectual (transponiendo la recomendacin 180, variante B).

2.

Prelacin de una garanta real inscrita en un registro de propiedad intelectual

264. Por regla general, el rgimen recomendado en la Gua no tratar de modificar regla alguna que sea aplicable a un registro especial, ya sea en lo referente a la oponibilidad a terceros (vanse las recomendaciones 34, 38 y 42) o a la prelacin (vase la Gua, recomendaciones 77 y 78). Este mismo criterio se ha adoptado respecto del captulo relativo a la financiacin de adquisiciones (vase la recomendacin 181). De ello dimanan dos consecuencias. En primer lugar, la prelacin especial reconocida a una garanta real del pago de una adquisicin sobre otra garanta anteriormente inscrita pero no destinada a garantizar el pago de esa adquisicin, ser aplicable nicamente a las garantas inscritas en el registro general de las garantas reales y no a las garantas reales inscritas en un registro especial. En segundo lugar, el orden de prelacin general previsto por la norma legal aplicable para las garantas inscritas en un registro especial ser respetado por el rgimen recomendado en la Gua, con independencia de si la garanta real es o no una garanta real de adquisiciones. Por ello, si las reglas de un registro especial prevn una prelacin basada exclusivamente en el momento de la inscripcin, una garanta real del pago de la propiedad intelectual adquirida que est inscrita en un registro de propiedad intelectual no tendr mayor prelacin que otra garanta real anteriormente inscrita en dicho registro. Ahora bien, si las reglas de prelacin de registro especial reconocen la prelacin de una garanta real del pago de la propiedad intelectual inscrita con posterioridad, esta prelacin tampoco se vera afectada por el rgimen recomendado en el Gua. 265. El enfoque recomendado en la Gua est justificado por la necesidad de evitar interferencias con el rgimen de los registros especiales. Ahora bien, ello no facilita la financiacin de adquisiciones en la medida en que el rgimen de un registro de la propiedad intelectual no asigna una prelacin especial frente a las garantas reales para adquisiciones de propiedad intelectual. Como ya se ha mencionado (vase el prrafo 129 supra), todo Estado que promulgue las recomendaciones de la Gua tal vez desee revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a determinar si debe

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permitirse la inscripcin de una garanta real en un registro de la propiedad intelectual. Esos Estados tal vez deseen tambin hacer aplicable la prelacin especial de una garanta real del pago de una adquisicin a toda garanta real del pago de una adquisicin que haya sido inscrita, conforme proceda, en un registro de la propiedad intelectual. 266. El siguiente ejemplo tal vez sirva para aclarar las razones que aconsejaran adoptar dicho enfoque. El Estado A, que ha adoptado el rgimen recomendado en la Gua, decide tambin permitir la inscripcin de avisos de las garantas constituidas sobre propiedad intelectual (incluso sobre propiedad intelectual futura) en el correspondiente registro de la propiedad intelectual como mtodo para dotar a esas garantas de oponibilidad a terceros. Un banco, que ha abierto un crdito al otorgante, ha obtenido del otorgante una garanta real sobre todos sus derechos de propiedad intelectual actuales y futuros. El banco ha obtenido la oponibilidad de su garanta al hacerla inscribir en dicho registro especial. La garanta otorgada sobre cada uno de esos derechos futuros no ser oponible a terceros hasta que el otorgante adquiera el derecho previamente gravado. No obstante, conforme al orden de prelacin general recomendado por la Gua, que ese Estado habr presumiblemente adoptado, de permitirse en dicho Estado la inscripcin de avisos de una garanta real sobre derechos futuros de propiedad intelectual, la prelacin de esa garanta datar de la fecha de su inscripcin en ese registro (vase la recomendacin 76). 267. Ese mismo otorgante desea ulteriormente adquirir un determinado derecho de propiedad intelectual a crdito. El vendedor slo vender dicho derecho a crdito si se le otorga una garanta real sobre el derecho de propiedad intelectual vendido que garantice la suma pendiente de pago del precio de dicho derecho. Conforme al rgimen recomendado en la Gua y teniendo en cuenta en particular la recomendacin 4 b), dicho vendedor no podr adquirir la prelacin especial otorgable al financiador del pago de una adquisicin respecto de una garanta real ya inscrita que no est destinada a garantizar el pago de una adquisicin, a menos que el derecho interno de la propiedad intelectual as lo disponga. Lo que significa que, aun cuando el vendedor que desee obtener la prelacin especial de una garanta del pago de una adquisicin adopte todas las medidas requeridas para reclamar ese derecho e inscriba un aviso, una garanta real respecto de la cual se haya inscrito una notificacin o documento en un registro especial, esa garanta siempre gozar de prelacin sobre una garanta real respecto de la cual se haya inscrito un aviso en el registro general (vase la Gua, recomendacin 77). Por ello, si el rgimen del registro especial permite la inscripcin de garantas reales sobre propiedad intelectual, pero al mismo tiempo no prev una prelacin especial para los financiadores de adquisiciones, toda garanta real sobre propiedad intelectual actual y futura inscrita antes en el

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registro pertinente de la propiedad intelectual gozar de prelacin sobre los derechos de un financiador de adquisiciones que adquiera una garanta real sobre propiedad intelectual en venta que inscriba un aviso en el registro general de las garantas reales. El vendedor habra pues de recurrir a una operacin de retencin de la titularidad sobre el derecho de propiedad intelectual vendido, a condicin de que el derecho interno de la propiedad intelectual reconociera este enfoque (vanse los prrafos 280 a 283 infra). La misma situacin podra producirse si: a) el otorgante procura adquirir una licencia exclusiva, que se trate como una transferencia de la propiedad intelectual en s; b) un licenciante est dispuesto a otorgar una licencia no exclusiva a crdito si se le concede una proteccin adicional a la que obtendra mediante la simple rescisin del acuerdo de licencia; c) un licenciatario, en su calidad de sublicenciante, est dispuesto a otorgar una sublicencia no exclusiva slo si puede adquirir una garanta real sobre los derechos de la sublicencia y sobre todo derecho al cobro de las regalas abonables al sublicenciatario por un subsublicenciatario; y d) la financiacin de la adquisicin procede no del propietario en su condicin de cedente o licenciante, ni del licenciatario en su condicin de sublicenciante, sino de un tercero que otorgue el prstamo. 268. No obstante, en muchas situaciones si un cedente o licenciante de propiedad intelectual sujeta a inscripcin en un registro especial financia la adquisicin de la propiedad intelectual por el cesionario o de la licencia por el licenciatario, puede obtener beneficios de un acreedor garantizado de adquisiciones. Esto ocurre cuando el rgimen permite la inscripcin de garantas reales en general, pero no permite la inscripcin de garantas reales sobre propiedad intelectual futura. En tales casos, el acreedor garantizado de un cesionario o licenciatario nicamente puede hacer la inscripcin tras haberse inscrito la transferencia o la licencia. Por ejemplo, al mismo tiempo que A inscribe una transferencia o licencia bajo crdito en beneficio de B, A inscribe un aviso de una garanta real sobre la propiedad intelectual para respaldar toda obligacin de pago incumplida. Debido al distinto funcionamiento de los registros especiales (inscripcin de bienes especficos), el financiador general de B slo podr efectuar la inscripcin una vez que est inscrita la transferencia o licencia a B. As pues, A obtendr necesariamente su garanta antes que el financiador general de B, y A tendr funcionalmente la misma prelacin que un financiador de adquisiciones. En otras palabras, en tales casos, el hecho de que una regla equivalente a la de la recomendacin 181 no sea aplicable al registro de la propiedad intelectual no impedir que el vendedor o el licenciante obtengan prelacin. Sin embargo, esto beneficiar nicamente al cedente o al licenciante que financien la adquisicin de la propiedad intelectual por el cesionario o de la licencia por el licenciatario, y no permitir obtener automticamente prelacin a un prestamista que financie al cesionario o al licenciatario. Ese financiador de adquisiciones nicamente

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podra obtener prelacin en primer lugar si fuera el primer acreedor garantizado que inscribiera un aviso de su garanta real en el registro especial una vez inscrita la transferencia o la licencia.

3.

Prelacin de una garanta sobre el producto de la propiedad intelectual gravada

269. Un rasgo esencial del rgimen recomendado en la Gua para la financiacin de adquisiciones se refiere al tratamiento que se dar a las garantas reales del pago del precio de una adquisicin sobre el producto de un bien gravado. La regla general enunciada por el rgimen recomendado en la Gua es que la prelacin de una garanta real que se extienda al producto del bien gravado debe seguir siendo la prelacin que se haya reconocido a dicha garanta respecto del bien originariamente gravado (vase la Gua, recomendaciones 76 y 100). A diferencia de lo previsto en esa regla, la prelacin de una garanta real sobre el producto de un bien gravado por una garanta real del pago del precio de su adquisicin no seguir siendo automticamente la prelacin de la garanta constituida sobre el bien originariamente gravado. Una vez ms, se debe hacer una distincin entre los artculos de consumo, las existencias y los bienes que no sean ni artculos de consumo ni existencias, como pudiera ser el equipo industrial (vase la recomendacin 185). Al igual que respecto del bien originariamente gravado, la Gua ofrece ms de una posibilidad. 270. Con arreglo a la variante A, una garanta real sobre el producto de bienes corporales que no sean ni existencias ni bienes de consumo goza de la misma prelacin que se haya reconocido a la garanta real del pago del bien originariamente gravado (vase la Gua, recomendacin 185, variante A, apartado a)). Ahora bien, una garanta real sobre el producto de unas existencias slo gozar de esa misma prelacin si el producto no est en forma de crditos por cobrar, de ttulos negociables, de derechos al cobro de fondos depositados en una cuenta bancaria o de derechos al cobro del producto de una promesa independiente (recomendacin 185, variante A, apartado b)). Con arreglo a la variante B, la garanta real que se extienda al producto del bien originariamente gravado gozar nicamente de la prelacin de una garanta real no destinada a financiar el pago de dicho bien (recomendacin 185, variante B). El resultado de la transposicin de una u otra variante a una garanta real del pago de la propiedad intelectual adquirida ser que esa garanta seguir gravando el producto de la propiedad intelectual licenciada o sublicenciada. Otra consecuencia ser que la garanta real sobre las regalas no tendr la prelacin especial de una garanta real del pago de una adquisicin.

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271. Cabe pensar que esta transposicin directa no da un resultado ptimo en el caso de una garanta real del pago de la adquisicin de propiedad intelectual. Por ejemplo, los propietarios y los licenciantes de propiedad intelectual suelen depender de su derecho al cobro de las regalas para financiar el desarrollo de nuevas ideas amparadas por un derecho de propiedad intelectual. Adems, si los derechos de los acreedores garantizados con una garanta real sobre todos los bienes de los licenciatarios gozaran siempre de prelacin sobre los derechos de los acreedores garantizados con una garanta real sobre los derechos del propietario o del licenciante de la propiedad intelectual, el propietario o el licenciante no podra valerse eficazmente de su derecho al cobro de las regalas a ttulo de garanta para obtener crdito. Sin embargo, cabe tambin aducir, en sentido contrario, que los propietarios y licenciantes de propiedad intelectual podran conseguir un resultado equivalente asegurndose de que ellos o sus acreedores garantizados obtuvieran: a) una garanta real sobre el derecho al cobro de cierto porcentaje de las subregalas abonables por los sublicenciatarios al licenciatario, en su condicin de sublicenciante, u obteniendo una cesin pura y simple de ese derecho al cobro, y haciendo inscribir un aviso de la garanta real o del derecho al cobro obtenido en el correspondiente registro de la propiedad intelectual antes de la inscripcin en ese registro de un acreedor garantizado del licenciatario; b) una garanta real sobre el derecho al cobro de cierto porcentaje de las subregalas abonables por los sublicenciatarios al licenciatario, en su condicin de sublicenciante, u obteniendo una cesin pura y simple de ese derecho al cobro, y haciendo inscribir en primer lugar un aviso de esa garanta real o de ese derecho al cobro en el registro general de las garantas reales; o c) un acuerdo de subordinacin de parte del acreedor garantizado del licenciatario. 272. Dado que la transposicin de las recomendaciones de la Gua al contexto de la propiedad intelectual tiene por objeto conseguir que las garantas reales del pago de la adquisicin de bienes corporales y las garantas reales del pago de la adquisicin de propiedad intelectual gocen de un trato equivalente, lo preferible ser prever que el resultado sea el mismo en uno y otro supuesto. Esta solucin sera particularmente importante para el supuesto de que el otorgante constituyera una garanta real general sobre todos sus bienes actuales y futuros tanto corporales como inmateriales. En el Suplemento se aconseja, por tanto, que el rgimen recomendado en la Gua para la garanta real sobre el producto de un bien corporal originariamente gravado, que sea objeto de una garanta real del pago de su adquisicin, sea transpuesto sin ms modificacin al rgimen aplicable a la financiacin de adquisiciones de propiedad intelectual (vase la recomendacin 247 infra). De esta forma se establecera un equilibrio adecuado entre las necesidades del licenciante de cobrar regalas y las necesidades del financiador

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que conceda el crdito al licenciatario basndose en los derechos de este al pago de subregalas. Por ejemplo, en caso de incumplimiento del licenciatario en el pago de las regalas, el licenciante tendr normalmente el derecho de rescindir el contrato de licencia y recuperar la propiedad intelectual licenciada. Si el acreedor garantizado del licenciatario (cuya garanta real sobre los derechos de cobro de regalas como productos de la propiedad intelectual tendr prelacin respecto de la garanta real del acreedor garantizado del licenciante) desea poder obtener beneficios de la propiedad intelectual licenciada, el acreedor garantizado deber subsanar el incumplimiento, abonando las regalas adeudadas e incluso las regalas futuras. Por otra parte, si el acreedor garantizado del licenciatario no aspira a ello, podr retener las regalas ya recaudadas pero no estar facultado para cobrar regalas futuras si el licenciante revoca la licencia. Esto significa que, desde la perspectiva del licenciante, el riesgo fundamental es que el licenciatario o su acreedor garantizado cobren las regalas, pero no las abonen al licenciante. El licenciante podr reducir este riesgo mediante clusulas contractuales relativas a las fechas de la contabilidad y los pagos.

4. Ejemplos ilustrativos de la forma en que las recomendaciones de la Gua en materia de financiacin de adquisiciones son aplicables en el contexto de la propiedad intelectual
273. Los siguientes ejemplos tal vez sirvan para aclarar de qu forma las recomendaciones de la Gua seran aplicables en el contexto de la propiedad intelectual. En todos ellos, el propietario o un acreedor garantizado ulterior que financie la adquisicin o la licencia de propiedad intelectual ha obtenido una garanta real del pago del precio de adquisicin de la propiedad gravada con prelacin especial respecto de toda otra garanta real sobre dicha propiedad intelectual que no est destinada a garantizar el pago del precio de su adquisicin, siempre que se cumplan las condiciones descritas en esos ejemplos.

a) Garanta real de adquisiciones sobre propiedad intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garanta del pago de su precio de compra
274. B ha otorgado una garanta real sobre todos sus bienes muebles (incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros a su acreedor garantizado, el cual adopta las medidas requeridas para hacer que esa garanta real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente directamente de su propietario con el fin de utilizarla en su negocio. De

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conformidad con el acuerdo concertado entre B y el propietario de la patente, B se compromete a pagar gradualmente al propietario el precio de compra y otorga a este una garanta real de adquisiciones sobre la patente para respaldar su obligacin de abonar el precio de compra. El propietario hace oponible a terceros la garanta real dentro de un breve plazo de unos 20 a 30 das a partir del momento en que B obtiene la patente. La garanta real del propietario de la patente es una garanta real del pago del precio de compra de la patente y goza de prelacin frente a la garanta real del acreedor garantizado (vase la recomendacin 180, variante A, apartado a), o variante B, apartado b)). La cuestin de si la prelacin de la garanta real del propietario se har extensiva al producto reportado por la patente, ya sea en forma de crditos por cobrar, de ttulos negociables, de derechos al cobro de los fondos depositados en una cuenta bancaria, o de derechos a percibir el producto de una promesa independiente, depender de la versin de la recomendacin 185 que cada Estado adopte. Conforme a la variante A, la prelacin de la garanta real del propietario se har extensiva al producto del bien gravado (vase la recomendacin 185, variante A, apartado a), transpuesta). Conforme a la variante B, la garanta real del propietario sobre el producto del bien gravado gozara meramente de la prelacin de una garanta real no destinada a financiar adquisiciones (vase la recomendacin 185, variante B, tal como fue transpuesta).

b) Garanta real de adquisiciones sobre propiedad intelectual utilizada con fines de venta o licencia otorgada en garanta del pago de su precio de compra
275. B otorga una garanta real sobre todos sus bienes muebles (incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros a su primer acreedor garantizado, el cual adopta las medidas necesarias para hacer que su garanta real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente de su propietario con el fin de licenciarla a terceros en el curso normal de su negocio. B obtiene los fondos necesarios para pagar al propietario el precio de compra de la patente tomndolo prestado de su segundo acreedor garantizado, al cual B otorga una garanta real sobre la patente para respaldar su obligacin de reembolsar el crdito. Antes de que B obtenga la patente, el segundo acreedor garantizado: a) adopta las medidas requeridas para hacer que su garanta sea oponible a terceros; y b) notifica al primer acreedor garantizado que l, en cuanto segundo acreedor garantizado, dispondr de una garanta real de adquisiciones. Al ser la garanta real del segundo acreedor garantizado una garanta real de adquisiciones, dicha garanta gozar de prelacin frente a la garanta real del primer acreedor garantizado (vase la recomendacin 180, variante A, apartado b), y variante B, apartado b), tal como fueron transpuestas). La prelacin de la garanta real del

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segundo acreedor garantizado no se har extensiva al producto de la patente abonado en forma de crditos por cobrar, de ttulos negociables, de derechos al cobro de los fondos depositados en una cuenta bancaria y de derechos a percibir el producto de una promesa independiente, aunque s se har extensiva a otros tipos de productos (vase la recomendacin 185, variante A, apartado b), y variante B, tal como fueron transpuestas).

c) Garanta real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garanta del pago del precio de la licencia
276. B ha otorgado una garanta real sobre todos sus bienes muebles (incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros al acreedor garantizado, el cual ha tomado las medidas requeridas para hacer que su garanta real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B obtiene una licencia del propietario de una patente a fin de poder utilizarla en sus negocios. B accede a pagar gradualmente al propietario el precio de la licencia y concede a este ltimo una garanta real sobre los derechos de B como licenciatario en garanta de su obligacin de pago. El propietario procede a hacer lo requerido para que su garanta sea oponible a terceros dentro de un breve plazo de unos 20 a 30 das a partir del momento en que B obtiene la licencia. Al ser la garanta adquirida por el propietario sobre los derechos de B nacidos del acuerdo de licencia una garanta real de adquisiciones, dicha garanta gozar de prelacin sobre la garanta del acreedor garantizado (vase la recomendacin 180, variante A, apartado a), o variante B, apartado b), tal como fueron transpuestas). La cuestin de si la prelacin de la garanta real del propietario se har extensiva al producto de los derechos de B como licenciatario abonado en forma de crditos por cobrar, de ttulos negociables, de derechos al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria o de derechos a percibir el producto de una promesa independiente depender de la versin de la recomendacin 185 que cada Estado adopte. Conforme a la variante A, la prelacin de la garanta real del propietario se har extensiva al producto de los derechos gravados (vase la recomendacin 185, variante A, apartado a), tal como fue transpuesta). Conforme a la variante B, la garanta real del propietario sobre el producto de los derechos gravados gozara meramente de la prelacin de una garanta real no destinada a financiar adquisiciones (vase la recomendacin 185, variante B, tal como fue transpuesta). Conviene sealar que los derechos del propietario nacidos de su garanta real son independientes y estn sujetos a requisitos distintos de los del derecho que pueda tener, en virtud del acuerdo de licencia, a revocar la licencia si B incumple las obligaciones que le imponga tal acuerdo.

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d) Garanta real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad intelectual utilizada con fines de venta o licencia otorgada en garanta del pago del precio de compra de la licencia
277. B otorga una garanta real sobre todos sus bienes muebles actuales y futuros (incluida su propiedad intelectual) al primer acreedor garantizado, el cual adopta las medidas requeridas para hacer que su garanta real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B obtiene una licencia del titular de una patente a fin de sublicenciarla a terceros en el curso normal de su negocio. B obtiene los fondos necesarios para pagar el precio de la licencia tomndolos prestados de un segundo acreedor garantizado, al cual B otorga un gravamen sobre sus derechos, en cuanto licenciatario, en garanta de su obligacin de reembolso del crdito. Antes de que B obtenga la licencia, el segundo acreedor garantizado: a) adopta toda medida requerida para hacer que su garanta sea oponible a terceros; y b) notifica al primer acreedor garantizado que l, en cuanto segundo acreedor garantizado, dispondr de una garanta real de adquisiciones sobre el bien gravado. Al ser la garanta real del segundo acreedor garantizado una garanta real de adquisiciones, gozar de prelacin sobre la garanta real del primer acreedor garantizado (vase la recomendacin 180, variante A, apartado b), y variante B, apartado b), tal como fueron transpuestas). La prelacin de la garanta real del segundo acreedor no se har extensiva al producto de la licencia abonado en forma de crditos por cobrar, ttulos negociables y derechos al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria, aunque s se har extensiva a otros tipos de producto (vase la recomendacin 185, variante A, apartado b), y variante B, tal como fueron transpuestas).

e) Garanta real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garanta del pago del precio de la licencia o a efectos de venta o de concesin de una licencia
278. La empresa informtica B adquiere los derechos de propiedad intelectual de un sistema operativo para computadoras personales en una operacin en la que concede una garanta real sobre el sistema operativo a un acreedor garantizado en garanta de su obligacin de abonar el precio de compra. B adquiere la propiedad intelectual del sistema operativo con el fin de ofrecer una licencia de este a toda persona que est dispuesta a pagar el precio de la licencia y convenga en cumplir las condiciones del acuerdo de licencia. B utilizar tambin el sistema operativo en sus propias computadoras personales. Puesto que B utilizar el sistema operativo principalmente para venderlo o darlo en licencia a terceros, las reglas que se aplican a las

Captulo IX. La financiacin de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual

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garantas reales del pago de la adquisicin de existencias sern aplicables a la garanta real del pago de la adquisicin del acreedor garantizado. 279. El fabricante B adquiere una patente de un componente del equipo de fabricacin en una operacin en la que concede una garanta real sobre la patente a un acreedor garantizado en garanta de su obligacin de abonar el precio de compra. B utilizar la patente en su propio negocio y normalmente no ofrecer licencias de la misma a terceros. Sin embargo, B otorga licencias para utilizar la patente a dos de sus filiales. Puesto que B no utiliza la patente principalmente para venderla o licenciarla a terceros, las reglas que se aplican a las garantas reales del pago de la adquisicin de bienes distintos de las existencias o de los bienes de consumo sern aplicables a la garanta real del pago de la adquisicin del acreedor garantizado.

C.

Enfoque no unitario

280. En la seccin B del presente captulo se trata la cuestin de la financiacin de adquisiciones garantizada por propiedad intelectual partiendo de la hiptesis de que el Estado haya adoptado el enfoque unitario de la financiacin de adquisiciones conforme a lo indicado en las recomendaciones 178 a 186 de la Gua. Se parte asimismo de la hiptesis de que si un Estado adopta el enfoque unitario para la financiacin de adquisiciones de bienes corporales, debera adoptar ese mismo enfoque para la financiacin de adquisiciones de propiedad intelectual. De lo contrario, se estara corriendo el riesgo de introducir cierta confusin innecesaria en lo relativo a la creacin, oponibilidad a terceros, prelacin y ejecucin de las garantas destinadas a la financiacin de adquisiciones. 281. Por ello mismo, si un Estado adopta el enfoque no unitario para la financiacin de adquisiciones de bienes corporales, lo razonable es suponer que ese Estado adoptar tambin el enfoque no unitario para la financiacin de adquisiciones de propiedad intelectual. El enfoque no unitario de la financiacin de adquisiciones de propiedad intelectual puede verse reflejado, por ejemplo, en ciertas clusulas o pactos contractuales por los que se prevea la cesin condicional (que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, puede referirse a una licencia exclusiva condicional), la retencin de la titularidad, el arriendo financiero o una operacin similar concertada respecto de un derecho de propiedad intelectual. Con arreglo al enfoque no unitario ser, adems, posible que el propietario o un tercero financiador, como pudiera ser un banco, obtengan una garanta real respecto del pago de la propiedad adquirida de la misma ndole que la disponible con arreglo al enfoque unitario.

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282. Cada una de estas operaciones de financiacin de adquisiciones es adaptable con relativa facilidad a la financiacin de la adquisicin de propiedad intelectual. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con el enfoque unitario, no ser posible transponer directamente las recomendaciones aplicables a las operaciones de retencin de la titularidad y de arrendamiento financiero a supuestos en los que el licenciatario est adquiriendo una licencia no exclusiva. En estos supuestos no cabra hablar de ningn derecho retenido por el licenciante que no sea su derecho como propietario (a reserva de lo estipulado en el acuerdo de licencia). El remedio normal de que dispondr el licenciante en dichos casos ser el de revocar simplemente la licencia que haya dado. En cambio, un financiador de la adquisicin que no sea el licenciante (por ejemplo, un banco que financie la adquisicin de la licencia por el licenciatario) obtendra una garanta real de adquisiciones ordinaria sobre los derechos del licenciatario. 283. Al preparar el texto por el que se introduzca el rgimen no unitario para la financiacin de adquisiciones, todo Estado debera tener en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, a fin de obtener resultados tan funcionales como los obtenidos al adoptar el enfoque unitario, todo Estado deber tener en cuenta todas las cuestiones indicadas en la recomendacin relativa al enfoque unitario, conforme se enuncia en este captulo (vase la recomendacin 247 infra). En segundo lugar, se habrn de ajustar ciertas disposiciones especiales del rgimen que vaya a promulgarse, al igual que se hizo, respecto de los bienes corporales, con las recomendaciones 192 a 194 y con la recomendacin 199 de la Gua (enfoque no unitario) a fin de ajustarlas a lo dispuesto en las recomendaciones 180 y 185 de la Gua (enfoque unitario) respectivamente. En otras palabras, para dotar de funcionalidad a un rgimen no unitario de la financiacin de adquisiciones de propiedad intelectual, los Estados deberan regular en detalle lo relativo a la oponibilidad a terceros y la transformacin del derecho de reserva de dominio o de retencin de la titularidad u otro derecho similar del cedente de un bien en una garanta real sobre el producto de la propiedad intelectual transferida o sobre el producto del bien transferido cuya titularidad fue retenida (vase el examen de estos ajustes respecto del enfoque no unitario de la financiacin de adquisiciones en el captulo IX de la Gua).

Captulo IX. La financiacin de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual

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Recomendacin 24719
Aplicacin a las garantas reales sobre propiedad intelectual de la normativa propia de las garantas reales sobre el pago de adquisiciones El rgimen debera disponer que la normativa aplicable a una garanta real de adquisiciones sobre un bien corporal sea tambin aplicable a una garanta real de adquisiciones sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual. A los fines de aplicar estas disposiciones: a) La propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual: i) que el otorgante posea para su venta o licencia en el curso ordinario de su negocio recibir el mismo trato que las existencias; y ii) que el otorgante utilice o tenga la intencin de utilizar para fines personales, familiares o domsticos recibir el mismo trato que los bienes de consumo; y b) Toda referencia que se haga a: i) la posesin de un bien gravado por el acreedor garantizado no ser aplicable; ii) el momento de la posesin del bien gravado por el otorgante se entender referida al momento en que el otorgante adquiera la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual gravadas; y iii) el momento de la entrega del bien gravado al otorgante se entender referida al momento en que el otorgante adquiera la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual gravadas.

19 De poder incluirse en la Gua, esta recomendacin debera figurar en el captulo IX, Financiacin de adquisiciones, como recomendacin 186 bis.

X.
A.

Ley aplicable a una garanta real sobre derechos de propiedad intelectual

Ley aplicable a las cuestiones suscitadas por tal garanta en cuanto derecho real
1. Finalidad y mbito de aplicacin

284. Por lo general, las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (en adelante, la Gua) sirven para determinar la ley aplicable a la constitucin, la oponibilidad a terceros, la prelacin frente a los derechos de reclamantes concurrentes y el ejercicio o ejecucin de una garanta real. Tambin determinan el mbito territorial de aplicacin de las reglas de derecho sustantivo recomendadas en la Gua, al determinar cundo ser aplicable el derecho sustantivo del Estado que adopte el rgimen recomendado en la Gua (vase la Gua, captulo X, prrafos 1 a 9). 285. El captulo X de la Gua no define las garantas reales a las que sern aplicables las reglas sobre conflicto de leyes recomendadas en la Gua. Lo normal es que sea el propio rgimen de las operaciones garantizadas de la ley del foro competente el que determine si una garanta es tipificable o no como garanta real a efectos de sus reglas de conflicto de leyes. La Gua aconseja, no obstante, a todo Estado que vaya a adoptar el rgimen recomendado en la Gua, conforme al enfoque no unitario de la financiacin de adquisiciones, que aplique a los derechos de retencin de la titularidad y a los arrendamientos financieros las reglas de conflicto de leyes aplicables a las garantas reales (vase la Gua, recomendacin 201). Por igual razn, dado que la mayora de las reglas sustantivas del rgimen recomendado por la Gua, que son aplicables a las garantas constituidas sobre crditos por cobrar, son tambin aplicables a la cesin pura y simple de esos crditos, la Gua recomienda que el foro competente aplique, a la cesin pura y simple de crditos por cobrar, las reglas de conflicto de leyes aplicables a una cesin para fines de garanta de esos mismos crditos (vase el concepto de garanta real en la introduccin de la Gua, seccin B, prrafo 20, as como las recomendaciones 3 y 208).
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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

286. En principio, el foro u otra autoridad competente aplicar su propia ley siempre que se haya de tipificar una cuestin para seleccionar la regla de conflicto de leyes que le sea aplicable. Como las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la Gua se prepararon para que reflejaran el rgimen de derecho sustantivo en la misma recomendado, el Estado que adopte ese rgimen y esas reglas no tendr dificultad alguna al aplicarlos juntos. Ahora bien, todo Estado que no haya adoptado el rgimen de derecho sustantivo recomendado por la Gua podra tener dificultades al aplicar esas reglas de conflicto de leyes. Por ejemplo, puede suceder que la ley sustantiva de un Estado trate la constitucin de la garanta y su oponibilidad a terceros como una nica cuestin, mientras que las reglas de conflicto de leyes recomendadas por la Gua las tratan como dos cuestiones distintas, por lo que las remiten a la ley de distintos Estados. Cabe observar que, al seguir el criterio adoptado por la mayora de los Estados, la Gua hace una distincin entre el acuerdo constitutivo de una garanta real, en cuanto derecho real (que se regir por la ley de determinado lugar; vanse las recomendaciones 203 y 208) y los derechos y obligaciones recprocos, de ndole contractual, nacidos de dicho acuerdo (que suelen regirse por la ley del lugar que elijan contractualmente las partes; vase la recomendacin 216). 287. De todos modos, la determinacin de si un bien (incluida la propiedad intelectual) es o no transferible o gravable es una cuestin preliminar que deber dilucidarse antes de la constitucin de una garanta real y que no se aborda en las recomendaciones sobre conflictos de leyes de la Gua. Por ello, en la medida en que otras reglas de conflictos de leyes remitan lo relativo a la transferibilidad de la propiedad intelectual a la ley del lugar (Estado) en donde dicha propiedad est protegida (la lex loci protectionis, tambin llamada lex protectionis), la Gua no afectar a esas reglas. Ello no se debe al hecho de que el rgimen recomendado en la Gua reconozca la primaca en esta materia del derecho interno de la propiedad intelectual, sino a que el rgimen recomendado en la Gua no se ocupa de esta cuestin. Por idntica razn, el rgimen sustantivo recomendado en la Gua tampoco prevalecer sobre las limitaciones legales impuestas a la transferibilidad (vase la recomendacin 18). 288. Cuando las reglas sobre conflictos de leyes del rgimen recomendado en la Gua remitan cierta cuestin que concierna a las garantas reales a la ley de determinado lugar, se entender que esa remisin se hace a todo el derecho interno de ese Estado (exceptundose sus reglas de conflicto de leyes, a fin de evitar el riesgo de una remisin de retorno; vase la recomendacin 221), tanto legal como no legal (vase el prrafo 19 de la introduccin a la Gua), as como al derecho propio de cada unidad territorial de un Estado pluriterritorial (vanse las recomendaciones 224 a 227), pero tambin a toda norma legal en vigor en dicho Estado a raz de algn tratado

Captulo X. Ley aplicable a una garanta real sobre derechos de propiedad intelectual

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o de alguna otra obligacin internacional que haya contrado. As, por ejemplo, si una regla de conflicto de leyes remite una cuestin relativa a las garantas sobre propiedad intelectual al derecho interno de un Estado en el que sea aplicable al respecto una norma de rango legal promulgada por una organizacin regional de integracin econmica, dicha cuestin se regir por esa norma20. Lo mismo cabe decir respecto de toda norma promulgada por una organizacin internacional, como la OMPI, que sea aplicable en el pas. 289. Cabe tambin sealar que, sea cual sea la ley declarada aplicable a la garanta real, su aplicacin estar supeditada: a) al orden pblico legal interno y a toda norma de derecho imperativo de la ley del foro (vase la Gua, recomendacin 222); y b) de declararse la insolvencia del otorgante de la garanta, a los efectos de la aplicacin de la ley del lugar donde se abra el procedimiento (la lex fori concursus; vase la recomendacin 223) sobre toda cuestin relativa a la insolvencia. Debe, por ltimo, sealarse que, al igual que toda otra regla recomendada en la Gua, las reglas de conflicto de leyes tampoco sern aplicables en la medida en que sean incompatibles con el derecho interno de la propiedad intelectual o con algn tratado, de haber alguno al respecto, en el que sea parte el Estado del foro (vase la recomendacin 4 b)).

2.

Enfoque recomendado en la Gua respecto de las garantas reales sobre bienes inmateriales

290. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, la ley aplicable a la constitucin, oponibilidad a terceros, prelacin y ejercicio de una garanta real sobre un bien inmaterial es la ley del lugar donde el otorgante est ubicado (vanse las recomendaciones 208 y 218 b)). Conforme a la prctica seguida en muchos Estados, la Gua contiene recomendaciones especiales para las garantas constituidas sobre ciertos tipos de bienes inmateriales, como el derecho al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria (vanse las recomendaciones 209 a 212), pero no para las constituidas sobre propiedad intelectual. Por ello, si un Estado adopta las reglas de la Gua sobre conflictos de leyes, hacindolas aplicables a las garantas reales sobre propiedad intelectual sin formular ninguna regla especial destinada a la propiedad intelectual, la ley aplicable a la constitucin, la oponibilidad a

20 Por ejemplo, a tenor del artculo 16 del Reglamento (CE) nm. 207/2009 del Consejo, comunitarias (vase la nota 8 supra), sus artculos 17 a 24 sern aplicables a toda cuestin en ellos prevista, pero a toda cuestin no prevista les ser aplicable el derecho interno del pas donde el propietario tenga su sede social o su establecimiento (en el interior de la UE) o sus oficinas (conforme al derecho espaol).

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terceros, la prelacin y el ejercicio de las garantas reales sobre propiedad intelectual ser la del Estado en el que est ubicado el otorgante. La ubicacin del otorgante fue definida como el lugar donde el otorgante ejerce su administracin central, es decir, su sede real, y no meramente su sede estatutaria, y en el caso de que haya sedes en ms de un Estado, la sede central (vase la recomendacin 219). Como ya se indic (vase el prrafo 289), la recomendacin 4 b) ser tambin aplicable, por lo que, de ser incompatibles las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la Gua y las del derecho interno expresamente referidas a la propiedad intelectual, las reglas aplicables sern las del derecho interno. 291. La principal ventaja de adoptar el enfoque basado en la ley del lugar donde el otorgante est ubicado radica en que la constitucin, oponibilidad a terceros, prelacin y ejecucin de las garantas reales se regir por la ley de un nico Estado. Gracias a ese enfoque un acreedor garantizado que desee obtener una garanta real sobre todos los bienes inmateriales actuales y futuros del otorgante (incluidos sus derechos de propiedad intelectual y otros activos), podra obtener una garanta real, hacerla oponible a terceros, establecer su prelacin y ejercitarla con arreglo a la ley de un solo Estado, aun cuando los bienes gravados tengan puntos de conexin con ms de un Estado. En particular, es probable que se reduzcan as los gastos de inscripcin registral de la garanta real, al tener que hacerse la inscripcin nicamente en el Estado en el que est ubicado el otorgante, que sera tambin el nico lugar donde podra consultarla todo tercero interesado, lo que tal vez facilite la obtencin de crdito a un precio ms asequible. 292. Otra ventaja importante de que se remita a la ley del lugar (Estado) donde est ubicado el otorgante y de que se defina la ubicacin como el lugar donde el otorgante ejerza su administracin central (vase el prrafo 290 supra) reside en que la ley de ese lugar es igualmente la ley del Estado en que se habr de abrir el procedimiento de insolvencia principal contra el otorgante (para el significado de procedimiento principal consltense los artculos 2 b) y 16.3 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza)21. Por ello, es probable que la ley aplicable a la constitucin, oponibilidad a terceros, prelacin y ejercicio de una garanta real sea la ley del mismo lugar que la ley aplicable en materia de paralizacin de actuaciones, impugnacin de operaciones, tratamiento de los acreedores garantizados y orden de prelacin de los crditos. Cabe sealar que si bien resultar a veces ms fcil determinar la sede estatutaria que la sede real, remitir a la ley de la sede estatutaria puede motivar que la ley declarada aplicable en materia de conflictos de leyes haya de ser ignorada por razones de orden

21

Publicacin de las Naciones Unidas, nm. de venta S.99.V.3.

Captulo X. Ley aplicable a una garanta real sobre derechos de propiedad intelectual

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pblico o de derecho imperativo de la ley del foro (vase la Gua, recomendacin 222) en todo caso en el que la sede estatutaria no est en el mismo lugar que la administracin central del otorgante. Ese sera, por ejemplo, el caso si la ley del lugar de la sede estatutaria reconoce un orden de prelacin de las garantas reales que resulte incompatible con el orden de prelacin del foro competente (lex fori concursus). De todos modos, por las razones que se dan ms adelante (vanse los prrafos 305 y 306 infra), un enfoque basado nicamente en la ley del lugar donde el otorgante est ubicado no resultara adecuado para las garantas reales sobre propiedad intelectual. 293. Sin embargo, si el otorgante es un cesionario que ha adquirido la propiedad intelectual de un titular inicial o intermedio ubicado en un lugar distinto del de la ubicacin del otorgante, el acreedor garantizado se vera obligado a consultar el registro de las garantas reales (y, tal vez, el registro pertinente de la propiedad intelectual, de haber alguno) de ese otro lugar. Cabe sealar que, en tal caso, si el titular inicial o intermedio ha otorgado, a su vez, una garanta real sujeta a la ley del lugar de ubicacin del titular inicial o intermedio, la ley aplicable sera, conforme a lo previsto en el rgimen recomendado por la Gua, la ley del lugar de ubicacin del otorgante en el momento en que surgiera el conflicto de prelacin (vase la Gua, recomendaciones 208 y 220 b)). Conforme al rgimen recomendado en la Gua, salvo en los supuestos indicados, cada cesionario de un bien gravado lo adquirir sujeto a toda garanta preexistente. De ello resulta que cada cesionario de la propiedad intelectual gravada la adquiere sujeta a toda garanta creada por un titular anterior de la misma (vanse las recomendaciones 79 a 82). 294. Debe observarse que si el otorgante se desplaza de un Estado a otro que haya promulgado el rgimen recomendado en la Gua, se aplicarn reglas adicionales si la ley del Estado de la nueva ubicacin del otorgante es la ley aplicable. Conforme a este enfoque, si el otorgante se desplaza a un Estado que haya promulgado el rgimen recomendado en la Gua, la garanta otorgada seguir siendo oponible a terceros durante un breve plazo sin necesidad de que el acreedor garantizado tome medida alguna, pero, una vez vencido dicho plazo, el acreedor garantizado deber cumplir, para que su garanta siga siendo oponible, toda requisito exigido en la nueva ubicacin del otorgante (vase la Gua, recomendacin 45). 295. Por ejemplo, el titular (A) de un derecho de propiedad intelectual, ubicado en el Estado X, crea una garanta, a favor de un acreedor garantizado (AG1), sobre un derecho de propiedad intelectual protegido en el Estado Y, luego se desplaza al Estado Y, que ha promulgado el rgimen recomendado en la Gua, donde crea otra garanta sobre el mismo derecho a favor de otro acreedor garantizado (AG2). Si el Estado Y ha promulgado alguna regla que

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

remita las cuestiones de prelacin entre acreedores garantizados a la ley del lugar de ubicacin del otorgante (vase la recomendacin 208) y si cada garanta real se ha hecho oponible a terceros conforme a la ley del Estado en virtud de la cual fue constituida, la garanta real del AG1 gozar de prelacin sobre la del AG2 durante un breve plazo, sin necesidad de que el AG1 adopte medida alguna al respecto, as como en adelante siempre que cumpla con los requisitos que se exijan, para hacerla oponible en el Estado Y. Dicho resultado no es fruto de una regla de conflicto de leyes sino de una regla basada en la recomendacin 45. Si, en vez de desplazarse al Estado Y, A transfiere su derecho de propiedad intelectual a un cesionario (B) sito en el Estado Y, la determinacin de si B adquirir su derecho de propiedad sujeto o no a la garanta del AG1 se regir por la ley del Estado de ubicacin del otorgante. De igual modo, la determinacin del rango de la garanta adquirida por el AG2 respecto de la garanta del AG1 se determinar conforme a la ley del Estado de ubicacin del otorgante. 296. Cabe tambin sealar que, a tenor del rgimen recomendado en la Gua, para toda cuestin relativa a la constitucin de la garanta, la ubicacin del otorgante habr de determinarse en funcin del momento en el que la garanta se tenga por constituida, mientras que para las cuestiones relativas a la oponibilidad de la garanta y su prelacin, la ubicacin del otorgante habr de determinarse en funcin del momento en que se plantee la cuestin (vase la recomendacin 220). A resultas de ello, conforme a la regla, que recomienda la Gua, basada en la ubicacin del otorgante, y en la medida en que esa regla sea aplicable a las garantas sobre propiedad intelectual, la constitucin de la garanta del AG1 se regir por la ley del Estado X y la constitucin de la garanta del AG2 se regir por la ley del Estado Y, mientras que la oponibilidad a terceros y la prelacin de la garanta del AG1 frente al cesionario B y frente a su acreedor (AG2) se regir, transcurrido un breve plazo (vase la Gua, recomendacin 45), por la ley del Estado Y.

3.

La ley del Estado que confiere la proteccin (lex protectionis)

297. Aunque no se ocupen expresamente de la ley aplicable a las cuestiones suscitadas respecto de las garantas reales sobre propiedad intelectual, los convenios internacionales para la proteccin de la propiedad intelectual suelen adoptar el principio de la territorialidad. A ello se debe que en los Estados partes en esos convenios, la ley aplicable a las cuestiones de titularidad y de proteccin de la propiedad intelectual (por ejemplo, al valor del derecho del titular de la propiedad intelectual en un Estado frente al derecho de su

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licenciatario o frente a un infractor de esa propiedad ubicados en otro Estado) sea la lex protectionis. Debe sealarse que respecto de toda categora de propiedad intelectual que est sujeta a inscripcin en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, de patentes o de marcas comerciales) nacional, regional o internacional, la lex protectionis ser la ley del Estado (junto con todo reglamento regional o internacional que esa ley declare aplicable) que lleve el registro. 298. Se expres el parecer22 de que el principio del trato nacional consagrado en los convenios internacionales de proteccin de la propiedad intelectual impone implcitamente una regla universal a favor de la lex protectionis para determinar la ley aplicable no slo a la titularidad de la propiedad intelectual sino tambin a las cuestiones que se planteen en relacin con las garantas reales sobre propiedad intelectual. Segn esa opinin, disposiciones tales como el prrafo 1 del artculo 2 del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (1883)23, el prrafo 2 del artculo 5 del Convenio de Berna para la Proteccin de las Obras Literarias y Artsticas (1886)24 y el prrafo 1 del artculo 3 del Acuerdo sobre los aspectos relativos al comercio de la propiedad intelectual (TRIPS)25 designan como factor de conexin pertinente al lugar donde est protegido el derecho de propiedad intelectual de que se trate. Es decir, segn esta opinin, los Estados parte en cualquiera de estos convenios internacionales habrn de aplicar tambin la lex protectionis a las cuestiones planteadas por las garantas reales sobre propiedad intelectual. 299. Con arreglo a esa opinin, si un acreedor desea obtener una garanta real oponible y ejercitable sobre un derecho de propiedad intelectual, dicho acreedor deber cumplir los requisitos exigibles en el Estado donde ese derecho exista. As pues, la principal ventaja de remitir a la lex protectionis es que al reconocer los convenios internacionales protectores de la propiedad intelectual el principio de la territorialidad de la norma, una misma ley ser aplicable tanto a las garantas reales como a los derechos de propiedad intelectual. Conviene sealar que, segn este enfoque, la lex protectionis rige los aspectos de derecho de propiedad de una garanta real. Pero no ser necesariamente aplicable a cuestiones puramente contractuales entre el otorgante y el acreedor garantizado que se rijan por la ley aplicable al contrato (lex contractus; vase la seccin B del presente captulo infra).

22 Vase el informe del Grupo de Trabajo VI (Garantas Reales) sobre la labor realizada en su 16 perodo de sesiones (A/CN.9/685, prr. 90). 23 Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html 24 Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html. 25 Estos instrumentos tal vez contengan algunas excepciones que no se consideren pertinentes en el presente anlisis.

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300. No obstante, designar a la lex protectionis como ley aplicable a las garantas reales sobre propiedad intelectual tiene tambin sus inconvenientes. Muchas operaciones garantizadas habrn de ser inscritas en registros ubicados en varios pases. Ese sera el caso de: a) toda operacin en la que se vaya a gravar, en garanta de un crdito, una cartera de derechos de propiedad intelectual protegidos por la ley de ms de un Estado; b) toda operacin en la que se vayan a gravar bienes que no sean nicamente propiedad intelectual protegida por la ley de un nico Estado; y c) toda operacin en la que se vaya a gravar el patrimonio completo del otorgante. Como se explica ms adelante ello har que toda operacin financiera garantizada por propiedad intelectual resulte ms compleja y costosa, al elevar los gastos de inscripcin de la garanta real y de consulta en el registro. Adems, si el otorgante no est ubicado en el Estado en donde est protegida la propiedad intelectual gravada y se abre un procedimiento de insolvencia respecto del otorgante en el Estado donde l est ubicado, remitir lo referente a una garanta real a la lex protectionis puede dar lugar a que el foro competente rechace la regla sobre conflictos de leyes por estimarla contraria al orden pblico legal o a alguna norma de derecho imperativo de la lex fori concursus (vase la Gua, recomendacin 222). Por otra parte, dado que el acreedor garantizado podr siempre cumplir los requisitos de la lex protectionis, conforme a lo previsto en la recomendacin 4 b), hacer una remisin legal a la lex protectionis podra privar innecesariamente al acreedor garantizado de su facultad de optar por acogerse a la ley del Estado de ubicacin del otorgante o por hacer inscribir su garanta en el registro general de las garantas reales, reduciendo as los gastos de la operacin.

4.

Otros enfoques

301. La regla previamente mencionada (vanse los prrafos 297 y 298), por la que se confiere una eficacia extensiva a los convenios internacionales sobre propiedad intelectual en orden a la determinacin de la ley aplicable a toda cuestin suscitada por una garanta real sobre propiedad intelectual, no goza de aceptacin universal. Adems, existen pocos precedentes sobre la aplicacin de la lex protectionis a esas cuestiones. Aun en el supuesto de que dichos convenios internacionales puedan imponer su propia regla de conflicto de leyes, seguir siendo discutible si esa regla resultar aplicable a todas las cuestiones que, en cuanto derecho real, plantea este tipo de garanta, cuestiones que el Suplemento trata de resolver, es decir las concernientes a la constitucin, oponibilidad y ejercicio de una garanta sobre propiedad intelectual y su prelacin frente a los derechos de reclamantes concurrentes.

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302. Por ello, aunque se acepte la eficacia extensiva, anteriormente descrita (vanse los prrafos 297 y 298), de los convenios internacionales sobre propiedad intelectual, seguir siendo no obstante necesario o conveniente que los Estados formulen reglas de conflicto de leyes aplicables a las cuestiones que puedan suscitar las garantas reales sobre propiedad intelectual. Esas reglas cumpliran, como mnimo, una funcin supletoria respecto de toda cuestin de conflicto de leyes no resuelta por los convenios internacionales existentes sobre propiedad intelectual. 303. En vista de las consideraciones expuestas, a fin de compaginar el respeto de la ley aplicable a la propiedad intelectual con las ventajas de aplicar una nica ley a las cuestiones relativas a las garantas reales, cabra combinar la regla de la lex protectionis con la regla de la ley del lugar de ubicacin del otorgante, remitiendo ciertas cuestiones a la ley del lugar de ubicacin del otorgante y otras a la lex protectionis. Siempre que estuviera claro qu ley era aplicable a cada cuestin, algunas cuestiones podran regirse por la ley del lugar de ubicacin del otorgante, y otras, por la lex protectionis. A continuacin en los prrafos 304 a 316 se dan ejemplos de esos enfoques hbridos. 304. Por ejemplo, el criterio de la ley del lugar de ubicacin del otorgante podra combinarse como sigue con el de la lex protectionis. En principio, la ley del Estado de ubicacin del otorgante podra ser aplicable a la constitucin, a la oponibilidad a terceros, a la prelacin y a la ejecucin de una garanta real sobre propiedad intelectual. Sin embargo, la oponibilidad a terceros y la prelacin de una garanta real frente al derecho del beneficiario de una transferencia pura y simple, o del licenciatario, de propiedad intelectual se regirn por la lex protectionis. Esta regla sera aplicable con independencia de que est o no prevista la inscripcin de la garanta en un registro de la propiedad intelectual. Conforme a este primer enfoque hbrido, un acreedor garantizado por una garanta sobre propiedad intelectual tendra que verificar su derecho con arreglo a la lex protectionis cuando prevea un conflicto con el cesionario de una transferencia pura y simple de la propiedad intelectual gravada o con el licenciatario de tal propiedad. En el supuesto normal de que el beneficiario de la garanta slo desee ampararse frente a la insolvencia eventual de su otorgante (a raz de no poder este pagar a todos sus acreedores), el acreedor garantizado podr fiarse de la ley del lugar donde el otorgante de su garanta est ubicado, al igual que hara si su garanta sobre propiedad intelectual estuviera constituida sobre algn otro tipo de bien inmaterial (por ejemplo, sobre crditos por cobrar). 305. Cabe decir que esta regla funciona, en los Estados que la han adoptado, y que resulta adems ms econmica por dos razones. En primer lugar, el acreedor garantizado podr siempre inscribir su garanta, conforme a la

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lex protectionis en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En segundo lugar, si su principal temor es la insolvencia eventual del otorgante y una controversia con otro acreedor garantizado o con su acreedor judicial, el acreedor garantizado nicamente deber hacer su garanta oponible en el lugar donde su otorgante est ubicado (por ejemplo, inscribiendo un aviso en el registro general de las garantas reales del Estado de ubicacin del otorgante). En tal caso, el acreedor garantizado estar dispuesto a correr el riesgo de no hacer la inscripcin con arreglo a la lex protectionis en el registro de la propiedad intelectual del Estado en el que est amparada la propiedad intelectual, lo cual lo protegera frente al riesgo de un acto fraudulento eventual del otorgante, dado que no abrira un crdito al otorgante si le creyera capaz de cometer algn acto fraudulento. 306. Ahora bien, este primer enfoque hbrido tendra tambin desventajas. Si el acreedor garantizado desea garantizar su prelacin frente a todo otro reclamante eventual, tendr que cumplir los requisitos de la ley protectora de la propiedad intelectual, es decir de la lex loci protectionis. Ello sera el caso en particular respecto de la prelacin frente a: a) un cesionario de la propiedad intelectual gravada; b) un licenciatario exclusivo de la propiedad intelectual en lugares en donde se d a una licencia exclusiva igual trato que a una transferencia del derecho gravado; y c) un acreedor garantizado que, con arreglo a la ley de la propiedad intelectual, haya de ser tratado como titular de la propiedad intelectual gravada o que est habilitado para ejercitar los derechos inherentes a esa titularidad (vanse los prrafos 30, 87, 88 y 222 supra). La necesidad de cumplir esos requisitos podra dificultar la obtencin de un crdito financiero al hacerlo ms costoso. Adems, si la ley del Estado de ubicacin del otorgante no es la ley del Estado protector, es posible que la garanta real no sea eficaz ni ejecutable conforme a la ley del Estado protector, a menos que ese Estado haya adoptado una regla sobre conflictos de leyes que haga referencia a la ubicacin del otorgante. Adems, como se ha dicho (vase el prrafo 290), incluso en Estados donde la garanta real se rija por la ley del lugar en que el otorgante est ubicado, cabe que la lex protectionis sea aplicable conforme a lo previsto en la recomendacin 4 b). Cabe observar asimismo que, en particular, si una garanta real es inscribible en un registro de la propiedad intelectual, la ley del lugar de ubicacin del otorgante podr ser declarada no aplicable por ser contraria al orden pblico legal interno o a alguna norma internacional que sea imperativa conforme a la ley del foro (vase la Gua, recomendacin 222). 307. Tal vez fuera posible combinar de otro modo estos dos enfoques. Por ejemplo, conforme a un segundo enfoque hbrido se remitira toda cuestin suscitada por una garanta real sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual (ya sea nacional, regional o internacional) a la ley del Estado que lleve el registro (enfoque seguido por la Gua

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respecto de todo bien corporal que sea inscribible en un registro especial; vase la Gua, recomendacin 205). Cabra exceptuar de esta regla toda cuestin relativa a la ejecucin de una garanta que, por razones de economa y eficiencia, se remitira a la ley del lugar donde estuviera ubicado el otorgante. Al mismo tiempo, toda cuestin relativa a una garanta sobre propiedad intelectual que no est sujeta a inscripcin sera remitida a la ley del lugar de ubicacin del otorgante. Cabra, a su vez, hacer una excepcin a esta regla respecto de la oponibilidad a terceros y la prelacin de una garanta sobre propiedad intelectual, que se remitira a la lex protectionis. 308. La principal ventaja de este enfoque dimana de que toma en consideracin la existencia de registros nacionales, regionales e internacionales de la propiedad intelectual y la falta de inters probable de los Estados que llevan dichos registros en adoptar una regla de conflicto de leyes que ignore su existencia. En la medida en que las normas promulgadas por organizaciones internacionales o regionales prevea la inscripcin registral de los derechos de propiedad intelectual, les resultar difcil a los Estados miembros de estas organizaciones adoptar una regla que contravenga a la normativa regional o internacional aplicable. Por ejemplo, los Estados miembros de la Unin Europea tal vez no estn habilitados para adoptar una regla que no tome en consideracin que, con arreglo al artculo 16 del Reglamento (CE) 207/2009, las marcas comunitarias han de regirse en primer lugar por los artculos 17 a 24 de dicho Reglamento, mientras que la ley del lugar, donde el titular de la marca comercial tenga su sede o establecimiento (en la UE) o la sede de sus Oficinas (conforme al derecho espaol), slo ser aplicable respecto de las cuestiones no previstas en esos artculos. 309. Este segundo enfoque hbrido tiene tambin sus inconvenientes. En la medida en que las garantas sobre ciertos tipos de propiedad intelectual sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes y marcas), mientras que otros no lo sean, ello dara lugar a que las garantas sobre diversos tipos de propiedad intelectual se rijan por distintas reglas de conflicto de leyes. Adems, en la medida en que este enfoque se rige por la lex protectionis, tal distincin no cumple funcin alguna, ya que la lex protectionis debera ser aplicable a todo tipo de propiedad intelectual, con independencia de que la lex protectionis prevea o no la inscripcin de determinados derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, en la medida en que la segunda parte de dicho enfoque es idntica a la del primer enfoque hbrido, pero con un mbito de aplicacin algo menor, sus ventajas e inconvenientes seran los mismos (prrafo 306 supra). Ms aun, tal enfoque puede hacer que una transferencia pura y simple de propiedad intelectual no sujeta a inscripcin resulte ms costosa y compleja. Ello se debe a que el beneficiario de una transferencia pura y simple de propiedad intelectual tendra que consultar el registro del lugar de ubicacin del

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otorgante para cerciorarse de que el derecho transferido no era objeto de una garanta anterior. 310. Adems, remitir la prelacin y el ejercicio de una garanta a la ley de dos lugares distintos puede ser fuente de incoherencias, gastos y complicaciones. Por ejemplo: a) cabe que cierta cuestin est tipificada en un Estado como cuestin de prelacin y en otro como cuestin de ejercicio de la garanta; y b) las cuestiones de prelacin pueden afectar al ejercicio de la garanta, al irse a determinar quin estar facultado para hacerse cargo de una venta ejecutoria y de la distribucin de su producto y cules son los derechos adquiridos por el cesionario en una venta extrajudicial de la propiedad intelectual gravada. Para evitar estos problemas, respecto de las garantas sobre bienes inmateriales, la Gua recomienda que la ley aplicable al ejercicio de las garantas reales sea la ley aplicable a su prelacin (vase la Gua, recomendacin 218 b)). Por ltimo, este enfoque obligara a consultar la lex protectionis de todos los Estados interesados para averiguar si esos Estados permiten la inscripcin de una garanta real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la ley aplicable a una garanta real sobre un derecho de autor dependera de que los derechos de autor sean inscribibles o no en un registro de la propiedad intelectual. 311. Otra combinacin posible de los dos enfoques (el tercer enfoque hbrido) sera la de remitir la constitucin y la ejecucin de una garanta real a la ley del lugar de ubicacin del otorgante, salvo que las partes convengan en hacer remisin a la ley del Estado protector. Conforme a ese enfoque, cabra remitir la oponibilidad y la prelacin de una garanta real a la ley del lugar de ubicacin del otorgante, con la sola excepcin de la oponibilidad a terceros y de la prelacin de una garanta frente a los derechos de un cesionario o de un licenciatario de la propiedad intelectual gravada, o de otro acreedor garantizado. Este enfoque: a) dejara cierta autonoma a las partes respecto de la constitucin y ejecucin de la garanta; b) remitira en general la oponibilidad y la prelacin principalmente a la ley del Estado protector; y c) permitira que la oponibilidad a terceros y la prelacin de una garanta frente a un representante de la insolvencia fueran remitidas a la ley del Estado de ubicacin del otorgante. 312. Pero este enfoque tambin tendra inconvenientes. En la medida en que la constitucin y la oponibilidad de la garanta sean remitidas a distintas leyes, esa regla slo sera aplicable por Estados que traten esas dos cuestiones como cuestiones distintas (es decir, que sigan el enfoque recomendado en la Gua). Por ello, una regla tal no se difundira mientras no se aprobara un rgimen legal interno compatible con el rgimen recomendado en la Gua. Por otra parte, remitir a la autonoma contractual de las partes cualquier otra

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cuestin, que no sean los derechos y las obligaciones recprocas de las partes, solamente en relacin con las garantas reales sobre propiedad intelectual, constituira un abandono del enfoque adoptado en la Gua (vase la recomendacin 10, que excluye de la autonoma contractual toda cuestin que no sean los derechos y obligaciones recprocos de las partes) y de los principios en materia de conflictos de leyes de muchos Estados que no dan autonoma a las partes para determinar la ley aplicable a cuestiones de derechos de propiedad. 313. Adems, como ya se ha dicho (vase el prrafo 308), remitir la oponibilidad a terceros y la prelacin a dos leyes distintas, segn cual sea la identidad del reclamante concurrente, hara que todo acreedor garantizado trate de cumplir los requisitos exigibles para obtener la oponibilidad con arreglo a una y otra ley, a fin de hacer su garanta oponible a todo reclamante concurrente eventual, a menos que los Estados adoptaran las recomendaciones de derecho sustantivo de la Gua. Adems, a menos que se adoptaran tales recomendaciones, remitir la prelacin y la ejecucin de la garanta a dos leyes distintas podra dar lugar a incoherencias, ya que tal vez una ley fuera aplicable a la prelacin en uno de los Estados mientras que otra ley fuera aplicable a la prelacin en el otro, al haberse, por ejemplo, tipificado una cuestin de prelacin, en uno de los dos Estados, como cuestin relativa al ejercicio de la garanta. Cabe adems sealar que remitir la prelacin y la ejecucin de una garanta a dos leyes distintas podra dar lugar a prelaciones recprocas o circulares de una ley a la otra. 314. Otra combinacin de la ley del Estado de ubicacin del otorgante con la lex protectionis podra ser la siguiente: la lex protectionis podra ser aplicable a la constitucin, a la oponibilidad a terceros y a la prelacin de una garanta real sobre propiedad intelectual. No obstante, un acreedor garantizado podra tambin constituir eficazmente una garanta real en virtud de la ley del Estado de ubicacin del otorgante. Adems, el acreedor garantizado podra confiar en esa ley para lograr la oponibilidad de la garanta real frente a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante. Adems, la ley del Estado de ubicacin del otorgante podra regir la ejecucin de dicha garanta real. Este es el enfoque recomendado (vase la recomendacin 248 infra). 315. Este enfoque hbrido incrementara las ventajas de un enfoque hbrido y reducira sus inconvenientes. Se reconocera debidamente la importancia de la lex protectionis. Al mismo tiempo, la posibilidad de que un acreedor garantizado constituyera y ejecutara una garanta real conforme a una nica ley entraara notables beneficios prcticos, en particular para las operaciones con una cartera de derechos de propiedad intelectual amparados en distintos Estados o una cartera con diversos bienes corporales e inmateriales,

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inclusive propiedad intelectual, ubicados (o amparados) en diversos Estados. Idnticos beneficios se obtendran de la posibilidad de que un acreedor garantizado hiciera oponible una garanta real a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante conforme a una nica ley. Cabra eludir los problemas derivados del hecho de que la constitucin y la oponibilidad a terceros de garantas frente a determinados reclamantes concurrentes se rigieran por leyes de distintos Estados, si un Estado adoptara las recomendaciones de derecho sustantivo de la Gua o describiera las cuestiones del caso de forma neutral de un modo que fuera compatible con su propio derecho sustantivo. Los problemas dimanantes del hecho de que la prelacin y la ejecucin se regiran por las leyes de distintos Estados tambin podran evitarse empleando, en el texto legislativo por el que se promulgara este enfoque, un lenguaje neutral que se ajustara al derecho sustantivo del Estado promulgante. Adems, el hecho de que se permitira tambin al acreedor garantizado hacer valer su garanta real frente a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante en virtud de la ley del Estado de ubicacin del otorgante no dara lugar a un crculo de prelaciones, ya que la lex protectionis reconocera esa eficacia frente a esos posibles reclamantes concurrentes. Adems, la lex protectionis sera siempre aplicable a los conflictos de prelacin con otros reclamantes concurrentes (por ejemplo, con otro acreedor garantizado o con un cesionario). 316. Adems, la ventaja de que la constitucin de la garanta real pudiera regirse por la ley de un nico Estado contrarrestara toda desventaja que supusiera el hecho de permitir a las partes elegir, respecto de esa cuestin, entre la lex protectionis y la ley del Estado de ubicacin del otorgante. Conviene sealar tambin que esa regla no afectara a los terceros, dado que la constitucin de una garanta real afecta nicamente a su validez entre las partes en el acuerdo de garanta. Por ltimo, cabra observar que, conforme al enfoque recomendado, si una garanta real gravara propiedad intelectual amparada en los Estados A, B y C, esa garanta real sera eficaz en todos esos Estados frente al representante de la insolvencia del otorgante cuando esa oponibilidad se hubiera logrado en virtud de la ley del Estado de ubicacin del otorgante. En cambio, si el acreedor garantizado solamente ha hecho oponible su garanta real en virtud de la ley del Estado A (y si el Estado A no es el Estado de ubicacin del otorgante), su garanta real no ser oponible, en los Estados B y C, al representante de la insolvencia del otorgante. 317. Las ventajas e inconvenientes de los anteriores enfoques (vanse los prrafos 290 a 316 supra) pueden verse ilustrados por los ejemplos que se examinan a continuacin (vanse los prrafos 318 a 337 infra), que tratan por separado las cuestiones relativas a la constitucin, la oponibilidad a terceros, la prelacin y la ejecucin de la garanta.

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5. a)

Ejemplos para un anlisis comparativo de los diversos enfoques Cuestiones relativas a la creacin de la garanta

318. Un titular de propiedad intelectual (A), ubicado en el Estado X, es propietario de una cartera de derechos de autor reconocidos y protegidos con arreglo a la ley del Estado X (en donde las garantas sobre derechos de autor no son inscribibles en un registro de propiedad intelectual), y de una cartera de patentes y marcas comerciales reconocidas y protegidas con arreglo a la ley del Estado Y. En virtud de un solo acuerdo de garanta, A crea una garanta real sobre una y otra cartera a favor del acreedor garantizado 1 (AG1) ubicado en el Estado Y. A crea luego una segunda garanta real sobre su cartera de patentes y marcas comerciales a favor del acreedor garantizado 2 (AG2) ubicado tambin en el Estado Y. 319. Conforme al enfoque de la lex protectionis, A y el AG1 tendran que cumplir con los requisitos previstos para la constitucin de la garanta en el Estado X respecto de la cartera de derechos de autor protegidos con arreglo a la ley de dicho Estado y con los requisitos del Estado Y respecto de la cartera de patentes y marcas protegidas por la ley del Estado Y. Si no lo hacen, el acuerdo de garanta slo lograra parte de su finalidad; por ejemplo, tal vez cree una garanta real con arreglo a la ley del Estado X, pero no la creara con arreglo a la ley del Estado Y. Conforme al primer enfoque hbrido, que combina la ley del Estado de ubicacin del otorgante con la lex protectionis (vase el prrafo 304 supra), A y el AG1 habran de cumplir con los requisitos del Estado X para la creacin de su garanta tanto sobre la cartera de derechos de autor como sobre la cartera de patentes y marcas (es decir, para que dicha garanta sea vlida entre el otorgante A y el AG1). 320. Conforme al segundo enfoque hbrido, que hace una distincin entre los derechos de propiedad intelectual inscribibles en un registro de la propiedad intelectual y los no inscribibles en tal registro (vase el prrafo 309 supra), las cuestiones relativas a la creacin de una garanta sobre la cartera de derechos de autor seguiran siendo remitidas a la ley del Estado X ( en cuanto lugar de ubicacin del otorgante, si bien ese Estado ser tambin el lugar de la ley protectora de los derechos de autor), mientras que las cuestiones relativas a la creacin de una garanta sobre la cartera de patentes y marcas seran remitidas a la ley del Estado Y (siempre que la garanta sobre patentes y marcas sea inscribible en un registro especial de ese Estado). 321. Conforme al tercer enfoque hbrido, que prev cierta autonoma contractual respecto de la ley aplicable a la creacin de una garanta sobre propiedad intelectual (vase el prrafo 311 supra), ser aplicable la ley

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del Estado X, salvo que las partes elijan, en su acuerdo de garanta, la ley del Estado Y. En la medida en que los dos Estados hagan una distincin entre constitucin y oponibilidad a terceros de una garanta, y no reconozcan a la garanta creada ms efecto que el de su validez entre partes en el acuerdo de garanta, este enfoque no suscitar problemas. De lo contrario, este enfoque podra crear incertidumbre en cuanto a la ley aplicable a las cuestiones de constitucin de la garanta. Cabe sealar que, si se hace una distincin entre la constitucin de la garanta y su oponibilidad y si A y el AG1 remiten la constitucin de la garanta a la ley del Estado X, mientras que A y el AG2 la remiten a la ley del Estado Y, no surgirn problemas graves siempre y cuando todo conflicto de prelacin entre el AG1 y el AG2 sea remitido a la ley de un solo lugar, que, en este caso, es la ley del Estado Y. 322. Cuando A y el AG1 hayan elegido la ley del Estado de ubicacin del otorgante (Estado X) y A y el AG2 hayan optado por la ley del Estado en que est amparada la propiedad intelectual (Estado Y), y cuando la nica diferencia entre las leyes de los Estados X e Y respecto de la constitucin de una garanta real consista, por ejemplo, en que el Estado X, que no ha promulgado el rgimen recomendado en la Gua, exige ms formalidades para el acuerdo de garanta que el Estado Y, que s lo ha promulgado, cabr superar esta dificultad formulando el acuerdo de garanta en trminos que satisfagan los requisitos de la ley que sea ms exigente (aun cuando ello encarezca la operacin). Ahora bien, si existen divergencias incompatibles en cuanto a los requisitos formales, este enfoque no bastara para resolver este tipo de problema. De igual modo, si en el acuerdo de garanta se estipula la constitucin de un gravamen sobre derechos de propiedad intelectual de diversa ndole y sobre derechos tanto presentes como futuros, pueden surgir dificultades no superables. Esto sucedera, en particular, si uno de los Estados ha promulgado el rgimen recomendado en la Gua (que permite gravar, mediante un nico acuerdo de garanta, diversos bienes actuales y futuros) mientras que el otro no permite que se constituya un gravamen sobre bienes no existentes o que el otorgante an no posea, o si no permite gravar diversos bienes mediante un mismo y nico acuerdo. 323. Conforme al enfoque recomendado (vase la recomendacin 248 infra), el AG1 podra constituir su garanta real sobre la carta de derechos de autor en virtud de la ley del Estado X, y sobre la cartera de patentes y marcas comerciales en virtud de la ley del Estado Y (en ambos casos, el Estado protector). Sin embargo, el AG1 tendra tambin la opcin de constituir eficazmente su garanta real sobre la cartera de patentes, marcas comerciales y derechos de autor en virtud de la ley del Estado X (la ley del Estado de ubicacin del otorgante).

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b)

Cuestiones relativas a la oponibilidad a terceros

324. En ese mismo ejemplo (vase el prrafo 318 supra), a fin de hacer su garanta oponible a terceros, conforme al enfoque de la lex protectionis, el AG1 tendra que cumplir, respecto de la cartera de derechos de autor, con los requisitos para hacerla oponible en el Estado X y, respecto de la cartera de patentes y marcas, con los requisitos para hacerla oponible en el Estado Y. Ello podria obligarlo a hacer la inscripcin de ms de un aviso respecto de su garanta real en los registros pertinentes de esos dos Estados. Adems, todo acreedor eventual se vera obligado a consultar todos esos registros. Esto supondra que todo acreedor eventual de A se vera obligado a consultar el registro pertinente en el Estado X para encontrar la garanta otorgada al AG1 sobre la cartera de derechos de autor y el registro pertinente en el Estado Y para encontrar las garantas otorgadas al AG1 y al AG2 sobre la cartera de marcas y patentes. Esa complejidad puede verse agravada por el hecho de que algunos Estados exijan la inscripcin de esos avisos en su registro general de las garantas reales mientras que otros Estados ofrezcan la posibilidad de hacer la inscripcin en un registro de la propiedad intelectual o incluso exijan la inscripcin en dicho registro si as lo requiere su derecho interno de la propiedad intelectual (vase la recomendacin 4 b)). Se aliviara, sin duda, esta dificultad si se dispusiera de un registro internacional en el que se pudieran inscribir los avisos de las garantas reales cuya oponibilidad a terceros se rigiera por la ley de distintos Estados. 325. Sin embargo, conforme al primer enfoque hbrido, bastara con que el AG1 cumpliera con los requisitos del Estado X para establecer la oponibilidad de su garanta. A todo acreedor eventual de A le bastara con consultar el registro pertinente en el Estado X, para descubrir toda garanta que A haya creado sobre su cartera de derechos de autor, o en el Estado Y, respecto de su cartera de patentes y marcas (si bien un cesionario o licenciatario deba consultar nicamente el registro de patentes y marcas en el Estado Y, ya que todo conflicto de prelacin con un cesionario o licenciatario se regir, conforme al primer enfoque hbrido, por la lex protectionis. Conforme al segundo enfoque hbrido, el AG1 habra de satisfacer los requisitos para la oponibilidad a terceros del Estado X respecto de la garanta creada sobre la cartera de derechos de autor y los requisitos del Estado Y respecto de la garanta creada sobre la cartera de patentes y marcas. Conforme al tercer enfoque hbrido, el AG1 y el AG2 tendran que satisfacer los requisitos para la oponibilidad tanto del Estado X como del Estado Y a fin de asegurar la oponibilidad de sus garantas frente a todo reclamante concurrente que no sea un acreedor judicial ni el representante de la insolvencia del otorgante (respecto de lo cual sera aplicable la ley del Estado X). Conforme al enfoque recomendado (vase la recomendacin 248 infra), el AG1 debera en general cumplir los requisitos de oponibilidad a terceros de la ley del Estado X,

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para la cartera de derechos de autor, y los de la ley del Estado Y para la cartera de patentes y marcas comerciales (en ambos casos, el Estado protector). No obstante, para proteger su derecho frente a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante, el AG1 tendra la opcin de cumplir nicamente los requisitos de la ley del Estado X (ley del Estado de ubicacin del otorgante).

c)

Cuestiones relativas a la prelacin

326. Respecto del mismo ejemplo (vase el prrafo 318 supra), si A otorga al AG2 otra garanta sobre su cartera de patentes y marcas protegidas en el Estado Y, se dar un conflicto de prelacin entre la garanta del AG1 y la del AG2 sobre las patentes y marcas protegidas en el Estado Y. Conforme al enfoque de la lex protectionis, este conflicto de prelacin se regira por la ley del Estado Y, que sera tambin aplicable a este conflicto conforme al enfoque que remite la prelacin de una garanta sobre propiedad intelectual, que sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual, a la ley del Estado que lleve ese registro. 327. Otro ejemplo ilustrar cmo funcionara el enfoque de la lex protectionis, en un supuesto en el que se produzca una cadena de transferencias sucesivas de la titularidad de una patente, en la que el transferente inicial y cada uno de los titulares sucesivos haya constituido un gravamen sobre la patente transferida. El transferente inicial A, que est ubicado en el Estado X, posee una patente protegida en ese Estado A, en cuanto titular inicial de la patente, otorga una garanta sobre la patente al AG1 y la transfiere luego a B, ubicado en el Estado Y, que otorga, a su vez, una garanta sobre la misma patente al AG2. Para saber si el nuevo titular B obtuvo la patente sujeta o no a la garanta del AG1, se habr de acudir a la lex protectionis de la patente, que es la ley del Estado X, que, en este ejemplo, es adems la ley del lugar de ubicacin del otorgante. Para saber si la garanta obtenida de B por el AG2 est o no supeditada a la garanta del AG1 se habr de acudir tambin a la lex protectionis de la patente (con arreglo al principio usualmente aplicable de nemo dat, la garanta adquirida por el AG2 gravar tan slo los derechos que posea el nuevo otorgante B). 328. Conforme al primer enfoque hbrido, este conflicto de prelacin se regira por la ley del Estado X, en el que est ubicado el otorgante. Conforme al segundo enfoque hbrido, la ley del Estado Y sera aplicable a la garanta sobre patentes y marcas (inscritas en el Estado Y), mientras que la ley del Estado X (en donde est ubicado el otorgante) sera aplicable a la prelacin de la garanta sobre la cartera de derechos de autor. Modificando ligeramente este ejemplo, si entre los derechos de autor figuran derechos protegidos en

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otros Estados (adems del Estado X), en los que esos derechos y las garantas constituidas sobre ellos s sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual, la ley de cada uno de esos Estados sera aplicable a la prelacin de una garanta constituida sobre tales derechos. 329. Conforme al tercer enfoque hbrido, podran surgir problemas con una cadena circular de prelaciones. De incurrir el otorgante A en insolvencia y de abrirse el procedimiento en el Estado X, conforme a este enfoque, la prelacin entre el AG1 y el AG2 se regira por la ley del Estado Y, mientras que la prelacin entre el representante de la insolvencia (por una parte) y los acreedores garantizados AG1 y AG2 (por otra) se regira por la ley del Estado X. Si: a) con arreglo a la ley del Estado X, el representante de la insolvencia goza de prelacin sobre el AG1 pero no sobre el AG2 y b) si, con arreglo a la ley del Estado Y, el AG1 goza de prelacin sobre el AG2, entonces: la garanta del AG1 primara sobre la del AG2 (con arreglo a la ley del Estado Y), el derecho del representante de la insolvencia primara sobre la garanta del AG1 (con arreglo a la ley del Estado X), y la garanta del AG2 primara sobre el derecho del representante de la insolvencia (con arreglo a la ley del Estado X). Ello dara lugar a una cadena circular de prelaciones con arreglo a la cual la garanta del AG1 prima sobre la del AG2, cuya garanta prima sobre el derecho del representante de la insolvencia, cuyo derecho prima, sin embargo, sobre la garanta del AG1. 330. En virtud del enfoque recomendado (vase la recomendacin 248 infra), la ley del Estado Y (el Estado protector) regira la prelacin entre el AG1 y el AG2. Con este enfoque no surgiran problemas de prelaciones circulares, dado que las garantas del AG1 y del AG2 sern oponibles al representante de la insolvencia en el Estado Y (cuya ley ser aplicable a toda controversia entre el AG1 y el AG2), independientemente de que esa oponibilidad se haya logrado en el Estado X o en el Estado Y. Con este enfoque es as porque el acreedor garantizado puede hacer oponible su garanta al representante de la insolvencia, ya sea en virtud de la ley del Estado de ubicacin del otorgante (Estado X) o conforme a la ley del Estado protector (Estado Y). Si el acreedor garantizado opta por la ley del Estado de ubicacin del otorgante, su garanta real pasar tambin a ser oponible al representante de la insolvencia en el Estado protector. 331. No obstante, debe sealarse que el problema de un reenvo recproco o circular sobre cuestiones de prelacin puede darse incluso en el interior del mismo Estado. Sin embargo, en el supuesto descrito en el prrafo anterior, el reenvo recproco surge, en el tercer enfoque hbrido, como resultado de remitir las cuestiones de oponibilidad a terceros y de prelacin a dos leyes distintas, en funcin de la identidad del reclamante concurrente. Debe tambin sealarse que el derecho sustantivo ha previsto soluciones para esos

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problemas de reenvo recproco o circular. En el ejemplo anterior, una solucin consistira en disponer que la garanta del AG2 gozar, no obstante, de prelacin sobre la del AG1 siempre que la garanta de este no est reconocida como oponible a terceros, conforme al rgimen de la insolvencia, por no haberse inscrito el aviso requerido en el Estado X. Otra solucin para este problema consistira en disponer que la garanta del AG2 primar efectivamente sobre el derecho del representante de la insolvencia, pero que el AG2 habr de entregar el producto de la garanta al AG1, ya que, entre el AG1 y el AG2, el AG1 sigue gozando de prelacin.

d)

Cuestiones relativas a la ejecucin de la garanta

332. Respecto del mismo ejemplo (vase el prrafo 318 supra), si A hace negocios en los Estados X, Y, y Z y se vale para su negocio de un derecho intelectual que tiene patentado con arreglo a la ley de cada uno de esos Estados, es probable que esas patentes gocen de mayor valor juntas que por separado, ya que funcionan colectivamente. Por ello, si A crea una garanta sobre esas patentes, es probable que el AG1 prefiera, a raz de la insolvencia de A, proceder a la venta conjunta de esas patentes, ya que el producto reportado por dicha venta sera as mayor (lo que redundara tambin en provecho de A). Pero es tambin probable que eso resulte difcil o imposible si los tres Estados han previsto reglas distintas para la enajenacin de la propiedad intelectual gravada. Por ejemplo, si el Estado X slo permite su enajenacin por va judicial mientras que los Estados Y y Z admiten su enajenacin extrajudicial, tal vez resulte imposible enajenar esos derechos de patente en una nica operacin. Aun cuando los tres Estados permitan el recurso a la va extrajudicial, cabe que los trmites exigibles en cada Estado sean tan distintos que hagan que su venta mediante una nica operacin resulte, cuando menos, ineficiente. 333. Adems, la ejecucin de una garanta no se hace mediante un nico acto sino que requiere una serie de actos. Por ello, a raz de un incumplimiento de A, cabe que el AG1, ubicado en el Estado Y, notifique a A, ubicado en el Estado X, que piensa ejercitar su garanta sobre las patentes de A, protegidas con arreglo a la ley de cada uno de los Estados; el AG1 podr entonces anunciar la venta de esa patente en los Estados X, Y, y Z; podr incluso anunciarla por Internet en todo el mundo. A raz de ello, cabe que el AG1 se entienda con un comprador, sito en el Estado Z, dispuesto a comprarle el bien gravado mediante un contrato concertado con arreglo a la ley del Estado X. 334. En ese supuesto, conforme a un enfoque basado en la lex protectionis o ley del Estado que lleve el registro de patentes, el AG1 habra de ejercitar

Captulo X. Ley aplicable a una garanta real sobre derechos de propiedad intelectual

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su garanta sobre la patente protegida en el Estado X con arreglo a la ley del Estado X, sobre la patente protegida en el Estado Y con arreglo a la ley del Estado Y, y sobre la patente protegida en el Estado Z con arreglo a la ley del Estado Z. Conforme al primer enfoque hbrido, el ejercicio de la garanta se regira por la ley del lugar donde el otorgante A est ubicado. Debe observarse que, sea cual fuere el enfoque seguido, si el AG1 vende la patente gravada, el comprador, que desee estar plenamente protegido, deber hacer inscribir la patente as adquirida en cada uno de los Estados en donde est inscrita y protegida, es decir en los Estados X, Y, y Z. 335. Cabe tambin sealar que de crear A, ubicado en el Estado X, una garanta en una patente inscrita en la oficina de patentes del Estado Y, y de caer luego A en la insolvencia, la ley aplicable a la constitucin, oponibilidad, prelacin y ejecucin de la garanta ser la del Estado X o la del Estado Y, segn que el foro competente siga un enfoque basado en la ley del lugar de ubicacin del otorgante o en la lex protectionis. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, la aplicacin de una u otra ley estar supeditada a la lex fori concursus respecto de cuestiones tales como la impugnacin de actos en fraude de acreedores, el trato otorgable al acreedor garantizado, la prelacin de las reclamaciones o la distribucin del producto (vase la recomendacin 223). De abrirse el procedimiento de insolvencia en el Estado X, en donde est ubicado el otorgante, la lex fori concursus y la ley del lugar de ubicacin del otorgante sern la misma. Pero de ser abierto el procedimiento en algn otro Estado, donde, por ejemplo, el otorgante tenga bienes, no es probable que se d esa coincidencia. 336. Conforme al tercer enfoque hbrido, la remisin del ejercicio y la prelacin de la garanta a distintas leyes puede dar lugar a otros problemas. Por ejemplo, de haber remitido A y el AG1 el ejercicio de la garanta por ellos negociada a la ley del Estado X (la ley del lugar de ubicacin del otorgante) mientras que A y el AG2 remiten la garanta por ellos negociada a la ley del Estado Y (el Estado protector), y si tanto A como B entablan un procedimiento de insolvencia, es posible que los remedios ejercitados por A se rijan por una ley y los de B, por otra. Por ejemplo, declarar aplicables las leyes de los Estados X e Y a los aspectos procesales del ejercicio de una garanta (por ejemplo, al plazo para dar avisos o a la prelacin asignable a cada acreedor para saber cul de ellos se har cargo del ejercicio de la garanta y de la distribucin del producto) puede dar lugar a incertidumbre e incoherencias. Ello sera muy problemtico si la ley del Estado X permite la venta extrajudicial del bien gravado mientras que la ley del Estado Y la tiene prohibida (mientras que la venta del bien gravado por uno u otro acreedor puede determinar que el cesionario adquiera el bien gravado libre o no de la garanta).

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337. En virtud del enfoque recomendado (vase la recomendacin 248 infra), la ley del Estado X (el Estado de ubicacin del otorgante) regira la ejecucin de la garanta real tanto sobre la cartera de derechos de autor como sobre la de patentes y marcas comerciales. Este enfoque entraara notables beneficios prcticos. Como ya se ha indicado, si en el texto legislativo en el que se promulgara la recomendacin se empleara una terminologa neutral que se ajustara al derecho sustantivo del Estado promulgante, se evitaran problemas al remitir la prelacin a una ley distinta.

B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales suscitadas por tal forma de garanta
338. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, la ley aplicable a las obligaciones y los derechos recprocos del otorgante y del acreedor garantizado nacidos del acuerdo de garanta (cuestiones contractuales suscitadas por dicho acuerdo) quedar n al arbitrio de su autonoma contractual. A falta de estipulacin en contrario de las partes, la ley aplicable a estas cuestiones ser la ley que rija el acuerdo de garanta conforme a las reglas de conflicto de leyes generalmente aplicables a las obligaciones contractuales (vase la Gua, captulo X, prrafo 61, y la recomendacin 216). 339. En vista de la amplia aceptacin del principio de la autonoma de las partes en lo relativo a cuestiones contractuales26, debera reconocerse esa autonoma al otorgante de una garanta real sobre propiedad intelectual y al acreedor garantizado por tal garanta en todo lo concerniente a sus obligaciones y sus derechos recprocos.

Recomendacin 24827
Ley aplicable a una garanta real sobre propiedad intelectual El rgimen debera disponer que: a) La ley aplicable a la constitucin, a la oponibilidad a terceros y a la prelacin de una garanta real sobre propiedad intelectual ser la ley del Estado en el que est amparada la propiedad intelectual;
26 Vase www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdf sobre la preparacin de un futuro instrumento sobre la eleccin de la ley en los contratos internacionales por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 27 De ser incluida esta recomendacin en la Gua, figurara en el captulo X, sobre conflicto de leyes, como recomendacin 214 bis.

Captulo X. Ley aplicable a una garanta real sobre derechos de propiedad intelectual

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b) Tambin podr constituirse una garanta real sobre propiedad intelectual en virtud de la ley del Estado en el que se encuentre el otorgante y que, conforme a esa ley, esa garanta real podr hacerse oponible a terceros que no sean otro acreedor garantizado, un cesionario o un licenciatario; y c) La ley aplicable a la ejecucin de una garanta real sobre propiedad intelectual ser la ley del Estado en que est situado el otorgante.

XI. Transicin
340. Conforme al rgimen recomendado en la Gua, el nuevo rgimen debera indicar la fecha en la que entrar en vigor (fecha de su validez) y especificar en qu medida ser aplicable, con posterioridad a esa fecha, a las garantas reales que existan con anterioridad a la misma (vase la Gua, captulo XI, prrafos 1 a 3, y la recomendacin 228). 341. Los diferentes enfoques que la Gua prev para determinar esa fecha de validez ofrecen a los Estados distintas posibilidades. Cada uno de ellos ofrece, no obstante, un mtodo claro para determinar la fecha a partir de la cual el nuevo rgimen o sus diversas partes entrarn en vigor (vase la Gua, captulo XI, prrafos 4 a 6). Ni la Gua ni el Suplemento recomiendan que la fecha de validez de las nuevas disposiciones del rgimen relativas a las garantas reales sobre propiedad intelectual sea distinta de la fecha de validez de las dems disposiciones del futuro rgimen. Por consiguiente, sern aplicables, sin modificacin alguna, a la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantas sobre propiedad intelectual, los mismos enfoques que se examinaron, a este respecto, en el captulo XI de la Gua. Las nicas consideraciones adicionales son las siguientes: a) el resto del rgimen recomendado en la Gua deber entrar en vigor ya sea antes o al mismo tiempo que sus disposiciones relativas a las garantas reales sobre propiedad intelectual, y b) la puesta en vigor de las disposiciones relativas a las garantas reales sobre propiedad intelectual deber hacerse, respecto de todas ellas, al mismo tiempo. Es decir, los Estados podrn aplazar la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantas reales sobre propiedad intelectual hasta una fecha posterior a la de la entrada en vigor de su nuevo rgimen general sobre las garantas reales, pero cuando pongan en vigor esas disposiciones, debern hacerlo de modo que todas ellas entren en vigor al mismo tiempo. 342. La Gua tambin contiene recomendaciones relativas a la proteccin de los derechos adquiridos antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo rgimen. Se enuncia como principio general el de que el nuevo rgimen ser aplicable incluso a las garantas reales ya existentes en la fecha de su entrada en vigor. Por ello, si el rgimen permite la inscripcin del aviso de una garanta real en el registro general de las garantas reales o en el registro que corresponda de la propiedad intelectual, los Estados debern prever un
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perodo de gracia para que se puedan inscribir los avisos de esas garantas reales (protegiendo de esa forma tanto la oponibilidad a terceros como la prelacin conforme al rgimen anterior). La Gua examina en detalle este principio y su aplicacin (vase la Gua, captulo XI, prrafos 20 a 26). 343. Cabe sealar cierta cuestin que se plantea respecto del ejercicio de la garanta por va ejecutoria, que es la de saber si habr de abandonarse todo procedimiento abierto antes de la fecha de validez del nuevo rgimen e iniciarse otro con arreglo al nuevo rgimen. Para evitar que esto suceda, el rgimen recomendado en la Gua prev que podr proseguir, conforme al rgimen anterior, todo procedimiento que est ya abierto por la va judicial o arbitral. No obstante, el acreedor garantizado podr abandonar un procedimiento ejecutorio abierto con arreglo al rgimen anterior e iniciar otro nuevo conforme al nuevo rgimen, siempre que el nuevo rgimen ofrezca al acreedor garantizado alguna medida ejecutoria que no estaba prevista en el rgimen anterior (vase la Gua, captulo XI, prrafos 27 a 33). Este principio debera ser igualmente aplicable a todo procedimiento ejecutorio abierto en el ejercicio una garanta real sobre propiedad intelectual. 344. Dado que las recomendaciones de la Gua, relativas a las garantas reales sobre propiedad intelectual, proponen la introduccin de operaciones financieras y comerciales que no existen an en muchos Estados, tal vez se requieran reglas especiales que faciliten la transicin al nuevo rgimen. Lo expuesto anteriormente indica, no obstante, que los principios transitorios bsicos sugeridos por el rgimen recomendado en la Gua son aplicables sin modificaciones al rgimen recomendado en el Suplemento para las garantas reales sobre propiedad intelectual, por lo no se estima que sea necesario formular ninguna recomendacin adicional al respecto.

XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual en una garanta real sobre los derechos de esa parte nacidos del acuerdo de licencia
A. Observaciones generales

345. En el marco de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual, tanto el licenciante como el licenciatario podrn constituir una garanta real sobre sus respectivos derechos nacidos de ese acuerdo. Si el otorgante es el licenciante, su acreedor garantizado obtendr por lo general una garanta real sobre su derecho a percibir regalas del licenciatario y gozar adems del derecho a exigir el cumplimiento de las condiciones no pecuniarias del acuerdo de licencia, y a revocar ese acuerdo en caso de incumplimiento. Si el otorgante es el licenciatario, su acreedor garantizado obtendr por lo general una garanta real sobre su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada con arreglo a las condiciones del acuerdo de licencia, pero su garanta no gravar la propiedad intelectual en s. El acreedor garantizado podr tomar todo medida que se exija para que su garanta real sea oponible a terceros (vase la Gua, recomendacin 29). 346. A reserva de toda accin de impugnacin que sea ejercitable, el rgimen de la insolvencia suele respetar la validez de esas garantas reales (vase la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre el Rgimen de la Insolvencia28, recomendacin 88). Del mismo modo, a reserva de toda excepcin que pueda ser alegada y que est claramente definida, el rgimen de la insolvencia respetar la prelacin de las garantas reales que sean oponibles a terceros (vase la Gua sobre las Operaciones Garantizadas, recomendaciones 238 y 239). Sin embargo, si el licenciante o el licenciatario son objeto de un procedimiento de insolvencia, cabe que ello repercuta sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, lo que repercutir a su vez sobre la garanta otorgada por el licenciante o el licenciatario. En el caso de una cadena de

28 Publicacin de las Naciones Unidas, nm de venta S.05.V.10, disponible en www.uncitral.org/ pdf/spanish/texts/insolven/05-80725_Ebook.pdf.

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acuerdos de licencia y de sublicencia, la insolvencia de una de las partes en dichos acuerdos tendra consecuencias para las partes en otros acuerdos de esa misma cadena y en sus acreedores garantizados. Por ejemplo, la insolvencia de una parte en un acuerdo situado hacia la mitad de esa cadena afectar a toda licencia ulterior de esa misma cadena, pero no a las anteriores. Cabe que en un acuerdo de licencia se hayan estipulado otros resultados (por ejemplo, la cancelacin automtica de toda licencia otorgada, independientemente del lugar que un licenciatario ocupe en la cadena de acuerdos con respecto al licenciatario declarado insolvente), pero tal resultado estara sujeto a toda limitacin que establezca el rgimen de la insolvencia (por ejemplo, declarando no invocable toda clusula de cancelacin automtica). 347. Al margen de la insolvencia, puede haber otras limitaciones legales o contractuales de la capacidad del licenciante y del licenciatario para otorgar y hacer valer una garanta real sobre un derecho a percibir el pago de regalas. Por lo general, el rgimen de las operaciones garantizadas respetar las limitaciones legales, salvo que se refieran a crditos por cobrar futuros, por ser crditos futuros, o a crditos por cobrar que sean objeto de una cesin global o parcial, por la nica razn de que sean objeto de tal forma de cesin (vase la Gua, recomendacin 23). Pero es probable que ese rgimen no respete las limitaciones contractuales (vase la Gua, recomendaciones 18, 24 y 25). Los efectos que, en su caso, pueda tener un procedimiento de insolvencia en esas limitaciones de la cesin de crditos que no se contemplen en el rgimen de las operaciones garantizadas es una cuestin que incumbe al rgimen de la insolvencia (vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 83 a 85). 348. La Gua sobre la Insolvencia contiene recomendaciones detalladas acerca de los efectos de un procedimiento de insolvencia sobre los contratos en los que ni el deudor ni la otra parte hayan cumplido plenamente sus obligaciones (vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86). Un acuerdo de licencia podra ser uno de estos contratos si ninguna de las partes ha cumplido todas sus obligaciones y si el contrato no ha expirado (de modo que el licenciante siga obligado a permitir el uso de la licencia). Pero no lo ser si el licenciatario ya ha cumplido plenamente sus obligaciones mediante un pago anticipado de la totalidad de las regalas abonables al licenciante, como se hace a veces en el caso de una licencia exclusiva, y si el licenciante no tiene pendiente ninguna obligacin en curso. El deudor insolvente tal vez sea el licenciante (si le adeuda al licenciatario su derecho a seguir usando la propiedad intelectual licenciada a tenor de lo estipulado en el acuerdo de licencia) o el licenciatario (si sigue adeudando el pago de regalas y si se oblig, en el acuerdo de licencia, a mantener en uso o explotacin la propiedad intelectual licenciada).

Captulo XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual 169

349. La Gua sobre la Insolvencia recomienda que no sea invocable frente al representante de la insolvencia ni frente al deudor ninguna clusula contractual que estipule la extincin o la agilizacin automtica de un contrato a raz de haberse presentado una solicitud de apertura, de haberse abierto un procedimiento o de haberse nombrado un representante de la insolvencia (vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendacin 70). La Gua sobre la Insolvencia recomienda tambin que el rgimen de la insolvencia indique claramente cules son los contratos que, como los contratos financieros, estn exentos del alcance de esta recomendacin o que, como los contratos de trabajo, sean objeto de una reglamentacin especial (vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendacin 71). 350. En el comentario referente a la Gua sobre la Insolvencia se explican las ventajas y los inconvenientes percibidos de esas clusulas, los tipos de contrato que podran quedar exentos de la aplicacin de dichas clusulas y el dilema existente entre el deseo de promover la supervivencia de la empresa del deudor, lo cual puede requerir que se mantengan los contratos, y la introduccin de disposiciones que primen sobre las clusulas contractuales. La posible aplicacin de esas disposiciones a la propiedad intelectual se aborda en el prrafo 115 del captulo II de la segunda parte de la Gua sobre la Insolvencia. El comentario de la Gua sobre la Insolvencia seala que el derecho interno de algunos Estados exige que se respeten, en ciertos casos, estas clusulas y justifica este enfoque por razones tales como la necesidad, para un creador de propiedad intelectual, de poder controlar su utilizacin, o por el efecto que pudiera tener, sobre el negocio de la otra parte, la extincin de un contrato relativo a un bien inmaterial (vase la segunda parte, captulo II, prrafo 115, de la Gua sobre la Insolvencia). Por ejemplo, cabra respetar la validez de una clusula de revocacin o de agilizacin automtica estipulada en un acuerdo de licencia de propiedad intelectual por razn del efecto negativo que la insolvencia de un licenciatario puede tener no slo sobre los derechos del licenciante sino tambin sobre la propiedad intelectual licenciada en s. Por ejemplo, tal sera el caso si la insolvencia del licenciatario de una marca comercial, que este utilice en sus productos, puede restar valor, en el mercado, a la marca en s o a los productos que la lleven. Sea como fuere, no se vern afectadas las clusulas de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual que estipulen, por ejemplo, que una licencia caducar al cabo de X aos o se extinguir por un incumplimiento grave, tal como un incumplimiento por el licenciatario de su obligacin de mejorar o de comercializar a tiempo los productos que sean objeto de la licencia (es decir, siempre que el factor que determine la extincin automtica no sea la insolvencia) (vase la Gua sobre la Insolvencia, nota 39 de pie de pgina de la recomendacin 72).

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351. Pero el comentario de la Gua sobre la Insolvencia seala tambin que el derecho interno de otros pases declara la nulidad de esas clusulas e indica las razones que lo justifican (vase la Gua sobre la Insolvencia, segunda parte, captulo II, prrafos 116 y 117). En el comentario se explica adems que si bien es cierto que algunos regmenes de la insolvencia permiten privar de efecto a tales clusulas, a raz de declararse abierto un procedimiento de insolvencia, esto no suele ser an el caso. A este respecto, el comentario se refiere al dilema que se plantea entre el deseo, por una parte, de obrar en aras de la supervivencia de la empresa deudora, para lo cual puede ser necesario mantener en vigor los contratos, y el deseo, por otra, de no perturbar el curso normal de los negocios previendo demasiadas excepciones al rgimen general de los contratos. Como conclusin el comentario indica la conveniencia de que el rgimen de la insolvencia permita privar de efecto a tales clusulas (vase la segunda parte, captulo II, prrafo 118). 352. Conforme a las recomendaciones de la Gua sobre la Insolvencia, el representante de la insolvencia podr mantener o revocar un acuerdo de licencia en su totalidad, siempre que las partes no lo hayan cumplido plenamente (vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 72 y 73). En el caso de un nico acuerdo de licencia, su mantenimiento o revocacin por el representante de la insolvencia de una de las partes slo afectar a los derechos de la otra. Pero en el caso de una cadena de acuerdos de licencia y sublicencia, el mantenimiento o la revocacin del acuerdo afectara a los derechos de toda parte subsiguiente en la cadena de licencias. Por ltimo, en el caso de acuerdos de licencia recprocos (caso del licenciante que licencia un producto patentado, que su licenciatario mejora para licenciarlo, a su vez, al licenciante, pero con la mejora introducida), el mantenimiento o la revocacin de la licencia afectara a las dos partes en su doble condicin de licenciante y de licenciatario. 353. Si el representante de la insolvencia decide mantener un acuerdo de licencia que no est plenamente cumplido por ambas partes y que el deudor insolvente (licenciante o licenciatario) haya incumplido, dicho representante deber subsanar el incumplimiento y restituir a la otra parte en el acuerdo a su situacin econmica previa al incumplimiento, y la empresa insolvente deber estar en condiciones de seguir dando curso al acuerdo de licencia (vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendacin 79). En este caso, el procedimiento de insolvencia no tendr repercusin jurdica alguna en la garanta real otorgada por el licenciante o el licenciatario. Sin embargo, si el representante de la insolvencia decide revocar el acuerdo de licencia, esto repercutir en toda garanta real que haya otorgado el licenciante o el licenciatario (para obtener una visin completa del trato otorgable a los contratos, en casos de insolvencia, vase la Gua sobre la Insolvencia, segunda parte, captulo II, seccin E).

Captulo XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual 171

B.

Insolvencia del licenciante

354. Si el representante de la insolvencia de un licenciante decide mantener un acuerdo de licencia, que fue pactado por el licenciante, su decisin no tendr efecto alguno sobre una garanta otorgada por el licenciante o por el licenciatario sobre sus respectivos derechos nacidos de ese acuerdo. Si el licenciante insolvente haba otorgado una garanta real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, y si el representante de la insolvencia de dicho licenciante decide mantener ese acuerdo, el acuerdo seguir vigente, por lo que el licenciatario seguir obligado a pagar las regalas previstas en el acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante seguir teniendo una garanta real sobre el cobro de esas regalas. En este mismo supuesto de insolvencia de un licenciante, si el licenciatario haba otorgado una garanta real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, el licenciante seguir estando obligado a facilitar al licenciatario la utilizacin libre de trabas de la propiedad intelectual licenciada, por lo que el acreedor garantizado del licenciatario seguir teniendo una garanta real sobre los derechos del licenciatario nacidos de dicho acuerdo. 355. Ahora bien, si el representante de la insolvencia del licenciante insolvente decide, en cambio, revocar el acuerdo de licencia, su decisin s repercutir sobre una garanta otorgada ya sea por el licenciante o por el licenciatario. Si el licenciante ha otorgado una garanta real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, al revocarse este acuerdo, el licenciatario dejar de adeudar las regalas que el acuerdo estipule, por lo que no habr regala abonable alguna que el acreedor garantizado del licenciante pueda reclamar para resarcirse del incumplimiento de la obligacin garantizada. En este supuesto de revocacin de la licencia por el representante del licenciante insolvente, el licenciatario quedar privado de su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada, por lo que su acreedor garantizado habr perdido tambin su garanta real sobre el bien gravado (es decir, sobre el derecho del licenciatario a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada). 356. De hecho, un acreedor con una garanta real sobre los derechos de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia podr protegerse de las consecuencias de una revocacin eventual del acuerdo de licencia por el representante de la insolvencia del licenciante, negociando y haciendo oponible a terceros una garanta real sobre el propio derecho de propiedad intelectual licenciado (es decir, no slo sobre el derecho al cobro de las regalas y otros derechos nacidos del acuerdo sino sobre la propia titularidad de la propiedad intelectual licenciada). De haber procedido as, si el representante de la insolvencia revoca el acuerdo de licencia concertado por el licenciante, el

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

acreedor garantizado del licenciante podr ejercitar (a reserva de la paralizacin o de toda otra medida cautelar que pueda ser impuesta con arreglo al rgimen de la insolvencia) su garanta sobre la propiedad intelectual en s, enajenndola o celebrando un nuevo acuerdo de licencia, similar al revocado, con otro licenciatario, restableciendo as el flujo de las regalas abonables (vase la Gua sobre las Operaciones Garantizadas, recomendacin 149). El producto de la enajenacin del derecho de propiedad intelectual gravado o las regalas cobrables a raz del nuevo acuerdo de licencia sern abonables al acreedor garantizado conforme a lo previsto en las recomendaciones 152 a 155. Ahora bien, esta prctica comercial slo es aconsejable respecto de licencias muy remuneradoras. 357. Del mismo modo, un acreedor, que goce de una garanta real sobre los derechos de un licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia, tal vez intente tambin ampararse frente al riesgo de una revocacin eventual de ese acuerdo por el representante de la insolvencia del licenciante, negndose, por ejemplo, a conceder el prstamo garantizado salvo que el licenciatario (su deudor) obtenga y haga oponible a terceros una garanta real sobre la propiedad intelectual que le haya sido licenciada, a fin de garantizar as la integridad del bien gravado (el derecho de hacer uso de la propiedad intelectual licenciada), es decir, la integridad del derecho del licenciatario nacido del acuerdo de licencia. De revocar entonces el representante de la insolvencia del licenciante el acuerdo de licencia, el licenciatario podr ejercitar (a reserva de la paralizacin o de todo otra medida cautelar que pueda ser impuesta con arreglo al rgimen de la insolvencia) su garanta real sobre el propio derecho de propiedad intelectual (el derecho de hacer uso de la licencia otorgada) que le fue licenciado, enajenndolo o celebrando un nuevo acuerdo de licencia con un nuevo licenciante, y todo derecho que as adquiera el licenciatario ser tenido por producto del derecho que le fue licenciado, sobre el cual el acreedor garantizado podr ejercitar su propia garanta real. Ahora bien, esta prctica comercial slo es aconsejable respecto de licencias que sean muy rentables para el negocio del licenciatario. 358. Como ya se ha indicado, si al menos una de las partes ha cumplido plenamente las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo de licencia, dicho acuerdo no estar sujeto a las recomendaciones de la Gua sobre la Insolvencia relativas al rgimen de los contratos. Sin embargo, segn esas recomendaciones, si el licenciante y el licenciatario no han cumplido plenamente sus obligaciones nacidas del acuerdo de licencia, el acuerdo podr ser revocado. Por ello, a fin de proteger las inversiones a largo plazo de los licenciatarios y reconociendo que el negocio de un licenciatario puede depender del uso industrial o comercial de la propiedad intelectual licenciada, algunos Estados han promulgado reglas que amparan mejor al

Captulo XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual 173

licenciatario (y, de resultas, a su acreedor garantizado) frente al riesgo de que su licencia sea revocada por insolvencia del licenciante. Tal amparo legal tiene particular importancia en una cadena de acuerdos de licencia y sublicencia en la que, de declararse insolvente una parte en un acuerdo inicial de la cadena, pudieran verse daadas todas las partes en acuerdos sucesivos. 359. Por ejemplo, algunos Estados reconocen al licenciatario el derecho a seguir haciendo uso de la propiedad intelectual licenciada, aun cuando el representante de la insolvencia del licenciante haya revocado el acuerdo de licencia, siempre y cuando el licenciatario prosiga su pago de las regalas abonables a la masa de la insolvencia y siga cumpliendo toda otra obligacin contrada en el acuerdo de licencia. La nica obligacin que esta regla supone para la masa de la insolvencia es la de seguir autorizando el uso de la licencia, lo que no resultar gravoso para la masa de la insolvencia del licenciante. Este enfoque permite conciliar el inters del licenciante insolvente por ser liberado de toda carga onerosa dimanante del acuerdo de licencia, con el inters del licenciatario por salvaguardar su inversin en la propiedad intelectual licenciada. 360. En otros Estados, cabe que un acuerdo de licencia no sea revocable en virtud del rgimen de la insolvencia por estimarse que: a) ser aplicable por analoga a un acuerdo de licencia, en casos de insolvencia del licenciante, la regla por la que se excluye el arrendamiento de inmuebles, en casos de insolvencia del arrendador, del rgimen de la insolvencia en lo relativo a la revocacin del contrato; b) un acuerdo de licencia por el que se otorgue una licencia exclusiva crea un derecho real (in rem) que no puede ser objeto de revocacin (pero que s podr ser objeto, si procede, de impugnacin); c) no cabe considerar a un acuerdo de licencia como un acuerdo que ambas partes no hayan cumplido an plenamente, dado que el licenciante cumple totalmente su obligacin al otorgar la licencia; o d) dicho acuerdo no es revocable por estar debidamente inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En esos Estados, el licenciatario podr conservar, en los casos citados, la licencia que le fue otorgada siempre que siga pagando las regalas que sean abonables con arreglo al acuerdo de licencia. 361. En cambio, otros Estados s admiten que un acuerdo de licencia sea revocable, pero a reserva de que se aplique el denominado principio de abstraccin, a tenor del cual la validez de la licencia ya otorgada no depende de la validez del acuerdo de licencia subyacente. Por lo tanto, el licenciatario retendr su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada aun cuando ese acuerdo haya sido revocado por el representante de la insolvencia del licenciante. Ahora bien, el representante de la insolvencia del licenciante tendr derecho a pedir que esa licencia le sea retirada al licenciatario, siempre que sea alegable que ha habido enriquecimiento injusto del licenciatario.

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En esos casos, el licenciatario que siga usando una licencia, que le sea eventualmente retirada por concepto de enriquecimiento injusto, ir adeudando, durante ese perodo, toda regala que fuera abonable conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia revocado. 362. Debe observarse que en la Gua sobre la Insolvencia (segunda parte, captulo II, prrafo 143) se habla de la conveniencia de prever tambin excepciones, que sean alegables frente a dicha facultad de revocar contratos, respecto de los contratos laborales y de todo acuerdo en el que un deudor insolvente sea el arrendador o el licenciante de propiedad intelectual que de serle retirada a la otra parte, al revocarse el acuerdo, causara graves daos o incluso la ruina de su negocio, en particular si las ventajas para el deudor de la revocacin son relativamente escasas, as como respecto de los contratos con rganos o entidades de la administracin pblica, tales como las concesiones o contratas. Con el fin de proteger las inversiones a largo plazo y las expectativas de los licenciatarios y de sus acreedores frente a la facultad, reconocida al representante de la insolvencia del licenciante, de renegociar los acuerdos de licencia vigentes a raz de la apertura del procedimiento de insolvencia, los Estados tal vez deseen considerar la posibilidad de adoptar reglas similares a las que se describen en prrafos anteriores. Al formularse esas reglas deber tenerse presente el rgimen general de la insolvencia y su efecto global previsible sobre la masa de la insolvencia, as como el derecho interno de la propiedad intelectual. Los Estados tal vez deseen tambin considerar en qu medida las prcticas comerciales descritas en los anteriores prrafos 356 y 357 supra constituiran una solucin prctica adecuada.

C.

Insolvencia del licenciatario

363. Si el licenciatario es el deudor insolvente, que ha otorgado una garanta real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, y si su representante de la insolvencia decide mantener el acuerdo de licencia, este seguir en vigor y el licenciatario seguir teniendo derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada (conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia), por lo que el acreedor garantizado del licenciatario no se ver privado de su garanta sobre el derecho licenciado al licenciatario. En este mismo supuesto, si el licenciante ha otorgado una garanta real sobre su derecho a cobrar regalas nacidas del acuerdo de licencia, el acreedor garantizado del licenciante no se ver privado de su garanta sobre el derecho del licenciante a cobrar esas regalas. 364. Si el representante de la insolvencia del licenciatario decide, en cambio, revocar el acuerdo de licencia y si el licenciatario haba otorgado una

Captulo XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual 175

garanta real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, este acuerdo habr dejado de ser vlido, el licenciatario habr perdido su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada y el acreedor garantizado del licenciatario ya no podr hacer valer su garanta sobre los derechos del licenciatario nacidos del acuerdo de licencia para resarcirse del incumplimiento de la obligacin garantizada. Tambin en este caso, si el licenciante otorg una garanta real sobre su derecho a cobrar las regalas abonables con arreglo al acuerdo de licencia, al perder el licenciante ese derecho, su acreedor garantizado habr perdido su garanta sobre el bien gravado. 365. Un acreedor amparado por una garanta real sobre los derechos de un licenciante o de un licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia podr tratar de protegerse contra el riesgo de una revocacin de ese acuerdo por el representante de la insolvencia del licenciatario, adoptando alguna medida similar a las arriba descritas (vanse los prrafos 356 y 357 supra). 366. En un supuesto de insolvencia del licenciatario, lo importante para el licenciante es salvaguardar su derecho al cobro de las regalas y el cumplimiento por el licenciatario de toda otra obligacin suya nacida del acuerdo de licencia, o que, de lo contrario, se le reconozca el derecho a cancelar el acuerdo de licencia. Son tambin esenciales ciertas reglas de la insolvencia, como la que exige que se subsane todo incumplimiento del acuerdo de licencia en el supuesto de que este se mantenga (vase el prrafo 353 supra). Adems, en el supuesto de que el licenciatario insolvente haya gravado su derecho al cobro de las subregalas que le sean abonables a tenor de alguna sublicencia por l otorgada, es probable que esas subregalas sean la nica fuente de fondos de la que disponga el licenciatario para el pago de las regalas que l adeude al licenciante. Si el acreedor garantizado del licenciatario reclama la suma total cobrada por concepto de subregalas y el licenciatario no dispone de otro medio para pagar al licenciante, ser esencial para este que se le reconozca un derecho a cancelar la licencia en defensa de su propiedad intelectual.

D.

Resumen sinptico

367. El siguiente cuadro ofrece una visin esquematizada de los efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario en una garanta real sobre los derechos de esa parte nacidos de un acuerdo de licencia.

176

Licenciante declarado insolvente

Licenciatario declarado insolvente

Licenciante que otorga una garanta real sobre sus derechos nacidos de un acuerdo de licencia (bsicamente su derecho a percibir regalas) Pregunta: Respuesta:

Pregunta:

Qu sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por seguir cumpliendo el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el rgimen de la insolvencia? (Vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86)

Qu sucede si el licenciatario o su representante de la insolvencia opta por seguir cumpliendo el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el rgimen de la insolvencia? (Vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86) El licenciante conservar su derecho a percibir regalas con arreglo al acuerdo de licencia, por lo que el acreedor garantizado del licenciante conservar su garanta tanto sobre el derecho del licenciante a percibir dichas regalas como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre las sumas que sean abonadas. Pregunta: Qu sucede si el licenciatario o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el rgimen de la insolvencia? (Vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86) Respuesta: El licenciatario dejar de estar obligado a pagar regalas por perodos ulteriores a la revocacin del acuerdo, pero seguir adeudando toda regala que fuera abonable con anterioridad a su revocacin; el acreedor garantizado del licenciante tendr, por ende, una garanta real sobre el derecho al cobro de las regalas abonables por todo perodo anterior a la revocacin y sobre las sumas ya abonadas en concepto de regalas, pero no tendr garanta alguna sobre el derecho al cobro de regalas futuras, dado que stas ya no sern exigibles tras la revocacin del acuerdo.

Respuesta:

El licenciatario seguir adeudando las regalas con arreglo al acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante retendr su garanta real tanto sobre el derecho del licenciante al cobro de dichas regalas como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre las sumas que sean abonadas.

Pregunta:

Qu sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el rgimen de la insolvencia? (Vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86)

Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

Respuesta:

El licenciatario no adeudar regala alguna por perodos ulteriores a la revocacin del acuerdo, pero seguir adeudando toda regala que fuera abonable con anterioridad a su revocacin; el acreedor garantizado del licenciante tendr, por ende, una garanta real sobre el derecho al cobro de las regalas abonables por todo perodo anterior a la revocacin y de toda suma ya abonada por tal concepto, pero no tendr garanta alguna sobre el derecho al cobro de regalas futuras, dado que stas ya no sern exigibles tras la revocacin del acuerdo.

Licenciante declarado insolvente

Licenciatario declarado insolvente

Pregunta:

Pregunta: Qu sucede si el licenciatario opta por mantener el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el rgimen de la insolvencia? (Vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86) Respuesta: El licenciatario retendr sus derechos nacidos del acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciatario seguir teniendo una garanta sobre tales derechos. Pregunta: Qu sucede si el licenciatario o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el rgimen de la insolvencia? (Vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86) Respuesta: El licenciatario perder sus derechos nacidos del acuerdo respecto de todo perodo ulterior a la revocacin, pero retendr todo derecho adquirido con anterioridad a sta; el acreedor garantizado del licenciatario seguir teniendo una garanta sobre los derechos del licenciatario respecto de todo perodo anterior a la revocacin de la licencia.

Licenciatario que otorga una garanta sobre sus derechos nacidos de un acuerdo de licencia (bsicamente su derecho a hacer uso de la propiedad licenciada)

Qu sucede si el licenciante opta por mantener el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el rgimen de la insolvencia? (Vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciatario retendr sus derechos nacidos del acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciatario seguir teniendo una garanta sobre tales derechos.

Pregunta:

Qu sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el rgimen de la insolvencia? (Vase la Gua sobre la Insolvencia, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

Captulo XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual 177

El licenciatario perder sus derechos nacidos del acuerdo respecto de todo perodo ulterior a la revocacin, pero retendr todo derecho adquirido con anterioridad a sta; el acreedor garantizado del licenciatario seguir teniendo una garanta sobre los derechos del licenciatario respecto de todo perodo anterior a la revocacin de la licencia.

Anexo I Terminologa y recomendaciones de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual
A. Terminologaa
Por garanta real del pago de una adquisicin se entender tambin una garanta real sobre propiedad intelectual o una licencia de propiedad intelectual, siempre y cuando respalde la obligacin de pago de toda parte no abonada del precio de adquisicin del bien gravado o una obligacin contrada o un crdito concedido al otorgante para financiar la adquisicin del bien gravado. Por bien de consumo se entender tambin toda propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domsticos. Por existencias se entender tambin toda propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para su venta o arriendo en el curso ordinario de sus negocios.

B.

Recomendaciones 243 a 248

Garantas reales sobre bienes corporales que lleven incorporada propiedad intelectualb 243. En el caso de una garanta real sobre un bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual, el rgimen debera disponer que una
a En caso de que pueda incluirse en la Gua, este texto se incorporara en la seccin B, Terminologa e interpretacin, en el lugar que corresponda. b En caso de que pueda incluirse en la Gua, este texto se incorporara al captulo II, Constitucin de una garanta real, como recomendacin 28 bis

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

garanta real constituida sobre el bien corporal no se extiende a la propiedad intelectual incorporada y que una garanta real constituida sobre la propiedad intelectual no se extiende al bien corporal. Repercusin de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado en la validez de la inscripcinc 244. El rgimen debera disponer que la inscripcin de una notificacin de una garanta real en el registro general de garantas reales, seguir siendo vlida aun cuando haya transferencia de la propiedad intelectual gravada. Prelacin de los derechos de algunos licenciatarios de propiedad intelectuald 245. El rgimen debera prever que la regla del apartado c) de la recomendacin 81 se aplique a los derechos de un acreedor garantizado con arreglo a la presente ley sin afectar a los derechos que el acreedor garantizado pueda tener en virtud de la ley relativa a la propiedad intelectual. Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual gravadae 246. El rgimen debera disponer que el otorgante y el acreedor garantizado podrn pactar que el acreedor garantizado estar habilitado para adoptar medidas destinadas a preservar la propiedad intelectual gravada. Aplicacin de las disposiciones de la garanta del pago de la adquisicin a las garantas reales sobre la propiedad intelectualf 247. El rgimen debera disponer que las disposiciones relativas a una garanta real de adquisiciones sobre un bien corporal sern aplicables tambin a una garanta real de adquisiciones sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual. Para los fines de la aplicacin de dichas disposiciones:

c En caso de que pueda incluirse en la Gua, esta recomendacin se incorporara al captulo IV, El sistema registral, como recomendacin 62 bis. d En caso de que pueda incluirse en la Gua, esta recomendacin se incorporara al captulo V, Prelacin de una garanta real, como recomendacin 81 bis. Como recomendacin especficamente relacionada con los bienes, su texto modificara la recomendacin general del apartado c) de la recomendacin 81, en la medida en que fuera aplicable a la prelacin de los derechos de un licenciatario no exclusivo de propiedad intelectual frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciante. e En caso de que pueda incluirse en la Gua, esta recomendacin se incorporara al captulo VI, Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garanta concerniente a propiedad intelectual, como recomendacin 116 bis. f En caso de que se pueda incluir en la Gua, esta recomendacin se incorporara al captulo IX, Financiacin de las adquisiciones, como recomendacin 186 bis.

Anexo I

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a)

La propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual: i) Destinada por el otorgante a ser vendida o licenciada en el curso normal del negocio del otorgante se tratar como existencias; y ii) Usada o destinada a ser usada por el otorgante para fines personales, familiares o domsticos; y

b)

Cualquier referencia a: i) La posesin de un bien gravado por el acreedor garantizado no es aplicable; ii) La toma de posesin del bien gravado por el otorgante deber ser interpretada como referida al momento en el que el otorgante adquiera la licencia o la propiedad intelectual gravada; y iii) El momento de entrega del bien gravado al otorgante deber ser interpretado como referido al momento en que el otorgante adquiere la licencia o la propiedad intelectual gravada.

Ley aplicable a una garanta real sobre derechos de propiedad intelectualg 248. El rgimen debera disponer que: a) La ley aplicable a la constitucin, a la oponibilidad a terceros y a la prelacin de una garanta real sobre propiedad intelectual ser la ley del Estado en el que est amparada la propiedad intelectual; b) Tambin podr constituirse una garanta real sobre propiedad intelectual en virtud de la ley del Estado en el que se encuentre el otorgante y que, conforme a esa ley, esa garanta real podr hacerse oponible a terceros que no sean otro acreedor garantizado, un cesionario o un licenciatario; y c) La ley aplicable a la ejecucin de una garanta real sobre propiedad intelectual ser la ley del Estado en que est situado el otorgante.

g Si se puede incluir en la Gua, esta recomendacin se incorporara en el captulo X, Conflicto de leyes, como recomendacin 214 bis.

Anexo II Decisin de la Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y resolucin 65/23 de la Asamblea General
A. Decisin de la Comisin

1. En su 914a sesin, celebrada el 29 de junio de 2010, la Comisin aprob la siguiente decisin: La Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Reconociendo la importancia de establecer un rgimen eficaz de las operaciones garantizadas por el que se promueva el acceso al crdito financiero garantizado, Reconociendo tambin la necesidad de ampliar la oferta de crdito garantizado a menor costo para los titulares de propiedad intelectual y de otros derechos constituidos sobre propiedad intelectual, y de incrementar as el valor de la propiedad intelectual como medio de garanta para la obtencin de crdito, Tomando nota de que la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas ser en general aplicable a las garantas constituidas sobre propiedad intelectual, sin que su rgimen interfiera en las normas y los objetivos bsicos del derecho de la propiedad intelectual, Habida cuenta de la necesidad de regular la interaccin del rgimen de las operaciones garantizadas con el derecho de la propiedad intelectual tanto interno como internacional, Reconociendo que los Estados precisan orientacin acerca de cmo procedera aplicar las recomendaciones de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas en el contexto de la
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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

propiedad intelectual y acerca de los ajustes que convendra hacer en su derecho interno a fin de evitar incoherencias entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad intelectual, Tomando nota adems de la importancia de que se concilien mejor los intereses de todas las partes interesadas, inclusive de los otorgantes, ya sean titulares, licenciantes o licenciatarios de propiedad intelectual, y de los acreedores garantizados, Tomando nota con satisfaccin de la coherencia entre las recomendaciones del Suplemento de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual, y las de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre el Rgimen de la Insolvenciaa en lo referente al trato otorgable a los efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual en una garanta real constituida sobre los derechos de esa parte nacidos de su acuerdo de licencia, Expresando su reconocimiento a las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales que se ocupan del rgimen de las operaciones garantizadas y del derecho de la propiedad intelectual, particularmente a la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual y a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, por su participacin y por el apoyo prestado en los preparativos del Suplemento de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual, Expresando igualmente su reconocimiento a los participantes en el Grupo de Trabajo VI (Garantas Reales), as como a la Secretara, por su labor en la preparacin del Suplemento de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual, 1. Adopta el Suplemento de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual, formado por el texto presentado en los documentos A/CN.9/700 y Add.1 a Add.7, junto con las enmiendas aprobadas por la Comisin en su 43 perodo de sesiones, y autoriza a la Secretara a editar y finalizar el texto de este Suplemento con arreglo a lo decidido en las deliberaciones de la Comisin durante ese perodo de sesiones;
a

Publicacin de las Naciones Unidas, nm. de venta S.05.V.10.

Anexo II

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2. Pide al Secretario General que d amplia difusin al texto del Suplemento de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual, hacindolo llegar a las autoridades competentes de cada Estado y a toda organizacin interesada en cuestiones tanto de financiacin garantizada como de propiedad intelectual; 3. Recomienda que todos los Estados se valgan del Suplemento de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual, para evaluar la eficacia econmica de su rgimen de las operaciones garantizadas, as como del rgimen interno de la propiedad intelectual, y que presten la debida atencin a lo recomendado en el Suplemento cuando vayan a promulgar o a revisar alguna ley relativa a las operaciones garantizadas y a la propiedad intelectual, al tiempo que invita a todo Estado que haya dado curso a las recomendaciones de la Gua o que haya aplicado lo dispuesto en el Suplemento, a que informe a la Comisin en consecuencia.

B. Resolucin 65/23 de la Asamblea General

2. En su 57 sesin plenaria, celebrada el 6 de diciembre de 2010, la Asamblea General aprob, sobre la base del informe de la Sexta Comisin (A/65/465) (proyecto de resolucin III), la siguiente decisin: Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectual La Asamblea General, Reconociendo la importancia que reviste para todos los Estados disponer de regmenes eficientes de operaciones garantizadas para promover el acceso al crdito garantizado, Reconociendo tambin la necesidad de que los propietarios y otros titulares de derechos de propiedad intelectual puedan acceder con mayor facilidad y menor costo a crditos garantizados, y de aumentar as el valor de los derechos de propiedad intelectual como garanta de crdito,

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Gua Legislativa de la CNUDMI: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre P.I.

Observando que la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadasb se aplica de manera general a las garantas reales constituidas sobre propiedad intelectual, sin que su rgimen interfiera involuntariamente en las normas y los objetivos bsicos del derecho de la propiedad intelectual, Teniendo en cuenta la necesidad de regular la interaccin entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad intelectual, tanto a nivel interno como internacional, Reconociendo que los Estados precisan orientacin acerca de cmo procedera aplicar las recomendaciones de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas en el contexto de la propiedad intelectual y acerca de los ajustes que convendra hacer en su derecho a fin de evitar incoherencias entre el rgimen de las operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad intelectual, Observando la importancia de conciliar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los otorgantes, ya sean titulares, licenciantes o licenciatarios de propiedad intelectual, y los acreedores garantizados, Expresando su aprecio a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales que se ocupan de cuestiones de financiacin garantizada y de propiedad intelectual, en particular la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, por su participacin y apoyo en la elaboracin de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectualc, 1. Expresa su aprecio a la Comisin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por haber finalizado y aprobado la Gua Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantas Reales sobre Propiedad Intelectualb; 2. Solicita al Secretario General que d amplia difusin, en particular por medios electrnicos, al texto del Suplemento y lo transmita a los gobiernos y a otros rganos interesados; 3. Recomienda que todos los Estados utilicen el Suplemento para evaluar la eficiencia econmica de su financiacin garantizada por propiedad intelectual y que presten la debida atencin al Suplemento al revisar o
Publicacin de las Naciones Unidas, nm. de venta: S.09.V.12. Vase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagsimo quinto perodo de sesiones, Suplemento nm. 17 (A/65/17), cap. IV.
c b

Anexo II

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promulgar su legislacin en la materia, e invita a los Estados que lo hayan hecho a que informen a la Comisin en consecuencia; 4. Recomienda tambin que todos los Estados sigan considerando la posibilidad de pasar a ser partes en la Convencin de las Naciones Unidas sobre la Cesin de Crditos en el Comercio Internacionald y aplicar las recomendaciones de la Gua Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadasa. 57 sesin plenaria 6 de diciembre de 2010

Resolucin 56/81, anexo.

Impreso en Austria

*1057129* 2011100 V.10-57129Septiembre de