poca: Dcima poca Registro: 2003319 Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO TipoTesis:

Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta Localizacin: Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A.44 A (10a.) Pag. 2191 [TA]; 10a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3; Pg. 2191 NOMBRE COMERCIAL. LA LICENCIA QUE RESPECTO DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DE UNA MARCA PREV EL ARTCULO 136 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ES TAMBIN APLICABLE A LOS DERIVADOS DE AQUL. Entre los signos distintivos susceptibles de derechos de propiedad industrial reconocidos en los tratados internacionales de los que Mxico es parte, como son el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial y la Convencin General Interamericana sobre Proteccin Marcaria y Comercial, se encuentran los nombres comerciales, constituidos por aquella denominacin con la que se identifica a una persona fsica o moral o a su negociacin/establecimiento, teniendo como propsito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la misma especie, relacionndola directamente con el conjunto de cualidades que la caracterizan. As, los nombres comerciales comparten caractersticas con otros signos distintivos, como las marcas, toda vez que en ambos se reconoce y concede el uso exclusivo respecto de la denominacin que se emplea, vinculndola de manera directa con el establecimiento en el que se usa, en el primero de los casos, y con los productos y servicios que amparan, en el segundo. En este contexto, de los artculos 105 a 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte como signo distintivo susceptible de proteccin al nombre comercial, cuyo uso exclusivo ser tutelado sin necesidad de registro, aunado a que regir, en lo que sea aplicable y no haya disposicin especial, lo relativo a las marcas. As, existe similitud entre las marcas y los nombres comerciales cuando han sido utilizados por algn tiempo y el titular ha logrado acreditar en el mercado esos productos o servicios, en razn de que en tales casos, ambas figuras de propiedad industrial tienen una misma funcin distintiva, con base en el principio de analoga que refiere: "donde existe la misma razn debe regir la misma disposicin". En

consecuencia, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de una marca prev el artculo 136 de la citada ley es tambin aplicable a los derivados de un nombre comercial, toda vez que ambas figuras atienden a la misma naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores de valor econmico susceptibles de explotacin, en trminos del artculo 112 de la propia ley. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO AMPARO DIRECTO 527/2012. Conde Chico, S.A. de C.V. 29 de noviembre de 2012. Mayora de votos. Disidente: Patricio Gonzlez-Loyola Prez. Ponente: Jess Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martnez Fernndez. Tribunales Colegiados de Circuito Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Pgina 2190 Voto particular del Magistrado Patricio Gonzlez-Loyola Prez: Disiento del voto de mayora por las siguientes razones: Considero que es acertada la determinacin de la Sala en el sentido de confirmar la negativa a inscribir el contrato de licencia de uso de nombre comercial registrado con el nmero 19103, celebrado entre la quejosa, Conde Chico, Sociedad Annima de Capital Variable, y Santa Clara desde 1924, Sociedad Annima de Capital Variable.-Tanto la marca como el nombre comercial comparten la caracterstica de ser signos distintivos o individualizadores.-As puede haber signos distintivos asociados a marcas y signos distintivos asociados a nombres comerciales; sin embargo, unos y otros tambin poseen diferencias sustanciales.-La marca implica un derecho exclusivo de uso o explotacin respecto de una invencin propia relacionada con un bien o servicio de la misma clase y su caracterstica fundamental, por ese motivo, es que est destinada a distinguir unos productos de otros.-Por su parte, el nombre comercial debe entenderse como el signo distintivo o caracterstico, que adopta un industrial o un comerciante, para singularizar el establecimiento o fbrica en que el primero elabora sus productos, o bien el establecimiento en donde el segundo los expende; de manera que el nombre comercial asegura a la clientela de quien lo usa y es un medio para defender los valores comerciales relacionados o afectos a la negociacin o al comercio; de ah que su caracterstica propia y natural es distinguir un establecimiento de otro y generar un derecho exclusivo de uso del establecimiento de que se trate en relacin a la zona geogrfica, respecto de una clientela efectiva; zona y clientela a las que estn dirigidos sus valores comerciales.-Entonces, como lo consider la Sala, por una parte, el nombre comercial se aplica a un giro determinado (empresa o establecimiento comercial) sobre una zona geogrfica especfica y, por la otra, el registro de un nombre comercial no tiene un efecto constitutivo de derechos, sino tan slo de ndole declarativo que confiere a su titular un derecho exclusivo por el uso habitual de ese nombre y, por esta razn, no es dable que otro establecimiento o empresa lo use, a travs de un acto jurdico como es el contrato de licencia de uso, sin que tambin est implcita la transmisin jurdica de la unidad econmica del propio

establecimiento, titular del nombre comercial, en trminos del artculo 111 de la Ley de la Propiedad Industrial.-De manera que el nombre comercial, en una zona geogrfica determinada, identifica y asegura a la clientela del establecimiento o empresa de quien lo usa y, por sta razn, tan slo genera titularidad de la persona jurdica, ya sea productora o comerciante, que ejercita los derechos que confiere su uso, entre los que destaca que, como el nombre civil, no constituye en manera alguna un derecho patrimonial susceptible de compartirse cual si fuera una franquicia, a ttulo gratuito u oneroso.-Por tales razones, es que debi negarse el amparo solicitado.

Nombre comercial.- Nombre que se adopta para distinguir establecimientos, de otros con su mismo o similar giro.

La publicacin de este ltimo abarca nicamente la zona geogrfica de la clientela efectiva a diferencia de las otras figuras cuya proteccin es de mbito nacional.

Artculo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarn protegidos, sin necesidad de registro. La proteccin abarcar la zona geogrfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extender a toda la Repblica si existe difusin masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Artculo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Quien est usando un nombre comercial podr solicitar al Instituto, la publicacin del mismo en la Gaceta. Dicha publicacin producir el efecto de establecer la presuncin de la buena fe en la adopcin y uso del nombre comercial.

Artculo 109 de la Ley de la Propiedad Industrial.- No se publicarn los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su gnero, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artculo 90 de esta Ley. ARTICULO 90 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Artculo 90.- No sern registrables como marca: I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinmica, an cuando sean visibles; II.- Los nombres tcnicos o de uso comn de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, as como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prcticas comerciales, se hayan convertido en la designacin usual o genrica de los mismos;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio pblico o que se hayan hecho de uso comn y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fcilmente, as como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcin industrial; IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus caractersticas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicin, destino, valor, lugar de origen de los productos o la poca de produccin; V.- Las letras, los dgitos o los colores aislados, a menos que estn combinados o acompaados de elementos tales como signos, diseos o denominaciones, que les den un carcter distintivo. VI.- La traduccin a otros idiomas, la variacin ortogrfica caprichosa o la construccin artificial de palabras no registrables; VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacin, escudos, banderas o emblemas de cualquier pas, Estado, municipio o divisiones polticas equivalentes, as como las denominaciones, siglas, smbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacin reconocida oficialmente, as como la designacin verbal de los mismos; VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garanta adoptados por un estado, sin autorizacin de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacin grfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; X.- Las denominaciones geogrficas, propias o comunes, y los mapas, as como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusin o error en cuanto a su procedencia; XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacin de ciertos productos, para amparar stos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

XII.- Los nombres, seudnimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cnyuge, parientes consanguneos en lnea recta y por adopcin, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado; XIII.- Los ttulos de obras intelectuales o artsticas, as como los ttulos de publicaciones y difusiones peridicas, los personajes ficticios o simblicos, los personajes humanos de caracterizacin, los nombres artsticos y las denominaciones de grupos artsticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engaar al pblico o inducir a error, entendindose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar; XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en Mxico, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento proceder en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) Pudiese crear confusin o un riesgo de asociacin con el titular de la marca notoriamente conocida; o b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o d) Pudiese diluir el carcter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no ser aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y XV BIS. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusin a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en trminos del captulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no ser aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

XVI.- Una marca que sea idntica o semejante en grado de confusin a otra en trmite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, s podr registrarse una marca que sea idntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y XVII.- Una marca que sea idntica o semejante en grado de confusin, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracin o venta de los productos o la prestacin de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacin de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no ser aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idntico que haya sido publicado.