rea Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual

El contrato de licencia de know how

Ficha Tcnica
Autor : Dr. Cristhian Northcote Sandoval Ttulo : El contrato de licencia de know how Fuente : Actualidad Empresarial, N 233 - Segunda Quincena de Junio 2011

1. Introduccin
En los ltimos aos la propiedad industrial en las empresas ha cobrado una gran importancia, al punto que el valor de los activos de muchas empresas radica justamente en sus elementos de propiedad industrial, como marcas, patentes, diseos industriales, etc. Dentro de este campo de la propiedad industrial, suelen celebrarse diversas operaciones destinadas a la explotacin de dicha propiedad, tales como contratos de cesin, transferencia, licencia, entre otros, los cuales permiten difundir y expandir la presencia de una empresa en el mercado. El objeto del presente informe es exponer el contenido y las caractersticas del contrato de licencia de know how, como herramienta para la explotacin de conocimientos industriales que permitan desarrollar una determinada actividad comercial. El contrato de licencia de know how es uno de naturaleza atpica, es decir, que no cuenta con regulacin especfica en nuestra legislacin. Sin
Segunda Quincena - Junio 2011

embargo, le son de aplicacin las disposiciones contenidas en el Cdigo Civil en materia de acto jurdico, obligaciones y la parte general de contratos. Asimismo, al tratarse de un contrato por el que se explotan conocimientos o tecnologas, debemos tomar en consideracin las disposiciones de la Decisin N 291 de la Comunidad Andina.

El know how es un conocimiento o conjunto de conocimientos que configuran un secreto industrial de la empresa licenciante, de tal manera que no constituyen conocimientos susceptibles de ser patentados, pues no renen las condiciones para ser un conocimiento patentable o, aun si fuera as, el inters de la empresa es no patentarlos para mantenerlos en secreto. 3.2. Concepto de contrato de licencia de know how Cuando hablamos de una licencia, nos referimos a la autorizacin o concesin que efecta el titular de un elemento de propiedad industrial, en este caso el know how, para que un tercero lo explote en sus actividades comerciales. Como hemos dicho, este know how puede consistir en conocimientos sobre la forma de fabricar un producto, el mecanismo de comercializacin, la organizacin de la empresa u otros, que permitan obtener un mejor desempeo en las actividades del tercero licenciatario. La naturaleza de esta licencia es simplemente la de una cesin para el uso de esos conocimientos, normalmente, durante un perodo y sin transferir la titularidad de los conocimientos licenciados. Ciertamente, es difcil llevar un control sobre la prohibicin del licenciatario de continuar utilizando los conocimientos licenciados despus de vencido
Actualidad Empresarial

3. Definicin
Antes de desarrollar las caractersticas del contrato de licencia de know how, es necesario que entendamos con claridad cules son los elementos de propiedad industrial que estn contenidos en esta definicin de know how.

2. Marco legal

3.1. Concepto de know how Podemos entender al know how como el conjunto de conocimientos obtenidos por una empresa y que representan la manera, mtodo o procedimiento para llevar a cabo sus procesos de produccin, de comercializacin, de organizacin o de cualquier otra ndole, que implique un secreto industrial para la empresa. Debe tenerse en cuenta que estamos hablando de conocimientos que no estn protegidos por una patente y de aquellos que no seran susceptibles de ser patentados, pues de lo contrario, estaramos ante un contrato de licencia o transferencia de patente.

N 233

X-3

Informes Especiales
Claro est que en aquellos casos en los que esta transferencia requiera de la entrega de soportes materiales de informacin, como disquetes, discos compactos, documentos impresos u otros, la obligacin del licenciante comprender la entrega de esos soportes. Asimismo, si el manejo de esta informacin requiere de capacitaciones y de la preparacin al licenciatario o su personal, es comn que esta prestacin forme parte de las obligaciones del licenciante. Es comn, aunque no indispensable, que el licenciante se obligue a no otorgar licencias a terceros, por lo menos no a terceros que puedan competir con el licenciatario en el mismo mercado. Esto quiere decir que el licenciante se obligue a darle exclusividad al licenciatario para el mercado que ste cubre, detal manera que sea el nico en explotar los conocimientos licenciados. Pero como hemos dicho, esto puede no ser as, segn lo acuerden las partes en el contrato. Existen otras obligaciones a las que pude someterse el licenciante, tales como la confidencialidad, el aseguramiento de volmenes de venta, etc. Pero que no son indispensables en el contrato. gacin a cargo del licenciatario de pagar una cantidad determinada o determinable de dinero a favor del licenciante. Ahora bien, esta retribucin puede pactarse de diversas maneras. Es posible que se establezca el pago de una suma fija de dinero cada cierto tiempo, que se establezca un porcentaje de las ventas que obtenga el licenciatario como consecuencia del uso de la tecnologa licenciada o una frmula que combine estas dos u otros mtodos, segn los consideren conveniente las partes. Guardar confidencialidad sobre la tecnologa licenciada. Aunque hemos dicho que al ser un contrato atpico no existen disposiciones legales que regulen el contenido del contrato, resulta natural que el licenciatario se obligue a no divulgar los conocimientos que le son entregados. Esto incluye la obligacin de adoptar las medidas necesarias para que el personal a su cargo, si fuera el caso, tampoco divulgue dichos conocimientos a terceros. Como obligaciones accesorias, podemos mencionar a la obligacin de respetar los estndares de calidad que le imponga el licenciante, la obligacin de utilizar efectivamente la tecnologa entregada, la adquisicin de determinados bienes complementarios, etc.

el plazo del contrato, pero existen mecanismos que si bien no pueden impedir que esto suceda, generan la obligacin a cargo del licenciatario de indemnizar al licenciante. A continuacin, veremos en detalle los elementos que se presentan en el contrato de licencia de know how.

4. Sujetos intervinientes
En la licencia de know how intervienen los siguientes sujetos:

4.1. El licenciante Es el titular de los conocimientos que sern materia de la licencia. Como ya lo hemos dicho, esta persona otorgar al licenciatario el derecho a utilizar los conocimientos en su actividad empresarial. 4.2. El licenciatario Es la persona a favor de quien se otorga la licencia, de tal manera que podr utilizar los conocimientos licenciados en el desarrollo de su actividad comercial y que, normalmente, est obligado al pago de una retribucin por la licencia otorgada.

5. Formalidad
Aunque el contrato de licencia de know how es uno atpico y, por lo tanto, no existe una formalidad prescrita por la ley, debe tenerse en cuenta que segn el artculo 12 de la Decisin N 291 de la Comunidad Andina, si el licenciante fuera extranjero, el contrato deber celebrarse por escrito y registrarse ante el organismo nacional competente en materia de inversin y tecnologa extranjera. Sin embargo, es recomendable que en cualquier caso, estos contratos de licencia consten por escrito debido a que ello permite demostrar su existencia y contenido y que dicho documento sea de fecha cierta.

7. Obligaciones del licenciatario

De manera general, son obligaciones del licenciatario: Efectuar el pago de la retribucin, segn se hubiera establecido en el contrato. Tal como hemos mencionado, al ser un contrato atpico no existe disposicin legal que obligue a que la licencia de know how sea onerosa, por lo que bien podra establecerse en el contrato que el licenciatario no deber pagar retribucin alguna al licenciante. Aunque esto no es lo usual, pues estamos ante una operacin en la que el inters de ambas partes suele ser de carcter comercial, de tal manera que cada una intentar sacar el mayor provecho econmico del contrato. De esta manera, en la gran mayora de los casos se establecer la obli-

8. Sobre la terminacin del contrato de licencia

El contrato de licencia de Know How puede extinguirse por el trmino de su plazo de duracin, por requerimiento de una de las partes, cuando el plazo es indefinido, y por causales de resolucin. Pero existe un elemento adicional que pondra fin a este contrato y es que la caracterstica de secreto industrial del conocimiento licenciado desaparezca, ya sea por hechos ajenos a alguna de las partes o atribuible a alguna de ellas. Esto en la medida que la cesin de un conocimiento de pblico acceso carecera de sentido.

6. Obligaciones del licenciante

Principalmente, las obligaciones del licenciante son las siguientes: Entregar o transmitir el know how o los conocimientos al licenciatario.

X-4

Instituto Pacco

N 233

Segunda Quincena - Junio 2011