Propriedade - Intelectual - DIREITO RIO

GRADUAO
2011.1
PROPRIEDADE
I NTELECTUAL
AUTOR: RONALDO LEMOS
Sumrio
Propriedade Intelectual
PARTE I: INTRODUO PROPRIEDADE INTELECTUAL ................................................................................................. 3
Aula 1. Apresentao da disciplina Introduo propriedade industrial .................................... 3
Aula 2. O regime internacional da propriedade intelectual ............................................................. 6
PARTE II: DIREITOS AUTORAIS .............................................................................................................................. 25
Aula 3. Direitos autorais Princpios gerais ............................................................................... 25
Aula 4. Direitos autorais Circulao da obra, limitaes e excees ........................................... 41
Aula 5. Liberdade de expresso e direitos autorais ........................................................................ 55
Aula 6. Software e software livre .................................................................................................. 72
Aula 7. Web colaborativa: licenas pblicas gerais e novos modelos de negcio ............................ 80
PARTE III: PROPRIEDADE INDUSTRIAL ................................................................................................................... 98
Aulas 8 e 9. Patentes .................................................................................................................... 98
Aula 10. Marcas e indicaes geogrfcas .................................................................................... 125
Aula 11. Concorrncia desleal .................................................................................................... 153
Aula 12. Nomes de domnio ...................................................................................................... 168
PROPRIEDADE INTELECTUAL
FGV DIREITO RIO 3
PARTE I: INTRODUO PROPRIEDADE INTELECTUAL
AULA 1. APRESENTAO DA DISCIPLINA INTRODUO PROPRIEDA-
DE INDUSTRIAL
SUMRIO
1. Introduo ao tema. 2. Avaliao.
LEITURA OBRIGATRIA
LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.
Licenciado em Creative Commons. Disponvel em: http://www.overmundo.com.
br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos
LEITURA COMPLEMENTAR
LEMOS, Ronaldo. From Legal Commons to Social Commons: Brazil and the Cultu-
ral Industry in the 21st Century. Disponvel em http://virtualbib.fgv.br/dspace/
handle/10438/2677
1. Introduo ao tema
Chegando ao fnal da primeira dcada do sculo XXI, impossvel negar a im-
portncia dos bens criados intelectualmente para as nossas vidas, em especial aqueles
decorrentes de avanos tecnolgicos.
Os exemplos so muitos. Diariamente, deparamo-nos com as mais diversas marcas
nos produtos que consumimos e usamos, nas lojas a que vamos e mesmo em nossos
lugares de trabalho; utilizamos produtos tecnolgicos muitas vezes protegidos por pa-
tentes; usamos softwares ininterruptamente em nossas tarefas laborais e, fnalmente,
em nossos momentos de lazer, lemos livros, jornais, vemos flmes, assistimos novelas,
ouvimos msica. E no custa lembrar: na cultura do sculo XXI, quase tudo tem um
dono. Esses bens intelectuais so protegidos pela propriedade intelectual.
No Brasil, a propriedade intelectual foi includa entre os direitos e garantias funda-
mentais (Art. 5, incisos XXVII a XXIX da CF), que constituem o principal alvo de
proteo da ordem jurdica introduzida pela Constituio Federal de 1988.
Classicamente, a propriedade intelectual tida como um gnero, que pode ser di-
vidido em dois grandes ramos do direito. Um se dedica ao estudo dos direitos auto-
rais, sendo alocado dentro do Direito Civil, enquanto o outro ramo inclui a chamada
FGV DIREITO RIO 4
1
LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnolo-
gia e cultura. Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2005. Licenciado em Creative
Commons. Disponvel em: http://
www.overmundo.com.br/banco/livro-
direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-
lemos, p. 4.
2
LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia
e cultura. Cit., p. 4.
propriedade industrial e tem seu estudo sistematizado principalmente no mbito do
Direito Comercial.
Mais recentemente, prefere-se aludir ao conjunto dessas disciplinas como direitos in-
telectuais. Tal opo permite superar as confuses conceituais causadas pelo uso do termo
propriedade, que hoje no mais se justifca, j que estes direitos possuem caractersticas
que os distinguem completamente dos direitos de propriedade sobre bens tangveis.
As duas categorias acima mencionadas incidem sobre bens intelectuais distintos: o
direito autoral recai sobre as obras literrias e artsticas, os programas de computador e
a cultura como um todo; enquanto a propriedade industrial possui um carter visivel-
mente mais utilitrio, abarcando as patentes, as marcas, as indicaes geogrfcas e os
nomes de domnio, para citar os principais.
O carter utilitrio , alis, a grande distino entre as duas categorias, j que as
invenes e os modelos de utilidade, por exemplo, que podem ser objeto de concesso
de patente, tm por fnalidade a soluo de um problema tcnico. Assim, quando o
telefone foi inventado, resolvia-se com ele o problema da necessidade de deslocamento
para se falar com pessoa ausente.
Por outro lado, a composio de uma determinada msica ou a criao de uma es-
cultura ou de uma pintura no pe fm a qualquer problema tcnico. O que se pretende
com essas obras to somente estimular o deleite humano, o encantamento; o que se
quer causar emoo. Embora esse requisito no seja indispensvel para se proteger uma
obra por direito autoral no caso dos programas de computador, tambm protegidos
por direito autoral, o cdigo-fonte tem uma funo muito mais utilitria do que emotiva
, um dos principais traos distintivos para que as obras sejam assim protegidas.
Essas variadas instituies, a despeito de terem sido forjadas no sculo XIX com base
num contexto completamente distinto do atual, foram mantidas praticamente inaltera-
das at os dias de hoje. No entanto, com o desenvolvimento tecnolgico que originou,
por exemplo, a tecnologia digital e a internet, surgem novas circunstncias de fato que
questionam a viso tradicional do direito de propriedade intelectual, demandando so-
lues mais adequadas a nossa realidade.
1
Alm disso, no contexto dos pases em desenvolvimento, em especial nas chamadas
periferias, a tecnologia tem chegado antes da ideia de propriedade intelectual, o que
propicia a emergncia de novas modalidades de indstria cultural no motivadas pelos
incentivos tradicionais. O que diferencia esses novos modelos de negcios culturais a
ideia de compartilhamento e de livre disseminao de contedo, inerentes s circuns-
tncias sociais desses locais. Ao mesmo tempo, a apropriao da tecnologia pelas peri-
ferias promove formas autnomas de reduo da excluso social, tal como produzido
pelas LAN houses no Brasil.
2
Essa demanda pela fexibilizao dos direitos intelectuais vem ganhando fora
mais recentemente, em especial com o crescimento da importncia dos chamados pa-
ses emergentes no cenrio mundial, mas acaba por se chocar com os interesses de pases
mais ricos, que buscam uma maior extenso e enrijecimento da proteo sobre os bens
intelectuais. Visualiza-se ento o desafo de se encontrar um equilbrio entre o incentivo
criao e inovao, um dos princpios que deu origem aos mecanismos de apropria-
FGV DIREITO RIO 5
o de bens intelectuais, como as patentes, e as diferentes necessidades, sobretudo nos
pases do hemisfrio sul, de acesso ao conhecimento e bens dele derivados.
2. Avaliao
A avaliao ser composta por trs notas. A mdia fnal ser a mdia aritmtica entre
as trs notas obtidas pelo aluno.
A primeira nota ser a de uma prova valendo 10 (dez pontos) sobre o contedo
abordado no primeiro bloco de aulas.
A segunda nota corresponder apresentao de trabalho em grupo realizada no
incio de cada aula. O tema de trabalho ter necessria relao com a aula em que ser
apresentado, devendo o aluno procurar o professor com pelo menos uma semana de an-
tecedncia para conversar sobre a apresentao. Na avaliao do trabalho sero conside-
rados, entre outros, os seguintes critrios: domnio do contedo, clareza na exposio,
inovao e participao do grupo na aula. As apresentaes devem durar entre trinta e
quarenta e cinco minutos.
A terceira nota ser composta por uma segunda prova, tambm valendo 10 (dez
pontos) sobre o contedo abordado no segundo bloco de aulas.
FGV DIREITO RIO 6
AULA 02. O REGIME INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
SUMRIO
1. Propriedade intelectual no contexto internacional. 2. Regime internacional de
propriedade intelectual. 3. O processo de formao do regime 4. Harmonizao inter-
nacional das normas de proteo propriedade intelectual. 5. Movimento pelo acesso
ao conhecimento. 6. A Organizao Mundial de Propriedade Intelectual. 7. Medidas
unilaterais: a especial 301. 8. Forum shifting: o papel da Organizao Mundial do
Comrcio (OMC). 9. Retaliao cruzada na OMC. 10. Futuros desafos do regime de
propriedade intelectual: os acordos TRIPS-plus.
LEITURA OBRIGATRIA
GANDELMAN, Marisa. Poder e conhecimento na economia global. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 2004, p.55-72; p.78-88; p.173-210; p.239-252; p.259-272.
LEITURAS COMPLEMENTARES
MENESCAL, Andra Koury. Mudando os tortos caminhos da OMPI? A agenda para
o desenvolvimento em perspective histrica. In RODRIGUES, Edson Beas; PO-
LIDO, Fabrcio (Orgs). Propriedade intelectual: novos paradigmas, confitos e
desafos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
DRAHOS, Peter. BRAITHWAITE, John. Information feudalism: who owns the kno-
wledge economy? NY: New Press, 2003, p.1-10; p.85-99.
YU, Peter. Te Global Intellectual Property Order and its Undetermined Future. In:
Te WIPO journal: analysis and debate of intellectual property issues. Reuters:
Londres, 2009, issue 1, p. 1-15. Disponvel em: http://www.wipo.int/about-wi-
po/en/pdf/wipo_journal.pdf
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CONTEXTO INTERNACIONAL
Os principais acordos internacionais que tratam do tema da propriedade intelectual
no estabelecem uma defnio clara do seu objeto. O artigo 2 da Conveno que cria
a Organizao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), por exemplo, a defne de
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3
Art 2, inciso VIII: Intellectual proper-
ty shall include the rights relating to:
literary, artistic and scientifc works,
performances of performing artists,
phonograms, and broadcasts, inven-
tions in all felds of human endeavour,
scientifc discoveries, industrial de-
signs, trademarks, service marks, and
commercial names and designations,
protection against unfair competition,
and all other rights resulting from
intellectual activity in the industrial,
scientifc, literary or artistic felds.
4
WIPO. General course on intellectu-
al property rights (DL-101).
5
MACHLUP, FRITZ & PENROSE, Edith.
The Patent Controversy in the Nine-
teenth Century. J. Econ. Hist., vol. 10,
n.01, pp. 16-17.
6
MANKIW, Gregory. Introduo eco-
nomia. Princpios de Micro e Macro
economia. Rio de Janeiro: Elsevier,
2001, pp. 327-30.
7
BARBOSA, Denis Borges. Uma intro-
duo propriedade intelectual. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 16
forma bastante ampla, por meio de um rol exemplifcativo de reas sobre as quais se
aplicam direitos de propriedade intelectual.
3
Nos materiais de capacitao produzidos pela OMPI, afrma-se que a propriedade
intelectual pode ser entendida como a propriedade sobre criaes do intelecto huma-
no. O dono da propriedade livre para us-la como quiser, se o uso no for contra a lei,
e tem o direito de impedir o uso por terceiros.
4
Sobre essa defnio, podem ser feitas duas observaes importantes. A primeira
que hoje se encontra generalizado o entendimento de que o instituto jurdico da
propriedade aplica-se a criaes intelectuais. Este entendimento, porm, recente. A
primeira vez em que a palavra propriedade foi utilizada para identifcar o chamado
sistema de propriedade intelectual foi na Revoluo Francesa de 1789. At ento,
direitos sobre patentes e direitos autorais eram concedidos como privilgios dados pela
Coroa aos indivduos ou corporaes que os soberanos queriam benefciar.
Durante a revoluo francesa, houve a disseminao da idia de que os privilgios
eram, na verdade, direitos. Essa mudana no entendimento comum foi facilitada pelo
uso da palavra propriedade associada criao intelectual.
Aqueles que comearam a usar a palavra propriedade relacionada a inven-
es tiveram um objetivo bem defnido em suas mentes: eles queriam substituir
uma palavra que tinha um ar desagradvel, privilgio, por uma palavra com uma
respeitvel conotao. (...) Inserir a palavra propriedade no uma questo pou-
co importante, pois palavras podem ter grande infuncia sobre as mentes, (...) a
pessoa comum respeitar a inveno de seu vizinho se ela estiver convencida de
que a mesma propriedade, caso a lei a proclame como tal.
5
O que se convencionou chamar de propriedade intelectual , na verdade, um mono-
plio sobre a explorao da criao, concedido pelo Estado. Todo monoplio traz em si
uma inefcincia econmica, que causa, em ltima anlise, custos sociais.
6
Dessa forma,
o monoplio s se justifca se de fato contribuir para incentivar a criao, de forma a
multiplicar as obras intelectuais ao alcance da sociedade, ou, em outras palavras, se o
benefcio fnal para a sociedade for superior aos custos sociais do monoplio.
Ao invs de usar a palavra monoplio ou falar em direito de exclusiva
7
, usa-se a
expresso propriedade, que hoje se encontra fortemente arraigada no senso-comum,
no sistema jurdico e nas crenas e ideologias mais profundas que norteiam o regime de
propriedade intelectual.
A segunda concluso a qual possvel chegar diante da defnio da OMPI que
a propriedade sobre as criaes do intelecto serve eminentemente para dar quele
que detm o exerccio do direito de propriedade o controle sobre o acesso s criaes.
Dessa forma, o dono da propriedade livre para us-la como quiser, se o uso no for
contra a lei, e tem o direito de impedir o uso por terceiros. Esse controle pode ser
exercido pelo criador, mas na maioria das vezes exercido por um intermedirio, uma
empresa que adquiriu os direitos patrimoniais sobre a criao e responsvel por sua
explorao econmica.
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8
WATAL. Intellectual property rights
in the WTO and developing coun-
tries. Londres: Kluwer Law Internatio-
nal, 2001, p. 2.
9
KRASNER, Stephen (ed.) Internatio-
nal Regimes. Itaca/Londres: Cornell
University Press, 1983, p. 2
Esses intermedirios determinam o grau de acessibilidade sobre o produto da cria-
o humana, ou, em outras palavras, sobre o conhecimento produzido pelo homem.
Controlar o acesso ao conhecimento signifca exercer poder, sobretudo no contexto da
sociedade da informao. fcil perceber que se os detentores da propriedade intelec-
tual exercerem seu direito de forma abusiva, de forma a restringir demasiadamente o
acesso da sociedade s criaes intelectuais seja por meio de preos muito elevados,
simulando sua escassez, ou por meio de medidas de proteo tecnolgica (DRMs) ,
a principal justifcativa do monoplio concedido pelo Estado perde sua razo de exis-
tir, j que a proteo propriedade intelectual existe para o benefcio e progresso da
sociedade em geral.
8
1.2. REGIME INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
At meados do sculo XIX a proteo propriedade intelectual se dava majorita-
riamente por meio das legislaes nacionais. Pases que mantinham relaes comerciais
mais estreitas haviam fechado acordos de reconhecimento e proteo mtuos da produ-
o intelectual de seus nacionais, mas no havia acordos multilaterais envolvendo um
nmero expressivo de naes.
A construo paulatina de um quadro jurdico de proteo multilateral e a conse-
quente harmonizao das leis nacionais s podem ser compreendidas em sua plenitude
se a anlise jurdica desse panorama for combinada com uma anlise poltica, guiada
pela teoria das relaes internacionais. Por essa razo, importante ir alm da anlise
dos tratados que compem o sistema jurdico de proteo propriedade intelectual e
ampliar o mbito do olhar para a anlise do regime internacional de proteo da pro-
priedade intelectual.
No mbito das relaes internacionais, uma das principais defnies de regime foi
apresentada pelo terico Stephen Krasner:
Regimes podem ser defnidos como conjuntos de princpios, normas, regras
e processos decisrios, implcitos ou explcitos, em torno dos quais as expecta-
tivas dos atores convergem em determinada rea das relaes internacionais.
9
O estudo de um regime engloba a anlise do sistema de normas jurdicas que dele
fazem parte, mas tambm busca compreender o contexto poltico, as crenas e os atores
que deram origem s leis e determinaram as principais caractersticas do regime.
Na maior parte das vezes, o enfoque do jurista recai unicamente sobre o sistema
jurdico. Por conseguinte, o Estado detentor do monoplio sobre a produo nor-
mativa e sobre o uso da fora parece ser o nico ator relevante na equao de poder.
A anlise se prende ao mbito governamental do regime.
No mbito global, entretanto, no existe poder centralizado que possa exer-
cer a funo de governo. O que existe , por um lado, uma paulatina harmoni-
zao de vontades estatais soberanas, e, por outro, uma crescente participao
FGV DIREITO RIO 9
10
A globalizao um fenmeno
multifacetado, que combina a homo-
geneizao e a eliminao de frontei-
ras nacionais com o particularismo,
a diversidade local e um apego ao
comunitarismo. No bojo do processo
geral caracterizado como globalizao,
encontram-se em curso globalizaes
setoriais que se retro-alimentam,
quais sejam, a globalizao econmi-
ca, poltica, social e cultural. SANTOS,
Boaventura de Sousa. Os processos da
globalizao. In SANTOS, Boaventura
de Sousa (org.). A Globalizao e as
Cincias Sociais. So Paulo: Cortez,
2002, p. 25-49 passim.
11
Participam das reunies do Comi-
t de Direitos autorais e conexos da
OMPI (SCCR), por exemplo, ONGs que
representam a indstria de contedo
como, a American Intellectual Property
Law Association (AIPLA), a Association
of American Publishers (AAP), a Inter-
national Association of Broadcasting
(IAB), e a International Chamber of
Commerce (ICC) e tambm organiza-
es que representam o interesse pbli-
co e a sociedade civil, como a Electronic
Frontier Foundation (EFF), a Knowled-
ge Ecology International, Inc. (KEI), a
World Blind Union (WBU) e a Fundao
Getulio Vargas (FGV).
12
CLARK, Joan. The role of GATT/TRIPS,
of OMPI and of AIPPI in the further
development of intellectual property
right protection. In: AIPPI 1897-1997
Centennial Edition AIPPI and the
development of industrial property
protection 1897-1997. AIPPI Founda-
tion, Basle, 1997, p. 481.
de atores no-estatais, processo acelerado vertiginosamente com a mais recente
onda de globalizao.
10
Tais atores infuenciam as decises tomadas no mbito
global, sejam elas formais, como a celebrao de Tratados, ou informais, como a
adoo de recomendaes e boas prticas. Em vez de um governo centralizado,
instaura-se no plano global uma articulao de governana, em que governos
e atores-no estatais (em maior ou menor grau de equilbrio, a depender do
regime internacional sob exame) contribuem para a formulao dos princpios,
normas, regras e padres decisrios. James Rosenau chama a ateno para a im-
portante diferenciao entre governo e governana: governo sugere atividades
sustentadas por uma autoridade formal, pelo poder de polcia que garante a
implementao das polticas devidamente institudas, enquanto governana
refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou no derivar
de responsabilidades legais e formalmente prescritas e no dependem, necessa-
riamente, do poder de polcia para que sejam aceitas e venam resistncias. Em
outras palavras, governana um fenmeno mais amplo do que governo.
A teoria dos regimes internacionais e a defnio de governana serviro como pano
de fundo para a anlise do tema em estudo.
1.3 O PROCESSO DE FORMAO DO REGIME
Na segunda metade do sculo XIX, ONGs de interesse privado envolvidas tanto
no setor de patentes como no de direito autoral se articularam de forma a infuenciar a
agenda pblica. Seu objetivo era angariar aquiescncia sufciente para que a proteo da
propriedade intelectual, mediante a concesso de monoplios de explorao, fosse re-
forada e estendida para outros pases. importante mencionar que, no mbito das or-
ganizaes internacionais, ONGs so todas as organizaes privadas que acompanham
as reunies como observadoras. Possuem status inferior aos Estados-membros, que tm
sempre direito de infuir nas decises tomadas. Em outras palavras, no h qualquer ju-
zo sobre o objetivo das ONGs. Organizaes de interesse pblico e de interesse privado
encontram-se equiparadas e misturadas entre os participantes.
11
Foram as ONGs de interesse privado envolvidas no setor de propriedade intelectual,
como a Associao Literria e Artstica Internacional (ALAI), a Cmara Internacional
de Comrcio (ICC) e a Associao Internacional para a Proteo da Propriedade Inte-
lectual (IIPI), que infuenciaram a elaborao das primeiras convenes internacionais,
as Convenes de Paris (1883) e de Berna (1886), que harmonizaram, respectivamente,
a proteo da propriedade industrial e de obras literrias, artsticas e cientfcas no plano
internacional.
Alm de ter infuenciado o texto inicial das Convenes de Paris e Berna, emble-
mtico que tenha sido a AIPPI [Associao Internacional para a Proteo da Proprie-
dade Intelectual] que preparou as sugestes de reforma
12
Conveno da Unio de
Paris, em 1958. Em determinados pontos a Conferncia chegou a adotar literalmente
a redao sugerida pela Associao. Advogados e membros dessas ONGs de interesse
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13
O Brasil foi um dos signatrios origi-
nrios da Conveno de Berna. inte-
ressante frisar que os Estados Unidos
s aceitaram assinar a Conveno em
1989, mais de cem anos depois da sua
criao. Durante muito tempo o pas
dependia da cpia de obras literrias e
cientfcas, originrias principalmente
do Reino Unido, para desenvolver sua
cena acadmica e cultural.
privado infuenciavam diretamente o texto dos tratados internacionais sobre patentes e
direitos autorais.
A infuncia das ONGs de interesse privado sobre o regime internacional sempre
foi bastante signifcativa. Membros dessas ONGs ocuparam posteriormente cargos
de prestgio nas organizaes internacionais criadas para tratar do tema da proprie-
dade intelectual.
1.4. HARMONIZAO INTERNACIONAL DAS NORMAS DE PROTEO PRO-
PRIEDADE INTELECTUAL
As Convenes de Paris e de Berna estabelecem padres mnimos de proteo
que devem ser observados pelos pases signatrios. Na prtica, tais standards j so
bastante elevados. O prazo de proteo ao direito autoral, por exemplo, foi esti-
pulado em 50 anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subseqente
morte do autor.
Os Estados-parte fcaram livres para estabelecer padres de proteo ainda mais ele-
vados em sua legislao nacional.
13
No caso do Brasil, por exemplo, a lei de direitos au-
torais (lei 9.610/98) estabelece um prazo de proteo de 70 anos aps a morte do autor
(art. 41) e no incorpora muitas das limitaes ao direito autoral que foram autorizadas
pela Conveno de Berna, como a possibilidade de um indivduo realizar a cpia de
uma obra, em casos especfcos, desde que no confite com a explorao normal da
obra ou prejudique injustifcadamente o interesse do autor, (art. 9, 2).
Em 1893 as duas Convenes foram agrupadas e ganharam uma Secretaria para
sua administrao, o Escritrio Internacional Reunido para Proteo da Propriedade
Intelectual (BIRPI, na sigla em francs).
At meados do sculo XX o regime de proteo PI permaneceu estvel, sem gran-
des alteraes nas convenes que o davam sustentao. Na dcada de 60, porm, houve
uma signifcativa mudana, com a criao da Organizao Mundial de Propriedade
Intelectual, uma evoluo do BIRPI.
1.5. MOVIMENTO PELO ACESSO AO CONHECIMENTO
As dcadas de 50 e 60 foram marcadas pela descolonizao afro-asitica. Os pases
recm-independentes buscavam aderir rapidamente aos principais acordos e organi-
zaes internacionais como uma forma de afrmao de sua soberania e legitimao
perante as demais naes. Vrios desses pases aderiram ao BIRPI, o que levou a uma
maior diversidade de interesses. Os pases em desenvolvimento passaram a questionar
com maior veemncia a aplicao generalizada dos mesmos patamares de proteo a
pases em situaes desiguais.
Esse questionamento foi reforado por documentos importantes. Em 1958 o Se-
nado norte-americano comissionou estudos que identifcaram uma srie de custos ne-
gligenciados do regime de propriedade intelectual. Em 1961, o Brasil apresentou uma
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14
INPI. Disponvel em: http://www.
inpi.gov.br/. Acesso em 14 de outubro
de 2010.
15
Treaty on Access to Knowledge. Dis-
ponvel em http://www.cptech.org/
a2k/a2k_treaty_may9.pdf . Acesso em
14 de outubro de 2010.
16
YU, Peter. The Global Intellectual
Property Order and its Undetermi-
ned Future. In: The WIPO journal:
analysis and debate of intellectual
property issues. Reuters: Londres,
2009, issue 1, p. 7.
17
Conveno estabelecendo a criao
da Organizao Mundial de Proprieda-
de intelectual. Disponvel em http://
www.wipo.int/treaties/en/conven-
tion/ Acesso em 14 de outubro de 2010.
resoluo na Assemblia Geral da Organizao das Naes Unidas, na qual foram apon-
tados vrios abusos advindos do mau emprego do sistema de propriedade intelectual.
No Brasil, em 1963, foi concludo o relatrio fnal de uma Comisso Parlamentar
de Inqurito (CPI) especial, formada em 1961 para analisar especifcamente os abusos
de monoplios de patentes de titularidade de corporaes multinacionais farmacuticas
no pas. Em 1969 entrou em vigor no Brasil uma lei excluindo produtos e processos
farmacuticos do escopo de patenteamento.
14
De fato, interessante observar que ambos os documentos acima mencionados o
norte-americano de 1958 e brasileiro o de 1961 foram elaborados de forma in-
dependente e, no entanto, apresentaram algumas concluses idnticas, demonstrando
no se tratar somente de um problema dos pases em desenvolvimento, mas sim de um
problema sistmico.
Nessa poca, surgiu um movimento pelo acesso ao conhecimento (Access to Kno-
wledge ou A2K, na sigla em ingls), que transcendeu fronteiras e ganhou amplitude
global. Grupos da sociedade civil, indivduos e governos buscam defender a idia de
que o acesso ao conhecimento est relacionado garantia de direitos fundamentais
como o acesso educao e cultura, liberdade e justia econmica. Um tratado sobre
acesso ao conhecimento foi elaborado com o objetivo de ampliar o acesso e incentivar
a transferncia de tecnologia.
15
Segundo Yu, possvel notar que os detentores de di-
reitos de propriedade intelectual sempre foram agressivos para fazer presso em prol de
uma proteo mais forte para os seus interesses. No entanto, foi apenas recentemente
que seus oponentes conseguiram se mobilizar para organizar uma resistncia ou montar
um contra-ataque
16
.
1.6. A ORGANIZAO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
A multiplicao do nmero de pases em desenvolvimento e o surgimento de um
movimento da sociedade civil em prol do acesso ao conhecimento trouxeram maior
complexidade ao regime de propriedade intelectual. Nesse contexto, em 1967 foi criada
a Organizao Mundial de propriedade Intelectual
17
, que passou a servir como uma
moldura institucional para a discusso dos temas relacionados proteo da proprieda-
de intelectual no mbito internacional.
Em 1974, a OMPI celebrou um acordo com a ONU e tornou-se uma agncia
especializada das Naes Unidas. Diversas razes justifcam esse acordo. Em primeiro
lugar, o carter universal da ONU consolidou-se no ps-guerra e havia um interesse em
ampliar o regime de proteo propriedade intelectual para que abrangesse todos os
pases. Fazer parte do sistema ONU era uma forma de atrair pases em desenvolvimento
para que tomassem parte nos acordos celebrados no mbito da OMPI.
Em segundo lugar, o acordo entre a OMPI e a ONU legitimava a primeira como lo-
cus principal de discusso do tema da propriedade intelectual. Diversas agncias especia-
lizadas da ONU haviam comeado a realizar estudos sobre a efccia e os custos sociais
do sistema de proteo propriedade intelectual. O PNUD, por exemplo, elaborou um
relatrio afrmando que direitos de propriedade intelectual mais restritivos aumentam
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18
PNUD. New technologies and global
race for knowledge In Human Develop-
ment Report 1999: Globalization with
a Human Face. Nova Iorque: Oxford
University Press, 1999. Disponvel
em http://hdr.undp.org/en/media/
hdr_1999_ch21.pdf. Acesso em 14 de
outubro de 2010.
19
Fala-se hoje em um regime inter-
nacional complexo de proteo pro-
priedade intelectual, um regime no-
hierrquico, descentralizado que inclui
no apenas a rea tradicional de leis e
polticas sobre propriedade intelectual,
mas tambm reas sobrepostas em
regimes e fruns internacionais rela-
cionados, como aqueles que tratam de
sade pblica, direitos humanos, diver-
sidade biolgica, alimentos, agricultu-
ra, informao e comunicao. YU, Pe-
ter. The Global Intellectual Property
Order and its Undetermined Future.
In The WIPO journal: analysis and de-
bate of intellectual property issues.
Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 4.
20
Texto publicado no Observatrio da
OMPI, do blog do projeto Cultura Li-
vre, Disponvel em: www.culturalivre.
org.br.
21
Programa da 20 reunio do Comit
de Direitos Autorais e Conexos da OMPI.
Disponvel em http://www.wipo.int/
meetings/en/details.jsp?meeting_
id=20200. Acesso em 14 de outubro
de 2010.
22
World Blind Union. http://www.
worldblindunion.org/en/
23
Consrcio DEISY http://www.daisy.org/
o preo da transferncia de tecnologia, e podem bloquear a entrada dos pases em desen-
volvimento em setores dinmicos da economia do conhecimento (...)
18
As agncias especializadas comearam a perceber a relao intrnseca que existe entre
o tema da propriedade intelectual e vrios outros, como os direitos humanos, o desen-
volvimento, a sade, o meio-ambiente e a segurana alimentar.
19
Por um lado, o acordo com a ONU levou a adaptaes da agenda da OMPI. A
sua principal meta, a universalizao da proteo propriedade intelectual, teve de ser
compatibilizada com os objetivos da ONU, como as metas do milnio e o comprometi-
mento com a promoo do desenvolvimento. Por outro lado, o acordo com a ONU foi
estrategicamente importante para a OMPI, que consolidou sua centralidade no regime
internacional de proteo propriedade intelectual at a celebrao do acordo TRIPS
no mbito da OMC, discutido mais adiante. A OMPI ainda um frum privilegiado
para conceber uma poltica de propriedade intelectual de longo prazo e celebrar acordos
sobre temas mais complexos.
Atualmente, dois dos acordos que os pases desenvolvidos esto buscando aprovar no
mbito da OMPI so: um tratado para a proteo de obras audiovisuais e um tratado para
a proteo de sinais de broadcasting. Os pases em desenvolvimento, por sua vez, tm
buscado a celebrao de acordos que levem os Estados-parte a incorporar nas suas legisla-
es nacionais as limitaes e excees aos direitos autorais e aos diretos de patente que j
so facultadas pelos tratados internacionais (Convenes de Paris e Berna e TRIPS). Hoje
cabe a cada pas decidir se incorpora ou no tais limitaes s suas leis internas.
No Comit de direitos autorais e conexos da OMPI (SCCP, na sigla em ingls)
encontra-se em discusso, por exemplo, uma proposta de tratado que torne obrigatria
para todos os Estados-parte uma limitao aos direitos autorais que autorize a adaptao
de obras protegidas para facilitar o acesso de cegos e outros defcientes com difculdade
para ler materiais impressos s obras intelectuais.
A importncia de um tratado para benefciar defcientes visuais
20
Um acordo internacional possibilitaria a adaptao
das obras para formatos acessveis e o livre trnsito transfronteirio
Por Marlia Maciel, representante da FGV na SCCR/OMPI
O principal ponto de discusso na agenda da 20 reunio
21
do Comit de
direitos autorais e conexos (SCCR) da Organizao Mundial de Propriedade In-
telectual (OMPI), [realizada em maio de 2010] foi o da celebrao de um acordo
que pudesse facilitar o acesso de cegos e defcientes com difculdade para ler ma-
teriais impressos s obras intelectuais. Uma proposta de tratado foi sugerida pela
Unio Mundial de Cegos (WBU)
22
e endossada pelo Brasil, Equador e Paraguai
na 18 sesso do SCCR.
As tecnologias digitais possibilitam que as obras sejam veiculadas em diversos
formatos acessveis. Exemplos de trabalhos desenvolvidos nessa rea so o Con-
srcio DEISY
23
e os formatos que tm sido desenvolvidos colaborativamente pela
FGV DIREITO RIO 13
24
A proposta da delegao dos Estados
Unidos, chamada de Draft consensus
instrument encontra-se disponvel em
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/
copyright/en/sccr_20/sccr_20_10.pdf
Acesso em 14 de outubro de 2010.
25
A proposta da delegao da Unio
Europia, chamada de Draft Joint
Recommendation concerning the
improved access to works protected
by copyright for persons with a print
disability encontra-se disponvel em
26
Proposal by Brazil, Ecuador and Pa-
raguay relating to limitations and ex-
ceptions: treaty proposed by the World
Blind Union (WBU). Disponvel em
Acesso em 14 de outubro de 2010. A
proposta foi posteriormente endossada
tambm pelo Mxico.
27
Draft WIPO Treaty on Exceptions and
Limitations for the Disabled, Educatio-
nal and Research Institutions, Libraries
and Archive Centers. Disponvel em
28
Disponvel em http://www.keionline.
org/node/878 Acesso em 14 de outubro
de 2010.
Inclusive Planet. O impacto positivo da tecnologia sobre o acesso ao conheci-
mento vem sendo cerceado, entretanto, pelas normas de direito autoral vigentes.
As legislaes de direito autoral de diversos pases, tal como a brasileira, no
possuem limitaes e excees amplas, que garantam a transposio de obras
intelectuais para formatos acessveis. Essa uma sria barreira ao acesso ao co-
nhecimento e efetivao do princpio da igualdade. tambm uma afronta
Conveno internacional sobre os direitos das pessoas com defcincia, da qual a
maior parte dos pases, inclusive o Brasil, signatria.
Mesmo quando as limitaes e excees que permitem a adaptao de obras
para facilitar o acesso de defcientes esto presentes nas legislaes nacionais, h
um segundo problema relacionado ao trnsito das obras. Uma das principais
caractersticas do direito autoral a territorialidade. Isso quer dizer que limita-
es e excees tm fora jurdica apenas no territrio do pas cuja legislao as
autoriza, no podendo tais obras serem exportadas e importadas livremente. A
conseqncia disso que pases carentes de obras em formatos acessveis, prin-
cipalmente os pases em desenvolvimento, no podem importar obras de pases
que possuem um catlogo considervel de obras acessveis a cegos, como Estados
Unidos e Espanha.
Esse fato gera uma duplicao de esforos, j que a mesma obra tem de ser
adaptada vrias vezes, no mbito de cada um dos pases. H um desperdcio con-
sidervel de recursos j bastante escassos nesse processo.
Desde 2009 negociaes vem sendo travadas sobre a forma de facilitar o aces-
so de cegos e defcientes com difculdade para ler material impresso nos Esta-
dos membros da OMPI. Enquanto os pases desenvolvidos tm defendido um
instrumento no-vinculante, os pases em desenvolvimento concordam que um
acordo vinculante seria essencial para a ampla difuso e observncia dessa limita-
o pelos pases membros.
Havia quatro propostas de limitaes em discusso. Estados Unidos
24
e Unio
Europia
25
tm sido sistematicamente contra a celebrao de um Tratado. As pro-
postas apresentadas por ambos tm natureza no vinculante e impem a criao
de intermedirios de confana que seriam autorizados a adaptar e controlar o
trnsito trans-fronteirio das obras. Brasil, Equador, Paraguai e Mxico endossa-
ram um tratado que havia sido proposto pela Unio Mundial de Cegos
26
, preven-
do limitaes especfcas para defcientes visuais e outras pessoas com difculdade
para ler materiais impressos. A frica apresentou uma proposta de tratado
27
bem
mais ampla, que aborda limitaes e excees para defcientes visuais, para bi-
bliotecas e arquivos, e com fns educacionais. Uma tabela comparativa
28
entre as
quatro propostas foi elaborada pela Knowledge Ecology International (KEI) e a
Unio Mundial de Cegos (WBU).
O nmero de Organizaes da sociedade civil presentes na SCCR, principal-
mente de organizaes que representam os defcientes visuais, foi sem preceden-
tes. As declaraes feitas por essas organizaes foram fortes e colocaram os pases
desenvolvidos na difcil posio de se posicionar publicamente contra o tratado,
suportando os custos polticos que poderiam advir dessa postura. Mas esse custo
FGV DIREITO RIO 14
poltico foi diludo pela correlao de foras na reunio. O bloco africano acabou
servindo de bode expiatrio para o fracasso das negociaes sobre a questo das
limitaes para defcientes visuais. Os africanos partiram para um jogo se soma
zero: ou a sua proposta tratado serviria de base para as discusses na OMPI, ou o
bloco africano bloquearia a aprovao de qualquer outra proposta.
O pleito de ampliar as limitaes e excees, feito pelo bloco africano, ple-
namente justifcvel. preciso que as limitaes e excees sejam discutidas de
forma geral na OMPI, para buscar um maior equilbrio entre interesses dos au-
tores e intermedirios e o interesse da sociedade no acesso ao conhecimento.
Estrategicamente, o bloco africano avalia que a aprovao de um tratado para
cegos iria pr fm a qualquer iniciativa de abordagem mais ampla do tema, por
isso buscam uma vinculao entre os diversos tipos de limitaes.
Por outro lado, o Brasil e outros pases argumentam, com razo, que essa
vinculao atrasaria indefnidamente a aprovao de um acordo que benefcie
os defcientes visuais. J tem sido difcil negociar limitaes especfcas, e um
tratado amplo teria um grau de complexidade bastante aumentado. O Brasil se
comprometeu publicamente na reunio a continuar pleiteando o reconhecimen-
to de outras limitaes na OMPI, mesmo aps a eventual aprovao do acordo
para benefciar defcientes visuais. Mas isso no pareceu dar mais segurana aos
africanos, e fcou claro o crescente afastamento entre o grupo latino-americano
(GRULAC) e o grupo Africano na OMPI.
imprescindvel que a diplomacia de ambos os grupos trabalhem para a
sua reaproximao, pois possuem interesses comuns, e o apoio mtuo a nica
forma de buscar a ampliao do acesso ao conhecimento. Sua diviso s serve
para fortalecer os pases desenvolvidos. Isso fcou muito claro durante a SCCR.
Nos primeiros dias da reunio, Unio Europia e Estados Unidos mostraram
suas verdadeiras posies, sempre contrrias a celebrao de um tratado. Mas
com o passar do tempo, e com o bloqueio das negociaes pelo bloco africano,
puderam simular uma posio mais equilibrada, deixando a frica levar a culpa
pelo insucesso da reunio.
preciso que o Brasil, o Equador, o Paraguai e o Mxico, defensores do
tratado para defcientes visuais, identifquem as reais barreiras para a celebrao
desse acordo e que trabalhem com ainda mais intensidade na construo de uma
posio de consenso com o bloco africano. A sociedade civil tambm deve buscar
a infuenciar positivamente esse processo de aproximao.
Alm de ser um exemplo da disputa de concepes que norteia o debate no m-
bito das organizaes que tratam do tema da propriedade internacional, o caso acima
demonstra a amplitude da transformao que tem ocorrido no mbito das relaes
internacionais. Organizaes com interesse comercial e a sociedade civil em geral tm
conseguido infuenciar a agenda de discusso e at mesmo nortear as posies tomadas
pelos representantes dos Estados.
FGV DIREITO RIO 15
29
Os rpido segundo colocados eram
os pases que no estavam dentre os
pioneiros em tecnologia e inovao,
mas que conseguiam entrar no mer-
cado, de forma altamente competitiva,
imediatamente aps os pases pionei-
ros em inovao.
1.7. MEDIDAS UNILATERAIS: A ESPECIAL 301
Os fruns multilaterais no so os nicos mbitos em que a poltica de propriedade
internacional se desenha. Medidas unilaterais, levadas cabo principalmente pelo go-
verno dos Estados Unidos, passaram a infuenciar as polticas e a regulao desenvolvida
pelos demais pases.
O contexto comentado anteriormente de maior participao de pases em desen-
volvimento no regime de PI e as tentativas desses pases de infuenciar as decises to-
madas na rea, incentivou os EUA a colocar em segundo plano as difceis negociaes
multilaterais e privilegiar uma poltica unilateral, sustentada por seu poder econmico
e comercial. Essa poltica mostrou ser efciente para assegurar os interesses americanos
na rea de PI
O processo de adoo das medidas unilaterais
Por Pedro Paranagu
A resoluo brasileira de 1961, os estudos que foram elaborados em pases
desenvolvidos e em desenvolvimento, apontando os custos sociais da proteo
propriedade intelactual e o movimento do acesso ao conhecimento impulsio-
naram uma reviso do sistema de propriedade intelectual, de forma a incorpo-
rar algumas fexibilidades. A proposta de reviso culminou nas Conferncias de
Nairobi e de Genebra (1980-84) para a reviso da Conveno da Unio de Pa-
ris. Essas conferncias, entretanto, no conseguiram concluir seus trabalhos com
sucesso e foram neutralizadas pelos pases desenvolvidos. Em outras palavras, a
tentativa dos pases em desenvolvimento, de fexibilizar os direitos de proprieda-
de intelectual, falhou.
Como uma das reaes a essa tentativa frustrada e ao bloqueio das negocia-
es multilaterais, a principal norma de comrcio dos Estados Unidos, o US
Trade Act, sofreu alteraes importantes em 1984. Dentre as modifcaes feitas,
duas so particularmente relevantes para o tema em estudo. A primeira foi o
maior poder concedido ao Escritrio Norte-Americano de Comrcio (USTR). A
segunda foi a alterao da seo 301 da Lei de Comrcio e Tarifas.
No cenrio global os Estados Unidos estavam sendo pressionados pela con-
corrncia de pases que utilizavam a estratgia de rpido segundo colocado:
Japo, Coria do Sul e Taiwan.
29
Internamente, a indstria infuenciava o gover-
no norte-americano para que este adotasse medidas para forar outros pases a
respeitar sua alegada propriedade de bens de conhecimento. Assim, ao longo da
primeira metade dos anos 1980, o Centro de Comrcio Internacional dos Esta-
dos Unidos (ITC, na sigla em ingls) estrategicamente divulgou a existncia de
perdas na balana comercial daquele pas, da ordem de aproximadamente US$
43-61 bilhes, devido a falsifcaes, e ainda divulgou que de 1980 at 1987 o
supervit da balana comercial despencou de US$ 27 bilhes para um dfcit de
US$ 138 bilhes. Era o momento de introduzir de alguma forma as restries ao
FGV DIREITO RIO 16
30
WATAL. Op cit. p. 17.
acesso aos bens de conhecimento, comumente referidos como DPIs (direitos de
propriedade intelectual), na agenda de comrcio internacional.
Para tanto, em 1984 os Estados Unidos alteraram a seo 301 de sua Lei de
Comrcio e Tarifas, de 1974 alterada novamente em 1988 e conhecida como
especial 301 para incluir a remoo de preferncias tarifrias ou a imposio
de sanes a pases que no ofeream proteo adequada e efetiva aos direi-
tos de propriedade intelectual de titularidade de empresas norte-americanas em
pases estrangeiros. Tendo em mente que no somente o USTR como tambm
qualquer pessoa interessada pode dar entrada com uma petio e dar incio
a uma ao 301, foram criadas ONGs de interesse privado representantes da
indstria, tais como a IIPA e a IPC, ... para assegurar que seus pontos de vista
seriam considerados.
30
Mesmo assim, de acordo com a indstria as aes 301
no foram sufcientes, da mesma forma que, em resposta presso, a outorga do
Sistema Geral de Preferncias (SGP) dos EUA, que isenta ou reduz tarifas de for-
ma voluntria e no-recproca para importaes de pases em desenvolvimento,
foi tambm imposta como condicional sob a proteo de direitos de propriedade
intelectual.
Esse foi o incio do vnculo dos bens do conhecimento com o comrcio inter-
nacional. importante notar que, nos casos acima tanto das aes 301 bem
como do SGP essas medidas eram, e continuam sendo, tomadas de forma
unilateral. Os EUA decidem como e quando iro tomar medidas que afetam o
comrcio de outros pases, sem, contudo, observar regras multilaterais de comr-
cio internacional.
Devido, em grande medida, preso americana por meio da especial 301, Brasil tem
implementado medidas para coordenar e intensifcar a executoriedade ou enforcement
da proteo propriedade intelectual na ltima dcada. Campanhas miditicas intensas
e o lobby da indstria de contedo junto ao Congresso brasileiro tm infuenciado as
polticas pblicas na rea.
H duas dcadas o Brasil tem sido fortemente pressionado pelos Estados Unidos e
ameaado com sanes comerciais. Com exceo do ano de 1998, o Brasil tem fgurado
na watch list ou recebido meno especial no relatrio da especial 301.
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PWL PWL PWL PWL PFC SM PWL WL WL U WL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
WL WL PWL PWL PWL PWL PWL WL WL WL WL
PWL Priority watch list; WL Watch list; PFC priority foreign country;
SM special mention; U unlisted
FGV DIREITO RIO 17
31
IIPA. 2009 Special 301. Report on
Copyright Protection and Enforcement.
Disponvel em: http://www.iipa.com/
rbc/2009/2009SPEC301BRAZIL.pdf.
32
Artigo 2 - Visando garantir as
atividades-fns da Universidade, ser
permitida a extrao de cpias de
pequenos trechos, como captulos de
livros e artigos de peridicos ou revistas
cientfcas, mediante solicitao indivi-
dualizada, sem fnalidade de lucro, para
uso prprio do solicitante. Universidade
de So Paulo. Resoluo n. 5213 de 02
de junho de 2005. Publicada no D.O.E
de 03 de junho de 2005. Disponvel
em http://www.usp.br/leginf/resol/
r5213m.htm Acesso em 14 de outubro
de 2010.
33
IIPA. 2009 Special 301. Report on
Copyright Protection and Enforcement.
Disponvel em: http://www.iipa.com/
rbc/2009/2009SPEC301BRAZIL.pdf.
Qualquer ONG de interesse privado pode apresentar uma petio ao USTR para
a incluso de um pas na seo 301, oportunidade que tem sido aproveitada pela In-
ternational Intellectual Property Alliance (IIPA). A IIPA tem apresentado relatrios
sobre os nveis de proteo da propriedade intelectual em diversos pases, como forma
de subsidiar as decises do USTR. O relatrio de 2009 da IIPA afrmava que o Brasil
deveria permanecer na watch list.
31
Tambm instrua as organizaes a ela associadas
no Brasil a intensifcar o lobby no Congresso e nos Ministrios e se opor resoluo
administrativa da Universidade de So Paulo. A USP havia aprovado uma resoluo que
autorizava a comunidade acadmica a fazer cpias de pequenos trechos, como captulos
de livros e artigos de peridicos ou revistas cientfcas, mediante solicitao individua-
lizada, sem fnalidade de lucro, para uso prprio do solicitante.
32
A resoluo da USP
vem fazer frente a uma lacuna na atual lei de direito autoral, que autoriza a cpia de
pequenos trechos, mas no defne o que poderia ser considerado um pequeno trecho
para efeitos legais.
Segundo o relatrio, algumas metas de ao no Brasil seriam:
33
Work with the House of Deputies Anti-piracy Special Committee to pass pending
legislation aimed at providing and enhancing the tools and measures necessary to
conduct efective copyright enforcement (such as making criminal copyright cases
move faster, permitting sampling of forensic evidence, making camcording a crime,
adopting the cybercrime bill)
Ensure that the copyright sector can participate with the Ministry of Culture on any
process in 2009 to amend the Copyright Law.
Have the State of So Paulo University (USP) reverse its harmful administrative
rule which allows widespread reprographic copying of portions of books by commer-
cial, for-proft copy centers, and institute guidance for other universities that have
followed in USPs footsteps.
Relatrios de organizaes privadas, como a IIPA, tm grande peso sobre a poltica
unilateral americana, baseada na seo 301 e produzem efeitos prticos no comrcio
com os Estados Unidos. Tambm causam grande repercusso na opinio pblica inter-
nacional. Nota-se que a infuncia das ONGs de interesse privado sobre o regime ainda
considervel.
1.8. Forum shifting: o papel da Organizao Mundial do Comrcio (OMC)
Diante do bloqueio da discusso de vrios temas na OMPI, da presso e envolvimen-
to de agncias especializadas da ONU com temas relacionados propriedade intelectual
e do fortalecimento do movimento a favor do acesso ao conhecimento houve uma mu-
dana do frum principal do debate sobre propriedade intelectual, que se deslocou da
OMPI para a OMC. Essa manobra estratgica conhecida na cena internacional como
forum shifting ou forum shopping e consiste em buscar o placo de discusses em que a
correlao de foras seja mais benfca aos interesses daquele que promove a mudana.
FGV DIREITO RIO 18
34
WATAL. Intellectual property rights
in the WTO and developing coun-
tries. Londres: Kluwer Law Internatio-
nal, 2001, p. 2.
35
preciso destacar que essa justapo-
sio de temas nem sempre foi vista de
maneira positiva. Entre os anos de 1850
e 1875, aqueles que advogavam pelo
livre comrcio encaravam a proprie-
dade intelectual como um privilgio
que no deveria ser mantido entre ju-
risdies pois limitava o livre comrcio
de mercadorias sobre as quais havia
alegaes de direitos de propriedade
intelectual (...) os direitos de proprie-
dade intelectual eram ilegtimos e
inconsistentes com o livre comrcio.
MAY, Christpher. The Pre-History and
Establishment of the WIPO. In The WIPO
journal: analysis and debate of intellec-
tual property issues. Reuters: Londres,
2009, issue 1, p. 16.
36
No GATT alguns dos acordos celebra-
dos eram plurilaterais e no multilate-
rais, pois permitiam a adeso apenas
dos pases que desejassem faz-lo. Esse
sistema fcou conhecido como GATT
la carte.
37
OMC. Understanding on rules and
procedures governing the settlement of
disputes. Disponvel em http://www.
wto.org/english/docs_e/legal_e/28-
dsu.pdf Acesso em 8 de janeiro de
2011.
Em 1994 foram concludas as negociaes da rodada Uruguai do GATT e a Or-
ganizao Mundial do Comrcio foi criada como sua sucessora. O tratado que cria a
OMC serve como um guarda-chuva para uma srie de acordos substantivos, anexos ao
primeiro. Dentre eles, foi celebrado o acordo TRIPS (Trade related aspects of intellec-
tual property rights).
O TRIPS o acordo mais amplo j celebrado no mbito do sistema de propriedade
intelectual e baliza o desenvolvimento do direito internacional nessa rea, elevando os
padres de proteo para os sete principais tipos de propriedade intelectual: direitos
autorais, direitos conexos, marcas, indicaes geogrfcas, desenho industrial, patentes,
proteo de circuitos integrados e segredo de negcio.
Alguns temas abrangidos no TRIPS no eram objeto de regulao na maior parte
dos pases em desenvolvimento, como o patenteamento de sementes, medicamentos e
microorganismos. O TRIPS sem dvida ir fortalecer a proteo propriedade intelec-
tual no mundo inteiro, algo que no foi atingido por nenhum tratado antes dele. Par-
ticularmente, o tratado trar os standards de proteo nos pases em desenvolvimento
membros da OMC para um patamar de proteo mais prximo daquele existente nos
pases desenvolvidos.
34
A abrangncia do TRIPS e sua adoo generalizada por pases em desenvolvimento
se devem estratgia de atrelamento entre os temas de comrcio e propriedade intelec-
tual.
35
Os pases no poderiam prescindir de fazer parte de uma organizao que decidi-
ria as polticas de comrcio, o que fez com que a adeso OMC fosse ampla desde a sua
criao. Mas para fazer parte da OMC necessrio incorporar no s o acordo que cria
a organizao, mas tambm todos os outros acordos celebrados. Diferentemente do que
acontecia no GATT
36
, a OMC pautada pelo princpio do single undertaking: todos os
acordos devem ser incorporados pelo pas que queira se tornar membro da organizao.
Alm da generalizao de standards elevados de proteo, o deslocamento do centro
do regime de proteo propriedade intelectual da OMPI para a OMC trouxe outras
mudanas signifcativas. Em primeiro lugar, o acordo traz previses bastante concretas
de execuo das normas de propriedade intelectual, tanto no mbito nacional como nas
fronteiras (border measures). Em segundo lugar, a execuo das normas passou a ser ga-
rantida por um mecanismo de enforcement existente no mbito da OMC, materializado
no Entendimento para a soluo de controvrsias.
37
A relevncia do TRIPS no regime de propriedade intelectual inquestionvel. Qual-
quer acordo futuro, seja ele celebrado entre alguns pases ou em fruns multilaterais,
vai ter de levar em considerao os padres estabelecidos pelo TRIPS. Por outro lado, a
OMPI ainda conserva sua importncia. A multiplicidade de temas em discusso na OMC
faz com que a OMPI seja o principal frum para a discusso de uma poltica de proprieda-
de intelectual de longo prazo e para celebrar acordos sobre temas mais complexos.
1.9. Retaliao cruzada na OMC
Um dos resutados do forum shifting da OMPI para a OMC que hoje as regras de
propriedade intelectual possuem uma fora maior e um grau de observncia mais eleva-
FGV DIREITO RIO 19
38
Institute for Agriculture and Trade
Policy. Strengthening compliance at
the WTO. Cross-retaliation in WTO
disputes. 2006. Disponvel em http://
www.tradeobservatory.org/library.
cfm?refID=89107. Acesso em 14 de
outubro de 2010.
do, em decorrncia da existncia de um Entendimento para a soluo de controvrsias
na OMC. O rgo de Soluo de Controvrsias (OSC) tem competncia para aplicar
sanes comerciais aos pases que no observem suas decises e permaneam agindo
contrariamente aos Acordos celebrados no mbito da Organizao.
O nvel de observncia das decises do OSC tem se mostrado elevado, fcando em
torno de 83%.
38
Nos casos em que o pas vencido no cumpre a deciso do OSC, h
duas formas possveis de lidar com o descumprimento. A primeira a compensao,
atravs da aplicao de tarifas punitivas, como uma forma de retaliao econmica. O
principal objetivo da retaliao fazer com que o pas que est em descumprimento
com as regras de comrcio estabelecidas pela OMC passe a observ-las. Em segundo lu-
gar, o OSC pode impor contramedidas discriminatrias contra a parte vencida (suspen-
dendo concesses ou outras obrigaes), nos termos dos Acordos da OMC, no mbito
de um setor ou acordo que no havia sido violado pelo pas demandado, desde que o
valor monetrio no seja maior do que o prejuzo causado pelo pas vencido. Essa a
chamada retaliao cruzada. A retaliao cruzada, quando autorizada especifcamente
sobre propriedade intelectual, pode ser um instrumento importante, sobretudo para os
pases em desenvolvimento, como ser discutido a seguir.
A expresso retaliao cruzada no aparece explicitamente no acordo, mas as cir-
cunstncias em que pode ser autorizada esto presentes no artigo 22.3:
22.3 Ao considerar quais concesses ou outras obrigaes sero suspensas,
a parte reclamante aplicar os seguintes princpios e procedimentos:
a) o princpio geral o de que a parte reclamante dever procurar primei-
ramente suspender concesses ou outras obrigaes relativas ao(s) mesmo(s)
setor(es) em que o grupo especial ou rgo de Apelao haja constatado uma
infrao ou outra anulao ou prejuzo;
b) se a parte considera impraticvel ou inefcaz a suspenso de concesses ou
outras obrigaes relativas ao(s) mesmo(s) setor(es), poder procurar suspender
concesses ou outras obrigaes em outros setores abarcados pelo mesmo acordo
abrangido;
c) se a parte considera que impraticvel ou inefcaz suspender concesses ou
outras obrigaes relativas a outros setores abarcados pelo mesmo acordo abran-
gido, e que as circunstncias so sufcientemente graves, poder procurar sus-
pender concesses ou outras obrigaes abarcadas por outro acordo abrangido;
d) ao aplicar os princpios acima, a parte dever levar em considerao:
I) o comrcio no setor ou regido pelo acordo em que o grupo especial ou r-
go de Apelao tenha constatado uma violao ou outra anulao ou prejuzo,
e a importncia que tal comrcio tenha para a parte;
II) os elementos econmicos mais gerais relacionados com a anulao ou
prejuzo e as conseqncias econmicas mais gerais da suspenso de concesses
ou outras obrigaes.
e) se a parte decidir solicitar autorizao para suspender concesses ou outras
obrigaes em virtude do disposto nos subpargrafos b ou c, dever indicar
em seu pedido as razes que a fundamentam. O pedido dever ser enviado si-
FGV DIREITO RIO 20
39
INTERNATIONAL CENTER FOR TRADE
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. WTO
Panel Allows Brazil to Cross-Retaliate
on IP, Services in US Cotton Row. Brid-
ges Weekly Trade News Digest,
Volume 13, n 30. Setembro de 2009.
Disponvel em http://ictsd.org/i/news/
bridgesweekly/54716/ Acesso em 14
de outubro 2010.
multaneamente ao OSC e aos Conselhos correspondentes e tambm aos rgos
setoriais correspondentes, em caso de pedido baseado no subpargrafo b;
f ) para efeito do presente pargrafo, entende-se por setor:
I) no que se refere a bens, todos os bens;
II) no que se refere a servios, um setor principal dentre os que fguram na
verso atual da Lista de Classifcao Setorial dos Servios que identifca tais
setores;(14)
(14) Na lista integrante do Documento MTN.GNG/W/120 so identifca-
dos onze setores.
III) no que concerne a direitos de propriedade intelectual relacionados com
o comrcio, quaisquer das categorias de direito de propriedade intelectual com-
preendidas nas Seces 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 da Parte II, ou as obrigaes da Parte
III ou da Parte IV do Acordo sobre TRIPS.
g) para efeito do presente pargrafo, entende-se por acordo:
I) no que se refere a bens, os acordos enumerados no Anexo 1A do Acordo
Constitutivo da OMC, tomados em conjunto, bem como os Acordos Comer-
ciais Plurilaterais na medida em que as partes em controvrsia sejam partes nes-
ses acordos;
II) no que concerne a servios, o GATS;
III) no que concerne a direitos de propriedade intelectual, o Acordo sobre TRIPS.
Conforme exposto no artigo 22.3, na elaborao do pedido de autorizao ao OSC
para suspender concesses ou outras obrigaes (ou seja, para retaliar), o pas deman-
dante deve primeiro buscar a retaliao no mesmo setor comercial em que tenha ocor-
rido a violao. Se isso no for possvel ou efcaz, pode procurar retaliar em outro setor,
mas no mbito do mesmo acordo em que tenha ocorrido a violao. Somente se isso
for tambm impraticvel ou inefcaz, pode procurar retaliar no mbito de outro acordo.
A retaliao cruzada pode ser particularmente efcaz nos casos em que a parte ven-
cedora um pas em desenvolvimento, ou pas com pequeno mercado, que pode se en-
contrar em uma posio economicamente vulnervel em relao parte vencida. Nesses
casos, o mtodo tradicional de aplicar tarifas sobre o bem importado do pas descum-
pridor pode no resultar em efetiva presso para o cumprimento da deciso, ou pode
ainda ser mais prejudicial ao pas demandante que ao demandado. A retaliao cruzada
aplicada no marco do TRIPS pode ser uma ferramenta muito poderosa, especialmente
para pases em desenvolvimento, pois no ocasiona alguns dos efeitos adversos [da for-
ma tradicional], tais como o aumento de preos para o consumidor causado pelas tarifas
mais altas, ou custos maiores para os produtores domsticos, que podem ser obrigados
a mudar para outros fornecedores.
39
A retaliao cruzada sobre o TRIPS foi autorizada em poucos casos: o Equador
recebeu permisso do OSC para retaliar em uma disputa com a Unio Europeia sobre
tarifas aplicadas s bananas, e Antgua foi autorizado a fazer o mesmo em uma disputa
com os Estados Unidos sobre jogos de azar na Internet. No entanto, os pases em am-
bos os casos no levaram a cabo as medidas de retaliao. Recentemente, o Brasil foi
autorizado a impor sanes comerciais no valor de 294,7 milhes de dlares, incluindo
FGV DIREITO RIO 21
40
KUR, Annette. International norm-
making in the feld of intellectual pro-
perty: a shift towards maximum rules?
In The WIPO journal: analysis and de-
bate of intellectual property issues.
Reuters: Londres, 2009, issue 1, p. 28.
41
Artigo publicado em reportagem
especial da Folha de So Paulo sobre o
ACTA, em 6 de maio de 2010.
a retaliao cruzada em servios e propriedade intelectual. Mais informaes sobre esse
caso podem ser encontradas no Caso Gerador, no fnal do presente mdulo.
1.10. Futuros desafos do regime de propriedade intelectual: os acordos TRIPS-plus
Os pases em desenvolvimento so hoje presena marcante nas organizaes interna-
cionais e tm desenvolvido expertise para negociar em um patamar de maior equilbrio
com os pases desenvolvidos, buscando seu interesse nacional. Se, por um lado, isso
extremamente positivo, por outro, faz com que seja cada vez mais difcil chegar a deci-
ses consensuais sobre temas polmicos no mbito dessas organizaes, a exemplo do
tratado para facilitar o acesso de cegos a obras intelectuais, discutido na sesso anterior.
A situao hoje bem diferente do BIRPI e dos primeiros anos da OMPI. Os pases de-
senvolvidos precisam ter abertura e fazer concesses e diversas negociaes permanecem
travadas por um longo perodo.
A falta de vontade de muitos Estados de aceitar, no mbito multilateral, um novo
aumento das obrigaes substantivas advindas das leis de propriedade intelectual e o
descontentamento dos detentores de direito com os nveis de proteo conseguidos
levou a um reavivamento de estratgias bilaterais.
40
Como uma forma de driblar a resis-
tncia dos pases em desenvolvimento, um grupo signifcativo de pases desenvolvidos
tem discutido acordos plurilaterais entre eles, que elevam os padres de proteo esta-
belecidos pelo TRIPS, e que por isso so chamados de acordos TRIPS-plus. Seus prin-
cipais objetivos so o recrudescimento da proteo propriedade intelectual, o combate
contrafao e o reforo da execuo das normas de proteo propriedade intelectual.
Ainda que os pases em desenvolvimento no sejam parte nesses acordos e, conse-
quentemente, no estejam juridicamente obrigados a observar esses padres, h impac-
tos no regime de propriedade intelectual. Se tais acordos tiverem a adeso de grande
parte dos pases desenvolvidos podem levar generalizao de um padro de proteo
mais elevado na cena internacional, puxando os standards atuais para cima. Alm disso,
os pases desenvolvidos frequentemente exigem a observncia dos parmetros estabele-
cidos nos tratados relacionados propriedade intelectual quando celebram acordos de
livre-comrcio com pases em desenvolvimento.
Dentre os acordos TRIPS-plus que foram celebrados ou se encontram em discusso,
o mais importante o Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
Tratado quer tirar poder das Naes Unidas
41
Por Ronaldo Lemos e Pedro Mizukami (CTS/FGV)
O Acta (acordo comercial antipirataria, na sigla em ingls) um tratado ne-
gociado em segredo. Por mais de dois anos seu texto permaneceu oculto, situao
revertida com a recente publicao de verso preliminar. Tanto a opacidade das
negociaes (conduzidas por EUA, Japo, Unio Europeia e mais oito pases)
como o texto da proposta vm sendo duramente criticados.
FGV DIREITO RIO 22
O objetivo do Acta a questo do enforcement (expresso vertida para o
portugus como observncia) dos direitos de propriedade intelectual.
Como justifcativa para as negociaes, diz-se que diante dos avanos da pi-
rataria e da contrafao seriam necessrias normas mais robustas para assegurar
a cooperao entre os pases, impor sanes civis e criminais e criar mecanismos
para eliminar o compartilhamento de arquivos na internet.
Evidentemente, no se trata aqui de questes novas. Esses temas so aborda-
dos h anos pela Ompi (Organizao Mundial da Propriedade Intelectual), rgo
da ONU com atribuio da comunidade internacional para tratar da matria.
Tambm pela OMC (Organizao Mundial do Comrcio), que dispe de
normas detalhadas sobre observncia da propriedade intelectual, permitindo at
a imposio de sanes comerciais contra os pases em descumprimento (como
ilustra a disputa entre Brasil e os EUA envolvendo o algodo).
A pergunta que se impe : por que ento criar um terceiro frum para tratar
da propriedade intelectual no plano internacional? O Acta prev em seu texto
atual o estabelecimento de uma nova instituio, em paralelo s atuais, para tra-
tar da matria de forma autnoma.
O que surpreende no a estratgia de esvaziamento dos fruns j existentes,
em que a presena da comunidade internacional historicamente consolidada.
a clareza com que surge essa tentativa, que se traduz no fato de que os grandes
pases-alvo do acordo (como ndia, Rssia, China e Brasil), inseridos com frequ-
ncia nas listas de pases piratas elaboradas unilateralmente por pases desenvol-
vidos, no faam parte das negociaes.
Ainda que seja pouco provvel que o Acta venha a receber adeso macia de
outros pases, o acordo serve desde logo de instrumento de presso, tanto comer-
cial quanto para a adoo de legislao que no corresponde aos interesses locais.
O que justifca, no mnimo, que tenha mais transparncia.
Alm de deixarem clara a tendncia ao aumento dos standards de proteo pro-
priedade intelectual, os acordos TRIPS-plus podem trazer obstculos efetiva imple-
mentao da retaliao cruzada. No ponto pacfco que a autorizao recebida pelo
pas vencedor da disputa na OMC para suspender a aplicabilidade do TRIPS se estenda
tambm a acordos multilaterais ou bilaterais nos moldes TRIPS-plus. Um problema de
incompatibilidade pode ser gerado, em relao aos dispositivos do acordo TRIPS-plus
que estabelecerem padres mais elevados de proteo que o TRIPS, o que poderia vir a
inviabilizar a retaliao cruzada em propriedade intelectual.
2. CASO GERADOR
Em 2002, o rgo de Soluo de Controvrsias (OSC) da OMC determinou que
parte do programa americano de incentivo produo de algodo viola os artigos 3.1
(a), 3.2, 6.3(c) e 5(c) do Acordo sobre Subsdios e Medidas Compensatrias da OMC
FGV DIREITO RIO 23
42
Albuquerque, Luiz. Informaes de
Apoio sobre o confito na OMC DS 267,
Brasil contra os EUA Subsdos ao Al-
godo. Disponvel em: http://neccint.
wordpress.com/2009/08/31/informa-
coes-de-apoio-sobre-o-conflito-na-
omc-ds-267-brasil-contra-os-eua-
subsidos-ao-algodao. Acesso em 14 de
outubro de 2010.
(ASMC), especialmente a proibio de subsdios condicionados exportao, e os Ar-
tigos 10.1 e 8 do Acordo sobre Agricultura da OMC.
Em 21 de maro de 2005, o rgo de Soluo de Controvrsias adotou o relatrio
do rgo de Apelao (WT/DS267/AB/R) e o relatrio do Painel (WT/DS267/R and
Corr.1). A deciso do rgo de Soluo de Controvrsias resultante desse procedimen-
to inclua recomendaes para que os Estados Unidos suspendessem os subsdios no
prazo de seis meses contados da adoo dos relatrios e tornassem sua poltica para o
setor algodoeiro compatvel com o Acordo sobre Agricultura.
Os prazos para cumprimento das recomendaes do rgo de Soluo de Contro-
vrsias expiraram em 1 de julho e 21 de setembro de 2005. Em 4 de julho e 6 de outu-
bro de 2005, o Brasil solicitou autorizao do rgo de Soluo de Controvrsias para
adotar contramedidas, nos termos dos Artigo 4.10 e 7.9 do ASMC e do Artigo 22.2 do
Entendimento para soluo de controvrsias (WT/DS267/21 e WT/DS267/26).
Em outubro de 2005 iniciou-se o procedimento de arbitragem, nos termos do Ar-
tigo 22.6 do Entendimento e dos Artigos 4.11 e 7.10 do ASMC, que acabou suspenso
em dezembro de 2005. Em agosto de 2006, o Brasil solicitou o estabelecimento de um
Painel de Implementao, nos termos do Artigo 21.5 do Entendimento. Em dezembro
de 2007, o relatrio do Painel de Implementao foi circulado aos Membros da OMC
(WT/DS267/RW). O Painel de Implementao considerou que os EUA no deram
cumprimento s recomendaes do rgo de Soluo de Controvrsias e que conti-
nuaram a agir de maneira incompatvel com os acordos acima citados. O relatrio do
rgo de Apelao, circulado em junho de 2008, confrmou as concluses do Painel
de Implementao (WT/DS267/ABR). Em 20 de junho de 2008, o rgo de Soluo
de Controvrsias adotou o relatrio do rgo de Apelao e o relatrio do Painel de
Implementao.
Em agosto de 2008, o Brasil solicitou a retomada dos procedimentos de arbitragem
(WT/DS267/38 e WT/DS267/39). Em 31 de agosto de 2009, o rbitro divulgou suas
decises (WT/DS267/ARB/1 e WT/DS267/ARB/2) sobre as contramedidas a que o
Brasil teria direito. Abriu-se caminho para o Brasil impor sanes comerciais no valor
de 294,7 milhes dlares incluindo a retaliao cruzada em servios e propriedade in-
telectual. O valor foi signifcativamente menor do que os U$ 4 bilhes que Brasil havia
pedido, mas foi o segundo maior valor de retaliao j autorizado pela OMC.
Descrio dos programas postos em questo na controvrsia:
42
Marketing Loan Program: garante aos produtores renda de 52 centavos de
dlar por libra-peso da produo de algodo. Se os preos fcarem abaixo desse
nvel, o Governo norte-americano completa a diferena. o mais importante
subsdio domstico concedido pelo Governo norte-americano ao algodo;
Counter-Cyclical Payments (Lei agrcola de 2002)/ Market Loss Payments
(leis oramentrias de 1998 a 2001): realizados tendo como parmetro o preo
de 72,4 centavos de dlar por libra-peso. Tais recursos custeiam a diferena entre
os 72,4 centavos de dlar por libra-peso (target price) e o preo praticado no
FGV DIREITO RIO 24
mercado ou o valor de 52 centavos de dlar por libra-peso (loan rate), o que
for mais alto;
Direct Payments (Lei agrcola de 2002)/ Production Flexibility Contract
(Lei agrcola de 1996): garantem renda de 6,67 centavos de dlar por libra-peso
para produtores com histrico de produo de algodo produo histrica;
Crop Insurance: d garantia aos produtores norte-americanos de algodo, com
prmios subsidiados, contra perdas resultantes de condies climticas adversas,
doenas e preos baixos;
Step 2: pagamentos feitos a exportadores e a consumidores (indstria txtil)
norte-americanos de algodo para cobrir a diferena entre os preos do algodo
norte-americano, mais altos, e os preos do produto no mercado mundial, au-
mentando dessa forma a competitividade do algodo norte-americano;
Export Credit Guarantees: facilitam a obteno de crdito por importadores
no-americanos, aumentando a competitividade do produto norte-americano,
em detrimento dos demais competidores naquele mercado importador;
Cottonseed Payments: recursos destinados a auxiliar a indstria do algodo
norte-americana a cobrir os custos com o benefciamento do algodo.
1. Caso o Brasil optasse pela retaliao cruzada, a deciso seria acertada do ponto de
vista jurdico?
2. Seria factvel do ponto de vista poltico, levando em considerao as principais
caractersticas do regime internacional de propriedade intelectual?
3. Seria coerente com a atuao brasileira nos principais fruns internacionais que
tratam do tema do comrcio e/ou propriedade intelectual, como a OMC e a OMPI?
4. A retaliao cruzada foi de fato levada a cabo pelo Brasil?
FGV DIREITO RIO 25
PARTE II: DIREITOS AUTORAIS
AULA 03. DIREITOS AUTORAIS PRINCPIOS GERAIS
SUMRIO
1. Introduo ao assunto. 2. Abrangncia da lei: obras protegidas. 3. Obras no pro-
tegidas. 4. Quem o autor? Uma pergunta difcil. 5. Direitos morais. 6. Princpios
de proteo e direitos patrimoniais.
LEITURA OBRIGATRIA
LESSIG, Lawrence. Cultura Livre, ed. Trama Universitrio. P. 29-52.
ABRO, Eliane Y.. Direitos de Autor e Direitos Conexos. So Paulo: Ed. do Brasil,
2002. p. 27-38 e 69-126; NETTO, Jos Carlos Costa. Direito Autoral no Brasil.
So Paulo: Ed. FTD, 1998, p. 30-78.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. INTRODUO AO ASSUNTO
A complexidade da vida contempornea tornou a anlise e a defesa dos direitos
autorais muito mais difcil. At meados do sculo XX, a cpia no autorizada de obras
de terceiros, por exemplo, era sempre feita com qualidade inferior ao original e por
mecanismos que nem sempre estavam acessveis a todos.
Com o avanar do sculo passado, entretanto, e especialmente com o surgimento da
cultura digital cujo melhor exemplo a internet, tornou-se possvel a qualquer um
que tenha acesso rede mundial de computadores acessar, copiar e modifcar obras de
terceiros, sem que nem mesmo seus autores possam ter o controle disso.
Na prtica, a conduta da sociedade contempornea vem desafando os preceitos
estruturais dos direitos autorais. Conforme veremos adiante, nos itens que tratam das
limitaes a tais direitos, a cultura digital permite que diariamente sejam feitas cpias de
msicas, flmes, fotos e livros a partir do download das obras da internet, contrariamente
literalidade da lei.
A fm de supostamente proteger os direitos autorais, so criados mecanismos de
gerenciamento de direitos e de controle de acesso s obras, mas tais mecanismos so
FGV DIREITO RIO 26
freqentemente contornados e a obra mais uma vez se torna acessvel. Cada vez mais
constantemente, temos assistido contestao judicial do uso de obra de terceiros. Re-
centemente, a IFPI (sigla em Ingls para designar Federao Internacional da Indstria
Fonogrfca) e a ABPD (Associao Brasileira de Produtores de Discos) anunciaram a
inteno de processar judicialmente usurios da internet que disponibilizam grande
nmero de msicas na rede.
V-se, nesse passo, que a grande questo a ser analisada quando o estudo dos direitos
autorais a busca pelo equilbrio entre a defesa dos titulares dos direitos e o acesso ao
conhecimento por parte da sociedade.
1.2. ABRANGNCIA DA LEI: OBRAS PROTEGIDAS
O art. 7 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais, ou LDA) indica quais obras so
protegidas pelos direitos autorais. Seus termos so os seguintes:
Art. 7 So obras intelectuais protegidas as criaes do esprito, expressas por
qualquer meio ou fxadas em qualquer suporte, tangvel ou intangvel, conhecido
ou que se invente no futuro, tais como:
I os textos de obras literrias, artsticas ou cientfcas;
II as conferncias, alocues, sermes e outras obras da mesma natureza;
III as obras dramticas e dramtico-musicais;
IV as obras coreogrfcas e pantommicas, cuja execuo cnica se fxe por
escrito ou por outra qualquer forma;
V as composies musicais, tenham ou no letra;
VI as obras audiovisuais, sonorizadas ou no, inclusive as cinematogrf-
cas;
VII as obras fotogrfcas e as produzidas por qualquer processo anlogo
ao da fotografa;
VIII as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografa e arte ci-
ntica;
IX as ilustraes, cartas geogrfcas e outras obras da mesma natureza;
X os projetos, esboos e obras plsticas concernentes geografa, engenha-
ria, topografa, arquitetura, paisagismo, cenografa e cincia;
XI as adaptaes, tradues e outras transformaes de obras originais,
apresentadas como criao intelectual nova;
XII os programas de computador;
XIII as coletneas ou compilaes, antologias, enciclopdias, dicionrios,
bases de dados e outras obras, que, por sua seleo, organizao ou disposio de
seu contedo, constituam uma criao intelectual.
Da simples leitura do caput do artigo acima transcrito, percebe-se que o legislador
teve duas grandes preocupaes: (i) enfatizar a necessidade de a obra, criao do esprito,
ter sido exteriorizada e (ii) minimizar a importncia do meio em que a obra foi expressa.
FGV DIREITO RIO 27
De fato, relevante mencionar que sero protegidas apenas as obras que tenham
sido exteriorizadas. As idias no so protegveis por direitos autorais. No entanto, o
meio em que a obra expresso tem pouca ou nenhuma importncia, exceto para se pro-
duzir prova de sua criao ou de sua anterioridade, j que no se exige a exteriorizao
da obra em determinado meio especfco para que a partir da nasa o direito autoral.
Este existe uma vez que a obra tenha sido exteriorizada, independentemente d o meio.
A doutrina indica os requisitos para que uma obra seja protegida no mbito da
LDA. So eles:
a) Pertencer ao domnio das letras, das artes ou das cincias, conforme pres-
creve o inciso I do art. 7, que determina, exemplifcativamente, serem obras
intelectuais protegidas os textos de obras literrias, artsticas e cientfcas.
b) Originalidade: este requisito no deve ser entendido como novidade ab-
soluta, mas sim como elemento capaz de diferenar a obra daquele autor das
demais. Aqui, h que se ressaltar que no se leva em considerao o respectivo
valor ou mrito da obra.
c) Exteriorizao, por qualquer meio, conforme visto anteriormente, obede-
cendo-se, assim, ao mandamento legal previsto no art.7, caput, da LDA.
d) Achar-se no perodo de proteo fxado pela lei, que , atualmente, a vida
do autor mais setenta anos contados da sua morte.
Uma vez atendidos a estes requisitos, a obra gozar de proteo autoral. No se exige
que a obra que se pretende proteger seja necessariamente classifcada entre os treze inci-
sos do artigo 7, j que a doutrina unnime em dizer que o caput deste artigo enumera
as espcies de obra exemplifcativamente.
Por outro lado, necessrio que a obra no se encontre entre as hipteses previstas
no artigo 8 da LDA, que indica o que a lei considera como no sendo objeto de pro-
teo por direitos autorais.
1.3. OBRAS NO PROTEGIDAS
a) O que NO direito autoral: propriedade industrial.
muito comum haver confuso, por parte dos leigos, com relao ao objeto de
estudo dos direitos autorais e os demais objetos de estudo de matrias afns.
A propriedade intelectual classicamente dividida em dois grandes ramos. Um se
dedica ao estudo dos direitos autorais, e dentro das disciplinas jurdicas, aloca-se dentro
do Direito Civil. O outro ramo chamado de propriedade industrial e tem seu estudo
sistematizado principalmente no mbito do direito comercial
A propriedade industrial disciplinada no Brasil pela lei 9.279, de 14 de maio de
1996. De acordo com seu artigo 2:
Art. 2: A proteo dos direitos relativos propriedade industrial, conside-
rado seu interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas,
efetua-se mediante:
FGV DIREITO RIO 28
43
Ver BARBOSA, Denis Borges. Uma In-
troduo Propriedade Intelectual.
Rio de Janeiro: ed. Lmen Jris, 2003.
p. 337 e ss.
I concesso de patentes de inveno e de modelo de utilidade;
II concesso de registro de desenho industrial;
III concesso de registro de marca;
IV represso s falsas indicaes geogrfcas; e
V represso concorrncia desleal.
A propriedade industrial que vulgarmente chamada de marcas e patentes, o
que denominao restritiva e insufciente para delimitar-lhe a abrangncia tem um
carter visivelmente mais utilitrio do que o direito autoral.
As invenes e os modelos de utilidade, por exemplo, que podem ser objeto de
concesso de patente, tm por fnalidade, em regra, solucionar um problema tcnico
43
.
Assim, quando o telefone foi inventado, resolvia-se com ele o problema de ser necess-
rio deslocar-se de um lugar a outro caso se quisesse falar com pessoa ausente.
Por outro lado, a composio de uma determinada msica ou a confeco de uma
escultura ou de uma pintura no pe fm a qualquer problema tcnico. O que se pre-
tende com essas obras to somente estimular o deleite humano, o encantamento; o
que se quer causar emoo.
b) O que o Direito Autoral NO protege. Que fazer com as idias?
J vimos que o art. 7 da LDA estabelece quais as obras intelectuais protegidas pela
lei. No artigo subseqente, a LDA indica o que NO protegido por direito autoral,
nos seguintes termos:
Art. 8 No so objeto de proteo como direitos autorais de que trata esta
Lei:
I as idias, procedimentos normativos, sistemas, mtodos, projetos ou
conceitos matemticos como tais;
II os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou ne-
gcios;
III os formulrios em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de
informao, cientfca ou no, e suas instrues;
IV os textos de tratados ou convenes, leis, decretos, regulamentos, deci-
ses judiciais e demais atos ofciais;
V as informaes de uso comum tais como calendrios, agendas, cadastros
ou legendas;
VI os nomes e ttulos isolados;
VII o aproveitamento industrial ou comercial das idias contidas nas obras.
As idias so de uso comum e por isso no podem ser aprisionadas pelo titular dos
direitos autorais. Se assim fosse, no seria possvel haver flmes com temas semelhantes
realizados prximos um dos outros, como alis comum acontecer. Armageddon
(Armageddon dirigido por Michael Bay em 1998) tratava da possibilidade de a Terra
ser destruda por um meteoro, mesmo tema de seu contemporneo Impacto Profun-
do (Deep Impact, de Mimi Leder, dirigido no mesmo ano).
FGV DIREITO RIO 29
No mesmo sentido, O Inferno de Dante (Dantes Peak, de Roger Donaldson,
1997) trata de uma cidade beira da destruio por causa de um vulco que volta ativi-
dade, tema semelhante ao de Volcano A Fria (Volcano, de Mick Jackson, 1997).
Exemplos mais eruditos podem ser considerados. Ao mesmo tempo em que Charles
Darwin escreveu seu famoso A Origem das Espcies, Alfred Russel Wallace enca-
minhou ao cientista um tratado com teoria semelhante, o que acabou tendo como
conseqncia a publicao conjunta das obras. Ambos tiveram a mesma idia: escrever
tratados cientfcos a partir de pontos de vistas semelhantes, j que era impossvel, a
qualquer um dos dois, apropriar-se da idia ou invocar sua exclusividade por ter-lhe
ocorrido a idia primeiro.
Diferentemente ocorre com os bens protegidos por propriedade industrial. Quanto
a estes, o que se protege, inicialmente, a idia, consubstanciada em um pedido de
registro (de marca) ou de patente (de inveno ou de modelo de utilidade). A LDA,
inclusive, faz referncia ao fato, ao informar, no ltimo inciso do artigo 8, que no
protegvel como direito autoral o aproveitamento industrial ou comercial das idias
contidas nas obras. Ou seja: a obra descrevendo uma inveno ser protegida por direito
autoral. Mas a inveno, em si, s ser protegida pela propriedade industrial, de acordo
com o disposto na lei 9.279/96, se atendidos os requisitos legais de proteo.
c) plgio (I)? Um menino entre felinos.
Em 1981, o mdico e escritor Moacyr Scliar eleito em 2003 para a Academia
Brasileira de Letras escreveu um breve romance chamado Max e os Felinos. Nele,
um menino alemo chamado Max se via, aps um naufrgio transatlntico (vindo da
Europa para o Brasil), dividindo um bote salva-vidas com um jaguar.
Cerca de 20 anos depois, o escritor ingls Yann Martel venceu a mais elevada distin-
o literria de seu pas com um livro chamado Life of Pi (publicado no Brasil pela
editora Rocco sob o ttulo de A Vida de Pi), no qual um menino indiano chamado Pi
se via, aps um naufrgio transatlntico (indo da ndia para o Canad), dividindo um
boto salva-vidas com um tigre de bengala.
Diante da sinopse das histrias, qual a sua opinio? Yann Martel se apropriou apenas
da idia de Moacir Scliar ou houve plgio? Moacir Scliar deveria processar o escritor
ingls?
Para se ter acesso a entrevistas concedidas por ambos os autores, basta acessar o
endereo abaixo:
http://www.citador.pt/forum/viewtopic.php?t=2299&start=30&sid=2742b34a978
6d7414c7e19047dbeaa86
d) plgio (II)? Uma bicicleta azul.
Outro caso interessante envolveu o conceito de originalidade e de pardia, tendo
sido apreciado pelos tribunais franceses.
Imagine-se esta histria: jovem e corajosa mulher de temperamento forte v sua
juventude interrompida pela guerra que explode e divide seu pas. Apaixona-se por um
FGV DIREITO RIO 30
44
Disponvel em http://faculty.uccb.
ns.ca/philosophy/115/originality%20
page2.htm. Acesso em 18 de julho de
2004.
45
Disponvel em http://faculty.uccb.
ns.ca/philosophy/115/originality%20
page2.htm. Acesso em 18 de julho de
2004.
homem que no pode ter e enfrenta os dissabores da guerra tendo que cuidar de uma
jovem frgil que engravida do homem por quem a jovem herona se apaixonara. Entre
invases de inimigos, exploses e bombardeios, a jovem acaba por se envolver inten-
samente nos confitos. Se o leitor acha esta sinopse parecida demais com a de ... E O
Vento Levou, no est sozinho. Os tribunais franceses tambm acharam.
Rgine Dforges publicou a trilogia A Bicicleta Azul tendo como pano de fundo a
II Guerra Mundial e o romance foi grande sucesso de venda tanto na Frana quanto em
outros pases, inclusive no Brasil. Ocorre que as semelhanas entre A Bicicleta Azul
e o famoso e colossal relato de um drama familiar durante Guerra Civil dos Estados
Unidos, publicado pela primeira vez em 1936 por Margareth Mitchell, foram tantas
que Rgine Dforges acabou sendo condenada por plgio pelos detentores dos direitos
autorais de ... E O Vento Levou.
Assim se pronunciou o tribunal que decidiu
44
:
Baseado no estudo comparativo entre os 2 (dois) trabalhos, claro que o que R-
gine Dforges pegou emprestado do trabalho de Margareth Mitchell e incorporou em
A Bicicleta Azul perfeitamente identifcvel e relaciona-se com os elementos mais
importantes do romance da Sra. Mitchell.
Em adio, o tribunal entendeu que Dforges copiara o argumento, o desenvolvi-
mento da idia e a progresso da narrativa, caractersticas fsicas e psicolgicas da maio-
ria dos personagens, a relao entre eles, vrios personagens secundrios, um grande
nmero de situaes caractersticas, a composio e a expresso de numerosas cenas e
momentos dramticos chave de ...E O Vento Levou
45
.
Dessa forma, e mesmo tendo alegado que fzera uma pardia das idias contidas no
livro clssico sobre a Guerra da Secesso americana, Dforges foi obrigada a pagar a
quantia de US$ 333,000.00 (trezentos e trinta e trs mil dlares norte-americanos) aos
titulares dos direitos autorais da obra considerada plagiada.
O artigo extrado da internet esclarecedor e encerra com algumas consideraes
interessantes: O caso foi longo e complicado porque h poucos precedentes. A Lei
Francesa probe o plgio, mas autoriza a pardia, forma literria secular defnida como
imitao humorstica de um texto reconhecvel. Os herdeiros de Mitchell no viram
nada de engraado a respeito de A Bicicleta Azul, a despeito das constantes afrmativas
de Dforges no sentindo de que seu romance era uma pardia. Eu sei o que plgio
e algo ruim, disse Dforges quando o caso foi parar na justia. Desde o incio, A
Bicicleta Azul era para ser uma pardia. Nunca disse que era para ser algo diferente.
A corte rejeitou seu argumento, dizendo que as diferenas entre os dois trabalhos eram
inegavelmente secundrias e irrelevantes, dada a extenso de suas semelhanas.
Como se v, o uso que Rgine Dforges fez de ... E O Vento Levou em sua trilogia
foi muito diferente daquele feito por Yann Martel fez da obra de Moacyr Scliar. Dessa
forma, o plgio no pode ser inferido apenas porque uma idia se assemelha a outra.
preciso que sejam considerados diversos elementos caractersticas dos personagens,
eventos importantes da histria para que o plgio se confgure, em anlise inevita-
velmente casustica.
FGV DIREITO RIO 31
1.4. QUEM O AUTOR? UMA PERGUNTA DIFCIL
a) Pessoa fsica e pessoa jurdica: quem dono da obra?
A LDA categrica ao afrmar, em seu artigo 11, que autor a pessoa fsica criadora
da obra literria, artstica ou cientfca.
No entanto, o pargrafo nico do mesmo artigo excepciona o princpio ao afrmar
que a proteo concedida ao autor poder aplicar-se s pessoas jurdicas nos casos pre-
vistos na LDA.
De incio, muito importante fazermos uma distino entre autor e titular dos di-
reitos autorais. Pela lei atendendo-se, inclusive, a princpio lgico autor s pode
ser a pessoa fsica. Afnal, apenas o ser humano pode criar. Pessoa jurdica no pode
criar, exceto por meio das pessoas fsicas que a compem, caso em que os autores sero,
ento, as pessoas fsicas.
Muito diferente, entretanto, a questo da titularidade. Ainda que apenas uma
pessoa fsica possa ser autora, ela poder transferir a titularidade de seus direitos para
qualquer terceiro, pessoa fsica ou jurdica. Nesse caso, ainda que a pessoa fsica seja para
sempre a autora da obra, o titular legitimado a exercer os direitos sobre esta poder ser
pessoa jurdica ou pessoa fsica distinta do autor.
Um exemplo pode ser muito esclarecedor. O escritor Paulo Coelho poder transfe-
rir seus direitos econmicos sobre a obra que escreveu para a editora responsvel por
sua publicao. Nesse caso, o Paulo Coelho ser para sempre autor da obra, mas no
exercer pessoalmente o direito sobre sua obra, j que, com a transferncia, quem ter
legitimidade para exercer os direitos ser a editora.
Por outro lado, o autor poder transferir os direitos para um amigo ou uma pessoa
de sua famlia. Da mesma forma, continuar a ser autor da obra, mas o exerccio de seus
direitos econmicos competir a quem recebeu os direitos por meio de contrato uma
pessoa fsica, neste segundo exemplo.
Essa distino bastante relevante para refetirmos sobre os propsitos da lei. Em-
bora se chame lei de direitos autorais, na verdade a LDA protege principalmente o
titular dos direitos, que nem sempre o autor.
O autor no precisa se identifcar com seu nome verdadeiro. De fato, a LDA, em
seu art. 12, dispe que para se identifcar como autor, poder o criador da obra usar seu
nome civil, completo ou abreviado at por suas iniciais, de pseudnimo ou qualquer
outro sinal convencional.
Assim como comum que atores e atrizes usem nomes artsticos, tambm auto-
res podem se apresentar com pseudnimos. O famoso escritor Marcos Rey, autor de
Malditos Paulistas, Memrias de um Gigol e diversos livros infanto-juvenis tinha
por nome verdadeiro Edmundo Donato. Por sua vez, o internacionalmente conhecido
Mark Twain se chamava Samuel Longhorne Clemens. O poeta Edward Estlin Cum-
mings se identifcava apenas como E. E. Cummings, e o msico Prince Rogers Nelson
decidiu, durante algum tempo, ser identifcado por (ou, informalmente, o Artista
Anteriormente Conhecido como Prince).
Para ser identifcado como autor de determinada obra, basta que o artista assim se
apresente. De acordo com o artigo 13 da LDA, considera-se autor da obra, no havendo
FGV DIREITO RIO 32
prova em contrrio (e a o registro aparece como sendo um fato relevante), aquele que,
por uma das modalidades de identifcao referidas anteriormente, tiver, em conformi-
dade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilizao.
Tambm ser titular dos direitos autorais quem adapta, traduz, arranja ou orquestra
obra cada em domnio pblico, no podendo opor-se a outra adaptao, arranjo, or-
questrao ou traduo, salvo se for cpia da sua.
Nos tempos contemporneos, no entanto, nem sempre fcil identifcar-se o autor
da obra. Quando se trata de obra realizada por mais de uma pessoa, a questo pode fcar
bem complicada. Nem tanto quando for o caso de co-autoria, mas sim quando se tratar
de obra construda colaborativamente, quando o conceito de autor se torna fuido e
diludo, como veremos nos tpicos a seguir.
b) Co-autoria e obras coletivas
A questo da autoria das obras fca consideravelmente mais complicada quando se
trata da existncia de mais de um autor.
Existe co-autoria quando duas ou mais pessoas so autoras de uma mesma obra. A
situao extremamente comum quando se trata de msica, sendo trivial a existncia
de um letrista que trabalha em conjunto com o autor da melodia.
A LDA determina que quando uma obra for feita em regime de co-autoria no for
divisvel, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poder,
sem consentimento dos demais, public-la ou autorizar-lhe a publicao, salvo na co-
leo de suas obras completas. Um bom exemplo de obra coletiva indivisvel o livro
A Morte do Almirante, escrito por Agatha Christie e outros autores do chamado
Detection Club. Trata-se de um romance escrito em cadeia, em que cada autor escreveu
um captulo, tentando resolver elementos de mistrio propostos pelo autor do captulo
anterior. No Brasil, o mesmo princpio foi usado para a elaborao de O Mistrio
dos MMM, escrito por Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Guimares Rosa e Antonio
Callado, entre outros.
Por obra divisvel, entende-se, exemplifcativamente, uma coletnea de contos, cr-
nicas ou poemas, a partir da reunio de textos de diversos autores.
Nos casos das obras indivisveis, os autores decidiro por maioria no caso de haver
divergncia. Ao co-autor dissidente, a LDA assegura os seguintes direitos (i) o de no
contribuir para as despesas de publicao da obra, renunciando, entretanto, sua parte
no lucro e (ii) o de vedar que se inscreva seu nome na obra.
Cada co-autor poder, individualmente, mesmo sem o consentimento dos demais,
registrar a obra e defender os prprios direitos contra terceiros.
A LDA trata ainda dos casos em que no se confgura co-autoria. Determina a
LDA que no se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produo
da obra revendo-a, atualizando-a, bem como fscalizando ou dirigindo sua edio ou
apresentao.
As obras audiovisuais gozam de disciplina legal especfca quanto indicao dos
autores. Diz a LDA que so co-autores das obras audiovisuais o autor do assunto ou
argumento literrio, musical ou ltero-musical, isto , o roteirista, e o diretor. Dessa for-
FGV DIREITO RIO 33
46
LESSIG, Lawrence. The Future of
Ideas. New York: Random House, 2001.
p .4.
ma, sero co-autores de um flme o roteirista e o diretor. Se a obra se tratar de desenho
animado, sero co-autores tambm aqueles que criam os desenhos utilizados na obra
audiovisual.
Ainda que o tema venha a ser tratado com maior profundidade nas pginas a seguir,
preciso fazer uma breve nota sobre a distino entre direitos morais e patrimoniais.
Estes so os chamados direitos econmicos da obra, ou seja, os que autorizam seu ti-
tular a explorar a obra economicamente. Aqueles so os que se referem aos direitos de
personalidade de autor e garantem que, independentemente de quem exera os direitos
patrimoniais, o autor ser sempre referido como o criador da obra.
A LDA determina, conforme seu artigo 17, 2, que o organizador da obra coletiva
quer seja pessoa fsica ou jurdica exercer a titularidade dos direitos patrimoniais
sobre o conjunto.
c) Autoria alm do autor? Como impedir a exibio de Os Doze Macacos
Muitas histrias curiosas podem ser invocadas para se ilustrar como a indstria do
entretenimento vem transformando a propriedade intelectual em um fator de limitao
criatividade. O excesso de proteo sobretudo nos Estados Unidos acaba por
exceder os limites do razovel.
Lawrence Lessig cita pelo menos trs casos interessantes
46
: o flme Os Doze Maca-
cos teve sua exibio interrompida por deciso judicial vinte e oito dias depois de seu
lanamento porque um artista alegava que uma cadeira que aparecia no flme lembrava
um esboo de moblia que ele havia desenhado. O flme Batman Forever foi amea-
ado judicialmente porque o batmvel era visto em um ptio alegadamente protegido
por direitos autorais e o arquiteto titular dos direitos exigia ser remunerado antes do
lanamento do flme. Em 1998, um juiz suspendeu o lanamento de O Advogado
do Diabo por dois dias porque um escultor alegava que um trabalho seu aparecia no
fundo de determinada cena. Tais eventos ensinaram os advogados que eles precisam
controlar os cineastas. Eles convenceram os estdios que o controle criativo , em lti-
ma instncia, matria legal.
Como se v, nem sempre o verdadeiro autor da obra tem total ingerncia sobre seu
destino. cada vez mais comum a necessidade de realizao do clearing de direitos
de obras alheias relacionadas na obra principal. Entende-se por clearing o pagamento
pelo uso de obras de terceiros usadas em determinada obra. Exemplo clssico do fl-
me Tarnation (Tormenta, em protugus, dirigido por Jonathan Caouette em 2003),
que custou menos de 1.000 dlares, mas teve um custo de cerca de 230.000 dlares
de liberao de direitos sobre msicas, flmes e programas de televiso que apareciam
incidentalmente no flme.
d) Obras colaborativas e o desaparecimento do autor
O mundo vem vivendo recentemente uma guinada conceitual quanto idia de
autor. Primo Levi, escritor italiano, criou certa vez um personagem chamado senhor
Simpson, simptico homem de negcios que oferecia em seu catlogo variado de pro-
FGV DIREITO RIO 34
47
LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia
e Cultura. Cit., p .81-82.
48
Conforme a revista poca, n. 401, de
23 de janeiro de 2006. p. 40.
49
Conforme a revista poca, n. 401, de
23 de janeiro de 2006. p. 43.
dutos, dentre outros, mquinas capazes de produzir, automaticamente, versos das for-
mas desejadas, acerca dos temas escolhidos, dispensando o engenho do autor.
Sabe-se que hoje a tecnologia j se encontra bem prxima disso se que no
queremos admitir que essa realidade j existe. Pelo menos, diante das artes grfcas, os
computadores j so capazes da produo independentemente da mo humana.
Diante dessas possibilidades revolucionrias, h que se repensar os conceitos de au-
tor e de usurio da obra intelectual.
J se entende que o autor no trabalha mais exclusivamente sozinho. preciso com-
preender quem o autor na sociedade da informao. Vrios so os exemplos que po-
dem ser invocados: h autores que escrevem livros online contando com a contribuio
dos leitores; programas de televiso que tm seu curso determinado pelos espectadores;
usurios da internet que, diariamente, esto a criar obras derivadas de obras alheias num
trabalho infnito e no sem valor artstico e cultural muito pelo contrrio.
Em comunho com essas consideraes, h que se destacar, ainda, que os consumi-
dores da arte h muito no exercem mais papel exclusivamente passivo, mas sim atuam
de maneira relevante na disseminao das idias, na reinveno do mundo e na integra-
o das diversas culturas, manifestaes artsticas e criativas.
a partir da idia de atuao conjunta que surge a idia das obras colaborativas.
O conceito no novo. No entanto, o princpio agora sobretudo uma emanao do
avesso do conceito de autor: o direito do autor fca em segundo plano e muitos partici-
pam de obras colaborativas porque consideram esta atividade divertida, outros o fazem
porque acreditam estar retribuindo conhecimento sociedade, e outros ainda porque
passam a se sentir parte de uma iniciativa global, que pode benefciar diretamente cen-
tenas de milhares de pessoas, seno a humanidade como um todo
47
.
Com base nesses preceitos, criou-se a wikipedia, em janeiro de 2001
48
. A wikipedia
um grande projeto de criao intelectual que desafa os paradigmas dos direitos auto-
rais. Pondo em xeque os conceitos de autor, de titularidade, de edio e at mesmo de
obra, a wikipedia pode ser considerada no mais uma obra coletiva, mas sim uma obra
colaborativa.
Trata-se de uma enciclopdia online (www.wikipedia.com) em que possvel a qual-
quer usurio da internet fazer qualquer alterao em qualquer verbete, de modo a torn-
lo mais preciso ou mais completo, de acordo com seu julgamento.
Sem contar com os problemas engessadores da Enciclopdia Britannica, por exem-
plo, tais como o tamanho fsico que ocupa, o custo de traduo, impresso e distribui-
o alm, evidentemente, do tempo gasto para reviso e atualizao, a wikipedia
pode ser, ao mesmo tempo, universal e popular.
Dessa maneira, conta com verbetes em 205 lnguas e dialetos e com atualidade
impressionante. claro que h defeitos, mas especialistas afrmam que a prpria En-
ciclopdia Britannica os contm em nmero, por amostragem, quase igual. A revista
Nature inglesa submeteu anlise de especialistas 50 artigos cientfcos da wikipedia e
da Britannica. Entre as 42 revises que foram devolvidas revista, o resultado foi que os
especialistas apontaram uma mdia de 4 inconsistncias por verbete da wikipedia contra
3 de sua concorrente
49
.
FGV DIREITO RIO 35
50
LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia
e Cultura. Cit., p. 82. Vejam-se os we-
bsites http://clickworkers.arc.nasa.gov/
top e www.kuro5hin.org.
O sistema baseado no conceito de wikis segundo o qual os usurios podem no
apenas acrescentar informaes, como nos blogs, mas tambm edit-las, e public-las
pode servir a diversos fns de criao. A faculdade de Direito da Fundao Getlio
Vargas, no Rio de Janeiro, tem projeto de adotar o sistema para uso dos alunos na ela-
borao do prprio material didtico conforme as aulas apresentadas em sala.
Alm da wikipedia, diversos outros projetos colaborativos encontram-se em curso.
Como exemplo, pode-se citar um projeto mantido pela NASA de catalogao das cra-
teras do planeta Marte. O projeto j catalogou, at o momento, mais de um milho de
crateras e continua aberto para quem quiser analisar as fotografas do planeta. Outro
projeto o Kuro5hin, revista de tecnologia e cultura cuja ntegra da produo editorial
realizada atravs de sofsticado trabalho colaborativo
50
.
1.5. DIREITOS MORAIS
Os autores que se dedicaram ao estudo dos direitos autorais indicam que estes so
dotados de uma natureza hbrida, dplice ou sui generis. O autor titular, na verdade,
de dois feixes de direitos. Um deles diz respeito aos direitos morais, que seriam uma
emanao da personalidade do autor e que esto intimamente ligados relao do au-
tor com a elaborao, divulgao e titulao de sua prpria obra. O outro se refere aos
direitos patrimoniais, que consistem basicamente na explorao econmica das obras
protegidas.
Os direitos morais do autor so aqueles que a LDA indica no seu artigo 24. Diz a
lei que so os seguintes:
a) reivindicar a autoria da obra;
b) ter seu nome ou pseudnimo indicado como sendo o autor da obra;
c) conservar a obra indita;
d) assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modifcaes ou
prtica de atos que, de qualquer forma, possam prejudic-la ou atingi-lo, como
autor, em sua reputao ou honra;
e) modifcar a obra, antes ou depois de utilizada;
f ) retirar a obra de circulao ou suspender qualquer forma de utilizao j
autorizada, quando a circulao ou utilizao implicarem afronta sua reputao
ou imagem;
g) ter acesso a exemplar nico ou raro da obra, quando se encontre legitima-
mente em poder de outrem.
Ao contrrio dos direitos patrimoniais, que regulam o exerccio do poder econmico
do autor sobre a utilizao de sua obra por parte de terceiros, o que os direitos morais
visivelmente procuram defender a relao do autor com sua prpria obra. Dividem-se
em trs grandes direitos:
FGV DIREITO RIO 36
indicao da autoria (itens a e b): o autor sempre ter o direito de ter seu
nome vinculado obra. Por isso, qualquer remontagem de pea de Shakespeare
ter que fazer referncia ao fato de a obra ter sido elaborada pelo escritor ingls,
apesar de toda a sua obra j ter cado em domnio pblico;
circulao da obra (itens c e f ): o autor tanto pode manter a obra indita
como pode retirar a obra de circulao. Uma questo muito discutvel a de
autores que deixam expressamente indicada sua vontade de no ter determina-
do livro publicado aps sua morte e ainda assim seus herdeiros publicam-no;
alterao da obra (itens d e e): compete ao autor modifcar sua obra na
medida em que lhe seja desejvel ou vetar qualquer modifcao obra. Re-
centemente, o governo chins informou que no permitiria que o flme Os
Infltrados, do diretor americano Martin Scorsese fosse exibido nos cinemas
chineses porque havia no flme referncia aquisio, por parte da mfa chi-
nesa, de equipamentos militares. Solicitou-se a modifcao do flme para que
essa parte da histria fosse alterada, mas o pedido foi recusado. A propsito,
diz a LDA que, no caso do Brasil, cabe exclusivamente ao diretor o exerccio
dos direitos morais sobre a obra audiovisual. Veja em http://oglobo.globo.com/
cultura/mat/2007/01/17/287443438.asp.
Todas estas hipteses j constavam, de modo mais ou menos idntico, da lei an-
terior de direitos autorais, a lei 5.988/73. No entanto, a LDA acrescentou mais uma
possibilidade, que a do autor ter direito de acessar exemplar nico ou raro (a lei, sem
qualquer preciso, afrma que o critrio de exemplar nico e raro), quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fm de, por meio de processo fotogrfco
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memria, de forma que cause o menor
inconveniente possvel a seu detentor, que, em todo caso, ser indenizado de qualquer
dano ou prejuzo que lhe seja causado.
Tambm em dois outros casos por motivos evidentes a LDA prev a possibili-
dade de haver prvia e expressa indenizao a terceiros: as hipteses indicadas nos itens
e e f acima.
A doutrina costuma classifcar os direitos morais de autor como direitos de persona-
lidade. Assim considerados, desfrutam das caractersticas dos direitos da personalidade
em geral, sendo inalienveis e irrenunciveis, como indica a LDA em seu artigo 27. So,
alm disso e embora a lei no o diga, talvez por ser de todo desnecessrio impres-
critveis e impenhorveis.
H, entretanto, que se fazer uma distino dos direitos autorais quanto aos demais
direitos da personalidade. De modo geral, os direitos da personalidade (nome, imagem,
dignidade, honra etc) nascem com o indivduo e so desde logo exercveis. Por outro
lado, os direitos de personalidade relacionados aos direitos autorais s so exercveis
caso o indivduo crie. Portanto, nascem latentemente nos indivduos, mas permanecem
em condio suspensiva.
FGV DIREITO RIO 37
51
BORGES, Robinson. Valor Econmi-
co, Rio de Janeiro, 16 de julho de 2004.
Caderno Eu & Fim de Semana, p. 10.
52
HARRIS, Lesley Ellen. Digital Proper-
ty The Currency of the 21st. Century.
McGraw Hill, 1998. p. 17.
1.6. PRINCPIOS DE PROTEO E DIREITOS PATRIMONIAIS
A propriedade intelectual encontra-se to indissoluvelmente ligada a nossas vidas
que mal paramos para refetir sobre seus efeitos em nosso cotidiano. Mas inevitvel:
no existe mais possibilidade de existirmos sem os bens criados intelectualmente.
Assim sendo, a utilizao dos bens de propriedade intelectual vem representando
cada vez nmeros mais signifcativos dentro da economia globalizada. Segundo o jornal
Valor Econmico, com o PIB mundial de mais de US$ 380 bilhes, o comrcio de
bens culturais foi multiplicado por quatro num perodo de duas dcadas em 1980,
totalizava US$ 95 bilhes
51
.
De acordo com a autora Lesley Ellen Harris, advogada atuante no Canad, a pro-
priedade intelectual responderia por cerca de 20 % (vinte por cento) do comrcio mun-
dial, o que signifca aproximadamente US$ 740 bilhes (a autora provavelmente se
refere a quantias anuais)
52.
Quando falamos de bens culturais, tratamos necessariamente de direito autoral, que
um ramo da chamada propriedade intelectual. Conforme visto nos itens anteriores, o
direito autoral apresenta duas manifestaes distintas, intrinsecamente conectadas, sen-
do uma de aspecto moral e outra de aspecto patrimonial, pecunirio ou, se preferirmos,
econmico.
Quanto parcela do direito moral, conforme vimos, a doutrina afrma que se trata
de direito da personalidade. E como se sabe, os direitos da personalidade tm por carac-
terstica, entre outras, serem insuscetveis de avaliao pecuniria. Dessa forma, quando
nos referimos aos aspectos do direito autoral relacionados sua avaliao econmica,
no podemos estar nos referindo a outros direitos seno queles de carter patrimonial.
Diversos so os princpios que podem ser invocados para explicarmos o sistema de
direitos autorais. Vejamos alguns deles:
a) temporariedade: de acordo com a LDA, para que a obra seja protegida
por direitos autorais, precisa estar dentro do prazo de proteo, que o da vida
do autor mais setenta anos contados de primeiro de janeiro do ano subseqente
ao da sua morte (art. 41). Depois desse prazo, a obra cai em domnio pblico
e ento qualquer pessoa poder dela valer-se patrimonialmente sem precisar de
autorizao do titular dos direitos autorais.
b) prvia autorizao: enquanto a obra no cair em domnio pblico, s ser
possvel a terceiros se valerem dela no caso de terem prvia e expressa autorizao
por parte do titular dos direitos sobre a obra. O artigo 29 da LDA traz extensa
lista de atos cuja execuo depende de autorizao: so os chamados direitos
patrimoniais. Cabe mencionar que a lista exemplifcativa e, por isso, possvel
considerar-se a existncia de outras hipteses no constantes da LDA. Determina
a lei que depende de autorizao prvia e expressa do autor a utilizao da obra,
por quaisquer modalidades, tais como:
I a reproduo parcial ou integral;
II a edio;
III a adaptao, o arranjo musical e quaisquer outras transformaes;
FGV DIREITO RIO 38
IV a traduo para qualquer idioma;
V a incluso em fonograma ou produo audiovisual;
VI a distribuio, quando no intrnseca ao contrato frmado pelo autor com
terceiros para uso ou explorao da obra;
VII a distribuio para oferta de obras ou produes mediante cabo, fbra
tica, satlite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usurio realizar
a seleo da obra ou produo para perceb-la em um tempo e lugar previamente
determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso s obras
ou produes se faa por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usurio;
VIII a utilizao, direta ou indireta, da obra literria, artstica ou cientfca,
mediante:
a) representao, recitao ou declamao;
b) execuo musical;
c) emprego de alto-falante ou de sistemas anlogos;
d) radiodifuso sonora ou televisiva;
e) captao de transmisso de radiodifuso em locais de freqncia coletiva;
f ) sonorizao ambiental;
g) a exibio audiovisual, cinematogrfca ou por processo assemelhado;
h) emprego de satlites artifciais;
i) emprego de sistemas ticos, fos telefnicos ou no, cabos de qualquer tipo e
meios de comunicao similares que venham a ser adotados;
j) exposio de obras de artes plsticas e fgurativas;
IX a incluso em base de dados, o armazenamento em computador, a micro-
flmagem e as demais formas de arquivamento do gnero;
X quaisquer outras modalidades de utilizao existentes ou que venham a ser
inventadas.
Dessa forma, a adaptao de A Casa das Sete Mulheres em mini-srie, a
transformao de Olga em flme e a traduo de Dona Flor e Seus Dois Mari-
dos para o italiano s puderam ser realizadas mediante autorizao dos titulares
dos direitos.
c) Ausncia de formalidade ou proteo automtica: de acordo com o artigo
18 da LDA, a proteo aos direitos autorais independe de registro.
d) Perpetuidade do vnculo autor-obra: esta uma decorrncia do direito
moral de autor. Como a autoria uma emanao da personalidade, o nome do
autor estar perenemente conectado obra que criou. Por isso, Cervantes ser
para sempre o autor de Dom Quixote, e essa referncia dever ser feita em
qualquer adaptao que se faa da obra para teatro, cinema, televiso ou qualquer
outra utilizao que dela se faa.
e) Individualidade da proteo: cada obra dever ser protegida independente-
mente. O livro O Cdigo DaVinci, escrito por Dan Brown, goza de proteo
especfca na qualidade de obra intelectual que . J o flme O Cdigo DaVin-
ci, dirigido por Ron Howard, obra independente e como tal goza tambm de
proteo, incidindo sobre ambas, inclusive, prazos diferentes.
FGV DIREITO RIO 39
f ) Independncia das utilizaes: Diz o artigo 31 da LDA que as diversas
modalidades de utilizao de obras literrias, artsticas ou cientfcas ou de fo-
nogramas so independentes entre si, e a autorizao concedida pelo autor, ou
pelo produtor, respectivamente, no se estende a quaisquer das demais. Por isso,
quando o titular dos direitos sobre os livros de Harry Potter autoriza sua adap-
tao para o cinema, no autoriza implicitamente nenhum outro uso possvel
da obra. Se a autorizao para adaptao cinematogrfca, esta no vale para
adaptao para programa de televiso, nem pea de teatro, nem traduo para
outro idioma, a menos que essas autorizaes tambm estejam expressamente
indicadas.
g) direito de propriedade sobre o bem: quando adquirimos um bem protegi-
do por propriedade intelectual, na verdade adquirimos o bem material em que
a obra est fxada. Assim, se ganhamos um CD de presente, temos propriedade
sobre o bem CD, mas no sobre as obras que dele constam. Assim, sobre o CD
podemos exercer plenamente nosso direito de proprietrio: podemos guard-lo,
do-lo, abandon-lo e at mesmo destru-lo. No entanto, no temos nenhum
direito sobre as msicas que constam do CD. Por isso, at mesmo para fazer uma
cpia integral de qualquer uma das msicas, seria necessrio termos autorizao
do titular dos direitos. Trataremos do tema mais adiante, quando estudarmos as
limitaes legais.
2. CASO GERADOR:
Em 1999, Arnaldo Gibeiro trabalhava como relojoeiro e era, nas horas vagas, cien-
tista amador. Depois de pesquisar durante muitos anos, conseguiu uma forma de fazer
um teletransportador. Primeiro, conseguiu transmitir pequenas partculas de um lado a
outro da sala e, depois, chegou a transportar uma ma de uma sala a outra.
Animado com sua descoberta, Arnaldo escreveu um livro contando detalhadamen-
te como se produz o artefato, em uma mistura de auto-ajuda e memrias, intitulado
Como Fazer um Teletransportador em 10 Lies e as Lies que a Vida me Deu. O
livro, que foi editado no fundo de sua prpria casa, em edio independente de 1.000
exemplares, foi um fracasso retumbante. Foram vendidos apenas 5 exemplares, dois por
engano.
Muito chateado, Arnaldo colocou a mochila nas costas e foi viver no litoral de Per-
nambuco, onde, em 31 de dezembro de 2000, foi tragicamente devorado por um tu-
baro.
Ivete, a gananciosa flha de Arnaldo, querendo se aproveitar da morte do pai, fez
um grande estardalhao na imprensa, o que acabou por despertar o interesse de uma
produtora local nordestina, chamada Maurizete.
Maurizete fcou intrigada com os eventos de vida e morte de Arnaldo e decidiu fazer
um documentrio sobre a vida do cientista, com o que Ivete concordou totalmente.
O documentrio foi exibido em rede local e depois em rede nacional. O livro de
Arnaldo, antes esquecido, tornou-se um sucesso. Ivete vendeu todos os exemplares.
FGV DIREITO RIO 40
Querendo fazer nova edio do livro, Ivete entrou em contato com diversas editoras.
No entanto, sendo Ivete pssima negociadora, no aceitou os 10% do preo de capa
como remunerao (queria pelo menos 70%), nem aceitou discutir o assunto, e por isso
a edio nova no saiu.
Maurizete viu que seu documentrio fez muito sucesso e decidiu adaptar seu prprio
documentrio para transform-lo em uma mini-srie de televiso, fazendo incluses
de passagens do livro que no constavam do documentrio original. A mini-srie foi
exibida em cadeia nacional, o que deixou Ivete enfurecida, porque de nada sabia e no
recebeu nada pela nova verso do documentrio. Passou a mo no telefone e ligou para
Maurizete.
Esta, diante da fria incontrolvel de Ivete, disse apenas que no fez nada seno
adaptar seu prprio documentrio, usando algumas passagens extras do livro, o que, em
sua opinio, confgura uso legtimo.
Finalmente, Ivete fcou sabendo que vrios alunos de uma universidade de outro
estado estavam fazendo cpia na ntegra do livro de seu pai, e pensavam em pedir, em
nome deles, a patente pelo teletransportador.
Desorientada, cansada e pensando em faturar mais alguns trocados, Ivete se indaga:
a) Maurizete tinha direito em fazer a mini-srie a partir de seu documentrio?
b) O uso por Maurizete de algumas partes do livro so admitidas diante de
nossa lei?
c) Se a mini-srie no contasse com nenhuma outra parte do livro, a resposta
seria diferente?
d) Caso Ivete se recuse defnitivamente a publicar o livro de novo, a Editora
poderia faz-lo?
e) Uma vez que o livro no se encontra mais em circulao comercial, os alunos
da universidade poderiam fazer cpia do texto na ntegra?
f ) O fato de o pai de Ivete ter escrito o livro d a Maurizete o direito de exigir
a patente sobre o invento?
FGV DIREITO RIO 41
AULA 04. DIREITOS AUTORAIS CIRCULAO DA OBRA,
LIMITAES E EXCEES
SUMRIO
1. Um direito social. 2. Mas em qu, ento, consiste a funo social? 3. Limites le-
gais. 4. O problema do pequeno trecho: um dispositivo insufciente. 5. Pardias e seus
limites: ... E o vento levou, Idos com o vento e Te wind done gone. 6. A licena e
a cesso: autorizaes necessrias. 7. Transmisso de direitos. 8. Contrato de edio: um
contrato tpico, afnal? 9. Direitos conexos: quem so os titulares? 10. Intrpretes que
podem demais. 11. O direito dos produtores fonogrfcos. 12. O direito das empresas
de radiodifuso. 13. O que o ECAD?
LEITURA OBRIGATRIA
LESSIG, Lawrence. Cultura Livre, ed. Trama Universitrio. P. 159-183.
BRANCO JR., Srgio Vieira. Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias.
Ed. Lmen Jris, 2007. P. [...];ASCENSO, Jos de Oliveira. Breves Observaes
ao Projeto de Substitutivo da Lei de Direitos Autorais. Direito da Internet e da
Sociedade da Informao. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002. p. 173-191.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Um direito social
A Constituio Federal prev, em seu art. 5, incisos XXII e XXIII, que garantido
o direito de propriedade, sendo que esta atender a sua funo social (grifamos). Adian-
te, no art.170, que inaugura o captulo a respeito dos princpios gerais da atividade
econmica, a Carta Magna estabelece que a ordem econmica, fundada na valorizao
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fm assegurar a todos existncia digna,
conforme os ditames da justia social, observados determinados princpios, dentre os
quais se destaca a funo social da propriedade (grifamos).
Ora, se de acordo com a doutrina dominante, o direito autoral ramo especfco
da propriedade intelectual, h que se averiguar em que medida sobre o direito autoral
incide a funcionalizao social de sua propriedade.
FGV DIREITO RIO 42
53
Art. 41 da LDA.
54
CHAVES, Antnio. Direito de Autor
Princpios Fundamentais. Cit., p. 16.
55
A LDA, em seu art. 28, atribui explici-
tamente ao autor o direito exclusivo de
utilizar, fruir e dispor da obra literria,
artstica e cientfca.
Preliminarmente, diante das caractersticas dos direitos da propriedade, observa-se
que possvel atribuir-se ao direito autoral as peculiaridades atinentes propriedade,
exceto no que diz respeito perpetuidade. Como se sabe, o titular do direito autoral
tem sua propriedade limitada no tempo nos termos da LDA. Afnal, os direitos patri-
moniais de autor perduram por 70 anos, contados de 1 de janeiro do ano subseqente
ao seu falecimento, obedecida a ordem sucessria da lei civil
53
.
Na limitao temporal do direito autoral reside a primeira distino entre os direitos
autorais e os demais direitos de propriedade. Mas no s aqui o direito autoral deve ser
considerado distinto destes; nem esta sua distino mais relevante.
Segundo Antnio Chaves
54
, a diferena entre o direito autoral e os demais direitos
de propriedade material revela-se pelo modo de aquisio originrios (j que o direito
autoral s surge para o autor por meio de criao da obra) bem como pelos modos
de aquisio derivados. Afnal, quanto a estes, no direito autoral no existe perfeita
transferncia entre cedente e cessionrio, uma vez que a obra intelectual no sai com-
pletamente da esfera de infuncia da personalidade de quem a criou, em decorrncia da
manuteno dos direitos morais.
Quando da aquisio de um bem mvel qualquer, seu titular exercer sobre o refe-
rido bem as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar. Dessa forma, o proprietrio
poder, exemplifcativamente, usar a coisa, abandon-la, alien-la, destru-la, ou, ainda,
limitar seu uso por meio da constituio de direitos em nome de terceiros.
No entanto, quando se trata de direito autoral
55
, faz-se necessrio apontar uma pe-
culiaridade que constitui diferena bsica entre a titularidade de um bem de direito
autoral e a titularidade dos demais bens: a incidncia da propriedade sobre o objeto.
A aquisio de um livro cuja obra se encontra protegida pelo direito autoral no
transfere ao adquirente qualquer direito sobre a obra, que no o livro mas, se assim
pudermos nos expressar, o texto que o livro contm.
Dessa forma, sobre o livro, bem fsico, o proprietrio poder exercer todas as fa-
culdades inerentes propriedade, como se o livro fosse um outro bem qualquer, tal
como um relgio ou um carro. Poder destru-lo, abandon-lo, emprest-lo, alug-lo
ou vend-lo, se assim o quiser.
No entanto, o uso da obra em si, do texto do livro, s poder ser efetivado dentro
das premissas expressas da lei. Por isso, embora numa primeira anlise ao leigo possa
parecer razovel, no facultado ao proprietrio do livro copiar seu contedo na ntegra
para revenda. Afnal, nesse caso no se trata de uso do bem material livro, mas sim uso
do bem intelectual (texto) que o livro contm.
Esse princpio est na LDA, em seu artigo 37, que dispe que a aquisio do ori-
ginal de uma obra, ou de exemplar, no confere ao adquirente qualquer dos direitos
patrimoniais do autor, salvo conveno em contrrio entre as partes e os casos previstos
nesta Lei.
Mesmo que se trate de um quadro, em que a obra estar indissociavelmente ligada
a seu suporte fsico, a alienao do bem material no confere a seu adquirente direitos
sobre a obra em si, de modo que ao proprietrio do quadro no ser facultado, a menos
que a lei ou o contrato com o autor da obra assim preveja, reproduzir a obra em outros
exemplares.
FGV DIREITO RIO 43
1.2. Mas em qu, ento, consiste a funo social?
A concepo clssica do direito de propriedade previa que o proprietrio poderia
exercer seu domnio sobre a coisa como melhor lhe aprouvesse. Contemporaneamente,
no entanto, a concepo bem diversa. A propriedade tem, por determinao constitu-
cional, uma funo a cumprir.
Na busca para se atingir o equilbrio entre o direito detido pelo autor e o direito de
acesso ao conhecimento de que goza a sociedade, a funo social exerce papel relevan-
tssimo.
Ao contrrio do sistema anglo-americano (de copyright), que pauta-se pela anlise do
caso concreto e valoriza mais acentuadamente as decises judiciais, nossa lei, de tradio
romano-germnica, tenta prever todas as hipteses legais em que determinada situao
possa vir a se enquadrar. No entanto, a leitura literal da lei brasileira desautoriza uma
srie de condutas que esto em conformidade com a funcionalizao do instituto da
propriedade.
Por exemplo: pela LDA, no se pode fazer cpia de livro que, ainda que no tenha
sido publicado nos ltimos 5 ou 10 anos, ainda esteja no prazo de proteo de direitos
autorais. No entanto, diante dos princpios constitucionais do direito educao (art.
6, caput, art. 205), do direito de acesso cultura, educao e cincia (art. 23, V) e,
mais importante, pela determinao de que a propriedade atender sua funo social,
necessrio que se admita cpia do livro, ainda que protegido. Do contrrio, haveria um
contra-senso, uma inverso da lgica jurdica, j que princpios constitucionais teriam
que se curvar ao disposto em uma lei ordinria (a LDA), quando na verdade o contrrio
que deve se verifcar.
Vrios so os exemplos de atos que, ainda que aparentemente contrrios lei, so efe-
tivao do princpio da funo social dos direitos autorais. Podemos citar, entre outros:
a) a cpia para preservao da obra, inclusive por meio de sua digitalizao;
b) representao e execuo de toda obra autoral em instituies de ensino
pblicas ou gratuitas;
c) autorizao de cpia privada de obra legitimamente adquirida;
d) permisso de representao e execuo de obras em mbito privado.
1.3. Limites Legais
Pode-se dizer que as limitaes aos direitos autorais so autorizaes legais para o uso
de obras de terceiros, protegidas por direitos autorais, independentemente de autoriza-
o dos detentores de tais direitos. E uma vez que a regra impedir a livre utilizao das
obras sem consentimento do autor, as excees previstas pela LDA em seu artigo 46 so
interpretadas como constituindo rol taxativo, ou seja, no se admite qualquer exceo
se ela no estiver explicitamente indicada no artigo 46.
FGV DIREITO RIO 44
Diz a lei que:
Art. 46. No constitui ofensa aos direitos autorais:
I a reproduo:
a) na imprensa diria ou peridica, de notcia ou de artigo informativo, publi-
cado em dirios ou peridicos, com a meno do nome do autor, se assinados, e da
publicao de onde foram transcritos;
b) em dirios ou peridicos, de discursos pronunciados em reunies pblicas de
qualquer natureza;
c) de retratos, ou de outra forma de representao da imagem, feitos sob enco-
menda, quando realizada pelo proprietrio do objeto encomendado, no havendo a
oposio da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
d) de obras literrias, artsticas ou cientfcas, para uso exclusivo de defcientes
visuais, sempre que a reproduo, sem fns comerciais, seja feita mediante o sistema
Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatrios;
II a reproduo, em um s exemplar de pequenos trechos, para uso privado do
copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;
III a citao em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunica-
o, de passagens de qualquer obra, para fns de estudo, crtica ou polmica, na medi-
da justifcada para o fm a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
IV o apanhado de lies em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem
elas se dirigem, vedada sua publicao, integral ou parcial, sem autorizao prvia e
expressa de quem as ministrou;
V a utilizao de obras literrias, artsticas ou cientfcas, fonogramas e trans-
misso de rdio e televiso em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para de-
monstrao clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou
equipamentos que permitam a sua utilizao;
VI a representao teatral e a execuo musical, quando realizadas no recesso
familiar ou, para fns exclusivamente didticos, nos estabelecimentos de ensino, no
havendo em qualquer caso intuito de lucro;
VII a utilizao de obras literrias, artsticas ou cientfcas para produzir
prova judiciria ou administrativa;
VIII a reproduo, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexis-
tentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plsticas, sempre
que a reproduo em si no seja o objetivo principal da obra nova e que no preju-
dique a explorao normal da obra reproduzida nem cause um prejuzo injustifcado
aos legtimos interesses dos autores.
O denominador comum das limitaes indicadas no art. 46 da LDA evidentemen-
te o uso no comercial da obra. Concomitantemente a esse requisito, a lei valoriza o uso
com carter informativo, educacional e social.
Assim que vamos encontrar, em pelo menos trs incisos do art. 46 (I, a, III e VI),
a autorizao de uso da obra com fnalidade informativa, para fns de discusso ou ain-
da, no caso especfco de obra teatral, que venha a ser usado com propsitos didticos.
FGV DIREITO RIO 45
Entende-se, nesses casos, que a informao em si (inciso I, a) no protegida por
direitos autorais e que a comunidade tem direito livre circulao de notcias. Alm
disso, o direito de citao para fns de estudo, crtica ou polmica (inciso III) funda-
mental para o debate cultural e cientfco de qualquer sociedade. Sobre esse aspecto,
observe-se que o art. 33 da LDA probe que se reproduza na ntegra obra que no per-
tena ao domnio pblico, a pretexto de anot-la, coment-la ou melhor-la, podendo-
se, entretanto, publicar os comentrios em separado.
A autorizao decorrente do uso no comercial da obra em si, ainda que possa haver
fnalidade comercial transversa, respalda o uso da obra de acordo com os incisos V e
VIII do multicitado art. 46.
Dessa forma, possvel um estabelecimento comercial que venda eletrodomsticos
valer-se de obra protegida por direito autoral, independentemente de autorizao dos
seus titulares, para promover a venda de aparelhos de som, televisores ou aparelhos de
vdeo cassete ou DVD, por exemplo.
Da mesma forma, o art. 46 (inciso VIII) permite o uso de obra protegida desde que
esse uso se restrinja a pequenos trechos (exceto quanto a obras de artes plsticas, quan-
do a reproduo poder ser integral) desde que a reproduo em si no seja o objetivo
principal da obra nova e que no prejudique o uso comercial da obra reproduzida. No
se veda aqui, portanto, que a nova obra seja comercializada. O que no pode a obra
citada ter sua explorao comercial prejudicada.
Outro parmetro utilizado pela LDA para limitar os direitos autorais de seus titula-
res o autor valer-se de sua obra publicamente ou que haja, no caso, interesse pblico.
Assim que no constitui ofensa aos direitos autorais a reproduo de discursos pronun-
ciados em reunies pblicas de qualquer natureza (inciso I, b) e o apanhado de aulas
ministradas em estabelecimento de ensino, vendando-se neste caso, expressamente, sua
publicao total ou parcial sem autorizao prvia e expressa de quem as ministrou.
H que se mencionar o carter altrusta do inciso I, d, do art. 46, que prev a possi-
bilidade de reproduo, sem que esta constitua ofensa aos direitos autorais, de obras lite-
rrias, artsticas e cientfcas para uso exclusivo de defcientes visuais. A condio imposta
pela lei, entretanto, , mais uma vez, que a reproduo seja feita sem fnalidade comercial.
Da mesma forma, sem fnalidade comercial, mas respaldado por forte interesse p-
blico, ser o uso de obras literrias, artsticas e cientfcas para produzir prova em juzo,
autorizado nos termos do inciso VII do art. 46.
Observe-se que em alguns casos, a lei no exige que a obra seja utilizada parcialmen-
te, autorizando-se sua exibio integral (incisos I, letras a e b, V e VI), de modo que
no podemos considerar que o uso integral da obra por parte de terceiros, sem autori-
zao do autor, seja sempre vetado por nosso ordenamento. Embora seja verdade que o
uso parcial da obra seja requisito indispensvel em outros casos (incisos II, III e VIII).
1.4. O problema do pequeno trecho: um dispositivo insufciente
O art. 46, II, da LDA, determina que no constitui ofensa aos direitos autorais a
reproduo, em um s exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, des-
FGV DIREITO RIO 46
de que feita por este, sem intuito de lucro. Nos termos precisos da lei, observa-se que o
legislador inovou signifcativamente o ordenamento jurdico anterior.
De fato, o Cdigo Civil de 1916, em seu artigo 666, VI, permitia uma cpia ma-
nuscrita desde que no se destinasse a venda. Posteriormente, a Lei 5.988/73 passou a
prever a possibilidade de reproduo da obra na ntegra, desde que no houvesse fnali-
dade de se obter lucro com a cpia.
Com o advento da Lei 9.610/98, entretanto, sobreveio a mudana. Nos termos de
nossa lei, portanto, possvel a reproduo apenas de pequenos trechos, e no mais da
ntegra da obra.
A deciso do legislador causa problemas ostensivamente incontornveis. A comear
por um evidente problema prtico apontado pela prpria autora: o cumprimento do
disposto na lei de quase impossvel fscalizao. Muito em razo disso, milhares de
pessoas descumprem o mandamento legal diariamente.
A seguir, e talvez o mais grave, a lei no distingue obras recm publicadas de obras
cientfcas que s existem em bibliotecas e que ainda esto no prazo de proteo au-
toral. Nesse caso, torna-se a lei extremamente injusta, por no permitir a difuso do
conhecimento por meio de cpia integral de obras raras cuja reproduo no acarretasse
qualquer prejuzo econmico a seu autor, nem mesmo lucro cessante.
Dessa forma, com o advento da LDA, e diante de seus termos estritos, muitas con-
dutas praticadas diariamente so, a rigor, diante da interpretao literal da lei, sim-
plesmente ilegais. Afnal, pelo que determina a LDA, deixou de ser possvel copiar um
flme em vdeo para uso particular, gravar um CD legitimamente adquirido na
ntegra para ouvir em ipod ou no carro ou, ainda, reproduzir o contedo integral de
um livro com edio esgotada h anos. Tais condutas s sero admitidas se abrangidas
pelo conceito da funo social da propriedade e do direito autoral, em interpretao
aparentemente contrria LDA mas defnitivamente em conformidade com a nossa
Constituio Federal.
Bem se v a gama de difculdades que o texto da LDA capaz de acarretar. Em pri-
meiro lugar, a caracterizao dos pequenos trechos. Pergunta-se: que so pequenos
trechos? Criou-se nas universidades, em razo do disposto neste inciso, a mtica dos
10% ou dos 20%, que seria o mximo considerado por pequeno trecho e que poderia
ser copiado por alunos sem que houvesse violao de direitos autorais.
Ocorre que no h qualquer dispositivo legal que limite a autorizao de cpias a
10% (dez por cento) da obra e fazer tal exigncia incorrer em ilegalidade. No a
extenso da cpia que deve constituir o critrio mais relevante para autorizar-se sua
reproduo, mas certamente o uso que se far da parte copiada da obra.
Interessante jurisprudncia do Tribunal Constitucional alemo apreciou a questo
relativa aos limites constitucionais do direito de citao, ou seja, do uso em uma obra
de trechos de outra obra, de titularidades diversas. Percebe-se que o confronto existente
no entre o direito de propriedade e direito informao, mas sim entre o direito de
propriedade e o direito de expresso. Tratava-se, in caso, de obra de Henrich Mller em
que o autor usava, como meio de expresso, extensos trechos de Bertold Brecht. Denis
Borges Barbosa, citando Markus Schneider, conclui que h um interesse constitucio-
FGV DIREITO RIO 47
56
BARBOSA, Denis Borges. Uma Intro-
duo Propriedade Intelectual. Cit.,
p. 100-101.
57
LANDES, William M. e POSNER, Ri-
chard A. The Economic Structure of
Intellectual Property Law. Cit., p. 147.
58
http://oglobo.globo.com/cultura/
mat/2007/01/29/287597408. asp.
Acesso em 29 de janeiro de 2007.
nalmente protegido no direito de citao, no obstante a extenso dessas, desde que
as citaes se integrem numa expresso artstica, nova e autnoma (grifamos)
56
.
1.5. Pardias e seus limites: ...E o Vento Levou, Idos com o Vento
e The Wind Done Gone
Alm dos casos especifcados no art. 46, a LDA prev, ainda, a liberdade de par-
frases e pardias
57
que no forem verdadeiras reprodues da obra originria nem lhe
implicarem descrdito.
claro que a pardia ser tanto mais bem sucedida quanto melhor identifque o
objeto parodiado. Por isso, a referncia evidente so os grandes sucessos da cultura po-
pular. Bons exemplos cinematogrfcos so flmes como Todo Mundo em Pnico e o
recente Epic Movie, cuja sinopse segue:
Quatro rfos de diferentes cantos do mundo so escolhidos para visitarem uma
fbrica de chocolate, cujo dono tem uma personalidade muito estranha. L, desco-
brem um guarda-roupa mgico que os transporta para a terra de Gnrnia. Na viagem
muito louca, conhecem o pirata exibicionista Jack Swallows e estudantes de bruxaria,
incluindo um CDF chamado Harry e sua amiga Hermoine. Juntos, tentam derrotar
a bruxa branca de Gnrnia, com a ajuda de Superman, Wolverine e at Paris Hilton e
Mel Gibson
58
.
Naturalmente, um flme como ... E O Vento Levou desperta a tentao da par-
dia. Foi este o argumento usado por Rgine Dforges quando processada sob acusao
de plgio do romance em sua trilogia A Bicicleta Azul. Como vimos, seus argumentos
no convenceram. Pelo menos, no os tribunais franceses. No entanto, Posner e Landes
do notcia de uma autntica pardia de ... E o Vento Levou que no , entretanto,
cmica (caracterstica padro em se tratando de pardias), chamada Te Wind Done
Gone, em que o autor da pardia aponta os aspectos racistas da obra original.
No Brasil, foi realizado em 1983 o curta Idos com o Vento, dirigido pela dupla
Isay Weinfeld e Mrcio Kogan, com o ator Patrcio Bisso no elenco. No se trata exata-
mente de uma adaptao de ... E O Vento Levou, mas sim da orelha do livro, envol-
vendo ainda aspectos da vida da prpria Margareth Mitchell, autora da obra.
Na televiso, so inmeros os exemplos de stiras e pardias, como os quadros de
humor do extinto TV Pirata e do programa Casseta e Planeta Urgente.
1.6. A licena e a cesso: autorizaes necessrias
Normalmente, o artista cria por demanda de sua criatividade. Tornou-se famosa
uma entrevista dada pela escritora Rachel de Queirs em que ela foi indagada por uma
jornalista se era verdade que preferia o jornalismo literatura. Ao dizer que sim, a jor-
nalista lhe perguntou, ento, por que ela produzia literatura, ao que a escritora teria
respondido com a seguinte pergunta: Voc j pariu?. Diante da negativa da entrevis-
tadora, ela completou: Quando se fca grvida, imperativo parir.
FGV DIREITO RIO 48
Normalmente, no entanto, no basta parir. Uma vez criada a obra, o artista geral-
mente gosta de v-la circular, de modo a atingir o maior nmero possvel de pessoas
para que nelas cause a impresso desejada. Como em regra apenas o autor pode dar
origem circulao da obra, a LDA prev os mecanismos de autorizaes para que a
obra atinja o pblico.
O que se verifca na prtica que um msico precisar de algum que fxe o fono-
grama e faa cpias de seus CDs; o escritor precisar de uma editora; aquele que tem
um roteiro para obra audiovisual precisar de uma produtora e assim por diante. Com
o avano da tecnologia, a necessidade dos intermedirios vem diminuindo consideravel-
mente a ponto de, hoje em dia, vrios serem os artistas que produzem e distribuem suas
prprias obras. Mas mesmos esses difcilmente escaparo da necessidade de, em maior
ou menor grau, celebrar contratos relacionados aos direitos autorais das suas obras.
A matria relativa circulao de direitos autorais est prevista a partir do artigo 49
da LDA.
Diz o artigo 49 que os direitos de autor podero ser total ou parcialmente transferi-
dos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a ttulo universal ou singular, pessoalmen-
te ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento,
concesso, cesso ou por outros meios admitidos em Direito.
Caracteriza-se a cesso pela transferncia de titularidade da obra intelectual, com
exclusividade para o(s) cessionrio(s). J a licena representa uma autorizao por parte
do autor para que terceiro se valha da obra, com exclusividade ou no, nos termos da
autorizao concedida. Ou seja, a cesso se assemelha a uma compra e venda (se one-
rosa) ou a uma doao (se gratuita) e a licena, a uma locao (se onerosa) ou a um
comodato (se gratuita).
A prpria LDA prev algumas limitaes concernentes possibilidade de transmis-
so total (cesso total) dos direitos autorais. As principais so as seguintes:
a) a transmisso total deve compreender todos os direitos de autor, exceto natural-
mente os direitos morais (que so intransmissveis) e aqueles que a lei exclui;
b) a cesso total e defnitiva depender de celebrao de contrato por escrito;
c) caso no haja contrato escrito, o prazo mximo de cesso dos direitos ser de
cinco anos;
d) a cesso se restringir ao Pas em que se frmou o contrato;
e) a cesso somente poder se operar para modalidades de utilizao j existentes
quando da celebrao do contrato;
f ) a interpretao do contrato, sendo restritiva, ter como conseqncia que no
havendo especifcao quanto modalidade de utilizao, endender-se- como limi-
tada apenas a uma que seja aquela indispensvel ao cumprimento da fnalidade do
contrato;
g) a cesso total ou parcial dos direitos de autor presume-se onerosa;
h) a cesso dos direitos de autor sobre obras futuras abranger, no mximo, o
perodo de cinco anos.
FGV DIREITO RIO 49
1.7. Transmisso de Direitos
Diz a LDA que os direitos de autor podero ser total ou parcialmente transferidos a
terceiros, por ele ou por seus sucessores, a ttulo universal ou singular, pessoalmente ou
por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, conces-
so, cesso ou por outros meios admitidos em Direito (art. 49).
Conforme se depreende da leitura do caput do art. 49 da LDA, os direitos de au-
tor podem ser transferidos, por quem de direito, a terceiros, em sua integralidade ou
apenas parcialmente. A transferncia pode se dar a ttulo universal ou singular (ou seja,
abrangendo toda uma gama de obras, sem que cada uma das obras seja identifcada, ou
apenas uma obra especfca) e ser efetivada sobretudo por meio de licena ou cesso.
Caracteriza-se a cesso pela transferncia de titularidade da obra intelectual, com
exclusividade para o(s) cessionrio(s). J a licena representa uma autorizao por parte
do autor para que terceiro se valha da obra, com exclusividade ou no, nos termos da
autorizao concedida. Tanto a cesso como a licena podem ser total ou parcial, o que
signifca que podem se referir integralidade do uso econmico da obra ou apenas a
alguma(s) das faculdades de seu aproveitamente econmico.
Um exemplo pode ser esclarecedor. Como todos sabemos, Paulo Coelho se celebri-
zou a partir de sua obra O Alquimista. Considerando-se a hiptese de ser o autor o
nico titular dos direitos patrimoniais sobre sua obra (ou seja, no caso de ele no ter
transferido seus direitos a ningum), poder autorizar o uso da obra O Alquimista por
terceiro ou ceder seus direitos. Vejamos na prtica essas possibilidades:
a) Paulo Coelho consultado por diretor de teatro de Fortaleza, interessado em
transformar O Alquimista em pea teatral. Paulo Coelho autoriza, por meio
de licena, a adaptao da obra para o palco. Neste caso, Paulo Coelho conti-
nua titular de todos os direitos. O diretor cearense no pode fazer nada com
a obra exceto realizar sua montagem. Trata-se, portanto, de licena parcial.
b) Paulo Coelho procurado pelo mesmo diretor de teatro, que tem, entretanto,
diversas idias para uso do livro. Pede que lhe seja concedida uma licena
total, para que no prazo de dois anos, por exemplo, possa explorar a obra
em toda a sua amplitude. Neste caso, o licenciado (o diretor de teatro) teria
poderes amplssimos. Se quisesse, poderia transformar o livro em flme, em
pea de teatro, em espetculo de circo, em musical, em novela, em histria em
quadrinhos etc. Ainda assim, por se tratar de licena (mesmo que total), Pau-
lo Coelho continuaria titular dos direitos patrimoniais. No entanto, durante
dois anos, no poderia exerc-lo sem consultar previamente o licenciado.
c) Seria possvel, ainda, que o diretor de Fortaleza quisesse ter para sempre o
direito de transformar o livro em espetculo teatral. Para isso, demandaria
uma cesso parcial da obra. Ou seja, se Paulo Coelho fzesse uma cesso de
seus direitos patrimoniais referentes possibilidade de transformar o livro
FGV DIREITO RIO 50
59
ABRO, Eliane Y.. Direitos de Autor e
Direitos Conexos. Cit., p. 137.
em pea, estaramos diante de uma hiptese muito semelhante compra
e venda. Se assim fosse, o prprio Paulo Coelho restaria desprovido desse
direito no futuro, uma vez que a cesso tenha sido realizada.
d) Por fm, possvel se realizar uma cesso total. Nesse caso, todos os direitos
patrimoniais pertenceriam ao diretor de teatro, se com ele o contrato fosse
celebrado. Assim, caso no futuro algum desejasse transformar o livro O
Alquimista em flme, precisaria negociar com o diretor de teatro, e no com
Paulo Coelho que, embora autor, teria se desprovido dos direitos patrimo-
nais relacionados obra na medida em que realizasse a cesso total.
A bem da verdade, comum haver confuso entre cesso parcial e licena, j que
ambas tm efccia menor se comparadas cesso total. Muito embora a lei no defna
licena, possvel difni-la como autorizao de uso, de explorao, sem que acarrete
uma transferncia de direitos.
Eliane Y. Abro
59
diz que (...) no na exclusividade que reside o diferencial entre
cesso e licena, porque h licenas exclusivas. Na cesso de direitos, qualquer que seja
o seu alcance, parcial ou total, a exclusividade outorgada ao cessionrio encontra-se
subjacente explorao de uma determinada obra, porque o exerccio da cesso implica
o da tutela da obra e o da sua oponibilidade erga omnes. Na licena exclusiva tambm.
Nas licenas comuns, ao contrrio, pode o autor consentir que diversos licenciados ex-
plorem pelo tempo convencionado diversos aspectos da mesma obra, simultaneamente
ou no, e no abdicando de seus direitos em favor do licenciado. O que distingue a
cesso de direitos, parcial ou integral, e licenas exclusivas, das licenas no exclusivas
a oponibilidade erga omnes das primeiras. No Brasil, exclusividade condio prevista
em lei somente para o contrato de edio.
Dessa forma, v-se que as licenas constituem uma das modalidades previstas em lei
para se efetivar a transferncia de direitos autorais a terceiros e que por meio delas no
h transferncia de direitos, mas to-somente uma autorizao de uso, que manteria a
integralidade dos direitos autorais com o titular destes.
De fato, podem ser defnidas como autorizao de uso por parte do titular dos di-
reitos autorais, a ttulo gratuito ou oneroso. Podem ser conferidas com ou sem clusula
de exclusividade, sendo que quanto ao contrato de edio a lei obriga a exclusividade.
Assim que os diversos contratos tipicamente relacionados aos direitos autorais, tais
como os contratos de edio, de gravao, de traduo, de adaptao etc., sero instru-
mentalizados por meio da celebrao de instrumentos contratuais que prevero, em sua
essncia, a cesso ou a licena de uso de direitos autorais alheios.
Dessa forma, um autor que queira publicar seu livro celebrar contrato de edio
pelo qual ceder ou licenciar a depender dos termos da negociao seus direitos
autorais sobre a obra criada. Convm observar que, no caso de contrato de edio, a
exclusividade ser concedida ao editor independentemente de se tratar de cesso ou
de licena por fora do disposto no art. 53, caput, da LDA.
Convm anotar, fnalmente, que a cesso, total ou parcial, dever se fazer sempre por
escrito e presume-se onerosa. J a licena poder ser convencionada oralmente e sobre
ela no recai presuno legal de onerosidade. Ainda assim, a celebrao de contrato
FGV DIREITO RIO 51
sempre altamente recomendada, sobretudo porque como determina a prpria LDA,
os negcios jurdicos envolvendo direitos autorais so interpretados restritivamente e
a questo de prova em contratos feitos oralmente sempre causa grande difculdade s
partes envolvidas.
1.8. Contrato de edio: um contrato tpico, afnal?
O contrato de edio previsto na LDA entre os artigos 53 e 67. Na verdade,
trata-se do nico contrato expresssamente previsto na LDA, e por isso considerado o
contrato paradigmtico da lei.
Pelo contrato de edio, determina a LDA que o editor, obrigando-se a reproduzir e
a divulgar a obra literria, artstica e cientfca, fca autorizado, em carter de exclusivi-
dade, a public-la e explor-la pelo prazo e nas condies pactuadas com o autor.
Embora o contrato de edio seja tipicamente o contrato utilizado para obras lite-
rrias, entende-se que no se aplica apenas a elas, podendo tambm versar sobre obras
musicais, por exemplo.
De acordo com a LDA, em cada exemplar da obra, dever o editor mencionar:
o ttulo da obra e seu autor;
no caso de traduo, o ttulo original e o nome do tradutor;
o ano da publicao e
seu nome (do editor), ou marca que o identifque.
Caso no haja previso expressa no contrato, entende-se que o contrato de edio
versa apenas sobre uma edio. E se eventualmente no houver referncia ao nmero de
exemplares, se entender que esse nmero 3.000 (trs mil).
1.9. Direitos Conexos: Quem so os titulares?
Os direitos conexos tambm so chamados de direitos vizinhos, ou droits voisins,
por serem direitos prximos, assemelhados aos direitos autorais, embora no sejam eles
prprios direitos autorais. Trata-se, a bem da verdade, de um direito referente difuso
de obra previamente criada. O esforo criativo aqui evidente no o de criao da obra,
mas sim de sua interpretao, execuo ou difuso.
Diante dessa aproximao conceitual, a LDA estipula que as normas relativas aos
direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas intrpretes ou exe-
cutantes, dos produtores fonogrfcos e das empresas de radiodifuso.
No mbito internacional, os direitos conexos so regulados pela Conveno de
Roma, de 1961.
FGV DIREITO RIO 52
1.10. Intrpretes que podem demais
A primeira classe dos titulares de direitos conexos abrange os artistas intrpretes ou
executantes. Distinguem-se os primeiros dos ltimos por sua atuao diante da obra.
O cantor de uma banda ou um ator intrprete. Os msicos da banda so executantes.
Ocorre que a LDA atribui aos intrpretes e executantes um feixe to vasto de direitos
que acaba por representar um entrave a mais na circulao das obras. Conforme deter-
mina o art. 90 da LDA, tem o artista intrprete ou executante o direito exclusivo de, a
ttulo oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:
a) a fxao de suas interpretaes ou execues;
b) a reproduo, a execuo pblica e a locao das suas interpretaes ou exe-
cues fxadas;
c) a radiodifuso das suas interpretaes ou execues, fxadas ou no;
d) a colocao disposio do pblico de suas interpretaes ou execues, de
maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que
individualmente escolherem;
e) qualquer outra modalidade de utilizao de suas interpretaes ou execues.
Diante do enorme nmero de intrpretes e/ou executantes que podem participar
da concepo de determinada obra, a orquestrao dos direitos conexos pode signifcar
grande difculdade para o titular dos direitos autorais sobre a obra. Basta ver o quanto
os atores de um flme sero capazes de impedir na utilizao do flme diante dos poderes
a eles conferidos pela LDA.
1.11. O direito dos produtores fonogrfcos
Os produtores fonogrfcos so aqueles que investem dinheiro na produo do fono-
grama. De modo leigo, pode-se dizer que os produtores fonogrfcos so, hoje em dia,
as produtoras de CD.
Da mesma forma porm com menos razo a LDA confere aos produtores
fonogrfcos direitos conexos que acabam consistindo verdadeiros entraves circulao
das obras intelectuais.
Diz-se que com menos razo porque no h qualquer justifcativa artstica para se
conferir aos produtores fonogrfcos um direito dito intelectual. Quanto aos intrpre-
tes e executantes, ao menos, possvel vislumbrar atuao intelectual diante da obra.
Quanto aos produtores fonogrfcos, nem isso.
Ainda assim, garantiu-se aos produtores de fonogramas que tivessem o direito exclu-
sivo de, a ttulo oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes:
a) a reproduo direta ou indireta, total ou parcial;
b) a distribuio por meio da venda ou locao de exemplares da reproduo;
FGV DIREITO RIO 53
c) a comunicao ao pblico por meio da execuo pblica, inclusive pela ra-
diodifuso;
d) quaisquer outras modalidades de utilizao, existentes ou que venham a ser
inventadas.
1.12. O direito das empresas de radiodifuso
Alm dos direitos conferidos aos intrpretes e executantes e s produtoras de fono-
gramas, a LDA confere direitos s empresas de radiodifuso, ou seja, de maneira gen-
rica, s rdios e aos canais de televiso.
Determina a LDA que cabe s empresas de radiodifuso o direito exclusivo de au-
torizar ou proibir a retransmisso, fxao e reproduo de suas emisses, bem como a
comunicao ao pblico, pela televiso, em locais de freqncia coletiva, sem prejuzo
dos direitos dos titulares de bens intelectuais includos na programao.
1.13. O que o ECAD?
O ECAD Escritrio Central de Arrecadao e Distribuio tem sua existncia
prevista no art. 99 da LDA, que determina que as associaes mantero um nico
escritrio central para a arrecadao e distribuio, em comum, dos direitos relativos
execuo pblica das obras musicais e ltero-musicais e de fonogramas, inclusive por
meio da radiodifuso e transmisso por qualquer modalidade, e da exibio de obras
audiovisuais.
O ECAD uma sociedade civil, de natureza privada e sem fns lucrativos. Foi insi-
tudo pela Lei 5.988/73 e mantido pela atual LDA.
De acordo com o website da instituio (www.ecad.org.br), o rgo possui cadas-
trados em seu sistema mais de 214 mil titulares diferentes. Esto catalogadas 795 mil
obras, alm de 412 mil fonogramas, que contabilizam todas as verses registradas de
cada msica. Os nmeros envolvidos fazem com que 40 a 50 mil boletos bancrios
sejam enviados por ms, cobrando os direitos autorais daqueles que utilizam as obras
musicais publicamente, os chamados usurios de msica, que somam mais de 225
milno cadastro do ECAD.
2. CASO GERADOR
Em julho de 1998, a ento modelo iniciante Vanice Valderez protagonizou um flme
para cinema, de reputado diretor brasileiro, chamado Quero Mais. No flme, Valderez
atuava em trridas cenas de sexo (no explcito), inclusive com um jovem (supostamen-
te) menor de idade. O flme fez muito sucesso, atraindo multides s salas de cinema.
Por conta da repercusso do flme, Valderez foi convidada a posar nua para diversas
revistas especializadas e at mesmo sondada para participar da primeira verso da Casa
dos Artistas.
FGV DIREITO RIO 54
Em maio de 2005, entretanto, Valderez decidiu mudar seu estilo de vida. Depois de
muita negociao, aceitou ser garota propaganda de uma famosa marca de brinquedos.
A ateno das crianas foi atrada para a modelo, que acabou gravando um CD com
msicas infantis. O CD se tornou enorme sucesso (Valderez tem tambm muita sorte),
e duas emissoras de televiso disputaram o privilgio de contrat-la.
Valderez acabou protagonizando a novela das seis da tarde de uma das emissoras,
mas seu desempenho foi massacrado pela crtica. Ao trmino da novela, como a emis-
sora a havia contratado pelo prazo de 5 anos, decidiu lhe agraciar com um programa
infantil na desprestigiada e combalida parte da manh.
Surpreendentemente, o programa foi mais um sucesso. Valderez se tornou dolo in-
ternacional das crianas, gravou novo CD com o respectivo DVD, passou a fazer shows,
servia de exemplo, era imitada. Todas as crianas amavam Valderez.
Em outra reviravolta, o falecimento de seu querido tio-av paraguaio, fez a famosa
jovem se converter a uma faco mais rigorosa de uma igreja evanglica, sendo que sua
escalada ao sucesso passou a incluir o ttulo de Pastora Honorria da igreja.
A partir da, a existncia do flme Quero Mais passou a assombr-la. Valderez
desejou jamais t-lo feito, mas mesmo suas mais fervorosas clamaes no fzeram o
flme desaparecer do imaginrio coletivo. Ao contrrio. Com a disseminao da cultura
digital, o flme passou a ser encontrado at mesmo em sites de compartilhamento de
arquivos.
Desesperada, Valderez procurou voc para saber o que poderia fazer para evitar
maior exposio de sua imagem. Ao analisar o contrato para Valderez fazer o flme, voc
verifca que a autorizao seria apenas para veicular o flme nos cinemas e em vdeo,
embora seja possvel encontrar o flme tambm em DVD e na televiso a cabo.
Diante dos fatos, como seria possvel responder s seguintes questes:
a) Valderez titular de direitos autorais em alguma medida sobre o flme Que-
ro Mais? De que direitos ela titular?
b) Valderez pode impedir a distribuio de flmes em DVD e sua exibio na tv
cabo? Por qual argumento?
c) E a comercializao do flme em vdeo?
d) O fato de ela ter se tornado dolo das crianas e seguidora religiosa deve em
alguma medida afetar a deciso do juiz sobre o caso?
e) Se ela continuasse a ser atriz de cinema, sem qualquer incurso no universo
dos programas infantis ou na igreja, a deciso do juiz deveria ser diferente?
f ) O que Valderez pode fazer para impedir que o flme se torne disponvel na
internet?
g) Caso trechos do flme sejam tornados disponveis no YouTube!, poder Val-
derez tomar alguma medida judicial para remover os vdeos do site?
FGV DIREITO RIO 55
60
Jack Balkin defne a revoluo digital
da seguinte forma: By the digital revo-
lution, I mean the creation and wides-
pread availability of technologies that
make it easy to copy, modify, annotate,
collate, transmit, and distribute content
by storing it in digital form. These tech-
nologies also include the development
of vast communication networks that
connect every part of the world for the
purpose of distributing digital content.
BALKIN, Jack M.. Digital Speech and
Democratic Culture: A Theory of Free-
dom of Expression for the Information
Society. In: NEW YORK UNIVERSTY LAW
REVIEW [Vol 79:1, April, 2004], Cit. p. 6
AULA 05 LIBERDADE DE EXPRESSO E DIREITOS AUTORAIS
SUMRIO
1. Um pouco de contexto. 1.1. Mudanas provocadas pela tecnologia. 1.2. Am-
pliao da proteo ao direito autoral. 2. A lgica do direito autoral. 3. A liberdade
de expresso. 4. Existe um confito? O paradoxo do direito autoral. 4.1. A liberdade
de expresso reafrma o direito autoral. 4.2. A liberdade de expresso em confito com
o direito autoral. 4.3. Novas tecnologias e o confito. 4.4. O confito no existe. 5. O
confito no Brasil est colocado? 5.1. A proposta de mudana da lei de direitos autorais.
MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. Funo social da propriedade intelectual: compartilha-
mento de arquivos e direitos autorais na CF/88. Dissertao de Mestrado. PUC/
SP, 2007. Disponvel em: http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.
php?codArquivo=5101
BALKIN, Jack M.. Digital Speech and Democratic Culture: A Teory of Freedom
of Expression for the Information Society. In: NEW YORK UNIVERSTY LAW
REVIEW [Vol 79:1, April, 2004], disponvel em http://www.yale.edu/lawweb/
jbalkin/telecom/digitalspeechanddemocraticculture.pdf
NETANEL, Neil W., Introduction, Copyrights Paradox. In: Neil W. Netanel,
COPYRIGHTS PARADOX, Oxford University Press, 2008; UCLA School
of Law Research Paper No. 08-06. Disponvel em SSRN: http://ssrn.com/abs-
tract=1099457
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Um pouco de contexto
O cenrio das comunicaes vem se alterando profundamente nos ltimos anos. A
evoluo da tecnologia, em especial das tecnologias de informao e comunicao que
marcam a revoluo digital
60
dos anos recentes, criam novas possibilidades de ao e de
comunicao, modifcando comportamentos e lanando desafos para o sistema jurdi-
co que se estabilizou em torno de uma realidade tecnolgica distinta.
Um dos campos do direito mais afetados pelas transformaes tecnolgicas o di-
reito autoral, concebido em um momento no qual as possibilidades tecnolgicas no
FGV DIREITO RIO 56
61
Mais adiante, na mesma obra,
Benkler explica que a tecnologia no
necessariamente determina as estru-
turas sociais, mas a abre espao para
mudanas a partir do alargamento do
campo de ao dos indivduos. Nas suas
prprias palavras: Technology creates
feasibility spaces for social practice.
Some things become easier and cheaper,
others harder and more expensive to do
or to prevent under diferent techno-
logical conditions..BENKLER, Yochai.
The Wealth of Networks: how social
production transform markets and
freedom. Yale University Press: New
Haven and London, 2006, p.31.
permitiam o compartilhamento, a recombinao e, principalmente, a reproduo das
obras que o sistema buscava proteger. Entretanto, a permanente e acelerada inovao e
a popularizao de novas tecnologias permitem hoje, a qualquer pessoa, a realizao de
cpias de altssima qualidade a um custo extremamente baixo.
Com o crescente acesso a computadores pessoais e rede mundial de computadores
com conexo de alta velocidade (banda larga), todo tipo de informao passou a fuir
com velocidade crescente e em quantidades antes inimaginveis, correndo rapidamente
de um canto a outro do mundo.
Nessa nova era, tudo acaba convertido em pacotes de dados que so constantemente
remanejados de um lado para o outro: msicas, trabalhos, transmisso de voz, imagens,
valores fnanceiros, etc. A partir da, caracteriza-se a mobilidade e a portabilidade da
informao, com impactos evidentes nos hbitos da sociedade e, de forma particular,
nos de consumo.
Para compreender de que maneira as novas possibilidades criadas pelo avano tecno-
lgico afetam o estudo do direito autoral necessrio entender que tipo de mudanas
foram trazidas pelas novas tecnologias.
1.1.1. MUDANAS PROVOCADAS PELA TECNOLOGIA
As diversas formas com que o avano das tecnologias de comunicao e informao
e a reduo dos custos de comunicao esto alterando a organizao social e promo-
vendo mudanas na economia tm sido objeto de estudo por diversos autores e orga-
nizaes.
Yochai Benkler, na sua obra Te Wealth of Networks, explica que duas profundas mu-
danas na economia esto em curso a partir do avano tecnolgico. Segundo Benkler:
Te frst move, in the making for more than a century, is to an economy centered
on information (fnancial services, accounting, software, science) and cultural (flms,
music) production, and the manipulation of symbols (from making sneakers to bran-
ding them and manufacturing the cultural signifcance of the Swoosh). Te second
is the move to a communications environment built on cheap processors with high
computation capabilities, interconnected in a pervasive network the phenomenon
we associate with the Internet. It is this second shift that allows for an increasing
role for nonmarket production in the information and cultural production sector,
organized in a radically more decentralized pattern than was true of this sector in
the twentieth century.
61
Para Benkler, portanto, a primeira mudana diz respeito a uma transio da econo-
mia industrial para uma economia da informao, na qual os bens simblicos e cultu-
rais passam a responder de maneira muito mais signifcativa pela gerao de riqueza.
A segunda mudana diz respeito ao modelo de comunicao que est sendo cons-
trudo a partir do avano tecnolgico. Benkler explica que o desenvolvimento de novas
FGV DIREITO RIO 57
62
REVIEW [Vol 79:1, April, 2004], pp..16.
63
MOORE, Gordon E. (1965). Cramming
more components onto integrated cir-
cuits. Electronics Magazine, p. 4. Dis-
ponvel em ftp://download.intel.com/
museum/Moores_Law/Articles-Press_
Releases/Gordon_Moore_1965_Ar-
ticle.pdf.
tecnologias cria um ecossistema de baixo custo e crescente capacidade computacional
de processamento de dados, num ambiente interconectado em rede (internet).
Vale ressaltar que a reduo dos custos de distribuio e o aumento da efcincia das
comunicaes a partir da revoluo digital no um fenmeno recente. Como bem
explica Jack Balkin, professor da universidade de Yale, a revoluo digital apenas o
ltimo episdio de uma longa srie de inovaes que afetaram a forma como o ser hu-
mano se comunica. Balkin explica que
Troughout the twentieth century, mass media have become increasingly pervasive
in cultural life. Print media spread more widely through technological innovation. Te
motion picture industry took of in the early part of the twentieth century, followed by
radio, television, cable, and satellite broadcasting. All of these technologies changed
how widely and cheaply one could distribute content. Each of them, in their own way,
lowered distribution costs, even if they also raised the costs of content creation.
62
Outros artigos acadmicos apontam no mesmo sentido. O aumento da complexi-
dade dos circuitos integrados e, consequentemente, da capacidade de processamento de
dados e de armazenamento j era indicado em artigos acadmicos como o de Gordon
Moore, de 1965
63
, que apontou a impossibilidade de se dobrar o nmero de transistores
em um circuito a cada ano sem elevar os custos de produo.
A viso de Moore sobre o desenvolvimento da tecnologia nos anos seguintes provou-
se muito prxima da realidade, dando ensejo criao do que se convencionou chamar
de Lei de Moore.
Este conjunto de novas tecnologias (computadores pessoais, ampliao da capacida-
de de processamento de dados e interconexo atravs da rede mundial de computado-
res) reduziu drasticamente os custos de transporte da informao de um canto a outro
(os chamados custos de distribuio) do mundo.
A internet tornou-se, dessa forma, um meio economicamente vivel de compartilhar
contedo para novos e antigos produtores, fazendo com que contedos que antes se-
quer encontravam espao no mercado (das prateleiras das lojas grade de programao
das emissoras de rdio e TV) passassem a concorrer com o contedo tradicionalmente
veiculado. Com a facilidade de distribuio, muitos produtores de contedo (em espe-
cial aqueles que sempre encontraram imensa difculdade para distribuir seus trabalhos
ou opinies pelas mos das companhias que tradicionalmente dominam o mercado)
passaram a permitir o livre acesso a suas obras (ou a grande parte de seu acervo) atravs
da nova plataforma de distribuio constituda pela rede mundial de computadores.
Com uma conexo banda larga, qualquer pessoa pode ouvir em uma rdio virtual
sua msica preferida, buscar artistas desconhecidos, ouvir e ler notcias ou at mesmo
criar a sua rdio, sua TV ou o seu jornal, colocando no ar contedo prprio.
De maneira resumida, portanto, pode-se defnir que uma primeira mudana j
claramente desenhada com o amadurecimento e a popularizao da internet e das
novas tecnologias digitais a possibilidade de distribuio de contedo a um nme-
ro virtualmente infnito (e crescente) de pessoas a um custo extremamente baixo (e
em queda).
FGV DIREITO RIO 58
Tal mudana, com efeito, a que afetou a indstria da msica e da mdia impressa,
primeiramente, e que com o amadurecimento e avano da tecnologia passou a alterar
tambm a estrutura sobre a qual est instituda a indstria do audiovisual e da distri-
buio de livros.
Esta mudana possui grande importncia para a discusso do papel do direito auto-
ral nos dias de hoje porque, a partir das novas possibilidades tecnolgicas, as estruturas
da indstria do entretenimento e dos grandes grupos de comunicao para promover
a distribuio de informao viram-se cada vez mais ameaadas. Em primeiro lugar,
pelo compartilhamento instantneo de contedo protegido pelo direito autoral, sobre
o qual esta indstria possui o direito de explorao comercial. Em segundo lugar, pela
concorrncia de contedo que, anteriormente, no encontrava vias de distribuio para
atingir o pblico consumidor.
Com a ampliao das possibilidades de ao conferida pela tecnologia e a prolifera-
o de novos contedos h, conseqentemente, uma profunda alterao no comporta-
mento do consumidor e da sociedade em geral.
Analisar estas mudanas fundamental para compreendermos o contexto em que
deve ser interpretada a interao entre o princpio da liberdade de expresso e a proteo
aos direitos autorais.
a) Ampliao do poder de escolha
Nos meios tradicionais de comunicao (aqui entendidos como as rdios, TVs e
mdia impressa), o cidado, em regra, encontrava-se na condio de um consumidor
passivo, ou seja, que apenas podia escolher entre um leque limitado de opes de con-
tedo. certo que, mesmo antes do surgimento da internet, a evoluo da tecnologia
foi gradativamente ampliando o leque de opes e fontes de informao disponveis
ao consumidor. Exemplo disso o crescente nmero de canais disponibilizados pelos
prestadores de servio de TV a cabo.
A internet e suas poderosas ferramentas de busca, entretanto, ampliaram substan-
cialmente a autonomia que o consumidor/cidado possua sobre o processo de escolha
de contedo. Esta maior autonomia permite que o cidado acesse informaes que so
de seu interesse e que, muitas vezes, no encontram espao na grade comercial dos gran-
des veculos de comunicao. Em outras palavras, as mudanas trazidas pela tecnologia
permitem a qualquer pessoa acessar e enviar contedos produzidos com uma motivao
no-comercial.
o que Benkler explica nas seguintes palavras:
Te networked information economy is departing from the industrial informa-
tion economy along two dimensions that suggest a radical increase in the number of
storytellers and the qualitative diversity of stories told. At the simplest level, the cost
of a channel is so low that some publication capacity is becoming available to prac-
tically every person in society. Ranging from an e-mail account, to a few megabytes
of hosting capacity to host a subscribers Web site, to space on a peer-to-peer distribu-
tion network available for any kind of fle (like FreeNet or eDonkey), individuals
FGV DIREITO RIO 59
64
BENKLER, Yochai. The Wealth of
Networks: how social production
transform markets and freedom. Cit.,
p.166-167.
are now increasingly in possession of the basic means necessary to have an outlet for
their stories. Te number of channels is therefore in the process of jumping from
some infnitesimally small fraction of the populationwhether this fraction is three
networks or fve hundred channels almost does not matter by comparisonto a num-
ber of channels roughly equal to the number of users. Tis dramatic increase in the
number of channels is matched by the fact that the low costs of communications and
production enable anyone who wishes to tell a story to do so, whether or not the story
they tell will predictably capture enough of a paying (or advertising-susceptible) au-
dience to recoup production costs. Self-expression, religious fervor, hobby, community
seeking, political mobilization, any one of the many and diverse reasons that might
drive us to want to speak to others is now a suf cient reason to enable us to do so in
mediated form to people both distant and close. Te basic flter of marketability
has been removed, allowing anything that emerges out of the great diversity of
human experience, interest, taste, and expressive motivation to fow to and from
everyone connected to everyone else. Given that all diversity within the industrial
information economy needed to fow through the marketability flter, the removal of
that flter marks a qualitative increase in the range and diversity of life options, opi-
nions, tastes, and possible life plans available to users of the networked information
economy.
64
(grifo nosso)
Tal mudana ganha relevncia na discusso acerca das normas de propriedade in-
telectual a partir do momento em que a busca por contedo leva muitas pessoas a en-
contrar contedo ainda protegido por normas de direito autoral, mas disponibilizado
na rede por terceiros que no detm os direitos sobre as obras apresentadas. Um ponto
particularmente interessante diz respeito ao catlogo de obras de cujos direitos patri-
moniais pertencem s empresas de comunicao, mas que nas condies tecnolgicas
anteriores no era explorado (no encontrava espao na programao do rdio ou TV) e
fcava totalmente esquecido do pblico e de seus detentores em funo da sua (suposta)
perda de valor de mercado.
Com o crescente interesse por tal contedo, o seu valor de mercado acaba restitudo,
abrindo-se terreno para que uma obra que no mais era editada, como uma msica
que no mais se encontrava venda nas lojas, passe a ser objeto de controvrsia entre o
consumidor e o detentor dos seus direitos patrimoniais.
b) interao com contedo
Em segundo lugar, a forma como o consumidor relaciona-se com o contedo foi
sensivelmente transformada pelas novas tecnologias. Isso porque a evoluo tecnolgica
democratizou no somente os meios para acessar o contedo produzido pelos veculos
de comunicao tradicional, mas tambm disponibilizou ferramentas para a produo
e edio do contedo j existente.
Para termos a completa dimenso do debate, importante falar brevemente sobre
duas caractersticas econmicas da informao. A primeira delas diz respeito infor-
mao como um bem no-rival. Um bem no-rival aquele que, ao ser consumido ou
FGV DIREITO RIO 60
utilizado por uma pessoa, no se torna indisponvel ou menos til para outra pessoa
qualquer.
A segunda caracterstica peculiar e importante da informao diz respeito ao seu
modo de produo. A informao no somente o resultado de um processo de produ-
o, mas tambm a matria-prima necessria para que novas informaes sejam produ-
zidas. Nas palavras de Benkler, a informao ao mesmo tempo input e output do seu
prprio processo produtivo.
Essa caracterstica peculiar da informao explica por que a inovao e a construo do
conhecimento e da cultura esto sempre baseadas nas informaes previamente disponveis.
Compreendendo essa peculiaridade da informao, fca mais fcil entender como
novas prticas sociais surgiram a partir das possibilidades abertas pela tecnologia. A
partir da possibilidade de receber a informao como input (conferida pelo acesso aos
bens informacionais), de trabalhar e transformar esta informao (possibilidade dada
por tecnologias de edio de vdeo e texto, por exemplo) e de transmitir o resultado
(output) desse processo a outros interlocutores (possibilidade dada pelos baixos custos
de distribuio e armazenamento j mencionados), cada vez mais possvel perceber o
interesse do consumidor em criar a partir das obras que chegam ao seu poder, exercendo
uma atividade criativa e dialogando com o meio cultural em que vive, atravs do remix,
da reutilizao e da recombinao de contedo.
c) demanda por portabilidade
Por fm, pode-se apontar uma terceira mudana no comportamento do consumidor,
desenvolvida a partir das novas possibilidades abertas pela tecnologia. Trata-se da crescente
demanda por portabilidade do contedo adquirido legitimamente, independentemente
do suporte em que foi fxado. Explica-se: o avano tecnolgico e a criao de aparelhos
portteis (tais como os aparelhos tocadores de msica digital) permitem ao consumidor
carregar consigo o contedo protegido por direito autoral. Mais do que isso, a facilidade
de reproduzir contedo com fdelidade e qualidade permite que o consumidor mantenha
em diferentes aparelhos vrias cpias de obras protegidas por direitos autorais.
1.1.2. AMPLIAO DA PROTEO AO DIREITO AUTORAL
Como visto, a evoluo da tecnologia ampliou de maneira considervel as maneiras
de lidar com a informao existente, conferindo mais autonomia e liberdade na mani-
pulao do contedo.
Mas se a tecnologia caminhou num sentido cada vez mais libertrio, na medida
em que ampliou as possibilidades de ao dos indivduos em relao informao, em
que direo caminhou a legislao autoral? Em outras palavras, como a legislao de
direito autoral respondeu a essa evoluo?
Para compreender o estgio atual da legislao autoral, tambm se faz necessrio ter
em mente um pouco do seu histrico. Novamente, vrios so os autores e organizaes
envolvidos na pesquisa da evoluo da legislao autoral em diversos pases do mundo.
FGV DIREITO RIO 61
65
66
Jack Balkin aponta que a histria do direito autoral est intimamente ligada evolu-
o da tecnologia e aos modelos de negcio que se frmaram ao redor dessas tecnologias.
Dessa forma, aponta Balkin, indstrias com grande poder econmico, como editoras,
empresas publicitrias e Hollywood, passaram a exigir regras de propriedade intelectual
cada vez mais protetivas para poderem recuperar os custos investidos na criao e dis-
tribuio dos seus produtos.
65
A esse respeito, Balkin afrma que:
Tus, during the twentieth century intellectual property rights have expanded
both horizontally and vertically. Examples of horizontal expansion include incre-
asing the scope of derivative rights that apply to a work at a particular point in
timethe right to plot, characters, sequels, design features, orchestration, and so
forth. Other examples are the development of process patents and the creation of tra-
demark dilution law. Intellectual property rights have also expanded vertically, as the
length of copyright terms has been repeatedly extended forward, and previous works
have been retroactively given extensions to keep them in parity with newer works
66
.
Como expressa Balkin, a proteo intelectual ampliou-se no somente para proteger
cada vez mais aspectos da criatividade humana, como tambm para estender a durao
dos direitos de exclusividade concedidos pela lei.
A viso de Balkin corroborada por outros autores, como Neil Netanel, que dedica
parte de seus estudos justamente ao confito entre liberdade de expresso e um regime
excessivamente rgido de direito autoral.
Neil, por sua vez, afrma que:
Te primary, immediate cause for copyrights untoward chilling of speech is that
copyright has come increasingly to resemble and be thought of as a full-fedged pro-
perty right rather than a limited federal grant designed to further a particular public
purpose. As traditionally conceived, copyright law strikes a careful balance. To encou-
rage authors to create and disseminate original expression, it accords them a bundle
of exclusive rights in their works. But to promote public education and creative
exchange, it both sharply circumscribes the scope of those exclusive rights and invites
audiences and subsequent authors freely to use existing works in every conceivable
manner that falls outside the copyright owners domain. Accordingly, through most of
the some 300 years since the frst modern copyright statute was enacted, copyright has
been narrowly tailored to advance learning and the wide circulation of information
and ideas, ends that are very much in line with those of the First Amendment. Co-
pyright holders rights have been quite limited in scope and duration and have been
perforated by signifcant exceptions designed to support robust debate and a vibrant
public domain. Indeed, as courts have repeatedly suggested, it is copyrights tradi-
tional free speech safety valves-principally the fair use privilege, copyrights limited
duration, and the rule that copyright protection extends only to literal form, not idea
or fact-that have enabled copyright law to pass First Amendment muster.
FGV DIREITO RIO 62
67
NETANEL, Neil W., COPYRIGHTS
PARADOX, Oxford University Press,
2008; p.6
68
MIZUKAMI, Pedro Nicoletti. Funo
social da propriedade intelectual:
compartilhamento de arquivos e
direitos autorais na CF/88. Disser-
tao de Mestrado. PUC/SP, 2007, Pp.
286/291
In recent decades, however, the copyright bundle has grown exponentially. It now
comprises more rights, according control over more uses of an authors work, and
lasting for a longer time, than ever before.
67
Se acompanharmos a evoluo da proteo ao direito autoral no Brasil, verifcaremos
que a expanso do direito autoral refete o mesmo problema da legislao estrangeira.
Pedro Mizukami traz um amplo histrico da legislao de direito autoral brasileira,
do qual se pode depreender claramente que as sucessivas mudanas legislativas torna-
ram o direito de autor cada vez mais abrangente, por um perodo cada vez mais longo.
68
Para se ter em conta como o direito autoral tornou-se cada vez mais rgido e pro-
tetivo, vejamos inicialmente a ampliao dos prazos de proteo s obras intelectuais
no Brasil
O Cdigo Criminal do Imprio, de 1831 (Mizukami aponta que, no Brasil, a regu-
lao do direito de autor teve incio atravs da via penal), conferia uma proteo contra
a reproduo no autorizada por um perodo de dez anos aps a morte do autor. A pri-
meira lei civil a tratar do assunto no Brasil (Lei n. 496 de 1 de agosto de 1898 Lei
Medeiros de Albuquerque), conferia um prazo de proteo de 50 anos aps o primeiro
de janeiro do ano da publicao (art. 3, par. 1). O Cdigo Civil de 1916 j ampliava
o prazo de proteo para 60 anos aps a morte do autor. (art. 649, 1). Nossa lei atual
(Lei n. 9.610/98) ampliou o prazo de proteo para 70 anos aps a morte do autor.
Podemos verifcar a expanso substancial dos direitos de autor no Brasil tambm a
partir de uma anlise das legislaes mencionadas.
O Cdigo Criminal do Imprio, de 1831, proibia apenas a reproduo de escri-
tos ou estampas feitos, compostos ou traduzidos por brasileiros. O Cdigo Penal de
1890 j trazia amplas restries alm das estabelecidas no Cdigo Criminal do Imprio,
punindo qualquer reproduo artstica sem consentimento do dono, por imitao ou
contrafao, conforme previsto no seu art. 350. As leis civis tambm sofreram modifca-
es para se tornarem cada vez mais protetivas. A Lei Medeiros de Albuquerque (1898)
condicionava a proteo autoral ao depsito da obra na Biblioteca Nacional, requisito
formal que seria derrubado pela Lei 5.988/73. A Lei n. 2577 de 17 de janeiro de 1912
estenderia as disposies da Lei Medeiros de Albuquerque para obras internacionais. A
nossa lei atual (Lei n. 9.610/98), por sua vez, reduziu as limitaes e excees ao direito
de autor existentes na lei anterior (tornando proibida a cpia privada, por exemplo),
passou a proteger bases de dados e imps a aplicao de sanes civis para violaes de
restries tecnolgicas destinadas a evitar ou restringir a cpia de obras protegidas.
Vale destacar que o regime nacional de proteo ao autor est atrelado a uma srie
de regras internacionais que impem padres mnimos de proteo, como a Conveno
de Berna e o Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agree-
ment), este ltimo um acordo de assinatura obrigatria para todos os pases que desejam
fazer parte da Organizao Mundial do Comrcio. Essas regras, discutidas no tabuleiro
de estratgia da poltica externa, defnem o piso mnimo de proteo aos direitos de
marcas, patentes, software e direitos autorais, impondo ao Brasil uma reduzida margem
de manobra caso deseje modifcar sua poltica de propriedade intelectual e de direito
FGV DIREITO RIO 63
69
O Projeto de Lei n. 5.361/2009 busca
estabelecer no Brasil um regime seme-
lhante ao existente hoje na Frana, com
o a Lei HADOPI. Atravs desse regime,
o usurio de internet que violar direitos
de autor, fca sujeito a um regime de
notifcaes por parte do provedor de
internet. O provedor notifcaria o usu-
rio uma primeira vez, informando que
a conduta ilcita e uma segunda vez,
alertando que em caso de reincidncia
sua conexo ser cortada. De acordo
com o projeto, na terceira reincidncia
o provedor deveria cortar a conexo do
usurio, que continuaria obrigado a pa-
gar pelo servio. Disponvel em http://
www.camara.gov.br/sileg/Prop_Deta-
lhe.asp?id=437323
autoral. Dessa forma, parte das variaes, acima mencionadas, da legislao brasileira
esto atreladas a esta agenda internacional
Tendo em vista o cenrio externo, tambm possvel encontrar pistas do que est
por vir em termos de legislao autoral.
Aps um longo perodo de expanso substancial e territorial das regras de proprie-
dade intelectual, a agenda internacional de propriedade intelectual tem se concentrado,
nos ltimos anos, em subir os padres mnimos de esforos de observncia das regras j
existentes. Nesse contexto, analisar o desenvolvimento de novos tratados internacionais,
como o ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) e o TPPA (Trans-Pacifc Partner-
ship Agreement), e investigar o que dizem novas legislaes, incluindo a Lei Hadopi
(Frana) e o Digital Britain (Inglaterra/Reino Unido), e novas iniciativas legislativas,
como o COICA Te Combating Online Infringements and Counterfeits Act (EUA),
podem servir como um importante exerccio para antecipar futuras propostas a serem
apresentadas tanto no cenrio domstico como nos organismos multilaterais que discu-
tem comrcio e propriedade intelectual.
De maneira resumida, pode-se dizer que tanto os acordos internacionais em debate
como as leis em discusso buscam criar regimes de proteo mais rgidos do que os es-
tabelecidos pelo acordo TRIPS (o que no jargo internacional convencionou-se chamar
TRIPS plus) para infraes a direitos de autor.
As diversas maneiras encontradas para atingir estes objetivo so a criao de novas
prerrogativas para a atuao de ofciais nas fronteiras, a criminalizao de condutas
que sejam consideradas somente ilcito civil (como a violao de travas tecnolgicas), a
restrio a direitos fundamentais como privacidade, devido processo legal e presuno
de inocncia (caso da Lei Hadopi, na Frana e do Projeto de Lei n. 5.361/2009
69
, atu-
almente em trmite no Congresso Nacional Brasileiro) e criando responsabilidades para
os intermedirios que cuidam das infovias de monitorar a atividade dos seus usurios.
1.2. A lgica do direito autoral
Compreendido um pouco do contexto histrico, importante conhecer as teorias
que justifcam a existncia do instituto da propriedade intelectual e, consequentemente,
do direito de autor.
Essas teorias, em regra, baseiam-se ou numa concepo jusnaturalista (o direito de
autor um direito natural) ou numa concepo utilitarista, que defne que conceder um
monoplio para explorao econmica para os criadores por um determinado perodo
de tempo estimularia a criatividade, podendo trazer benefcios a toda a sociedade.
Ainda que cada uma dessas concepes tenha existido de maneira variada nas diferen-
tes tradies que tratam do direito de autor (Frana e Alemanha) ou do copyright (Ingla-
terra), com a crescente harmonizao do sistema internacional de proteo, estas diferen-
as entre cada sistema tm se tornado cada vez menos relevantes. Desse modo, ambas as
concepes misturam-se na fundamentao da existncia de um direito de autor.
Uma anlise da concepo utilitarista de especial importncia para o estudo da pre-
sente matria. Isso porque, se considerarmos que o direito autoral serve como estmulo
FGV DIREITO RIO 64
criatividade, o direito autoral passa a possuir um papel relevante como mecanismo de
fomento expresso.
nesse sentido que alguns julgados da Suprema Corte dos EUA se manifestaram,
apontando o copyright como the engine of free speech (o motor da liberdade de expres-
so). O benefcio de um modelo como esse est no incentivo concedido aos autores e
na possibilidade de que toda a sociedade tenha acesso s obras produzidas. A concepo
utilitarista traz, portanto, uma ideia de equilbrio em sua raiz.
No que diz respeito ideia de que o direito autoral seria um direito natural, no di-
ferente. Vale dizer que o Brasil reconhece como direito fundamental o direito de autor,
consagrado no artigo 5, inciso XXVII da Constituio Federal. Este reconhecimento,
entretanto, no signifca que o direito de autor no est sujeito a qualquer tipo de relati-
vizao. Com efeito, o direito de autor pode colidir com outros direitos fundamentais,
caso em que deve haver uma ponderao entre os interesses envolvidos.
Dessa forma, mesmo ao pensarmos no direito autoral como um direito fundamen-
tal, debater o equilbrio desses direitos com outros direitos fundamentais permanece
uma tarefa importante.
1.3. A liberdade de expresso
A liberdade de expresso um dos direitos fundamentais, tendo sido consagrada em
nossa Constituio Federal, ao mesmo tempo reafrmando e colidindo com o direito
autoral.
Est positivada no artigo 5, incisos IV e IX da Constituio Federal, nos seguintes
termos:
IV livre a manifestao do pensamento, sendo vedado o anonimato;
(...)
IX livre a expresso da atividade intelectual, artstica, cientfca e de
comunicao, independentemente de censura ou licena;
1.4. Existe um confito? O paradoxo do direito autoral
1.4.1. A LIBERDADE DE EXPRESSO REAFIRMA O DIREITO AUTORAL
A liberdade de expresso reafrma o direito autoral, na medida em que, a partir do
incentivo econmico criado pelo direito autoral, o criador pode auferir rendimentos so-
bre seu trabalho, sendo, portanto, estimulado a criar tendo em vista o retorno fnancei-
ro. Mais do que isso, o criador pode deixar de se dedicar a outras atividades que tragam
recompensa fnanceira para se dedicar exclusivamente ao trabalho artstico e cientfco,
auferindo por meio do trabalho intelectual o seu sustento.
Esta a noo que justifca a proteo dos direitos de propriedade intelectual como
gnero e dos direitos autorais, como espcie.
FGV DIREITO RIO 65
70
NETANEL, Neil W., COPYRIGHTS PA-
RADOX, Oxford University Press, 2008;
p.08
1.4.2. A LIBERDADE DE EXPRESSO EM CONFLITO COM O DIREITO AUTORAL
At a dcada de 90, pouco se falava sobre um potencial confito entre liberdade de
expresso e direito autoral. Com o enrijecimento da lei (item 1.1.2, acima) e a amplia-
o das possibilidades de expresso atravs da tecnologia (item 1.1.1), entretanto, este
tema tem ganhado a pauta de estudos acadmicos e debates sobre polticas pblicas.
Neil Netanel expressa que o direito de autor pode entrar em confito com a liberdade
de expresso da seguinte forma:
Te copyright free speech confict cuts across traditional and emerging elec-
tronic media alike. Yet digital technology adds a vast new dimension. Armed with
personal computers, digital recording devices, and the Internet, millions of people
the world over can cut, paste, and recombine segments of existing sound recordings,
movies, photographs, and video games to create new works and distribute them to
a global audience. Such creative appropriation has given birth to entire new art
forms: remixes, mashups, fan videos, machinima, and more. It has also spawned an
acrimonious debate about copyrights place in the digital age, pitting entertainment
media bent on stamping out massive digital piracy against individuals who incre-
asingly perceive copyright as an undue and unworthy impingement on their liberty
and expressive autonomy.
70
Como visto, o autor expe que o confito est presente mesmo diante da mdia
tradicional. Entretanto, as tecnologias digitais trazem uma vasta nova dimenso que
merece ser discutida.
a partir dessa nova dimenso adicionada pela tecnologia que dois importantes au-
tores vo trabalhar o confito entre direito autoral e liberdade de expresso. Jack Balkin
trabalhar a idia a partir do conceito de Democratic Culture; William Fisher, a partir do
conceito de Semiotic Democracy.
1.4.3. NOVAS TECNOLOGIAS E O CONFLITO
William Fisher defne a mudana trazida pela tecnologia e seu potencial, da seguinte
forma:
First, opportunities for creativity of this sort contribute to what has been called
semiotic democracy. Over the course of the twentieth century, the power to make
cultural meanings in most Western countries has become ever more concentrated. Te
increasingly dense cloud of images, sounds, and symbols through which we move has
been increasingly controlled by a shrinking group of record companies, movie and
television studios, advertising houses, and political consultants. To be sure, as cultu-
ral populists have long insisted, ordinary citizens have not been altogether passive,
uncritical recipients of the creations of the cultural industry; groups of resisters have
striven to recode those creations, to invest them with meanings diferent from those
FGV DIREITO RIO 66
71
FISHER III, William W. PROMISES TO
KEEP Technology, Law, and the
Future of Entertainment,. Stanford
University Press. p. 30-31.
72
BALKIN, Jack M. Digital Speech and
REVIEW [Vol 79:1, April, 2004],.p. 3/4
73
REVIEW [Vol 79:1, April, 2004]. pp 5
intended by their designers. But their adulterated images have never had the wide
circulation and cultural power of the originals.
()
Reversing the concentration of semiotic power would beneft us all. People would
be more engaged, less alienated, if they had more voice in the construction of their
cultural environment. And the environment itselfto return to a previous theme
would be more variegated and stimulating. Te new technology makes that possible.
71
Fisher, portanto, explica que, a partir das novas tecnologias, possvel apropriar-se
do contedo veiculado e ressignifc-lo, participando assim da construo do ambiente
cultural em que estamos. Essas possibilidades tecnolgicas seriam capazes de reverter
uma tendncia observada no curso do sculo XX, que tornou cada vez mais concentra-
do, nas palavras de Fisher, o poder de criar signifcados culturais.
Balkin trilha o mesmo caminho, expondo que:
Te purpose of freedom of speech, I shall argue, is to promote a democratic cul-
ture. A democratic culture is more than representative institutions of democracy, and
it is more than deliberation about public issues. Rather, a democratic culture is a
culture in which individuals have a fair opportunity to participate in the forms of
meaning making that constitute them as individuals.2 Democratic culture is about
individual liberty as well as collective self-governance; it is about each individuals
ability to participate in the production and distribution of culture.
Freedom of speech allows ordinary people to participate freely in the spread of
ideas and in the creation of meanings that, in turn, help constitute them as persons.
A democratic culture is democratic in the sense that everyonenot just political,
economic, or cultural eliteshas a fair chance to participate in the production of
culture, and in the development of the ideas and meanings that constitute them and
the communities and subcommunities to which they belong.
72
E mais adiante:
Te digital age provides a technological infrastructure that greatly expands the
possibilities for individual participation in the growth and spread of culture and thus
greatly expands the possibilities for the realization of a truly democratic culture.
73
1.4.4. O CONFLITO NO EXISTE
Considerando que a lei de direito autoral traz, claramente, uma restrio ao uso de
informao por parte da coletividade, no seria bvio o confito entre direito autoral e
liberdade de expresso?
FGV DIREITO RIO 67
74
Para mais informaes sobre o con-
fito entre liberdade de expresso e
direito autoral, ver o estudo compara-
tivo: SUTHERSANEN, Uma; GRIFFITHS,
Jonathan. COPYRIGHT AND FREE
SPEECH Comparative and Inter-
national Analyses. Oxford University
Press, 2005.
Alguns estudos indicam que no. Nos EUA e no Reino Unido, por exemplo, o direi-
to a liberdade de expresso tem sido ignorado pelo judicirio em questes envolvendo
confitos com o direito autoral (copyright). Esta posio apia-se em alguns princpios
gerais da lei de copyright. Vejamos:
a) Dicotomia ideia-expresso: Pela dicotomia ideia-expresso (reconhecida tam-
bm no Brasil no artigo 7 da Lei 9.610/98), entende-se que uma ideia ja-
mais pode ser protegida, mas somente a expresso de uma ideia, ou seja, a
forma peculiar e especfca atravs da qual um indivduo manifesta sua cria-
o intelectual. Dessa maneira, como outros indivduos poderiam trabalhar
a mesma ideia com outras formas, no haveria confito entre direito autoral
e liberdade de expresso.
b) Ideia de que o direito autoral um motor da liberdade de expresso: A prpria
noo de que o direito autoral um motor da liberdade de expresso, quan-
do assumida sem maior questionamento, afasta a possibilidade de problema-
tizar eventuais confitos entre direito autoral e liberdade de expresso.
c) Infratores no possuem qualquer direito de liberdade de expresso: A violao de
direitos autorais raramente vista como instrumento necessrio a liberdade
de expresso. Na maior parte dos casos, a jurisprudncia de EUA e Reino
Unido afastam a hiptese de confito, afrmando que a infrao no se d
para realizar qualquer direito de livre expresso, mas sim com objetivos eco-
nmicos.
d) A presena de mecanismos como o fair use e fair dealing: Supondo que confitos
entre liberdade de expresso e direito autoral possam efetivamente existir,
preciso verifcar se a prpria lei de direitos autorais (copyright, naqueles
pases) no cria qualquer mecanismo para permitir a livre expresso. Nesse
sentido, muitas vezes ignora-se o potencial confito, alegando-se que institu-
tos como o fair use (EUA) e o fair dealing (Reino Unido) so sufcientes para
salvaguardar a liberdade de expresso.
Diante desses argumentos, em muitos casos, afrma-se que o confito entre liberdade
de expresso e direito autoral seria apenas aparente.
1.5. O confito no Brasil est colocado?
No exterior, diz-se que, se o confito j foi reconhecido, o legislador ainda no reco-
nheceu todas as demandas que a liberdade de expresso coloca diante da regulao do
direito autoral. Juzes e legisladores parecem no acolher o argumento de que necess-
rio contemplar os direitos de liberdade de expresso.
74
No Brasil, entretanto, no h julgados tratando do tema e pouco se fala acerca da
questo na doutrina. Curiosamente, mesmo sem uma produo jurisprudencial ou aca-
dmica relevante sobre o tema, a discusso aparece na recente proposta do Ministrio
da Cultura de reforma da Lei de Direito Autoral.
FGV DIREITO RIO 68
1.5.1. A PROPOSTA DE MUDANA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS
A proposta apresentada acrescenta um pargrafo nico ao artigo 46 da Lei n.
9.610/98, que estabeleceria o quanto segue:
Art. 46 (...)
Pargrafo nico. Alm dos casos previstos expressamente neste artigo, tam-
bm no constitui ofensa aos direitos autorais a reproduo, distribuio e co-
municao ao pblico de obras protegidas, dispensando-se, inclusive, a prvia
e expressa autorizao do titular e a necessidade de remunerao por parte de
quem as utiliza, quando essa utilizao for:
I para fns educacionais, didticos, informativos, de pesquisa ou para uso
como recurso criativo; e (grifo nosso)
II feita na medida justifcada para o fm a se atingir, sem prejudicar a
explorao normal da obra utilizada e nem causar prejuzo injustifcado aos leg-
timos interesses dos autores
Como visto, a proposta de lei pode criar uma limitao para o uso como recurso
criativo, ou seja, para o uso de obras preexistentes e protegidas como plataformas para
a criao de novas obras.
Outro mecanismo proposto pelo MinC o mecanismo da licena compulsria,
previsto no captulo VII, que trata das licenas no voluntrias. Referido captulo da
proposta dispe o quanto segue:
Art. 52-B. O Presidente da Repblica poder, mediante requerimento de
interessado legitimado nos termos do 3
o
, conceder licena no voluntria e no
exclusiva para traduo, reproduo, distribuio, edio e exposio de obras
literrias, artsticas ou cientfcas, desde que a licena atenda necessariamente
aos interesses da cincia, da cultura, da educao ou do direito fundamental de
acesso informao, nos seguintes casos:
I Quando, j dada a obra ao conhecimento do pblico h mais de cinco
anos, no estiver mais disponvel para comercializao em quantidade sufciente
para satisfazer as necessidades do pblico;
II Quando os titulares, ou algum deles, de forma no razovel, recusarem
ou criarem obstculos explorao da obra, ou ainda exercerem de forma abu-
siva os direitos sobre ela;
III Quando no for possvel obter a autorizao para a explorao de obra
que presumivelmente no tenha ingressado em domnio pblico, pela impossi-
bilidade de se identifcar ou localizar o seu autor ou titular; ou
IV Quando o autor ou titular do direito de reproduo, de forma no
razovel, recusar ou criar obstculos ao licenciamento previsto no art. 88-A.
1
o
No caso das artes visuais, aplicam-se unicamente as hipteses previstas
nos incisos II e III.
FGV DIREITO RIO 69
2
o
Todas as hipteses de licenas no voluntrias previstas neste artigo es-
taro sujeitas ao pagamento de remunerao ao autor ou titular da obra, arbitra-
da pelo Poder Pblico em procedimento regular que atenda os imperativos do
devido processo legal, na forma do regulamento, e segundo termos e condies
que assegurem adequadamente os interesses morais e patrimoniais que esta Lei
tutela, ponderando-se o interesse pblico em questo.
3
o
A licena de que trata este artigo s poder ser requerida por pessoa com
legtimo interesse e que tenha capacidade tcnica e econmica para realizar a
explorao efciente da obra, que dever destinar-se ao mercado interno.
4
o
Sempre que o titular dos direitos possa ser determinado, o requerente
dever comprovar que solicitou previamente ao titular a licena voluntria para
explorao da obra, mas que esta lhe foi recusada ou lhe foram criados obstcu-
los para sua obteno, de forma no razovel, especialmente quando o preo da
retribuio no tenha observado os usos e costumes do mercado.
5
o
Salvo por razes legtimas, assim reconhecidas por ato do Ministrio
da Cultura, o licenciado dever obedecer ao prazo para incio da explorao da
obra, a ser defnido na concesso da licena, sob pena de caducidade da licena
obtida.
6
o
O licenciado fcar investido de todos os poderes para agir em defesa
da obra.
7
o
Fica vedada a concesso da licena nos casos em que houver confito
com o exerccio dos direitos morais do autor.
8
o
As disposies deste captulo no se aplicam a programas de computa-
dor.
Art. 52-C. O Poder Executivo, observado o disposto nesta Lei, dispor, em
regulamento, sobre o procedimento e as condies para apreciao e concesso
da licena no voluntria de que trata o art. 52-B, com obedincia aos preceitos
do devido processo legal.
1
o
O requerimento de licena no voluntria ser dirigido ao Ministrio
da Cultura, acompanhado da documentao necessria, nos termos do regula-
mento.
2
o
Caber ao Ministrio da Cultura, na forma do regulamento, oportunizar
ao autor ou titular da obra o direito ampla defesa e ao contraditrio.
3
o
Se no houver necessidade de diligncias complementares ou aps a
realizao destas, o Ministrio da Cultura elaborar parecer tcnico, no vincu-
lativo, e o encaminhar, juntamente com o processo administrativo referente ao
requerimento, para apreciao do Presidente da Repblica.
4
o
Da deciso que conceder a licena no voluntria caber pedido de
reconsiderao, recebido apenas no efeito devolutivo, para que, no prazo de at
quinze dias contado do recebimento desse pedido, seja proferida deciso def-
nitiva.
5
o
O ato de concesso da licena no voluntria dever estabelecer, no m-
nimo, as seguintes condies, alm de outras previstas em regulamento:
I o prazo de vigncia da licena;
FGV DIREITO RIO 70
II a possibilidade de prorrogao; e
III a remunerao ao autor ou titular da obra pelo licenciado.
6
o
O regulamento dever estabelecer a forma de recolhimento e destinao
dos recursos pagos pelo licenciado a ttulo de remunerao, na hiptese de licen-
a no voluntria decorrente do inciso III do art. 52-B.
7
o
vedada a cesso, a transferncia ou o substabelecimento da licena no
voluntria.
8
o
As obrigaes remuneratrias do licenciado para com o autor ou titular
cessam quando a obra cair em domnio pblico.
Art. 52-D. Durante o perodo de sua vigncia, a licena no voluntria po-
der ser revogada quando:
I o licenciado deixar de cumprir com as condies que o qualifcaram; ou
II houver descontinuidade do pagamento da remunerao ao autor ou
titular da obra.
A limitao prevista no artigo 46 referente ao uso de obras protegidas como recurso
criativo pode servir como estmulo ao que Balkin chamou de Democratic Culture ou
ao que Fisher apresentou como Semiotic Democracy. Com efeito, a existncia de uma
limitao desse tipo traria para a legalidade uma srie de prticas correntes como os
remixes e mashups, que constituem criaes originais, mesmo a partir do uso de obras
preexistentes.
A segunda proposta, da licena no voluntria, parece estar voltada mais para a
explorao econmica das obras, o que se evidencia pelo 3. Dessa forma, amplia a
chance de que obras protegidas deixem de ser utilizadas por abuso de direito ou por
eventual impossibilidade em encontrar o titular da obra. No entanto, o instituto no
parece ter por fnalidade trazer para a legalidade certos usos no-comerciais de obras
protegidas nas mesmas circunstncias (abuso de direito/impossibilidade de encontrar o
titular das obras).
2. CASO GERADOR
Joo possui um blog que tem por objetivo discutir questes polticas. Para fomentar
as discusses, Joo sempre comenta as notcias do dia, utiliza videos encontrados no
YouTube e artigos de colunistas de outros blogs, sites e jornais.
Com frequncia, Joo remixa videos encontrados na rede com o objetivo de expor
seu ponto de vista. Quando utiliza textos de outras pessoas, Joo coloca um link para o
site de onde extraiu o original, mas nunca pede autorizao para fazer a reproduo dos
textos no seu blog.
luz da Lei 9.610 de 1998 e da discusso acima, responda:
1) Os detentores de direitos autorais dos vdeos remixados por Joo possuem
amparo legal para impedir suas manifestaes polticas?
FGV DIREITO RIO 71
2) Existem mecanismos na lei de direitos autorais que possam ser usados para
que Joo utilize material protegido para se expressar livremente?
3) Joo pode utilizar os artigos extrados de outros sites integralmente? E peque-
nos trechos?
4) Se para debater uma idia, Joo precisar reproduzir parte substancial de um
artigo, isso possvel? Qual seria o argumento jurdico para tanto?
FGV DIREITO RIO 72
AULA 6. SOFTWARE E SOFTWARE LIVRE
SUMRIO
1. Software: Defnio. 2. Software: os programas de computador. 3. Um instituto
hbrido Software igual a livro? 4. Patente de Software. 5. Lei de Software. 6. Copyleft
e Software livre: o avesso do conceito.
LEITURAS OBRIGATRIAS E OUTRAS REFERNCIAS
LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005, p.
67-92. Licenciado em Creative Commons. Disponvel em: http://www.overmun-
do.com.br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos.
COSTA, Marcos da. Primeiras Linhas Sobre O Software Livre. Disponvel em http://
www.internetlegal.com.br/artigos
*Vdeo institucional do Instituto de Tecnologia da Informao sobre Software Livre
http://www.youtube.com/watch?v=IJrfcQq_eIw
FERRAZ, Joana Varon. Ambiente jurdico-institucional para o setor de software no
Brasil. In Inovao: estudos de jovens pesquisadores brasileiros, volume 2 1
ed. So Paulo: Editora Papagaio, 2010.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Software: defnio e regime de proteo.
A defnio de software pode ser encontrada na Lei de Software (Lei 9609/98), que
conceitua programa de computador em seu o artigo 1 do seguinte modo:
Programa de computador a expresso de um conjunto organizado de instru-
es em linguagem natural ou codifcada, contida em suporte fsico de qualquer
natureza, de emprego necessrio em mquinas automticas de tratamento da infor-
mao, dispositivos, instrumentos ou equipamentos perifricos, baseados em tc-
nica digital ou anloga, para faz-los funcionar de modo e para fns determinados.
FGV DIREITO RIO 73
Quanto ao seu regime de proteo, muito se debateu na doutrina: seria o software
protegido por direito autoral? Por patente? Ou por um instituto hbrido, diferente dos
tradicionais?
Foi o legislador ptrio quem acabou defnindo o regime de proteo. De acordo
com a lei de direitos autorais (Lei 9610, de 19 de fevereiro de 1998 LDA), Os
programas de computador so objeto de legislao especfca, observadas as disposies
da prpria LDA que lhes sejam aplicveis (art. 7, 1).
Em conformidade com o disposto na LDA e em seu complemento a lei que
trata especifcamente de programas de computador, a Lei de Software (Lei 9.609 de
19 de fevereiro de 1998) determina em seu artigo 2 que O regime de proteo pro-
priedade intelectual de programa de computador o conferido s obras literrias pela
legislao de direitos autorais e conexos vigentes no Pas, observado o disposto nesta
Lei. Ou seja, aplica-se a lei especial (Lei de Software) e a LDA, no que esta no for
confitante com aquela.
Mas as obras protegidas por direitos autorais no so aquelas que tm valor esttico
e no meramente utilitrio? A que, intuitivamente, um programa de computador mais
se assemelha: a uma msica, que invoca emoes distintas, ou a uma inveno, que
mesmo sem despertar comoo pode resolver um problema tcnico? Bem, parece-nos
que a segunda resposta mais realista.
Alm disso, o programa de computador, ainda que seja tratado pela legislao como
obra literria, artstica ou cientfca, tem seu registro opcional, como as demais obras
protegidas por direitos autorais previsto pelo decreto 2.556 de 1998 no INPI
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Ou seja, mesmo sendo conferido aos programas de computador o tratamento dado
s obras literrias, artsticas e cientfcas, o registro, ao contrrio do que poderia se espe-
rar, no feito na Biblioteca Nacional, e sim no INPI.
http://www5.inpi.gov.br/conteudo/produtos/programa
Ainda assim, contrariamente ao que acontece s demais obras protegidas no mbito
da propriedade industrial marcas, invenes e modelos de utilidade , o registro do
programa de computador no constitutivo, ou seja, no necessrio que haja registro
para que os direitos sejam conferidos ao seu titular. A proteo por direito autoral de-
corre da criao da obra, como ocorre com as demais obras, de carter literrio, artstico
e cientfco.
1.3.Software igual a livro?
A lei prev que os programas de computador recebero o mesmo tratamento dado
s demais obras literrias, artsticas e cientfcas, nos termos da lei 9.609/98 e da LDA.
Nesse aspecto, a proteo conferida aos programas de computador os equiparam aos
livros, por exemplo.
No entanto, basta estar-se diante de um cdigo-fonte para se observar o quo di-
ferente pode ser de um texto literrio. Mesmo havendo diferenas evidentes, a deciso
FGV DIREITO RIO 74
legislativa foi de conferir aos programas de computador a proteo das obras protegidas
por direitos autorais e assim que a lei dispe.
1.4. Patente de Software
No sistema legal brasileiro expressamente vedada a proteo de software (em si),
atravs de concesso de patente, e assim como j foi dito, o coloca no rol dos bens pro-
tegidos pelo direito de autor.
Conforme informao do prprio INPI, a questo recai ento sobre a possibilidade
da proteo patentria do software quando este estiver instalado em um hardware, e
o funcionamento desse hardware depender do programa, nesse caso, o conjunto har-
dware + software poder ser considerado inveno, tendo o prprio Instituto Nacional
da Propriedade Intelectual INPI concedido patentes relacionadas ao uso de com-
putadores em mtodos e aparatos. Isto porque no pode uma inveno ser excluda
de proteo legal pelo fato de que, para sua implementao sejam usados como meios
tcnicos programas de computador, desde que atendidos os requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicao industrial. Assim, o programa de computador em si,
isto , aquele que no apresenta um efeito tcnico, excludo de proteo patentria,
ao passo que se tal programa altera tecnicamente o funcionamento da mquina em que
executado, este processo de controle ou a mquina resultante, pode confgurar uma
inveno patentevel.
http://www.inpi.gov.br/ acessado em 03/04/2007.
1.5. Lei de Software
Conforme vimos, a LDA prev que os programas de computador so objeto de
proteo por legislao especfca. A lei especfca a 9.609/98, que foi aprovada pelo
Congresso Nacional no mesmo dia da aprovao da LDA e por isso as duas tm nme-
ros seqenciais.
Comparada LDA, a lei 9.609/98 extremamente sucinta. Ao longo de 16 artigos,
seus dispositivos servem, na verdade, como exceo LDA. Isso signifca que a LDA
se aplica em sua totalidade aos programas de computador, exceto se a lei 9.609/98 dis-
puser de modo diferente. E alguns de seus dispositivos so realmente distintos, como
passamos a ver exemplifcativamente:
Em relao ao prazo de proteo das obras, no caso do software a lei traz um prazo
menor que o previsto na LDA, como bem especifca a Lei 9.609/98 em seu art. 2,
2 Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo
de cinqenta anos, contados a partir de 1 de janeiro do ano subseqente ao da sua
publicao ou, na ausncia desta, da sua criao. (grifo nosso).
Como se sabe, a proteo prevista na LDA de 70 anos aps a morte do Autor.
FGV DIREITO RIO 75
75
MONIZ, Pedro de Paranagu e CER-
DEIRA, Pablo de Camargo. Copyleft
e Software Livre: Uma Opo pela
Razo Efcincias Tecnolgica, Eco-
nmica e Social I. Cit., p. 68.
76
Disponvel em http://www.softwa-
relivre.gov.br/softwarelivre/artigos/
artigo_02. Acesso em 19 de fevereiro
de 2006.
Outro ponto de diferenciao em relao Lei de software e a LDA que na pri-
meira no h direitos morais, com a exceo prevista no art. 2, 1 da Lei 9.609/98
exceto (i) o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador
e (ii) o direito de o autor opor-se a alteraes no autorizadas, quando estas impliquem
deformao, mutilao ou outra modifcao do programa de computador, que preju-
diquem a sua honra ou reputao..
Diferentemente da LDA, que no disciplina os direitos derivados das relaes con-
tratuais (prestao de servios e relao de emprego), a lei 9.609/98 estabelece que salvo
estipulao em contrrio, pertencero exclusivamente ao empregador, contratante de
servios ou rgo pblico, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvi-
do e elaborado durante a vigncia de contrato ou de vnculo estatutrio, expressamente
destinado pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contra-
tado de servio ou servidor seja prevista, ou ainda que decorra da prpria natureza dos
encargos concernentes a esses vnculos (art. 4. e pargrafos).
Conforme j visto, a LDA extremamente restritiva no que concerne possibili-
dade de cpia de obras alheias, trazendo apenas a possibilidade de se copiar pequenos
trechos, j a lei 9.609/98 em seu art. 6, I, autoriza uma nica cpia do programa de
computador, ao afrmar que no constitui ofensa aos direitos do titular do programa de
computador a reproduo em um s exemplar de cpia legitimamente adquirida, desde
que se destine cpia de salvaguarda ou armazenamento eletrnico (back up).
http://www.linuxjournal.com/article/9447 (GPL 2 X 3)
1.6. Copyleft e Software livre: o avesso do conceito
O termo copyleft surgiu como um trocadilho que s a Lngua Inglesa permite. A par-
tir do sistema anglo-americano de copyright, em que se protege o direito de se autorizar
ou no a cpia de determinada obra, surgiu a idia do copyleft, em que a liberdade de
cpia garantida por princpio, independentemente de autorizao.
De fato, o termo surgiu como uma brincadeira para com o termo copyright, fazendo
aluso sua inverso, mas tem tomado srio corpo jurdico nos dias atuais. O copyleft,
surgido nos EUA, nada mais do que o prprio instituto do copyright em que o autor
libera, desde o licenciamento primeiro, os direitos de uso, reproduo, distribuio e,
eventualmente, de alterao de sua obra a qualquer interessado
75
.
O copyleft teve sua origem ainda em meados da dcada de 80 do sculo passado,
com o surgimento do software livre. Segundo Srgio Amadeu, ex-diretor presidente
do Instituto Nacional de Tecnologia da Informao ITI, o movimento de software
livre a maior expresso da imaginao dissidente de uma sociedade que busca mais do
que a sua mercantilizao. Trata-se de um movimento baseado no princpio do com-
partilhamento do conhecimento e na solidariedade praticada pela inteligncia coletiva
conectada na rede mundial de computadores
76
.
Para bem entendermos a questo do surgimento do software livre e do conceito de
copyleft, leiam o texto de Srgio Amadeu, disponvel em:
http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo_02
FGV DIREITO RIO 76
77
FALCO, Joaquim. LEMOS, Ronaldo.
FERRAZ JUNIOR, Trcio coord. Direito
do Software Livre e a Administrao
Pblica. Ed. Lmen Jris. Ed. 2007.
78
LEMOS, Ronaldo e MANZUETO, Cris-
tiane. Software Livre e Creative Com-
mons. Rio de Janeiro: FGV, Escola de
Direito, 2005. p. 6.
79
80
A partir da leitura do texto indicado, fcil perceber que as questes envolvendo
software livre no se centram em peculiaridades tcnicas relacionadas ao software, mas
sim peculiaridades jurdicas. H que fcar claro que um software livre no se distingue
dos demais em virtude de mecanismos tcnicos. Nem tampouco h que se confundir
software livre com software gratuito.
O grande passo dado pelo desenvolvimento do software livre foi, na verdade, manter
o cdigo-fonte do software aberto.
Cdigo-fonte a linguagem que permite a um determinado programador desenhar
instrues lgicas para um computador sobre aquilo que ele dever executar. O compu-
tador opera, entretanto, com o que se chama cdigo objeto, conjunto de 0 (zeros) e 1
(uns) na maioria das vezes impenetrvel para o entendimento humano ordinariamente.
Dessa forma, as instrues dadas pelo programador atravs do cdigo fonte so pos-
teriormente compiladas pelo computador, isto , traduzidas da linguagem intermedi-
ria do cdigo fonte para a linguagem de mquina, composta de 0 (zeros) e 1 (uns).
77
.
Dessa maneira, qualquer pessoa poder ter acesso ao cdigo-fonte para estud-lo e
modifc-lo, adaptando-o a suas necessidades. So as chamadas quatro liberdades fun-
damentais do software livre: (i) A liberdade de executar o programa, para qualquer pro-
psito; (ii) A liberdade de estudar como o programa funciona, e adapt-lo para as suas
necessidades; (iii) A liberdade de redistribuir cpias de modo que voc possa ajudar ao
seu prximo e; (iv) A liberdade de aperfeioar o programa, e liberar os seus aperfeioa-
mentos, de modo que toda a comunidade se benefcie
78
.
Observe-se que o autor do software no est abrindo mo de seus direitos autorais.
Na verdade, o titular est se valendo dos seus direitos de autor para, atravs de uma
licena, condicionar a fruio desses direitos por parte de terceiros, impondo o dever de
respeitar as quatro liberdades fundamentais acima descritas. O software livre, portanto,
produto direto do direito de propriedade do autor sobre o software e consiste em uma
modalidade de exerccio desse direito, atravs de uma licena jurdica
79
.
Para garantir a manuteno do software exatamente como livre, o principal instru-
mento um contrato jurdico chamado de GNU GPL (GNU General Public License
ou Licena Pblica Geral GNU). O uso da GNU GPL enseja a formao de redes de
contratos, ou de contratos de licenciamento em rede. Aquele que se vale da licena pre-
cisa necessariamente permitir o uso de seus eventuais aperfeioamentos e modifcaes.
Dessa forma, o software livre tornou-se o primeiro grande projeto desenvolvido de
maneira colaborativa. Hoje, conta com a adeso de milhares de voluntrios que aper-
feioam seus sistemas e aplicativos. Foi a partir desse conceito que surgiram os demais
projetos colaborativos, dos quais o Creative Commons um dos exemplos mais rele-
vantes. Observe-se que, para todos os fns, no h diferena entre a licena GNU-GPL
do Creative Commons (CC-GNU-GPL) http://creativecommons.org/license/cc-gpl e
a GNU-GPL http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html. Por isso, os termos GNU-GPL e
CC-GNU-GPL possuem, assim, signifcado intercambivel
80
.
Enquanto o copyright visto pelos mentores originais do copyleft como uma maneira
de restringir o direito de fazer e distribuir cpias de determinado trabalho, uma licena
de copyleft usa a lei do copyright de forma a garantir que todos que recebam uma verso
FGV DIREITO RIO 77
81
De acordo com defnio da Wikipe-
dia (www.wikipedia.org). No original,
l-se que Whereas copyright law is seen
by the original proponents of copyleft as
a way to restrict the right to make and
redistribute copies of a particular work,
a copyleft license uses copyright law in
order to ensure that every person who
receives a copy or derived version of a
work can use, modify, and also redistri-
bute both the work, and derived versions
of the work. Thus, in a non-legal sense,
copyleft is the opposite of copyright
82
Exemplos prticos do funcionamento
do modelo copyleft no Brasil: Projeto
Recombo, o stio da Gravadora Trama,
chamado Trama Virtual e o Creative
Commons. MONIZ, Pedro de Paranagu
e CERDEIRA, Pablo de Camargo. Copy-
left e Software Livre: Uma Opo pela
Razo Efcincias Tecnolgica, Econ-
mica e Social I. Revista da ABPI, n.
70. p. 69. Ao tratar do copyleft, Andrs
Guadamuz Gonzlez informa que um
projeto mais ambicioso o Creative
Commons, que oferece uma variedade
de licenas aplicveis e todo tipo de
material criativo. Na rea de biotecno-
logia, h sugestes de que o modelo de
copyleft seja usado para proteger resul-
tados pblicos do genoma humano que
estejam sendo colocados em domnio
pblico por pesquisadores, algo que j
foi sugerido por um membro do Human
Genome Consortium, embora a idia
nunca tenha sido implementada. No
original, l-se que A more ambitious
project is the Creative Commons, which
ofers a wide range of licences applica-
ble to all sorts of creative material. In
the area of biotechnology, there have
been some suggestions that the copyleft
model could be used to protect the public
results of the human genome race that
are being placed in the public domain
by researchers, something that has been
suggested by a leading member of the
Human Genome Consortium, although
the idea has never been implemented.
GONZLEZ, Andrs Guadamuz. Viral
Contracts or Unenforceable Documents?
Contractual Validity of Copyleft Licences.
E.I.P.R., vol. 26. Sweet & Maxwell, 2004.
p. 334.
83
MONIZ, Pedro de Paranagu e CER-
DEIRA, Pablo de Camargo. Copyleft e
Software Livre: Uma Opo pela Razo
Efcincias Tecnolgica, Econmica e
Social I. Cit., p. 68.
84
Pode-se dizer, portanto, que o copy-
left em muito se assemelha ao domnio
pblico, j que permite qualquer uso,
alterao, cpia e distribuio da obra
sem a necessidade de autorizao espe-
cfca do autor, que j a forneceu a todos
os interessados por meio de uma licen-
a. Entretanto, distingue-se do domnio
pblico por no permitir que as obras
derivadas sejam licenciadas de outra
forma que no segundo o copyleft. MO-
da obra possam usar, modifcar e tambm distribuir tanto a obra quanto suas verses
derivadas. Assim, de maneira leiga, pode-se dizer que copyleft o oposto de copyright
81
.
Entende-se, a partir da explicao acima, que o copyleft um mecanismo jurdico
para se garantir que detentores de direitos de propriedade intelectual possam licenciar
o uso de suas obras alm dos limites da lei, ainda que amparados por esta. Por meio
das licenas inspiradas no copyleft, aos licenciados seria garantido, de maneira genrica,
valer-se das obras de terceiros nos termos da licena pblica outorgada.
Ao tratar do tema, Pedro de Paranagu Moniz e Pablo de Camargo Cerdeira esclare-
cem a respeito do sistema de copyleft
82
surgido nos Estados Unidos (e em que se inserem
os Creative Commons)
83
:
(...) como qualquer licenciamento clssico em que o autor permite apenas o
uso de sua obra, mas no copyleft h o licenciamento de outros direitos de forma no-
onerosa.
Assim como outros contratos atpicos de origem estrangeira, como factoring ou
o franchising, o contrato copyleft dever, com o uso e a prtica, ser admitido pela
doutrina e pelos tribunais ptrios sem maiores problemas.
(...)
Em breve resumo, as licenas copyleft licenciam os direitos do copyright, mas
obrigam todos os licenciados a fazer referncia ao autor da obra e a utilizarem o
mesmo modelo de licenciamento nas redistribuies do mesmo original, de cpias ou
de verses derivadas
84
.
Aparentemente, no h qualquer impedimento a esse tipo de licenciamento no
Brasil, uma vez que as liberdades e restries se do apenas no plano dos direitos
patrimoniais, e no no dos morais. Alis, os contratos copyleft visam, entre outros
detalhes, criar justamente o conceito de direito moral de paternidade dentro do ins-
tituto copyright, j presente no ordenamento jurdico brasileiro como direito cogente.
Ou seja, no Brasil h at mesmo previso legal mais favorvel a um dos alicerces dos
contratos copyleft.
Srgio Amadeu quem comenta as razes que levaram ao surgimento do software
livre
85
:
Foi a partir da indignao ativa de um ento integrante do MIT, Richard Stall-
man, contra a proibio de se acessar o cdigo fonte de um software, certamente
desenvolvido a partir do conhecimento acumulado de tantos outros programadores,
que em 1985 foi criada a Free Software Foundation. O movimento de software
livre comeou pequeno. Reunia e distribua programas e ferramentas livres, com o
cdigo-fonte aberto. Assim, todas as pessoas poderiam ter acesso no s aos programas
mais tambm aos cdigos em que foram escritos. A idia era produzir um sistema
operacional livre que tivesse a lgica do sistema Unix que era proprietrio, ou seja,
pertencia a uma empresa. Por isso, os vrios esforos de programao eram reunidos
em torno do nome GNU (Gnu Is Not Unix).
Para evitar que os esforos do movimento fossem apropriados indevidamente e
patenteados por algum empreendedor oportunista, novamente bloqueando o desen-
FGV DIREITO RIO 78
NIZ, Pedro de Paranagu e CERDEIRA,
Pablo de Camargo. Copyleft e Software
Livre: Uma Opo pela Razo Efcin-
cias Tecnolgica, Econmica e Social II.
Revista da ABPI, n. 72. p. 21.
85
Disponvel em http://www.softwa-
relivre.gov.br/softwarelivre/artigos/
artigo_02. Acesso em 19 de fevereiro
de 2006.
86
clssica a assertiva de Richard Stall-
man a respeito de o conceito de liber-
dade em software deve ser entendido
como em free speech e no como em
free beer.
87
LEMOS, Ronaldo e MANZUETO, Cris-
tiane. Software Livre e Creative Com-
mons. Rio de Janeiro: FGV, Escola de
Direito, 2005. p. 6.
88
volvimento compartilhado, a Free Software Foundation inventou a Licena Pblica
Geral, GPL em ingls, conhecida como copyleft em contraposio ao copyright. Ela
a garantia que os esforos coletivos no sero indevidamente considerados propriedade
de algum. O GPL aplicvel em todas as frentes em que os direitos autorais so
utilizados: livros, imagens, msicas e softwares.
Com a difuso da Internet, o movimento de software livre ganhou o mundo e
logrou produzir um sistema operacional livre, completo e multifuncional, o GNU/
LINUX. Em 1992, o fnlands Linus Torvald conseguiu compilar todos os programas
e ferramentas do movimento GNU em um kernel, um ncleo central, o que viabi-
lizou o sistema operacional. Torvald denominou este seu esforo de Linux, ou seja,
Linus for Unix.
O Gnu/Linux est baseado nos esforos de mais de 400 mil desenvolvedores es-
palhados pelos 5 continentes e por mais de 90 pases. Como bem apontou Moon e
Sproull (1999), extremamente difcil encontrar desenvolvimentos de engenharia
comparveis em extenso, envolvimento de pessoas e alcance geogrfco como o em-
preendido pelo projeto do Gnu/Linux. A Microsoft, maior empresa de software do
planeta, produz o sistema operacional windows e conta em seu quadro funcional
com aproximadamente 30 mil funcionrios concentrados em sua sede em Seattle,
EUA. Em breve, o desenvolvimento e a melhoria anual do GNU/Linux contar com
1 milho de programadores. So estudantes, especialistas, amantes da computao,
diletantes, gente procura de fama, empresas em busca de lucro, profssionais de al-
tssimo nvel, entre tantos outros. Difcilmente uma empresa privada ter condies
de acompanhar o ritmo de inovaes incrementais de uma rede to variada e to
inteligente.
A partir do texto acima, fcil perceber que as questes envolvendo software livre
no se centram em peculiaridades tcnicas relacionadas ao software, mas sim peculia-
ridades jurdicas. H que fcar claro que um software livre no se distingue dos demais
em virtude de mecanismos tcnicos. Nem tampouco h que se confundir software livre
com software gratuito
86
.
O grande passo dado por Richard Stallman foi, na verdade, manter o cdigo-fonte
do software aberto. Dessa maneira, qualquer pessoa poder ter acesso a ele para estud-
lo e modifc-lo, adaptando-o a suas necessidades. So as chamadas quatro liberdades
fundamentais do software livre: (i) A liberdade de executar o programa, para qualquer
propsito; (ii) A liberdade de estudar como o programa funciona, e adapt-lo para
as suas necessidades; (iii) A liberdade de redistribuir cpias de modo que voc possa
ajudar ao seu prximo e; (iv) A liberdade de aperfeioar o programa, e liberar os seus
aperfeioamentos, de modo que toda a comunidade se benefcie
87
.
Observe-se que o autor do software no est abrindo mo de seus direitos autorais.
Na verdade, o titular est se valendo dos seus direitos de autor para, atravs de uma
licena, condicionar a fruio desses direitos por parte de terceiros, impondo o dever de
respeitar as quatro liberdades fundamentais acima descritas. O software livre, portanto,
produto direto do direito de propriedade do autor sobre o software e consiste em uma
modalidade de exerccio desse direito, atravs de uma licena jurdica
88
.
FGV DIREITO RIO 79
89
fundamental mencionar que no h
apenas esta licena para a qualifcao
de software livre. Para efeitos deste
trabalho, usamos uma designao ge-
nrica apenas para indicar os mecanis-
mos de licena em que o licenciado fca
obrigado a licenciar a obra original ou
derivada nas condies determinadas
pelo licenciante - que o que nos inte-
ressa. Para a Free Software Foundation,
o software ser considerado livre se seu
licenciamento abarcar as quatro liber-
dades de que tratamos acima.
90
91
FALCO, Joaquim (et al). Estudo sobre
o Software Livre Comissionado pelo
Instituto Nacional de Tecnologia da
Informao (ITI). Cit.
Para garantir a manuteno do software exatamente como livre, o instrumento
um contrato jurdico chamado de GNU GPL
89
(GNU General Public License ou Licen-
a Pblica Geral GNU). O uso da GNU GPL enseja a formao de redes de contratos,
ou de contratos de licenciamento em rede. Aquele que se vale da licena precisa neces-
sariamente permitir o uso de seus eventuais aperfeioamentos e modifcaes
90
:
O exerccio das quatro liberdades que constituem o contrato de licenciamento
em rede usar, adaptar, distribuir e aperfeioar tem duplo signifcado. Para o
autor, o licenciante, a clusula de compartilhamento obrigatrio um voluntrio li-
mite que se impe, uma obrigao que ele mesmo estabelece para seu direito de autor.
Nesse sentido, exerce a autonomia da vontade da teoria contratual liberal clssica.
O resultado desta autolimitao que, para os futuros indeterminados usurios, os
licenciados, estas liberdades convertem-se em direitos. Por sua vez, a contraprestao
pela aquisio destes direitos a obrigao de repassar a futuros usurios indetermi-
nados no s os aperfeioamentos e modifcaes que porventura o prprio usurio
venha a fazer no software original, como tambm a permisso de uso.
Por isso, diz-se tratar-se de um contrato em rede, j que o licenciado de hoje poder
ser o licenciante de amanh. Dessa forma, alega-se o efeito viral a esse tipo de contrato,
na medida em que a clusula do compartilhamento obrigatrio inocula-se em todos
os contratos, fazendo-os partcipes de uma mesma situao
91
. Dessa forma, o software
livre tornou-se o primeiro grande projeto desenvolvido de maneira colaborativa. Hoje,
conta com a adeso de milhares de voluntrios que aperfeioam seus sistemas e aplicati-
vos. Foi a partir desse conceito que surgiram os demais projetos colaborativos, dos quais
o Creative Commons um dos exemplos mais relevantes. Observe-se que, para todos os
fns, no h diferena entre a licena GNU-GPL do Creative Commons (CC-GNU-
GPL) e a GNU-GPL tradicional.
2. QUESTES DE AUTOMONITORAMENTO
2.1. Qual o regime de proteo do software? Qual o critrio adotado? Voc concorda
com esse critrio?
2.2. Quais as conseqncias da adoo pelo Brasil do atual regime?
2.3. O software livre antes de mais nada uma criao jurdica, viabilizado atravs
do licenciamento do programa em uma licena pblica, onde devem ser observadas as
quatro liberdades criadas por Richard Stallman. Analise a licena GPL 3.0 e identifque
os pontos que a caracterizam como uma licena de software livre, as conseqncias
dessa forma de licenciamento e como esse modelo de licenciamento pode benefciar o
desenvolvimento do pas.
FGV DIREITO RIO 80
AULA 7. WEB COLABORATIVA: LICENAS PBLICAS GERAIS E NOVOS MO-
DELOS DE NEGCIO
SUMRIO
1. Introduo. 2. Licenas Pblicas Gerais. 2.1. Estratgias para se lidar com direitos
autorais na web. 2.2. Estratgia do YOYOW. 2.3. Estratgia de transferncia de direitos
autorais. 2.4. Estratgia de utilizao de uma licena livre. 3. Experincias com novos
modelos de negcio. 3.1. Introduo. 3.2. Breve histrico de uma revoluo. 3.3. Pro-
duo, divulgao e distribuio: Faa voc mesmo e junte-se a seus pares. 3.4. A
cauda longa e o acesso deve ser fcil.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATRIA
LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005; p.
79-92. Licenciado em Creative Commons. Disponvel em: http://www.overmun-
do.com.br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRANCO JNIOR, Srgio Vieira. Direitos autorais na internet e o uso de obras
alheias. Rio de Janeiro: Editora Lmen Jris, 2007, p. 153-173.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Introduo
No incio todos se lembram a internet servia primordialmente divulgao
de informaes de sociedades empresariais e a um incipiente comrcio eletrnico. A
produo de contedo era gerada exclusivamente por quem detinha conhecimento da
linguagem de programao. Nos ltimos anos, o que se viu foi a verdadeira expanso das
possibilidades da internet, com o surgimento de diversos websites que no apenas acei-
tam a recepo de contedo por parte dos usurios como na verdade foram feitos para
isso. Os exemplos mais notrios so Facebook, Twitter, Orkut, MySpace, Flickr, Word-
Press, Blogger, Wikipedia e, naturalmente, YouTube. A esse tipo de relao do usurio
com a internet de plena interatividade convencionou-se chamar Web 2.0. No h
dvidas de que vivemos a era da conectividade, da interao e da colaborao criativa.
FGV DIREITO RIO 81
Nos itens a seguir sero discutidos dois temas suscitados pelo desenvolvimento da
web colaborativa: a necessidade de se buscar estratgias alternativas para lidar com os
direitos autorais no contexto da web 2.0; e o desafo de se enfrentar a ampliao do aces-
so s novas tecnologias, buscando novos modelos de negcio que aproveitem contedo
colaborativo.
1.2. Licenas pblicas gerais (Creative Commons e outras)
1.2.1. ESTRATGIAS PARA SE LIDAR COM DIREITOS AUTORAIS NA WEB
Como visto nas aulas anteriores, o direito autoral protege, sem a necessidade de
registro, todas as criaes do esprito. Para utilizar criaes de terceiro , assim, neces-
srio pedir autorizao. Essa utilizao inclui, por exemplo, o direito de modi fcar e edi-
tar qualquer contedo. Considere o caso da Wikipedia. A Wikipedia, para funcionar,
depende do direito de livre modifcao, alterao, edio e mesmo de reproduo. A
Wikipedia jamais poderia ter sido criada, se houvesse a necessidade de pedir autorizao
para os respectivos titulares de direito autoral todas as vezes que algum fosse editar ou
modifcar um artigo da enciclopdia. Em outras palavras, se as regras gerais do direito
autoral que se aplicam internet como um todo fossem aplicadas sem qualquer modi-
fcao na Wikipedia, ela seria praticamente invivel.
Esse dilema da Wikipedia surge na maioria dos sites colaborativos da Internet. Es-
pecialmente sites que lidam com contedo gerado pelos prprios usurios enfren tam
permanentemente a tenso entre contedo legal e contedo ilegal. No nem preciso
mencionar o caso do YouTube, que a todo momento recebe notifcaes de violao
de direito autoral nos Estados Unidos e fora dele. O caso envolvendo a personalidade
televisiva Daniela Cicarelli um exemplo que se tornou notrio. Sites de fotos como
o Flickr tambm sofrem do mesmo dilema. Sites que permitem a disponibilizao de
contedos musicais como o MySpace tambm.
Para lidar com a questo dos direitos autorais e permitir que a web colaborativa seja
vivel, estudaremos ao longo desta aula trs estratgias diferentes. importante men-
cionar que praticamente impossvel distinguir as estratgias para se lidar com os direi-
tos autorais na web colaborativa da questo da redao dos termos de uso dos sites de
web. Nesse sentido, para entender qual a poltica de um determinado site com relao
ao contedo nele postado, o caminho natural verifcar nos Termos de Uso daquele
site como o mesmo trata o contedo postado atravs dele. E se o site no disser nada a
esse respeito? Este e outros casos so analisados nas trs estratgias a seguir.
1.2.2. A ESTRATGIA YOYOW
O termo YOYOW vem do ingls e quer dizer You Own Your Own Words. Isso
signifca: Voc o Dono das Suas Prprias Palavras. Muitos blogs e comunidades
FGV DIREITO RIO 82
virtuais online adotam expressamente a poltica de que todos os visitantes que pos-
tam contedo atravs do site permanecem tanto donos quanto nicos responsveis por
aquele contedo.
Perceba que a poltica do YOYOW possui uma dupla caracterstica. A primeira de
que todo o contedo postado no site permanecem com seus direitos autorais sobre aque-
le contedo totalmente inalterados. A repercusso disso que qualquer pessoa interessa-
da em reproduzir um contedo individual constante do site, deve procurar seu legtimo
autor e titular de direitos autorais para isso. Um exemplo de site que utiliza essa poltica
a comunidade virtual chamada Well.com (www.well.com). Caso algum se interesse por
reproduzir um texto ou outro contedo publica do no site, no adianta pedir autorizao
para o prprio site. necessrio procurar cada autor individual para tanto.
O segundo componente da poltica do YOYOW no tem a ver com direitos auto-
rais. Trata-se de um elemento contratual. Este componente diz respeito com relao
responsabilidade pelo contedo postado no site. Pela poltica do YOYOW, os Termos
de Uso do site em questo dizem que o usurio assume a total respon sabilidade por
qualquer contedo por ele postado atravs do site. Perceba-se que esta uma forma de
tentar regular contratualmente a responsabilidade do site e dos usurios com relao
ao contedo disponibilizado. como se o site estivesse contratualmente estabelecendo
que ele funciona apenas como um mero canal de divulgao do contedo. Mas que o
contedo em si de responsabilidade exclusiva de seus autores. Com isso, o site tenta,
atravs dos termos de uso, afastar sua res ponsabilidade por qualquer violao de direitos
proveniente dos contedos postados pelos usurios no site.
Mas esta poltica de regular a responsabilidade do site contratualmente, tentando
afastar a responsabilidade do site atravs de Termos de Uso que adotem o YOYOW
funciona juridicamente? A resposta varia de pas para pas. Nos Estados Unidos, a res-
posta seria simplesmente no. Essa tentativa de afastar a responsabilidade do site, ale-
gando que o contedo de propriedade do usurio no elimina a responsabilida de do
prprio site. A razo para isso que os EUA possuem uma legislao muito especfca
de direito autorais e uma legislao que regula a questo da calnia, di famao e injria.
Essa legislao estabelece suas prprias regras de balanceamento entre a responsabili-
dade do site e a responsabilidade dos usurios pelo contedo. E essas regras, defnidas
em lei, no podem ser afastadas contratualmente pelo prprio site, mesmo que tanto
usurios como o site em si estejam de acordo com elas.
E no Brasil? Nossa legislao, diferente da legislao norte-americana, no regula es-
pecifcamente a responsabilidade dos sites com relao ao contedo nele postado. Pode-
se afrmar que essa uma lacuna na nossa lei. Nesse caso, como a lei no diz o que
fazer, a deciso acaba fcando a cargo dos juzes, que decidem cada caso de acordo com
cada situao concreta analisada individualmente. Isso gera uma si tuao de insegu-
rana jurdica, em que no possvel saber com clareza quais so os limites da respon-
sabilidade do website e quais so os limites da responsabilidade dos usurios que nele
postaram contedos. Ao fnal do mdulo, so apresentadas algumas decises judiciais
nesse sentido, que ilustram como os tribunais brasileiros tm lidado com o problema.
Por fm, importante notar que, se por um lado a poltica do YOYOW possui resul-
tados incertos com relao ao seu aspecto de funcionar como um mecanismo para afas-
FGV DIREITO RIO 83
tar a responsabilidade de um website quanto a um contedo violador de direitos nele
postado, com relao questo dos direitos autorais a situao dife rente. A poltica
do YOYOW funciona perfeitamente bem ao regular a questo da propriedade sobre
o contedo. Um site que adota o modelo YOYOW est deter minando que o site em si
no possui qualquer direito sobre o contedo nele posta do. A integralidade dos direitos
autorais dos contedos disponibilizados atravs dele pertencem de forma exclusiva aos
prprios autores.
Perceba que a regra do YOYOW nada mais nada menos que a aplicao da regra
geral do direito autoral, qual seja, de que ao autor cabe direitos exclusivos sobre a pr-
pria criao intelectual. Por isso, fca fcil resolver a questo levantada acima a respei to
dos sites que no determinam nenhuma poltica para os contedos neles postados. Se
um site no diz absolutamente nada sobre o regime de direitos autorais dos conte dos
disponibilizados atravs dele, aplica-se a regra geral: todo o contedo pertence exclusi-
vamente aos autores. Se o prprio site quiser se utilizar daquele contedo, por exemplo,
para republicao em um outro site que no o originrio, preciso entrar em contato
com o autor ou o legtimo titular daquele contedo, para pedir autoriza o para isso.
Assim, a poltica do YOYOW, com relao aos direitos autorais, nada mais nada me-
nos do que a extenso da regra geral do direito autoral.
1.2.3. ESTRATGIA DE TRANSFERNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
Se a conseqncia da estratgia do YOYOW de que os autores permanecem com
todos os direitos sobre o contedo postado atravs do site, a outra estratgia possvel
consiste exatamente o oposto desta: exigir que todo o contedo disponibi lizado pelos
usurios atravs do site implique a transferncia ou licenciamento (que pode ser total
ou parcial) dos direitos autorais sobre aquele contedo para o prprio site em que ele
est sendo disponibilizado.
Isto em geral feito atravs dos termos de uso do site. Neles, possvel encontrar
uma clusula que determina que, ao utilizar os servios do site, o usurio concorda em
transferir ou licenciar seus direitos de propriedade intelectual para o prprio site. Essa
estratgia de transferncia total ou parcial dos direitos autorais atravs dos termos
relativamente comum em modelos da web 2.0. Um dos exemplos de sua utilizao
o site de jornalismo cidado chamado Newsvine (www.newsvine.com). Atravs dele,
jornalistas descentralizados podem enviar artigos e outros contedos, que por sua vez
so editados pelo site e transformados em um todo coeso e orga nizado. Os termos de
uso do site, que regulam o contedo fornecido pelo usurio, dispem da seguinte forma
sobre os direitos autorais:
You retain all copyright to all original User Content you submit to the Site. By
transmitting or submitting User Content to the Site, you hereby (a) grant Newsvine a
non-exclusive, irrevocable, royalty-free, perpetual and fully sublicensable and trans-
ferable right to use, reproduce, modify, adapt, translate, distribute, publish, create
derivative works from and publicly display and perform such User Content in any
FGV DIREITO RIO 84
media, now known or hereafter devised; and (b) grant Newsvine, its af liates and
sublicensees the right to use the name, identifer, or any portion thereof, submitted in
connection with such User Content, if they so choose. Please note that Newsvine, as a
policy, does not actively edit User Content.
Voc retm todo o direito autoral sobre todo contedo original enviado pelo usu-
rio. Ao transmitir ou submeter contedo do usurio para o site, voc atravs dessa
licena concede ao Newsvine direitos no-exclusivos, irrevogveis, gratuitos, perptuos
e totalmente sub-licenciveis e transferveis de reproduzir, modifcar, adaptar, traduzir,
distribuir, publicar, e criar obras derivadas, bem como de exibir publicamente e executar
o contedo do usurio em quaisquer mdias, conhecidas no momento ou inventadas no
futuro; e voc tambm concede ao Newsvine e seus af liados e sublicenciados o direito
de utilizar o nome, identifcador ou qualquer outro ttulo enviado em relao ao conte-
do do usurio, se ele assim o quiser.
Dessa forma, o Newsvine no exige a cesso total dos direitos autorais por parte
dos usurios para o site. No entanto, ele exige a transferncia integral de direitos para
si. Isso faz com que o usurio permanea sendo titular do direito autoral so bre o con-
tedo (ou seja, ele pode reutiliz-lo como quiser em outras publicaes). No entanto,
simultaneamente, os Termos de Uso do site concedem ao prprio Newsvine direitos
sufcientes para que ele exera todas as prerrogativas do direito do autor, podendo livre-
mente republicar e mesmo re-licenciar os contedos.
O conhecido site de vdeos YouTube tambm adota um modelo semelhante ao do
Newsvine, mas de forma ainda mais detalhada e regulando direitos mais amplos. Nos
Termos de Uso do site possvel verifcar as seguintes disposies:
For clarity, you retain all of your ownership rights in your User Submissions.
However, by submitting the User Submissions to YouTube, you hereby grant YouTu-
be a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license
to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the
User Submissions in connection with the YouTube Website and YouTubes (and its
successors) business, including without limitation for promoting and redistributing
part or all of the YouTube Website (and derivative works thereof ) in any media
for mats and through any media channels. You also hereby grant each user of the
You Tube Website a non-exclusive license to access your User Submissions through the
Website, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and
perform such User Submissions as permitted through the functionality of the Websi te
and under these Terms of Service. Te foregoing license granted by you terminates
once you remove or delete a User Submission from the YouTube Website.
Como esclarecimento, voc retm todos seus direitos de propriedade sobre o conte-
do enviado ao site. No entanto, ao submeter contedo para o YouTube, voc atravs
dessa licena concede ao YouTube uma licena mundial, no exclusiva, gra tuita, sub-
licencivel e transfervel para utilizar, reproduzir, distribuir e realizar obras derivadas,
publicar, executar o contedo submetido no site YouTube ou qualquer negcio do You-
FGV DIREITO RIO 85
Tube (e seus sucessores), incluindo sem qualquer limitao, para pro moo e redistri-
buio de parte ou de todo o contedo do site YouTube (e obras dele derivadas) em
quaisquer formatos de mdia e atravs de quaisquer canais de mdia. Voc tambm con-
cede a cada usurio do YouTube uma licena no-exclusiva para acessar seu contedo
enviado atravs do site, e para utilizar, reproduzir, distribuir e preparar obras derivadas
do contedo, exibir e executar o contedo submetido, em conformidade com as fun-
cionalidades do site e de acordo com os termos de servio. A presente licena concedida
por voc termina no momento em que voc remover ou apagar um contedo enviado
do site YouTube.
Tanto o YouTube quanto o Newvine adotam um sistema de gerenciamento de di-
reitos autorais atravs do qual ocorre o licenciamento de direitos, que tornam ambos
os sites praticamente titulares de todas as prerrogativas que o dono da obra teria. No
entanto, ambos os sites no exigem a cesso dos direitos para si, ou seja, no exigem
que o usurio transfra a totalidade dos direitos para os sites. Nos casos de cesso, o que
ocorre que o usurio deixa de ser o titular e legtimo detentor de direito autoral sobre a
obra. Por sua vez, os sites em questo passam a se tornar titu lares e legtimos detentores
dos direitos autorais patrimoniais sobre a obra.
No Brasil, um exemplo de site que adota a estratgia da transferncia integral dos
direitos (cesso) para o site o sistema Eu-Reprter do jornal O Globo, atravs do
servio Globo Online. O sistema do Eu-Reprter permite que qualquer usurio envie
contribuies ao Globo Online. Essa contribuies podem ento ser editadas e publi-
cadas atravs do site (www.oglobo.com.br). Leia abaixo os Termos de Uso do Globo
Online com relao com relao a contribuies recebidas dos usurios atravs do Eu-
Reprter, tais como em vigor em maro de 2007:
3. Cesso de Direitos Pelo presente termo, o colaborador devidamente
iden tifcado e cadastrado no endereo eletrnico www.oglobo.com.br transfere
INFO GLOBO, a ttulo gratuito e por prazo indeterminado, os direitos sobre
as obras artsticas, fotogrfcas, audiovisuais e literrias que tenha encaminhado
para o Pro jeto Eu-Reprter, autorizando a sua utilizao e reproduo, total
ou parcial, em qualquer mdia ou meio fsico, visual ou sonoro, inclusive eletr-
nico, cabo, fbra tica, satlite, ondas e quaisquer outros existentes ou que ve-
nham a existir, e compre endendo, exemplifcativamente, as seguintes atividades:
publicao, comunicao, reproduo, divulgao (inclusive em seus produtos
e campanhas de propaganda e de publicidade), oferta a terceiros (inclusive pela
internet), exposio, edio, reedio, emisso, transmisso, retransmisso, co-
mercializao, distribuio, circulao, tradu o para qualquer idioma (com ou
sem legendas), realizao de verses e derivaes, restaurao, reviso, atualiza-
o, adaptao, incluso em produo audiovisual, ra diodifuso sonora e visual,
exibio audiovisual e por processo anlogo, incluso em base de dados, armaze-
namento em computador, microflmagem e demais formas de armazenamento
do gnero.
3.1. O colaborador cede e transfere INFOGLOBO, em carter exclusivo,
de fnitivo, irrevogvel, irretratvel e sem qualquer nus, todo e qualquer direito
FGV DIREITO RIO 86
patri monial de autor relativo ao material encaminhado ao Projeto Eu-Repr-
ter, para utilizao em territrio nacional e no exterior, concordando com que a
obra cuja titularidade declara deter seja utilizada em associao com outros tex-
tos, ttulos, do cumentos, grfcos e demais materiais de propriedade da INFO-
GLOBO, sendo pos svel a alterao do formato de textos, por exemplo, desde
que inalterado o contedo principal.
3.2. O colaborador concorda e aceita que, em decorrncia da cesso de di-
reitos patrimoniais em questo, a INFOGLOBO transmita a terceiros, do seu
grupo eco nmico ou no, os direitos ora cedidos, por cesso ou concesso, total
ou parcial mente, de forma gratuita ou onerosa, mas sempre para as fnalidades
constantes da clusula 3 supra.
3.3. A exclusividade de que se investe a INFOGLOBO ser oponvel mes-
mo contra o prprio colaborador, que no poder reproduzir a obra cedida ao
Projeto Eu-Reprter por qualquer forma ou a qualquer ttulo, notadamente
public-las, fornec-las e comercializ-las a terceiros, a no ser para fns particu-
lares e de carter no econmico.
3.4. O material encaminhado ao Projeto Eu-Reprter poder ou no ser
publi cado, a exclusivo critrio da INFOGLOBO e sem limitao de prazo.
Note que de acordo com as disposies acima, o Globo Online adota a estratgia de
que, como requisito para utilizao do servio Eu-Reprter, o usurio transfra a totali-
dade dos seus direitos para a empresa. Alm disso, adota tambm a estratgia de que es-
ses direitos sejam transferidos com exclusividade. Dessa forma, diferente dos termos de
uso do Newsvine ou do YouTube, o usurio que publicar um texto ou outros contedos
no Globo Online no poderia, de acordo com os termos de uso, republicar ou reutilizar
esse mesmo texto em outros sites ou projetos. Note-se que o item 3.3 dos termos de
uso deixam claro que A exclusividade de que se investe a INFOGLOBO ser oponvel
mesmo contra o prprio colaborador. Pelos termos de uso, em caso de republicao
por parte do prprio usurio, este estaria violando a licena concedida empresa.
Uma questo relevante derivada da lei brasileira de direitos autorais com relao
estratgia de cesso integral dos direitos autorais em sites da web 2.0 diz respeito ao
artigo 50 da Lei 9.610, que regula os direitos do auto:
Art. 50. A cesso total ou parcial dos direitos de autor, que se far sempre por
escrito, presume-se onerosa.
Essa disposio cria um desafo jurdico importante para o direito brasileiro. Com
seria interpretada a disposio por escrito exigida pela lei para efetuar a cesso? Se riam
termos de uso de um website considerados como instrumentos de realizao da cesso
por escrito? Note que o problema no se aplica aos casos de licenciamento, que no
consistem na cesso (total ou parcial) de direitos autorais. Explicando uma vez mais, o
licenciamento consiste em mera autorizao para o uso (ou para certos usos). O licen-
ciamento no implica a transferncia dos direitos, que permanecem inalterados com
seu autor. J a cesso, implica a efetiva transferncia: o autor deixa de ter aqueles direitos
FGV DIREITO RIO 87
enquanto o cessionrio passa a ser o titular dos mesmos. A cesso ser total quando a
totalidade dos direitos transferida. E ser parcial quando apenas alguns direitos forem
transferidos (por exemplo, direitos de reproduo, mas no de execuo pblica e assim
por diante).
Em todo caso, o desafo jurdico permanece. Caber eventualmente aos juzes decidir
qual a interpretao do dispositivo legal que exige que a cesso seja feita por escrito.
1.2.4. ESTRATGIA DE UTILIZAO DE UMA LICENA LIVRE
Uma terceira estratgia para a gesto dos direitos autorais sobre os contedos dos
sites da web 2.0 a utilizao de uma licena livre, as chamadas Licenas Ge rais P-
blicas (ou General Public Licenses no original). As licenas gerais pblicas consistem
em modelos de licenciamento padronizados que podem ser utilizadas para a gesto de
direitos de propriedade intelectual. Sua vantagem justamente sua padronizao: elas
criam termos jurdicos determinados e universais, que podem ser adotados por modelos
de web 2.0 que estejam acordo com eles. Em outras palavras, as licenas pblicas gerais
criam regras do jogo especfcas, que podem ser incorporadas para a gesto de direitos
da propriedade intelectual.
Um exemplo clssico de licena pblica geral a licena que regula os chamados
software livres. Para que um software seja considerado livre, ele precisa adotar a
licena chamada GNU-GPL (GNU o nome do primeiro software livre, que serviu
de base para a criao do sistema operacional livre chamado Linux que alis, por essa
razo, deve ser chamado de GNU/Linux). Outra caracterstica importante das licenas
pblicas gerais, presente por exemplo na licena GNU-GPL, de que, de um lado est
o autor e do outro est toda a coletividade. Diferente de uma licena tradicional que se
d apenas entre duas partes (geralmente o autor-licenciante e o usurio-licenciado), as
licenas pblicas gerais estabelece direitos entre o autor-li cenciante e toda a coletivida-
de. Veja nos grfcos abaixo o modelo de transferncia de direitos nas licenas tradicio-
nais e nas licenas pblicas gerais.
Modelo de licenciamento de direitos das licenas tradicionais:
Autor-
Licenciante
Usurio-
Licenciado
FGV DIREITO RIO 88
Modelo de licenciamento de direitos das licenas pblicas gerais:
Autor-
Licenciante
Coletividade
Coletividade
Coletividade Coletividade
Dois exemplos de licenas pblicas gerais utilizadas em sites de web 2.0 so a Licen-
a de Documentao Livre do GNU (http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_
Free_Documentation_License) e as licenas Creative Commons (www.creativecom-
mons.org.br).
A Licena de Documentao Livre do GNU adotada, por exemplo, pela Wiki-
pedia. Atravs dela, todo e qualquer usurio adicionando contedo no site da enci-
clopdia estabelece uma relao de licenciamento de direitos diretamente para toda a
comunidade (que inclui a prpria Wikipedia). Assim, todo o contedo postado na Wi-
kipedia licenciado atravs de uma relao entre seus prprios usurios e a comunidade
como um todo. Atravs da Licena de Documentao Livre do GNU fca permitida
a cpia livre da obra (seguidos alguns requisitos, como por exemplo, o fato de que as
cpias devem trazer um aviso de que a cpia subseqente dos materiais permitida,
dentre outros). A Licena de Documentao Livre do GNU era uma das principais
licenas disponveis em 2001, ano em que a Wikipedia foi criada. Note que a Licena
de Documentao Livre do GNU foi criada tendo em mente o licenciamento da docu-
mentao que acompanhava softwares livres como o GNU.
Em dezembro de 2006 foram criadas as licenas Creative Commons, um mo-
delo de licenciamento livre voltado especifcamente para o licenciamento de con tedos
culturais, em quaisquer modalidades (flmes, fotos, msica, textos, projetos arquitet-
nicos, websites, dentre outros). O projeto foi criado por Lawrence Lessig, como uma
iniciativa para facilitar que autores e criadores intelectuais pudessem de maneira fcil e
padronizada autorizar toda a coletividade a exercer alguns usos sobre a obra. Por isso,
desde seu lanamento, o Creative Commos cria um sistema pelo qual as obras passam a
ter Alguns Direitos Reservados, em contraste com o Todos os Direitos Reservados,
decorrente da aplicao automtica da lei de direitos auto rais sobre todas as criaes
do esprito.
Para entender como funciona o Creative Commons, assista agora animao em
Flash disponvel no seguinte link: http://mirrors.creativecommons.org/getcre ative/br/.
FGV DIREITO RIO 89
Abaixo segue texto com informaes prticas sobre a estrutura de licenciamento do
projeto:
O que o Creative Commons?
O Creative Commons um projeto global, presente em mais de 40 pases,
que cria um novo modelo de gesto dos direitos autorais. No Brasil, ele coorde-
nado pela Escola de Direito da Fundao Getulio Vargas no Rio de Janeiro. Ele
permite que autores e criadores de contedo, como msicos, cineastas, escrito-
res, fotgrafos, blogueiros, jornalistas e outros, possam permitir alguns usos dos
seus trabalhos por parte da sociedade. Assim, se eu sou um criador intelectual, e
desejo que a minha obra seja livremente circulada pela Internet, posso optar por
licenciar o meu trabalho escolhendo alguma das licenas do Creative Commons.
Com isso, qualquer pessoa, em qualquer pas, vai saber claramente que possui
o direito de utilizar a obra, de acor do com a licena escolhida (veja abaixo uma
explicao dos vrios tipos de licena).
A razo para o surgimento do Creative Commons o fato de que o di-
reito autoral possui uma estrutura que protege qualquer obra indistintamente,
a partir do mo mento em que a obra criada. Em outras palavras, qualquer
contedo encontrado na Internet ou em qualquer outro lugar protegido pelo
direito autoral. Isso signifca que qualquer utilizao depende da autorizao do
autor. Muitas vezes isso difculta uma distribuio mais efciente das criaes
intelectuais, ao mesmo tempo em que impede a realizao de todo o potencial
da Internet. H autores e criadores intelec tuais que no s desejam permitir a
livre distribuio da sua obra na Internet, mas podem tambm querer autorizar
que sua obra seja remixada ou sampleada. Esse o caso, por exemplo, de artistas
como o Ministro Gilberto, as bandas Momboj, Gera dor Zero e outras, que dis-
ponibilizaram canes para distribuio, remix e sampling, atravs do Creative
Commons.
Modo de Licenciamento
Licenciar sua obra pelo Creative Commons muito fcil. Para isso, basta
acessar a pgina onde esto disponveis as licenas do projeto (http://creative-
commons.org/license/) e responder a duas questes sobre os usos que voc de-
seja autorizar sobre a sua obra. Essas questes consistem em responder ser voc
deseja:
a) Permitir uso comercial de sua obra?
(_) Sim
(_) No
b) Permitir modifcaes em sua obra?
(_) Sim
(_) Sim
(_) Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licena
FGV DIREITO RIO 90
(_) No
Todas as licenas mantm os seus direitos autorais sobre a obra, mas pos-
sibilitam a outros copiar e distribuir o trabalho, desde que obrigatoriamente
atribuam crdito ao autor e respeitem as demais condies que voc escolheu.
Assim que voc terminar sua escolha, basta clicar no boto ao fnal da pgina
(Escolha uma Licena) que voc ser redirecionado outra pgina que trar o
resultado das suas escolhas. De acordo com suas resposta s perguntas acima, o
site ir mostrar a licena adequada s suas necessidades. A partir da, h instru-
es deta lhadas sobre como aplicar a licena s suas obras.
O processo extremamente simples: em sntese, tudo o que voc precisa
fazer aplicar o smbolo CC Alguns Direitos Reservados sua obra, in-
dicando qual a licena aplicvel ao trabalho. Se o trabalho estiver na Internet,
basta colocar o smbolo do Creative Commons da respectiva licena no site.
Para isso, o prprio site disponibiliza um trecho de cdigo em HTML para ser
copiado e colado no site em que est a obra. Uma vez que voc coloque o cdigo
no seu site, o licen ciamento j est valendo. Todas as pessoas que acessarem o
seu contedo, sabero os termos da licena que voc escolheu. O site tambm
traz instrues detalhadas sobre como marcar um arquivo em MP3, um vdeo e
outros arquivos. Basta seguir as instrues.
Caso sua obra seja um livro, um CD, um DVD ou outra obra fsica, basta
in serir na prpria obra (capa, contracapa, no prprio CD ou na caixinha) o
smbolo do Creative Commons de Alguns Direitos Reservados, especifcando
o nome da licena que aparece no site.
Modalidades de licenas
Alm das licenas que podem ser obtidas pelas respostas s perguntas acima,
um determinado criador intelectual pode se interessar por utilizar tambm ou-
tras mo dalidades de licena. Essas modalidades devem ser selecionadas especi-
fcamente no website http://creativecommons.org/license/. So elas as licenas
de Recombinao ou Sampling, a licena Naes em Desenvolvimento e a
licena especifcamente para software livre, chamada CC-GNU-GPL.
Todas essas licenas e tambm as licenas originais resultantes do questio-
nrio acima so compostas pelos elementos explicados abaixo. O objetivo geral
do projeto de apresentar uma alternativa ao modelo de Todos os Direitos
Reservados, que substitudo por um modelo de Alguns Direitos Reservados.
Assim, qualquer autor ou criador pode optar por licenciar seu trabalho sob uma
licena especfca, que aten da melhor a seus interesses, podendo escolher entre as
diversas opes existentes.
Os principais componentes das licenas, disposio para serem escolhidos
por autores e criadores, so:
FGV DIREITO RIO 91
ATRIBUIO
Todas as licenas do Creative Commons exigem que seja dado crdito (atri-
buio) ao autor/criador da obra. Pela licena chamada Atribuio, o autor
autoriza a livre cpia, distribuio e utilizao da obra, inclusive para fns co-
merciais. Entretanto, a obra dever sempre dar o devido crdito, em todos os
meios de divulgao.
NO A OBRAS DERIVATIVAS
Pelos termos desta opo, o autor autoriza a livre cpia, distribuio e uti-
lizao da obra. Entretanto, o autor no permite que a obra seja modifcada,
devendo ser sempre mantida intacta, sendo vedada sua utilizao para a criao
de obras deriva das. Assim, a obra do autor no poder ser remixada, alterada,
ou reeditada sem a permisso expressa do autor ou criador, devendo permanecer
sempre igual ao modo original em que foi distribuda.
USO NO COMERCIAL
Pelos termos desta licena, o autor autoriza a livre cpia, distribuio e utili-
zao da obra. Entretanto, o autor veda qualquer distribuio, cpia, utilizao
e distribui o que tenha fns comerciais. Isto signifca que qualquer pessoa que
tenha obtido acesso obra no pode utiliz-la para fns comerciais, como, por
exemplo, vend-la ou utiliz-la com a fnalidade direta de obteno de lucro.
COMPARTILHAMENTO PELA MESMA LICENA
Pelos termos desta licena, o autor autoriza a livre cpia, distribuio e
utiliza o da obra. Entretanto, o autor impe a condio de que, se a obra for
utilizada para a criao de obras derivadas, como, por exemplo, um livro sen-
do traduzido para outro idioma ou uma foto sendo includa em um livro, ou
mesmo em casos de incorporao da obra original como parte de outras obras,
o resultado deve ser necessariamente compartilhado pela mesma licena. Assim,
uma obra licenciada pela modalidade compartilhamento pela mesma licena
s pode ser utilizada em outras obras se essas outras obras tambm forem licen-
ciadas sob a mesma licena Creative Commons.
RECOMBINAO (SAMPLING)
A licena de Recombinao (tambm chamada licena de sampling) foi
desenvol vida conjuntamente pelo Creative Commons e pela Escola de Direito
da Fundao Getlio Vargas no Rio de Janeiro, com o apoio do Ministro Gil-
berto Gil. O termo Recombinao homenageia o coletivo pernambucano cha-
mado Re:Combo, um dos pioneiros no Brasil no licenciamento de obras para
FGV DIREITO RIO 92
recombinao e modifcao. Pelos termos desta licena, o autor pode ou no
autorizar a livre cpia, distribuio e utilizao da obra. Entretanto, ele autoriza
sempre a utilizao parcial ou recom binao de boa-f da obra. Isso permite, por
exemplo, o emprego de tcnicas como sampleamento, mesclagem, colagem
ou qualquer outra tcnica artstica. A au torizao vlida desde que haja trans-
formaes signifcativas do original, levando criao de uma nova obra. No
vale fazer apenas uma modifcao irrelevante na obra. A distribuio das obras
derivadas fca automaticamente autorizada para o au tor que recriou a obra do
autor original.
CC-GPL E CC-LGPL
Assim como a licena de Recombinao (sampling), estas duas licenas ti-
veram origem no Brasil. As duas licenas so destinadas ao licenciamento de
software. As licenas foram desenvolvidas para atender necessidades especfcas
do governo brasileiro no que tange ao incentivo adoo do software livre no
pas. Essas li cenas consistem nas tradicionais GPL e LGPL do GNU, isto , a
General Public License e a Lesser General Public License, internacionalmente
adotadas para o licenciamento de software livre, mas com a diferena das mes-
mas serem embaladas de acordo com os preceitos do Creative Commons. Estas
licenas garantem todos os quatro direitos bsicos do software livre, quais sejam,
a liberdade de estudar o programa, tendo acesso ao seu cdigo fonte, a liberdade
de executar o programa para qualquer fnalidade, a liberdade de modifc-lo
e aperfeio-lo, bem como a liberdade de distribu-lo livremente. Note-se que
na GPL, em contrapartida, mesmo que tenham ocorrido alteraes no progra-
ma, este deve continuar sendo distribudo livremente sob os mesmos termos da
GPL. Quanto LGPL, ela per mite que, em algumas circunstncias, o programa
seja distribudo sob termos de outras licenas.
COMBINAES
Obviamente, as licenas do Creative Commons podem ser combinadas e
recom binadas. Um determinado autor pode escolher licenciar sua obra, por
exemplo, pela modalidade Atribuio-Vedados Usos Comerciais-Compartilha-
mento pela mesma licena. Ou pode optar apenas por Atribuio.
Como o modelo matricial, cada autor pode escolher a licena mais adequa-
da aos seus interesses e a suas necessidades, combinando-a com outras licenas.
FGV DIREITO RIO 93
1.3. Experincia em novos modelos de negcio
1.3.1. INTRODUO
Uma das grandes questes envolvendo a web 2.0 a pergunta: afnal, como ganhar
dinheiro com contedo colaborativo? E com contedo gratuito? Desde j, importante
dizer que essa pergunta no tem ainda uma resposta defnitiva. A maioria dos sites bem-
sucedidos da web 2.0 gera recursos atravs de frmulas mistas, que combinam receitas
diretas e indiretas. A anlise deste item ser baseada principalmente no caso da indstria
da msica, por esta ter sido a primeira a enfrentar os desafos resultantes da ampliao
do acesso s novas tecnologias.
1.3.2. BREVE HISTRICO DE UMA REVOLUO
Nos anos noventa, enquanto o acesso s tecnologias digitais e internet se ampliava,
novas formas de disseminao e consumo de msica surgiam. O marco desse momento
foi o lanamento, em 1999, do software Napster. O programa de compartilhamento de
arquivos MP3 via tecnologia peer-to-peer (ponto a ponto) possibilitava a seus usurios
baixar fonogramas diretamente dos computadores de outros usurios.
Aqui no Brasil, ridos tempos de conexo discada internet: um arquivo cujo do-
wnload hoje leva dois minutos, poca demorava at trs horas para chegar caso a
conexo no casse no meio do processo. Tocadores de MP3 eram artigos raros, carssi-
mos, e com capacidade de armazenamento hoje risvel. Ainda assim, com o Napster foi
criada uma enorme comunidade global com milhares de msicas disponveis, na qual
os usurios disponibilizavam seus arquivos para toda a rede.
Enquanto a revoluo se anunciava na internet, a ateno das grandes gravadoras
estava voltada para a progressiva queda nas vendas do ltimo suporte fsico da msica,
o CD. As aes de represso pirataria fsica iniciaram ento. J para a Internet, a so-
luo escolhida foi a de tentar reproduzir, em pleno ambiente imaterial, a escassez e a
competitividade caractersticas daquele mesmo bem fsico, o CD, que comeava
a se mostrar obsoleto.
Por determinao da indstria, os sites de venda de msica inseriam em todos os
arquivos MP3 uma trava anticpia, o chamado DRM (digital rights management). Na
prtica, impedia-se, por exemplo, que se escutasse em casa e no trab alho a msica com-
prada legitimamente. Medidas desse tipo levaram muitos consumidores a preferir o
download ilegal, exatamente no momento em que se construa a cultura do download
legal. Uma falha estratgica que viria a ser assumida tardiamente pelas gravadoras: em
2007, todas voltaram atrs e liberaram para venda as faixas sem DRM.
O grande executivo da indstria fonogrfca brasileira Andr Midani, autor do livro
Msica, dolos e poder Do vinil ao download, afrma, em entrevista ao jornalista
Pedro Alexandre Sanches, que se isso (a crise da indstria) aconteceu do jeito como
aconteceu justamente pelo desconhecimento que os tecnocratas tinham da evoluo
FGV DIREITO RIO 94
tecnolgica, das oportunidades que se apresentavam, ao mesmo tempo que apresenta-
vam ameaas. Eles escolheram lutar contra as ameaas e no criar as oportunidades.
1.3.3. PRODUO, DIVULGAO E DISTRIBUIO: FAA VOC MESMO E
JUNTE-SE A SEUS PARES
De fato, a crise da indstria fonogrfca ocorre justo quando a msica est mais oni-
presente do que nunca. O modelo tradicional de negcio, baseado na comercializao
de bens fsicos como o cd, fta cassete e disco de vinil, no foi fexvel o bastante para
se adaptar s mudanas geradas pelo amplo acesso s novas tecnologias digitais. Resulta
que no mais existe um modelo nico para captar a ateno da audincia: toda estrat-
gia criativa possvel. Incontveis novidades surgem no processo da criao ao consumo
que fcava a cargo das gravadoras, a saber: produo, divulgao e distribuio.
Hoje todos podem produzir sua prpria msica. Estdios de gravao avaliados em
muitos milhares de dlares, outrora acessveis somente a artistas tocados pelo condo
de um infuente diretor artstico, agora cabem dentro de um laptop. Junte-se a este um
microfone, uma placa de udio, um software de edio musical, alguns plugins (emu-
ladores digitais de equipamentos e efeitos de estdio), e j possvel criar com bastante
qualidade.
Hoje, tambm, todos podem (e devem) se autodivulgar. Os canais so gratuitos e
esto abertos a artistas novos e consagrados, indistintamente. MySpace, SoundCloud,
TramaVirtual, ReverbNation, Facebook, Orkut, Twitter, Overmundo, Oi Novo Som,
Indaba, BeatPortal, dentre tantas outras plataformas sociais da internet, funcionam no
s como vitrines, mas tambm como espao para o imprescindvel exerccio da popula-
ridade na rede. a economia da ateno.
Kevin Kelly, autor do livro Novas Regras para uma Nova Economia e criador da re-
vista de tecnologia Wired, uma das publicaes mais respeitadas em termos de inovao,
defende em seu artigo 1000 True Fans a teoria segundo a qual um artista independente
precisaria somente de mil fs verdadeiros para se sustentar e, claro, continuar crian-
do. Kelly defne como f verdadeiro aquela pessoa que desejar adquirir tudo que o
artista preferido produzir, frequentando shows e dando suporte e ateno sua carreira.
Por fm, hoje todos podem distribuir sua prpria msica. Algumas plataformas,
como as estrangeiras Jamendo, Magnatune, BeatPick e YouLicense, se propem ainda a
atuar como canal de licenciamento para peas publicitrias, flmes e novelas, por exem-
plo. Basta o artista informar previamente os valor que deseja cobrar para cada tipo de
uso comercial do fonograma, e as produtoras audiovisuais interessadas podem licenci-
la sem maiores burocracias. H tambm a possibilidade de venda de msica (e outros
produtos, como camisas, adesivos, bons, buttons) diretamente ao pblico atravs do
prprio site do artista, alm da comercializao de faixas em sites de venda, de acesso
exclusivo a determinados servios e contedos, etc.
FGV DIREITO RIO 95
1.3.4. A CAUDA LONGA E O ACESSO DEVE SER FCIL
Uma boa soluo para os tempos atuais aposta no crescimento dos mercados de
nicho, fenmeno gerado pela queda nos custos de produo e distribuio propiciada
pelas novas tecnologias sem falar no fm da limitao de espao fsico (estoques e
prateleiras, por exemplo) para uma cultura que agora circula sem suportes.
Chris Anderson, editor-chefe da revista Wired, publicou no livro A Cauda Longa
sua teoria que demonstra que o desenvolvimento tecnolgico, ao tornar cada vez menos
fundamental o meio fsico, propicia a mudana de foco da cultura e da economia: os
best-sellers passam a ter tanta importncia no mercado quanto os produtos de nicho.
Anderson argumenta que os produtos que possuem uma baixa demanda ou vendem
apenas algumas poucas unidades podem, no agregado, representar uma quantidade de
vendas que chega a competir ou mesmo ultrapassar o volume de vendas representado
pelos poucos artigos que alcanam muitas vendas. A condio para isso que a loja ou
o canal de distribuio seja grande o sufciente, oferecendo grande diversidade de pro-
dutos. A segunda condio de que os custos para oferecer essa infnidade de produtos
no sejam elevados ao ponto de ultrapassar as receitas obtidas.
O que nos faz pensar em uma abundncia catica de possibilidades. Como separar
o que bom do que no presta para mim? a que Anderson fala da importncia da
curadoria de informaes atravs da recomendao, agora exercida no somente pelos
agentes autorizados (veculos especializados), mas sim por cada um de ns atravs
do boca-a-boca virtual dos blogs, redes sociais e fruns de discusso. A fora da comu-
nidade , pois, fundamental para o sucesso de modelos de negcios baseados na Cauda
Longa. Como diz o livro: A primeira fora, a democratizao da produo, povoa a
cauda. A segunda fora, democratizao da distribuio, disponibiliza todas as ofertas.
Mas isso no o sufciente. S quando a terceira fora, que ajuda as pessoas a encontrar
o que querem nessa nova superabundncia de variedades, entra em ao, que o poten-
cial do mercado da cauda longa de fato liberado.
Se quanto mais a obra circula, maior seu valor de mercado, cai por terra a viso
tradicional do fonograma como produto fnal. Assim como se mostram inefcazes todas
as tentativas de barrar a circulao de arquivos de udio na rede. O fonograma se recon-
fgura como a mais efciente pea promocional de um dos possveis (e reais) produtos:
a experincia da fruio artstica ao vivo. Em conferncia para agentes da indstria fo-
nogrfca mundial reunidos no MIDEM (Mercado Internacional de Msica), realizado
em Cannes, Chris Anderson sentenciou para uma platia obviamente relutante: Tudo
aquilo que est ligado ao formato digital ser gratuito. Sero as outras experincias mu-
sicais, isto , aquelas que no so duplicveis at ao infnito, que vo ser pagas.
John Perry Barlow, co-fundador da ONG Electronic Frontier Foundation (EFF), de-
fende em seu famoso artigo Te Economy of Ideas que a economia da informao, na
ausncia de objetos, ser baseada mais no relacionamento do que na possesso. O
artista, a partir da repercusso de seu trabalho na web, percebe que o suporte fsico
no mais se justifca e que o fundamental conquistar seu pblico de forma sensvel e
inteligente. Segundo Barlow, no contexto das novas tecnologias, o dinheiro ganho no
com a msica, mas sim atravs dela.
FGV DIREITO RIO 96
Estes exemplos demonstram que, hoje, vivemos no apenas um impasse legislativo.
A LDA mesmo muito restritiva. Mas a sociedade vem buscando novos modelos de
negcio que supram as defcincias e impossibilidades legais. A discusso a respeito da
propriedade intelectual , hoje, no s uma discusso legislativa mas, tambm e ine-
vitavelmente, uma discusso econmica.
2. CASO GERADOR E PERGUNTAS
2.1. Leia o caso abaixo e responda as perguntas a seguir:
Alvanito trabalha no escritrio Totz & Tuts, importante empresa de design de So
Paulo, que recentemente abriu uma rea de internet e web colaborativa. A empresa
contratada pelo Grupo Editorial Lava para desenvolver um site colaborativo de vdeos,
que a empresa deseja que seja maior do que o YouTube. A idia do grupo Lava que
os usurios possam colocar seus prprios vdeos no site. Para incentivar os usurios, o
grupo Lava est planejando promoo de vrios concursos, com premiao para os seis
melhores vdeos escolhidos a cada ano por um grupo de jurados.
Na reunio com o escritrio, o grupo Lava explica em detalhes os seus planos comer-
ciais. O site LavaVideo seria apenas o comeo da estratgia. Sua idia disponibilizar
todo o contedo obtido atravs do site atravs de telefones celulares, cobrando por cada
exibio. Outro fato importante que o Grupo Lava possui uma rede de televiso,
chamada TVL (TV Lava). Como a TVL, originalmente destinada ao pblico infanto-
juvenil, no tem alcanado bons ndices de audincia, o Grupo Lava entende que a
implementao de uma idia de internet participativa pode contribuir para rejuvenescer
a imagem da TVL. O objetivo do grupo comear a selecionar e exibir diariamente
os vdeos produzidos atravs do site LavaVdeo, gerando maior audincia e por conse-
guinte mais receitas publicitrias para a TVL. Isso ser feito no programa a ser criado e
exibido diariamente entre 18h e 20h, batizado provisoriamente de A Hora da Lava.
A aposta que, se o programa A Hora da Lava for bem sucedido, isso permitir uma
reestruturao geral da TVL, tornando-a cada vez mais participativa.
Dessa forma, Alvanito encarregado de apresentar suas opinio sobre como a es-
tratgia do Grupo Lava deve ser implementada. O principal temor do grupo com
a questo dos direitos autorais. Ajude Alvanito a discutir as possveis estratgias para
atender os anseios do Grupo Lava.
Questo 1 Qual das trs estratgias de gesto de direitos autorais voc julga mais
apropriada para o empreendimento do Grupo Lava e por que. Discuta quais as vantagens
e desvantagens de se adotar cada estratgia e por fm, aponte qual a soluo que voc reco-
menda para o caso.
Questo 2 O que leva usurios a contriburem com seus contedos para sites cola-
borativos? No caso do grupo Lava, o mesmo pretende incentivar os usurios a enviar vdeos
com a realizao de concursos. Discuta no frum quais as principais motivaes que levam
FGV DIREITO RIO 97
usurios a contribuir com contedo para um determinado site. Ao responder, tente pensar se
h alguma conexo entre o regime de direitos autorais adotado pelo site e o incentivo para se
contribuir ou no para ele.
2.2. Leia os vrios casos de modelos abertos de negcio no Overmundo (http://
www.overmundo.com.br/tag/open-business) e responda:
a) O que voc v de comum nesses casos?
b) Quais os casos voc acha que podem trazer melhores idias que podem ser apli-
cadas no mbito da web 2.0?
c) Voc acha que a Cauda Longa tem a possibilidade de infuenciar o modo de fazer
negcios na internet no Brasil? Por qu?
d) Quais as maiores difculdades, no Brasil, de se implementar um negcio baseado
no modelo de cauda longa?
e) Na sua opinio, como a cauda longa pode modifcar o mercado da msica?
f ) Na sua opinio, como a cauda longa pode modifca o mercado de cinema (tanto
na questo das salas de cinema, quanto com relao ao mercado de distribuio de
flmes)?
FGV DIREITO RIO 98
PARTE III: PROPRIEDADE INDUSTRIAL
AULAS 08 E 09. PATENTES
SUMRIO
1. Distino entre descoberta, criao e inveno. 2. Defnio de patente de inven-
o (PI). 3. Defnio de patente de modelo de utilidade (MU). 4. Tipos de patente de
inveno. 5. Natureza jurdica da patente de inveno. 6. Surgimento das leis de paten-
tes. 7. Surgimento da legislao nacional de patentes. 8. Normas de patentes em vigor
no Brasil. 9. Requisitos de patenteabilidade: novidade (e estado da tcnica), atividade
inventiva e aplicao industrial. 9.1. Novidade. 9.2. Atividade inventiva. 9.3. Aplicao
industrial. 10. Certifcado de adio. 11. Excluses do conceito legal de inveno e de
modelo de utilidade. 12. Vedaes ao patenteamento. 13. Quem pode requerer patente.
14. Inveno e modelo de utilidade realizados por empregado ou prestador de servio.
15. Concesso e prazo de validade. 16. Prioridade. 17. Direitos do titular de uma pa-
tente. 18. Limitaes aos direitos do titular de uma patente. 19. Usurio anterior de boa
f. 20. Perda dos direitos. 21. Procedimentos administrativos no INPI: busca prvia, de-
psito, publicao, exame, concesso, processo administrativo de nulidade (PAN).22.
Procedimentos judiciais
LEITURA OBRIGATRIA
BARBOSA, Denis Borges. Uma introduo propriedade intelectual, 2 ed.. Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 626-37, 335-42, 387-89, 362-74, 376-84, 399,
343-54, 420-22, 399-402, 411-17, 457-8, 462-9, 472-4, 479, 482-90, 417-19,
551-2, 561-5, 433-7, 440-2, 456-7. (nesta ordem)
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, parte II.
Revista Forense: Rio de Janeiro, 1952, pp. 67-75, 245-6, e demais captulos tra-
tados nesta apostila, mas apenas a ttulo de curiosidade e como comparao com
a lei atual.
PARANAGU, Pedro. REIS, Renata. Patentes e criaes industriais. Rio de Janeiro: Ed.
FGV, 2009. Disponvel em http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/2755
FGV DIREITO RIO 99
92
GAMA CERQUEIRA, Joo da; Tratado
da Propriedade Industrial, 2 edio,
So Paulo, Ed. RT, 1982, vol. I, p. 222.
93
Cf. Nulidades das Patentes de Inven-
o, tese de doutorado, apresentada
em 1997, perante a Pontifcia Univer-
sidade Catlica de So Paulo PUC/SP,
sob orientao do Prof. Dr. Fbio Ulhoa
COELHO, p. 22.
94
Op. cit., vol. I, p. 221.
95
Cf. LABRUNIE, op. cit., p. 25.
96
Sobre uma anlise mais profunda da
proteo aos segredos, vide LABRUNIE,
Jacques, A Proteo ao Segredo do Ne-
gcio, pp. 85 a 105, in Direito Empre-
sarial Contemporneo, Adalberto SI-
MO FILHO, Newton de LUCCA (coord.),
So Paulo, Juarez de Oliveira, 2000, e,
ademais, veja FEKETE, Elizabeth, Perfl
do Segredo de Indstria e Comrcio no
Direito Brasileiro: Identifcao e Anli-
se Crtica, So Paulo, Universidade de
So Paulo, Faculdade de Direito, 1999,
tese de doutorado, sob a orientao do
Prof. Waldirio BULGARELLI.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Distino entre descoberta, criao e inveno
Antes de defnirmos o que patente, ou melhor, patente de inveno, vamos abordar
o que inveno. Desse modo, devemos primeiramente estabelecer uma distino entre
criao (gnero); inveno (espcie), e descoberta.
Considera-se inveno a criao intelectual de efeito tcnico ou industrial. Desta
forma, a simples criao do intelecto no considerada inveno stricto sensu, no sen-
tido tcnico-jurdico da palavra.
Para que uma criao seja considerada inveno, necessrio se faz que haja uma so-
luo nova para um problema tcnico existente.
Ademais, importante se faz diferenciar inveno, de mera descoberta. Gama Cer-
queira
92
ensina que:
As duas noes no se confundem. A inveno, de modo geral, consiste na criao
de uma coisa at ento inexistente; a descoberta a revelao de uma coisa existente
na Natureza (...). A inveno, como dissemos, apresenta-se como a soluo de um
problema tcnico, que visa satisfao de fns determinados, de necessidades de or-
dem prtica; a descoberta, ao contrrio, no visa a fns prticos preestabelecidos e
apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo fsico.
Assim, a distino entre descoberta e inveno torna-se evidente quando se tem em
mente que aquela mera revelao de algo j encontrado na natureza, apesar de, at
ento, desconhecido, ao passo que atravs da inveno surge algo antes inexistente, h
uma inveno stricto sensu.
Na citao de Jacques Labrunie, na inveno haver obrigatoriamente uma mani-
pulao humana da eventual descoberta, tornando-a diferente do produto originalmente
encontrado na natureza.
93
(destaque no original)
Gama Cerqueira
94
, buscando sua prpria defnio de inveno, ensina o seguinte:
A inveno, pela sua origem, caracteriza-se como uma criao intelectual, como
o resultado da atividade inventiva do esprito humano; pelo modo de sua realizao,
classifca-se como uma criao de ordem tcnica; e, pelos seus fns, constitui um meio
de satisfazer s exigncias e necessidades prticas do homem.
Conclumos, portanto, que, para que haja uma inveno, faz-se necessrio a existn-
cia de uma criao intelectual, exeqvel e til, no sentido mais amplo
95
.
Dentre as duas formas possveis de proteo s invenes h o segredo
96
e a patente
de inveno. Com a obteno da patente de inveno o titular da mesma passa a deter
um direito de explorao exclusiva da inveno, mediante propriedade. J a inveno
mantida em segredo no recebe proteo como um direito, mas como um fato, de-
FGV DIREITO RIO 100
97
98
Formalmente, a patente constitui
basicamente um documento, dividido
em duas partes: a primeira, chamada
relatrio descritivo, no qual se descreve
a inveno e a tcnica pertinente, e a
segunda, denominada reivindicaes,
as quais caracterizam a inveno pro-
priamente dita, delimitando os direitos
do inventor. Conforme o caso, tambm
podem constar da patente os desenhos
que esclaream a inveno. Cf. LABRU-
NIE, Jacques, Nulidades das Patentes
de Inveno, tese de doutorado, apre-
sentada em 1997, perante a PUC/SP,
sob orientao do Prof. Dr. Fbio Ulhoa
COELHO, p. 29.
99
Na Constituio Federal/88 consta
o termo privilgio de inveno, tam-
bm utilizado na lei anterior (Lei n.
5.772/71).
100
O perodo de explorao exclusiva
de 20 (vinte) anos, contados da data
do depsito, ou, no mnimo, de 10 (dez)
anos, a contar da data de concesso,
ressalvada a hiptese de o INPI estar
impedido de proceder ao exame de
mrito do pedido, por pendncia judi-
cial comprovada ou por motivo de fora
maior, cf. art. 40 e pargrafo nico da
Lei n. 9.279/96.
101
Gama Cerqueira entende que o sis-
tema declarativo: op. cit., vol. I, p.
203. Por outro lado, Jacques Labrunie
entende que o sistema misto: vide
op. cit., p. 30.
tendo, o inventor, enquanto mantiver o segredo, uma exclusividade ftica de explorao
da inveno.
1.2. Defnio de patente de inveno (PI)
Aps ter sido abordado o conceito de inveno, agora abordamos o conceito de
patente de inveno.
Nas palavras de Gama Cerqueira
97
:
A patente de inveno, expedida pela administrao pblica, mediante o cum-
primento das formalidades legais e sob certas condies, o ato pelo qual o Estado
reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da
inveno pelo prazo da lei. o ttulo do direito de propriedade do inventor. Cons-
titui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o ttulo legal para o seu exerccio. Em
sentido fgurado signifca o prprio privilgio.
Assim, o ttulo jurdico denominado patente
98
, o qual assegura, ao seu titular, uma
relao de domnio ou propriedade, o instituto pelo qual se protege uma inveno.
A patente de inveno
99
, alm de proteger a inveno, um ttulo expedido pelo
Estado, atravs do rgo competente para tanto no Brasil, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) que outorga ao seu titular a propriedade e exclusivi-
dade de explorao da inveno, por perodo limitado
100
, contado da data de depsito
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.
Caso o titular no requeira a patente, o direito de propriedade e de explorao ex-
clusiva inexiste. Diante disso, foroso reconhecer que o sistema patentrio nacional tem
efeitos constitutivos ou atributivos de direitos.
101
A inveno, no sistema jurdico brasileiro, somente ser reconhecida como tal e
assim protegida por nosso ordenamento legal se patenteada. Presente, ento, o efeito
atributivo de direitos, do registro.
1.3. Defnio de patente de modelo de utilidade (MU)
Conforme a Lei 9.279/96:
Art. 9 patentevel como modelo de utilidade o objeto de uso prtico, ou
parte deste, suscetvel de aplicao industrial, que apresente nova forma ou disposi-
o, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricao. (grifamos)
Esta modalidade de patente est associada a uma melhoria funcional no uso ou fa-
bricao de objetos conhecidos, ou seja, possui um menor grau de inventividade e por
FGV DIREITO RIO 101
102
Art. 40 e pargrafo nico da Lei
9.279/96.
103
SOUZA, Orlando de. Proteo por
Modelo de Utilidade. Instituto de Tec-
nologia do Paran. Agncia Paranaense
de Propriedade Industrial APPI. 2003.
Disponvel em http://www.tecpar.br/
appi/NewsLetter/Prote%E7%E3o%20
por%20modelo%20de%20utilidade.
pdf. Consultado em 11/03/07.
104
BARBOSA, Denis Borges. Tipos de
Patente. 2002. Disponvel em http://
denisbarbosa.addr.com/131.doc
isso goza de um perodo de proteo menor que as patentes de inveno: 15 (quinze)
anos contados do depsito, ou 7 (sete) anos contados da concesso.
102
No intuito de facilitar a compreenso apontamos exemplos prticos e conhecidos de
modelos de utilidade:
103
o grampo para cabelos, onde foram colocados, em suas extremidades, proteto-
res para no machucar que o utiliza; e
o canudo, onde, em sua parte mdia superior, foram criadas dobras em forma
de sanfona, que permitem uma curvatura em vrios ngulos, propiciando ao
usurio uma maior comodidade na ingesto de lquidos.
1.4. Tipos de patente de inveno
As patentes podem ser classifcadas quanto ao seu objeto em patentes de processo e
de produto. Ambos os modos devem constituir em mecanismos para se obter solues
para um determinado problema tcnico:
a) Patente de processo Quando o objeto da patente refere-se a formas de
obter determinado resultado de ordem tcnica. Pode-se dizer que os proces-
sos dignos de patentes de inveno constituem uma srie de aes humanas,
mecnicas ou qumicas que ao fm levaro a um resultado. Cabe ressaltar
que as patentes de modelo de utilidade jamais sero de processo. Exemplo:
processo especfco para fabricao do polmero X ou de fabricao do flme
fno Y.
b) Patente de produto A tecnologia patenteada pode ser ainda um objeto
fsico determinado: a chamada patente de produto. Exemplo: antena bidi-
recional; bateria para celular etc.
Alguns autores discorrem tambm sobre patentes de aparelho, que so patentes
de produto cuja incluso numa reivindicao no ofenderia o requisito da unidade da
patente. Assim, seria possvel reivindicar simultaneamente um produto, e o aparelho
para fabric-lo
104
. Exemplo: dispositivo de preparo de mistura industrial.
1.5. Natureza jurdica da patente de inveno
De signifcativa importncia o correto delineamento da natureza jurdica da inven-
o patenteada e, de modo geral, das criaes intelectuais, para uma correta compreen-
so de seus efeitos e importncia dentro do direito contemporneo, ainda mais por no
ter sido objeto de estudo, no direito romano, a proteo jurdica s criaes intelectuais.
As criaes do intelecto no encontram guarida, ou melhor, no se adeqam inte-
gralmente diviso clssica do direito privado: direitos pessoais, obrigacionais e reais.
FGV DIREITO RIO 102
105
Assim entendem TAVARES PAES, Fran
MARTINS, D. DORIA, Rubens REQUIO,
Luiz LEONARDOS, GAMA CERQUEIRA,
cf. SABOIA, A Propriedade Industrial e
sua Tutela Jurdica, in Revista da ABPI
n. 14, p. 09, So Paulo, Jan./Fev. 1995.
Ainda, do mesmo entendimento so:
ESPNOLA, CARVALHO DE MENDONA,
Teixeira de FREITAS, Waldemar FER-
REIRA, Nelson HUNGRIA, Pontes de MI-
RANDA, dentre outros, apud LABRUNIE,
Jacques, op. cit., p. 38.
106
Jos Roberto GUSMO prope a
denominao dos direitos das criaes
do intelecto como direito de proprie-
dade sui generis, tendo em vista a
especifcidade do direito em questo:
vide LAquisition du Droit sur la Marque
au Brsil, prefcio de Jean-Jacques
BURST. Coleo do Centro de Estudos
Internacionais da Propriedade Indus-
trial CEIPI, n. 35, da Universidade
Robert-Schuman de Strasbourg.
107
Tercio Sampaio Ferraz Jr., ao classi-
fcar os direitos intelectuais, os insere
num regime jurdico especial de pro-
priedade, dentre outros motivos, por
serem suscetveis de gozo simultneo
por um sem nmero de sujeitos e
por no serem mensurveis nem
exaurveis num nico consumo: vide
Propriedade Industrial e Defesa da
Concorrncia, in Revista da ABPI n. 8,
1993, pp. 10-12.
108
Lei n. 9.279/96, art. 6.
109
Cf. BASSO, Maristela, O Direito Inter-
nacional da Propriedade Intelectual,
Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2000, p. 55.
110
O privilgio mais antigo de que se
tem notcia teria sido concedido em
1236, por uma autoridade municipal
de Bordeaux, a certo cidado que te-
cia e tingia tecidos de l para ternos
moda famenga, francesa e inglesa. Cf.
BASSO, Maristela, op. cit., p. 67.
111
Segundo Miguel Reale, seguindo a
unanimidade dos autores, a defnio
do uso e da proteo dos privilgios e
dos sinais distintivos s surge na Idade
Mdia, apud BASSO, Maristela, op. cit.
p. 66.
112
Renascimento a denominao
referente ao plano cultural; no plano
econmico, denomina-se Capitalismo
Comercial.
113
Alguns consideram que a lei da Re-
pblica de Veneza, de 1474, foi (...) a
primeira a conferir aos inventores uma
exclusividade, apresentando as princi-
pais caractersticas das leis contempo-
rneas, em matria de patentes (...), cf.
LABRUNIE, Jacques, op. cit., p. 43.
114
Em 1623, na Inglaterra, o Rei Jacques
I promulgou o Statute of Monopolies,
regulamentando a matria; ibidem.
Por possuir tambm u carter patrimonial, a criao do intelecto no se enquadra no
direito pessoal, que jus ad rem, que visa obteno da coisa. Tendo em vista a proteo
erga omnes das criaes intelectuais e por sua origem no ser um crdito, tambm no
se encaixa no direito obrigacional. E, por fm, devido imaterialidade do bem tutelado,
tambm direito real (jus in re) no .
Posio dominante na doutrina brasileira
105

106
no sentido de que os direitos de
Propriedade Industrial esto inseridos no Direito de Propriedade
107
sobre bem incor-
preo e mvel.
importante ressaltar que o legislador
108
nacional acolheu a tese de os direitos s
criaes intelectuais estarem inseridos no direito de propriedade, in verbis:
Ao autor de inveno ou modelo de utilidade ser assegurado o direito de obter pa-
tente que lhe garanta a propriedade, nas condies estabelecidas nesta lei. (grifamos)
preciso atentarmos para o fato, todavia, de que a propriedade ordinria resguarda
o direito de apropriao, enquanto que a propriedade intelectual confere uma valoriza-
o econmica da criao, bem como uma proteo contra usurpao, cpia e plgio.
109
1.6. Surgimento das leis de patentes
Recente a proteo aos direitos dos inventores industriais, no tendo sido matria
de tutela nos direitos romano e medieval. Tanto na Roma antiga, como na Idade Mdia,
o trabalho era menosprezado e aviltado, cabendo, em Roma, aos vencidos, que eram
escravizados, e, na era medieval, aos servos, sempre subalternos ao senhoril.
Apenas no fm da Baixa Idade Mdia
110

111
, com o surgimento das feiras, hansas,
burgos e corporaes de ofcio, e o gradual crescimento da comercializao, seguida do
Renascimento
112

113

114
e, mais tarde, do ideal Iluminista
115
, culminando na Revoluo
Francesa, seguida da Revoluo Industrial do sculo XIX
116
e o crescente capitalismo
que se comea a dar importncia ao trabalho e s invenes.
1.7. Surgimento da legislao nacional de patentes
No mesmo ano 1808 da vinda da famlia real Colnia, decretou-se, por
meio da Carta Rgia, a abertura dos portos e, a partir de ento, iniciou-se um perodo
de maior liberdade comercial do Brasil Colnia em relao Metrpole.
J em 1809, atravs do Alvar Real
117
, passou a vigorar no Brasil Colnia a primeira
norma que tratava da proteo a inveno. Notvel perceber que, desde quela poca,
o princpio de proteo ao inventor e o interesse da coletividade j eram apontados no
texto legal.
118
Desde ento, todas as Constituies, inclusive a do Imprio, previram a proteo a
invenes
119
.
FGV DIREITO RIO 103
115
Em 1790 foi promulgada a primeira
lei sobre patentes nos Estado Unidos
da Amrica, o Patent Act e, em 1793, a
Frana, bero da Revoluo, promulgou
a sua; ibidem.
116
As leis de patentes ganharam ex-
tenso e foram adotadas na Holanda
(1809), no Brasil (1809), na ustria
(1810), na Rssia (1812), na Sucia
(1819), na Espanha (1826), na Itlia
(1859), na Argentina (1864) e no Ca-
nad (1869); cf. LABRUNIE, Jacques,
ibidem.
117
Datado de 28.04.1809.
118
Cf. Jacques LABRUNIE, op. cit. p. 45.
119
As invenes foram protegidas pela
lei de 1830, que regulou a concesso
de privilgios. Mais tarde surgiu a lei de
1882, vigorando, esta, at o surgimen-
to da Diretoria Geral da Propriedade
Industrial, criada com a aprovao do
Decreto n. 16.264, de 1923. A promul-
gao do primeiro Cdigo da Proprieda-
de Industrial CPI ocorreu atravs do
Dec. 24.507/34, substitudo, em 1945,
pelo Dec.-lei n. 7.903, em vigor at
1967, quando promulgado o Dec.-lei
n. 254, substitudo pelo Dec. 1.005/69
e, aps, pelo CPI de 1971, Lei 5.772/71,
em vigor at 1997, com a entrada em
vigor da Lei 9.279/96, atual LPI. Cf. LA-
BRUNIE, op. cit., pp. 46-47.
120
importante ressaltar a existncia
da Lei n. 5.648/70, que criou a au-
tarquia federal responsvel pelo pro-
cessamento e concesso das patentes,
o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial INPI, hoje vinculada ao
MDIC Ministrio do Desenvolvimento,
Indstria e Comrcio Exterior.
121
O Brasil signatrio da CUP desde
1883, data do surgimento da mesma.
122
Est em vigor a reviso de Estocolmo
(1967) da CUP, que fxa regras de prote-
o s patentes de inveno.
123
A sigla PCT, como mais comumente
conhecido, vem do ingls, Patent Co-
operation Treaty. Este tratado est em
vigor por fora do Dec. n. 81.742/78,
que trata da integrao dos procedi-
mentos de depsito de patentes em
vrios pases.
124
A sigla TRIPs vem do ingls, Agre-
ement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, e parte
integrante (Anexo 1C) do Acordo Cons-
titutivo da Organizao Mundial do
Comrcio OMC, vigente no Brasil por
fora do Dec. n. 1.335/94.
125
So esses, tambm, os requisitos
previstos no Acordo TRIPs, conforme
seu art. 27.1: (...), qualquer inveno, de
produto ou processo, em todos os setores
tecnolgicos, ser patentevel, desde que
seja nova, envolva um passo inventivo
e seja passvel de aplicao industrial.
1.8. Normas de patentes em vigor no Brasil
Em primeiro plano fgura o quanto disposto no artigo 5, inciso XXIX, da Carta
Magna:
a lei assegurar aos autores de inventos industriais, privilgio temporrio para
sua utilizao, bem como proteo s criaes industriais, propriedade das marcas,
aos nomes de empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnolgico do Pas;
Logo abaixo na hierarquia h a Lei ordinria
120
n. 9.279, de 14 de maio de 1996,
vigente desde 15 de maio de 1997.
No plano internacional, o Brasil signatrio de trs convenes referentes a pa-
tentes, quais sejam: a Conveno da Unio de Paris para a Proteo da Propriedade
Industrial
121

122
(CUP), o Tratado de Cooperao em Matria de Patentes
123
(PCT) e
o Acordo TRIPs Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comrcio
124
.
H, ainda, diversos Atos Normativos do INPI, que regulam a matria.
1.9. Requisitos de patenteabilidade: novidade (e estado da tcnica), atividade inven-
tiva e aplicao industrial
Para que uma patente seja concedida, o legislador ptrio enumerou, expressamente,
trs requisitos
125
de fundo da inveno, devendo estar presentes de forma independente
e cumulativa, como se observa pelo disposto no art. 8 da Lei 9.279/96:
Art. 8 patentevel a inveno que atenda os requisitos de novidade, ativi-
dade inventiva e aplicao industrial. (grifamos)
1.9.1. NOVIDADE
Toda inveno no aspecto tcnico-jurdico criao intelectual, porm, o
oposto no verdade. Ou seja, h criaes intelectuais que, por no serem tcnicas ou
por no envolverem tecnologia, esto no mbito do direito autoral, e no no de paten-
tes.
Ademais, nem toda inveno, stricto sensu, considerada como nova mesmo que
para seu mentor o seja por j poder estar acessvel ao pblico.
O legislador nacional indica o que novidade, ao dispor no art. 11 da LPI que:
Art. 11 A inveno e o modelo de utilidade so considerados novos quando
no compreendidos no estado da tcnica.
FGV DIREITO RIO 104
(grifamos) Ressaltamos, todavia, que o
termo aplicao industrial, segundo o
prprio acordo TRIPs, pode ser entendi-
do como apenas til, o que causa uma
mudana vital no requisito de paten-
teabilidade e, como consequncia, na
matria patentevel.
126
Pelo princpio da novidade absoluta,
no faz diferena em que parte ou pas
do mundo haja sido feita a divulgao,
porque tal fato j implica no estado da
tcnica.
127
Nas excees do art. 12, a divulga-
o efetuada pelo prprio inventor ou
o tendo como fonte direta ou indireta
das informaes, no considerada
estado da tcnica, se realizada dentro
do perodo de 12 meses antecedentes
ao depsito do pedido de patente: pe-
rodo de graa.
128
Para a apreciao do estado da tcni-
ca, somente as informaes divulgadas
at a data do depsito do pedido de
patente que devem ser consideradas.
129
Salvo as excees do art. 12 da LPI,
que criam um perodo de graa de 12
meses para proteger o inventor.
130
Cf. GAMA CERQUEIRA, Joo da; op.
cit., vol. I, p. 314.
131
Tampouco se considera divulgao
a comunicao feita a pessoas adstri-
tas obrigao de confdencialidade,
contratual ou profssional, e a feita a
colaboradores do inventor, desde que
mantenham o segredo. Cf. LABRUNIE,
Jacques, op. cit., p. 175.
132
De modo a divulgar os meios que
constituem a inveno ou como esta
se realiza.
133
O requisito da atividade inventiva
no era previsto nas leis nacionais
anteriores, tendo surgido, segundo
Jacques LABRUNIE, (...) a partir das
interpretaes dos escritrios de pa-
tentes e dos tribunais competentes, em
vista da necessidade de algo mais que a
simples novidade, a saber, a presena de
um efetivo avano tecnolgico. Op. cit.,
pp. 184-185.
Pargrafo 1 O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado aces-
svel ao pblico antes da data de depsito do pedido de patente, por descrio escrita
ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior
126
, ressalvado o
disposto nos artigos 12
127
, 16 e 17.
Pargrafo 2 Para fns de aferio da novidade, o contedo completo do pedi-
do depositado no Brasil, e ainda no publicado, ser considerado estado da tcnica a
partir da data de depsito
128
, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqentemente.
(...) (destaques e anotaes no se encontram no original)
Assim, tudo o que for tornado acessvel ao pblico, por qualquer meio, constitui
o estado da tcnica. Desta forma, h de ser absoluta a novidade, no podendo haver
divulgao, caso contrrio a inveno no ser considerada nova
129
.
Notemos, todavia, que, se o uso, embora pblico, no for de molde a revelar a
inveno, a novidade no ser afetada
130
. Deste modo, a simples divulgao
131
terica,
sem que se permita a explorao
132
do invento, no fere a novidade. preciso ressaltar,
ainda, que a divulgao capaz de elidir a novidade apenas aquela feita a pessoa capaci-
tada para entender a inveno revelada.
1.9.2. ATIVIDADE INVENTIVA
O segundo requisito de patenteabilidade o previsto no artigo 13 da LPI, in verbis:
Art. 13 A inveno dotada de atividade inventiva
133
sempre que, para um
tcnico no assunto, no decorra de maneira evidente ou bvia do estado da tcnica.
(destaques e anotaes no se encontram no original)
Desta forma, mesmo nova, a inveno no se adequar aos requisitos da atividade
inventiva e, portanto, no ser patentevel caso seja evidente ou bvia, para um
tcnico no assunto.
Assim sendo, a condio de patenteabilidade referente atividade inventiva deve ser
analisada a partir dos conhecimentos de um tcnico no assunto e no de uma pessoa
qualquer.
Ademais, foroso que se busque o estado da tcnica para se saber se a inveno rei-
vindicada advm daquele, de forma evidente ou lgica.
1.9.3. APLICAO INDUSTRIAL
Por fm, o terceiro requisito de fundo de patenteabilidade de uma inveno a apli-
cao industrial, disposta no artigo 15 da Lei 9.279/96:
FGV DIREITO RIO 105
134
135
Rodolfo PELL JR., ao analisar a inde-
fnibilidade de critrios referentes ao
carter industrial da inveno, ressalta
que ... o quantum desse benefcio no
necessita tampouco deve ser defnido.
O Carter Industrial como Requisito de
Privilegiabilidade da Inveno, in Re-
vista da ABPI n 06, So Paulo, 1993.
Observemos que h margem para
interpretaes diversas quanto a esse
requisito. Como h difculdade de se
estabelecer critrios uniformes quanto
defnio do carter industrial da
inveno, essa defnio foi deixada a
critrio da legislao de cada pas.
136
Cf. BERCOVITZ, A., Los requisitos
positivos de patenteabilidad en el dere-
cho alemn, Madri, 1969, p. 446, apud
BERGEL, Salvador D., in Derecho de
Patentes, el nuevo regimen legal de las
invenciones y los modelos de utilidad,
coord. Carlos M. Correa e co-autoria
com Jorge A. KORS, Andrs M. VON
HASE, Luis M. GENOVESI, e Alicia ALVA-
REZ, Buenos Aires, ed. Ediciones Ciudad
Argentina, 1996, p. 23.
137
Cf. art. 52 da EPC (European Patent
Convention).
Art. 15 A inveno e o modelo de utilidade so considerados suscetveis de
aplicao industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo
de indstria. (grifamos)
Portanto, caso o uso na indstria ou a fabricao da inveno seja possvel, estar
preenchido o requisito da aplicao industrial.
Como Gama Cerqueira
134
ensina, o termo industrial utilizado para distinguir
a inveno das criaes intelectuais protegidas pelo direito autoral, que no satisfazem
necessidades prticas ou tcnicas.
Entretanto, a maior difculdade que se encontra a prpria defnio da utilidade
ou carter industrial da inveno, tendo em vista a completa falta de critrios para uma
sufciente apreciao.
135
O professor argentino Salvador D. Bergel, citando Bercovitz
136
, ensina:
A Inveno para ser considerada inveno industrial deve pertencer ao
campo da indstria, entendida esta como a atividade que persegue por meio de uma
atuao consciente dos homens, fazer til as foras naturais para a satisfao das
necessidades humanas (nossa traduo livre)
1.10. Certifcado de adio
O depositante do pedido ou titular da patente de inveno pode requerer, median-
te pagamento de retribuio especfca, certifcado de adio (art. 76 LPI), que visa a
proteger um aperfeioamento elaborado em matria para a qual j se tem um pedido
ou mesmo a patente concedida. No necessrio que o objeto do certifcado de adio
tenha atividade inventiva, desde que a matria se inclua no mesmo conceito inventivo.
As modifcaes que se transformam em certifcados de adio so, via de regra,
detalhamentos de uma patente ou depsito e no constituem inovao sufciente que
merea novo depsito ou nova patente.
O certifcado de adio acessrio patente e seu prazo fnda quando fndar o prazo
da patente principal.
1.11. Excluses do conceito legal de inveno e de modelo de utilidade
Seguindo a tendncia de leis de outros pases da Amrica e da Conveno Europia
de Patentes
137
, o legislador nacional estabeleceu o que os argentinos chamam de delimi-
tacin negativa, ou seja, o que no se confgura como inveno patentevel e modelo
de utilidade protegvel.
importante mencionar que as criaes excludas do conceito legal de inveno
do causa nulidade das patentes de inveno por decorrncia do objeto da patente.
O artigo 10 da Lei 9.279/96 dispe o seguinte:
FGV DIREITO RIO 106
138
Nas concepes puramente abstra-
tas faltam a utilidade e a executorieda-
de, elementos intrnsecos da inveno.
139
Para uma anlise profunda sobre
patente de mtodos de fazer negcio,
vide PARANAGU MONIZ, Pedro de:
Patenteabilidade de Mtodos de Fazer
Negcio Implementados por Software,
in Denis Borges Barbosa (org.), As-
pectos Polmicos da Propriedade Inte-
lectual, 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004.
140
Os programas de computador rece-
bem proteo prpria, atravs da Lei
9.609/98 (Lei do Software) e da Lei
9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).
141
Porm, so passveis de obteno de
patente os microorganismos transg-
nicos, ou seja, aqueles que podem ser
obtidos por meio de interveno huma-
na direta na sua composio gentica e
que apresentam diferenas em relao
aos da mesma espcie existentes na
natureza.
142
Cf. BERGEL, Salvador D., op. cit., p.
27.
143
Cf. DANNEMANN, Siemsem, Bigler &
Ipanema Moreira, Comentrios Lei
da Propriedade Industrial e Correlatos,
Rio de Janeiro, ed. Renovar, 2001, p. 44.
144
Cf. Dannemann, Siemsem, Bigler &
Ipanema Moreira, op. et loc. cit..
145
Cf. CERQUEIRA, op. cit., p. 339. No
mesmo sentido a opinio de LABRU-
NIE, op cit., loc. cit..
Art. 10 No se considera inveno nem modelo de utilidade:
I descobertas, teorias cientfcas e mtodos matemticos;
II concepes puramente abstratas
138
;
III esquemas, planos, princpios ou mtodos comerciais
139
, contbeis, fnancei-
ros, educativos, publicitrios, de sorteio e de fscalizao;
IV as obras literrias, arquitetnicas, artsticas e cientfcas ou qualquer cria-
o esttica;
V programas de computador em si
140
;
VI apresentao de informaes;
VII regras de jogo;
VIII tcnicas e mtodos operatrios ou cirrgicos, bem como mtodos terapu-
ticos ou de diagnstico, para aplicao no corpo humano ou animal; e
IX o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolgicos encontrados
na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de
qualquer ser vivo natural e os processos biolgicos naturais.
141
(destaques e notas
no se encontram no original)
No caso dos mtodos matemticos, podem eles servir de instrumentos para a soluo
de determinados problemas tcnicos mas no chegam a constituir um procedimento sucetvel
de execuo e repetio. (traduo livre do autor)
142
Todavia, pode ser objeto de patente
um produto ou processo industrial executado segundo uma frmula matemtica.
143
No tocante a mtodos comerciais, contbeis e fnanceiros muito se tem discutido e
as opinies no so unssonas. H entendimentos
144
no sentido de que a excluso deve
ser interpretada (...) de modo restritivo, uma vez que os respectivos aparelhos, dispositivos
ou produtos com fnalidade comercial, fnanceira e outras podem constituir matria privi-
legivel.
Insistimos, todavia, que para estes casos previstos no artigo 10 da LPI, existindo
criao intelectual, pode at haver, indiretamente, fnalidade tcnica, mas, por razes
de poltica legislativa, tais criaes so defnidas como no inveno
145
. Por infrao
dos artigos 46 e 10 da LPI e do artigo 166, II e IV, do Cdigo Civil, qualquer patente
eventualmente expedida e que tenha por objeto alguma criao do artigo 10 supra ser
considerada nula, por ter objeto ilcito e por infrao expressa Lei.
1.12. Vedaes ao patenteamento
Como visto a LPI faz distino entre matrias que no podem ser consideradas in-
venes e modelos de utilidade (art. 10) e o que no pode ser patenteado por expressa
proibio legal (art. 18):
Art. 18. No so patenteveis:
I o que for contrrio moral, aos bons costumes e segurana, ordem e
sade pblicas;
FGV DIREITO RIO 107
II as substncias, matrias, misturas, elementos ou produtos de qualquer es-
pcie, bem como a modifcao de suas propriedades fsico-qumicas e os respectivos
processos de obteno ou modifcao, quando resultantes de transformao do ncleo
atmico; e
III o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgnicos que
atendam aos trs requisitos de patenteabilidade novidade, atividade inventiva e
aplicao industrial previstos no art. 8 e que no sejam mera descoberta.
Pargrafo nico. Para os fns desta Lei, microorganismos transgnicos so organis-
mos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante inter-
veno humana direta em sua composio gentica, uma caracterstica normalmente
no alcanvel pela espcie em condies naturais.
1.13. Quem pode requerer patente
A Lei de Propriedade Industrial (LPI), n. 9.279/96, estabelece o quanto segue:
Art. 6 Ao autor de inveno ou modelo de utilidade ser assegurado o direito de
obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condies estabelecidas nesta Lei.
1 Salvo prova em contrrio, presume-se o requerente legitimado a obter a
patente.
2 A patente poder ser requerida em nome prprio, pelos herdeiros ou sucessores
do autor, pelo cessionrio ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de
prestao de servios determinar que pertena a titularidade.
3 Quando se tratar de inveno ou de modelo de utilidade realizado conjunta-
mente por duas ou mais pessoas, a patente poder ser requerida por todas ou qualquer
delas, mediante nomeao e qualifcao das demais, para ressalva dos respectivos
direitos.
4 O inventor ser nomeado e qualifcado, podendo requerer a no divulgao
de sua nomeao.
Art. 7 Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma inveno ou modelo de
utilidade, de forma independente, o direito de obter patente ser assegurado quele
que provar o depsito mais antigo, independentemente das datas de inveno ou
criao.
Pargrafo nico. A retirada de depsito anterior sem produo de qualquer efeito
dar prioridade ao depsito imediatamente posterior.
Portanto, como se depreende da leitura do artigo 7, o Brasil adotou o princpio do
frst fo fle (ou primeiro a depositar) em contrapartida ao frst to invent, do Direito
norte-americano. Em outras palavras, no importa quem tenha sido o primeiro a inven-
tar algo novo, mas sim quem foi o primeiro a depositar o pedido da patente.
E tambm de acordo com nossa LPI, presume-se que o requerente do pedido de
patente esteja legitimado a obter a patente, a no ser que se prove o contrrio.
FGV DIREITO RIO 108
146
IDS Instituto Dannemann Siemsen
de Estudos de Propriedade Intelectual.
Comentrios Lei de Propriedade
Industrial. Rio de Janeiro: Renovar,
2005. p. 165.
1.14. Inveno e modelo de utilidade realizados por empregado
ou prestador de servio
Essas so as chamadas
146
patentes de servio. A LPI em seus artigos 88 a 93 trata
dos principais aspectos decorrentes de invenes e modelos de utilidade decorrentes de
contrato de trabalho ou de prestao de servios. A LPI estende tais disposies, no que
couber, s relaes entre o trabalhador autnomo ou o estagirio e a empresa contratan-
te e entre empresas contratantes e contratadas. Alm disso, a Lei tambm estende seus
dispositivos, no que couber, s entidades da administrao pblica, direta, indireta e
fundacional, federal, estadual ou municipal.
A seguir apresentamos o disposto na Lei conforme as variaes de relaes e pro-
priedades:
a) Propriedade exclusiva do empregador
Ocorre quando a inveno ou modelo de utilidade resulta da prpria atividade con-
tratada, ou seja, a atividade inventiva ou de pesquisa prevista ou decorrente da prpria
natureza dos servios para os quais foi o empregado contratado (art. 88). Nesse caso est
implcito que a inveno ou modelo de utilidade foi gestada com a utilizao de meios
e equipamentos do empregador. E, alm disso, salvo expressa disposio contratual
em contrrio, a retribuio pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salrio
ajustado. (pargrafo 1 do art. 88)
H ainda outra garantia, uma margem de segurana, prevista na Lei, para o empre-
gador: salvo prova em contrrio, consideram-se desenvolvidos na vigncia do contrato
a inveno ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado at 1
(um) ano aps a extino do vnculo empregatcio. (pargrafo 2 do art. 88 da LPI).
b) Propriedade exclusiva do empregado
Neste caso a inveno ou modelo de utilidade obrigatoriamente deve ser realizado
desvinculado do contrato de trabalho ou prestao de servios e, ainda, sem utilizao
de recursos, meios, dados, materiais, instalaes ou equipamentos do empregador (art.
90). So as denominadas invenes livres.
c) Propriedade comum
H propriedade comum quando as invenes ou modelos de utilidade decorrem da
contribuio pessoal do empregado e de recursos, meios, dados, materiais, instalaes
ou equipamentos do empregador, salvo expressa disposio contratual em contrrio
(art. 91). So as chamadas invenes de estabelecimento ou invenes mistas. Esta
modalidade muito comum em universidades e centros de pesquisa, nesse caso h um
condomnio sobre uma inveno, conforme estipulado pela Lei.
FGV DIREITO RIO 109
147
Uma introduo propriedade inte-
lectual, 2 edio, Lumen Juris: Rio de
Janeiro, 2003, p. 416-7.
Ressaltamos que a inveno indivisvel e, portanto, no h por parte de cada co-
proprietrio o direito a uma fatia da patente. Neste caso, todos e cada um tm direitos
qualitativamente iguais sobre a inveno e as mesmas limitaes de direito.
Um tema complexo nesta seara a propriedade de patentes desenvolvidas por alu-
nos bolsistas em geral. No h regulao expressa na LPI sobre a situao dos inventos
produzidos na prtica acadmica das universidades e escolas tcnicas. As normas cons-
tantes da LPI no se aplicam, uma vez que, no contrato de ensino, a escola que presta
servios e o aluno quem os toma.
Para Denis Barbosa
147
certas caractersticas aproximam o contrato de ensino e o de
trabalho, e particularmente relevante a subordinao hierrquica que existe sobre o
aluno, numa escola de nvel mdio, com corpo discente em sua maioria menor de ida-
de. Assim, mesmo sem haver tutela especfca do aluno inventor, h que se proteger sua
atividade dentro dos princpios gerais do Direito. No caso dos alunos de instituio de
pesquisa e congneres, os recursos utilizados pelos alunos so postos disposio como
parte do contrato de ensino e, portanto, no parece caber indenizao. Em outras pala-
vras, o aluno adquire a propriedade de seus inventos.
No entanto, pode a escola alterar o contrato de ensino dentro das regras gerais de
Direito, para fazer com que lhe caiba a meao dos inventos.
d) Remunerao do empregado que contratado para inventar
As disposies dos arts. 89 e 93, e seus pargrafos nicos, da LPI, possibilitam ao
inventor a participao nos ganhos resultantes da explorao da patente. Em se tratando
de entidades da Administrao Pblica, direta, indireta e funcional, federal, estadual
ou municipal a premiao assegurada, nas formas e condies previstas no estatuto
ou regimento interno da entidade a que se refere. Para os demais casos faculdade do
empregador conceder participao nos ganhos econmicos resultantes da explorao
da patente.
1.15. Concesso e prazo de validade
O art. 38 da LPI estabelece que a patente ser concedida depois de deferido o pedi-
do, e comprovado o pagamento da retribuio correspondente, expedindo-se a respec-
tiva carta-patente. Seu pargrafo terceiro dirime eventuais dvidas sobre o momento
da concesso ao estabelecer que seu nascimento marcado pela data de publicao do
respectivo ato de concesso.
A concesso de patentes para produtos e processos qumico-farmacuticos depende
da anuncia de mais um rgo publico alm do INPI: a Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria (ANVISA), nos termos do art. 229-C da LPI.
Quanto ao prazo de validade, as patentes de inveno tm vigncia de 20 (vinte)
anos e as patentes de modelo de utilidade, 15 (quinze) anos, ambos contados da data de
depsito (art. 40, caput, da LPI). O depositante ou titular de uma patente de inveno
FGV DIREITO RIO 110
148
Veja <http://www.inpi.gov.br/
legislacao/outros/convencao_paris.
htm?tr6>, acessado em 08.04.2007.
149
Art. 4, C, (1), da CUP.
150
Art. 16 da Lei 9.279/96.
pode, ainda, requerer certifcado de adio para proteger aperfeioamento ou desenvol-
vimento introduzido no objeto da inveno, como visto anteriormente.
A Lei brasileira estabelece tambm que o prazo de vigncia no ser inferior a 10
(dez) anos para a patente de inveno e a 7 (sete) anos para modelo de utilidade, a
contar da data de concesso, ressalvada a hiptese do INPI estar impedido de proceder
ao exame de mrito do pedido, por pendncia judicial comprovada ou por motivo de
fora maior (pargrafo nico do art. 40, da LPI). Esse dispositivo se destina a impedir
que atrasos advindos do prprio processo de anlise do INPI prejudiquem os interesses
dos titulares. Terminado o prazo de validade, a inveno cai em domnio pblico, no
havendo possibilidade de renovao.
1.16. Prioridade
A Conveno da Unio de Paris para a Proteo da Propriedade Industrial (CUP)
148
,
datada de 1883, trouxe o que chamamos de prioridade unionista (art. 4), ou seja, o
nacional de uma nao membro que legalmente depositar um pedido de patente ou
de modelo de utilidade no seu pas ter o direito de prioridade de depositar o pedido
de concesso dessa mesma patente ou modelo de utilidade em todas as demais naes
participantes da CUP, no perodo de 12 (doze) meses
149
contados da data do primeiro
depsito, sendo que o dia da apresentao no contado.
A LPI
150
implementou o constante da CUP e permite que o pedido de patente de-
positado em pas que mantenha acordo com o Brasil ou em organizao internacional
que produza depsito nacional, assegure direito de prioridade nos prazos estabelecidos
pelo acordo, impedindo invalidao ou qualquer outro prejuzo dentro deste perodo
estabelecido.
A prioridade unionista permite que a divulgao do invento, j realizada em outro
pas em virtude de depsito anterior (ou mesmo patente j concedida), no prejudique
a novidade em pedido posterior. O pedido posterior deve se referir estritamente mes-
ma matria depositada em outro pas.
Por exemplo, um brasileiro que depositar uma patente ou modelo de utilidade no
Brasil, durante o prazo de 12 (doze) meses, ter prioridade no depsito do pedido de
concesso de tal patente ou modelo de utilidade nos demais pases membros da CUP.
Ou, ao contrrio, se uma patente ou modelo de utilidade for depositado na Alemanha,
por exemplo, que faz parte da CUP, o depositante daquela patente ou modelo de utili-
dade ter direito de prioridade no depsito da mesma patente ou modelo de utilidade
aqui no Brasil, contados 12 (doze) meses do depsito originrio l na Alemanha.
Se em 1 de janeiro de 2007 uma patente hipottica para a inveno de uma m-
quina do tempo, que capaz de transportar seres vivos e objetos para o futuro e para
o passado, foi depositada na Alemanha, o titular daquele pedido de patente possui 12
(doze) meses, a contar da data do depsito originrio na Alemanha, para depositar
a mesma patente em qualquer outro pas que faa parte da CUP, como o Brasil, por
exemplo, sem que o requisito da novidade seja descumprido. Assim, se uma terceira
pessoa, em 23 de dezembro de 2007, depositar uma patente para a mesma inveno de
FGV DIREITO RIO 111
uma mquina do tempo aqui no Brasil, o titular alemo do depsito originrio ter
direito de prioridade perante o depsito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil, caso
o titular exera seu direito de prioridade at o dia 31 de dezembro de 2007, ou seja,
deposite a patente no Brasil dentro de 12 (doze) meses contados do depsito originrio.
1.17. Direitos do titular de uma patente
O depsito de pedido de patente constitui mera expectativa de direito, o que sig-
nifca dizer que o depositante espera ver seu direito assegurado mediante a concesso da
carta-patente, que a afrmao do Estado de que o pedido cumpriu todas as exigncias
e requisitos legais. Antes da efetiva concesso no h propriedade, mas apenas uma
expectativa do direito, que pode lograr xito ou no. Pode ocorrer, por exemplo, um
indeferimento ou mesmo abandono do pedido.
Entre o depsito e a concesso da carta-patente, h um longo processo administra-
tivo a ser percorrido (art. 30 e ss.). O incio da produo da inveno nesse perodo
prtica comum j que o procedimento administrativo no INPI tem durado, em mdia,
7 (sete) anos.
O art. 44, e seus 1 e 3, da LPI, busca assegurar direitos aos depositantes por ex-
plorao indevida do objeto, mesmo antes da concesso da patente, como vemos a seguir:
Art. 44. Ao titular da patente assegurado o direito de obter indenizao pela
explorao indevida de seu objeto, inclusive em relao explorao ocorrida entre a
data da publicao do pedido e da concesso da patente.
1 Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contedo do pedido
depositado, anteriormente publicao, contar-se- o perodo de explorao indevi-
da para efeito da indenizao a partir da data de incio da explorao.
3 O direito de obter indenizao por explorao indevida, inclusive com re-
lao ao perodo anterior concesso da patente, est limitado ao contedo do seu
objeto, na forma do art. 41.
Desse modo, antes mesmo da publicao do pedido de patente, que deve ocorrer
no prazo de 18 (dezoito) meses contados do depsito, j lcito ao titular do pedido
licenci-lo voluntariamente ou produzir a inveno, com possibilidade de obter inde-
nizao pela explorao indevida caso haja concesso da patente ao fm do proce-
dimento administrativo retroativa data da publicao do pedido da patente ou,
mesmo antes da publicao do pedido da patente, do incio da explorao indevida,
nesta ltima situao caso tenha havido conhecimento do contedo depositado antes
da publicao do pedido.
A proteo conferida pela patente ser determinada pelo teor das reivindicaes, in-
terpretado com base no relatrio descritivo e nos desenhos (art. 41 da LPI). Em outras
palavras, as reivindicaes defnem a abrangncia dos direitos conferidos ao titular: o
alcance da patente.
FGV DIREITO RIO 112
Aps concedida a patente, seu titular possui os seguintes direitos: impedir terceiros,
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar venda, vender ou importar com
estes propsitos: I produto objeto de patente; II processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado (art. 42 da LPI).
1.18. Limitaes aos direitos do titular de uma patente
O art. 43 da LPI traz algumas limitaes ao direito exclusivo (e de excluso) do art.
42, conforme observamos a seguir:
Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica:
I aos atos praticados por terceiros no autorizados, em carter privado e sem
fnalidade comercial, desde que no acarretem prejuzo ao interesse econmico do
titular da patente;
II aos atos praticados por terceiros no autorizados, com fnalidade experi-
mental, relacionados a estudos ou pesquisas cientfcas ou tecnolgicas;
III preparao de medicamento de acordo com prescrio mdica para casos
individuais, executada por profssional habilitado, bem como ao medicamento assim
preparado;
IV a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que
tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com
seu consentimento;
V a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, utili-
zem, sem fnalidade econmica, o produto patenteado como fonte inicial de variao
ou propagao para obter outros produtos; e
VI a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matria viva, uti-
lizem, ponham em circulao ou comercializem um produto patenteado que haja
sido introduzido licitamente no comrcio pelo detentor da patente ou por detentor
de licena, desde que o produto patenteado no seja utilizado para multiplicao ou
propagao comercial da matria viva em causa.
VII aos atos praticados por terceiros no autorizados, relacionados inveno
protegida por patente, destinados exclusivamente produo de informaes, dados
e resultados de testes, visando obteno do registro de comercializao, no Brasil
ou em outro pas, para a explorao e comercializao do produto objeto da patente,
aps a expirao dos prazos estipulados no art. 40. (Includo pela Lei n 10.196, de
2001) (grifos adicionados)
O inciso I trata dos usos privados sem intuito de lucro. o caso de pessoas que , por
hobby, no fundo da garagem, montam algo j patenteado.
O inciso II traz a questo dos usos experimentais, para estudos e pesquisa, como
por exemplo a reproduo em laboratrio de um processo qumico patenteado. Esta
exceo existe nitidamente para incentivar o avano nas pesquisas sem, contudo, causar
FGV DIREITO RIO 113
151
Em virtude dessa lgica a doutrina
de exausto de direitos tambm cha-
mada de doutrina da primeira venda
(frst sale doctrine).
insegurana jurdica para quem pesquisa, que poderia eventualmente fcar com receio
de ser ru em ao judicial referente a infrao de patente.
O inciso III elucida os casos de farmcias de manipulao. Tanto a preparao bem
como o medicamento, desde que feitos por profssional habilitado e para casos indivi-
duais, no infringem patente preexistente.
O inciso IV acima refere-se ao que chamamos de exausto de direitos.
151
Ou seja,
a partir do momento em que um produto feito de acordo com patente de processo ou
de produto colocado no mercado interno, diretamente pelo titular da patente, ou por
terceiro com consentimento do titular, e desde que obedecidas as prticas leais de con-
corrncia, o mencionado titular no tem direito de impedir a livre circulao do pro-
duto em questo. Digamos que um lote de 10.000 vdeo games legtimos Playstation,
com patentes de titularidade da Sony, tenha sido importado e colocado no mercado
brasileiro por um representante ofcial da Sony no Brasil, de acordo com o contrato as-
sinado entre a matriz (Sony japonesa) e o representante no Brasil. Mais tarde, depois de
o representante da Sony no Brasil ter revendido 6.000 unidades dos vdeo games para a
rede de hipermercados Barato, a titular das patentes do Playstation no poder impe-
dir essa revenda feita para a rede Barato ou a posterior livre circulao dos vdeo games.
O inciso V, que trata de patentes relacionadas a matrias vivas, traz a questo da
utilizao de produto patenteado, sem fns econmicos, como gnese para variao ou
propagao para obter outros produtos.
Ademais, o inciso VI, que tambm trata de patentes relacionadas a matrias vivas,
exime de responsabilidade por infrao a pessoa que utilizar, puser em circulao ou
comercializar produto patenteado introduzido licitamente no mercado pelo detentor da
patente ou da licena, desde que o protudo patenteado no seja utilizado para multipli-
cao ou propagao comercial da matria viva em questo. uma forma de exausto
de direitos, conforme previsto no inciso IV acima.
Por fm, o inciso VII nos trs a chamada exceo bolar, introduzida pela Lei n.
10.196/2001. So lcitos os atos relacionados a inveno protegida por patente, desti-
nados exclusivamente produo de informaes, dados e resultados de testes, com fns
obteno do registro de comercializao, no Brasil ou no exterior, para a explorao e
comercializao do produto patenteado, aps a expirao dos respectivos prazos. Por-
tanto, mesmo que a explorao e comercializao, feitas por terceiros, somente possam
ocorrer aps a patente ter cado em domnio pblico, testes sobre toxidade, por exem-
plo, ou qualquer outro teste necessrio para se obter registro perante o rgo sanitrio,
podem ser feitos durante o prazo de validade da patente. Isso agiliza a entrada de gen-
ricos no mercado, logo aps a patente ter cado em domnio pblico.
1.19. Usurio anterior de boa f
O art. 45 da LPI estabelece que pessoa de boa f que, antes da data de depsito
ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no Pas, ser assegurado o
direito de continuar a explorao, sem nus, na forma e condio anteriores.
FGV DIREITO RIO 114
152
REALE, Miguel. A Boa-F no Cdigo
Civil. 2003. http://www.miguelreale.
com.br/artigos/boafe.htm
153
de Estudos de Propriedade Intelectual. Co-
mentrios Lei de Propriedade Industrial.
Rio de Janeiro: Renovar, 2005., p. 111
Os terceiros que de boa-f exploravam o objeto da patente antes mesmo do depsito
foram amparados pela lei, no s deixando de incidir sobre ele o direito a indenizao
do titular como tambm a manuteno do direito explorao do invento.
O jurista Miguel Reale nos ajuda a compreender a previso da LPI. Para REALE
(2003), a boa-f objetiva apresenta-se como uma exigncia de lealdade, um modelo
objetivo de conduta, arqutipo social pelo qual impe o poder-dever que cada pessoa
ajuste a prpria conduta a esse arqutipo, obrando como obraria uma pessoa honesta,
proba e leal. A conduta, segundo a boa-f objetiva, assim entendida como noo sin-
nima de honestidade pblica.
Concebida desse modo, a boa-f exige que a conduta individual ou coletiva quer
em Juzo, quer fora dele seja examinada no conjunto concreto das circunstncias de
cada caso.
Esses apontamentos trazem a necessidade de compreender o usurio anterior de
boa-f como uma exceo justa regra do direito negativo concedido pelas patentes.
REALE (2003) defende ainda que a boa-f deve ser avaliada caso-a-caso, exigindo que
o cumprimento da norma nas leis e nos contratos no seja feita in abstrato, mas sim in
concreto. Isto , em funo de sua funo social.
152
Os direitos dos usurios anteriores encontram tambm fatores limitantes. Pode-se,
com fulcro na literatura e na legislao, apontar trs deles:
a) Os direitos do usurio anterior de boa-f baseiam-se no mesmo princpio
territorial das patentes. Assim, o usurio deveria ter explorado o invento no
Brasil, no havendo possibilidade de extenso de direitos para o mesmo ato
realizado no exterior e tambm reconhecido como de boa-f;
153
b) O usurio anterior poder apenas vender ou arrendar seus direitos juntamen-
te com seu negcio, ou a parte dele que estiver relacionada com o invento.
Essa limitao signifca que ele no poder licenciar seus direitos para tercei-
ros que desejem explorar o objeto da patente (art. 45, 1., da LPI); e
c) Os direitos dos usurios anteriores de boa-f no benefciam aqueles que
tenham tido conhecimento do objeto da patente atravs de sua divulgao
no perodo de graa.
1.20. Perda dos direitos
Segundo o art. 78 da LPI, a patente extingue-se nas seguintes condies:
i) pela expirao do prazo de vigncia;
ii) pela renncia, ressalvado o direito de terceiros;
iii) pela caducidade;
iv) pela falta de pagamento da retribuio anual, e
v) caso a pessoa domiciliada no exterior no constitua e mantenha procurador
devidamente qualifcado e domiciliado no Brasil, com poderes para represent-la
administrativa e judicialmente, inclusive para receber citaes.
FGV DIREITO RIO 115
154
O art. 80, da Lei 9.279/96, ainda traz
outro motivo que d ensejo a caducida-
de: caducar a patente, de ofcio ou a
requerimento de qualquer pessoa com
legtimo interesse, se, decorridos 2
(dois) anos da concesso da primeira
licena compulsria, esse prazo no
tiver sido sufciente para prevenir ou
sanar o abuso ou desuso, salvo motivos
justifcveis.
155
Art. 81, da Lei 9.279/96.
156
Art. 82, da Lei 9.279/96.
157
Art. 83, da Lei 9.279/96.
Segundo o pargrafo nico do mesmo art. 78, extinta a patente, seu objeto cai em
domnio pblico e, portanto, a inveno pode ser livremente utilizada, fabricada e co-
mercializada.
A patente caduca quando, na data do requerimento da caducidade ou da instaurao
de ofcio do respectivo processo, no tiver sido iniciada a explorao do produto ou
processo patenteado (art. 80, pargrafo primeiro).
154
Caso seja requerida a caducidade de uma patente, o titular ser intimado por publi-
cao para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o nus de provar
a explorao da patente.
155
A deciso proferida em 60 (sessenta) dias, contados do
trmino do prazo acima mencionado,
156
sendo que os efeitos da caducidade so pro-
duzidos a partir da data do requerimento ou da publicao da instaurao de ofcio do
processo.
157
1.21. Procedimentos administrativos no INPI: busca prvia, depsito, publicao,
oposio, exame, concesso, processo administrativo de nulidade (PAN)
Antes do depsito da patente prudente realizar uma busca prvia no banco de
dados do INPI, bem como em bancos de dados internacionais uma vez que a novi-
dade, um dos requisitos de patenteabilidade, deve ser absoluta, ou seja, no pode haver
nenhuma informao pblica sobre o objeto do pedido, no apenas no Brasil, mas sim
em qualquer parte do mundo a fm de se constatar a existncia ou no de pedido de
patente idntica ou substancialmente semelhante pretendida para depsito.
A busca prvia pode ser efetuada (i) pelo prprio usurio ou interessado no regis-
tro, atravs de pesquisa no website do INPI, (ii) pelo Instituto, atravs de requisio
por meio de formulrio especfco, ou (iii) pelo procurador do interessado no registro
da marca.
Alm disso, a busca prvia importante porque o Brasil adota o princpio do frst-
to-fle (primeiro a depositar). Esse princpio estabelece que em caso de eventual confito
entre inventores diversos, sobre o mesmo objeto de pedido, prevalecer o primeiro de-
psito e no a comprovao de quem inventou primeiro.
A busca prvia no obrigatria, entretanto recomenda-se que se realize primeiro
uma busca de anterioridade que pode ser uma Busca Individual (realizada pelo interes-
sado no Banco de Patentes do INPI) ou uma Busca Isolada (solicitada pelo interessado
e realizada pelo corpo tcnico do CEDIN Centro de Documentao e Informao
do INPI).
A busca tambm pode ser feita atravs da Internet, em bancos de dados de patentes
nacionais e internacionais. Dentre os diversos bancos existentes podemos citar:
i) INPI: http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm
ii) EUA: http://www.delphion.com/
iii) EUA: http://www.uspto.gov/
iv) EUROPA: http://ep.espacenet.com/
FGV DIREITO RIO 116
158
Ver Ato Normativo INPI n
0
. 127/97
(Patente de inveno: item 15.1.2 e
Biotecnologia: item 16.2).
159
0
. 127/97
(Patente de inveno: item 15.1.3).
v) Derwent: http://www.derwent.com/
vi) Canadian Intelectual Property Of ce: http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
Os bancos de patentes no so bases simples de consulta. Isso se d porque os ttulos
das invenes podem no exprimir exatamente o objeto da inveno, podendo ser um
nome generalista acerca de sua utilizao, mas que difcultam sua individualizao. O ttu-
lo da patente deve ser uma breve ementa que tem por propsito facilitar o conhecimento
da rea tcnica em que o pedido se situa, e, brevissimamente, a natureza do invento
(BARBOSA, 2001, p.433). Exemplo: composio farmacutica slida compreendendo
nanopartculas aglomeradas e processo de produo da mesma (ttulo do depsito).
Outro ponto o elevado custo do acesso aos bancos de patentes e, por fm, a exper-
tise necessria para utilizar o banco. Patentes por vezes possuem famlias, compostas de
patentes de diviso, patentes dependentes etc.. Apesar da existncia de sistemas classi-
fcatrios de patentes, um olhar treinado facilita a obteno de resultados satisfatrios.
O INPI publica semanalmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI), que o
meio de comunicao ofcial entre o Instituto e as partes interessadas. Nela, so publi-
cados todos os atos e decises do INPI no que tange aos processos de patentes. A partir
da publicao dos despachos na RPI se inicia a contagem dos prazos para atuao da
parte interessada.
Os despachos do INPI so identifcados atravs de cdigos numricos, cada um com
seu signifcado especfco.
Conforme o art. 19 da LPI, os pedidos de patente devem conter:
I Requerimento
Em regra, so 3 (trs) vias do formulrio Pedido de Privilgio, fornecido pelo INPI
(modelos especfcos para pedido de patente ou de certifcado de adio).
II Relatrio Descritivo
Consiste em descrio detalhada da matria para a qual se requer a proteo.
158
Jun-
tamente com as reivindicaes e, se houver desenhos (como veremos a seguir), constitui
a essncia do pedido de patente.
O relatrio deve permitir que um tcnico no assunto seja capaz de replicar a inven-
o e indicar a melhor forma de executar o invento. Apesar de no ser considerado um
quarto requisito de patenteabilidade, a chamada insufcincia descritiva pode ensejar
nulidade da patente. Vale ressaltar que essa regra est em consonncia com o art. 29 do
Acordo TRIPs.
III Reivindicaes
parte fundamental do pedido de patente pois defne a matria para a qual a prote-
o solicitada, estabelecendo os direitos do inventor/criador.
159
Com base na descrio
FGV DIREITO RIO 117
160
0
. 127/97
(Patente de inveno: item 15.1.4, Mo-
delo de Utilidade: item 15.2.1.3).
161
0
. 127/97
(Patente de inveno: item 15.1.5, Mo-
delo de Utilidade: item 15.2.1.5).
162
Ver item 3.2.
163
Ver item 3.4.
anterior, o examinador de patentes far a interpretao das reivindicaes. So elas que
delimitaro a extenso da proteo futuramente concedida pela carta patente.
IV Desenhos (se necessrios)
Os desenhos no so obrigatrios para as invenes. Quando constantes dos docu-
mentos, destinam-se a facilitar ou permitir a melhor compreenso do objeto do pedido
exposto no relatrio descritivo, podendo, no caso de modelo de utilidade, defnir o
escopo da proteo. No podem conter textos descritivos, alm dos nmeros indicativos
de todos os seus elementos.
160
V Resumo
O Resumo um sumrio da descrio tcnica e das reivindicaes que permite uma
breve avaliao da matria coberta pelo mesmo.
161
Indica ainda o campo tcnico ao qual per-
tence a inveno e deve possibilitar a visibilidade do avano tcnico proposto pela inveno.
VI Comprovante do pagamento da retribuio relativa ao depsito
A guia de recolhimento fornecida pelo INPI. Os valores correspondentes podem
ser visualizados no site do prprio INPI. Alguns pagamentos podem ser reduzidos (des-
contados) conforme a natureza do servio prestado pelo INPI a alguns atores especf-
cos. So eles:
a) Pessoas fsicas;
b) Instituies de ensino e pesquisa;
c) Sociedades ou Associaes com intuito no econmico; e
d) rgos pblicos.
Outros documentos podem vir a ser necessrios, tais como: documento de cesso,
procurao e documento hbil do pas de origem etc..
Ao serem apresentados ao INPI, todos os documentos arrolados no depsito passam
por um exame preliminar em que se verifca a forma, o chamado exame formal
no tcnico. Se os documentos estiverem de acordo com o estabelecido pelo INPI, o
pedido protocolizado, considerada a data de apresentao a data do depsito. Se o pe-
dido no atender formalmente as exigncias, mas contiver dados referentes ao objeto,
ao depositante e ao inventor, poder ser entregue. Nesse caso, o pedido receber um
recibo datado e poder ser complementado no prazo de at 30 (trinta) dias, sob pena de
devoluo e arquivamento da documentao.
Em seguida ao exame formal, ocorre a publicao do pedido da patente. A partir da
publicao tem incio o prazo para requerimento do exame tcnico do pedido.
162
Tem
incio tambm a fase onde terceiros interessados
163
podem participar do procedimento
administrativo no INPI.
FGV DIREITO RIO 118
164
Ver defesa nacional art. 75, LPI e
item 2.4 dessa Unidade.
165
http://www.inpi.gov.br/faq/paten-
tes/patentes.htm?tr2#m25
166
Essa uma importante alterao em
relao ao Cdigo de Propriedade In-
dustrial de 1971, j que anteriormente
o prazo para requerimento do exame
comeava a contar a partir da publica-
o do pedido.
A publicao se d na Revista de Propriedade Industrial (RPI) do INPI. Atualmente
as informaes tambm esto disponveis no site do INPI na Internet. Vale lembrar que
partir da publicao dos pedidos, o contedo integral dos mesmos fca disposio
do pblico interessado.
No tocante publicao, h uma exceo facultada ao depositante: o chamado pe-
rodo de sigilo, que um direito do requerente da patente, que pode manter em sigilo
seu depsito por 18 (dezoito) meses. Esse instituto constitui um direito, uma faculdade,
pois o depositante pode optar por antecipar a publicao de seu pedido (art. 30, 1).
Os dezoito meses comeam a ser contados a partir da data do depsito ou da prioridade
mais antiga, quando houver, aps o que, ser publicado, exceto no caso de patente de
interesse da defesa nacional
164
.
O perodo de sigilo permite que o depositante processe outros pedidos em pases
que no prevem prazo de prioridade, por isso sua importncia.
Em relao utilidade da publicao antecipada, o prprio INPI afrma que esse
expediente mostra-se vlido para o depositante que esteja sofrendo contrafao, uma
vez que os valores de indenizaes so calculados a partir da data de publicao do
pedido.
165
Aps publicado o pedido da patente, o mesmo deve ser examinado tecnicamente.
Para que o pedido de patente seja examinado, ou seja, avaliado por um examinador de
patentes quanto ao cumprimento dos requisitos de patenteabilidade, necessrio apre-
sentar uma solicitao, o chamadorequerimento de exame tcnico. O prazo para este
requerimento tem incio no depsito
166
e segue por at 36 (trinta e seis) meses e poder
ser proposto pelo depositante ou ainda por qualquer interessado.
O no requerimento enseja o arquivamento simples do depsito do pedido. O ar-
quivamento considerado simples, pois o depositante poder solicitar seu desarquiva-
mento dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de
uma retribuio especfca. Aps tal prazo, o procedimento ser defnitivamente arqui-
vado sem possibilidade de recurso, ou seja, o objeto do pedido cai em domnio pblico,
possibilitando sua ampla explorao por quaisquer interessados.
Ainda quanto ao exame tcnico, o INPI emitiu uma resoluo em 17.11.06 (Reso-
luo 132/06) para disciplinar o exame prioritrio de pedidos de patente. Estipula esta
resoluo:
I Quem pode requerer exame prioritrio de pedidos de patente:
a) o prprio depositante quando, comprovadamente: tiver idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos; quando o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por
terceiros sem a sua autorizao, ou quando a concesso da patente seja condio para
a obteno de recursos fnanceiros de agncias de fomento ou instituies de crdito
ofciais nacionais, liberados sob a forma de subveno econmica, fnanciamento ou
participao societria, ou originrios de fundos mtuos de investimento, para a explo-
rao do respectivo produto ou processo;
b) terceiros que, comprovadamente, estejam sendo acusados pelo depositante de
reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorizao.
FGV DIREITO RIO 119
167
o caso das licenas compulsrias e
suas causas.
168
Art. 19 Publicado o pedido de exa-
me, correr prazo de 90 (noventa) dias
para apresentao de eventuais oposi-
es, dando-se cincia ao depositante.
H previso ainda de exames priorizados de ofcio, no caso os pedidos de patente
cujo objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergn-
cia nacional ou interesse pblico, nas hipteses descritas nos 1 e 2 do art. 2 do
Decreto n. 3.201, de 6 de outubro de 1999.
167
O requerimento de exame prioritrio de pedido de patente dever ser formulado por
meio de petio, conforme modelo do INPI e no h cobrana de retribuio.
Os requerimentos sero analisados por uma comisso de servidores do INPI e deci-
didos pelo Diretor de Patentes, dando-se publicidade da deciso.
Ainda no tocante ao exame tcnico do pedido de patente, a LPI prev, em seu artigo
31, a possibilidade de interessados apresentarem informaes para subsidiar o exame de
pedido de patentes, nos seguintes termos:
Art. 31. Publicado o pedido de patente e at o fnal do exame, ser facultada
a apresentao, pelos interessados, de documentos e informaes para subsidiarem o
exame.
O Ato Normativo n. 127/97 do INPI, por sua vez, estabelece que, para efeitos do
artigo 31 da LPI, deve-se considerar como fnal de exame a data do parecer conclusivo
tcnico quanto patenteabilidade, ou o trigsimo dia que antecede a publicao de
deferimento, indeferimento ou arquivo defnitivo. Este um tema polmico, tendo em
vista que a mesma Lei, em seu artigo 226, estabelece que os atos do INPI nos processos
administrativos referentes propriedade industrial s produzem efeitos a partir de sua
publicao. Sendo assim, em tese, o fnal do exame s ocorre na data da publicao do
mesmo em rgo ofcial (site ou Revista do INPI) e no na data do parecer conclusivo
ou no trigsimo dia anterior publicao.
Como qualquer processo administrativo, o procedimento de exame de patentes est
vinculado s regras do devido processo legal, previsto no artigo 5, LIV, da Constituio
Federal de 1988, que impe pleno direito de defesa.
O instituto do subsdio ao exame no era formatado dessa forma na legislao de
propriedade industrial anterior. O Cdigo de 1971 previa a possibilidade de interfern-
cia de terceiros atravs de uma etapa formal chamada oposio.
168
Por ela era possvel
que terceiros, dentro dos 90 (noventa) dias a contar da publicao do exame, apresen-
tassem uma oposio. Essa ocorrncia era publicada para cincia do depositante e, a
seguir, o INPI aguardava um prazo no inferior a 90 (noventa) dias para manifestao
do depositante.
Pelas regras atuais, o depositante no ser notifcado na RPI a respeito da apresen-
tao de subsdios por terceiros e, apenas atravs de parecer emitido pelo examinador,
tomar conhecimento sobre as informaes apresentadas, sendo que o parecer j conte-
r a opinio do examinador sobre a pertinncia dos documentos e argumentos ou no.
Outra questo relevante a se levantar sobre a atual formatao da manifestao de
terceiros a liberdade que os examinadores agora possuem de no considerar os subs-
dios apresentados, caso esses lhe cheguem aps a concluso do seu parecer fnal. Pode
FGV DIREITO RIO 120
169
de Estudos de Propriedade Intelectual.
Comentrios Lei de Propriedade In-
dustrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005
p. 65.
170
Art. 31 Pargrafo nico O exame
no ser iniciado antes de decorridos
60 (sessenta) dias da publicao do
pedido.
ocorrer que a petio de subsdios seja apresentada, porm no gerar os efeitos deseja-
dos pelo requerente se o examinador j tiver concludo o exame.
Com a inexistncia de um prazo especfco para a oposio, especialistas
169
no tema
recomendam que, mesmo de forma incerta, os interessados em apresentar subsdios ao
exame o faam no perodo de 60 (sessenta) dias a contar da publicao do pedido, uma
vez que o exame, se requerido, no ocorrer antes desse prazo.
170
Aps o exame tcnico, ou o pedido deferido, ou indeferido, ou arquivado, neste
ltimo caso se tiver exigncia tcnica no cumprida.
Conforme mencionado anteriormente, o art. 38 da LPI estabelece que a patente
ser concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuio
correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. A concesso marcada pela
data de publicao do respectivo ato.
Supondo-se que o pedido seja deferido e a inveno patenteada, terceiros interes-
sados tm a faculdade de ingressar com processo administrativo de nulidade (PAN),
requerendo seja declarada nula a patente recm concedida.
O PAN, que tem fundamento no artigo 50 e seguintes da LPI, pode ser instaurado
por qualquer pessoa com legtimo interesse, inclusive ex of cio pelo INPI, ou seja, por
iniciativa prpria do INPI, sem haver necessidade que algum o provoque, a fm de
rever seu ato concessrio.
O prazo para interposio do PAN de 6 (seis) meses a contar da concesso da pa-
tente, sendo certo que o titular da patente objeto do PAN pode apresentar contestao
em at 60 dias a contar da publicao do PAN na RPI.
Havendo ou no manifestao, decorrido o prazo mencionado acima, o INPI deve
emitir parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo co-
mum de 60 (sessenta) dias (art. 53 da LPI).
Superada esta fase, o PAN examinado e decidido pelo Presidente do INPI, encer-
rando-se a instncia administrativa. A deciso fnal pode determinar a manuteno da
patente ou declarar sua nulidade. Dessa forma, a instaurao do PAN o ltimo rem-
dio na esfera administrativa antes de se acionar o Poder Judicirio.
A deciso do PAN tem efeitos retroativos, alcanando todos os atos que desencadea-
ram a concesso do ttulo, inclusive quanto ao dever de indenizar terceiros prejudicados
pelo exerccio de um direito considerado ilegtimo.
1.22. Procedimentos judiciais
Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judicirio para se obter a
nulidade de uma patente.
De acordo com o art. 56 da LPI, a ao para declarar a nulidade de patente no
prescreve. Pode ser requerida a qualquer tempo durante a vigncia da patente. Ademais,
a ao de nulidade de patente pode ser arguida, a qualquer tempo, como matria de
defesa. Ou seja, caso uma pessoa esteja sendo notifcada extrajudicialmente ou proces-
sada judicialmente por infrao a determinada patente, essa mesma pessoa pode entrar
com ao judicial ou recorrer caso j esteja sendo processada alegando que a
FGV DIREITO RIO 121
171
Pargrafo segundo do art. 57, da Lei
9.279/96.
172
Pargrafo segundo do Art. 56, da Lei
9.279/96.
173
Segundo Mirabete (2005, p. 129),
embora o jus puniendi pertena exclu-
sivamente ao Estado, este transfere ao
particular o direito de acusar (jus accu-
sationis) em algumas hipteses. O di-
reito de punir continua sendo do Esta-
do, mas ao particular cabe o direito de
agir. MIRABETE, Jlio Fabbrini. Processo
penal 17. So Paulo: Ed. Atlas, 2005.
174
ARRUDA, Viviane. Propriedade in-
dustrial - Contagem do prazo para a in-
terposio da queixa-crime http://con-
jur.estadao.com.br/static/text/52512,1
patente supostamente infringida nula. O prazo para defesa do titular da patente de
60 (sessenta) dias.
Ademais, a ao de nulidade, segundo o art. 57 da LPI, deve ser obrigatoriamente
ajuizada no foro da Justia Federal e o INPI, quando no for autor da ao, deve ne-
cessariamente intervir no feito, alm de, aps transitada em julgado a deciso da ao
de nulidade, o INPI fcar obrigado a publicar uma anotao no processo da patente em
questo, para cincia de terceiros.
171
Tal ao de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com leg-
timo interesse, sendo certo que o juiz pode, nos autos da ao de nulidade, determinar
preventiva ou incidentalmente, a suspenso dos efeitos da patente, atendidos os requi-
sitos processuais prprios.
172
Quanto a crimes contra patentes, os mesmos esto dispostos na LPI dos arts. 183
a 186. A Lei traz previso exaustiva de atos considerados infraes criminais (tipos) e
civis. H variao entre previso de penas para atos de explorao direta da patente e
cominaes mais brandas para exploraes indiretas do objeto patenteado.
O sujeito ativo, ou seja, aquele que comete o crime, pode ser qualquer pessoa fsica
ou jurdica, alm de serem admitidas co-autorias e a participao. O inventor, ou depo-
sitante ou titular cedentes, que cederam integralmente a inveno, cometem crime em
detrimento do novo titular, se realizarem um dos tipos penais.
O sujeito passivo sempre o titular da patente.
Para os crimes contra patentes de inveno e modelos de utilidade temos, via de
regra, aes penais de iniciativa privada
173
, ou seja, so aes onde o Estado legitima o
ofendido a agir em seu nome, ingressando com ao penal e pleiteando a condenao
do sujeito ativo. Essas so hipteses excepcionais nas quais se verifca ntido predomnio
do interesse particular sobre o coletivo, como o caso da proteo ao privilgio con-
cedido por uma carta-patente. A exceo a essa regra ocorre quando as infraes so
praticadas em prejuzo de entidade de direito pblico.
174
De acordo com o art. 183 da LPI, comete crime contra patente de inveno ou de
modelo de utilidade quem: a) fabrica produto que seja objeto de patente de inveno
ou de modelo de utilidade, sem autorizao do titular; ou b) usa meio ou processo que
seja objeto de patente de inveno, sem autorizao do titular. Essas so modalidades
diretas de explorao de patentes. Para esses atos as penas estipuladas so de deteno
de trs meses a um ano ou multa.
Ademais, tambm comete crime contra patente de inveno ou de modelo de uti-
lidade quem: a) exporta, vende, expe ou oferece para venda, tem em estoque, oculta
ou recebe, para utilizao com fns econmicos, produto fabricado com violao de
patente de inveno ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo pa-
tenteado; ou b) importa produto que seja objeto de patente de inveno ou de modelo
de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no pas, para os fns previstos
no inciso anterior e que no tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo
titular da patente ou com seu consentimento. Para essas modalidades indiretas as penas
so de deteno de um a trs meses ou multa (art. 184, da LPI).
Outro crime previsto na LPI consiste em fornecer componente de um produto pa-
tenteado ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que
FGV DIREITO RIO 122
175
Art. 207, da Lei 9.279/96.
176
Art. 209, da Lei 9.279/96.
177
Art. 210, da Lei 9.279/96.
a aplicao fnal do componente, material ou equipamento induza, necessariamente,
explorao do objeto da patente. A pena prevista deteno de um a trs meses ou
multa (art. 185). Este artigo confere ao titular o direito de reprimir atos de terceiros
em relao a componentes ou partes cuja aplicao fnal resulte no uso da patente.
Exemplo: a empresa Atlntida Lifts Ltda. possui uma patente de um elevador e mtodo
de travar o carro do elevador. Esse elevador dotado de uma roldana de trao que
movimenta o carro por meio dos cabos de iamento e de um aparelho de segurana
montado em conjunto com o carro de elevador e encaixando em um trilho-guia. Esse
aparelho de segurana foi projetado exclusivamente para o elevador e compe a patente
da Atlntida Lifts, porm no o seu objeto reivindicado exclusivamente. A empresa
Ascensores Romo Ltda. fabrica e vende o aparelho de segurana sem a permisso da
Atlntida Liftse A.
Quanto a danos causados a patentes, independentemente da ao criminal, o pre-
judicado poder intentar as aes cveis que considerar cabveis na forma do Cdigo de
Processo Civil.
175
Conforme redao do art. 208 da LPI, a indenizao ser determina-
da pelos benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no tivesse ocorrido.
E fca ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento
de prejuzos causados por atos de violao de direitos de propriedade industrial e atos de
concorrncia desleal no previstos... na LPI ... tendentes a prejudicar a reputao ou
os negcios alheios, a criar confuso entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de servio, ou entre os produtos e servios postos no comrcio.
176
Ainda, no tocante a lucros cessantes, nossa LPI cria critrios
177
para clculo referente
a violao de patente. Dentre os trs critrios a seguir, o mais favorvel ao prejudicado
o que deve prevalecer:
I os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no tivesse
ocorrido; ou
II os benefcios que foram auferidos pelo autor da violao do direito; ou
III a remunerao que o autor da violao teria pago ao titular do direito
violado pela concesso de uma licena que lhe permitisse legalmente explorar o
bem.
Por ltimo, o Cdigo Civil estabeleceu em seu art. 205 que a prescrio para a ao
de reparao de danos ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei no lhe haja fxado prazo
menor. E justamente o que a LPI fez: conforme seu art. 225, a ao para reparao de
dano causado a patente prescreve em 05 (cinco) anos.
2. CASO GERADOR
O reprter de uma famosa revista cientfca pretende publicar uma matria sobre o
patenteamento de genes humanos e soube que alunos de um renomado curso de ps-
graduao em Propriedade Intelectual esto estudando o tema. Estando muito atarefa-
do com a elaborao de suas aulas, o professor que seria entrevistado indica voc, aluno
FGV DIREITO RIO 123
aplicado, a conceder a entrevista em seu lugar. Em razo da falta de tempo para uma
entrevista, o reprter pede ento que voc elabore uma breve refexo sobre o impacto
do patenteamento de genes humanos no desenvolvimento cientfco e econmico da
sociedade como um todo, sem esquecer de apontar a posio brasileira nesse assunto,
indicando os dispositivos legais pertinentes. O texto ser publicado integralmente na
prxima edio mensal da revista. Como apoio nessa tarefa, o professor que indicou
voc para a entrevista disponibilizou os dois textos que se seguem.
United States Patent 6,440,699
Tavtigian, et al. August 27, 2002
Prostate cancer susceptible CA7 CG04 gene
Abstract
A human gene which is here named CA7 CG04 has been identifed in which muta-
tions have been found which have been correlated with prostate cancer.
Inventors: Tavtigian; Sean V. (Salt Lake City, UT), Swedlund; Brad (Salt
Lake City, UT), Simard; Jacques (Maures, CA), Rommens; Jo-
hanna M. (Toronto, CA)
Assignee: Myriad Genetics, Inc. (Salt Lake City, UT)
Hospital for Sick Children, Te (Toronto, Ontario, CA)
Appl. No.: 09/568,816
Filed: May 11, 2000
Claims
What is claimed is:
1. An isolated nucleic acid coding for a CA7 CG04 polypeptide, said polypep-
tide having the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2.
2. Te isolated nuicleic acid of claim 1, which comprises the nucleotide sequen-
ce set forth in SEQ ID NO:1 or the DNA sequence complementary to the sequence
set forth in SEQ ID NO: 1.
()
Fonte: USPTO
* * *
FGV DIREITO RIO 124
Genoma Humano: Propriedade Privada
O patenteamento de genes no causou os graves problemas previstos pelos crti-
cos em relao pesquisa biomdica, mas a questo ainda no est resolvida.
por Gary Stix Scientifc American Brasil
Um gene especfco nas clulas do corpo de todas as pessoas tem papel fundamental
no desenvolvimento inicial da medula espinhal. Ele pertence Universidade Harvard.
Outro gene responsvel por fazer a protena que o vrus da hepatite A usa para se ligar
s clulas; o Departamento de Sade e Servios Humanos dos EUA detm sua patente.
A empresa californiana Incyte patenteou o gene de um receptor para histamina, com-
posto liberado pelas clulas durante crises de rinite alrgica. Cerca de metade de todos
os genes que se sabe estar envolvidos com cncer esto patenteados.
Clulas humanas carregam cerca de 24 mil genes que constituem o projeto para os
100 trilhes de clulas de nosso corpo. Desde meados do ano passado, o Escritrio de
Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos registrou patentes sobre quase 20%
do genoma humano para empresas, universidades e agncias do governo. Para ser mais
preciso, 4.382 dos 23.688 genes guardados no banco de dados do Centro Nacional de
Biotecnologia da Informao esto marcados com pelo menos uma patente, de acordo
com estudo publicado na edio da revista Science por Fiona Murray e Kyle L. Jensen,
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). S a Incyte possui quase 10% de
todos os genes humanos.
(...)
STIX, Gary. Genoma Humano: Propriedade Privada. In: Scientifc American Bra-
sil. Edio 46, Maro de 2006. Reportagem disponvel na ntegra em: http://www2.
uol.com.br/sciam/reportagens/genoma_humano_propriedade_privada.html
FGV DIREITO RIO 125
AULA 10. MARCAS E INDICAES GEOGRFICAS
SUMRIO
1. Marcas. 1.1. Breve histrico do surgimento das marcas. 1.2. Funo das marcas.
1.3.Tipos e formas de marcas. 1.4. Requisitos. 1.5. Quem pode requerer registro. 1.6.
Aquisio dos direitos e prazo de validade. 1.7. Prioridade. 1.8. Vedaes ao registro.
1.9. Princpios da especialidade e da territorialidade. 1.10. Excees aos princpios da
especialidade e da territorialidade: marcas de alto renome e marcas notoriamente co-
nhecidas. 1.11. Diluio e perda do valor distintivo. 1.12. Direitos do titular de uma
marca. 1.13. Limitaes aos direitos do titular de uma marca. 1.14. Perda dos direitos.
1.15. Procedimentos administrativos no INPI: busca prvia, depsito, oposio, exame,
registro, processo administrativo de nulidade (PAN). 1.16. Procedimentos judiciais. 2.
Indicaes geogrfcas.
LEITURA OBRIGATRIA
MORO, Mait Ceclia Fabri. Direito de Marcas. Revista dos Tribunais: So Paulo,
2003.
Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp.797-912 e 926-48.
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, parte I. Re-
vista Forense: Rio de Janeiro, 1946, pp. 340-53, 364-74, 376-89 e 403-22.
Websites:
http://www.softwarelivre.gov.br/softwarelivre/artigos/artigo_02
http://www.wikipedia.org
http://www.direitorio.fgv.br/cts/index.html
http://www.cg.org.br Comit Gestor da Internet Brasil
http://www.wsis.org Site ofcial da Cpula da Sociedade da Informao
http://www.fsf.org Free Software Foundation
http://www.mct.gov.br Ministrio da Cincia e Tecnologia
http://www.rits.org.br RITS (Rede de Informaes do Terceiro Setor)
http://www.foruminternet.org Site da UNESCO Internet Rights Frum
http://cyber.law.harvard.edu Universidade de Harvard
FGV DIREITO RIO 126
178
A empresa Shell surgiu em 1907,
da fuso entre Royal Dutch Petroleum
Company e Shell Transport and Tra-
ding. Cf. <http://www.shell.com/
home/Framework?siteId=aboutshell-
en&FC2=&FC3=/aboutshell-en/html/
iwgen/who_we_are/our_history/his-
tory_of_pecten/history_of_the_pec-
ten_23112006.html>, acessado em
03.04.2007.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Marcas
1.1.1. BREVE HISTRICO DO SURGIMENTO DAS MARCAS
As heranas gregas, romanas e chinesas demonstram que sinais especfcos eram
apostos em uma diversidade de produtos, com o intuito de identifcar uma determinada
dinastia ou imprio: e.g., porcelanas tpicas da chinesa dinastia Ming.
Na Idade Mdia, ao avaliarmos as antigas corporaes de ofcio (i.e., modelos pri-
mitivos dos nossos atuais sindicatos de classe), nota-se que os produtos e servios forne-
cidos por associados de tais grupos eram identifcados, o que os garantiriam exclusivi-
dade, agregando valor e distino em relao a outros produtos e servios semelhantes,
porm, de origem diversa.
Os fabricantes de sinos pontfces e os industriais do papel geraram bons exemplos
de como a identidade de um produto importante para o sucesso de um empreendi-
mento. Enquanto os primeiros empregavam suas identidades e sinais nas partes internas
dos sinos, evitando, assim, que a ao do tempo os apagassem, os segundos criaram as
marcas dgua, permitindo que qualquer possuidor de um produto de papel identifcas-
se o fabricante, bastando confrontar o produto com a luz.
Com o passar dos tempos, as marcas galgaram posies e adquiriram importncia
elevada no contexto empresarial.
Constituindo um tipo de propriedade industrial, atualmente, as marcas constituem
sinais distintivos usados para assinalar, identifcar e distinguir, de forma nica, determi-
nados produtos e servios de outros afns, semelhantes ou idnticos, de origem diversa.
Correntemente, uma marca representa o ncleo de um negcio, simbolizando a origem
de um produto ou servio, bem como as qualidades adquiridas durante sua existncia.
Entender o processo de formao, proteo e utilizao de uma marca conscienti-
zar-se do contexto negocial contemporneo, no qual reina a ampla concorrncia, ine-
xiste fronteiras corporativas e se valoriza o conhecimento aplicado.
Exemplo da evoluo da marca Shell nos ltimos cem anos:
178
FGV DIREITO RIO 127
179
Art. 122, da Lei 9.279/96 (Lei da Pro-
priedade Industrial LPI).
180
Cf. <http://txt.estado.com.
br / edi t or i as / 2007/ 02/ 03/ ec o -
1.93.4.20070203.34.1.xml>, acessado
em 03.04.2007.
1.1.2. FUNO DAS MARCAS
Conforme mencionado, as marcas constituem sinais distintivos usados para assina-
lar, identifcar e distinguir, de forma nica, determinados produtos e servios de outros
afns, semelhantes ou idnticos, de origem diversa.
No Brasil, mais do que apenas sinais distintivos, as marcas so sinais distintivos
visualmente perceptveis
179
. Ou seja, qualquer outro sinal, ainda que distintivo, se no
for perceptvel aos olhos humanos, no passvel de proteo marcria no Brasil.
Portanto, olfatos, sons e cores no so registrveis como marcas em nosso pas ao
contrrio do que tem ocorrido em outros pases, como os europeus, por exemplo.
Hoje em dia, as marcas se tornaram a essncia dos negcios, demonstrando que em
um mercado altamente competitivo como o atual, apresentar bons produtos e prestar
bons servios no implica, necessariamente, no sucesso de uma empresa.
Estudo
180
conduzido pela britnica Brand Finances e divulgado no incio de 2007
revelou que a marca Coca-Cola foi avaliada em US$ 43,14 bilhes, fcando US$ 6
bilhes frente da segunda colocada, a Microsoft. O valor praticamente o dobro de
sua maior concorrente, a Pepsi, avaliada em US$ 23,9 bilhes. A pesquisa revelou que
15% do valor da Nike constitudo por seus bens tangveis (e.g., imveis, maquinrio,
estoques, capital), enquanto sua marca completaria os impressionantes 85% faltantes.
Mais do que dados interessantes, o estudo confrmou a tendncia mercadolgica de
avaliar a empresa no s pelos seus elementos materiais, mas tambm e especialmente
pelo valor dos seus bens imateriais, notadamente suas marcas.
Em sntese, o que a tendncia indica que as marcas, inicialmente desenvolvidas
com a funo de dar uma identidade a produtos e servios, distinguindo-os de outros
semelhantes ou idnticos, mas de origem diversa, cada vez mais tm o poder de in-
fuenciar a demanda do consumidor, os canais de vendas e distribuio, a lealdade dos
colaboradores e o interesse dos investidores.
1.1.3. TIPOS E FORMAS DE MARCAS
Conforme disposio do art. 123, incisos I, II e III, da Lei 9.279/96, Lei da Proprie-
dade Industrial LPI, h trs tipos de marcas:
I. marca de produto ou servio, usada para distinguir e identifcar um produto ou
um servio de outro idntico, semelhante ou afm, de origem diversa;
FGV DIREITO RIO 128
Exemplo de marca de produto e marca de servio:
marca de produto marca de servio
registro n. 823.483.053
NCL(7): 16
(livros, livretos, revistas e publicaes
impressas)
registro n. 823.483.088
NCL(7): 41
(cursos, educao e cultura, organizao
de exibies para fns culturais e educati-
vos, o organizao e apresentao de se-
minrios, simpsios, conferncias, con-
gressos, organizao e apresentao de
ofcinas de trabalho (cursos de formao,
workshops), publicaes de livros, cursos
de treinamento prtico)
II. marca de certifcao, usada para atestar a conformidade de um produto ou
servio com determinadas normas ou especifcaes tcnicas, notadamente quanto
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
Exemplo de marca de certifcao:
pedido de registro n. 827.444.141
NCL(8) 42: servios de controle de qualidade do caf
Titular: Associao Brasileira da Indstria de Caf ABIC
FGV DIREITO RIO 129
III. marca coletiva, usada para identifcar produtos ou servios provenientes de
membros de uma determinada entidade.
Exemplo de marca coletiva:
pedido de registro n. 826.649.890
NCL(8) 29: coalho, creme batido, creme chantilly, iogurte, laticnios, leite, leite
e seus derivados, manteiga, margarina, queijos e soro de leite
Titular: Cooperativa Agropecuria de Boa Esperana Ltda.
Com relao sua apresentao, uma marca pode ter quatro formas:
i) marca nominativa constituda, exclusivamente, por letras ou nmeros (ou uma
combinao desses elementos), sendo ausente qualquer fgura, logotipo, smbolo ou
estilizao dos elementos grfcos, incluindo letras;
marca: FGV
registro n. 006.958.575
Classe: 41.10 (servios de ensino e educao)
ii) marca fgurativa, por sua vez, constituda por desenho, imagem, fgura ou
qualquer forma estilizada de letra e nmero, isoladamente, bem como dos ideogramas
de lnguas tais como rabe, russo, japons, chins, hebraico etc., sendo certo que nesta
ltima hiptese, a proteo legal recai sobre o ideograma em si, e no sobre a palavra ou
termo que ele representa. Caso, contudo, o requerente indique no pedido de registro a
palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensvel por uma par-
cela signifcativa do pblico consumidor, a proteo recair sobre o termo. Neste caso,
ento, o conjunto ser considerado como marca mista (ver a seguir).
marca:
registro n. ----
Classe: ---
* Caso a FGV tivesse depositado uma marca exclusivamente com o caractere fgura-
tivo da coluna do prdio, seria considerada uma marca fgurativa.
FGV DIREITO RIO 130
iii) marca mista composta por uma combinao de elementos nominativos e f-
gurativos, sendo certo que elementos nominativos na forma estilizada, como fontes de
letras em diferentes estilos, so considerados como formadores de uma marca mista, e
marca:
registro n. 811.478.211
Classe: 41.10/70 (servios de ensino e educao, e de carter flantrpico)
iv) marca tridimensional constituda pela forma plstica (i.e., entende-se por for-
ma plstica, a confgurao ou a conformao fsica) de produto ou de embalagem, cuja
forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito
tcnico. Em sntese, a marca tridimensional aquela que permite que um produto seja
prontamente identifcado, tal como a embalagem de vidro daquele refrigerante base
de cola e o formato daquele famoso chocolate, cuja formatao triangular, conforme
observa-se a seguir:
marca:

registro n. 820.963.712
NCL(8): 30 (doces includos nesta classe, chocolates e doces de chocolate,
confeitos, sorvetes, mel, xarope de melao, ps para preparao de doces inclu-
dos nesta classe)
Titular: Kraft Foods
1.1.4. REQUISITOS
Dispe o artigo 122 da LPI que so suscetveis de registro como marca os sinais dis-
tintivos visualmente perceptveis, no compreendidos nas proibies legais. A leitura
superfcial do artigo indicado nos permite concluir que pode ser registrado como marca
qualquer sinal visual, distintivo, e que no seja proibido por lei, conforme o rol do
art. 124 da LPI, que enumera sinais considerados como no registrveis como marca.
FGV DIREITO RIO 131
Adicionalmente, h pelo menos mais dois requisitos para que uma marca seja con-
siderada registrvel. O sinal deve:
a) estar disponvel, e
b) ser lcito.
Portanto, alm de o sinal no poder estar no rol de exemplos explicitamente exclu-
dos por nossa legislao, os requisitos para que um sinal seja registrvel como marca so:
i) percepo visual;
ii) distintividade;
iii) disponibilidade, e
iv) licitude.
A percepo visual auto-explicativa, ou seja, o sinal deve despertar o sentido da
viso. Portanto, sinais olfativos, sonoros, gustativos etc., que pertenam a outros senti-
dos, no so registrveis como marca no Brasil.
Dizer que um sinal deve possuir distintividade, signifca dizer que a expresso ou
exteriorizao do sinal deve ser sufciente para identifcar um servio ou produto, dis-
tinguindo-o dos demais, de origem diversa. E mais do que isso, o sinal no deve guardar
relao direta ou indireta com o produto ou servio que busca distinguir: ou seja, no
deve ser meramente descritivo.
Por exemplo, um sinal que tenha como fgura e/ou como palavra escrita uma maa,
ou apple, no termo em ingls, e que busque identifcar produtos ou servios que no
guardem relao com maa ou com produtos alimentcios, poder ser registrado. o
caso da famosa maa mordida da empresa de Steve Jobs, que hoje vende os conhecidos
iPods. A fruta maa no tem relao alguma com produtos de informtica e msica, ou
seja, no meramente descritiva e, portanto, possui carter distintivo para tais produtos.
O nome e/ou fgura no guardam relao com os servios e produtos, ou seja, no
so descritivos dos produtos e servios, mas sim distintivos. Vejamos:
marca: APPLE
apresentao: nominativa
registro n. 800.143.337
Classe: 9.40 (computadores e software de computadores)
Titular: Apple Computer, Inc.
marca: APPLE COMPUTER
registro n. 810.888.262 (sem direito de uso exclusivo da palavra COMPUTER)
Classe: 9.55/80 (computadores, sistemas de computador, unidades de exibio
visual de computador, equipamentos perifricos de computador e partes, acess-
rios e equipamentos de tais artigos)
Titular: Apple Computer, Inc.
FGV DIREITO RIO 132
181
Antiga lei de propriedade industrial,
revogada pela atual Lei 9.279/96.
O segundo exemplo, ainda que um registro concedido, foi concedido com uma
ressalva, o que se costuma chamar de apostila, no direito marcrio. O termo APPLE
COMPUTER foi registrado como marca, para identifcar computadores, mas a pro-
teo no exclusiva para o termo COMPUTER, o que signifca que qualquer outro
titular que tenha uma marca, para descrever computadores, poder utilizar o termo
COMPUTER, que no de exclusividade de ningum para tais produtos ou servios.
J a marca APPLE CHIPS, para doces, foi indeferida pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), exatamente porque os termos guardam direta relao
com o produto que a marca pretendia distinguir.
marca: APPLE CHIPS
pedido n. 816.060.088
Classe: 33.10 (doces e ps para fabricao de doces em geral)
Titular: Gourmand Alimentos Ltda.
Indeferido de acordo com o item 20, do art. 65, da lei 5.772/71
181
: no regis-
trvel como marca: nome, denominao, sinal, fgura, sigla ou smbolo de uso
necessrio, comum ou vulgar, quando tiver relao com o produto, mercadoria
ou servio a distinguir, salvo quando se revestirem de sufciente forma distintiva.
No se pode apropriar de um termo que guarde direta ou indireta relao com um
produto ou servio, caso contrrio estar-se-ia apropriando do alfabeto ou das lnguas
e, por consequncia, estar-se-ia excluindo todo o restante da populao de livremente
utilizar um termo ou palavra para identifcar o produto ou servio ao qual aquele termo
ou palavra se refere. Seria o mesmo que impedir que todos chamassem a fruta maa de
maa. o caso do cupuau e do aa: empresas japonesas e europias tentaram se apro-
priar dos nomes das frutas atravs de registro de marcas.
Quanto ao requisito da disponibilidade, este tambm auto-explicativo: uma mar-
ca somente pode ser registrada se o termo ou fgura estivem disponveis, ou seja, se
j no estiver registrada em nome de outro titular, descrevendo produtos ou servios
idnticos, semelhantes ou afns.
Por fm, o requisito da licitude diz respeito descrio dos produtos ou servios a
serem identifcados por uma marca. No se pode pedir registro de marca para comercia-
lizao, produo etc. de, por exemplo, sorvetes feitos com a semente da planta cannabis
ativa, pelo simples fato de a mesma ser considerada ilegal no Brasil.
1.1.5. QUEM PODE REQUERER REGISTRO
Segundo o art. 128 da LPI,
Podem requerer registro de marca as pessoas fsicas ou jurdicas de direito pbli-
co ou de direito privado.
FGV DIREITO RIO 133
182
Conselho Regional de Medicina.
183
Ordem dos Advogados do Brasil.
184
Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
1 As pessoas de direito privado s podem requerer registro de marca relativo
atividade que exeram efetiva e licitamente, de modo direto ou atravs de empresas
que controlem direta ou indiretamente, declarando, no prprio requerimento, esta
condio, sob as penas da lei.
H de se ressaltar que quando uma pessoa fsica querer um pedido de registro perante
o INPI, a mesma tem de comprovar que exerce efetiva e licitamente a atividade relacio-
nada ao pedido de registro. Portanto, para servios mdicos, por exemplo, somente uma
pessoa inscrita no CRM
182
que pode fazer um pedido de registro. Para servios advoca-
tcios, a pessoa deve estar inscrita na OAB
183
; para servios de engenharia, no CREA
184
,
e assim por diante. Caso a profsso no seja regulada por uma entidade, a pessoa fsica
deve provar de alguma forma que exerce de fato as atividades reivindicadas: uma estilista
de moda pode juntar pginas de uma revista com seus vestidos, por exemplo.
1.1.6. AQUISIO DOS DIREITOS E PRAZO DE VALIDADE
Conforme disposto no art. 129 da LPI, os direitos relativos a uma marca somente
so adquiridos com a concesso do registro validamente expedido, ou seja, estamos
diante de um sistema atributivo de direitos. A propriedade da marca somente adqui-
rida aps a concesso de um registro vlido. Antes disso temos apenas uma expectativa
de direito e no h que se falar em propriedade de marca antes da concesso do registro.
H, contudo, uma exceo ao sistema atributivo. O pargrafo primeiro do art. 129
da LPI prev a possibilidade de se declarar um direito j existente:
Art. 129 1 Toda pessoa que, de boa f, na data da prioridade ou depsito,
usava no Pas, h pelo menos 6 (seis) meses, marca idntica ou semelhante, para
distinguir ou certifcar produto ou servio idntico, semelhante ou afm, ter direito
de precedncia ao registro.
Como se v, portanto, o pargrafo primeiro do art. 129 traz uma exceo ao sistema
atributivo e, no caso especfco de que trata, o sistema passa a ser declarativo de direitos.
Quando uma pessoa, fsica ou jurdica, utiliza de boa f uma marca no Brasil, sem con-
tudo ter feito seu pedido de registro perante o INPI, e uma terceira pessoa passa a uti-
lizar tal marca, ou outra semelhante, para distinguir produtos ou servios idnticos, se-
melhantes ou afns, a pessoa que a utiliza de boa f, por pelo menos seis meses contados
da data do depsito de terceiros ou da data da prioridade, ter direito de precedncia ao
registro, ou seja, ter direito de registrar tal marca, mesmo que no tenha feito pedido
de registro anterior e mesmo que a terceira pessoa j tenha feito um pedido de registro.
Em outras palavras, mesmo que no se tenha depositado um pedido de registro, se
a pessoa utiliza uma marca, de boa f, por pelo menos seis meses antes do pedido de
registro de terceiros, aquela pessoa que a utiliza de boa f ter direito de precedncia
e poder, alm de impedir o registro e uso dos terceiros, registrar sua marca no Brasil.
FGV DIREITO RIO 134
185
Os pargrafos do art. 133 so:
1 O pedido de prorrogao dever
ser formulado durante o ltimo ano de
vigncia do registro, instrudo com o
comprovante do pagamento da respec-
tiva retribuio.
2 Se o pedido de prorrogao no
tiver sido efetuado at o termo fnal da
vigncia do registro, o titular poder fa-
z-lo nos 6 (seis) meses subseqentes,
mediante o pagamento de retribuio
adicional.
3 A prorrogao no ser con-
cedida se no atendido o disposto no
art. 128.
186
Veja <http://www.inpi.gov.br/
legislacao/outros/convencao_paris.
htm?tr6>, acessado em 08.04.2007.
187
Art. 4, C, (1), da CUP.
188
Para a redao dos pargrafos 1 a
4, do art. 127, vide a Lei 9.279/96.
Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com o entendimento do INPI, o usurio
de boa f que invocar o pargrafo primeiro do art. 129 da LPI deve, obrigatoriamente,
protocolar, no prazo de 60 dias, pedido de registro da marca defendida com base no
pargrafo mencionado, caso contrrio no far jus exceo prevista em lei.
O sistema marcrio brasileiro , pois, atributivo de direitos, com a exceo do par-
grafo primeiro do art. 129 da LPI, que prev a declarao de um direito.
De acordo com o disposto no art. 133 da LPI, o prazo de vigncia de um registro
de marca de dez anos, prorrogvel por perodos iguais e sucessivos, indefnidamente:
Art. 133. O registro da marca vigorar pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da
data da concesso do registro, prorrogvel por perodos iguais e sucessivos.
185
1.1.7. PRIORIDADE
A Conveno da Unio de Paris para a Proteo da Propriedade Industrial (CUP)
186
,
datada de 1883, trouxe o que chamamos de prioridade unionista, ou seja, o nacional
de uma nao membro que legalmente depositar um pedido de registro de uma marca
no seu pas ter o direito de prioridade de depositar o pedido de registro dessa mesma
marca em todas as demais naes participantes da CUP, no perodo de 06 (seis) meses
187

contados da data do primeiro depsito.
Por exemplo, um brasileiro que depositar uma marca no Brasil, durante o prazo
de 06 (seis) meses, ter prioridade no depsito do pedido de registro de tal marca nos
demais pases membros da CUP. Ou, ao contrrio, se uma marca for depositada na
Alemanha, por exemplo, que faz parte da CUP, o depositante daquela marca ter direito
de prioridade no depsito da mesma marca aqui no Brasil, contados 06 (seis) meses do
depsito originrio l na Alemanha.
Se em 1 de janeiro de 2007 a marca hipottica HOLZ foi depositada na Alemanha,
o titular daquela marca possui 06 (seis) meses, a contar da data do depsito originrio
na Alemanha, para depositar a mesma marca em qualquer outro pas que faa parte da
CUP, como o Brasil, por exemplo. Assim, se uma terceira pessoa, em 23 de junho de
2007, depositar a marca HOLZ aqui no Brasil, o titular alemo do depsito originrio
ter direito de prioridade perante o depsito feito pela terceira pessoa aqui no Brasil,
caso o titular exera seu direito de prioridade at o dia 30 de junho de 2007, ou seja,
deposite a marca no Brasil dentro de 06 (seis) meses contados do depsito originrio.
Nossa LPI implementou a prioridade unionista da seguinte forma:
Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em pas que mantenha
acordo com o Brasil ou em organizao internacional, que produza efeito de depsito
nacional, ser assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo,
no sendo o depsito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
188
FGV DIREITO RIO 135
1.1.8. VEDAES AO REGISTRO
O art. 124 da LPI enumera um rol taxativo de sinais que no so registrveis como
marca:
Art. 124. No so registrveis como marca:
I braso, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento of-
ciais, pblicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva de-
signao, fgura ou imitao;
II letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de sufciente
forma distintiva;
III expresso, fgura, desenho ou qualquer outro sinal contrrio moral e aos
bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liber-
dade de conscincia, crena, culto religioso ou idia e sentimento dignos de respeito
e venerao;
IV designao ou sigla de entidade ou rgo pblico, quando no requerido o
registro pela prpria entidade ou rgo pblico;
V reproduo ou imitao de elemento caracterstico ou diferenciador de ttu-
lo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetvel de causar confuso
ou associao com estes sinais distintivos;
VI sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente des-
critivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou aquele empre-
gado comumente para designar uma caracterstica do produto ou servio, quanto
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao
do servio, salvo quando revestidos de sufciente forma distintiva;
VII sinal ou expresso empregada apenas como meio de propaganda;
VIII cores e suas denominaes, salvo se dispostas ou combinadas de modo
peculiar e distintivo;
IX indicao geogrfca, sua imitao suscetvel de causar confuso ou sinal
que possa falsamente induzir indicao geogrfca;
X sinal que induza a falsa indicao quanto origem, procedncia, natureza,
qualidade ou utilidade do produto ou servio a que a marca se destina;
XI reproduo ou imitao de cunho ofcial, regularmente adotada para ga-
rantia de padro de qualquer gnero ou natureza;
XII reproduo ou imitao de sinal que tenha sido registrado como marca
coletiva ou de certifcao por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII nome, prmio ou smbolo de evento esportivo, artstico, cultural, social,
poltico, econmico ou tcnico, ofcial ou ofcialmente reconhecido, bem como a imi-
tao suscetvel de criar confuso, salvo quando autorizados pela autoridade compe-
tente ou entidade promotora do evento;
XIV reproduo ou imitao de ttulo, aplice, moeda e cdula da Unio, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territrios, dos Municpios, ou de pas;
FGV DIREITO RIO 136
XV nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico e imagem
de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artstico singular
ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII obra literria, artstica ou cientfca, assim como os ttulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetveis de causar confuso ou associao,
salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII termo tcnico usado na indstria, na cincia e na arte, que tenha rela-
o com o produto ou servio a distinguir;
XIX reproduo ou imitao, no todo ou em parte, ainda que com acrscimo,
de marca alheia registrada, para distinguir ou certifcar produto ou servio idntico,
semelhante ou afm, suscetvel de causar confuso ou associao com marca alheia;
XX dualidade de marcas de um s titular para o mesmo produto ou servio,
salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de sufciente
forma distintiva;
XXI a forma necessria, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamen-
to, ou, ainda, aquela que no possa ser dissociada de efeito tcnico;
XXII objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
e
XXIII sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o re-
querente evidentemente no poderia desconhecer em razo de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em territrio nacional ou em pas com o qual o
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se
destinar a distinguir produto ou servio idntico, semelhante ou afm, suscetvel de
causar confuso ou associao com aquela marca alheia.
Cumpre ressaltar que o inciso VI, que trata de sinal genrico, necessrio, comum,
vulgar ou simplesmente descritivo, sem capacidade distintiva, bem como o inciso XIX, re-
ferente a reproduo e imitao de marca alheia, so os dois incisos mais comumente uti-
lizados na defesa dos direitos marcrios. Como a inteno desta apostila no esgotar os
temas, mas apenas introduzi-los, trataremos dos principais incisos acima em sala de aula.
1.1.9. PRINCPIOS DA ESPECIALIDADE E DA TERRITORIALIDADE
Os dois princpios norteadores do direito marcrio so os princpio da especialidade
e o princpio da territorialidade.
Pelo princpio da especialidade entende-se que uma marca protegida estritamen-
te no mbito dos produtos ou servios que descreve. Qualquer outra pessoa pode ter
marca semelhante ou at mesmo idntica, desde que a mesma identifque produtos ou
servios distintos da marca do outro titular.
FGV DIREITO RIO 137
Exemplo 1: marca VEJA
marca: VEJA
registro n. 006.018.530
Classe: 11.10 (jornais, revistas e publicaes peridicas em geral)
Titular: Editora Abril S.A.
marca: VEJA
registro n. 811.527.417
Classe: 03.10 (preparados para lavanderia, produtos e instrumentos de lim-
peza, exceto os de uso pessoal e industrial)
Titular: Reckitt Benckiser Ltda.
marca: VEJA
registro n. 006.156.339
Classe: 25.10 (roupas e acessrios do vesturio de uso comum)
Titular: Guararapes Confeces S.A.
marca: VEJA
registro n. 822.051.842
NCL(7): 36 (servios de carto de crdito)
Titular: Carto Unibanco Ltda.
Exemplo 2: marca GLOBO
marca: TV GLOBO
registro n. 811.380.602
Classe: 38.10 (servios de comunicao, publicidade e propaganda)
Titular: TV Globo Ltda.
marca: GLOBO
registro n. 811.012.808
Classe: 3.10/20 (caf, ervas para infuso)
Titular: Caf Solvel Braslia S.A.
marca: GLOBO
registro n. 816.895.830
Classe: 13.40 (fogos de artifcio)
Titular: Fotos Globo Ltda.
FGV DIREITO RIO 138
Cabe ressaltar que o princpio da especialidade segue a descrio dos produtos e
servios, e no a classe de produto ou servio na qual o pedido de registro foi feito. Ou
seja, o que importa no se a classe de produtos ou servios a mesma ou no, mas sim
se os produtos ou servios so distintos. Podemos ter marcas idnticas, na mesma classe
de produtos, em nome de titulares distintos, convivendo pacifcamente, desde que os
produtos que cada uma distingue sejam sufcientemente diferentes. Por exemplo, po-
demos ter uma marca hipottica ASUS, registrada na classe NCL(8) 04, identifcando
graxa para uso automotivo, em nome do titular Carros de Corrida Interlagos Ltda., e
outra registrada na mesma classe NCL(8) 04, identifcando velas ornamentais para ilu-
minao, em nome do titular Velas Ornamentais Bombaim Ltda.. O que importa so
os produtos ou servios, e no a classe na qual a marca foi depositada, j que algumas
classes so to amplas que podem ter produtos consideravelmente diferentes.
O princpio da territorialidade, como o prprio nome sugere, estabelece que uma
marca somente ter validade no territrio ou pas em que foi registrada. Portanto, uma
marca registrada no Brasil, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), tem validade no territrio nacional inteiro, em todos os Estados, com apenas
um nico registro. Porm, como regra geral, no ter validade fora do Brasil, assim
como marcas registradas fora do Brasil no tm validade em nosso pas.
1.1.10. EXCEES AOS PRINCPIOS DA ESPECIALIDADE E DA TERRITORIALIDA-
DE: MARCAS DE ALTO RENOME E MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS
Como ocorre com praticamente todos os princpios e regras, os princpios da espe-
cialidade e da territorialidade do direito marcrio possuem suas excees.
A exceo ao princpio da especialidade a chamada marca de alto renome, confor-
me disposio contida no artigo 125 da nossa LPI:
Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser assegu-
rada proteo especial, em todos os ramos de atividade.
Como podemos aferir pela leitura do mencionado artigo, as marcas de alto renome
recebem proteo especial, em todos os ramos de atividade. Ou seja, temos aqui uma
exceo ao princpio da especialidade, j que a marca recebe a mais ampla proteo, em
todos as ramos de atividade, independentemente do rol de produtos e/ou servios para
os quais foi registrada. Mesmo que tenha sido registrada para identifcar verduras e
legumes, por exemplo, a marca passa a receber proteo total, em todas as reas. Por-
tanto, caso algum faa pedido de registro ou use marca idntica ou semelhante, mesmo
que para produtos ou servios distintos de verduras e legumes, o titular do registro
da marca de alto renome ter direito de impedir que a outra pessoa registre ou utilize a
mesma marca, ainda que para produtos ou servios distintos.
Vale ressaltar, ademais, que a marca de alto renome deve, obrigatoriamente, estar
previamente registrada em territrio nacional. Caso seja uma marca extremamente fa-
FGV DIREITO RIO 139
189
A marca de alto renome (art. 125, da
Lei 9.279/96) prevista em nossa lei atu-
al recebia o nome de marca notriana
lei anterior (art. 67, da Lei 5.772/71).
A marca notria da Lei anterior no se
confunde com a marca notoriamente
conhecida da Lei atual. Conforme
nossa lei vigente, marca notoriamente
conhecida exceo ao princpio da
territorialidade, ao passo que marca
de alto renome (antiga marca notria)
exceo ao princpio da especialidade.
190
Este art. 67 da lei antiga (Cdigo
da Propriedade Industrial CPI) era
o que tratava da marca notria, hoje
conhecida na nossa lei atual como
marca de alto renome (art. 125, da
Lei 9.279/96). A marca notria da Lei
anterior no se confunde com a marca
notoriamente conhecida da Lei atu-
al. Conforme nossa lei vigente, marca
notoriamente conhecida exceo ao
princpio da territorialidade, ao passo
que marca de alto renome (antiga
marca notria) exceo ao princpio
da especialidade.
mosa, mas que no esteja registrada no Brasil, ento o titular ou pretenso titular no ter
direito de gozar dos benefcios conferidos por uma marca de alto renome. Um simples
pedido de registro, ou seja, uma expectativa de direito, no sufciente para que se goze
dos benefcios de uma marca de alto renome.
A marca de alto renome aquela que goza de uma autoridade incontestvel, de um
conhecimento e prestgio diferidos, resultantes da sua tradio e qualifcao no merca-
do, da confana que inspira, vinculada, essencialmente, boa imagem dos produtos e/
ou servios a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinria
fora atrativa sobre o pblico em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes
mercados e transcendendo a funo a que se prestava primitivamente, projetando-se
para atrair clientela por sua simples existncia.
Exemplo clssico de marca de alto renome:
marca: COCA-COLA
apresentao: mista
registro n. 003.469.263 (20.05.1977)
situao: notria (ou de alto renome)
189
Classe: 35.10 (bebidas, xaropes e sucos concentrados)
Titular: Te Coca-Cola Company
Exemplo de marca indeferida devido existncia de marca registrada de alto reno-
me:
marca: COCA
apresentao: mista
pedido n. 811.021.971
situao: extinto
Classe: 03.20 (produtos de perfumaria e de higiene, e artigos de toucador em
geral)
Titular: Compagnie Francaise de Commerce International COFCI
Recurso, da Te Coca-Cola Company contra do deferimento do pedido de registro,
conhecido e provido, com base no art. 67, da Lei 5.772/71.
190
Alm do disposto no art. 125 da LPI, a Resoluo INPI n. 121, de 06 de setembro
de 2005, tambm trata da marca de alto renome. A proteo especial conferida pelo art.
125 da LPI dever ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matria de defesa,
quando da oposio a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo adminis-
trativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente confito com a marca
invocada de alto renome, nos termos e prazos previstos na LPI.
FGV DIREITO RIO 140
191
Art. 6o bis (1): Os pases da Unio
comprometem-se a recusar ou inva-
lidar o registro, quer administrativa-
mente, se a lei do pas o permitir, quer
a pedido do interessado e a proibir o
uso de marca de fbrica ou de comrcio
que constitua reproduo, imitao ou
traduo, suscetveis de estabelecer
confuso, de uma marca que a auto-
ridade competente do pas do registro
ou do uso considere que nele noto-
riamente conhecida como sendo j
marca de uma pessoa amparada pela
presente Conveno, e utilizada para
produtos idnticos ou similares. O mes-
mo suceder quando a parte essencial
da marca notoriamente conhecida ou
imitao suscetvel de estabelecer con-
fuso com esta.
Em sntese, o titular que considere sua marca de alto renome no poder meramente
depositar perante o INPI um pedido de reconhecimento do alto renome, mas poder
faz-lo incidentalmente, como matria de defesa, quando uma terceira pessoa solicitar o
registro da marca em questo. O INPI, quando do exame da oposio ou do processo ad-
ministrativo de nulidade, apreciar e decidir quanto condio de alto renome da marca.
J a exceo ao princpio da territorialidade a chamada marca notoriamente co-
nhecida, conforme disposio contida no artigo 126 da nossa LPI:
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos
do art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade
Industrial, goza de proteo especial, independentemente de estar previamente depo-
sitada ou registrada no Brasil.
1 A proteo de que trata este artigo aplica-se tambm s marcas de servio.
2 O INPI poder indeferir de ofcio pedido de registro de marca que reproduza
ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Ao passo que para se benefciar das vantagens da marca de alto renome necessrio
que haja registro prvio no Brasil, no caso da marca notoriamente conhecida, justamen-
te por ser uma exceo ao princpio da territorialidade, no h necessidade de registro
prvio no Brasil, nem sequer de pedido de registro.
Caso a marca seja notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, a mesma passa
a gozar dos benefcios conferidos pelo art. 126 de nossa LPI, conforme os termos do
art. 6 bis (I), da Conveno da Unio de Paris para Proteo da Propriedade Industrial
(CUP)
191
, ou seja, mesmo que a marca no esteja registrada ou sequer depositada no
Brasil, se ela for notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, ento qualquer ou-
tra pessoa que tentar registrar ou utilizar tal marca estar infringindo a Lei e, portanto,
o INPI poder indeferir ex ofcio o pedido de registro que imite ou reproduza, no todo
ou em parte, a marca notoriamente conhecida.
Exemplo de marca notoriamente conhecida:
marca: FERRARI
apresentao: mista
registro n. 811.323.994 (24.12.1985)
Classe: 07.25/30/35 (veculos e implementos rodovirios, ferrovirios, veculos
hidrovirios, outras embarcaes e seus implementos)
Titular: Ferrari Societ per Azioni Esercizio Fabbriche Automobili e Corse
FGV DIREITO RIO 141
192
Veja <http://www.thefreedic-
tionary.com/zipper>, acessado em
06.04.2007.
193
Vide <http://en.wikipedia.org/wiki/
Kleenex>, acessado em 06.04.2007.
194
Veja <http://en.wikipedia.org/wiki/
Vaseline> e Michaelis, Moderno Dicio-
nrio da Lngua Portuguesa, disponvel
em <http://www2.uol.com.br/micha-
elis/>, visitado em 06.04.2007: Subs-
tncia graxa, com aspecto de cera,
extrada dos resduos da destilao, e
aplicada nas indstrias e em farmcias.
195
Veja <http://en.wikipedia.org/wiki/
Band-Aid>, acessada em 06.04.2007, e
Dicionrio Houaiss da Lngua Portugue-
sa, disponvel em <http://houaiss.uol.
com.br/busca.jhtm?verbete=band-
aid>, acessada em 06.04.2007: subs-
tantivo masculino, pequeno curativo
adesivo com uma almofada de gaze
no centro, us. para cobrir ferimentos
leves. Uso: caso de marca registrada
(Band-Aid) que passou a designar o
seu gnero.
196
Vide Dicionrio Houaiss da Ln-
gua Portuguesa, disponvel em
<http://houaiss.uol.com.br/busca.
jhtm?verbete=durex>, acessada em
06.04.2007: substantivo masculino, fta
adesiva. Etimologia: marca registrada
(Durex) cuja denominao passou a
designar o seu gnero.
Exemplo de marca indeferida devido existncia de marca notoriamente conhecida:
marca: FERRARI
apresentao: mista
pedido n. 817.765.379
situao: arquivado (indeferido com base no art. 6 bis (I), da CUP)
Classe: 07.45 (meios de transporte de propulso muscular)
Titular: Ferrari Bicicletas Indstria, Comrcio e Exportao Ltda.
1.1.11. DILUIO E PERDA DO VALOR DISTINTIVO
Como regra, a substituio da marca de um produto ou servio, pelo prprio pro-
duto ou servio, faz com que a marca se torne sinnimo do produto ou servio que ela
anteriormente assinalava. Isso o que chamamos de diluio ou degenerao de uma
marca, ou perda do valor distintivo de uma marca.
Dessa forma, uma vez identifcado seu mero valor descritivo e seu mero carter evo-
cativo, a marca passa a no mais preencher o requisito da distintividade, no podendo
ser protegida e utilizada como marca e no podendo, neste sentido, integrar o rol de
ativos de uma empresa.
o que ocorre com a marca Xerox. A empresa titular da marca Xerox envida todos
seus esforos para que os usurios das mquinas por ela produzidas no utilizem a marca
Xerox como substituta para a palavra cpia, ou seja, a empresa requer que o usurio
no diga vou tirar Xerox destas anotaes, mas sim vou tirar cpias destas anotaes
atravs de uma fotocopiadora Xerox.
Esse o fenmeno da diluio. Em que pese o fato de que a diluio de marcas
surtir efeitos mais devastadores em outros pases, no Brasil, a aplicao da tese da dilui-
o de marcas ainda est se consolidando e, com exceo das marcas que tenham sido
consideradas diludas no exterior e, por conseguinte, no passveis de registro tambm
no Brasil, so raros, quando no inexistentes, os casos envolvendo a diluio de marcas
nacionais.
Com efeito, compreensvel a preocupao dos titulares de marcas que sofrem as
consequncias de uma eminente diluio dos seus ativos marcrios. Afnal, grandes in-
vestimentos na construo, promoo, divulgao e proteo de uma marca podem ser
simplesmente perdidos a partir do momento em que uma marca passa a ser considerada
como no mais protegvel, tendo em vista sua diluio ou generalizao.
Alguns casos internacionais famosos sobre diluio de marcas so o Zper (zipper),
originalmente registrado como marca em 1925, pela empresa B. F. Goodrich Com-
pany;
192
os lenos Kleenex
193
; Vaselina
194
; Band-Aid
195
, e Durex
196
, que acabaram se tor-
nando sinnimos dos produtos que originalmente assinalavam e, nesse sentido, no
mais passveis de proteo como marca.
Combater a diluio de uma marca pode ser entendido como um direito do titular
da mesma, se tomarmos como base o direito previsto na LPI, que assegura ao titular
de uma marca zelar por sua integridade e reputao. Por outro lado, tambm pode ser
FGV DIREITO RIO 142
197
Art. 129, caput, da Lei 9.279/96.
198
Art. 130, I, II e III, da Lei 9.279/96
entendida a diluio como um direito da populao de livremente utilizar aquele sinal
que, agora, passou a ser sinnimo do prprio produto, muitas vezes fazendo parte at
dos mais renomados dicionrios.
Em que pese o exposto, no nos conhecido qualquer caso nacional que tenha dis-
cutido, como matria principal, a diluio efetiva ou preparatria de uma marca, que
impediriam o seu registro ou mesmo a sua prorrogao.
1.1.12. DIREITOS DO TITULAR DE UMA MARCA
A LPI estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposies da lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo
em todo o territrio nacional.
197
Portanto, a propriedade propriamente dita somente
adquirida com o registro validamente expedido. Com um simples pedido de registro,
no se tem a propriedade de uma marca.
Em acrscimo, a mesma Lei estabelece que direito do titular da marca ou do
depositante ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; e zelar por sua
integridade material ou reputao.
198
Afnal, se a propriedade da marca s se adquire com a expedio de certifcado
validamente expedido, quais direitos so assegurados ao depositante de um pedido de
registro, alm daqueles relacionados acima?
Na esmagadora maioria dos casos, ocorre a utilizao da marca, pelo prprio depo-
sitante do pedido de registro, anteriormente ao deferimento do registro, o que pode
gerar diversas conseqncias. possvel que o prprio depositante seja alvo de uma
ao desleal por parte de um terceiro, que pode, em tese, utilizar marca idntica ou se-
melhante anteriormente depositada, para assinalar seus prprios produtos e servios.
A pergunta que surge : neste caso, considerando que inexiste um ttulo de propriedade
em questo, carece o depositante de tutela legal, no dispondo de nenhuma medida a
adotar? Absolutamente.
De fato, o pedido de registro depositado confere apenas expectativa de direito ao de-
positante. Como tal, h uma constituio, ainda que limitada, de projees de negcios
e atividades futuras.
Nessa situao o depositante possui alguns direitos, ainda que o mesmo, em sendo
titular de um pedido de registro, no consiga buscar auxlio no Poder Judicirio alegan-
do violao do seu direito de propriedade sobre uma marca, uma vez que na realidade
ele possui apenas um pedido de registro, ou seja, uma expectativa de direito, de registro,
que em ltima instncia no outorga exclusividade de uso.
O ato de uma terceira pessoa se apropriar de sinal objeto de pedido de registro, com
o objetivo claro de aliciar ilicitamente clientela alheia, poder ser interpretado como
prtica de concorrncia desleal ou mesmo como aproveitamento parasitrio, sendo am-
bos os atos repudiados por nossas doutrina e jurisprudncia.
Muitas vezes, a concorrncia desleal no praticada exclusivamente, sendo acompa-
nhada de dois ou mais atos concomitantes, porm com o mesmo objetivo: deslealdade
comercial e enriquecimento ilcito s custas de terceiros.
FGV DIREITO RIO 143
199
Obrigaes, 6 ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1996, p. 250.
200
IDS Instituto Dannemann Siem-
sen de Estudos de Propriedade Intelec-
tual. Comentrios Lei da Propriedade
Industrial, Renovar: 2005, p. 390.
No entendimento de Orlando Gomes
199
h enriquecimento ilcito quando algum,
s expensas de outrem, obtm vantagem patrimonial sem causa, isto , sem que tal van-
tagem se funde em dispositivo de lei ou em negcio jurdico anterior.
Neste sentido, o artigo 884 do Cdigo Civil dispe que aquele que, sem justa causa,
se enriquecer as custas de outrem, ser obrigado a restituir o indevidamente auferido,
feita a atualizao dos valores monetrios.
A terminologia concorrncia desleal, apesar de conter relativa subjetividade, no
oferece maiores problemas de entendimento: ... um apropriado conceito para concor-
rncia desleal pode ser encontrado no art. 10 bis, 2) da Conveno da Unio de Paris,
que assim estabelece: [c]onstitui ato de concorrncia desleal qualquer ato de concor-
rncia contrrio aos usos honestos em matria industrial e comercial.
200
Dessa forma, tem-se que o depositante, ainda que no possa ser considerado pro-
prietrio da marca objeto do pedido de registro, possui alternativas com base na prpria
LPI para defender seus interesses e a expectativa de direito, do direito de propriedade de
um potencial registro de marca.
Nesse sentido, em que pese a impossibilidade de uma ao ser baseada, exclusiva-
mente, em violao de direito marcrio, os aspectos de concorrncia desleal podem ser
uma boa alternativa.
1.1.13. LIMITAES AOS DIREITOS DO TITULAR DE UMA MARCA
J vimos quais so os principais direitos do titular de uma marca registrada: utiliz-la
em todo territrio nacional e com exclusividade, autorizar, licenciar ou ceder o seu uso
e zelar por sua integridade e reputao. No entanto, ser que esse direito absoluto?
Ser que toda e qualquer forma de utilizao de marca depender de prvia e expressa
autorizao de seu titular?
Por exemplo, um dono de pizzaria pode indicar no seu cardpio que vende refrige-
rantes da marca Kuat ou Antarctica, destacando seus logotipos? Ser que o empresrio
contrafator ou violador de marcas?
Com efeito, neste caso citado, as marcas podero sim ser empregadas sem autoriza-
o prvia. Isto porque, no caso indicado, as marcas esto sendo empregadas de forma a
apenas informar o pblico que tais bebidas so vendidas no estabelecimento. Nesse tipo
de utilizao, a marca exerce seu papel social, de informar o consumidor.
Segundo o art. 132 da LPI, o titular da marca no poder:
I impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes
so prprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoo e comercializao;
II impedir que fabricantes de acessrios utilizem a marca para indicar a des-
tinao do produto, desde que obedecidas as prticas leais de concorrncia;
III impedir a livre circulao de produto colocado no mercado interno, por si
ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos 3 e 4 do art. 68; e
IV impedir a citao da marca em discurso, obra cientfca ou literria ou qual-
quer outra publicao, desde que sem conotao comercial e sem prejuzo para seu carter
distintivo.
FGV DIREITO RIO 144
201
Art. 143, pargrafo 2, da Lei
9.279/96.
202
Art. 143, I e II, da Lei 9.279/96.
O inciso III acima refere-se ao que chamamos de exausto de direitos. Ou seja, a
partir do momento em que um produto colocado no mercado nacional, diretamente
pelo titular da marca que identifca tal produto, ou por terceiro com consentimento do
titular, e desde que obedecidas as prticas leais de concorrncia, o mencionado titular
no tem direito de impedir a livre circulao do produto em questo. Digamos que um
tnis legtimo da marca Nike tenha sido importado e colocado no mercado brasileiro,
mais precisamente na cidade de Santos, por um representante ofcial do titular da marca
Nike no Brasil, tudo de acordo com o contrato assinado entre as partes. Caso um co-
merciante da cidade de Belm do Par, na regio amaznica, terra dos modelos abertos
de negcio e do tecno-brega, revenda l em Belm, na sua loja, exatamente o mesmo
tnis legtimo da marca Nike, da mesma remessa chegada em Santos; o titular da marca
Nike no Brasil no ter como impedir essa livre circulao dos tnis. Ou seja, possvel
controlar a primeira venda, mas uma vez que o produto colocado no mercado pelo
titular ou com seu consentimento, desde que no se extrapolem as prticas leais de con-
corrncia, o titular no poder controlar as demais vendas.
Em sntese, nos dois exemplos aqui mencionados, o exerccio do direito de proprie-
dade sobre uma marca fca limitado, sendo certo que a pessoa que utilizar uma marca
de terceiro atravs de uma das modalidades acima descritas no precisar obter prvia e
expressa autorizao do titular da marca, tampouco incorrer em qualquer violao do
direito de marcas por conta da inexistncia de autorizao.
1.1.14. PERDA DOS DIREITOS
Segundo o art. 142 da LPI, o registro de marca extingue-se nas seguintes condies:
i) pela expirao do prazo de vigncia;
ii) pela renncia, podendo esta ser total ou parcial em relao aos produtos
ou servios;
iii) pela caducidade, ou
iv) caso a pessoa domiciliada no exterior no constitua e mantenha procura-
dor devidamente qualifcado e domiciliado no Brasil, com poderes para represen-
t-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citaes.
A caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legtimo interesse, aps
05 (cinco) anos da concesso do registro da marca. Ou seja, o titular do registro da mar-
ca possui 05 (cinco) anos para comear a utilizar a marca no Brasil. Nesse prazo de 05
(cinco) anos contados da concesso do registro ele encontra-se garantido e no precisa
comprovar o uso da marca.
Caso seja requerida a caducidade de uma marca, o titular ser intimado para se ma-
nifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o nus de provar o uso da marca ou
justifcar seu desuso por razes legtimas.
201
O registro de uma marca caduca quando, na data do requerimento da caducidade:
202
FGV DIREITO RIO 145
203
9.279/96.
i) o uso da mesma no tiver sido iniciado no Brasil, ou
ii) o uso da mesma tiver sido interrompido por mais de 05 (cinco) anos con-
secutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modifcao
que implique alterao de seu carter distintivo original, tal como constante do
certifcado de registro.
Contudo, conforme mencionado acima, no ser declarado caduco o registro da
marca se o titular justifcar o desuso da mesma por razes legtimas.
203
1.1.15. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO INPI: BUSCA PRVIA, DEPSITO,
OPOSIO, EXAME, REGISTRO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE (PAN)
Desde 1 de setembro de 2006, o INPI, por meio da Resoluo n 127/06, instituiu
o mdulo eletrnico e-MARCAS, um sistema eletrnico para demandar servios ou
praticar atos processuais relativos a registros ou pedidos de registro de marcas, por meio
dos formulrios eletrnicos disponveis no site do INPI.
Antes do depsito do pedido de registro de marca prudente realizar uma busca
prvia no banco de dados do INPI a fm de se constatar a existncia ou no de pedido de
registro ou de marca registrada idntica ou substancialmente semelhante pretendida
para depsito, e se os servios ou produtos tambm so semelhantes ou afns.
A busca prvia pode ser efetuada (i) pelo prprio usurio ou interessado no registro,
atravs de pesquisa no website do INPI, (ii) pelo Instituto, atravs de requisio por meio
de formulrio especfco, ou (iii) pelo procurador do interessado no registro da marca.
O INPI publica semanalmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI), que o
meio de comunicao ofcial entre o Instituto e as partes interessadas. Nela, so publi-
cados todos os atos e decises do INPI no que tange aos processos marcrios. A partir
da publicao dos despachos na RPI se inicia a contagem dos prazos para atuao da
parte interessada.
Os despachos do INPI so identifcados atravs de cdigos numricos, cada um com
seu signifcado especfco.
Em alguns casos, o INPI, ao conceder registros de marcas, estabelece ressalvas quan-
to ao uso da referida marca. So as chamadas apostilas, que consistem em limitaes
ao direito de proteo concedido ao titular do registro da marca.
Quando a marca concedida no possui alta distintividade, ou composta por
expresso comum para os produtos ou servios em que foi registrada, o INPI usual-
mente estabelece que determinada expresso no goza de direito de uso exclusivo se
considerada separadamente. A expresso protegida somente se utilizada em con-
junto com as demais que compem a marca. Ou seja, as palavras isoladas no so
protegidas; qualquer outra pessoa que queira usar ou at mesmo registrar uma das
palavras reivindicadas no registro anterior esta livre para tanto e o titular do registro
no a pode impedir de faz-lo. Mas caso essa terceira pessoa use ou tente registrar
marca no apenas com uma das palavras que compem a marca anterior, e sim com a
FGV DIREITO RIO 146
204
Ver artigos 155 a 157 da Lei
9.279/96.
205
Art. 158, da Lei 9.279/96.
combinao das palavras registradas pelo titular anterior, a sim a terceira pessoa pode
ser impedida de faz-lo.
Como ensinado anteriormente, uma vez realizada a busca prvia e no encontrados
pedidos de registro ou registros de marcas impeditivos ao registro da marca em questo,
o prximo passo o depsito do pedido de registro.
O procedimento se baseia na Lei de Propriedade Industrial (LPI) e no Manual do
Usurio editado pelo INPI, o qual pode ser obtido no website do INPI.
O pedido
204
deve se referir a um nico sinal distintivo e a uma nica classe, e indicar
a especifcao dos produtos ou servios conforme classifcao estabelecida pela Classi-
fcao Internacional de Produtos e Servios. Deve conter, ainda:
(i) Requerimento devidamente preenchido pelo usurio contendo informa-
es tais como dados do titular, nome da marca, apresentao (i.e., nominativa,
fgurativa, mista ou tridimensional), logotipo, se aplicvel, dados da guia de re-
colhimento de taxa aplicvel, assinatura do procurador, dentre outras;
(ii) Procurao, no caso de o titular no requerer pessoalmente;
(iii) Contrato Social do titular, para fns de comprovao de compatibilidade
entre o objeto social e os produtos ou servios indicados no requerimento;
(iv) Documentao especfca para cada tipo de marca (i.e., etiquetas, quando
se tratar de marca mista, fgurativa ou tridimensional); e
(v) Comprovante de pagamento da retribuio relativa ao depsito do pedido
de registro.
Uma vez protocolado o pedido de registro no INPI, feito um exame formal a fm
de verifcar: (i) o correto preenchimento do requerimento, (ii) a apresentao de todos
documentos necessrios instruo do pedido, quais sejam, etiqueta com o logotipo,
em caso de marca de natureza mista, fgurativa ou tridimensional, e comprovante de
recolhimento de retribuio correspondente ao depsito, e (iii) a apresentao dos do-
cumentos complementares, como procurao, contrato social, dentre outros.
Passado o exame preliminar formal, o pedido de registro recebe um nmero de iden-
tifcao do seu processo e a data de apresentao do pedido considerada sua data de
depsito ofcial. Tal data fundamental para fns de prioridade de depsito, j que, em
regra, aquele que depositou primeiro o pedido de registro ter direito ao seu registro.
Caso no exame preliminar formal se verifque o no cumprimento dos requisitos
acima, sero formuladas exigncias a serem cumpridas pelo requerente em at cinco dias
a contar do recebimento da documentao protocolada anteriormente. No cumpridas
as exigncias, o pedido desconsiderado, como se no houvesse existido. Do contrrio,
o pedido preliminarmente aceito e publicado na RPI, para conhecimento de terceiros
e, querendo, apresentao de manifestaes contrrias ao registro da marca, tema este
que ser tratado adiante.
O exame de mrito do pedido de registro ocorre aps o transcorrer do prazo para
apresentao de oposio por terceiros 60 dias a contar da publicao do pedido de
registro na RPI tendo ou no havido apresentao de oposio.
205
FGV DIREITO RIO 147
206
Art. 159, caput, da Lei 9.279/96.
207
Art. 159, pargrafos primeiro e se-
gundo, da Lei 9.279/96.
Preliminarmente, os examinadores do INPI procedem busca de anterioridade, que
consiste na verifcao da existncia ou no de pedido de registro ou de registro idntico
ou semelhante, depositado ou registrado anteriormente; anlise dos documentos apre-
sentados junto ao pedido de registro e eventuais oposies de terceiros.
Durante o exame, pode ser formulada exigncia que deve ser cumprida pelo reque-
rente no prazo de 60 dias a contar de sua publicao na RPI.
206
No respondida a exigncia, o pedido ser defnitivamente arquivado, no cabendo
recurso contra essa deciso. No entanto, se ao menos respondida, ainda que no cum-
prida, ou contestada a sua formulao, h prosseguimento ao exame.
207
O examinador analisa o pedido de registro levando em considerao a existncia
ou no de oposio, ainda que sua apresentao no deva obrigatoriamente vincular a
deciso no processo.
Outro ponto considerado pelo examinador a incidncia ou no das hipteses pre-
vistas nos artigos 124, 125, 126 e 129, pargrafo primeiro, da LPI, quais sejam: (i)
sinais no registrveis, (ii) marca de alto renome, (iii) marca notoriamente conhecida, e
(iv) primeiro uso de boa f.
Terminada a anlise, o INPI publica ou: (i) o sobrestamento do exame do pedido de
registro mais recente at publicao da deciso fnal do pedido de registro anterior, caso
exista marca depositada anteriormente, apontada como impeditiva na busca de ante-
rioridade; ou (ii) o deferimento do pedido de registro, momento em que o requerente
deve efetuar o pagamento das taxas fnais para expedio do certifcado de registro da
marca e proteo ao primeiro decnio; ou (iii) o indeferimento do pedido de registro,
apontando o dispositivo legal que fundamentou sua deciso.
Da deciso que indefere o pedido de registro cabe recurso no prazo de 60 dias a
contar da publicao da deciso, o qual recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Os interessados na deciso do pedido de registro so intimados a, em querendo, ofe-
recerem contra-razes ao recurso. Uma vez publicada a deciso do recurso, mantendo o
indeferimento ou reformando a deciso de forma a deferir o pedido de registro, encerra-
se a esfera administrativa, cabendo discusso da questo apenas no Poder Judicirio.
Caso, contudo, tenha havido oposio por parte de terceiro interessado, o depo-
sitante do pedido de registro tem a faculdade de se manifestar no prazo de 60 dias.
Vale destacar que a no apresentao de manifestao sobre oposio no confgura
revelia, muito menos signifca que as alegaes feitas pela opoente so verdadeiras.
Decorrido o prazo para manifestao do oposto, o tcnico do INPI examina o pedido
de registro.
Supondo-se que o pedido de registro seja deferido e a marca registrada eventualmen-
te gere possibilidade de confuso com outra j registrada, o titular desta ltima tem a
faculdade de ingressar com um processo administrativo de nulidade (PAN), requerendo
seja declarado nulo o registro da marca recm concedida.
O PAN, que tem fundamento no artigo 168 da LPI, pode ser instaurado por qual-
quer pessoa fsica ou jurdica, com legtimo interesse, inclusive pelo INPI ex of cio, ou
seja, por iniciativa prpria do INPI, sem haver necessidade que algum o provoque, a
fm de rever seu ato concessrio de registro.
FGV DIREITO RIO 148
208
Pargrafo segundo do art. 175, da
Lei 9.279/96.
209
Art. 173 e seu pargrafo nico, da Lei
9.279/96.
210
Art. 207, da Lei 9.279/96.
211
Art. 209, da Lei 9.279/96.
212
9.279/96.
O prazo para interposio do PAN de 180 (cento e oitenta) dias a contar da con-
cesso do registro, sendo certo que o titular do registro da marca objeto do PAN pode
apresentar contestao em at 60 dias a contar da publicao do PAN na RPI.
Superada esta fase, o PAN examinado e decidido pelo Presidente do INPI, o qual
tem a prerrogativa de formular exigncias durante o exame, as quais devero ser cumpri-
das em 60 dias a contar da publicao. A deciso fnal pode determinar a manuteno
do registro ou declarar sua nulidade, que pode ser parcial ou total.
Importante ressaltar que no cabvel qualquer recurso contra a deciso proferida
no PAN, encerrando-se, portanto, a instncia administrativa. Dessa forma, instaura-
o do PAN o ltimo remdio na esfera administrativa antes de se acionar o Poder
Judicirio.
A deciso do PAN tem efeitos retroativos, alcanando todos os atos que desencadea-
ram a concesso do ttulo, inclusive quanto ao dever de indenizar terceiros prejudicados
pelo exerccio de um direito considerado ilegtimo.
1.1.16. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS
Encerrada a via administrativa, pode-se recorrer ao Poder Judicirio para se obter a
nulidade de um registro de marca.
De acordo com o art. 174 da LPI, a ao para declarar a nulidade do registro pres-
creve em 5 (cinco) anos contados da data da concesso do registro da marca.
A ao de nulidade, segundo o art. 175, caput, da LPI, deve ser obrigatoriamente
ajuizada no foro da Justia Federal e o INPI, quando no for autor da ao, deve ne-
cessariamente intervir no feito, alm de, aps transitada em julgado a deciso da ao
de nulidade, o INPI fcar obrigado a publicar uma anotao no processo da marca em
questo, para cincia de terceiros.
208
Tal ao de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com leg-
timo interesse, sendo certo que o juiz pode, nos autos da ao de nulidade, determinar
liminarmente a suspenso dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requi-
sitos processuais prprios.
209
Quanto a danos causados a marcas registradas, independentemente da ao crimi-
nal, o prejudicado poder intentar as aes cveis que considerar cabveis na forma do
Cdigo de Processo Civil.
210
Conforme redao do art. 208 da LPI, a indenizao ser
determinada pelos benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no tivesse
ocorrido.
E ainda fca ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressar-
cimento de prejuzos causados por atos de violao de direitos de propriedade industrial
e atos de concorrncia desleal no previstos... na LPI ... tendentes a prejudicar a repu-
tao ou os negcios alheios, a criar confuso entre estabelecimentos comerciais, indus-
triais ou prestadores de servio, ou entre os produtos e servios postos no comrcio.
211
Ademais, nos casos de reproduo ou de imitao fagrante de marca registrada, o
juiz da causa pode determinar a apreenso de todas as mercadorias, produtos, objetos,
embalagens, etiquetas etc. que contenham a marca falsifcada ou imitada.
212
FGV DIREITO RIO 149
213
Art. 210, da Lei 9.279/96.
Ainda, no tocante a lucros cessantes, nossa LPI cria critrios
213
para clculo referente
a violao de marca registrada. Dentre os trs critrios a seguir, o mais favorvel ao pre-
judicado o que deve prevalecer:
I os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no tivesse
ocorrido; ou
violado pela concesso de uma licena que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
Por ltimo, conforme redao do art. 225 da LPI, a ao para reparao de dano
causado a marca registrada prescreve em 05 (cinco) anos.
1.2. Indicaes geogrfcas
A indicao geogrfca um termo geral que engloba dois tipos especfcos de prote-
o do uso de determinado nome geogrfco de pas, cidade, regio ou localidade de seu
territrio enquanto associado a um produto ou servio: (a) a indicao de procedncia;
e a (b) denominao de origem.
A matria est prevista pelo acordo TRIPS em seus artigos 22, 23 e 24 e foi recep-
cionada pela legislao brasileira no Cdigo de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)
em seus artigos 176 a 182.
Segundo a defnio legal do artigo 177 do CPI, considera-se indicao de proce-
dncia o nome geogrfco de pas, cidade, regio ou localidade de seu territrio, que
se tenha tornado conhecido como centro de extrao, produo ou fabricao de de-
terminado produto ou de prestao de determinado servio. J a denominao de
origem, disciplinada no artigo 178 do CPI o nome geogrfco de pas, cidade, regio
ou localidade de seu territrio, que designe produto ou servio cujas qualidades ou ca-
ractersticas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geogrfco, includos fatores
naturais e humanos.
A denominao de origem e a indicao de procedncia no se confundem. Na in-
dicao de procedncia o requisito principal que o local tenha se tornado conhecido
como centro de extrao, produo ou fabricao de produto ou servio. Protege-se o
nome geogrfco que conquistou fama ou que ganhou certa reputao, sendo este o
fator diferencial. J na indicao de origem o fator relevante para sua confgurao que
a qualidade ou as caractersticas especfcas do produto ou servio se devam exclusiva ou
essencialmente ao meio geogrfco includos fatores naturais (como p.ex. a quantidade
de sol a que as uvas so expostas ao longo do ano) ou fatores humanos (como p. ex. pelo
emprego de determinada tcnica na fabricao do produto ou na prestao do servio).
A interpretao que se tem feito da ltima parte do artigo sobre denominaes de ori-
gem que os fatores sejam humanos ou naturais e no humanos e naturais.
FGV DIREITO RIO 150
Saindo da abstrao legal para a realidade, analisaremos alguns exemplos que aju-
daro na compreenso do tema: (a) champanhe (b) cachaa; (c) Vale dos Vinhedos; (d)
conhaque.
Champanhe
O nome champanhe, constitui uma denominao de origem, ou uma Appella-
tion dOrigine Contrle, como chamam os franceses, concedida ao vinho espumante
produzido na regio de Champagne localizada no norte da Frana, atravs do mtodo
champenoise. Como requer o artigo 177 do CPI, resta atendido tanto o requisito da
referncia ao local de origem como a qualidade ou caractersticas do meio geogrfco
gerados por fatores naturais e humanos [ver regulamento INPI e adensar]. Antes do
atual CPI, o ordenamento jurdico brasileiro no previa a proteo das denominaes
de origem, mas to somente das indicaes de procedncia. Este fato que levou o STF
a decidir a favor do uso do nome champanhe para designar vinhos espumantes, ainda
que estes no tivessem sido produzidos na regio francesa de nome semelhante, ou que
no atendessem a determinado mtodo de produo. O entendimento da corte foi
que o requisito predominante neste caso seria a qualidade inerente ao produto e no a
referncia ao local. Com o novo cdigo, essa interpretao obviamente caiu por terra e
vinhos espumantes produzidos fora da regio de Champagne ou que no atendam aos
requisitos de qualidade especfcos no podem ser assim designados.
Vale dos Vinhedos
O Vale dos Vinhedos uma conhecida rea de produo de vinhos localizada na
Serra Gacha entre os municpios de Garibaldi, Bento Gonalvez e Monte Belo do Sul.
Diferentemente do exemplo anterior, nesta modalidade de indicao geogrfca (indi-
cao de procedncia) o requisito principal no a qualidade ou o mtodo de produo
do vinho, mas o fato daquela rea especfca ser reconhecida como fabricante deste tipo
de produto. O Vale dos Vinhedos foi a primeira indicao de procedncia reconhecida
pelo INPI no Brasil.
Conhaque
O Conhaque uma bebida destilada originria da regio de Cognac na Frana. Ape-
sar de preencher a maioria dos requisitos para confgurar uma indicao geogrfca, o
nome Conhaque no foi reconhecido como tal. Isto se deve exceo prevista no artigo
180 do CPI que estabelece que quando o nome geogrfco se houver tornado de uso
comum, designando produto ou servio, no ser considerado indicao geogrfca.
Cachaa
O caso da cachaa peculiar. Diferentemente de outras indicaes geogrfcas brasi-
leiras, ela foi reconhecida como tal pelo decreto 4.062 de 2001. Apesar de ser indicao
FGV DIREITO RIO 151
geogrfca por fora do decreto, o nome cachaa no um nome geogrfco. O seu
enquadramento como tal justifca-se pois o TRIPS em seu artigo 22 permite que o pas
membro proteja determinada indicao de produto como originrio de seu territrio.
Para Marcos Gonalves, o TRIPS permite a proteo de um produto que tenha adquiri-
do conotao geogrfca, independentemente de ser um nome geogrfco: O termo ca-
chaa, embora no sendo nome geogrfco, obteve conotao geogrfca passando a ser
vinculado rea do territrio brasileiro. O mesmo aconteceu com a tequila no Mxico.
Indicao geogrfca e marca
No se deve confundir indicao geogrfca com marca. Enquanto esta um sig-
no distintivo destinado a distinguir produto ou servio de outro idntico ou afm, de
origem diversa, a indicao geogrfca indica que determinados produtos ou servios
so procedentes de determinada regio e/ou atendem a determinados padres de qua-
lidade, sem individualiz-los subjetivamente. Enquanto um fabricante pode se opor
utilizao de sua marca por qualquer pessoa, o mesmo no ocorre entre fabricantes de
uma mesma rea geogrfca em relao indicao geogrfca, se os requisitos legais
forem atendidos. Dessa forma, seria possvel que duas empresas de queijo do Estado
de Rondnia utilizassem a mesma indicao geogrfca queijo de Rondnia. Se uma
delas registrasse a marca Queijos Rondnia, a outra no poderia se utilizar desta mar-
ca, mas nada a obstaria a continuar a utilizar a indicao geogrfca. Nas palavras de
Denis Borges Barbosa, no h uma exclusividade subjetiva no tocante s indicaes
geogrfcas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos impossvel por sua
prpria natureza.
Existem hipteses em que nomes geogrfcos podem ser utilizados como marca.
Segundo o art. 181 do CPI, o nome geogrfco que no constitua indicao de pro-
cedncia ou denominao de origem poder servir de elemento caracterstico de marca
para produto ou servio, desde que no induza a falsa procedncia. Exemplos disso,
so a marcas Macarro Tocantins, Araguari Biscoitos Maria e gua Mineral Na-
tural Lindia.
Registro
O registro das indicaes geogrfcas no Brasil feito pelo INPI e tem suas regras
disciplinadas pela resoluo do INPI n 75/00. Esta resoluo estabelece no pargrafo
nico de seu artigo 1 que o registro referido no caput de natureza declaratria e
implica no reconhecimento das indicaes geogrfcas.O registro tem carter decla-
ratrio e no constitutivo. Ele reconhece uma situao de fato previamente existente.
At hoje duas indicaes geogrfcas brasileiras foram concedidas: Vale dos Vinhe-
dos e Caf do Cerrado. Alm destas regies, tambm esto sob anlise no Brasil o
reconhecimento de nomes geogrfcos da carne dos pampas, o de doces artesanais de
Pelotas, entre outros. A lista abaixo mostra os pedidos de indicao geogrfca feitos
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Os marcados em amarelo foram
efetivamente concedidos.
FGV DIREITO RIO 152
2. CASO GERADOR:
Na Europa est na moda ter uma alimentao equilibrada, sem modifcaes genticas
e sem agrotxicos, adubos artifciais etc.. A empresa alem, Energetik Gmba., localizada na
cidade de Munique, fabrica e comercializa bebidas energticas, alimentos naturais, org-
nicos e sem modifcao gentica. Vende granola com mel, equincea, favos de mel, acar
mascavo orgnico, verduras e legumes orgnicos, alm da mais recente novidade: frutas da
Amaznia!
Alguns dos produtos que eles comercializam so: energetik guaran, que um tipo de
bebida que contm cafena advinda do guaran; shake tapereb, que um batido com leite
de soja orgnico, feito com a fruta da palmcea do Par, chamada tapereb; smoothie aai,
que um batido gelado que contm aa, banana e xarope de guaran.
Sabendo da forte concorrncia nesse segmento, a Energetik consultou seus advogados na
Alemanha e solicitou um plano para proteo de seus produtos. Como a Energetik muito
famosa no s na Alemanha, mas tambm na Europa inteira, exportando seus produtos para
vrios pases da Unio Europia, os advogados sugeriram que a empresa depositasse, perante
o Escritrio Europeu de Marcas, em Alicante, na Espanha, as marcas energetik guaran,
shake tapereb e smoothie aa, este ltimo pronunciado pelos alemes da seguinte forma:
izmuf aki.
Dcio Contente, original de Belm do Par, produtor de aa, tapereb e guaran,
e nos ltimos anos passou a exportar a matria prima para a europa, em isopores e com a
marca aposta: Contente Frutas. S que em cada um dos isopores, alm da marca Contente
Frutas, ele tambm colocava o sinal tapereb, ou aa, ou guaran, dependendo do
produto que estivesse dentro da embalagem.
Ocorre, todavia, que quando da chegada dos produtos de Dcio Contente na Alemanha,
a empresa Energetik, que atualmente j possui registrada no Escritrio de Marcas Alemo
duas das trs marcas acima mencionadas, i.e. shake tapereb e smoothie aa, acionou
seus advogados que, por sua vez, enviaram notifcao extrajudicial Contente Frutas,
empresa de Dcio.
Dcio vem a voc e, indignado, o consulta.
Com base no exposto, responda:
a) Dcio est infringindo algum direito da empresa Energetik GmbH.?
b) A empresa alem tem direito de impedir a venda dos produtos de Dcio para a
Alemanha?
c) Voc j ouviu falar de algum caso semelhante na vida real? Qual? Pesquise e apre-
sente maiores informaes sobre esse caso real.
Justifque suas respostas e, para tanto, suponha que a lei alem exatamente igual
lei brasileira.
FGV DIREITO RIO 153
AULA 11. CONCORRNCIA DESLEAL
SUMRIO
1. A relevncia prtica do tema. 2. Fontes da represso concorrncia desleal. 3.
Crime de Concorrncia Desleal. 4. Concorrncia Desleal e Responsabilidade Civil. 5.
Concorrncia Parasitria e Aproveitamento Parasitrio. 6. Publicidade. 7. Expresses e
sinais de propaganda. 8. Publicidade e Concorrncia Desleal. 9. Publicidade Compa-
rativa
LEITURA OBRIGATRIA
Juris: Rio de Janeiro, 2003, pp. 271-334
PEREIRA, Marco Antnio Marcondes. Concorrncia Desleal por meio da Publicidade.
Rio de Janeiro: Juarez de Oliveira, 2001; Dannemann, Gert Egon. A Concorrn-
cia Desleal: Uma pesquisa sobre as decises judiciais dos tribunais brasileiros, in
Revista da ABPI n 61 (nov-dez/2002) e disponvel no website
http://www.ids.org.br/site.cfm?app=show&dsp=ged_abpi61&pos=3.1&lng=pt.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. A relevncia prtica do tema
Depois de estudar o regime de proteo conferido pelo ordenamento jurdico s
obras autorais e de aprofundar o conhecimento sobre marcas, patentes, modelos de
utilidade e desenho industrial, tutelados esses pela propriedade industrial, necessrio
agora voltar o foco da ateno para a concorrncia desleal. Trata-se de um instituto cuja
construo terica atravessa os mais diversos campos do Direito estando presente
tanto no Direito Civil como no Direito Penal , e cuja prtica decisiva nos eventuais
litgios envolvendo propriedade intelectual.
A concorrncia desleal est inserida na Lei n 9.279/96, mais especifcamente no
seu art. 195. A localizao no fnal do principal texto legislativo que regula as relaes
jurdicas atinentes propriedade industrial poderia dar a entender que a alegao com
FGV DIREITO RIO 154
214
DUVAL, Hermano.Concorrncia desle-
al. So Paulo: Saraiva, 1976. p. 6.
base na prtica de concorrncia desleal seria uma medida de menor potencial quando
comparada aos mecanismos de defesa da patente concedida e da marca registrada.
O referido raciocnio no poderia ser mais equivocado. Embora a prtica de concor-
rncia desleal no disponha de um nmero de decises judiciais to vasto, como ocorre
com a infrao ao direito de marca, a sua utilizao nas peas processuais produzidas
em litgios envolvendo propriedade intelectual, e a sua presena constante como razo
de decidir em recentes sentenas e acrdos, comprovam a sua atualidade e relevncia.
A represso concorrncia desleal parte do pressuposto de que existe um bem ju-
rdico a ser protegido quando uma empresa, por exemplo, utiliza meio fraudulento
para desviar a clientela de outrem para si. Esse desvio de clientela no prejudica apenas
a empresa que sofre com a reduo de seu faturamento uma vez que condutas como
essa ultrapassam os limites da livre e devida concorrncia. A livre concorrncia, com
visto nas aulas de Direito Constitucional, um dos fundamentos da ordem econmica,
encontrando positivao no art. 170, IV, da Constituio Federal, da seguinte forma:
Art. 170 A ordem econmica, fundada na valorizao do trabalho humano
e na livre iniciativa, tem por fm assegurar a todos existncia digna, conforme os
ditames da justia social, observados os seguintes princpios:
IV livre concorrncia;
Sendo assim, o tema da concorrncia desleal, embora apresenta uma srie de ques-
tionamentos prticos aplicveis aos casos particulares no qual a sua alegao se faz ne-
cessria, no deve ser tomado apenas pelo enfoque do interesse privado. Existem di-
versas motivaes de ordem pblica na represso concorrncia desleal, podend o-se
destacar a garantia de lisura na prtica das atividades empresariais e a construo de um
ambiente que estimule o profssional a ser criativo no manejo dos mais diversos elemen-
tos atinentes propriedade intelectual.
1 .2. Fontes da represso concorrncia desleal
A represso concorrncia desleal no um instrumento necessariamente novo na
compreenso da propriedade intelectual. O seu mais famoso tratadista no direito bra-
sileiro, Hermano Duval, lembra que a tutela da concorrncia se originou no sculo
XVIII, na Inglaterra, avanando para uma defesa estritamente processual no sculo
XIX atravs da concesso de writs of injunction vtima de atos atentatrios devida
concorrncia.
214
No campo do direito material, a represso concorrncia desleal sempre esteve li-
gada fgura do ato ilcito, sendo o seu combate realizado atravs do Direito Civil na
seara na responsabilidade civil. Trata-se de mais uma derivao da regra latina neminem
laedere, determinando-se que aquele que causou dano a outrem obrigado a repar-lo.][
Uma das principais fontes da represso concorrncia desleal na legislao o artigo
10 bis da Conveno de Paris, do qual o Brasil signatrio, promulgada pelo Decreto
n 11.385, de 1914. O dispositivo legal est assim redigido:
FGV DIREITO RIO 155
Artigo 10. bis
1) Os pases da Unio obrigam-se a assegurar aos nacionais dos pases da Unio
proteo efetiva contra a concorrncia desleal.
2) Constitui ato de concorrncia desleal qualquer acto de concorrncia contrrio
aos usos honestos em matria industrial ou comercial.
3) Devero proibir-se especialmente:
1 Todos os atos susceptveis de, por qualquer meio, estabelecer confuso com o es-
tabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
2 As falsas afrmaes no exerccio do comrcio, susceptveis de desacreditar o es-
tabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
3 As indicaes ou afrmaes cuja utilizao no exerccio do comrcio seja sus-
ceptvel de induzir o pblico em erro sobre a natureza, modo de fabrico, caractersti-
cas, possibilidades de utilizao ou quantidade das mercadorias.
Outra relevante fonte do combate concorrncia desleal a disposio sobre
o tema inserida no art. 39 do TRIPS, que assim dispe:
1. Ao assegurar proteo efetiva contra competio desleal, como disposto no AR-
TIGO 10bis da Conveno de Paris (1967), os Membros protegero informao
confdencial de acordo com o pargrafo 2 abaixo, e informao submetida a Gover-
nos ou a Agncias Governamentais, de acordo com o pargrafo 3 abaixo.
2. Pessoas fsicas e jurdicas tero a possibilidade de evitar que informao le-
galmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu
consentimento, de maneira contrria a prticas comerciais honestas, desde que tal
informao:
a) seja secreta, no sentido de que no seja conhecida em geral nem facilmente
acessvel a pessoas de crculos que normalmente lidam com o tipo de informao
em questo, seja como um todo, seja na confgurao e montagem especfcas de seus
componentes;
b) tenha valor comercial por ser secreta; e
c) tenha sido objeto de precaues razoveis, nas circunstncias, pela pessoa legal-
mente em controle da informao, para mant-la secreta.
3. Os Membros que exijam a apresentao de resultados de testes ou outros dados
no divulgados, cuja elaborao envolva esforo considervel, como condio para
aprovar a comercializao de produtos farmacuticos ou de produtos agrcolas qu-
micos que utilizem novas entidades qumicas, protegero esses dados contra seu uso
comercial desleal. Ademais, os Membros adotaro providncias para impedir que
esses dados sejam divulgados, exceto quando necessrio para proteger o pblico, ou
FGV DIREITO RIO 156
215
DELMANTO, Celso. Crimes de Con-
corrncia Desleal. So Paulo: Jos
Bushatsky-EDUSP, 1975, p. 12.
quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos
contra o uso comercial desleal.
No direito interno, o combate concorrncia desleal em matria de propriedade
intelectual decorre do art. 2, V, da Lei n 9279/96, o qual assim dispe:
Art. 2 A proteo dos direitos relativos propriedade industrial, considerado
o seu interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas, efetua-se
mediante:
V represso concorrncia desleal.
O detalhamento do referido artigo efetuado pelo art. 195 da mesma lei, o qual
tipifca as condutas consideradas como crimes de concorrncia desleal. A prtica da
concorrncia desleal burla os princpios da livre concorrncia, desestimula a atividade
criativa por parte de seus autores e motiva, por isso, uma forte represso por parte do
ordenamento jurdico, podendo-se, alm dos tipos penais, acionar o agente do dano
atravs da competente ao indenizatria.
1.3. Crime de Concorrncia Desleal
A caracterizao da concorrncia desleal como prtica criminosa decorre da percep-
o de que tais condutas, realizadas atravs do uso de meios ou mtodos incorretos para
modifcar a normal relao de competio
215
traz inegveis prejuzos s suas vtimas e
interfere no desenvolvimento das atividades de criao e utilizao de obras intelectuais.
O j citado art. 195 elenca as condutas que constituem crimes de concorrncia des-
leal. O artigo encontra-se redigido da seguinte forma:
Art. 195 Comete crime de concorrncia desleal quem:
I publica, por qualquer meio, falsa afrmao, em detrimento de concorrente,
com o fm de obter vantagem;
II presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informao, com o fm de
obter vantagem;
III emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito prprio ou alheio,
clientela de outrem;
IV usa expresso ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar
confuso entre os produtos ou estabelecimentos;
V usa, indevidamente, nome comercial, ttulo de estabelecimento ou insgnia
alheios ou vende, expe ou oferece venda ou tem em estoque produto com essas
referncias;
VI substitui, pelo seu prprio nome ou razo social, em produto de outrem, o
nome ou razo social deste, sem o seu consentimento;
VII atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distino que no ob-
teve;
FGV DIREITO RIO 157
VIII vende ou expe ou oferece venda, em recipiente ou invlucro de outrem,
produto adulterado ou falsifcado, ou dele se utiliza para negociar com produto da
mesma espcie, embora no adulterado ou falsifcado, se o fato no constitui crime
mais grave;
IX d ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente,
para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;
X recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recom-
pensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente
do empregador;
XI divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos, infor-
maes ou dados confdenciais, utilizveis na indstria, comrcio ou prestao de
servios, excludos aqueles que sejam de conhecimento pblico ou que sejam evidentes
para um tcnico no assunto, a que teve acesso mediante relao contratual ou empre-
gatcia, mesmo aps o trmino do contrato;
XII divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de conhecimentos ou
informaes a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilcitos ou a que teve
acesso mediante fraude; ou
XIII vende, expe ou oferece venda produto, declarando ser objeto de pa-
tente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que no o seja,
ou menciona-o, em anncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou
registrado, sem o ser;
XIV divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizao, de resultados de testes
ou outros dados no divulgados, cuja elaborao envolva esforo considervel e que
tenham sido apresentados a entidades governamentais como condio para aprovar a
comercializao de produtos.
Pena deteno, de 3 (trs) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Pargrafo 1 Inclui-se nas hipteses a que se referem os incisos XI e XII o em-
pregador, scio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipifcaes estabeleci-
das nos mencionados dispositivos.
Pargrafo 2 O disposto no inciso XIV no se aplica quanto divulgao
por rgo governamental competente para autorizar a comercializao de produto,
quando necessrio para proteger o pblico.
Da leitura das condutas previstas no art. 195 pode-se ressaltar algumas conside-
raes de relevo para a compreenso do crime de concorrncia desleal. Inicialmente,
todas as condutas esto unidas pela presena do dolo como elemento subjetivo comum.
A caracterizao do dolo especfco do agente, que atua com o desejo de prejudicar o
concorrente ou obter vantagem indevida, retira de sua regulamentao a modalidade
culposa. Trata-se ainda de crime comum, comissivo, podendo o mesmo ser praticado de
forma instantnea ou continuada.
A doutrina afrma que, dada a reserva legal estrita aplicvel ao regime da interpreta-
o das normas penais, no haveria que se falar em ampliao das condutas criminosas
FGV DIREITO RIO 158
do art. 195 atravs do recurso analogia ou fguras afns. O rol de condutas previsto no
art. 195 seria portanto taxativo.
1.4. Concorrncia Desleal e Responsabilidade Civil
O mesmo raciocnio, inversamente ao que ocorre na esfera penal, no prospera na
esfera civil, podendo a vtima do dano pleitear a devida reparao atravs de mecanismos
interpretativos mais abrangentes do que aqueles postos disposio do intrprete penal.
Sendo assim, outras condutas que no as previstas no art. 195 podero ser consideradas
como prtica de concorrncia desleal, mas apenas para os fns de responsabilidade civil,
conforme a redao dos artigos 207 a 210 da Lei n 9.279/96.
O regime da responsabilidade civil nascida da prtica de concorrncia desleal na
seara da propriedade intelectual est assim disciplinada na referida Lei:
Art. 208. A indenizao ser determinada pelos benefcios que o prejudicado
teria auferido se a violao no tivesse ocorrido.
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuzos causados por atos de violao de direitos de propriedade
industrial e atos de concorrncia desleal no previstos nesta Lei, tendentes a pre-
judicar a reputao ou os negcios alheios, a criar confuso entre estabelecimentos
comerciais, industriais ou prestadores de servio, ou entre os produtos e servios postos
no comrcio.
1 Poder o juiz, nos autos da prpria ao, para evitar dano irreparvel ou de
difcil reparao, determinar liminarmente a sustao da violao ou de ato que a
enseje, antes da citao do ru, mediante, caso julgue necessrio, cauo em dinheiro
ou garantia fdejussria.
2 Nos casos de reproduo ou de imitao fagrante de marca registrada, o juiz
poder determinar a apreenso de todas as mercadorias, produtos, objetos, embala-
gens, etiquetas e outros que contenham a marca falsifcada ou imitada.
Art. 210. Os lucros cessantes sero determinados pelo critrio mais favorvel ao
prejudicado, dentre os seguintes:
I os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no tivesse ocor-
rido; ou
violado pela concesso de uma licena que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
relevante destacar que a legislao, de forma pouco usual no ordenamento jurdico
nacional, estipula quais sero os parmetros que devero ser levados em considerao
pelo julgador em eventual ao de indenizao sobre concorrncia desleal para a conces-
FGV DIREITO RIO 159
so dos lucros cessantes. O art. 210 determina que dentre todos os critrios elencados,
dever o juiz decidir pela aplicao daquele que for mais favorvel vtima do dano.
1.5. Concorrncia Parasitria e Aproveitamento Parasitrio
O aspecto de parasitismo uma caracterstica recorrente nas condutas de con-
corrncia desleal. Todavia, importante diferenciar as prticas nas quais o parasitismo
constitui um verdadeiro fator nocivo concorrncia e quando o mesmo utilizado de
forma mais branda, pois o agente e a vtima no competem no mesmo mercado, mas
existe, em alguma medida, o uso de propriedade intelectual alheia.
As duas situaes referidas podem ser denominadas concorrncia parasitria e
aproveitamento parasitrio. Na primeira hiptese o agente se vale das criaes utiliza-
das por um concorrente, ou tira proveito do seu fundo de comrcio, mas sem buscar se
sobrepor ou fazer-se passar pelo concorrente. Existe claramente uma distino sobre a
existncia de dois agentes distintos no mercado, mas um se utiliza em alguma medida
de ativos do outro. Isoladamente considerados, os atos do agente no constituiriam atos
ilcitos, mas sua constncia, repetio e a ntida inteno de copiar a linha de produo
e criao alheia, ou seja, a prpria direo tomada pelo pioneiro, evidenciam uma situ-
ao de concorrncia parasitria.
Diz-se que na concorrncia parasitria no se agride de modo ostensivo, direto ou
frontal, mas de forma indireta, sutil e sofsticada. O que a caracteriza o fato de tais
atos no se enquadrarem na noo clssica e convencional de concorrncia desleal, onde
a fnalidade precpua o desvio de clientela, e no o aproveitamento do trabalho e do
investimento alheio.
O aproveitamento parasitrio, por sua vez, se caracteriza pela conduta de um co-
merciante ou industrial que, mesmo sem inteno de causar dano, tira ou procura tirar
proveito da criao de obra artstica, literria ou intelectual de terceiro, ou do renome
alheio adquirido legitimamente, sem que haja identidade ou afnidade entre os produ-
tos e os servios das empresas, pressupondo uma relao de no concorrncia.
Nessa modalidade, o parasita se aproveita de um elemento atrativo de clientela de
terceiro (que no seu concorrente), sem necessariamente prejudicar e desviar consu-
midores deste.
1.6. Publicidade
O Cdigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitria, que tem como principal
objetivo a regulamentao das normas ticas aplicveis publicidade, em seu art. 8,
apresenta a publicidade como toda atividade destinada a estimular o consumo de bens
e servios, bem como promover instituies, conceitos ou idias, como de bens e servi-
os, bem como promover instituies, conceitos ou idias.
FGV DIREITO RIO 160
216
SANTANNA, Armando. Propaganda:
Teoria, Tcnica e Prtica, 3 ed. So Pau-
lo: Pioneira, p.76.
217
FALCO, Valria. A publicidade em
face do cdigo de defesa do consumidor.
So Paulo: Saraiva, 201. P. 10.
218
BARBOSA, Denis Borges. Uma In-
troduo Propriedade Industrial. Rio
de Janeiro: Editora Lmen Jris. 2003;
p. 900.
O referido Cdigo estabelece, ainda, que no so objeto de regulao (i) as ativida-
des de relaes pblicas e publicity, por serem ambas distintas tanto da publicidade
quanto da propaganda, e (ii) a propaganda poltica e a poltico-partidria.
No meio publicitrio, costuma-se conceituar publicidade como uma tcnica de
comunicao de massa, paga com a fnalidade precpua de fornecer informaes, desen-
volver atitudes e provocar aes benfcas para os anunciantes, geralmente para vender
produtos ou servios.
216
importante frisar que os termos propaganda e publicidade no so sinnimos.
Segundo Valria Falco
217
, a propaganda deriva do latim propagare, que signifca repro-
duzir por meio de mergulhia, ou seja enterrar o rebento no solo. Em outras palavras,
propagare quer dizer enterrar, mergulhar, plantar, isto , a propagao de princpios,
teorias ou doutrinas. Propaganda tem carter mais ideolgico, sejam tais idias polti-
cas, religiosas, cvicas entre outras. J o termo publicidade tem um carter comercial,
negocial e se apresenta com intuito de vender produtos ou servios junto ao pblico
consumidor.
A publicidade pode ser dividida em institucional ou promocional: institucional
quando se anuncia a prpria empresa, ou seja, a marca, sendo certo que a publicidade
promocional busca vender produtos e anunciar servios.
1.7. Expresses e sinais de propaganda
O conceito de sinal e expresso de propaganda encontrava-se disposto no artigo 73
da Lei n 5.772/71, in verbis:
Art. 73: Entende-se por expresso ou sinal de propaganda toda legenda, anncio,
reclame, palavra, combinao de palavras, desenhos, gravuras, originais e caracte-
rsticos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades
lcitas, realar qualidades de produtos, mercadorias ou servios, ou a atrair a ateno
dos consumidores ou usurios.
Segundo Denis Borges Barbosa
218
, na atual legislao, a defnio continua aplicvel,
eis que, no contexto da concorrncia desleal, a funo dos sinais e expresses de propa-
ganda continua intacto: alerta-se, apenas, o ttulo de proteo, que passa de exclusivo,
atravs do registro, a no exclusivo mas tutelado no contexto da concorrncia; ou
igualmente exclusivo no contexto do Direito Autoral.
As marcas geralmente tambm so usadas tambm nas expresses de propaganda
para fns de fxar a imagem do produto, servio junto ao pblico. No entanto, quando
se analisa a propaganda como um todo, percebe-se que a marca pode estar inserida
dentro deste processo, sendo apenas um elemento deste conjunto.
importante, ainda, verifcar o tratamento que a Lei de Propriedade Industrial esta-
beleceu para as expresses e sinais de propaganda. De acordo com o artigo 124, VII, da
referida Lei, no so registrveis como marca os sinais ou expresses empregadas como
meio de propaganda, eliminando, com isso, a possibilidade de registro dos mesmos.
FGV DIREITO RIO 161
219
BARBOSA, Denis Borges. Uma In-
troduo Propriedade Industrial. Rio
de Janeiro: Editora Lmen Jris. 2003.
p. 899.
Isso no signifca que os sinais de propaganda sejam relegados ao desamparo, at porque
as prprias disposies penais da lei vedam o emprego de sinal de propaganda alheio,
conforme artigo 194 a seguir discriminado:
Art. 194. Usar marca, nome comercial, ttulo de estabelecimento, insgnia, ex-
presso ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedncia
que no a verdadeira, ou vender ou expor venda produto com esses sinais.
Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
Sobre o tratamento concedido aos sinais e expresses de propaganda pela Lei de Pro-
priedade Industrial, Denis Borges Barbosa afrma que a Lei, ao eliminar a proteo exclu-
siva das expresses e sinais de propaganda, existentes nas leis anteriores, no extinguiu,
no entanto, a sua tutela, o que se faz abundantemente, com remisses no artigo 124,
inciso VII, acima mencionado, no artigo 131 e nos artigos 193, 194 e 195, IV e VI.
219
importante mencionar que as expresses e sinais de propaganda tambm podem
ser protegidos via concorrncia desleal ou pelo direito autoral, desde que estejam em
conformidade com os termos e condies impostos pela Lei 9.610/98.
Cumpre destacar que o Cdigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitria es-
tabelece, em seu artigo 38, que em toda a atividade publicitria sero respeitados os
direitos autorais nela envolvidos, inclusive os dos intrpretes e os de reproduo. J o
artigo 41 do referido Cdigo, por sua vez, dispe que este Cdigo protege a criativi-
dade e a originalidade e condena o anncio que tenha por base o plgio ou imitao,
ressalvados os casos em que a imitao comprovadamente um deliberado e evidente
artifcio criativo.
1.8. Publicidade e Concorrncia Desleal
O artigo 4 do Cdigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitria estabelece
que todo anncio deve respeitar os princpios de leal concorrncia geralmente aceitos
no mundo dos negcios. Em atendimento a esse dispositivo, aquele que realizar concor-
rncia desleal atravs das aes previstas nos incisos IV e VII do artigo 195, para fns de
realizao de propaganda de seus produtos ou servios est sujeito s penas ali previstas.
Diante disso, verifca-se que a publicidade deve observar os princpios que regem
concorrncia leal, sujeitando-se s penas previstas na Lei de Propriedade Industrial no
caso de utilizao ou imitao de sinal se propaganda de terceiro que cause confuso de
estabelecimentos (inciso IV), alm do caso de atribuio de uso, em sua propaganda de
recompensa ou prmio que no obteve (inciso VII).
Diversos casos envolvendo a veiculao de publicidade e concorrncia desleal so
apreciados pelo CONAR, Conselho Nacional de Auto-regulamentao Publicitria.
Trata-se de uma organizao encarregada da aplicao do Cdigo Brasileiro de Auto-
Regulamentao Publicitria, atendendo a denncias de consumidores, autoridades,
dos seus associados ou ainda formuladas pela prpria diretoria.
FGV DIREITO RIO 162
220
CHAISE, Valria Falco. A publicidade
em face do Cdigo de Defesa do Consu-
midor. pp. 15 e 16
221
FERNANDES, Fbio. Propaganda com-
parativa. Anais do XIX Seminrio Nacio-
nal da Propriedade Intelectual, 1999.
Uma vez formulada uma denncia, o Conselho de tica do CONAR o rgo
soberano na fscalizao, julgamento e deliberao no que se relaciona obedincia e
cumprimento do disposto no Cdigo se rene e a julga, garantido direito de defesa
ao acusado. Se a denncia tiver procedncia, o CONAR recomenda aos veculos de
comunicao a suspenso da exibio da pea ou sugere correes propaganda. Podem
ainda ser advertidos o anunciante e a agncia.
1.9. Publicidade Comparativa
A publicidade comparativa pode ser conceituada como aquela que o anunciante
compara seu produto ou servio com o(s) dos(s) concorrente(s). No entanto, a publici-
dade que tem como objetivo denegrir a imagem de terceiros vedada, visto que busca
alcanar vantagem em prejuzo concorrente
220
.
Segundo Fbio Fernandes, publicidade comparativa qualquer forma de publicida-
de que, de forma explcita ou implcita, identifca um concorrente ou bens ou servios
oferecidos por um concorrente.
221
A publicidade comparativa permitida quando no uma publicidade enganosa,
devendo comparar produtos ou servios do mesmo universo, que permite comparar
caractersticas relevantes que possam ser comprovadas. Alm disso, a publicidade com-
parativa no deve pode provocar confuso no mercado entre os concorrentes ou entre
seus signos distintivos, sob pena de acarretar a concorrncia desleal.
Segundo o artigo 32 do Cdigo Brasileiro de Auto-Regulamentao Publicitria, a
publicidade comparativa aceita desde que observados alguns requisitos:
Artigo 32 Tendo em vista as modernas tendncias mundiais e atendidas as
normas pertinentes do Cdigo da Propriedade Industrial, a publicidade comparativa
ser aceita, contanto que respeite os seguintes princpios e limites:
a. seu objetivo maior seja o esclarecimento, se no mesmo a defesa do consumidor;
b. tenha por princpio bsico a objetividade na comparao, posto que dados
subjetivos, de fundo psicolgico ou emocional, no constituem uma base vlida de
comparao perante o Consumidor;
c. a comparao alegada ou realizada seja passvel de comprovao;
d. em se tratando de bens de consumo a comparao seja feita com modelos fa-
bricados no mesmo ano, sendo condenvel o confronto entre produtos de pocas dife-
rentes, a menos que se trate de referncia para demonstrar evoluo, o que, nesse caso,
deve ser caracterizado;
e. no se estabelea confuso entre produtos e marcas concorrentes;
f. no se caracterize concorrncia desleal, denegrimento imagem do produto ou
marca de outra empresa;
g. no se utilize injustifcadamente a imagem corporativa ou o prestgio de ter-
ceiros;
h. quando se fzer uma comparao entre produtos cujo preo no de igual
nvel, tal circunstncia deve ser claramente indicada pelo anncio.
FGV DIREITO RIO 163
222
CAMELIER, Alberto. Propaganda
Comparativa e a Lei de Propriedade
Industrial 9.276/96. In Revista da ABPI
n 45.
223
SOARES, Jos Tinoco. Lei de patentes,
marcas e direitos conexos. Ed: RT. P. 216.
Para Alberto Camelier
222
, o regramento do artigo 32 no concorreu ou no se in-
compatibilizou com as demais leis, especialmente o antigo Cdigo de Propriedade In-
dustrial de 1971 e as prticas de concorrncia utilizadas at ento. No entanto, com
ao advento da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), respeitados estudiosos da
matria tm entendido que, a partir de sua plena vigncia, a simples meno ou citao
da marca do concorrente na propaganda seria capitulada como uso indevido ou desau-
torizado de marca alheia, tendo em vista o artigo 131 da referida Lei, o qual dispe o
que se segue:
Art. 131. A proteo de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papis,
impressos, propaganda e documentos relativos atividade do titular.
No entanto, para Jos Carlos Tinoco Soares
223
, o artigo 131 pecaria pela total falta
de clareza, visto que a sua redao daria a entender que a marca, no importando se
para assinalar produtos ou servios, deveria ser utilizada primordialmente em papis,
impressos, propaganda e documentos relativos atividade do titular. A simples incluso
da palavra propaganda, na redao do artigo 131 acima citado no poderia ter o al-
cance que se pretende dar, sob pena de deturpar a mens legislatoris, evitando-se qualquer
possibilidade de propaganda comparativa.
2. CASOS GERADORES
Caso 1 Concorrncia desleal na Internet
Os websites Imprio dos Livros e Academia dos Livros so dois concorrentes no
ramo de vendas de livros didticos online. Ambas as empresas que exploram os websites,
a Imprio dos Livros Comrcio e Indstria Ltda. e a Academia dos Livros Comrcio de
Livros e Peridicos Ltda., alm dos nomes de domnio referidos, registraram tambm
as suas respectivas marcas no INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Curiosamente, usurios do website Academia dos Livros comearam a perceber
que, quando inseriam em um site de busca (como o Google e o Yahoo) a palavra-chave
Academia dos Livros, encontravam como resposta para a pesquisa no apenas o web-
site procurado, mas tambm o website Imprio dos Livros. Em algumas tentativas, o
website da concorrente aparecia at mesmo antes do website Academia dos Livros nos
resultados da pesquisa.
Preocupados com a vinculao de sua marca pela livraria concorrente, suspeitam os
diretores da Academia dos Livros que o website concorrente est se valendo de algum
artifcio para gerar esse resultado nos sites de pesquisa.
Com base na narrao acima, identifque o recurso que estaria o website Imprio
dos Livros utilizando para gerar esse estranho resultado. Adicionalmente, responda se
o uso desse recurso lcito ou ilcito no caso apresentado. Justifque.
FGV DIREITO RIO 164
Os alunos devero abordar na questo as conseqncias do uso de meta-tags
na proteo marcria. No presente caso, a marca de uma concorrente foi utiliza-
da no meta-tag do website de forma a produzir um verdadeiro desvio de clientela.
O usurio de um site de busca, ao pesquisar pela marca Academia dos Livros,
alm do site procurado, teria sempre disposio, na mesma pgina de resulta-
dos, a oportunidade de pesquisar no website concorrente, o Imprio dos Livros.
importante ressaltar que a pesquisa foi feita pelo nome de uma livraria especf-
ca. A outra apenas de vale do nome da concorrente para eventualmente desviar a
clientela alheia, chegando, em alguns casos, a aparecer antes do website original-
mente procurado pelo consumidor na Internet. Logo, a prtica narrada ilcita.
O desvio de clientela se caracteriza pela utilizao de meio fraudulento para
induzir clientes de terceiros a adquirir um produto ou contratar um servio do
seu estabelecimento. O meio fraudulento no caso concreto a utilizao da mar-
ca da concorrente sem a respectiva autorizao e de forma sub-reptcia para gerar
um resultado no desejado inicialmente pelo consumidor. Os alunos podero
citar o art. 195, III, da Lei n 9.279/96, o qual determina que comete crime de
concorrncia desleal quem III emprega meio fraudulento, para desviar, em
proveito prprio ou alheio, clientela de outrem.
Alguns alunos podero ainda utilizar no o dispositivo sobre concorrncia
desleal, mas sim o relativo ao crime contra o direito de marca. Trata-se do artigo
art. 191, da mesma Lei n 9279/96, que assim dispe: Reproduzir ou imitar,
de modo que possa induzir em erro ou confuso, armas, brases ou distintivos
ofciais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessria autorizao,
no todo ou em parte, em marca, ttulo de estabelecimento, nome comercial,
insgnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reprodues ou imitaes com fns
econmicos. Pena deteno, de 1 (um) a 3 (trs) meses, ou multa.
Caso 2 Caras e Cascas
Observe as imagens abaixo. Existiria nesse caso alguma conduta passvel de sancio-
namento atravs da represso concorrncia desleal?
Revista Caras. Publicao Editora Caras. Campanha Cascas. Criao de MP Publi-
cidade para a Hortifruti.
<fm box>
<fgura 16>
<fgura 17>
FGV DIREITO RIO 165
3. Material de leitura extra:
Seguem abaixo duas decises selecionadas do CONAR sobre propaganda comparativa:
PROPAGANDA COMPARATIVA IRREGULAR
Brasileira arrasa com havaiana
Representao n 258/99
Autores: Almap/BBDO e So Paulo Alpargatas
Anunciante: Bison
Relator: Jos Francisco Queiroz
Deciso: Sustao
Outdoors e busdoors reproduzem foto de sandlia Glitter, fabricada pela Bison, com
o ttulo Brasileira arrasa com havaiana.
Fabricante das tradicionais sandlias Havaianas, a So Paulo Alpargatas e sua agncia
escreveram ao Conar protestando contra o uso da sua marca em anncio de concorrn-
cia, agravado pelo teor da frase, que no corresponde verdade, uma vez que Havaianas
detm share de mercado prximo de 90%, enquanto o produto da Bison sequer men-
cionado na pesquisa. Foi concedida liminar sustando a exibio da pea.
A Bison enviou defesa, onde diz que no teve a inteno de tecer comparao entre
o seu produto e Havaianas, que no seriam, inclusive, produtos equivalentes. Informou
tambm que no pretende mais se utilizar dos anncios.
O relator considerou frgeis as razes da defesa e, ainda que concordasse que so
fabricadas a partir de diferentes matrias-primas, as sandlias destinam-se a consumido-
res de perfl semelhante, que podem entender que um produto arrasou com o outro,
tornando-se lder de mercado. Por isso, props a manuteno da sustao, voto acolhi-
do pela maioria dos conselheiros.
PROPAGANDA COMPARATIVA
Representao n 013/79
Denunciante: Volkswagen do Brasil S.A.
Denunciado: anncio A primeira coisa que voc precisa saber na hora de comprar
um carro quanto ele vale e quanto ele custa (mdia impressa).
Anunciante: FIAT AUTOMVEIS S.A.
Relator: Cons Lus Marcelo Dias Sales
O anncio estabeleceu comparaes entre os produtos automveis Fiat, Chevette,
Braslia e Volkswagen 1.300, com vantagem para o primeiro nos itens Custo de ma-
nuteno em 30.000 km (cr$/km), Consumo velocidade de 80 km (km/litro),
Capacidade do porta-malas (litro) e Distncia de frenagem a 80 km/h (metro). A
denunciante entendeu que tal publicidade era prejudicial imagem de seus produtos
e que os dados de pesquisa, revelados em seu texto, no foram tcnicos ou cientfcos e
nem obtidos atravs de testes com a superviso ou o acompanhamento dos fabricantes
concorrentes ou organismos ofciais.
FGV DIREITO RIO 166
O sr. relator do processo manifestou-se em trs oportunidades. Preliminarmente,
solicitou do Anunciante o seguinte:
H dois pontos que precisam ser enfocados no presente processo: a chamada pro-
paganda comparativa e as infraes lei 4680/65 e Decreto 57690/66, inclusive o
cdigo de tica e as normas padro.
A propaganda comparativa uma tcnica moderna e avanada, hoje utilizada em
larga escala nos Estados Unidos e outros pases e ainda engatinhando no Brasil. No
vamos aqui tecer nenhuma tese sobre propaganda comparativa, mas apenas destacar
alguns conceitos universalmente aceitos e consagrados.
A propaganda comparativa uma tcnica vlida e atual, desde que respeitadas as
normas ticas do negcio da propaganda. Entende-se a, que os produtos comparados
devem ser expostos de igual maneira, sem prejudicar o concorrente. Os textos devem ser
informativos e exatos, evitando-se sofsmas, ou dbia interpretao.
A propaganda comparativa , na realidade, um instrumento do consumidor, pois
atravs dela ele ter opes de deciso.
Quanto infrao legislao da propaganda propriamente dita, e, em especial, aos
artigos especifcamente citados, no me parece cristalina a afrmao feita pela Volkswa-
gen.
Na realidade, no houve difamao (artigo 17, letras d e e do Decreto 57690/66)
nem depreciao do concorrente, como tambm no houve a apresentao de maneira
capciosa de elementos de pesquisa ou estatstica, infringindo-se o Cdigo de tica em
seu item 11-16, sem a meno da fonte de origem.
A propaganda da Fiat cita como fonte as revistas especializadas. Ela apresenta os
dados sobre os veculos comparados em igualdade de exposio e no mesmo padro.
necessrio, entretanto, que se ressalve ou se analise a veracidade ou a autenticidade
dos nmeros.
A sim, poder ter razo a Volkswagen em sua preocupao e em sua posio.
A indicao como fonte revistas especializadas poder gerar dvidas. Estes nme-
ros podero ter sido colhidos de vrias revistas em vrias edies diferentes. Sabemos
todos que nos chamados testes de veculos, os dados de desempenho variam muito, em
razo do prprio carro, das condies, etc.
Embora no possa afrmar categoricamente, pois no foi feita uma pesquisa em to-
das as revistas especializadas, poder a Fiat ter colhido apenas os nmeros que lhe do
melhor posio em diferentes edies, de diferentes revistas especializadas.
Da o perigo da informao como foi feita.
Em razo disto, sugiro que seja ofcializado Fiat, para que informe Conar a fonte
exata (revista, data de edio e pgina), na qual foram colhidos os dados.
Por outro lado, em prximos anncios deste tipo, devero ser citados nominal-
mente o veculo e a edio respectiva.
Obtidos tais informes, prosseguiu o sr. relator:
FGV DIREITO RIO 167
A Fiat, em seu esclarecimento, procurou demonstrar a maneira como obteve os
dados apresentados na propaganda comparativa.
Pela seriedade do assunto, fz uma pesquisa nas Revistas Quatro Rodas, edies de
abril 78, maio 78, julho 78, agosto 78, setembro 78, outubro 78, novembro 78, dezem-
bro 78, janeiro 79, fevereiro 79, maro 79, abril 79 e maio 79, cujas xerox do ndice de
matrias incorporo ao presente processo.
Os dados bsicos comparados foram tirados de vrias edies trazendo, inegavel-
mente, melhores benefcios para o anunciante.
Entretanto, quanto ao item custo de manuteno, parece-me que a informao
prestada pela Fiat no est clara ou exata.
Ela diz textualmente no processo que
Com relao ao comparativo do custo de manuteno, foram consultados os da-
dos do ltimo teste de 3.000 km de cada veculo. Considerando que estes testes foram
publicados em perodos diferentes e que teramos uma distoro provocada pelo efeito
da infao, benefciando os produtos em datas mais antigas, e conseqentemente
prejudicando os de datas mais recentes, foram usados os ndices ofciais da Fundao
Getlio Vargas para infacionar todos os dados at dezembro de 1978, colocando
desta forma os valores em igualdade de condies (...)
Acontece, entretanto, que no perodo de abril de 78 at maio de 79, no constam os
testes de 3.000 km aludidos, exceo do teste do Chevette (edio junho 78) com o
custo no infacionado de Cr$ 1,2047/km.
Esta evidncia nos deixa realmente preocupados quanto veracidade de todas as
informaes.
Face ao exposto, a no ser que a Fiat apresente provas em contrrio, proponho que
a ela seja ofciado, no sentido da paralisao desta propaganda, advertindo-a do perigo
e dos danos que isto pode causar.
E, fnalmente, recomendou a Advertncia do Anunciante, em voto acolhido por
unanimidade pela Cmara. [...].
FGV DIREITO RIO 168
AULA 12. NOMES DE DOMNIO
SUMRIO
1. Surgimento e funo dos nomes de domnio. 2. Confitos envolvendo nomes
de domnio e marcas. 3. A resoluo dos confitos entre marca e nome de domnio na
OMPI. 4. Questes prticas sobre as decises da OMPI
LEITURA OBRIGATRIA
LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005;
pp. 102-123. Licenciado em Creative Commons. Disponvel em: http://www.
overmundo.com.br/banco/livro-direito-tecnologia-e-cultura-ronaldo-lemos
PEREIRA DE SOUZA, Carlos Afonso. A Resoluo de Confitos entre Marca e
Nome de Domnio na Organizao Mundial de Propriedade Intelectual, in Ri-
cardo Ramalho Almeida. (Org.). Arbitragem Interna e Internacional. Rio de Janei-
ro: Renovar, 2003; pp. 142/164. ______________, in Lemos, Ronaldo e Wais-
berg, Ivo. Confitos sobre Nomes de Domnio e outras questes polmicas. So
Paulo: RT, 2003; pp. __.
1. ROTEIRO DE AULA
1.1. Surgimento e funo dos nomes de domnio
A Internet uma rede de computadores interligados entre si. Para que a comunica-
o entre cada um dos inmeros computadores ligados na rede acontea, preciso que
um computador seja capaz de encontrar o outro.
Desde o fnal da dcada de 60, um grupo denominado Fora Tarefa de Engenha-
ria da Internet (Internet Engineering Task Force) foi criado para propor solues sobre
como resolver esse obstculo. A soluo proposta por esse grupo deu-se por meio da
criao de um standard, isto , um padro que permitisse a todos os computadores co-
nectados falarem a mesma lngua e encontrarem uns aos outros no ambiente da rede.
Esse standard levou estruturao do sistema de nomes de domnios e de nmeros
IP de Internet Protocol , que, em ltima anlise, foi o elemento fundamental para o
surgimento da Internet. Para encontrar uma determinada pgina na Internet, preciso
digitar um endereo eletrnico no programa de navegao. A digitao desse endereo
FGV DIREITO RIO 169
224
Pode-se perceber, contudo, que,
se voc digitar tanto o endereo
www.msn.com quanto o nmero
207.68.176.250, seu navegador vai
chegar ao mesmo lugar, qual seja, a
pgina da Microsoft Network.
225
Por exemplo, algum que queira
registrar o nome de domnio idiota.
com.br para referir-se ao endereo de
sua pgina na Internet ter de negociar
com o usurio Daniel Carvalho Campie-
lo, que registrou esse domnio no dia 17
de setembro de 2002.
permite ao programa de navegao encontrar o nmero no qual a pgina procurada
est armazenada. Esse procedimento acontece de modo automtico, sem que o usurio
sequer perceba a operao. Porm, isso nem sempre foi assim...
Antes do uso dos nomes de domnio tais como www.fgv.br , apenas nmeros
eram utilizados. Por meio desses nmeros, um computador encontrava outro na rede.
Esses nmeros tm uma forma parecida com 200.180.162.107, ou ainda 68.8.19.117.
Eles desempenham a mesma funo que os nomes de domnio, qual seja, permitir que
um computador encontre outro na rede.
Por motivos bvios, os nomes de domnio surgiram como um mecanismo para fa-
cilitar a memorizao e a utilizao dos endereos na Internet, j que muito mais fcil
lembrar e utilizar um endereo como www.msn.com do que digitar um nmero como
207.68.176.250.
224
Os confitos sobre nomes de domnio comearam a surgir a partir do fato de que
s pode existir um nico nome para cada endereo numrico ou grupo de endereos
numricos que se pretende acessar.
Conseqentemente, duas pessoas interessadas em registrar o mesmo nome para per-
mitir que usurios da Internet possam lhes visitar as pginas na rede podero entrar em
uma potencial disputa ou o nome levar pgina de uma pessoa ou levar pgina
da outra.
225
1.2. Confitos envolvendo nomes de domnio e marcas
O registro de nomes de domnio que refetem, de forma direita ou indireta, marcas
detidas por terceiros tornou-se conduta reiterada na Internet, angariando as atenes
dos especialistas em propriedade industrial.
Essa situao foi proporcionada pelo sistema adotado para o registro de nomes de
domnio concernente na poltica do frst come, frst served. Ou seja, quem primeiro
apresentar o requerimento para registro do nome de domnio ser, salvo algumas exce-
es, o seu titular.
O cenrio de confito se tornou realidade com uma srie de registros realizados por
pessoas que nenhuma relao possuam com determinada marca, muitas vezes j regis-
trada no INPI. Diversas decises foram proferidas sobre o assunto. No caso abaixo, por
exemplo, uma empresa foi impedida de utilizar o nome de domnio ignoticias.com.br
por conta de ao movida pela Internet Group do Brasil Ltda, titular de diversas marcas
registradas que possuem como sinal caracterstico expresso IG:
Concorrncia desleal. Internet. Propriedade industrial. Ao ordinria objeti-
vando a cessao do uso de nome de domnio na Internet. Confronto entre nome de
domnio registrado na FAPESP Fundao de Amparo `a Pesquisa do Estado de
So Paulo e, de outro lado, outros nomes de domnio registrados na mesma entidade
e marcas nominativas e mistas de industria e comrcio depositadas no INPI Ins-
tituto Nacional da Propriedade Industrial, todos possuindo como sinal distintivo
e caracterstico a expresso IG. Pedido de liminar especifca prevista na Lei n.
FGV DIREITO RIO 170
226
Tribunal de Justia do Rio de Janeiro
Apelao Cvel n 2002.001.20279,
julgada em 19/08/2003.
227
Andr Lucas e outros. Droit de
lInformatique et de Internet. Paris, PUF,
2001, p. 407.
228
Basta verifcar o nmero de ativida-
des que poderiam ser includas sob a
rubrica .com.
229
A Poltica, uma vez incorporada
voluntariamente por um Pas, passa a
constar do contrato celebrado entre a
entidade responsvel pelo registro de
nome de domnio e o requerente do
registro. O Brasil ainda no adotou a
Poltica, razo pela qual os nomes de
domnio terminados com o ccTLD .br
no podem se valer desse mtodo al-
ternativo de resoluo de confitos.
9.279/96, artigo 209, pargrafo 1. (Lei da Propriedade Industrial), objetivando
a absteno de uso do nome de domnio IGNOTICIAS pela r at o julgamento
da apelao, deferido no julgamento do Agravo de Instrumento. Sentena de proce-
dncia do pedido, determinando, aps o trnsito em julgado, expedio de ofcio `a
FAPESP para cancelamento do registro do nome de domnio IGNOTICIAS.COM.
BR. Interposio de apelo pela agravada, recebido no duplo efeito. Caracterizao
de concorrncia desleal passvel de prejudicar a reputao ou os negcios da autora,
pelo estabelecimento de confuso entre produtos e servios. Carter meramente de-
claratrio e sem efeito vinculativo para terceiros do registro na FAPESP. Limites ao
exerccio da livre concorrncia. Direito do titular da marca ou seu depositante de
zelar pela respectiva integridade material ou reputao. Improvimento do apelo.
226
Acrescente-se a esse panorama a restrita aplicao do princpio da especialidade no
que se refere aos nomes de domnio.
227
No campo do direito de marca, a colidncia
entre marcas de certa forma reduzida pela existncia de diversas classes, para as quais
se solicita o registro.
No caso dos nomes de domnio, o nmero de domnios de primeiro nvel (.com,
.org, .edu, etc), que especializam a atividade a ser desenvolvida no endereo eletr-
nico, mais reduzido.
228
Sendo assim, tem-se buscado ampliar a quantidade de dom-
nios de primeiro nvel para registro a nvel internacional como forma de apaziguar essa
difcil coexistncia.
Visando ao deslinde do referido impasse, a ICANN Internet Corporation for As-
signed Names and Numbers, entidade responsvel pelo desenvolvimento de uma gesto
internacional para os nomes de domnio, com o auxlio da OMPI, desenvolveu uma
Poltica Uniforme a ser aplicada pelas entidades encarregadas de registrar nomes de
domnio, prevendo uma forma alternativa de resoluo de confitos emergentes desse
registro.
1.3. A resoluo dos confitos entre marca e nome de domnio na OMPI
Aprovada pela ICANN em 24.10.1999, a Poltica Uniforme de Soluo de Contro-
vrsias em matria de Nomes de Domnio (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy UDRP) disponibiliza aos legtimos titulares do direito de marca um procedi-
mento administrativo para a resoluo de confitos derivados do registro e uso indevido
de nome de domnio que corresponda sua marca.
A referida Poltica se aplica aos nomes de domnio: (i) terminados com os domnios
de primeiro nvel como .com, .net, .org; (ii) terminados com os novos domnios
de primeiro nvel, tais como .biz, .info, .name, etc; e (iii) terminados com os coun-
try codes top level domains (ccTLDs) dos pases que tenham voluntariamente adotado a
Poltica.
229
Na mesma data foi aprovado o Regulamento da Poltica Uniforme de Soluo de
Controvrsias em matria de Nomes de Domnio (Rules for Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy), estabelecendo as regras procedimentais a serem adotadas para
FGV DIREITO RIO 171
230
Caso n D2000-0155, decidido em
29.05.2000. O nome de domnio em
questo era embratel.net.
231
questo era unibanco.com.
a resoluo dos confitos. Convencionou-se que o procedimento administrativo seria
gerido por entidades credenciadas pela ICANN, dentre as quais se destaca a OMPI.
Tendo colaborado na redao da Poltica e do Regulamento, a OMPI, atravs do seu
Centro de Arbitragem e Mediao, estabeleceu-se como a principal entidade a dispo-
nibilizar um procedimento administrativo para a resoluo de confitos entre marcas e
nomes de domnio.
O procedimento administrativo para a resoluo de confitos entre marca e nome
de domnio na OMPI possui cinco etapas a serem cumpridas, de acordo com a regula-
mentao vigente.
Inicialmente, o Requerimento (Complaint) da parte lesada em seu direito de marca
deve ser submetido ao Centro de Arbitragem e Mediao da OMPI. O envio do ins-
trumento poder ser realizado atravs de correio eletrnico, devendo ser igualmente
encaminhada uma via original e quatro cpias por meio no eletrnico.
O Requerimento, de acordo com o item 4 (a) da Poltica, dever demonstrar que:
(i) o nome de domnio idntico ou semelhante marca sobre a qual o Demandante
possui direitos, ao ponto de causar confuso com relao a terceiros; (ii) o Demandado
no possui qualquer direito ou interesse legtimo sobre o nome de domnio; e (iii) o
Demandado registrou e utiliza o nome de domnio com m-f.
De acordo com o item 4 (b) da Poltica, determinadas circunstncias podero ser
apontadas pelo Demandante no sentido de se comprovar a m-f existente no registro
e utilizao do nome de domnio, tais como: (i) o intuito de aluguel ou revenda para o
titular da marca refetida pelo nome de domnio; (ii) o intuito de impedir que o legti-
mo titular da marca possa explor-la plenamente na Internet, no sendo o Demandado
da mesma rea de atuao do Demandante; (iii) o intuito de obstar os negcios de um
competidor; e (iv) o intuito de obter lucro, valendo-se da clientela alheia, atravs de
semelhana/confuso com marca de terceiro.
Em seguida, atestando a conformidade do Requerimento s normas pertinentes,
ser enviada notifcao ao Demandado, solicitando que o mesmo apresente a sua Res-
posta (Response) em 20 (vinte) dias, de acordo com o item 5 (a) do Regulamento.
Na elaborao da Resposta, o item 4 (c) da Poltica estabelece as seguintes situaes
que podero ser provadas pelo Demandado como forma de elidir a alegao de m-f no
registro e utilizao do nome de domnio: (i) antes de qualquer notifcao relativa ao
procedimento administrativo o Demandado j utilizava, ou se preparava para utilizar,
o nome de domnio para realizar a oferta de bens ou a prestao de servios em boa-f;
(ii) o Demandado usualmente conhecido pelo nome de domnio, mesmo na ausncia
de direito de marca; e (iii) o Demandado explora o nome de domnio de forma no
comercial, sem inteno de lucrar s custas de clientela alheia.
Caso no seja possvel submeter a Resposta no prazo assinalado pelo Centro, pode o
Demandado solicitar dilao de prazo, apresentando razes para esse pedido. O acolhi-
mento de inteira discricionariedade por parte do Centro. No caso Empresa Brasileira
de Telecomunicaes S.A. Embratel vs. Gustavo Teles, o Centro negou a prorrogao de
prazo
230
, ao contrrio do que ocorreu no caso Unibanco Unio de Bancos Brasileiros
S.A. vs. Vendo Domain Sale, no qual o Demandado alegou estar em viagem quando do
envio das notifcaes, apresentando como prova uma passagem area.
231
FGV DIREITO RIO 172
232
Nesse sentido, vide, dentre outros, o
caso Lancme Parfums et Beaut & Cie
vs. Lili (Caso n D2001-0724), envolven-
do o nome de domnio lancomeparis.
com.
233
Cf. Domain Name Dispute Resolution
Service 2001, disponvel na pgina
www.wipo.org..
Caso o Demandado no apresente qualquer Resposta, o Centro declarar a sua reve-
lia, constituindo em seguida o Painel, que poder realizar as inferncias que julgar per-
tinentes relativamente revelia do Demandado, consoante a prescrio do item 14(b)
do Regulamento.
232
Recebendo ou no a Resposta, o Centro formar o Painel Administrativo que profe-
rir a deciso sobre a controvrsia. O Painel Administrativo composto por um ou trs
membros independentes e imparciais apontados pelo Centro. A opo entre um ou trs
membros cabe s partes.
Os membros do Painel Administrativo so escolhidos dentre os nomes constantes
de uma lista do Centro, sendo pessoas selecionadas com base em sua notria reputao
ilibada, imparcialidade, e experincia no campo da propriedade intelectual internacio-
nal e comrcio eletrnico. Constam da lista mais de 250 nomes, provenientes de mais
de 42 pases.
A deciso do Painel Administrativo, caso favorvel ao Demandante, poder determi-
nar a transferncia do nome de domnio em disputa para o mesmo. A maior parte das
decises proferidas pelo Centro costumam a ser nesse sentido.
233
O contedo das decises do Painel, alm de determinar a transferncia do nome de
domnio, poder ordenar o seu cancelamento ou, caso a disputa transcende o escopo da
Poltica, pronunciar-se pela impossibilidade de se chegar a uma concluso nos estreitos
limites do procedimento administrativo.
Uma vez tendo sido proferida a deciso, o Centro notifcar as partes envolvidas do
seu contedo. Em sendo a deciso favorvel ao Demandante, caso o Demandado no
ingresse em Juzo nos 10 (dez) dias posteriores ao recebimento da notifcao, dever
a entidade responsvel pelo registro implementar a deciso do Painel, transferindo ou
cancelando o nome de domnio.
Nesse ponto cumpre destacar que, apesar de grande parte da doutrina nacional e es-
trangeira denominar o procedimento administrativo na OMPI aqui enfocado de arbi-
tragem, a referida denominao merece reparos. Segundo aponta Jos Carlos Erdozain,
a possibilidade de se recorrer ao Poder Judicirio visando rever a deciso proferida pelo
Painel Administrativo impede a perfeita caracterizao de um procedimento arbitral.
234
O procedimento dura entre 45 (quarenta e cinco) e 60 (sessenta) dias, contados da
data de recebimento do Requerimento do Demandante e os custos variam de US 1.500
(mil e quinhentos dlares) para a resoluo de confito envolvendo de 1 (um) at 5 (cin-
co) nomes de domnio, sendo o Painel que decidir o caso composto por apenas 1 (um)
membro at US 4.000 (quatro mil dlares) para a resoluo de confito envolvendo de
6 (seis) at 10 (dez) nomes de domnio, sendo o Painel composto por trs membros.
1.4. Questes prticas sobre as decises da OMPI
A OMPI j proferiu um nmero considervel de decises sobre confitos envolvendo
nomes de domnio, sendo hoje, indiscutivelmente, a entidade credenciada pela ICANN
que mais recebe Requerimentos para anlise de tais litgios.
FGV DIREITO RIO 173
234
Jos Carlos Erdozain. Derechos de Au-
tor y Propiedad Intelectual en Internet.
Madrid, Tecnos, 2002; p. 178.
235
questo era eurotrash.com
236
27.04.2000.
237
05.07.2002. Um outro argumento que
foi debatido no caso refere-se ao fato
de possuir o Demandado uma funda-
o denominada Diabetes Education
Long Life, cuja abreviao corresponde
marca da Demandante.
Sendo assim, diversos pontos polmicos relativamente interpretao da Poltica e
seus Regulamentos foram enfrentados pelos rbitros em diversas decises, propiciando
o desenvolvimento de uma jurisprudncia ativa e em constante reviso.
Para lograr a transferncia do nome de domnio para si, como visto, deve o De-
mandante provar trs situaes: (i) que o nome de domnio idntico ou semelhante
marca sobre a qual o Demandante possui direitos, ao ponto de causar confuso com
relao a terceiros; (ii) que o Demandado no possui qualquer direito ou interesse leg-
timo relativamente ao nome de domnio; (iii) que o registro e a utilizao do nome de
domnio pelo Demandado esto eivados de m-f.
Cumpre observar que o Demandante dever provar todas as trs situaes, dado
que, conforme asseverou o Painel Administrativo no caso Rapido TV Limited vs Jan
Dufy-King, a Poltica visa coibir o registro indevido de nomes de domnio, somente
afastando o princpio qui prior est tempore, potior est jure quando exista uma clara e
incontestvel violao do direito de marca de terceiro.
235
Em seguida passa-se a explorar algumas particularidades de cada situao a ser pro-
vada pelo Demandante, com base na jurisprudncia do Centro.
(a) Identidade ou Semelhana
Para se provar a identidade ou a semelhana do nome de domnio registrado relati-
vamente marca detida pelo Demandante, cumpre ao mesmo comprovar em primeiro
lugar que possui direitos legtimos sobre a marca que reputa lesionada pelo nome de
domnio.
Superada essa primeira avaliao, cumprir ao Demandante demonstrar que a marca
e o nome de domnio so idnticos ou semelhantes, sendo possvel causar confuso a
terceiros.
Nesse sentido j se decidiu que o acrscimo de termos genricos ao nome que con-
substancia a marca em nada afasta a possibilidade de caracterizao da identidade ou
semelhana. No caso Nike, Inc vs. Farrukh Zia, decidiu o rbitro Tomas Halket que os
nomes de domnio enike.com e e-nike.com deveriam ser transferidos para a empresa
multinacional de materiais esportivos, dado que o acrscimo da letra e apenas carac-
teriza a verso eletrnica ou veiculada atravs da Internet de algum produto. Rebateu
ainda o rbitro o singelo argumento do Demandado que alegava no serem os dom-
nios idnticos ou semelhantes marca nike, por possurem cinco ou seis caracteres,
enquanto a marca possua apenas quatro.
236
Da mesma forma, o simples acrscimo de informaes geogrfcas marca no des-
caracteriza a identidade ou semelhana. O assunto foi largamente debatido no caso
Dell Computer Corporation vs. MTO C.A. e Diabetes Education Long Life, envolvendo
o registro de diversos nomes de domnio como dellbrasil, delljapan, dellkuwait e
outros oitenta nomes de domnio, apresentando variaes geogrfcas sobre a marca do
Demandante.
237
Muito comum nos casos decididos pelo Centro a utilizao indevida por parte
de terceiros da marca em seu plural, valendo-se da adio de uma letra s ao fnal da
marca. Conforme relatado no caso InfoSpace.com, Inc vs. Registrar Administrator Lew
FGV DIREITO RIO 174
238
questo era infospaces.com.
239
22.12.2000.
240
04.09.2002.
241
Viacom International, Inc. vs. MTVAL-
BUMS Mega Top Vdeo Albums e Peter
Mladshi. Caso n D2002-0196, decidido
em 16.04.2002.
242
Baseou-se o Painel no fato de que a
Demandante, alm de promover inter-
nacionalmente a marca mtv, produz
obras musicais (albums) com a marca
e possui em seu site (mtv.com) uma
seo denominada MTV Charts.
243
questo era barneysnewyork.com.
Blanck, o simples acrscimo da letra s tambm no obsta a prova da identidade ou
semelhana.
238
Na mesma direo, a reduo de caracteres tambm no afasta a possibilidade de
enquadramento no requisito relativo identidade ou semelhana entre a marca e o
nome de domnio. Tome-se o exemplo do caso Socit du Figaro vs. Tropic Telecom, onde
a Demandada registrou o nome de domnio fgaromagazine.com, apenas retirando a
expresso le, que caracteriza a publicao francesa Le Figaro Magazine.
239
Em situao semelhante, o rbitro Pierre Kobel, ao decidir o caso Marie Claire Al-
bum S.A. vs. Buy Tis Domain, apontou que no registro por parte do Demandado do
domnio marieclairemagazine.com, a adio do termo magazine apenas enfatiza a
semelhana entre a marca e o nome de domnio, incrementando a possibilidade de con-
fuso, pois retrata justamente o gnero do produto desenvolvido pelo Demandante.
240
Em outro caso no qual a questo da identidade ou semelhana entre marca e nome
de domnio obteve destaque foi o relacionado com os nomes de domnio mtvalbums.
com e mtvcharts.com. Nesse caso, assim como no da empresa Dell acima referido, o
Demandado alegou ao Painel Administrativo que o nome de domnio refetia a deno-
minao de uma pessoa jurdica de sua propriedade (Mega Top Video Albums).
241
O Painel decidiu pela semelhana entre a marca e o nome de domnio
242
, transferin-
do o ltimo para o Demandante aps analisar os outros dois requisitos do item 4(a) da
Poltica, sob o fundamento de que a constituio da empresa Mega Top Vdeo Albums se
deu logo aps o recebimento de uma notifcao extra-judicial endereada pelo Deman-
dante ao Demandado, denotando m-f.
imperioso, como j se ressaltou, que o Demandante faa em primeiro lugar prova
de sua titularidade sobre a marca lesionada. Nessa direo, o Painel decidiu pela im-
procedncia do Requerimento apresentado no caso Multi Tmatiques vs. Matthew C.
Harper, sob o fundamento de que o Demandante no possua ainda o registro do nome
Luxury Channel, com o qual identifcava o seu website.
(b) Direito ou Legtimo Interesse
Alm da identidade ou semelhana entre marca e nome de domnio, cumpre ao De-
mandante provar que o Demandado no possui qualquer direito ou interesse legtimo
sobre a expresso refetida no nome de domnio.
Sendo assim, j se decidiu no caso Barneys, Inc. vs BNY Bulletin Board que o simples
registro do nome de domnio no confere por si s o direito ou legtimo interesse sobre
o mesmo.
243
importante demonstrar que o Demandado no possui qualquer relao com o De-
mandante, legtimo proprietrio da marca refetida no nome de domnio. Caso as partes
tenham celebrado qualquer espcie de contrato no passado, faz-se necessrio elucidar
a relao atual entre as partes, de forma a evidenciar o trmino da relao contratual.
Assim, observe-se que a deciso proferida no caso Nike, Inc vs Granger and Associa-
tes, o qual envolvia o nome de domnio niketown.com, registrado pelo Demandado
quando prestava servios de consultoria de marketing para o Demandante. Tendo o
FGV DIREITO RIO 175
244
02.05.2000.
245
02.11.2000. O caso narrado apresenta
algumas particularidades. Primeira-
mente o Demandante no havia,
poca, registrado a marca refetida no
nome de domnio, entendendo o Painel
que o nome comercial tambm deveria
ser protegido pelas regras do Procedi-
mento Administrativo para a Resoluo
de Confitos relativos Nomes de Do-
mnio. Posteriormente, em 03.10.2001,
com o Segundo Processo de Nomes de
Domnio da OMPI, os nomes comer-
ciais, bem como os nomes prprios,
tambm ingressaram formalmente na
proteo conferida pelo procedimento
aqui comentado. Vale ressaltar ainda
que o mesmo Demandado tambm
registrou os nomes de domnio metro-
bilbao.com e metrobarcelona, tendo
sido ordenada a transferncia dos
nomes de domnio para os legtimos
proprietrios das marcas em ambos os
Painis instaurados para a resoluo
dos casos na OMPI (Casos n D2000-
0467 e D2000-0873).
246
questo era legendofzelda.com. O
Demandante no logrou, por fm, ter o
domnio transferido pois no demons-
trou m-f do Demandado no registro e
utilizao do nome de domnio, o qual
refete diretamente o nome de um dos
jogos para videogame mais famosos da
Demandante.
247
11.10.2000.
contrato sido rescindido, o Demandado no transferiu o nome para o Demandante,
dando ensejo ao Requerimento apresentado ao Centro.
244
Um aspecto bastante debatido relativamente existncia de direito ou interesse leg-
timo do Demandado sobre o nome de domnio a possibilidade de registro e explora-
o do domnio que refete determinada marca com o intuito de se criticar os produtos
ou servios que a identifcam.
No caso Metro de Madrid, S.A. vs. Igncio Allende Fernndez, alegou o Demandante
ter registrado o nome de domnio metromadrid.com para veicular crticas ao servio
prestado pela Demandante, empresa concessionria que opera o metr da cidade de
Madrid.
Entendeu o painel que ao se afrmar que o Demandado no possua quaisquer di-
reitos ou interesses legtimos sobre o nome de domnio no se estaria negando o seu
direito constitucional liberdade de expresso, tendo em vista que no havia motivo
para que as crticas fossem realizadas justamente atravs de nome de domnio que refete
diretamente o nome empresarial do Demandante.
245
Enfocando-se a mesma questo jurdica, mas sobre pressupostos fticos diametral-
mente opostos, j decidiu o Painel Administrativo no caso Nintendo of America, Inc. vs.
Alex Jones que tendo o Demandado registrado o nome de domnio para desenvolver um
f-clube relativo aos produtos do Demandante, tambm no se tem presente qualquer
direito ou interesse legtimo do Demandado sobre o domnio.
246
O cerne da questo, seja na elaborao de website para criticar ou elogiar, no est no
contedo da pgina eletrnica a ser desenvolvida, mas sim no fato de que o registro do
nome de domnio que refete a marca de terceiro impede que o mesmo determine como
a sua marca e produtos relacionados vo ser utilizados na Internet.
Consoante a deciso do caso acima indicado, muito embora tenha o Demandado
todo o direito de incentivar a divulgao dos produtos do Demandante, esse simples
fato no gera qualquer direito ou interesse legtimo sobre o nome de domnio que refe-
te diretamente marca registrada e explorada pelo Demandante.
(c) Registro e Uso de M-F
A prova do registro e uso de m-f do nome de domnio o requisito que mais pro-
voca discusses nas decises proferidas pelos Painis, tendo sido os dispositivos do item
4 (b) e (c) da Poltica alvos de intenso trabalho interpretativo por parte dos rbitros.
Uma forma bastante usual de se demonstrar a m-f no registro do nome de dom-
nio procurar localizar a data em que o domnio foi registrado. No caso CLT-UFA socie-
te anonyme vs Tis Domain is for Sale / Sean Gajadhar, conseguiu-se provar que o registro
do nome de domnio rtlgroup.com foi realizado dois dias depois do anuncio da fuso
de duas grandes empresas de telecomunicaes europias, sendo uma delas proprietria
da marca RTL, o que enfatizou o intuito inescrupuloso do registro.
247
No primeiro caso a ser decidido atravs do procedimento administrativo da OMPI,
decidiu o Painel no caso World Wrestling Federation Entertainment vs Michael Bosman
que o contato por parte do Demandado ao Demandante com o intuito de vender o
nome de domnio constitui, por si s, uso de m-f do mesmo.
FGV DIREITO RIO 176
248
questo era worldwrestlingfederation.
com
249
questo era telstra.org.
250
10.09.2002. Nesse caso a Demandante
no conseguiu que o domnio lhe fos-
se transferido pois no demonstrou,
segundo a maioria dos rbitros, que o
nome de domnio foi registrado com
m-f.
251
questo era bancodobrasil.com.
252
questo era globoflmes.com.
253
questo era redeglobo.com.
254
10.09.2002.
255
15.05.2000.
A controvrsia sobre a caracterizao da m-f na utilizao do nome de domnio
surgiu no caso em tela uma vez que o Demandado no desenvolveu um website sobre o
domnio, mas se entendeu que o contato realizado para a venda do domnio, em valor
muito acima daquele despendido com o registro, j o bastante para caracterizar a uti-
lizao de m-f requerida pela Poltica.
248
Em outro caso sempre referido pelas decises do Centro (Telstra Corporation Limited
vs Nuclear Marshmallows), decidiu-se que o Demandante deve provar tanto o registro
como a utilizao de m-f do nome de domnio. Assim sendo, caso o Demandado no
apresente Resposta, no se comunique com o Demandante para venda do domnio,
nem desenvolva website, ainda assim poder-se- caracterizar o uso de m-f do nome de
domnio, dependendo das circunstncias do caso.
249
No caso mencionado as seguintes circunstncias concorreram para essa concluso:
(i) a marca do Demandante bastante conhecida na Austrlia e em outros Pases; (ii) o
Demandado no comprovou qualquer oferta de bens ou prestao de servios de boa-f;
(iii) o Demandado no tomou qualquer medida para revelar a sua identidade, atuando
sob nome empresarial invlido; e (iv) o Demandado informou entidade responsvel
pelo registro de nomes de domnio detalhes para contato que se provaram falsos.
Para a constituio de uso de m-f o simples direcionamento dos usurios que
acessam o nome de domnio em discusso para outro site pode ser considerado como
evidncia das intenes do Demandado, conforme se alegou no caso Nike, Inc vs Circle
Group Internet, Inc, envolvendo o nome de domnio justdoit.com.
250
Cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no item 10(a) do Regulamento, o
Painel pode utilizar a Internet para acessar os nomes de domnio envolvidos na disputa
e verifcar se um website foi desenvolvido ou se o domnio est ativo. Esse procedimento
foi de extrema importncia para compreender os efeitos da revelia no caso Banco do
Brasil vs Sync Technology,
251
sendo o mesmo expediente utilizado nos casos TV Globo
Ltda. vs Henri Koliver
252
e TV Globo Ltda. vs. Burak Akgul.
253
Outra circunstncia que denota o intuito de m-f na utilizao do nome de do-
mnio consiste na efetuao do registro de forma a trazer para si clientela alheia, em
fagrante ato de concorrncia desleal. Essa foi a hiptese do caso Six Continents Hotels vs
Damir Kruzicevic, envolvendo o nome de domnio holidayinns.com. O Demandado
explorava no referido domnio uma pgina sobre hotis, justamente o ramo de ativida-
des do Demandante, cuja marca Holiday Inn conhecida internacionalmente.
254
Vale esclarecer, por fm, que no poder o Demandado alegar que somente conse-
guiu obter o registro de nome de domnio que refete a marca do Demandante porque
esse ltimo foi negligente e no efetuou o registro a tempo. Conforme os termos bem
postos pelo panelista argentino Antonio Mill, ao decidir o caso Empresa Brasileira de
Telecomunicaes S.A. Embratel vs. Kevin McCarthy, o Demandante no deve ser
obrigado a registrar o nome de domnio que refita a sua marca em todos os gTLDs e
ccTLDs disponveis para evitar o registro indevido por parte de terceiros.
No caso em tela, entendeu o Painel Administrativo que essa medida jamais poderia
encorajar o correto desenvolvimento da Internet, sendo razovel que o Demandante tenha
concentrado seus esforos na explorao do nome de domnio embratel.com.br, reagindo
a posteriori contra o registro indevido de nomes de domnio que refitam a sua marca.
255
FGV DIREITO RIO 177
256
A doutrina diverge, mas a maior
parte dos autores entende que Obina
melhor do que Etoo.
2. CASOS GERADORES
2.1. Caso Obina
No binio 2006/2007, o jogador de futebol Obina
256
foi a grande revelao do time
do Flamengo. A habilidade do centro-avante foi decisiva quando o clube mais precisou
de seus talentos. Para celebrar as suas conquistas, o jogador registrou o nome de dom-
nio www.obina.com.br e www.obina.com.
Suponha agora que uma empresa de telecomunicaes resolva lanar no mercado
um sistema de travamento e identifcao de chamadas telefnicas chamado OBina. A
empresa no apenas registrou no INPI a marca nominativa que diretamente reproduz o
signo em questo, como tambm pretendia registrar o nome de domnio que identifca
a sua marca (obina.com.br). O objetivo da empresa com o nome de domnio desen-
volver um website que esclarea as principais caractersticas do sistema e oferea dicas
sobre segurana na utilizao de telefones.
A empresa, aps uma consulta aos sites www.nic.br e www.netsol.com/cgi-bin/whois/
whois, descobre que o jogador Obina j havia registrado essa pgina h dois anos, e que
utilizava a mesma para narrar a sua trajetria futebolstica.
A empresa ingressa ento com uma ao judicial contra o jogador, solicitando que
o mesmo desista de utilizar esse nome de domnio e transfra o mesmo imediatamente
para ela.
O fundamento para tal ao proposta pela empresa a violao do direito de marca,
j que a expresso OBina uma marca registrada no INPI Instituto Nacional de Pro-
priedade Intelectual h mais de trs anos, detida pela empresa de telecomunicaes.
Se voc fosse o juiz do caso, como decidiria? Justifque.
2.2 Caso Murakami x Nabucco
Nabucco Enterprises e Murakami Corp. so duas empresas multinacionais especiali-
zadas na construo de ferrovias e materiais relacionados a estradas-de-ferro. Em 2004,
a Nabucco Enterprises, empresa de origem francesa, iniciou a sua operao no Brasil,
motivo pelo qual registrou o nome de domnio www.nabuccoenterprises.com.br para
o seu website.
Em 2005, a Murakami Corp., empresa de origem japonesa, decidiu instalar uma f-
brica de materiais relacionados ferrovia no Brasil. Entusiasmados com a possibilidade
de iniciar as suas atividades no Brasil, os executivos da Murakami logo descobriram que
o nome de domnio www.murakamicorp.com.br no estava disponvel para registro.
Curiosamente, o referido nome de domnio no apenas havia sido registrado por tercei-
ro, sem qualquer ligao com a empresa, como esse terceiro era justamente a Nabucco
Enterprises, sua principal concorrente. Adicionalmente, quando o internauta digita o
nome de domnio www.murakamicorp.com.br, ele automaticamente encaminhado ao
website da Nabucco Enterprises.
FGV DIREITO RIO 178
Em regime de urgncia, os executivos japoneses da Murakami Cop. solicitam o seu
parecer sobre como enquadrar legalmente a conduta de sua concorrente. Afrmam os
mesmos que essa conduta da Nabucco Enterprises tem causado grandes prejuzos para a
sua empresa, uma vez que potenciais usurios do seu website no Brasil tm sido desvia-
dos para o website da rival. Todavia, lembram os mesmos que a Murakami Corp. ainda
no possui qualquer pedido de registro de marca no Brasil. Qual seria a sua resposta aos
executivos da empresa japonesa?
FGV DIREITO RIO 179
RONALDO LEMOS
Doutor em Direito pela Universidade de So Paulo (USP). Masters of Law (LL.M)
pela Harvard Law School. Bacharel em Direito pela Universidade de So Paulo
(USP). Coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV DIREITO RIO e
do projeto Creative Commons no Brasil. Professor visitante na Universidade de
Oxford (Michaelmans Term, 2005). Professor dos cursos de graduao e ps-
graduao da FGV DIREITO RIO. Autor, dentre outros, do livro Direito, Tecnologia
e Cultura e de diversos outros artigos em publicaes nacionais e internacionais.
Membro da Comisso de Comrcio Eletrnico apontada pelo Ministrio da Justi-
a. Fundador do projeto www.overmundo.com.br
FGV DIREITO RIO 180
FICHA TCNICA
Fundao Getulio Vargas
Carlos Ivan Simonsen Leal
PRESIDENTE
FGV DIREITO RIO
Joaquim Falco
DIRETOR
Srgio Guerra
VICE-DIRETOR DE PS-GRADUAO
Evandro Menezes de Carvalho
VICE-DIRETOR DA GRADUAO
Thiago Bottino do Amaral
COORDENADOR DA GRADUAO
Rogrio Barcelos Alves
COORDENADOR DE METODOLOGIA E MATERIAL DIDTICO
Paula Spieler
COORDENADORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE RELAES INSTITUCIONAIS
Andre Pacheco Mendes
COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSO DE CURSO
Marcelo Rangel Lennertz
COORDENADOR DO NCLEO DE PRTICA JURDICA CLNICAS
Cludia Pereira Nunes
COORDENADORA DO NCLEO DE PRTICA JURDICA OFICINAS
Mrcia Barroso
NCLEO DE PRTICA JURDICA PLACEMENT
Diogo Pinheiro
COORDENADOR DE FINANAS
Rodrigo Vianna
COORDENADOR DE COMUNICAO E PUBLICAES
Milena Brant
COORDENADORA DE MARKETING ESTRATGICO E PLANEJAMENTO

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