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: PRECEDENTE DE OBSERVANCIA
OBLIGATORIA SOBRE ACUERDO
DE COEXISTENCIA
SEPARATA ESPECIAL
El Peruano
Mircoles 11 de febrero de 2015
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIN N 4665-2014/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N 549474-2013/DSD
SOLICITANTE
COMPANY
THE
PROCTER
&
GAMBLE
1. Informe de antecedentes
I. ANTECEDENTES
Se ha verificado que:
Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
a)Sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusin o de asociacin; (...).
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hogar, siendo, por ello, susceptibles de ser fabricados y
comercializados por una misma empresa, comparten los
mismos canales de comercializacin y estn dirigidos al
mismo pblico consumidor.
2.2. Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes,
es prctica de esta Sala partir de la impresin en
conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el
pblico consumidor de los correspondientes productos
o servicios. Por lo general, el consumidor no podr
comparar ambos signos simultneamente. Ms bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado
va a ser confrontado con el recuerdo ms o menos vago
que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello,
al comparar dos signos distintivos, debe considerarse
principalmente aquellas caractersticas que puedan
ser recordadas por el pblico consumidor. Lo ms
importante a considerar son las semejanzas y no las
diferencias de los signos en cuestin. Las diferencias
slo tendrn influencia en la impresin en conjunto
si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan
un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos
criterios han sido sealados en reiterada jurisprudencia
del Tribunal Andino y ms recientemente en los
Procesos Ns 147-IP-20055 y 156-IP-20056.
El recuerdo y capacidad de diferenciacin del pblico
dependern de los productos o servicios a distinguir y
especialmente de la atencin que usualmente se d
para la adquisicin y contratacin de esos productos o
servicios.
En el caso concreto, tratndose de jabones y
detergentes para uso domstico, se advierte que el grado
de atencin que se prestar al momento de adquirirlos
no es elevado, en la medida que se trata de productos
de consumo masivo. Por el contrario, en el caso de
productos de tocador, resulta razonable asumir que el
pblico consumidor los examinar con especial atencin
y que su adquisicin demandar diligencia y cuidado, por
cuanto la eleccin y compra de los mismos responde en
muchos casos a las necesidades, gustos y preferencias
del consumidor, quien se guiar adems por la opinin de
otras personas o por las experiencias satisfactorias que
haya tenido con anterioridad.
En este orden de ideas, la impresin en conjunto de
signos denominativos (o de aquellos en los que resulta
ms relevante el elemento denominativo) se determinar
en primer lugar por su aspecto fontico y grfico. En
muchos casos, el aspecto fontico ser el ms importante
porque por lo general la denominacin es utilizada en el
mercado verbalmente.
Tambin se debe partir de la impresin en conjunto
en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo a
la legislacin nacional, son aquellos conformados
por una denominacin y un elemento figurativo. En
estos casos, deber determinarse cul es el elemento
relevante del signo, que sirve para indicar el origen
empresarial de los productos o servicios. Existen dos
posibilidades:
a) que todos los elementos del signo mixto en su
conjunto sirvan para indicar el origen empresarial de los
productos o servicios; o
b) que slo uno de los elementos indique el origen
empresarial.
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Ver nota 1.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 del 2 de diciembre del
2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1273 del 7 de diciembre del
2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1259 del 3 de noviembre del
2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1271 (nota 3).
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Conforme lo seala Fernndez - Novoa7,a la hora
de comparar una marca mixta con otro signo distintivo,
deben aplicarse tanto la pauta de la visin en conjunto
como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la
supremaca del elemento dominante que impregna la
visin de conjunto de la correspondiente marca. Por
consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la
hiptesis de la comparacin de las marcas denominativas
complejas, en el caso de que en la comparacin entre
signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que
esforzarse por encontrar el elemento dominante de la
correspondiente marca mixta.
Seala que de ordinario, el elemento dominante
de una marca mixta est constituido por el elemento
denominativo de la misma; precisando que cuando en
la comparacin entre signos distintivos participa una
marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una
marca mixta el elemento denominativo prevalece, por
regla general, sobre el componente grfico o figurativo.
Considera que la primaca de esta pauta se basa en
que a la hora de adquirir productos revestidos con
una marca grfico - denominativa, el pblico demanda
los productos en el comercio sealndolos por su
denominacin y no grficamente. () En algunos
casos, el predominio del componente denominativo
de una marca mixta puede verse reforzado por una
circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza
del componente figurativo de la marca mixta hace que
el pblico contemple tal componente como un elemento
meramente decorativo que lejos de actuar como un
ndice identificador del producto, desempea tan slo
el papel de contribuir a ornamentar la presentacin del
producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante,
en los supuestos en los que por ciertas razones el
elemento figurativo de una marca mixta predomina
sobre su componente denominativo.
El autor seala que entre los factores que desplazan
a un primer plano el componente figurativo de una marca
mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer
grupo, que comprende factores que inciden negativamente
en el componente denominativo (tales como: la naturaleza
descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento
denominativo forme parte de un elevado nmero de
marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo,
que comprende factores que repercuten positivamente
sobre el componente figurativo, realzando su presencia
en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales
como: que la palabra ocupe un lugar nfimo dentro de
la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por
el elemento figurativo o la originalidad intrnseca del
mismo).
En el caso concreto, atendiendo a que la marca
registrada constituye un signo mixto, deber establecerse
previamente si presenta algn elemento relevante que
determine su impresin en conjunto.
Al respecto, se advierte que resultan relevantes tanto
el aspecto denominativo como el aspecto grfico. En
efecto, el aspecto denominativo CASCADE CHOPARD
es relevante por: i) la ubicacin y dimensin que ocupa
dentro del signo; y, ii) ser la forma cmo los productos
sern solicitados en el mercado. Por su parte, el aspecto
grfico es relevante al estar conformado por la grafa
especial del trmino CHOPARD, tal como se aprecia a
continuacin:
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acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto
entre los particulares titulares de los signos, deben, para
que tengan eficacia y aceptacin por parte de las oficinas
nacionales competentes, dejar a salvo el inters general
de los consumidores, respecto de los cuales debern
eliminar el riesgo de confusin derivado de la identidad
o semejanza.
De lo citado anteriormente, se advierte que el
presupuesto inicial que motiva a dos empresas a suscribir
un acuerdo de coexistencia marcaria es el riesgo de
confusin que existe justamente entre los signos que
sern objeto de dicho acuerdo, caso contrario, no sera
necesario suscribir acuerdo alguno, menos an analizarlo
si fuera presentado por las partes.
En ese sentido, corresponde a la Autoridad
Administrativa evaluar, en primer lugar, si existe posibilidad
de confusin entre dos signos para luego determinar si en
el caso concreto es viable la aceptacin del acuerdo de
coexistencia suscrito por las partes interesadas.
3.2 Sobre la facultad de la administracin de
evaluar los acuerdos de coexistencia
Cuando la Doctrina o la legislacin en general seala
o reconoce que las marcas poseen una funcin distintiva,
de identificacin de origen empresarial, de garanta de
calidad o publicitaria, resulta necesario considerar no
slo el inters del titular de una marca sino tambin, y
en paralelo, los objetivos del sistema econmico, la
proteccin de los consumidores (que suelen ser la
parte ms dbil en la relacin comercial) y, tratndose
de mercados ampliados, las finalidades propias de un
proceso de integracin15.
En ese sentido, en virtud del rol tuitivo16 de la Autoridad
Administrativa marcaria, frente a la voluntad de las partes
a efectos de que signos iguales o similares coexistan,
ser dicha Autoridad quien evaluar la posibilidad de
aceptar el acuerdo de coexistencia marcaria presentado,
teniendo como objetivo principal que no se afecte el inters
general de los consumidores, pero tambin tomando en
consideracin el inters de los empresarios de coexistir
pacficamente.
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Respecto a la salvaguarda del inters general de
los consumidores, el Tribunal Andino ha precisado que
La suscripcin de acuerdos privados no constituye
un presupuesto automtico para que se admita
la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad
administrativa o judicial deber en todo momento
salvaguardar el inters general evitando que el
consumidor se vea inducido a error17.
Asimismo, en el Proceso N 41-IP-99 en una
sentencia expedida durante la vigencia de la Decisin
34418 con relacin al caso deuna solicitud de registro de
una marca similar a otra ya registrada,seal que pese
a existir una autorizacin del titular cuyo registro ya est
consolidado; necesariamente se tiene que considerar
el inters del consumidor quien puede llegar a verse
confundido con la presencia de dos marcas similares en
el mercado, ms aun si ellas se encuentran destinadas a
proteger productos de la misma clase internacional; y si,
adems, las marcas confrontadas han sido solicitadas
para todos los productos o servicios comprendidos en
la correspondiente clase19. En tal sentido, concluy que
en estos casos el administrador al momento de valorar
estas circunstancias, en su decisin deber velar que
las marcas a confrontarse no produzcan confusin
en el mercado. Precis que el acuerdo puede facilitar
el registro, pero la autoridad nacional puede tomar
su decisin en contra, no conduciendo el acuerdo
necesariamente a un registro20.
Los acuerdos de coexistencia sern vlidos y
vinculantes para las partes en tanto no violen reglas
imperativas, como son las de la legislacin de defensa
de la competencia o las que protegen a los consumidores
respecto de prcticas susceptibles de inducirlos a
engao21.
En ese sentido, a efectos de reducir al mximo el riesgo
de confusin entre dos o ms signos, la Sala considera
que los acuerdos de coexistencia suscritos deben cumplir
con condiciones mnimas a fin de que sean susceptibles
de ser aceptados por la Autoridad.
3.3 Condiciones que deben cumplir los acuerdos
de coexistencia presentados
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Lo anterior evidencia que no existe una referencia
exacta acerca de los productos a ser distinguidos con los
signos objeto de anlisis en el presente procedimiento,
ya que nicamente se hace mencin a una solicitud
extranjera.
d) Respecto de la delimitacin de la forma de uso
y/o presentacin de los signos, se advierte que se
seala que Chopard se compromete a utilizar siempre
la marca CASCADE en conjuncin con el trmino
CHOPARD.
e) En cuanto a sealar las consecuencias en caso
de incumplimiento del acuerdo, se advierte que no se
consigna ninguna.
f) Respecto a establecer mecanismos de resolucin
de controversias, se seala que el acuerdo se
interpretar de conformidad con las leyes del Estado
de Nueva York, sin tener en cuenta conflictos de
provisiones de ley de Nueva York, o cualesquiera otras
jurisdicciones.
Por las consideraciones expuestas, la Sala
advierte que el acuerdo presentado por The Procter
and Gamble Company no contiene las condiciones
mnimas requeridas para su aceptacin, ello en la
medida que:
i) Contiene informacin sobre los signos objeto
del acuerdo que es distinta a la que corresponde al
presente caso, es decir, no ha sido suscrito teniendo
en consideracin el signo solicitado en el presente
procedimiento y la marca base de la denegatoria de
dicho signo, sino respecto de signos extranjeros que
aun cuando coincidan en sus titulares, no corresponden
al caso de autos.
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o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual.
La Sala considera que la presente resolucin
constituye precedente de observancia obligatoria con
relacin a los criterios que se debe tener en cuenta al
momento de evaluar si corresponde aceptar un acuerdo
de coexistencia marcaria presentado en atencin a lo
establecido en el artculo 56 del Decreto Legislativo
1075, razn por la cual determina que se solicite al
Directorio del INDECOPI su publicacin en el Diario
Oficial El Peruano.
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