CC.

MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA SALA

REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
P R E S E N T E:
C. Antonio Buenda, actuando en carcter de Representante Legal de la persona
moral Los Caballeros de la Mesa Redonda Inmobiliaria
S.A de C.V.,
representacin que acredito con la documental pblica que acompao a la
presente demanda; con domicilio fiscal ubicado en calle Morelos No. 10 diez,
Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, y sealando como domicilio para recibir toda
clase de notificaciones en la calle Benito Jurez 1112 mil ciento doce, Colonia
Ilustre, Mxico Distrito Federal, ante usted con el debido respeto comparezco para
EXPONER:
Que por mi propio derecho mediante el presente ocurso me presento a
promover JUICIO DE NULIDAD en contra de la resolucin emitida en Recurso
Administrativo por el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
resolucin negativa en perjuicio de mi representada, por lo que con fundamento
en los numerales 1, primer prrafo, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15 y dems relativos
aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, as
como los artculos 1, 2 6, 14 fracciones I, III, IV y XV, 32 y 34 de la Ley Orgnica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, as como del reglamento
del instituto mexicano de la propiedad industrial Artculo 3o. fraccin III, apartado
a), fraccin V, apartado b) fracciones, i,ii,ii, articulo 13, fracciones III, VII, y del
estatuto orgnico del instituto mexicano de la propiedad industrial, articulo 32, me
presento en tiempo y forma para solicitar su pronta y expedita justicia, para lo cual
manifiesto la siguiente relacin de
HECHOS:
1. Que el da 10 del mes de ENERO del ao 2009 la empresa LOS
CABALLEROS DE LA MESA REDONDA CONSTRUCTORA SA. DE CV. realiz un
trmite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cubriendo el pago de
los derechos para el registro del nombre, para lo cual se presento ante el instituto
un logotipo consistente en una figura de una mesa de forma circular en color caf
con las palabras de LOS CABALLEROS DE LA MESA REDONDA
CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. en blanco al lado derecho del logotipo en
mencin, misma que fue admitida sin inconveniente alguno y se procedi a dar la
alta de su registro.
2. Que el da 25 del mes de ENERO del ao 2013 mediante EL
COMENTARIO DE UN CLIENTE HACIENDO EL CUESTIONAMIENTO QUE SI
TENIAMOS UNA SUCURSAL EN LAGOS DE MORENO JALISCO? YA QUE EL
ACUDIO A ESA INMOVILIARIA PENSANDO QUE SE TRATABA DE LOS
CABALLEROS DE LA MESA REDONDA, POSTERIORMENTE MEDIANTE UN
spots publicitarios en radio y televisin, me entere de que existe una compaa
constructora que lleva por nombre LA MESA REDONDA INMOVILIARIA SA. DE
CV. En donde utilizan un logotipo de una mesa en forma de crculo y es
acompaado por las palabras al costado derecho en color blanco, MISMA QUE
FUE REGISTRADA EN EL MES DE ENERO DEL 2009.
3. Que el da 15 del mes de FEBRERO del ao 2013, se interpuso el
Recurso Administrativo en donde se solicit la nulidad del registro del nombre LA
MESA REDONDA INMOVILIARIA SA. DE CV. Toda vez que genera confusin
entre este y la empresa LOS CABALLEROS DE LA MESA REDONDA
CONSTRUCTORA SA. DE CV. A la cual represento, instancia que emiti una

resolucin final en la que neg la Nulidad, causando un perjuicio debido a que la

similitud en los nombres es asociado por los usuarios de los servicios de la
empresa, los cuales realizar compras en la empresa LA MESA REDONDA
INMOVILIARIA SA. DE CV. con la confucion de que es una sucursal que es parte
DE LOS CABALLEROS DE LA MESA REDONDA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Lo que representa un menoscabo en los ingresos de mi representada.

P R U E B A S:
1. Documental Pblico, consistente en copia certificada del instrumento notarial
por medio del cual acredito mi personalidad con el registro de la empresa
realizado el 10 de enero del 2009
2.Original de la resolucin emitida en Sede Administrativa por la autoridad
correspondiente consistente en la negativa del Recurso de Nulidad interpuesto.
3.La presuncin legal y humana en todo lo que beneficie a mi representada.
4.Instrumental de Actuaciones que se desprenda del presente Juicio de Nulidad y
que beneficie a mi representada.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado a ustedes Ciudadanos

Magistrados que integran esa Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, atentamente
PIDO:

PRIMERO.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma promoviendo

JUICIO DE NULIDAD EN LA VIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en los
trminos de esta demanda, la que se exhibe original con sus anexos.
SEGUNDO.- se me reconozca el carcter y la personalidad con la que
comparezco al presente juicio de Nulidad.
TERCERO-. Se me tenga promoviendo JUICIO DE NULIDAD de la
resolucin de recurso administrativo emitido por el Instituto Mexicano de la
Propiedad industrial.
CUARTO.- Que el IMPI sustente su decisin de denegar la nulidad y en que
se baso para denegarla.
QUINTO.- Se me tenga impugnando los actos que causan un agravio a mi
representada, y los cuales se transcriben a continuacin:
a) La negativa de cancelar el registro del nombre LA MESA REDONDA
INMOVILIARIA SA. DE CV. Toda vez que crea la confusin en los
usuarios de ser la misma empresa que LOS CABALLEROS DE LA
MESA REDONDA CONSTRUCTORA SA. DE CV.
b) La prdida econmica que representa, el hecho de que los usuarios
eroguen su capital en una empresa que ellos consideran filial o quizs
hasta la misma que LOS CABALLEROS LA MESA REDONDA
CONSTRUCTORA SA. DE CV.

c) El decremento de la confianza de los usuarios hacia la empresa LOS

CABALLEROS DE LA MESA REDONDA CONSTRUCTORA SA. DE CV.
Lo que se traduce en que los usuarios se ven defraudados desde el
momento en que se dan cuenta de que no es la misma empresa
conocida.
SEXTO.- Solicitar conforme al artculo 6 DE LA PROPIEDADINDUSTRIAL
fraccin VI. Que dice Designar peritos cuando se le solicite conforme a la
ley; emitir los dictmenes tcnicos que le sean requeridos por los
particulares o por el ministerio publico federal; efectuar las diligencias y
recabar las pruebas que sean necesarias para la emisin de dichos
dictmenes; ya que la prueba pericial es el medio de confirmacin por el
cual se rinden dictmenes acerca de la produccin de un hecho y sus
circunstancias conforme a la legalidad causal que lo rige.
SEPTIMO.- Se Sustancie el Procedimiento jurisdiccional ante la instancia
que se promueve a efecto de emitir la resolucin que ponga fin a la
controversia que se demanda.
OCTAVO.- Se indemnice a m representada en los trminos del articulo 6.
Prrafo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, por constituir dao y perjuicio a la empresa que represento.
NOVENO.- Se tengan por presentadas las pruebas que se ofertan en este
escrito inicial de demanda as como se fije da y hora para que se desahoguen y
valoren conforme a derecho.

GUADALAJARA, JALISCO., a 19 de febrero de 2014.

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FUNDAMENTOS DE DERECHO

A R G U M E N T O S.
Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Por tanto,
una marca es el instrumento a travs del cual un empresario identifica y
diferencia en el mercado sus productos y servicios respecto de aquellos que
ofertan sus competidores, y el derecho a su uso exclusivo se obtiene
mediante el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. A efecto de salvaguardar tal prerrogativa, el examen de
similitud entre dos signos, en virtud de que a travs de tal anlisis se
determina, en cada caso, la extensin del derecho exclusivo que un registro
otorga a su titular, por lo que dicha evaluacin debe llevarse a cabo de la
forma ms objetiva posible, ya que no slo tiene como finalidad definir si
un tercero est aprovechndose injustificadamente de la reputacin de una
marca ajena, sino tambin evitar conceder a un signo inscrito una
exclusividad infundada que limite indebidamente a los dems agentes
econmicos a emplear palabras, frases o smbolos que, por sus
caractersticas, no pueden generar error en el pblico respecto del origen

comercial de un bien, pues solamente as podr garantizarse una

competencia leal en el mercado a travs del derecho de propiedad industrial.
1.- Artculo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podrn hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se
obtiene mediante su registro en el Instituto.
El uso exclusivo es el mximo derecho porque el titular de la marca
registrada es el nico que, en nuestro pas, lcitamente puede usar la marca
en los productos o servicio sindicados en el ttulo de registro, y porque
tambin es el nico que puede permitir su uso por parte de un tercero, u
oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca o aviso
comercial que sean idnticos o semejantes en grado de confusin,
aplicados a los mismos o similares productos o servicios.
La semejanza en grado de confusin, en palabras simples, quiere decir que
existe el riesgo de que los consumidores promedio se confundan, al primer
golpe de vista o sonido entre dos marcas, prestando la atencin comn y
ordinaria, tomando en cuenta sobre todo las semejanzas que haya entre
dichas marcas; de tal modo que los consumidores puedan llegar a creer
que estn adquiriendo un producto o recibiendo un servicio amparado por
una marca original, cuando no lo es, debido a la impresin o informacin
que en los consumidores evoca o produce la marca; por ello, es totalmente
entendible que dos marcas semejantes en grado de confusin, de
diferentes titulares, no pueden coexistir en el mercado.
Por otro lado, para determinar si los productos o servicios que pretenden
registrarse con una marca son similares en grado de confusin a los que
ampara otra registrada, deben tomarse en cuenta al menos cuatro
referentes: a) si son o no coincidentes los canales de comercializacin o
distribucin de los productos y servicios comparados; b) si se destinan a los
mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; c) si el producto y
servicio tienen una naturaleza, estructura o caractersticas idnticas o
afines y, d) si el producto o servicio es competidor o complementario.

2.- El artculo 90, fracciones XIV, XV, XVI, de la Ley de la Propiedad

Industrial, dispone:
Artculo 90.- No sern registrables como marca:

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,

susceptibles de engaar al pblico o inducir a error,
entendindose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos
o servicios que pretenda amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,

iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya
declarado notoriamente conocida en Mxico, para ser aplicadas
a cualquier producto o servicio.

Este impedimento proceder en cualquier caso en que el uso de

la marca cuyo registro se solicita:

XVI)

Pudiese crear confusin o un riesgo de asociacin con el

titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el

titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente

conocida; o

d) Pudiese diluir el carcter distintivo de la marca notoriamente

conocida.

Este impedimento no ser aplicable cuando el solicitante del

registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XVI.- Una marca que sea idntica o semejante en grado de

confusin a otra en trmite de registro presentada con
anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos
o similares productos o servicios. Sin embargo, s podr
registrarse una marca que sea idntica a otra ya registrada, si la
solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a
productos o servicios similares.
3.- De lo anterior, se prescribe, que no sern registrables aquellas marcas
que sean idnticas o semejantes en grado de confusin a otra registrada y
vigente, aplicadas a los mismos o similares productos o servicios, pues se
busca evitar confusin en el pblico consumidor y su induccin al error. Pues
la razn comn es evitar la competencia desleal entre fabricantes o
comerciantes y proteger al pblico consumidor, para ello, es preciso aludir a
la siguiente tesis aislada, que nos menciona su relacin con otros arbigos
al respecto:
MARCAS. CMO DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
CUANDO SE DEMANDA LA NULIDAD DEL REGISTRO RELATIVO CON BASE
EN EL ARTCULO 151, FRACCIN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL1.
La razn comn de los artculos 87 a 90 y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial
es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes y proteger al
pblico consumidor, por ello, tratndose de la nulidad de un registro marcario la
autoridad administrativa debe realizar el examen correspondiente conforme a tales
dispositivos en su conjunto, ya que cuando existe una marca que goza de cierto
prestigio en el pblico consumidor, la introduccin al mercado de otra igual o
similar sugiere una relacin entre ambas o hace pensar que una corresponde o
deriva de la otra, provocando fcilmente el error y confusin en cuanto a la calidad
o procedencia de los productos o servicios que amparan. Por tanto, cuando se
1 Localizacin: [TA]; 10a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3; Pg.
2366. I.7o.A.6 A (10a.).

demanda la nulidad del registro de una marca con base en el artculo 151,
fraccin II, de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, cuando sea idntica o
semejante en grado de confusin a otra que haya sido usada en el pas o en el
extranjero con anterioridad a la fecha de solicitud de la registrada y se aplique a
los mismos o similares productos o servicios, debe procederse en los trminos
siguientes: En principio, analizarse la identidad de la marca, y en el supuesto de
que la denominacin sea igual, esto es, un mismo nombre utilizado por dos
partes, identificarse los productos o servicios que tales signos distintivos amparan,
a fin de establecer la existencia de alguna similitud o punto de contacto relevante
entre ambos, adems de la especie o clase en que estn comprendidos los
productos o servicios amparados por las marcas, para lo cual es factible tomar en
cuenta diversos conceptos, como su finalidad, composicin, lugar de venta o
cualquier otra relacin que permita presumir que una marca intenta aprovechar el
prestigio de otra, cuyo anlisis objetivo pueda llevar a considerar si los productos
a los que se aplic contienen elementos comunes de composicin, pudindose
tambin distinguir entre principales y accesorios de stos, sin que sea dable
estimar que la inclusin de un elemento complementario o adicional tenga la
fuerza suficiente para determinar una semejanza capaz de sustentar la nulidad.

4.- Artculo 151.- El registro de una marca ser nulo cuando:

II.- La marca sea idntica o semejante en grado de confusin, a otra que haya sido
usada en el pas o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacin de
la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos
o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el pas o en el
extranjero, antes de la fecha de presentacin o, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registr;
IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacin,
existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que
sea igual o semejante en grado de confusin y que se aplique a servicios o
productos iguales o similares;
Por otro lado, se hace un claro nfasis para calificar a las prcticas
comerciales como desleales, basta que haya un riesgo de confusin que
opera subjetivamente en los consumidores- respecto de los productos o
servicios que las marcas representan o de los propios signos de diferentes
empresas a partir de elementos o razones objetivas capaces de
argumentar y concluir la confundibilidad-, por lo que deben ser particular y
enfticamente distintivas, independientes y originales en lo concerniente a
su significante y a su significado.
Para mejor ilustracin de lo anterior es aplicable la jurisprudencia
firme del rubro y tenor siguiente:
MARCAS. SIMILITUD FONTICA EN GRADO DE CONFUSIN. DEBE
ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE2.
Para calificar a las prcticas comerciales como desleales, basta que haya
un riesgo de confusin respecto de los propios signos de diferentes empresas, a
partir de elementos o razones objetivas capaces de concluir la confundibilidad, por
lo que deben ser particular y enfticamente distintivas, independientes y originales
en lo concerniente a su significante y a su significado. Es as que, para efectuar el
estudio de semejanza en grado de confusin entre las marcas en conflicto debe
apreciarse: a) La semejanza de la marca en su conjunto; b) La comparacin debe
hacerse en la totalidad de sus elementos; c) La imitacin debe apreciarse por
2 Localizacin: [J]; 9a. poca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Noviembre de 2010; Pg.
1347. I.4o.A. J/85.

imposicin, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor,

pues se trata de advertir, la autntica impresin o mensaje, que evoca o produce
en los consumidores promedio y no de los detalles descontextualizados, ya que
no es a partir de ellos que se da el impacto o mensaje publicitario que el
consumidor percibe y obtiene de las marcas; y d) La similitud debe percibirse
suponiendo que la confusin puede sufrirla el comprador promedio y que preste la
atencin comn y ordinaria. De esta forma, el estudio de la similitud entre marcas
debe analizar los elementos o dimensiones que resulten semejantes en conjunto y
puede versar sobre diversos aspectos, entre ellos el fontico, conforme al cual, la
confusin se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma, se
pronuncian en forma similar. Es as que, por ejemplo, del anlisis de las marcas
Ego y Alter Ego, se aprecia que aun cuando las denominaciones en pugna no
coinciden en el nmero de slabas o de golpes de voz, la imitacin o la similitud en
grado de confusin se produce al tener y compartir el mismo factor distintivo que,
adems, resulta relevante, esto es, la palabra Ego. En efecto, si bien la marca
Ego slo est constituida por este elemento y no tiene alguna otra caracterstica
o palabra que la conforme, en comparacin con el diverso signo Alter Ego,
compuesta por dos vocablos, reproduce a la primera en su totalidad y conjunto.
Por tanto, las marcas Ego y Alter Ego, si bien fonticamente difieren en grado
tenue, el elemento relevante es el signo distintivo Ego, ya que este componente,
por s solo, domina la imagen de la marca y es el que el pblico destinatario
guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son
secundarios dentro de la impresin de conjunto, producida por sta. Como
colofn, se tiene que el elemento comn en ambos registros marcarios, es el
trmino Ego que a un primer golpe, sea auditivo o visual, es el aspecto que
genera y capta la atencin por ser el dominante y relevante en ambos registros y
es lo que el consumidor percibe en primera instancia y determina que una marca
no sea, realmente, distintiva y diferente respecto de la otra.
a) A partir de esas peculiaridades es que la similitud entre marcas o la
asociacin con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran
difusin) debe evaluarse en funcin de su dimensin conceptual, denominativa
y fontica o grfica, de una manera proporcional, idnea y adecuada al caso
particular, as como a los efectos y consecuencias que es susceptible de
producir entre los consumidores.
b) En efecto, la marca tiene la peculiaridad de unir, incluso de manera
inconsciente, a un signo con la percepcin que los consumidores tengan de
un producto o servicio, especialmente en lo concerniente a la reputacin o
prestigio y, en caso de surgir confusin, la marca emergente o nueva pueda
aprovecharse de manera desleal de un prestigio comercial creado por otro
agente a travs de calidad y publicidad o diluir la imagen comercial que se
tenga y est ligada a la marca original. Esas prcticas han determinado que
en la doctrina y en lenguaje coloquial se habla de marcas y productos
pirata
5.- Artculo 213.- Son infracciones administrativas:
I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se
relacionen con la materia que esta Ley regula;
IV.- Usar una marca parecida en grado de confusin a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos
por la registrada;
VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusin como nombre comercial, denominacin o razn social o como
partes de stos, de una persona fsica o moral cuya actividad sea la
produccin, importacin o comercializacin de bienes o servicios iguales o
similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que
tenga facultades para ello;