Delito Marcario

UNIVERSIDAD CENTRAL
FACULTAD DE DERECHO
MEMORIA DE TITULO
E L
D E L I T O
M A R C A R I O
ALUMNAS
PROFESOR GUIA
: ROSANA MIO ARAVENA

MARCELA ESQUIVEL ADAOS
: SANTIAGO LARRAGUIBEL ZAVALA
Dedicamos estas palabras a quienes

han sido y sern la luz de nuestras
vidas , nuestros padres . . . .
Olga Aravena A. viuda
de Mio
Clara Adaos S. y Pedro Esquivel S.
I N D I C E
Pgina
INTRODUCCION...................................................
3
CAPITULO I
DE LAS MARCAS COMERCIALES......................................
Ttulo 1 : Marca Comercial....................................
A.- Resea Histrica de la Marca Comercial
A. Historia Universal..........................................
B. Historia Nacional...........................................
Ttulo 2 Definicin de Marca Comercial........................
Ttulo 3 Clasificacin de Marca...............................
Ttulo 4 Causales de Irregistrabilidad........................
Jurisprudencia.................................................
I Casos en que la sentencia acoge la oposicin a una
solicitud de registro, por estimar que existen semejanzas
determinantes de confusin entre las marcas................
II Casos en que la sentencia rechaza la oposicin a una
solicitud de registro por estimar que no existen
semejanzas determinantes de conflicto entre las marcas.....
III Sentencias relativas a marcas cuya coexistencia
podra inducir a error acerca de la procedencia,
cualidad o gnero de los correspondientes productos,
servicios y establecimientos..............................
IV Sentencia relativas a marcas que pudieran tener
carcter genrico indicativo o descriptivo respecto
del objeto a que se aplican...............................
V Sentencias relativas a otros casos de marcas
cuestionadas..............................................
CAPITULO SEGUNDO
EL DERECHO MARCARIO............................................
Ttulo 1: Naturaleza Jurdica del Derecho Marcario............
I Teoras Dualistas
1.- Teora del Derecho de Propiedad............................
1.a Crticas a la teora.......................................
2.- Teoras de los Derechos sobre Bienes Inmateriales..........
3.- Teora de los Derechos Intelectuales........................
4.- Teora de los Derechos de Clientela........................
II Teoras Monistas
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1.- Teora del Derecho de la Personalidad......................

2.- Teora del Derecho del Trabajo.............................
Ttulo 2: Ambito de Aplicacin del Derecho Marcario
A.- En cuanto al Territorio....................................
B.- En cuanto a las Personas...................................
C.- En cuanto al Tiempo........................................
CAPITULO TERCERO
LEGISLACION COMPARADA
51
52
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Ttulo 1: Espaa..............................................
Ttulo 2: Estados Unidos de Norteamrica......................
61
70
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56
58
CAPITULO CUARTO
PROTECCION PENAL AL DERECHO MARCARIO
Ttulo 1: Anlisis comparativo del D.L.N 958, del 27
de Julio de 1931 y Ley 19.039 del 25 de Enero de 1991...........
80
Ttulo 2: Procedimiento Penal Marcario.........................
85
Ttulo 3: Estructura del Tipo Penal Marcario...................

88
1 Accin........................................................
89
2 Estructura del Tipo...........................................
89
- Verbo Rector.................................................. 90
- Sujetos del Delito............................................ 90
1. El sujeto de la Accin o sujeto activo........................ 90
2. El sujeto pasivo de la Accin................................. 93
- Objeto del Delito............................................
93
Objeto Material............................................... 94
Objeto Jurdico............................................... 94
- Complementos Circunstanciales................................. 96
- Elementos del Tipo............................................ 97
- Dolo.......................................................... 97
3.Antijuridicidad............................................... 98
4.Culpabilidad.................................................. 99
5.Penalidad..................................................... 101
Ttulo 4 De los Delitos Marcarios en Especial...................103
A- Artculos 28 y 29 de la Ley 19.039.............................103
B- Articulo 28, Letra A)......................................... 105
" Uso Malicioso de Marca Igual o Semejante a Otra "
B.1 Estructura Penal............................................ 105
Accin...................................................... 106
Faz Objetiva del Tipo....................................... 107
I- Verbo Rector................................................ 107
II- Sujeto Activo............................................... 107
III- Objeto del Delito.......................................... 107
Elementos del Tipo.......................................... 108
3
Faz Subjetiva del Tipo......................................

- Sujeto Pasivo..................................................
- Antijuridicidad................................................
Consumacin y Penalidad.....................................
B.2 Jurisprudencia..............................................
C- Artculo 28, Letra B)........................................
"Defraudacin Haciendo Uso de una Marca Registrada"
C.1 Estructura Penal............................................
Accin......................................................
Faz Objetiva del Tipo.......................................
I- Verbo Rector................................................
II- Sujeto Activo................................................
III- Objeto del Delito...........................................
Elementos del Tipo..........................................
III- Sujeto Pasivo...............................................
Consumacin y Penalidad.....................................
C.2 Jurisprudencia..............................................
D- Artculo 28, Letra C)........................................
"Uso e imitacin de marcas por cualquier medio de publicidad"
D.1 Estructura Penal............................................
Accin......................................................
I- Verbo Rector................................................
II- Sujeto Activo...............................................
- Sujeto Pasivo..................................................
Consumacin y Penalidad........................................
D.2 Jurisprudencia...............................................
E- Artculo 28, Letra D)........................................
" Uso de Marca no Inscrita, Caducada o Anulada con las
indicaciones correspondientes a una Marca Registrada "
E.1 Estructura Penal............................................
Accin......................................................
I- Verbo Rector................................................
II- Sujeto Activo...............................................
- Sujeto Pasivo..................................................
- Culpabilidad...................................................
Penalidad...................................................
E.2 Jurisprudencia..............................................
F- Artculo 28, Letra E)........................................
" Uso de Envases o Embalajes con Marca Ajena "
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F.1 Estructura Penal............................................

Accin......................................................
I - Verbo Rector.................................................
II- Sujeto Activo................................................
Elementos del Tipo...........................................
Faz Subjetiva del Tipo.......................................
- Sujeto Pasivo..................................................
- Culpabilidad...................................................
- Penalidad......................................................
F.2 Jurisprudencia...............................................
CONCLUSIONES.....................................................
CITAS............................................................
BIBLIOGRAFIA.....................................................
INDICE...........................................................
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INTRODUCCION
Los albores del Derecho de la Propiedad Industrial en

Chile estn dados por la consagracin del Derecho de autor en la
Constitucin de 1833 la cual en su artculo 143 estableca que "Todo
autor o inventor tendr la propiedad exclusiva de su descubrimiento o
produccin por el tiempo que le concediere la Ley, y si sta exigiera
su publicacin, se dar al inventor la indemnizacin competente", con
ello se dio nacimiento a la regulacin jurdica de lo que ms tarde
conoceramos como Derecho de la Propiedad Industrial.
Actualmente este derecho est establecido en la nueva
Ley 19.039 publicada con fecha 25 de Enero de 1991, la cual vino en
refundir, ordenar, sistematizar y en definitiva, salvo ciertos
aspectos, en perfeccionar la legislacin vigente a la poca, la cual
sin embargo, qued derogada despus de su publicacin.
Este derecho establece la regulacin jurdica de las
Marcas Comerciales, Patentes de Invencin, Modelos de Utilidad y
Diseos Industriales, tratando en definitiva, toda la normativa
referente a la obtencin de estos privilegios, a su mantencin y la
prdida de ellos, como asimismo establece sanciones para quines
pretendan usurpar los derechos de sus titulares.
La marca comercial reviste una especial importancia en
el proceso que desde hace algunos aos est viviendo nuestro mundo,
ello ocurre como consecuencia del acelerado desarrollo de las
telecomunicaciones , por lo cual la marca comercial pasa a ocupar un
papel fundamental ya que afecta directamente el carcter distintivo
del producto o servicio que la ostenta, tanto es as, que el valor
comercial del producto o servicio aumenta en la medida que la marca
adquiere ms prestigio internacional.
La importancia de la marca ha hecho que ella sea
protegida por las legislaciones de los distintos paises del mundo.
La Memoria que a continuacin pasamos a desarrollar
contiene los diversos aspectos referentes al tema de los Delitos en
los cuales se puede incurrir al infringir las normas de proteccin
del derecho del titular del privilegio denominado Marca Comercial en
nuestro pas.
Para ello dividimos su estudio en cuatro grandes
acpites.
El Captulo Primero trata el tema de las Marcas
Comerciales, se dedica al estudio particular de ellas en cuanto su
concepcin terica, para ello dividimos el captulo en cuatro
ttulos, el primero de los cuales trata acerca del nacimiento y
evolucin histrica del Derecho de la Marca Comercial en nuestro pas
como en el mundo entero. Los siguiente tres ttulos desarrollan los
aspectos
doctrinarios
y
legales
en
torno
al
tema
de
la
6
conceptualizacin y clasificacin de marca comercial, terminando este

captulo por desarrollar las causales de irregistrabilidad de las
marcas, sealando jurisprudencia al respecto, para lograr as un ms
acertado conocimiento y una mayor comprensin del tema.
En el Captulo Segundo de esta memoria nos acercamos a
la marca comercial no solo como privilegio sino en cuanto derecho en
s misma, por ello dividimos este captulo en dos ttulos, el primero
de ellos referente a todo el estudio doctrinario tanto nacional como
internacional en lo referente a la Naturaleza Jurdica del Derecho
Marcario, tratando en definitiva, las distintas posiciones al
respecto, dentro de las cuales estimamos que la ms acertada
aplicable a nuestro sistema jurdico es aquella que afirma que este
derecho es un Derecho Propiedad, y nos permitimos sostenerlo debido a
que la propia Constitucin Poltica del Estado en su artculo 19 Nro
25 inciso 3 establece " Se garantiza tambin la Propiedad Industrial
sobre las patentes de invencin, marcas comerciales, modelos,
procesos tecnolgicos u otras creaciones anlogas, por el tiempo que
establezca la ley.
Ser aplicable a la propiedad de las creaciones
intelectuales y artstica y a la propiedad industrial lo prescrito en
los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nmero anterior".
El nmero 24 del artculo 19 de la Constitucin de 1980 trata todo lo
relativo al Derecho de Propiedad.
El segundo ttulo de el Captulo Segundo desarrolla el
aspecto referente al mbito de aplicacin del Derecho Marcario y para
ello estudiamos el tema en sus tres aspectos ms relevantes cuales
son la territorialidad del derecho, esto es, su mbito de aplicacin
en cuanto al espacio; tambin nos referimos a su aplicacin respecto
de las personas y , asimismo, nos referimos al perodo de vigencia
legal de este derecho.
El Derecho de Propiedad Industrial est protegido a
nivel mundial a travs Tratados y Convenios Internacionales suscritos
por los diversos paises del mundo, dentro de los cuales est Chile,
ello se debe a que los privilegios industriales amparados por este
derecho han traspasado el lmite de las fronteras de sus paises de
origen, tal es el caso de importantes marcas comerciales como la
Coca-Cola, Wrangler y Kodak entre otras. Debido a la importancia que
tiene la proteccin de una marca nacional en el extranjero, hemos
desarrollado en el Captulo Tercero de esta memoria el tema referente
al derecho comparado.
Para ello recurrimos a dos importantes
legislaciones Espaa y Estados Unidos de Norteamrica.
Luego de haber vislumbrado desde distintos puntos de
vista, tanto doctrinarios como legales el tema de las marcas
comerciales quedando con una concepcin ms amplia y acabada de este
derecho marcario, nos abocamos en su Captulo Cuarto al tratamiento
detallado del tema central de esta Memoria, por lo cual lo
denominamos "La Proteccin Penal del Derecho Marcario".
Este Captulo comienza con un anlisis comparativo de
7
nuestra legislacin vigente y el ya derogado Decreto Ley 958.

Posteriormente nos adentraremos en el desarrollo del
Procedimiento Penal aplicable a este tipo de delitos en especial,
para luego referirnos a la estructura penal del delito en general
precisando los conceptos bsico penales como son: accin, estructura
del tipo, antijuridicidad, culpabilidad y penalidad.
Una vez esclarecido los conceptos bsicos del delito,
desarrollaremos un estudio pormenorizado de los delitos marcarios
contemplados en el artculo 28 de la Ley 19.039, esto es,
desarrollando el tipo penal en todos sus aspectos. Cabe sealar, que
a la fecha de la redaccin de esta memoria no exista an
jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, por ello
cuando fue conveniente citamos jurisprudencia existente a la fecha de
la vigencia del derogado Decreto Ley 958.
Dada esta visin general de la Memoria, pasemos al
examen de su primer Captulo.
C A P I T U L O
"
TITULO 1
P R I M E R O
DE LAS MARCAS COMERCIALES
"
RESEA HISTORICA DE LA MARCA COMERCIAL
A. HISTORIA UNIVERSAL
Las Marcas son un fenmeno tan antiguo como el
comercio toda vez que desde el momento en que el hombre realiz sus
primeras transacciones comerciales han aparecido signos que los
distinguan de los dems productos, sin embargo, los primeros
antecedentes jurdicos que se tienen al respecto son la Ley de 12 de
Germinal ao Xlll del calendario Republicano francs; y en Espaa el
Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850.
Carlos Jos Tinoco Soares, jurista Brasileo, opina "
que desde los albores de nuestra civilizacin , o si queremos
extendernos un poco ms y procuramos investigar los medios de vida de
los primeros habitantes de nuestro planeta, constataremos que hubo
una preparacin demasiado incipiente con relacin a su medio de
mantenimiento, proteccin y condiciones de vida.
Esa preparacin
para el mantenimiento consisti en la fabricacin o adaptacin de
instrumentos que permitan la obtencin de alimentos atravs de la
cosecha, extraccin del suelo, caza y pesca".1
Lo que impresiona de ese perodo es que desde esa poca se
distinguen a travs de signos hechos bajo la forma de cuas,
arabescos relieves, perforaciones y otros, tan llamativos que
resaltaban a primera vista, signos que hoy se pueden comprender como
marca.
A medida que tuvieron animales a su cargo, fue
necesario que fuesen marcados con un signo distintivo para que no se
confundieran con otros, lo mismo ocurri con los esclavos.
Sin
embargo, ya en ese perodo se fabricaban artculos de madera y
cermica con ciertas seales que los distinguan de los otros
productos, esto es lo que hoy conocemos como marcas comerciales.
Los
signos
distintivos
eran
utilizados
en
la
antigedad, tanto en China como en Grecia y en Roma, para indicar la
procedencia de las mercaderas y de los productos. Estos signos eran
frecuentemente colocados sobre los objetos fabricados en serie y se
ponan tambin en las nforas para mencionar el origen del vino o del
aceite que contenan.2
Alberto Bercovitz, profesor espaol, para explicar las
razones
histricas
del
empleo
de
la
denominacin
Propiedad
Industrial, seala que en el la Edad Media los Gremios ocupaban una
posicin central en el comercio y entre ellos no rega el principio
competitivo, sino todo lo contrario.
En esa situacin las
9
invenciones eran muy mal vistas, de manera que su explotacin

exclusiva por parte del inventor se basaba en el hecho de guardar el
secreto sobre las mismas, en la obtencin graciosa de un privilegio
real.
Por lo que se refiere a las marcas, su principal funcin
consista en garantizar que las mercancas identificadas con ellas
haban sido fabricadas de acuerdo con los procedimientos aprobados
por el gremio.
Durante la Monarqua Absoluta , las invenciones se
protegan por el otorgamiento de privilegios reales, los cuales eran
otorgados por el libre arbitrio de los monarcas.
El carcter arbitrario de los privilegios y la pesada
carga que suponan para la mayor parte de la poblacin hacan que
ellos fueran odiosos, lo cual dio lugar a un movimiento para su
supresin.
Debido a ello se promulg en Inglaterra el Estatuto de
los Monopolios de los aos 1623 y 1624. Su objeto era el de suprimir
la facultad de los reyes de otorgar monopolios, pero se permita la
concesin de stos a quines introdujeran nuevas industrias en el
pas.
Sin embargo el hito definitivo lo dio la Revolucin
Francesa, ya que consider desde ese momento el derecho del inventor
como una Propiedad, de esa manera al inventor se le otorgaba el
derecho exclusivo e inherente a toda propiedad.
As en la Ley
Francesa de Patentes de 1791 se contemplaba la Propiedad Industrial
de los inventores sobre sus creaciones.
En torno a esta expresin
utilizada en principio para las patentes fueron aglutinndose durante
el siglo XIX las restantes instituciones que hoy se conocen bajo esa
denominacin, en un proceso cuya cristalizacin a nivel internacional
se produjo en el texto originario, de 20 de marzo de 1883, del
Convenio firmado en Pars, por el que se constituy una "Unin
Internacional para la Proteccin de la Propiedad Industrial" .3
Para concluir con esta resea
histrica mundial debemos
sealar
tres importantes legislaciones: Inglesa, Francesa y
Estadounidense.
El Copyright Bill de la Reina Ana de Inglaterra que
data de 1710, es el primer reconocimiento al derecho de Autor que se
conoce.
Arcadio Plazas, autor colombiano, dice que durante el
reinado de Carlos III de Espaa se dictaron La Real Orden de 1763 y
la Pragmtica de 1764, que pueden considerarse como el primer paso
en Espaa en favor del reconocimiento de la personalidad y de los
derechos de los autores, pues en ella se reconoce la Propiedad
Industrial de los autores y de sus herederos. 4
En Francia la Asamblea Nacional a travs de una Ley de
fecha 12 de Agosto de 1789 aboli todos los privilegios, sin embargo
en 1791 aprob una Ley relativa a los descubrimientos tiles, la cual
garantizaba a los autores el goce pleno y entero de sus inventos en
todos los gneros de la industria.
Consideraba que todo
perfeccionamiento aportado a lo ya conocido era invencin.
10
La Ley de 1791 reconoci a los inventores el derecho

de confiscar en provecho propio los objetos falsificados y reclamar
una indemnizacin del falsificador.
La Constitucin de Estados Unidos de Norteamrica, en
su artculo 1, seccin 8a, clusula 8a, dispuso que " el Congreso
tiene la facultad de promover el desarrollo de las ciencias y de las
artes tiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e
inventores,
los
derechos
exclusivos
sobre
sus
escritos
y
descubrimientos ". 5
B. HISTORIA NACIONAL
Los primeros antecedentes sobre la Propiedad Industrial en
Chile estn dados por la regulacin de la Propiedad Intelectual
en
la Constitucin Poltica del Estado de 1833, la cual estableca en su
artculo 143 que "Todo autor o inventor tendr la propiedad exclusiva
de su descubrimiento o produccin por el tiempo que le concediere la
Ley, y si sta exigiera su publicacin, se dar al inventor la
indemnizacin competente." 6
La primera Ley sobre Propiedad Literaria es de fecha 24 de
Julio de 1834, la cual dispuso en su artculo 1, que los autores de
todo gnero de escritos, o de composiciones de msica, de pintura,
dibujos, escultura y, en fin de aquellos a quines pertenece la
primera idea en una obra literaria o de las letras, tendrn el
derecho exclusivo, durante su vida, de vender, hacer vender o
distribuir en Chile sus obras por medio de la imprenta, litografa,
molde o cualquier otro medio de reproducir o multiplicar las copias.
Con fecha 9 de Septiembre de 1840 se dict el Decreto
Ley sobre Privilegios Exclusivos, el cual, segn P.C. Breuer Moreno,
"se inspir en la legislacin norteamericana y fue la primera ley
dictada en Amrica del Sur tendiente a proteger las invenciones". 7
Este D.L. estableca que el autor e inventor de un arte,
manufactura, mquina, instrumento, preparacin de materia o cualquier
mejora en ella , que pretenda gozar de la propiedad exclusiva que
asegura la Constitucin Poltica del Estado en su artcuculo 152, se
presentar al Ministerio del Interior, haciendo una descripcin fiel,
clara y sucinta de su obra o invento, jurando que es descubrimiento
propio, desconocido en el pas, acompaando muestras, dibujos o
modelos, solicitando una patente que acredite su propiedad.
Averiguada la novedad de la obra por uno o ms
peritos, el Presidente de la Repblica deba conceder un Privilegio
exclusivo por un trmino que no excediere de diez aos
y mandar
extender la patente con su firma y el sello de la Repblica.
Asismismo este D.L. dispona que se poda conceder al
introductor de artes, industrias o mquinas inventadas en otras
naciones y no establecidas ni usadas en Chile.
Este privilegio no
poda ser superior a 8 aos. Sin embargo por Ley de 8 de Julio de
1872 se derog este privilegio a los introductores de inventos
extranjeros.
11
Respecto de las Marcas Comerciales, el 12 de Noviembre

de 1874 se dict la primera Ley que las regulara, la cual se
denomin "Ley de Marcas de Fbrica y de Comercio"
Esta Ley dispuso la creacin de un Registro para
inscribir las Marcas de Fbrica y de Comercio nacionales o
extranjeras, dicho registro funcionara en la Oficina de la Sociedad
Nacional de Agricultura, bajo la direccin de su Presidente o de un
delegado designado por el Consejo de la Sociedad.
El artculo 5 estableca que la inscripcin de una
Marca de Fbrica o de Comercio daba la Propiedad exclusiva de ella.
La inscripcin de una marca de fbrica o de comercio
deba renovarse cada diez aos, en caso de no efectuarse la nueva
inscripcin se daba por caducada.
Define esta Ley a la MARCA DE FABRICA como aquella que
se coloca sobre objetos elaborados en Chile o en el extranjero por
industriales o agricultores; y a las MARCAS COMERCIALES como aquellas
que el comerciante adopte para poner sobre los objetos que venda.
Las primeras disposiciones en materia de Delito
Marcario estaban comprendidas en esta Ley , ya que en sus artculos
11 y 12 disponan que al que "falsificare, adulterare o usare
fraudulentamente una marca se le aplicaran las penas que designe el
Cdigo Penal. Los objetos revestidos con marcas falsificadas caan
en comiso en beneficio del perjudicado y los utensilios de
fabricacin eran destruidos.
Cabe sealar la similitud entre los
verbos rectores establecidos en este tipo penal y la segunda sancin
establecida en estos artculos, con nuestra actual legislacin la
cual en su art. 29 inciso 2 establece tambin el comiso y la
destruccin
de los utensilios, tema que ser extensamente
desarrollado en el Captulo II de esta Memoria.
La primera marca de fbrica inscrita en Chile fue
"Williamson Balfour y Ca." para gneros blancos de algodn, bajo el
registro n 1, de fecha 2 de Enero de 1885. 8
Mediante Decreto Ley N 588, de fecha 29 de Septiembre de
1925, publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de Noviembre del
mismo ao, se dict el primer texto de la Ley de Propiedad
Industrial, que comprende las patentes de invencin, las marcas
comerciales y los modelos industriales. Este decreto ley derog los
cuerpos legales anteriormente citados y radic las funciones
relativas a la Propiedad Industrial en la Oficina de la Propiedad
Industrial, dependiente del Ministerio de Agricultura e Industria.
Por Decreto Supremo del Ministerio de Fomento
N
1.947, de 10 de Julio de 1928, se aprob el Reglamento de Marcas, el
cual se mantuvo en vigencia hasta el 8 de marzo de 1982, fecha de
publicacin en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Economa N
2, que derog y sustituy dicho cuerpo reglamentario.
En cumplimiento del artculo 2 del Decreto con fuerza
de ley N 291, de 20 de Mayo de 1931, que orden refundir sus propias
disposiciones con las del D.L. N 588, se dict con fecha 8 de Junio
12
de 1931 el Decreto Ley N 958, que estableci el texto definitivo de

la Ley sobre Propiedad Industrial y al Ministerio de Fomento la
Facultad de conceder o denegar patentes de invencin y la de conceder
los ttulos o diplomas correspondientes.
Mediante Decreto Supremo del Ministerio del Interior
N 5149, de 6 de Octubre de 1941, y sobre la base de la Subsecretara
de Comercio del Ministerio de Relaciones y Comercio, se cre el
Ministerio de Comercio y Abastecimientos, que en 1942 pas a
denominarse Ministerio de Economa y Comercio en virtud del artculo
12 de Ley N 7200.
En el ao 1953 el D.F.L. N 88 reestructur el
Ministerio de Economa y Comercio, denominndolo Ministerio de
Economa y fijndole su organizacin dentro de la cual se contempl
la Subsecretara de Comercio e Industrias, compuesta por cuatro
departamentos, entre las atribuciones de esta Secretara, se
encontraban las relativas a la Legislacin vigente respecto de la
Propiedad Industrial, en lo referente a las Patentes de Invencin,
Marcas Comerciales y Modelos Industriales.
Por Decreto Supremo de Economa N 747, de 3 de Julio
de 1953, se aprob el Reglamento Orgnico de la Subsecretara,
estableciendo las funciones de los cuatro departamentos, quedando
constitudo el Departamento de Industrias por las siguientes
unidades:
1.- Subdepartamento de Industrias Fabriles y Manufactureras.
2.- Subdepartamento de Investigaciones Industriales.
3.- Oficina de rol Industrial.
4.- Oficina de Patentes de Invencin.
5.- Oficina de Marcas.
Por Ley N 10.509 el Departamento de Industrias pas a
denominarse como Direccin General de Industrias.
A travs del D.F.L. N 242 de 1960, se cre la
Direccin de Industria y Comercio, organismo dentro del cual qued la
Direccin General de Industrias con el nombre de Divisin de
Industrias.
En el mismo ao 1960 la Ley N 14.171 dispuso que el
Ministerio de Economa se denominara en lo sucesivo "Ministerio de
Economa, Fomento y Reconstruccin ", y la Subsecretara se
denominara "Subsecretara de Fomento y Reconstruccin ".
El Decreto 242, adems dispuso que la supervigilancia
de la aplicacin de las leyes relativas a la Propiedad Industrial
quedara radicada en la Direccin de Industria y Comercio,
mantenindose en el Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin
la concesin, denegacin y nulidad de patentes de invencin y la
concesin de los ttulos y diplomas.
La ex DIRINCO ( hoy Servicio Nacional del Consumidor)
dict la resolucin N 299 por la cual se cre el Departamento de
Propiedad Industrial "para la atencin de los servicios de la
Propiedad Industrial, que comprenden las patentes de invencin, de
13
marcas comerciales y los modelos industriales a que se refiere el

Decreto 958 , de 8 de junio de 1931", y dispuso que ese departamento
se compondr de tres subdepartamentos:
1.- Conservador de Patentes de Invencin y Modelos Industriales;
2.- Conservador de Marcas;
3.- Subdepartamento Jurdico.
Adems dicha resolucin deleg en el Jefe del
departamento de Propiedad Industrial todas las facultades legales y
reglamentarias que la Direccin de Industria y Comercio posea en la
materia.
Mediante Decreto Supremo N 914, de 24 de Junio de
1968, el Ministerio de Economa Fomento y Reconstruccin traspas la
concesin de ttulos o diplomas a la Direccin de Industria y de
Comercio, la que a su vez deleg estas facultades en el Departamento
de Propiedad Industrial por Resolucin N 515, de 7 de Abril de 1969,
quedando radicadas en el sealado Departamento todas las facultades
sobre Propiedad Industrial, salvo la de declarar la nulidad de las
patentes de invencin, que se mantuvo en el Ministerio de Economa,
Fomento y Reconstruccin, an cuando los respectivos juicios de
nulidad se substanciaban ante el Departamento de Propiedad Industrial
con arreglo a las disposiciones del D.S. de Economa N 1390, de 6 de
Septiembre de 1952, sobre el procedimiento aplicable a la nulidad de
las patentes.
Con posterioridad, en mrito del D.F.L. N 1/35611,
publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de Junio de 1981, los
Departamentos de Propiedad Industrial y de Cooperativas fueron
traspasados desde la ex DIRINCO a la Subsecretara de Economa,
Fomento y Reconstruccin.
Finalmente, con fecha 25 de Enero de 1991 apareci
publicada en el Diario Oficial la Ley 19.039, nueva Ley de Propiedad
Industrial, de acuerdo a cuya normativa todas las facultades en la
materia competen al Departamento de Propiedad Industrial, de modo que
este debe resolver incluso los litigios sobre nulidad de patentes de
invencin a la luz de la legislacin actual vigente. 9
TITULO 2
DEFINICION DE MARCA COMERCIAL

Las marcas comerciales han sido objeto de diversas
conceptualizaciones a su respecto, tanto doctrinaria como legalmente,
sin embargo, la mayora tiene en comn el hecho que sealan los
elementos que caracterizan a la misma.
Don Luis Claro Solar seala " se puede dar el nombre
de marca, a todo signo que sirva para distinguir los productos de una
industria, los objetos de un comercio o de una empresa cualquiera.
La marca de fbrica garantiza el origen del producto que la lleva; la
Marca de comercio la explotacin. La marca ampara el trabajo del que
la
usa pero el consumidor viene a ser tambin indirectamente
protegido, tanto contra el fraude que usurpa la reputacin del
14
industrial que crea el producto como contra el fraude que

desnaturaliza los objetos entregados en buen estado por el
fabricante."10
Hopkins, autor norteamericano, seala que "Marca es un
nombre, palabra, signo, emblema, dibujo, smbolo o disposicin
distintivos, usados en el comercio leal para indicar o autenticar la
fuente de donde viene o a travs de la que ha pasado la mercadera
que se refiere."11
Breuer Moreno, la define diciendo "la marca es el signo
caracterstico con que el industrial, comerciante o agricultor,
distingue los productos de su industria, comercio o explotacin
agrcola."12
El D.F.L. 958 defini a la marca en su artculo 22, el cual
sealaba :" Marca Comercial es todo signo especial y caracterstico
que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos
de un comercio o una empresa cualquiera.
La marca puede consistir en una palabra, locucin o
frase de fantasa, en una cifra, letra, monograma, timbre, sello,
vieta, franja, emblema, figura, fotografa o dibujo cualquiera; o en
una combinacin de estos diversos signos con cierto carcter de
novedad."
La actual Ley 19.039 vino en reformar el concepto
sealando en el artculo 19 que: "Bajo la denominacin de marca
comercial se comprende todo signo visible, novedoso y caracterstico
que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales", en este inciso primero se distingue la
primera diferencia la cual consiste en que actualmente se puede
marcar un servicio, situacin que no estaba contemplada en la
anterior legislacin.
Otra innovacin est dada por el hecho que actualmente
se habla de "todo signo visible", con lo cual se elimin la extensa
enumeracin ejemplar que sealaba el D.L. 958.
El inciso 2 del art 19 seala "Podrn tambin
inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que
vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto,
servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se
vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda
contener la marca registrada que ser objeto de la publicidad."
El proyecto de Ley sealaba para el inciso 2 de este
art. lo siguiente "Podrn inscribirse las frases de propaganda
o
expresiones publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una
marca registrada e incluyan dicha marca", sin embargo, segn Vladimir
Garca- Huidobro esta disposicin no prosper a pesar de ser, mucho
ms concisa y precisa, ya que la actual disposicin es un tanto
confusa y ms propia de una disposicin reglamentaria que legal.13
De todas maneras se aprecia otra innovacin , por cuanto se
contemplan las frases de propaganda, las cuales antes se inscriban
en otra clase del Clasificador. Es importante debido a que
15
anteriormente estas frases no se consideraban como marcas comerciales

y al respecto exista un vaco legal, por lo cual el Departamento de
Propiedad Industrial procuraba ampararlas pero dejando constancia que
no constituan una marca comercial.
TITULO 3
CLASIFICACION DE MARCA
La primera clasificacin de Marca est dada por la ley
19.039, la cual distingue entre:
1> Marcas de Productos: Sirve para distinguir los productos de una
empresa de las dems, lo cual le imprime prestigio e individualidad.
Como ejemplo podemos citar las marcas Cristin Dior, Guante,
Maybelline, entre otros.
2> Marcas de Servicios: Sirven para distinguir los servicio prestados
por una empresa en particular.
A modo ejemplar podemos sealar la
Worldwide Express, empresa que se dedica al envo de encomiendas y
paquetes al extranjero y Resiter, empresa nacional de aseo
industrial.
3> Marcas de Establecimientos Comerciales: Implican el nombre
distintivo del establecimiento, ej. Almacenes Pars, J.C.Penney. Al
respecto el artculo 23 de la Ley 19.039, dispone que "Los registros
de las marcas que protejan establecimientos comerciales, servirn
slo para la regin en que estuviera ubicado el establecimiento. Si
el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad
de la marca, lo indicar en su solicitud de registro, debiendo pagar
el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripcin por
cada regin."
4> Marcas para Industrias o Fbricas: Podemos sealar como ejemplo
entre otras Sony, General Motors, Textil Via S.A.
Las clasificaciones anteriores no son rigurosas, ya
que se debe tener presente que una Industria puede marcar su nombre
tanto para si como empresa
como para los productos que produce,
asimismo puede marcar su logo y envases distintivos tal es el caso de
Coca Cola y Kodak, entre otras.
Adems podemos sealar otras clasificaciones dadas por
la doctrina:
I.1> Marcas Colectivas:
Es todo signo visible y designado como
tal y que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
caracterstica comn de productos o de servicios de empresas
diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. 14
Actualmente no tienen cabida en nuestra legislacin.
2> Marcas de Reserva: son aquellas que se registran con el objeto de
defender a otra ya registrada y que guardan caractersticas afines
con esta y "a diferencia de las Marcas Defensivas, ms que proteger o
evitar la dilucin de marcas importantes, traen consigo un bloqueo o
serio obstculo al registro de otras marcas e impiden la libre
concurrencia de los productos al mercado con propsito monoplicos."15
3> Marcas de Defensa: son aquellas que se registran para impedir la
16
dilucin de la marca principal en las clases no utilizadas por el

comerciante y que son idnticas a la marca que se trata de defender.
As el empresario crea varias marcas que no van a ser utilizadas pero
que protegen la marca principal, inscribiendo una pluralidad de
nuevos signos con pequeas variaciones respecto de la marca
principal, y los registra para servicios y productos relacionados o
que se comercializan en los mismos sectores mercantiles.
II.- 1> Marcas Denominativas o Verbales: son aquellas que estn
integradas por letras que constituyen un conjunto pronunciable. Estas
pueden ser denominaciones de fantasa o caprichosas como SPRITE,
denominaciones
arbitrarias
como
MOMENTS
para
perfumes
o
denominaciones evocativas o sugestivas como ARTDECO, que evova arte y
decoracin.
2> Marcas Figurativas: son aquellas que estn integradas por signos
visuales caracterizados por su configuracin o forma particular.
Pueden ser un conjunto arbitrario de lneas o de lneas y colores, un
smbolo abstracto, o bien marcas cuya figura evoca algn concepto
preciso o motivo general, como " la imagen de un perro escuchando un
aparato musical."16
3> Marcas Mixtas: Es aquella que resulta de la combinacin de los
elementos integrantes de las dos anteriores clases de modalidades
distintivas. Ejemplos de estas modalidades pueden ser las etiquetas y
los emblemas.
III.- Marcas Plsticas o Tridimencionales: son las llamadas MARCAS
ENVASE. Estn constitudas por formas particulares de los envases,
recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos,
cuyas caractersticas permiten identificar un producto determinado,
es el caso de las botellas de COCA-COLA.
IV.- 1> Marcas Dbiles: son aquellas de escasa fuerza distintiva,
cuyo uso se ha popularizado sin llegar a hacerse del dominio pblico,
de modo que confieren una proteccin muy dbil y sus titulares
tendrn dificultad para impedir el uso o registro de marcas similare
por terceros.
Por ej. el signo
VITA, an cuando puede ser una
marca, existen muchas otras marcas que contienen el elemento VITA, ej
VITACEN y VITALMINA.
2> Marca Notoria: es
aquella que como consecuencia de su uso
intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido
ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es generalmente
conocida por los consumidores. Por ej. ELLUS (ropa), PEPSI (bebida de
fantasa), ADIDAS (zapatillas deportivas). El concepto de notoriedad
es dinmico, el grado de penetracin de las marcas notorias en el
mercado no es siempre el mismo, pudiendo ser una marca notoria para
cierto producto o servicio y ordinaria o comn para los dems.
3> Marcas Renombradas o de Alto Renombre: son aquellas que han
alcanzado tal grado de notoriedad que su conocimiento se ha difundido
a todo el pblico, y no slo a consumidores de determinados productos
o servicios, tal es el caso de las marcas COCA-COLA y CALVIN KLEIN.
V.- 1> Marcas Registrables: son aquellas cuya inscripcin
no est
17
prohibido por el artculo 20 de la Ley 19.039.

2> Marcas Irregistrables: son aquellas que adolecen de alguna causal
de irregistrabilidad.
TITULO 4 CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD
ARTICULO 20 "No pueden Registrarse como marcas:
a) Los Escudos, las Banderas y otros emblemas, las denominaciones o
siglas de cualquier Estado, de las organizaciones Internacionales y
de los servicios pblicos estatales.
Esta letra mantiene el criterio de la anterior
legislacin.
La Ley tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y
Represin de la Competencia Desleal, preparada por BIRPI para los
paises en desarrollo, en Ginebra, en el ao 1967, establece en su
artculo 5 letra f) que son marcas inadmisibles por razones
objetivas: "Las que reproduzcan o imiten los escudos, armas, banderas
y otros emblemas, siglas, denominaciones de cualquier Estado o de
cualquiera organizacin internacional de que se trate." 17
b) Las denominaciones tcnicas o cientficas respecto del objeto a
que se les destina, las denominaciones comunes internacionales
recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud y aquella
indicativa de accin teraputica.
Esta letra recoge lo dispuesto por la legislacin anterior
y le agrega las indicaciones de la Organizacin Mundial de la Salud y
accin teraputica.
c) El nombre, el seudnimo o retrato de una persona natural
cualquiera, salvo el consentimiento dado por ella o por sus
herederos, si hubiese fallecido.
Sin embargo sern suceptibles de
registrarse los nombres de personajes histricos cuando hubiesen
transcurrido a lo menos 50 aos de su muerte, siempre que no afecte
su honor.
Segn el autor Vladimir Garca-Huidobro, en esta
disposicin se dej de lado el viejo aforismo jurdico que reza
"donde existe la misma razn debe existir la misma disposicin", por
cuanto no se divisa motivo plausible para que se proteja nicamente
el nombre de las personas naturales y no el de las jurdicas, en
circunstancias que en ambos casos cumple la misma funcin distintiva
de la identidad e individualizacin de las personas, constituyendo
uno de los atributos de la personalidad. Por ello cabe sostener que
en la letra c debera agregarse la frase "Esta prohibicin es
extensiva al nombre o sigla de las personas jurdicas mientras dure
su vigencia."18
d) La que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control
de garantas adoptadas por el Estado, sin su autorizacin y las que
reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgados en
exposiciones nacionales o extranjeros, cuya inscripcin sea pedida
por una persona distinta de quien las obtuvo.
e) Las expresiones empleadas para indicar el gnero, naturaleza,
18
origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o

cualidad de los productos, servicios o establecimientos a que deban
aplicarse.
f) Las que se prestan para inducir a error o engao respecto de la
procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o
establecimientos
g) Las marcas iguales o que grfica o foneticamente se asemejen, en
forma de confundirse con otros registrados en el extranjero para los
mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o
industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.
En el caso que los dueos de importantes marcas extranjeras
no inscriban su marca en Chile, del tenor de la disposicin se podra
colegir que igualmente estaran resguardados, pero esto no es tan as
debido al hecho que estaran protegidos frente a las posibles
solicitudes de registro pero no frente a la explotacin de la marca
comercial en Chile.
No obstante esta disposicin viene en incentivar a los
dueos de marcas extranjeras a fin de que las inscriban en nuestro
pas cuando su inscripcin sea pedida por terceros distintos de su
dueo internacional caso en que proceder el rechazo de la respectiva
solicitud, pero el titular extranjero de la marca deber solicitarla
dentro de 90 das, bajo apercibimiento de que pueda pedirla cualquier
persona.
h) Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen, en
forma de poder confundirse con otras ya registradas o vlidamente
solicitadas con anterioridad en la misma clase.
i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los
productos y de los envases.
Esta
causal
de
irregistrabilidad
obedece
a
un
principio doctrinario, en cuyo mrito no se puede registrar como
marca la forma o el color que constituyen caractersticas propias de
determinados bienes, sobre los cuales nadie podr pretender una
exclusividad, de suerte que no sera posible inscribir por ejemplo,
las marcas "barras" o "cubos" para distinguir los hielos, o las
marcas "Blancos" o Tintos" para distinguir los vinos.
j) Las contrarias al orden pblico, a la moral y a las buenas
costumbres, comprendidas en estas los principio de competencia leal y
tica.
En nuestra anterior legislacin no se contemplaba la
tica mercantil, con esta disposicin nuestro legislador reafirm su
rechazo a la competencia desleal.
La Ley Tipo en su art. 5 seala "Son marcas
inadmisibles por razones objetivas: las que sean contrarias a la
moral y que concretamente, puedan engaar a los medios comerciales o
al pblico sobre la naturaleza, la procedencia, el medio de
fabricacin, las caractersticas o la aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate."19
En el comentario de la Ley Tipo se seala " El apartado e)
19
preve los casos en que el registro de una marca viole derechos de

terceros distintos de los ya mencionados o sea contraria a las
disposiciones sobre prevencin de la competencia desleal. Un ejemplo
de una marca que puede ser contrarias a las reglas que prevean la
competencia desleal puede estar constituda por una imagen de un
edificio que es la sede del competidor, siempre que ese edificio sea
bien conocido."20
JURISPRUDENCIA
Hasta la dictacin de la Ley 19.039 slo exista el derecho
a oponerse a una solicitud de marca, pero no as a las de los otros
privilegios industriales, casos en que se reciban las posibles
oposiciones como antecedentes que servan de ayuda a la funcin del
Perito, pero que legalmente no podan dar origen a un juicio o
procedimiento de oposicin, la nica va que quedaba era demandar la
nulidad de los privilegios ya concedidos.
Debido a lo anterior
existen diversos casos de oposicin a la solicitud de inscripciones
de marcas, como tambin juicios de nulidad de marcas ya inscritas,
algunos de los cuales a continuacin sealaremos, indicando lo ms
destacado de la solicitud de oposicin , de la demanda de nulidad de
registros y de los fallos respectivos.
Para mayor claridad los
dividiremos en cinco grupos:
I > Casos en que la Sentencia acoge la oposicin a una solicitud de
registro, por estimar que existen semejanzas determinantes de
confusin entre las marcas en conflicto:
Marca pedida
Marca inscrita
Clase
Fallo
Fecha
* POPY
PIPO
30
12.147
29/5/81
- La sentencia seala que "ambas expresiones emplean en el mismo
orden la consonante P y fonticamente se aprecia una plena identidad
al pronunciarse ambas en forma reiterada".
* JET
JETGURT
29y30
36.185
7/4/86
- La Sentencia se funda en que la expresin pedida se encuentra
ntegramente contenida en la registrada y ambas "son prcticamente
iguales, puesto que el sufijo GURT forma parte principal de YOGURT,
que sera irregistrable por ser genrica.
* BOLZANI
DINO
25
39.353
24/11/86
BORZANI
- La sentencia indica que el signo solicitado coincide fonticamente
con el elemento principal de la marca registrada BORZANI, en seis
letras de un total de siete.
* D'OR
ORO
30
39.628
15/12/86
- La sentencia expresa que las marcas son prcticamente iguales, ya
que DE ORO y ORO son casi lo mismo, puesto que D' o DE nada importa a
la marca.
* MUNDOLIBRE
LIBRE
16
61.595
23/5/91
- La sentencia seala que el elemento esencial y caracterstico
20
consiste en la expresin LIBRE, por cuanto la partcula MUNDO forma

parte de otras marcas registradas en la clase, de manera que carece
de distintividad.
* GORKY
BODY GLOVE
25
61.787
5/6/91
(etiqueta)
(etiqueta)
- La sentencia argumenta que el diseo de los signos en puga en
cuanto a forma, estructura y color son casi idnticos. En defecto,
ambos consisten en un crculo negro, en un crculo negro, en su
centro existe una figura de mano color negro con figuras geomtricas,
todo en fondo blanco, siendo esta figura el elemento ms destacado de
ambos signos, razn por la cual, aunque tenga cada signo
denominaciones distintas, su coexistencia en el mercado inducira a
confusin.
* PORTON VIEJO
PUERTO VIEJO
33
36.125
31/3/86
- La sentencia destaca que ambos signos constan de 11 letras, de las
cuales nueve son comunes y estn en igual secuencia.
II> Casos en que la sentencia rechaza la oposicin a una solicitud de
registro por estimar que no existen semejanzas determinantes de
confusin entre las marcas en conflicto.
Marca pedida
Marca inscrita
Clase
Fallo
Fecha
* HACKS
HAG
30
12.094
25/5/81
- La sentencia considera que no existen semejanzas determinantes y,
adems, el distinto significado de las palabras en idioma ingls, ya
que
Hacks
significa
"caballo
de
alquiler"
y
Hag
significa
"hechicera".
* BADEN
BELEN
29y30
12.139
29/5/81
- La sentencia considera como factor distintivo el conocimiento que
se tiene de Beln como lugar geogrfico, expresando que el anlisis
comparativo de los signos establece que no existen semejanzas
determinantes entre ambos, ya que no obstante coincidir en alguna de
sus letras, el contenido ideogrfico de cada uno es completamente
diverso, sobre todo el de la marca inscrita, plenamente identificable
con la localidad del mismo nombre, que aleja cualquier posibilidad de
confusin.
* BELLFORM
BEL
25
12.143
29/5/81
- Se suele alucir como fundamento de las oposiciones el que una marca
est ntegramente comprendida en otra, como ocurre en la especie,
circunstancia que no es necesariamente determinante para impedir la
coexistencia pacfica de dos signos, lo que habr que ponderar en
cada caso en particular.
* ATOMIC
COSMIC
30
12.199
31/7/81
- La sentencia afirma que cada una de estas marcas corresponde a
conceptos distintos y conocidos (atmico y csmico), por lo que su
slaba comn Mic deja de tener relevancia como factor de semejanza.
* PORKY-CHIPS
POKITA
30
12.527
13/10/81
- Se accedi al registro de la marca pero sin proteccin para el
21
trmino Chips.
* PONY
BONNIE
30
12.910
21/12/81
- La sentencia se funda en que entre ambos signos slo existen dos
letras intermedias en comn y no coinciden en ninguna slaba, adems
de lo cual difieren conceptualmente, ya que Bonnie corresponde a un
nombre femenino en ingls, en cambio Pony es el nombre por el que se
conoce a un caballo de muy pequeo tamao.
* VIEUX RENARD
ANDRE BERNARD
25
38.479
29/9/86
- La sentencia se funda en que los elementos Vieux y Andr son lo
suficientemente diferentes como para imprimir a cada marca la
distintividad y novedad para una adecuada coexistencia.
III> Sentencias relativas a marcas cuya coexistencia podra inducir a
error acerca de la procedencia, cualidad o gnero de los
correspondientes productos, servicios y establecimientos.
A ] Oposiciones rechazadas.
* Marca pedida: "LA VACA QUE RIE", para distinguir revistas y
publicaciones clase 16.
Fundamento de la oposicin: misma marca en francs "LA
VACHE QUI RIT", inscrita en la clase 29, la cual comprende,
esencialmente los productos alimenticios de origen animal, as como
legumbre y dems productos hortcolas comestibles preparados para el
consumo o conserva.
Fallo: N 12.101, de fecha 25/5/81, rechaza la
oposicin por no existir relacin entre los productos de la clase 29
y revistas y publicaciones de la clase 16.
* Marca pedida: "DURALON", para distinguir tubos flexible no
metlicos de la clase 17.
Fundamento oposicin: misma marca "DURALON", inscrita
en la clase 21 y solicitada en la clase 10.
La clase 21 comprende esencialmente, los pequeos
utensilios y menaje para la cocina, accionados manualmente, as como
los utensilios de tocador, cristalera y artculos de porcelana. La
clase 10 comprende esencialmente, los aparatos, instrumentos y
artculos mdicos.
Fallo: 12.165, de fecha 2/6/81, rechaza la oposicin
por tratarse de clases que no guardan relacin entre s, adems de lo
cual la solicitud est limitada a un slo producto.
* Marca pedida: "MONARC", para distinguir productos de la clase 9.
Fundamento de oposicin: marca "MONARCH", registrada
en las clases 3, 24, 25 y 26.
La clase 9 comprende esencialmente los aparatos e
instrumentos de investigacin cientfica, los aparatos e instrumentos
utilizados para el mando de buques y ciertos aparatos e instrumentos
elctricos.
Las clases 3, 24, 25 y 26 comprenden esencialmente y
orden correlativo: Desodorantes para uso personal (perfumera) y los
productos higinicos que sean productos de tocador; Tejidos y
productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de
22
mesa; Vestidos y calzados especiales; artculos de mercera y

pasamanera.
Fallo: 39.778, de fecha 29/12/86, rechaza la oposicin
por no haber relacin entre los productos que se distinguran con la
marca pedida y aquellos que ampara la marca inscrita.
B ] Oposiciones acogidas
* Marca pedida: "DITEXA LTDA.", para distinguir la distribuidora de
productos textiles, clase 39.
Fundamento de la oposicin: uso del signo por el
oponente desde 1971 para una distribuidora de productos textiles.
Fallo: 12.328, de fecha 20/8/81, acoge la oposicin
fundado en que el sollicitante no acompa ningn medio de prueba
legal para probar el uso de la marca en conflicto, en tanto que el
oponente aport pruebe suficiente para demostrar el uso de la marca
por espacio de ms cinco aos para distinguir una distribuidora de
textiles.
* Marca pedida: "RECIPLAS", para distinguir servicio de trtamiento de
materiales plsticos, clase 40, y establecimiento comercial de los
mismos en todo Chile.
Fundamento
de
la
oposicin:
marca
"RECIPLAST",
inscrita para proteger establecimiento industrial.
argumentando que la estrecha relacin que existe entre el servicio y
establecimiento
que
pretende
proteger
el
solicitante
y
el
establecimiento protegido por el demandante, situacin que de
coexistir, ambas marcas, inducira a toda suerte de errores o engaos
respecto del origen, procedencia y propiedad de los establecimientos
y servicios.
* Marca pedida: "CINTAZUL", para distinguir productos de la clase 31.
Fundamento de la oposicin: misma marca "CINTAZUL",
registrada en la clase 29.
La clase 31 comprende esencialmente los productos de
la tierra que no hayan sufrido preparacin alguna para el consumo,
los animales vivos y las plantas vivas, as como los alimentos para
los animales.
Fallo: 61.642, 29/5/91, acoge la oposicin atendida la
estrecha existente entre los productos de las clases 29 y 31, lo que
originara confusin en caso de coexistir los signos.
IV>
Sentencias relativas a marcas que pudieran tener carcter

genrico indicativo o descriptivo respecto del objeto a que se
aplican.
* Marca pedida: "GUMY-FRESH", para distinguir productos de la clase
30.
Fundamento de la oposicin: es una expresin genrica,
descriptiva, de uso comn y carente de novedad.
23
Fallo: 12.161, de fecha 2/6/81, acoge la oposicin por

cuanto el signo pedido est compuesto por dos vocablos carentes de
novedad para la clase 30 y que son descriptivos y genricos de los
productos que pretende proteger.
* Marca pedida: "DESGRIPAL", para distinguir productos qumicos y
farmacuticos de la clase 5.
Fundamento de la oposicin: es una palabra descriptiva
y carente de novedad.
por carecer el signo de novedad y originalidad como para convertirse
en marca comercial, pues est formado por dos trminos que resultan
directamente descriptivos para la clase en la cual se le pretende
registrar.
* Marca pedida: "CREDITOP", para distinguir tarjetas de crdito,
clase 36.
Fundamento
de
la
oposicin:
es
una
expresin
indicativa, genrica y de uso comn, por contener ntegra la palabra
"crdito", que identifica al servicio que se desea prestar.
Fallo: 38.161, de fecha 1/9/86, acoge la oposicin.
V> Sentencias relativas a otros casos de marcas cuestionadas.
* Marca pedida: "MILECHE", para distinguir productops lcteos clase
29.
Fundamento de la oposicin: semejanza con la marca
registrada en la misma clase "LA LECHERA",aduciendo adems que el
signo pedido es indicativo para los productos lcteos.
por el carcter indicativo de la marca pedida, an cuando entre sta
y la oponente no existen semejanzas determinantes.
* Marca Registrada: "BONAVITA", para distinguir los productos de la
clase 29.
Fundamento de la demanda de nulidad del registro:
propiedad por parte del demandante, en las clases 29 y 30, de las
marcas "PASTAVITA", "MASVITA", "CAPIVITA", "SUPERVITA" y "PLUSVITA",
de modo
que la terminacin VITA, como "VITACEN", "VITALINA",
"VITALMIN" y "VITARINA", estando adems registrada la marca "VITA" en
dicha clase.
Fallo: 38.060, de fecha 25/8/86, rechaza la demanda de
nulidad atendido que si bien las marcas en conflicto coinciden con la
partcula VITA, sta se encuentra incorporada en diversas marcas de
propiedad de diferentes dueos en la clase 29, y no constituye en
caso alguno caracterstica exclusiva de las marcas del demandante.
* Marca registrada: "CALVIN KLEIN", para distinguir productos de la
clase 16, 28 y 34.
Fundamento de la demanda de nulidad del registro:
todos los derechos sobre la marca corresponden al Seor Calvin Klein,
uno de los socios de la actora (Calvin Klein Industries Inc.), hombre
de reconocida notoriedad pblica por tratarse de un famoso diseador
24
norteamericano miembro del "jet set" internacional, siendo la marca

activamente usada y publicitada en relacin a una amplia gama de
productos, incluidos los que ampara el registro impugnado.. Agrega
el libelo que la marca , registrada en numerosos paises (en Chile
para los productos de las clases 3, 22, 23, 24, 25 y 26), es
mundialmente notoria y por ello carente de novedad y originalidad
para proteger los productos del demandado; y que el pblico asocia la
marca con el seor Calvin Klein o con las empresas en que l
participa, producindose con el registro objetado toda suerte de
errores o engaos.
Por ltimo, aade la demanda que el signo
corresponde al nombre de una persona viva, internacionalmente
conocida, quien jams ha prestado su autorizacin a la parte
demandada para registrar su nombre propio como marca comercial,
conducta que configura una caso tpico de usurpacin de marca y de
competencia desleal contrario a las buenas costumbre mercantiles.
Fallo: 61.701, de fecha 29/5/91, acoge la demanda de
nulidad. 21
25
C A P I T U L O
"
TITULO 1 :
S E G U N D O
EL DERECHO MARCARIO
"
NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO MARCARIO
Al parecer el tema de la naturaleza jurdica de estos

derechos tendra slo importancia terica, sin embargo, tiene mucha
importancia prctica , pues como lo sealara Breuer Moreno, de ella
depende la competencia de los tribunales en los casos en que no ha
sido expresamente establecida por las leyes especiales, tambin tiene
importancia
en
la
resolucin
de
la
constitucionalidad
o
inconstitucionalidad de las leyes
especiales que restringen el
ejercicio de estos derechos y, por ltimo, tambin tiene importancia
para el perfeccionamiento de esas mismas leyes. 22
Se debe sealar adems, que el estudio es fundamental para
determinar los criterios de interpretacin que deben aplicarse y para
determinar las instituciones de derecho que le son aplicables.
Los derechos de las marcas comerciales, son sui
generis, no los podemos enmarcar en las clasificaciones doctrinarias
y legales de los dems derechos subjetivos, ya que estos derechos
comprenden simultneamente, tanto los intereses espirituales, los
personales y econmicos.
Respecto de la naturaleza jurdica del derecho
marcario existen diversas teoras que pretenden explicarlo, las
cuales se dividen en dos grandes tendencias:
I > Teoras Dualistas
II > Teoras Monistas
I > TEORIAS DUALISTAS
Son aquellas que se caracterizan por dividir el
conjunto de facultades de que goza el titular de una marca en dos
tipos de derechos: uno de contenido moral ( derecho de la
personalidad), y otro de carcter patrimonial ( derecho patrimonial).
Dentro de las teoras dualistas existen matices,
algunas acentan la plenitud del goce del bien que constituye el
contenido del derecho y , otra, lo que destaca es la posicin de
26
abstencin en que se encuentran los dems concurrentes.

Trataremos cuatro teoras dualistas en particular:
1.- " Teora del Derecho de Propiedad".
Esta teora seala que el titular de una marca posee
la propiedad de ella.
Se basa, esta teora, en lo expresado por
Loocke, el cual deca que cada hombre es propietario de su propia
persona, y segn lo indicara Thiers, el derecho de propiedad empieza
por el propio cuerpo, pues"la primera de mis propiedades soy yo
mismo".
de lo sealado por dichos autores, los exponentes de esta
doctrina concluyen que la marca debe ser propiedad de su creador.23
Esta es la primera doctrina que se concibe sobre la
materia, la cual ha sido objeto de innumerables crticas y
objeciones, sin embargo se ha conservado a travs del tiempo,
adecuados a los continuos cambios experimentados tanto en el campo
del derecho como en el de la economa y el comercio.
La razn de
esto se debe a tres circunstancia bsicas: la elasticidad del
concepto de propiedad, su carcter arquetpico para significar
cualquier signo de seoro sobre un bien exterior al sujeto, y la
expresividad que tiene esta formula, cuando se la refiere a unos
derechos que incluyen la alusin a la relacin de pertenencia que
existe entre el autor y su obra.24
El actual concepto de marca nace con la Revolucin
Francesa, la cual, como en el anterior captulo, pretenda terminar
con cualquier tipo de limitacin impuesta que entorpeciera la
libertad de actuar y de autodeterminarse. Sin embargo, a poco andar
se comienza a ver la impracticabilidad del sistema, el cual amenaza
con terminar con toda la actividad econmica de esa poca.
Se produce una pugna entre los que propendan volver
al antiguo sistema y los que deseaban seguir adelante con la libertad
empresarial y comercial, de este conflicto surgen triunfadores los
defensores del derecho del titular de la marca, quines sostenan que
este signo distintivo es de propiedad de su creador y que as como el
hombre es propietario de su cuerpo y de su espritu, tambin lo debe
ser de sus operaciones y por tanto de sus creaciones.
Sealan que
dicha propiedad es uno de los derechos ms sagrados e inalienables
que posee el hombre, por cuanto es de origen natural y preexistente a
toda ley humana.
Esta teora, ms que explicar la naturaleza de estos
derechos, buscaba su reconocimiento por parte de la doctrina y de la
legislacin.
Hoy en da ya no se considera este derecho a la marca
como una propiedad comn, idntica a la que se tiene sobre una cosa
corporal. La propiedad de la marca es especial, sui generis, es de
una naturaleza distinta. Para Mass este es un derecho de propiedad
natural, aunque las necesidades sociales pueden modificar su
ejercicio y someterlo a reglas particulares. 25
En nuestra legislacin, podemos apreciar que se ha seguido
esta doctrina, ello debido a que la Constitucin Poltica de la
27
Repblica en su artculo 19 Nro 25 inciso 3 establece " Se garantiza

tambin la Propiedad Industrial sobre las patentes de invencin,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnolgicos u otras creaciones
anlogas, por el tiempo que establezca la ley.
Ser aplicable a la propiedad de las creaciones
intelectuales y artstica y a la propiedad industrial lo prescrito en
los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nmero anterior".
El nmero 24 del artculo 19 de la Constitucin de 1980 trata todo lo
relativo al Derecho de Propiedad.
La consagracin legal de esta doctrina est contenida
en el Cdigo Civil, en su Ttulo Segundo, artculos 582, 583 y 584,
contempla la Propiedad de las cosas corporales, de las cosas
incorporales y la propiedad de las producciones de talento y del
ingenio, sealando que respecto de estas dos ltimas existe una
especie de propiedad.
1.a. Crticas a la Teora del Derecho de Propiedad.
* Se seala que este derecho se refiere a toda una
categora de cosas, en cambio la Propiedad recae sobre una cosa
individual. Adems la Propiedad implica la facultad de excluir total
y absolutamente a todo tercero del goce de la cosa, sin embargo,
respecto del titular de una marca comercial, dicha facultad no es
posible, por cuanto es esencial a toda marca que sean conocidas y
disfrutadas por una gran variedad de personas.
Sin embargo, nosotras estimamos que la propiedad de la
marca si da la facultad a su titular de excluir a todo tercero del
goce de ella, ya que lo entendemos en el sentido de excluir a todo
tercero de la utilizacin de la marca en productos, servicios,
establecimientos comerciales o industriales que no sean del titular
de la marca sino de otras personas, ya que una de las caractersticas
de la propiedad marcaria es que evita la explotacin del signo por
otro que no sea su titular.
* El derecho de Propiedad implica una facultad de goce
y de disfrute de la cosa sobre la que la propiedad recae, en cambio,
con este derecho lo que se adquiere es la facultad de prohibir a
terceros la utilizacin del mismo signo para distinguir sus productos
o servicios, cuando dicho acto pueda causa confusin al pblico
consumidor. En definitiva, "se seala que el derecho patrimonial del
titular de una marca no es un derecho de propiedad, sino que es un
derecho de utilizacin econmica".26
* Se dice que el Derecho de propiedad impone el deber de no
atentar contra la cosa ajena, en cambio, el derecho a la marca impone
la obligacin de no hacer lo que otro hace, es decir, de no utilizar
ni imitar una marca que es de terceros.
* Respecto del derecho de propiedad clsico, nuestra
legislacin contempla diversas formas de adquirirlo, en cambio el
derecho a la marca slo se adquiere por el acto formal del registro,
previa tramitacin especial de la solicitud de registro establecida
en la Ley 19.039.
28
* Por ltimo la Propiedad comn tiende a ser perpetua,

en cambio, la propiedad marcaria, es temporal ya que tiene una
duracin preestablecida de diez aos, al final de los cuales se puede
solicitar su renovacin por perodos iguales, segn lo dispone el
artculo 24 de la Ley 19.039.
2.- "Teoras de los Derechos sobre los bienes inmateriales".
El primer exponente de esta teora fue el alemn
Kohler, quien para elaborar su Teora de los derechos sobre los
bienes inmateriales le agreg a la divisin clsica de derechos
reales y personales una tercera categora denominada Derechos
Inmateriales, que tenan por finalidad proteger las llamadas
creaciones intelectuales, en cuanto productos del espritu humano.
La creacin no es un cuerpo un quid fsico. Lo que la caracteriza es
precisamente su ndole inmaterial.27
Sin embargo Kholer no incluy en estos bienes a la
propiedad marcaria porque, segn l mismo, este derecho es slo una
manifestacin de la personalidad, que a su vez es el fundamento del
derecho al libre trfico. 28
La inclusin de la propiedad marcaria se debe a los autores
Ascarelli, Troller, Carnelutti, Greco
entre otros, los cuales
sealan que la marca en cuanto tal, slo adquiere el valor comercial
y ejerce su funcin de tal al momento de utilizarla y reproducirla.
Para explicar esto se seala, que la publicidad de la marca es
intrnseca a su funcin, es decir, para que el signo pueda cumplir la
funcin de distinguir debe ser conocido por parte del pblico
consumidor.
El derecho a la marca no se tiene sobre una
representacin
sensible
o
material
de
ella,
sino
sobre
su
representacin ideal y la facultad de reproducirla y utilizarla
exclusivamente.
Lo que protege la Ley no es el smbolo en cuanto
tal, sino que aquel producto del trabajo que ha dado su verdadero
valor al smbolo.
Se protegen los valores econmicos de la marca,
que no los podemos considerar como creaciones del ingenio.29
Eneccerus, Kipp y Wolff, sealan que la marca utilizada por
un empresario, en virtud de las ideas o sentimientos a ellas
incorporados, se nos representan como algo independiente, que
encierra un valor en s mismo, dicho en otras palabras: es un bien
adecuado para servir a los intereses humanos.
Respecto de estos
derechos denominados derechos sobre los bienes inmateriales, no cabe
dudar de su naturaleza de derechos subjetivos privados.
As lo
demuestran, entre otros atributos, su transmisibilidad inter vivos y
mortis causa, y su proteccin por accin privada.
Adems son
derechos patrimoniales y no reales, pues el producto del espritu no
es una cosa. Constituyen ms bien una clase independiente dentro de
los derechos patrimoniales.30
Esta teora la clasificamos dentro de la tendencia
Dualista, por cuanto divide el derecho del titular de la marca en uno
de carcter patrimonial y otro de carcter personal o moral, en
29
cuanto es una manifestacin del derecho general de la personalidad.

2.a.
"Crticas
a
la
Teora
del
derecho
sobre
los
Bienes
Inmateriales".
* Esta teora recurre innecesariamente a la categora
de bien inmaterial para explicar la naturaleza del objeto sobre el
cual se dice que recae. Lo que sucede es que el derecho se refiere a
toda una categora de cosas, y consiste en impedir a los dems que
utilicen signos semejante o anlogos al titular de una marca. 31
* La afirmacin que hace la teora en cuanto que el objeto
jurdico es una cosa inmaterial es una manifiesta contradiccin. El
derecho no puede regir directamente una cosa inmaterial. Para la Ley
el fenmeno psquico, carece de toda relevancia. Cuando la tiene es
porque se ha exteriorizado en una materia.32
* Esta teora no se preocupa de dar un concepto completo y
determinado de bien inmaterial y en general no concreta sus nociones
bsicas e incluso no determina el contenido del derecho sobre los
bienes inmateriales.33
* Si consideramos a la marca comercial como un bien
inmaterial autnomo, la ley debera prohibir toda posibilidad de
confusin entre los productos.
Ello atenta gravemente contra la
libertad de comercio, pues extiende en forma excesiva ese monopolio
de que goza el titular de la marca.
3.- "Teora de los Derechos Intelectuales".
Su principal exponente fue el francs Edmond Picard,
es similar a la de Kholer, pero difiere en tres aspectos:
* Seala que los derechos sobre la marca son un ius in
re incorporali cuyo objeto es el signo distintivo.
El derecho del
titular del signo es anlogo al de la propiedad, ya que no puede
existir apropiacin fsica, como en el caso de las cosas corporales.
*
Destaca
en
su
objeto
jurdico
ms
que
su
inmaterialidad, su carcter de resultado de la actividad intelectual
del hombre.
Sin embargo, esto no se puede decir respecto de las
marcas comerciales consideradas independientemente del producto o
servicio sobre el que recaen.
*
Esta teora seala que los derechos intelectuales
estn integrados por dos elementos copulativos: uno personal,
intelectual y moral, y otro de ndole patrimonial.34
3.a. Crticas a la teora de los Derechos Intelectuales.
* La denominacin empleada para este derecho al aludir al
origen intelectual o espiritual, no se puede aplicar al derecho sobre
las marcas comerciales, ya que rara vez ocurre que en este tipo de
figura haya una verdadera creacin intelectual por parte de su
titular.
* A pesar del enfoque positivo que tiene esta teora,
su exposicin resulta vaga, imprecisa y ms bien de carcter
30
descriptivo.35
* La base del derecho marcario ms que una creacin
intelectual
por
parte
del
sujeto,
consiste
en
la
aptitud
diferenciadora que posea.
4.- "Teora de los Derechos de Clientela".
Esta teora considera a estos derechos como poderes
jurdicos que no recaen sobre objeto material alguno, sino que se
limitan slo a permitir el ejercicio de una actividad determinada,
con exclusin de terceros.
Esta teora fue propuesta por Paul Rubier, viene a
exaltar la funcin econmica de la marca comercial.
Seala que
la utilidad econmica del derecho de marcas , consiste en la
conquista de la clientela mediante el uso del bien inmaterial
denominado marca comercial. Por otra parte, el contenido patrimonial
de este derecho no es otro que "obtener beneficios en la concurrencia
econmica".36
Roubier considera este derecho como un derecho de
"monopolio".
Segn el jurista, este derecho consiste en una
"exclusiva"
por medio de la cual se reserva a una persona el
derecho exclusivo de reproducir un cierto signo distintivo que
servir para atraer a la clientela, la cual constituye un valor
econmico fundamental para toda empresa mercantil.
Esta posicin
privilegiada, que puede invocarse para excluir a los dems de tal
actividad econmica, es lo que Hermenegildo Baylos C., denomina
derecho privativo del comerciante o empresario que utiliza signos
distintivos en su actividad mercantil.37
Estos derechos no se constituyen ni se establecen frente al
pblico consumidor, frente a la clientela.
La accin que de ellos
emana se dirige, fundamentalmente contra los concurrentes.
De este
modo, la clientela aparece como el objeto del derecho, ms que como
del sujeto mismo.38 Al lado de los derechos reales y personales o de
crdito, estos derechos forman una tercera clase de derechos
patrimoniales, que difieren de las otras dos categoras por cuanto
debe aplicarse a un bien inmaterial que se concibe "in intellectu" y
no in corpore.
Explicando esto, dice el autor que este derecho
"tiende sobre todo a asegurar la clientela, es decir, no a lograr un
objeto estable y definido, sino una produccin futura e indefinida.
Es un derecho en movimiento y no un derecho en estado de reposo, es
de la fortuna en formacin y no de la fortuna adquirida.39
4.a Crticas a la teora de los Derechos de Clientela.
* La primera crtica es aquella que seala que la clientela
es un valor que no puede ser asegurado por ninguna institucin
jurdica y, por tanto, mal podra hablarse de la propiedad de la
clientela.
* Esta teora no explica la naturaleza jurdica del
derecho marcario, sino que se limita a describir la funcin econmica
31
de la marca.
II > TEORIAS MONISTAS
En contraposicin a las anteriores doctrinas, estas
sealan que el titular de la marca posee un conjunto armonioso de
facultades de ndole moral y patrimonial o econmica, que no pueden
ser aisladas analticamente en la forma en que el dualismo propugna.
Dentro de esta tendencia desarrollaremos las dos
doctrinas ms modernas y destacadas:
1.- "Teora del Derecho de la Personalidad".
Esta teora estima que todas las facultades que
corresponden al titular de la marca, son derivaciones de la
proteccin de la personalidad.
Gyerke, seal que el objeto del derecho del titular
de una marca es una obra intelectual, "ese objeto es una obra
espiritual que, gracias a su individualizacin, tiene una existencia
especial; gracias a su fijeza exterior, una existencia independiente,
y gracias a su condicin de bien incorporal, un valor propio." 40
Los
signos
distintivos
ntimamente
vinculados
a
la
personalidad de la que emanan, son protegidos por la ley en virtud de
su eficacia distintiva e individualizadora y no se vincula dicha
proteccin a la utilidad que la marca pueda tener en el mercado.
"La usurpacin de marca, lejos de constituir una
lesin patrimonial injusta, ofende a la persona del titular e, igual
que en los ataques a la integridad fsica, la libertad y el honor,
causa daos materiales y morales que es necesario reparar." 41
1.a. Crticas a la Teora del Derecho de la Personalidad.
Esta teora es muy vaga e imprecisa, ya que pretende
explicar la naturaleza jurdica de este derecho en base a la tesis
del derecho de la personalidad, el cual a su vez es un concepto
amplio y poco definido.
* Si consideramos el Derecho Marcario como un derecho
inherente a la personalidad concluiramos que este nace y muere con
su titular, lo cual no es as porque una de las caractersticas de
este derecho es su temporalidad, adems estos derechos son
transferibles y transmisibles.
* Esta teora se aparta de la clsica clasificacin de
los derechos subjetivos en patrimoniales y extrapatrimoniales,
situando al derecho marcario en un tipo mixto.
Sin embargo, los
defensores de esta teora se defienden sealando que ello ocurre
porque este derecho es especial, sui generis, lo cual no es
discutido en doctrina.
2.- Teora del Derecho del Trabajo.
32
Se afirma por los seguidores de esta teora que el

derecho a la marca es una manifestacin de la proteccin general que
se otorga al trabajo humano.
Sin embargo, descartamos de inmediato esta teora, ya
que el derecho marcario no recae ni sobre la persona del titular, ni
sobre su actividad, sino que recae sobre una entidad exterior a l
que es el signo distintivo en cuanto creacin de su titular. Este no
es un trabajador, sino que es el creador de dicha modalidad
distintiva.
Como lo sealara Baylos, no es posible incluir la
proteccin al autor (titular de la marca) considerndolo como un
trabajador ms a quien hay que retribuir por su esfuerzo.42
TITULO 2 : AMBITO DE APLICACION DEL DERECHO MARCARIO

A.- EN CUANTO AL TERRITORIO.
Debido a que las leyes sobre marcas son eminentemente
territoriales,
se
debe
afirmar
que
dentro
de
los
lmites
territoriales de un Estado la marca es eficaz en toda su extensin.
La proteccin que otorga la ley Chilena a una marca de
producto o de servicio no se limita a la regin en la cual fue
solicitado su registro, sino a todo el territorio nacional.
Lo
anterior, sin embargo, no lo podemos aplicar respecto de la marca de
un establecimiento comercial o industrial, ya que respecto de ellas,
el derecho exclusivo queda circunscrito a la regin en el cual
estuviere ubicado el establecimiento, a menos, que se solicite el
registro en todas las regiones pagando el derecho correspondiente a
una solicitud y a una inscripcin por cada regin.
Por regla general, las legislaciones nacionales de
los paises en materia de propiedad Industrial son aplicables
exclusivamente dentro del respectivo pas, de manera que la
proteccin legal de los privilegios industriales slo surte efecto a
nivel nacional, esto es, dentro del pas cuya administracin otorg
el registro, patente o certificado, y, en consecuencia, el titular de
los derechos no gozar de proteccin en otros paises, a menos que la
obtenga separadamente de ellos.
Sin embargo existen excepciones a este principio, las
cuales estn constitudas por entidades multilaterales que otorgan
ttulos de propiedad industrial cuyos efectos alcanzan a distintos
paises.
33
Es frecuente que determinados signos distintivos,

marcas o nombres comerciales, sean conocidos y tengan un prestigio
internacional, y es lgico que la empresa que ha creado los signos
quiera asegurarse, mediante la titularidad de ellos en esos paises,
la clientela potencial a la que dichos signos pueda atraer.
La posibilidad de proteger unos mismos signos para
identificar los mismos productos o servicios en diversos paises
facilita, adems, el comercio internacional de tales productos o
servicios, al no tener que superar la dificultad de cambiar el signo
distintivo utilizado para no violar el derecho exclusivo de un
titular distinto al que puso la marca o el nombre comercial en el
producto.
Es ms, cuando se trata, de integrar diversos mercados
nacionales en otro ms amplio, de carcter regional, constituye un
impedimento importante para la libre circulacin de productos dentro
del mercado ampliado, la subsistencia de derechos nacionales de
propiedad
industrial,
especialmente
si
los
mismos
bienes
inmateriales, (creaciones materiales o signos distintivos) estn
protegidos a favor de titulares diversos.
Todo ello explica que hoy resulte insuficiente la
proteccin de la Propiedad Industrial a nivel nacional y que exista
una tendencia evidente a conseguir una mayor internacionalizacin de
la misma.
A mercados internacionalizados han de corresponder
mecanismos internacionales de proteccin de la Propiedad Industrial.43
B.- EN CUANTO A LAS PERSONAS

A este respecto la Ley 19.039 en el Ttulo I Normas
Comunes artculo 2 seala que "Cualquier persona natural o jurdica,
nacional o extranjera, podr gozar de los derechos de la propiedad
industrial que garantiza la Constitucin Poltica, debiendo obtener
previamente el ttulo de proteccin correspondiente de acuerdo con
las disposiciones de esta ley.
Las personas naturales o jurdicas
residentes en el extranjero debern, para los efectos de esta
ley,designar un apoderado o representante en Chile."
De esta manera nuestra legislacin consagra el derecho
a obtener el registro de una marca a cualquier persona, incluso
extranjera, siempre que concurran con todos los requisitos legales y
no adolezca de una causal de irregistrabilidad.
Sobre el signo distintivo el titular tiene un derecho
absoluto y excluyente en lo que se refiere a la utilizacin de l, ya
que ninguna persona podr utilizarla para los productos o servicios
en cuya clase est inscrito, salvo que acte autorizado por el
titular de la marca.
Sin embargo, hay quines sostienen que este derecho
sobre la marca es relativo
debido a que si bien el titular de la
marca tiene un derecho de exclusin para impedir que terceras
personas puedan utilizar o registrar su marca o una parecida, este
34
derecho opera solamente cuando dichos signos distintivos se pretenden

aplicar en productos o servicios similares, es decir, esta proteccin
se limita slo a la clase en que la marca originaria est inscrita,
no pudiendo extenderse a otras clases diversas de aquella.
Este carcter relativo, se pude apreciar en las
disposiciones contempladas en la misma ley, as el artculo 20 letra
g) impide el registro de marcas iguales o que grfica o fonticamente
se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el
extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos
comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y
notoriedad. En el mismo artculo en la letra h) impide el registro
de marcas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen en forma
en forma de poder confundirse con otras ya registradas o vlidamente
solicitadas con anterioridad, en la misma clase.
Asimismo en el artculo 28 consagra los tipos penales
castigando con una multa a beneficio fiscal a los que infringieren
los tipos penales ah descritos, el primero de los cuales seala a
los que "Maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya
inscrita en la misma clase del clasificador vigente".
Cabe destacar, que las marcas Notorias hacen una
excepcin a este carcter relativo, pues no obstante estar inscritas
en una sola clase, stas otorgan a sus titulares un derecho absoluto
de exclusin para impedir que terceros inscriban signos parecidos o
semejantes a sta, en cualquier clase de productos o servicios.
No obstante lo expuesto, debemos sealar que si bien
nuestra legislacin marcaria no ampara al titular de una marca que se
ve perjudicado con la imitacin de la misma, cuando el competidor la
registra
en
una
clase
diversa,
ste
puede
perseguir
la
responsabilidad de dicho competidor mediante la institucin de la
competencia desleal.
Santiago Larraguibel, en su obra sobre el derecho de
autor y propiedad industrial, al estudiar este tema de la competencia
desleal, seala que si bien nuestro Cdigo no contempla expresamente,
entre los actos ilcitos, la competencia desleal, s lo hace
indirectamente en su artculo 44 a sealar el concepto de dolo o
malicia. Cita a don Arturo Alessandri R., que en su Tratado sobre la
responsabilidad civil extracontractual en el Derecho Civil chileno,
dice que el comerciante que con el propsito de arruinar a un
competidor le hace competencia desleal, creando una confusin entre
los productos de ste y los cuyos, denigrando a la persona, firma o
productos de un competidor, aprovechndose de sus secretos, crendole
dificultades, sirvindose de una publicidad engaosa, etc., es reo de
dolo.44
C.- EN CUANTO AL TIEMPO
En principio, de acuerdo al tenor del artculo 24 de la Ley
19.039 la duracin del registro de una marca es de diez aos, sin
embargo, si el titular de la marca lo estimare necesario podr
35
solicitar la renovacin del registro por diez aos ms, siempre que
lo haga durante la vigencia del registro o dentro de los treinta das
siguientes a la expiracin de dicho plazo. De lo anterior se puede
concluir que este derecho puede llegar a ser indefinido, siempre y
cuando el titular de la marca as lo desee.
En caso que no se solicite la renovacin o se solicite
fuera de plazo, este registro caducar.
Adems de esta causal legal de caducidad existen otras
diversas.
As, para que un signo pueda pasar a ser una marca es
necesario, entre otras cosas, que exista una unin estrecha entre el
signo y el producto o servicio a que se aplica y tambin un elemento
de carcter sicolgico que consiste en que el pblico consumidor
capte y retenga en su memoria aquella relacin entre el sigo y el
producto o servicio. Por ende, si el titular de la marca cambia de
giro, dedicndose a ofrecer productos o servicios de una modalidad
distinta, dejar de ser una marca, pues habr perdido uno de sus
elementos constitutivos, por lo que no podr hablarse de derecho a la
marca si sta no existe.
Otra forma de perder el derecho marcario es por la
destruccin de la misma a travs del proceso de vulgarizacin de la
marca.
C A P I T U L O
"
T E R C E R O
LEGISLACION COMPARADA
36
"
TITULO 1 :
E S P A A.
Al respecto, se expone el Derecho Espaol de Marcas
vigente tras la reforma del Estatuto de Propiedad Industrial de 1929.
El mencionado Estatuto, fue reemplazado por la LEY DE MARCAS del 10
de noviembre de 1988.
Esta nueva Ley de Marcas regula no solo el Derecho de
Marcas, sino tambin el Derecho de los restantes signos distintivos,
como son, el nombre comercial y rtulo de establecimiento y el propio
Derecho de la Competencia Desleal.
Tratndose del Derecho de Marcas, la nueva Ley
contiene siete Ttulos en los que se regulan las siguientes materias:
- Ttulo I
: Disposiciones Generales
- Ttulo II
: Prohibiciones de Registro
- Ttulo III : Procedimiento de Registro
- Ttulo IV
: Contenido del Derecho de Marca
- Ttulo V
: Nulidad y Caducidad
- Ttulo VI
: Marcas Colectivas y de Garanta
- Ttulo VII : Marcas Internacionales
- Ttulo VIII : Nombre Comercial y el Rtulo del Establecimiento
- Ttulo IX
: Competencia Desleal
El concepto legal de MARCA que fija el artculo 1 de
la nueva Ley de 10 de noviembre de 1988 seala : " Se entiende por
Marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el
mercado productos o servicios de una persona, de productos o
servicios idnticos o similares de otra persona."
En la definicin
anterior se
denota claramente la funcin bsica de la Marca; esto
es, indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Se
asigna a la Marca la funcin de diferenciar los productos o servicios
de un empresario frente a los productos o servicios, idnticos o
similares, de otro empresario.
El artculo 2 de la Ley de 1988 formula, va
ejemplar, el catlogo de signos o medios que podrn registrarse como
Marcas. Estos signos o medios son los siguientes: a) las palabras o
combinaciones de palabras ( incluidas las que sirven para identificar
a las personas ); b) las imgenes, figuras, smbolos y grficos. c)
las
letras,
cifras
y
sus
combinaciones;
d)
las
formas
tridimensionales (entre las que se incluyen envoltorios, los envases,
las formas del producto o su presentacin); e) cualquier combinacin
de los signos o medios que con carcter enunciativo, se mencionan en
los apartados anteriores.
El artculo 3 instaura el principio de la notoriedad
de la marca no registrada y reemplaza al principio del mero uso. Una
marca "notoriamente conocida" es aquella que goza de difusin y ha
logrado
el
reconocimiento
de
los
crculos
interesados
(los
consumidores y los competidores). La notoriedad de la marca tiene su
origen en el uso intenso que se lleva a cabo mediante la venta y
publicidad de los correspondientes productos o servicios. Adems, es
37
necesario que la marca intensamente usada sea reconocida en el

mercado como signo indicador del origen empresarial del producto o
servicio.45
Prohibiciones de Registro
Al formular el catlogo de prohibiciones, la Ley de
Marcas, en el artculo 11 letras a) y b) seala la prohibicin
relativa a los signos e indicaciones genricas y la prohibicin
concerniente a los signos e indicaciones descriptivas en la letra c).
- El art.11 letra a) dispone que no podrn registrarse como marcas
las "que se compongan exclusivamente de signos genricos para los
productos o servicios que pretendan distinguir."
- Artculo 11 letra b) establece que no podrn registrarse los que
"estn exclusivamente compuestos por signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos
o los servicios en el lenguaje comn o en las costumbres leales y
constantes del comercio."
- La letra c) del mismo artculo 11 establece la prohibicin
concerniente a los signos e indicaciones descriptivas.
Dispone que
no
podrn
registrarse
como
marcas
las
que
se
"compongan
exclusivamente de signos e indicaciones que sirvan en el comercio
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geogrfica, la poca de produccin del producto
o de la prestacin del servicio u otras caractersticas de los
productos o del servicio."
El mismo artculo agrega que la letra c) no se aplicar si la marca
hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se
solicite el registro, un carcter distintivo como consecuencia del
uso que se ha hecho de la misma.
Para saber el carcter distintivo de una marca,debe
considerarse sta como un todo, sin diseccionar los elementos que la
componen. La impresin comercial que una marca provoca en el pblico
de los consumidores se deriva del conjunto de la misma y no de sus
elementos separados y analizados en detalle.
- La letra d) del artculo 11 consagra la prohibicin concerniente a
las formas tridimensionales:" Las formas que vengan impuestas por
razones de orden tcnico o por la naturaleza de los propios productos
o que afecten a su valor intrnseco."
Esta prohibicin supone el principio general de que
cabe registrar como marca una forma tridimensional. Este principio
general deja de aplicarse justamente en los tres supuestos que seala
la letra d) de art. 11: - cuando la forma viene impuesta por razones
de orden tcnico. - cuando la forma viene impuesta por la naturaleza
de los propios productos. - cuando la forma afecte al valor
38
intrnseco de los propios productos.

La finalidad de la prohibicin estriba en impedir que
a travs del registro de una marca alcance una proteccin
temporalmente ilimitada una forma a la que el ordenamiento jurdico
otorgara, en su caso, tan slo la proteccin temporalmente limitada
que dispensa el Derecho de Patentes.
En apoyo a la prohibicin se argumenta de que se
restringira indebidamente la libre competencia si por la va del
Derecho de Marca se otorgase un monopolio sobre una forma que
contribuyese bsicamente a hacer que un producto sea vendible.
Podra agregarse, en todo caso, que no sera lcito alegar que es
injusto dejar sin proteccin a las formas y diseos que resultan ser
las mas atractivas en el orden esttico. Porque lo que sucede es que
el ordenamiento jurdico protege las formas estticamente atractivas
por vas que son ajenas al Derecho de Marcas : por va del Modelo
Industrial y de la obra protegida por la Propiedad Intelectual.
- Letra e) consagra la prohibicin relativa a los signos contrarios a
la ley, el orden pblico o las buenas costumbres.
Es una norma un tanto flexible y presenta unos contornos ciertamente
difusos y fluctuantes. La mayor o menor amplitud va a depender del
prudente arbitrio de los examinadores del Registro de la Propiedad
Industrial; y, en ltima instancia del parecer de los Tribunales que
revisen las decisiones del Registro.
El Registro y los Tribunales debern impedir la
inscripcin de las marcas que atenten contra un mnimo sentido de
decencia y moralidad.
En algunas ocasiones una denominacin o una
imagen pueden ser inadecuadas para constituir una marca porque al
margen de los eventuales productos o servicios a que pretenden
aplicarse, la denominacin o la imagen chocan con el orden pblico o
las buenas costumbres. Por ejemplo, el caso de una denominacin de
un estupefaciente o droga claramente nociva, al respecto, la
Jurisdiccin francesa ha mantenido que no atenta contra el orden
pblico y las buenas costumbres el empleo de la marca OPIUM para
designar artculos de perfumera. En su Sentencia de 7 de mayo de
1979, el Tribunal de Pars destac que la denominacin OPIUM es menos
conocida por el gran pblico que las denominaciones " morfina " o "
herona ".
- El artculo 11 letra f)
formula la prohibicin relativa a las
denominaciones y signos engaosos. No podrn registrarse como marca
"f) los signos, medios o denominaciones que puedan inducir al pblico
a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las
caractersticas o la procedencia geogrfica de los productos o
servicios."
Esta norma incluye tanto las denominaciones o signos
falsos como las denominaciones o signos que an siendo veraces
puedan, sin embargo, provocar potencialmente el engao de los
consumidores y de los restantes operadores econmicos. De otro modo,
se niega la condicin de marcas registrables a los signos
literalmente falsos y tambin a los signos que generan un riesgo de
39
engao.
- Artculo 11 letra g): Prohibicin concerniente al color.
No podr registrarse como marca " el color por si solo
" pero podr registrarse el color "siempre que est delimitado por
una forma determinada". Si a travs de una marca una empresa pudiese
apropiarse de un color fundamental o puro, obtendra una ventaja
competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores
tropezaran con un grave obstculo que podra llegar a bloquear el
libre acceso al mercado. Si se logra registrar un color, el titular
tendra un monopolio sobre ese color.46
- Otras Prohibiciones :
El art. 11 letra h) prohibe registrar como marca: los signos o medios
que reproduzcan o imiten la denominacin, el escudo, la bandera, las
condecoraciones y otros emblemas de Espaa, sus Comunidades
Autnomas, sus Municipios, Provincias, o Entidades Locales, a menos
que medie la debida autorizacin."
El art. 11 letra j),
prohibe registrar los signos o medios "que
reproduzcan o imiten los signos o punzones oficiales de contraste y
garanta adoptados por Espaa o por cualquier otro Estado,a menos que
medie la debida autorizacin."
En todo caso an mediando
autorizacin,estos signos solamente podrn constituir un elemento
accesorio del distintivo principal.
- El artculo 12 de la Ley de Marcas, ste consagra tres
subprohibiciones :
a) el riesgo de confusin o de asociacin con
marca anteriormente solicitada o registrada.
b) el riesgo de
confusin con un nombre comercial anteriormente solicitado o
registrado.
c) conflicto con un rtulo de establecimiento
anteriormente solicitado o registrado.
Sin embargo, se regula la figura de la autorizacin del
titular de una marca o nombre comercial.
En efecto, podr
registrarse una marca semejante a otra marca o nombre comercial
anteriormente solicitado o registrado para productos, servicios o
actividades idnticas o similares cuando el solicitante presente por
escrito autorizacin fehaciente del titular registral anterior y se
adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el
riesgo de confusin.
- Prohibicin relativa al nombre y los distintivos de la
personalidad.
Art. 13
Se reconoce expresamente la posibilidad de
que una persona solicite como marca su propio nombre, apellidos,
seudnimo o cualquier otro medio de identificacin.
Tambin se hace mencin al supuesto de que se solicite
como marca un nombre o distintivo que identifica a una persona
distinta del solicitante y preve que sta prohibicin ser inoperante
si el solicitante presenta la oportuna autorizacin.
- Art. 13 letra c) Prohibicin concerniente a la marca renombrada.
La Ley de 1988 se limita a tipificar como simple prohibicin la
circunstancia de que a travs de una solicitud de marca se persiga un
aprovechamiento indebido de la reputacin de una marca anteriormente
40
registrada. La Ley de Marcas no otorga una proteccin suficiente a

las marcas en las que se ha logrado un renombre. La Ley se reduce a
considerar el prestigio de la marca como uno de los factores
determinantes de la indemnizacin de daos y perjuicios. Las
carencias de la nueva Ley en punto a la proteccin del renombre o
prestigio de la marca implican, adems, que la funcin publicitaria
de la marca no tenga un reflejo adecuado en la Ley de 1988.
- Prohibicin concerniente a las creaciones protegidas por un derecho
de Propiedad Intelectual o Industrial. Art. 13 letra d)
La letra d) del Art 13 prohibe registrar como Marca
"Los signos o medios que reproduzcan o emiten creaciones protegidas
por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que
medie la debida autorizacin del titular de tal derecho".
Esta es una prohibicin relativa que no es aplicable
si el solicitante de la Marca aporta la oportuna autorizacin del
titular del derecho de propiedad intelectual.
Acciones del Titular de la Marca Registrada.
El Art 35 de la Ley de Marcas establece con amplitud
de criterio y claridad mediana que " el titular de una Marca
Registrada podr ejercer ante los rganos jurisdiccionales las
acciones civiles o penales que correspondan contra quines lesionen
su derecho ".
La Ley de Marcas enumera en el Art 36 las diferentes
acciones civiles conferidas al titular de la Marca.
Pero, no
tipifica las acciones penales atribuidas al titular de la Marca
Registrada, es indudable que las acciones penales mencionadas por el
Art 35 de la Ley son las que se contemplan en el cdigo Penal y en la
Ley de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902.
A travs de stas acciones el titular de la Marca
Registrada puede perseguir criminalmente a quines cometan uno de los
delitos como : Falsificacin de la Marca, Usurpacin de la Marca e
imitacin de la Marca.
Los limites entre estos tres delitos son trazados por
la sentencia de la Sala Segunda de 18 de mayo de 1976 en uno de cuyos
considerandos se dice que en el rea penal de su cobertura la Marca
atrae tres figuras delictivas distintas : La falsificacin castigada
por el Art 286 del Cdigo Penal, la Usurpacin aludida en el prrafo
3 del Art 134 de la Ley especial ( 16 mayo de 1902 ) y, en fin, la
imitacin de Marca prevista en el Art 138, prrafo primero de dicha
Ley. Modalidades las tres entre las que cabe advertir una gradacin
de mayor o menor gravedad, pues mientras en la falsificacin se da
una reproduccin del signo constitutivo de la Marca aplicada al
producto que distingue de tal modo que lo hace pasar como autentico,
la Usurpacin supone la existencia de Marcas en que el signo o
signos constitutivos van acompaados de elementos accesorios o
complementarios, en tanto que la imitacin no reproduce signo ni
elementos accesorios, pero emplea una Marca que se confunde, por su
41
semejanza, con la legitima Registrada.

B.-
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

La solicitud de registro de una marca debe conformarse
a los requerimientos del Acta de Marcas Comerciales de 1946 y a las
Reglas Practicas de Marcas Comerciales. El Acta se hizo efectiva el
5 de julio de 1947, y es comnmente conocida como "Acta Lanham".
Definicin de Marca Comercial: es definida en la
seccin 45 del Acta de 1946, "incluye alguna palabra, nombre,
smbolo, o alguna combinacin de estos adoptada y usada por un
fabricante
o
comerciante
para
identificar
sus
productos
y
distinguirlos de los fabricados y vendidos por otros."
Funcin de Marcas Comerciales : una funcin bsica de
la marca es distinguir los productos de una persona con los de otra,
esto es, indicar el origen. Adems, las marcas tambin sirven para
garantizar la calidad de los productos y, a travs de la publicidad
crear y mantener la demanda del producto. El Registro de una marca
en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales no crea ni establece
ningn derecho exclusivo, pero es reconocido por el Gobierno el
derecho del dueo a usar la marca en el comercio para distinguir sus
productos de los productos de otros.
La Marca Comercial no podra
ser registrada sino hasta que los productos, que llevan la marca
hayan sido vendidos o comercializados con otros estados, sean
nacionales o extranjeros. Adems, del Registro de la marca resultan
ventajas materiales para el dueo, por ejemplo, crea ciertas
presunciones en favor del registrante como posesin, validez y, por
supuesto, lo que ya mencionamos el derecho exclusivo para usar la
marca en los productos sealados en el Registro.
La marca debe ser usada en el comercio: en la seccin
45 se define "Uso en el comercio": Para el propsito de esta Acta
una marca es usada en el comercio: (a) cuando est de alguna manera
puesta en los productos o en etiquetas fijadas en ellos y los
productos son vendidos o transportados en el comercio, y (b)
servicios, cuando son usados, puestos en venta, publicados, ofrecidos
en el comercio nacional o en ms de un Estado.
REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES
Marcas que no pueden ser objeto de registro.
* Una marca no puede ser registrada si :
a) Consiste o compromete materias morales,
escandalosas o materias que puedan falsamente sugerir una coneccin
con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, o smbolos
nacionales.
b) Consiste o compromete la bandera, el escudo de
armas u otra insignia de Estados Unidos, o de algn estado o
municipalidad, o de alguna Nacin extranjera.
c) Consiste o compromete un nombre, retrato, o firma
42
de algn individuo en particular, a menos que conste por escrito su

consentimiento, o el nombre, firma, retrato de un fallecido
Presidente de los Estados Unidos durante la vida de su viuda, salvo
cuando ella haya dado su consentimiento por escrito.
d) Consiste o compromete una marca similar a una
marca ya registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales, o
a una marca o nombre comercial previamente usado en Estados Unidos
por otro y no abandonado, cuando sea usado en los productos de otras
personas, para causar confusin, error o engao.
Solicitud de Registro
La solicitud de registro debe ser llenada con el
nombre del dueo de la marca.
El dueo puede llenar la solicitud l mismo o puede
ser representado por un abogado u otra persona autorizada para ello.
A quin solicita el registro, la Oficina de Patentes y
Marcas Comerciales no puede ayudarlo en la seleccin del abogado o de
otra persona que lo represente.
El solicitante extranjero, si no tiene domicilio en
Estados Unidos, debe designar en un documento escrito llenado en la
Oficina de Patentes y Marcas Comerciales, el nombre y direccin de
alguna persona residente en Estados Unidos a quien puedan hacerse
llegar noticias referentes al proceso y todas las comunicaciones
oficiales, a menos que el solicitante sea representado por un abogado
u otra persona autorizada. Si este documento no es acompaado como
parte de la solicitud, el registro ser negado . En todo caso, sta
omisin puede perfectamente ser subsanada.
La solicitud debe ser escrita en ingls y deber
contener:
- Nombre del solicitante
- Nacionalidad del solicitante; si es una sociedad, los nombres y la
nacionalidad de los socios; si el solicitante es una corporacin o
asociacin, el estado y las leyes bajo cuya vigencia se crearon.
- Domicilio y oficina postal del solicitante.
- Que el solicitante haya adoptado y usado la marca cuyo dibujo debe
acompaarse a la solicitud.
- Los productos especficos en los cuales la marca ser usada.
- La clase de mercadera, de acuerdo a la Clasificacin Oficial, si
es que esta es conocida por el solicitante.
- La fecha en que el solicitante hizo uso de la marca por primera vez
en los productos especificados en la solicitud.
- El modo o la manera en que la marca es usada en los productos
especficos.
La palabra " comercio " usada para estos efectos, se
refiere al comercio legalmente regulado por el Congreso como se
especifica en la seccin 45 del Acta de Marcas Comerciales.
El solicitante debe presentar pruebas suficientes que
demuestren que es dueo de la marca que se pretende registrar; que la
43
marca est en uso en el comercio y la naturaleza del comercio; que

ninguna otra persona, sociedad, corporacin tenga derecho a usar la
marca en el comercio de manera tan idntica que pueda causar en los
consumidores o pblico en general, confusin, error o engao; y, por
ltimo, deber probar que las caractersticas sealadas en los
productos son verdaderas. La solicitud debe ir firmada y verificada
o incluir una declaracin del solicitante o de algn miembro de la
sociedad, corporacin.
Dibujo
El dibujo debe ser una representacin exacta de la
marca que est actualmente en uso en relacin con los productos o
servicios. En todo caso, la marca de un servicio puede no ser capaz
de representarse por un dibujo, pero la solicitud deber incluir una
adecuada descripcin de la marca. Si lo que se quiere registrar es
solo una palabra, letra, nmero o cualquier combinacin de ellos no
graficada en forma especial, el dibujo ser la marca escrita con
letras maysculas.
Recepcin de solicitudes
Las solicitudes sern recibidas y examinadas en el
orden que se presenten.
Si ocurriere que una marca no puede ser
registrada por alguna razn, el solicitante ser notificado y
comunicado de las razones del rechazo y de cuaquier otro
requerimiento u objecin.
A partir de la fecha de envo de sta
notificacin, el solicitante tiene seis meses para responder; si no
se responde en dicho plazo se tendr por abandonada la solicitud. La
respuesta debe ser hecha con o sin enmiendas.
El Registro dura 20 aos desde la fecha en que se
efectu, en todo caso, puede ser renovado siempre y cuando la marca
an est en uso en el comercio.
Cabe destacar, que el Registro de Estados Unidos no da
proteccin en otros pases, ya que, el registro debe obtenerse en
cada pas.
Un registro en Estados Unidos puede, sin embargo, ser
usado como base para obtener registro en otros pases. Ahora bien,
el dueo de una marca extrajera puede obtener el registro de ella en
Estados Unidos, la solicitud de registro puede estar basada en el uso
de la marca en el comercio con Estados Unidos, o en el registro
previamente obtenido en el pas del dueo de acuerdo a las
convenciones y tratados internacionales.
REPORTAJES DE ESTADOS UNIDOS
Debido a que el sistema jurdico norteamericano
funciona primordialmente en base a precedentes establecidos por las
sentencias dictadas por los jueces, la dinmica de su legislacin es
totalmente diversa a la nuestra , por ello debido a su importancia y
con el fin de dar una visin global de la problemtica, recurrimos a
diversas revistas de Estados Unidos que contenan algunos comentarios
respecto de importantes causas vistas por los tribunales de justicia
44
en ese pas.
Al respecto podemos sealar algunos de los reportajes
ms interesantes:
La Revista " BRANDWEEK " de Estados Unidos, en uno de
sus reportajes se refiere al caso " Hilton contra Hilton ".
Comienza diciendo:" Cuando dos compaas tienen el
mismo nombre, es inevitable una demanda como resultado. Una desicin
de corte est pendiente. Conrad Hilton es el fundador de los
mundialmente conocidos "Hilton Hotels Corp.", y Hilton Internacional
es una Compaa Europea que posee los derechos al nombre Hilton en
todo el mundo, en 1991 demand a Hilton Hotels Corp. por 100 millones
de dlares, alegando que el uso del nombre "Hilton" por Conrad,
infringa la propiedad mundial de la marca "Hilton". El problema es
que el nombre del fundador de los Hoteles es Conrad Hilton".47
La mayora de los casos de infraccin a las marcas
comerciales son cometidos por competidores de marcas muy conocidas
como, por ejemplo; jugos de naranja "AWAKE" y "ARISE" o
"ROACH
MOTEL " y "ROACH INN" ( insecticidas ).
El caso de Conrad contra Hilton cae bajo otro
criterio, esto es, la impresin mental de creer que los Conrad Hotels
son parte de la Compaa Internacional "Hilton International",
situacin que confunde al pblico y que es ms difcil de probar.
Uno de los
precedente, involucraba dos
Una compaa se llamaba "
llam a su compaa " REJAS
suenan igual, pero la corte
ms famosos casos, que ha servido de

compaas de rejas con nombres similares.
REJAS CICLON ", entonces un competidor
HURACAN ". Los nombres no se parecen ni
acord que haba infraccin.
Otra revista muy conocida en Estados Unidos llamada

"BUSINESS WEEK", en uno de sus artculos, cuyo ttulo era "Rebelde
sin una clusula", es decir, sin una clusula de consentimiento, se
refiere al nombre de James Dean, el dolo de los aos 50.
Este
nombre
es usado en Corea para vender lencera muy vistosa, sin el
consentimiento de la familia de James Dean; el resultado de sto: una
turbulenta pelea norteamaricana-coreana, la ltima de una serie de
reclamos norteamericanos sobre piratera de propiedad intelectual en
Asia. 48
"Good People", una compaa fundada por un comediante
coreano llamado Joo Byung-Jin, registr el nombre del actor como
marca coreana en 1986. Esta ropa fina, de hombres y mujeres, vendida
en las tiendas "James Dean" de toda Corea del Sur ha tenido gran
xito, triplicando las ventas entre 1993 y 1994 a 30 millones de
dlares.
Pero en Octubre de 1995 el padre y unos primos de James
Dean, que son los propietarios de los derechos de marketing sobre el
nombre, entablaron una accin por infraccin a marcas registradas en
Corea. Segn el abogado de la familia, Mark Roesler, solamente los
Dean pueden aprobar el uso del nombre.
45
En noviembre de 1995, la Organizacin Coreana de

Propiedad Industrial que regula el tema de las Marcas Comerciales en
ese pas, decidi que James Dean no era famoso all, as que no
habra tal infraccin.
Como dato anecdtico podemos sealar que el Coreano
dueo de la empresa demandada declar posteriormente a la prensa :
"Tal vez podra pagar algn porcentaje por las ventas que se hicieren
fuera de Corea del Sur, de manera que no estoy arrepentido". Adems,
demand en Corea al abogado de la familia Dean por un milln de
dlares llamndolos "frvolos" por la demanda que interpusieron en su
contra.
Respecto de las causales de irregistrabilidad de las
marcas en Estados Unidos, y refirindonos especficamente a la causal
de irregistrabilidad de una palabra genrica, es interesante
mencionar lo que al respecto public la Revista "Writer's Digest", en
la seccin Trademark Update en el reportaje denominado "Tricks of de
Trademarks" (Gajes del Oficio), el cual seala: " Alguna vez se
refiri a alguna marca comercial en sus escritos ?
Entonces usted
necesita saber algo sobre marcas comerciales.
Mencionar en un artculo que alguien tom un trago
de una marca particular de bebidas puede no parecer gran cosa para
usted pero para quienes hacen esa bebida tiene toda la importancia
del mundo, despus de todo usted y muchos otros empezaron a tirar por
ah la frase "l se tom una Coca" cada vez que alguien tuviera sed,
entonces las Cortes podran declarar que Coca ( Coke en ingls), es
un trmino genrico lo que causara un gran perjuicio a la conocida
Coca-Cola. Imagine cuanto perjuicio causara a las marcas Malboro,
Coca-Cola y Budweiser, si todos los cigarrillos fueren llamados
malboros, todas las bebidas cocacolas y todas las cervezas
budweisers". 49
En Chile, podemos sealar el caso del papel higinico marca
"Confort", ya que el pblico en general utiliza la palabra Confort
para referirse a cualquier papel higinico.
46
"PROTECCION PENAL AL DERECHO MARCARIO"
TITULO 1
ANALISIS COMPARATIVO DEL DECRETO-LEY N 958, DEL 27 DE

JULIO DE 1931 Y LEY 19.039 del 25 DE ENERO DE 1991.
Con fecha 25 de enero de 1991 fue publicada la Ley

19.039 la cual vino en derogar al DL 958 el cual haba refundido en
un solo texto las disposiciones contenidas en los DL 588 de 1925 y
DFL 291.
La nueva la Ley 19.039 reform significativamente esta
materia al establecer nuevas normas sobre Propiedad Industrial,
contribuyendo as a la modernizacin de la legislacin vigente,
presentando
notables
diferencias
tanto
estructurales
como
conceptuales con la anterior normativa vigente.
- Al respecto la nueva ley 19.039 se estructura en
VIII Ttulos, siendo el ttulo II el que trata especificamente de las
Marcas Comerciales y lo referente a las nuevas reformas en materia de
tipos penales.
- La ley 19.039 introduce una modificacin sustancial
en lo concerniente a la definicin de las Marcas Comerciales,
Patentes de Invencin, Diseos y Modelos Industriales.
El DL 958 defina a las Marcas Comerciales diciendo
que comprende "Todo signo especial y caracterstico que sirva para
distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio
o una empresa cualquiera".
La ley 19.039 la define en su art. 19 sealando " Bajo
la denominacin de Marca Comercial se comprende todo signo visible,
novedoso y caracterstico que sirva para distinguir productos,
servicios o establecimientos industriales o comerciales". Esta nueva
definicin elimin la extensa numeracin existente en el DL acerca de
lo que se consideraba como Marca.
- En el estudio de cada una de las instituciones que
comprenden la Propiedad Industrial se han efectuado importantes
cambios en materia de tipificacin de Delitos hacindose una
actualizacin y mejor descripcin de la accin tpica, antijurdica y
culpable.
Cabe sealar que en materia de Tipificacin se realiz
47
una interesante reforma con respecto a los delitos contemplados en el

DL 958 y que se trata del caso de falsificacin de Marca Registrada.
La falsificacin de Marca Registrada no se incluye expresamente en la
actual Ley, establecindose la conducta de "Defraudacin mediante el
uso de una Marca Registrada". El antiguo art 32 n2 dispona "El que
falsifique, adultere o imite una Marca Registrada...".
El actual art. 29 inc.2 habla de Marca Falsificada por
lo que se concluye que el Delito de Falsificacin debe estar
subsumido en uno de los tipos penales de la actual Ley.
En definitiva la legislacin vigente contempla en un
solo art. toda la normativa penal referente a las Marcas Comerciales.
En cambio, en el DL anterior la situacin era distinta ya que adems
de la disposicin del art. 32 exista lo sealado en el art. 41 del
mismo y que consista en una prohibicin de colocar en las Marcas
Comerciales, como asimismo en mercaderas u objetos de venta, falsas
informaciones de premios, diplomas, medallas, etc., de exposiciones o
de otro origen cualquiera, salvo que el dueo de la marca o el
fabricante pudiera acreditar la distincin publicitada.
En la ley 19.039 este precepto se transform en uno de
los impedimentos para registrar los signos como lo contempla el art.
20 letra D.
Se han suprimido ciertos tipos penales como el que
contena el art. 32 n5 y que versaba sobre la omisin de colocar el
distintivo que identifica a la marca registrada en aquellas cuyo
registro fuera declarado obligatorio.
- El art 32 comenzaba "El dueo de una marca que se
considere defraudado en sus derechos por un tercero podr presentarse
a la justicia criminal para la aplicacin de la pena que
corresponda". Actualmente, los delitos marcarios son delitos de
accin pblica y pueden perseguirse de oficio por lo que no es
imprescindible que el dueo de la marca haga valer la accin penal
que le corresponda, adems, se exige la defraudacin en alguno de los
tipos.
La defraudacin se caracteriza, segn el profesor
Etcheverry "por ser figura de apropiacin de bienes ajenos, no
mediando
conducta
de
orden
material,
sino
incorporales
o
inmateriales."50
- Con respecto a la penalidad que afecta a los delitos
contra la Propiedad Industrial, cabe sealar que se han actualizado
los montos de las penas consistentes en multas y que se ha suprimido
de la actual legislacin las penas privativas de libertad existentes
en el antiguo DL 958 para el caso de reincidencia. En efecto, las
multas establecidas en el DL 958 de 1931 fueron actualizadas por la
ley 18.591 de 1987 y aumentadas en la ley actual.
El art. 28 establece para los delitos marcarios una
pena comn consistente en una multa de 100 a 500 Unidades Tributarias
Mensuales, lo que implica una actualizacin significativa en el monto
de la pena, lo cual subsana un problema que por largos aos afect a
48
los delitos cometidos contra la Propiedad Industrial ya que la

ineficacia de la penalidad impeda reparar de alguna manera el
perjuicio causado al dueo del privilegio y careca del carcter
retributivo que la pena debe contener. La ley contempla tambin el
caso de reincidencia dentro de los cinco aos siguientes a la
comisin de alguno de los delitos contemplados en la ley, en cuyo
caso se aplicar al reincidente una pena consistente en una multa que
podr hasta duplicar la anterior, adems sern obligados los
condenados al pago de las costas, daos y perjuicios causados al
dueo de la marca, asimismo establece una pena de comiso.
- Otra modificacin con respecto a la legislacin
anterior, es la contemplada en el art. 16 en lo referente a las
reglas generales del Juicio Ordinario sobre Crimen o simple delito,
al decir, que "en estos procesos la prueba se apreciar
en
conciencia y deber ser odo el Departamento antes de dictar
sentencia", en la legislacin anterior el fallo era en conciencia.
- El ttulo segundo de la ley que trata de las marcas
comerciales, mantiene la obligacin que toda marca inscrita y que se
usa en el comercio debe utilizar el distintivo que la misma ley
dispone. La modificacin con respecto a lo prescrito en la normativa
anterior se refiere a las consecuencias que trae la omisin de esta
obligacin. El antiguo precepto sealaba en su inciso final que "los
que no cumplan con esta obligacin no tendrn derecho a reclamar la
proteccin que esta ley dispensa a la Propiedad Industrial".
El
actual art. 25 establece que la omisin de este requisito no afecta
la validez de la marca registrada, pero quines no cumplan con sta
disposicin no podrn hacer valer la acciones penales a que se
refiere esta ley. Con esto se confirma la idea de que no basta la
inscripcin
sino que se requiere el uso de una sea especial,
particular y significativa que ponga en conocimiento pblico que
dicha marca goza de proteccin legal y que se garantice el oportuno y
efectivo ejercicio de las acciones penales a las que la comisin de
un delito de origen.
TITULO 2 :
PROCEDIMIENTO PENAL MARCARIO

La nueva Ley 19.039 vino en reformar gran parte en
esta materia, si bien es cierto no estableci un procedimiento
especial de tramitacin, derog disposiciones anteriormente vigentes.
En cuanto a la accin penal, el antiguo artculo 40
inciso 3 dispona: "Se concede accin popular para perseguir las
49
infracciones relacionadas con cualquiera de las materias de que trata

esta ley." Actualmente no existe tal disposicin, por lo que hoy slo
tendra esta accin quines sufrieren
perjuicios como consecuencia
de la comisin de los delitos, en definitiva sern los titulares del
derecho marcario.
El procedimiento Penal en este caso, slo puede
iniciarse por querella del titular de la marca, pero una vez
presentada a tramitacin la querella el tribunal contina de oficio
la tramitacin, por lo cual, cabe sostener que estos delitos son de
Accin MIXTA, es decir, "aquellos cuya peticin slo puede iniciarse
a peticin del ofendido, pero que una vez puesta en movimiento la
accin, sta se contina tramitando como delito de accin pblica."51
Antiguamente las penas fijadas a estos delitos consistan
en multa de muy bajo valor, siendo en 1931 de quinientos a diez mil
pesos, transformados en 1960 a 10 escudos, lo cual produjo al momento
de reconvertirse la moneda en multas irrisorias, por lo cual se lleg
a sostener que estos delitos slo constituan faltas. Sin embargo,
los delitos marcarios fueron considerados simples delitos atendiendo
a la pena corporal que antes se estableca la cual era de 61 das a
tres aos de prisin para el caso de reincidencia, penas privativas
de libertad que fueron derogadas por la nueva ley.
Actualmente las multas por estos delitos pueden llegar
a ser altsimas, ya que van de 100 a 500 U.T.M., las cuales pueden
llegar a duplicarse en caso de reincidencia, razn por la cual se
pude sostener fehacientemente que estas infracciones constituyen
simples delitos.
En cuanto al procedimiento penal aplicable para estos
delitos, como ya dijimos, al no existir disposicin especial alguna
al respecto el procedimiento aplicable es el contemplado en el Libro
II del Cdigo de Procedimiento Penal : Juicio Ordinario sobre Crimen
o Simple Delito.
Respecto de las medidas de proteccin en estos
juicios, el Cdigo de Procedimiento Penal en el artculo 7 inciso 1
seala: " dar proteccin a los perjudicados, consignar las pruebas
del delito que puedan desaparecer, recoger y poner en custodia cuanto
conduzca a su comprobacin y a la identificacin de los delincuentes,
y detener en su caso a los presuntos reos".
Al presentar la Querella por cualquiera de los delitos
contemplados en el artculo 28 letras a, b e, podr el titular
solicitar la incautacin de los objetos de la marca usada, segn lo
dispone el artculo 29 inciso 2, sin embargo, no existen normas que
regulen la materia, por lo cual quedar a discrecionalidad del juez
ordenar o no la incautacin.
La responsabilidad civil del delincuente por los daos
y perjuicios sufridos por el titular de la marca a consecuencia de la
comisin del delito marcario, se debe hacer efectiva en el plenario
cuando el juez le de traslado al querellante de la acusacin fiscal,
el titular de la accin debe presentar su acusacin particular
50
deduciendo la accin civil correspondiente (art. 428 del Cdigo de

Procedimiento Penal). En ella debe determinarse la cantidad en que
se aprecian los daos y perjuicios, la persona o personas que
aparezcan responsables de estos daos y el hecho en cuya virtud hayan
contrado la responsabilidad ( art. 427 del C.P.P).
En estos juicios debe pedirse el comiso por parte del
querellante (art. 29 inciso 2 ley 19.039).
Santiago Larraguibel sostiene, que el comiso debe
pedirse a ttulo de pena y no de indemnizacin de perjuicios, ya que
la prdida o comiso de los instrumentos o efectos del delito es
considerada como pena comn a las penas de crimenes, simples delitos
y faltas, de acuerdo al artculo 21 del Cdigo Penal.52
TITULO 3 : ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL MARCARIO

La ley penal ha sancionado los delitos contra la
propiedad castigando el fraude cuna de la usurpacin; pero estos
conflictos
son comunes desde el punto de vista de la propiedad en
general, pero en materia de Propiedad Industrial la ley ha debido ser
ms rigurosa.
Un delito contra la Propiedad comn genera un dao
contra el dueo pero los delitos contra la Propiedad Industrial traen
consecuencia para el dueo y mucho mayores para la colectividad que
debe consumir o utilizar productos que no estn garantizados por la
solvencia del que ha registrado la marca comercial;
y es
precisamente en el inters social donde descansa el funcionamiento de
la defensa de la Propiedad Industrial y donde nace el criterio que
inspir las disposiciones legales existentes en la ley de Propiedad
Industrial.
Otro fundamento es el art. 2314 del Cdigo Civil que
seala: " El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido
dao a otro, es obligado al la indemnizacin;
sin perjuicio de la
pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito".
La nueva legislacin contempla los Delitos Marcarios
con claridad y objetividad, a pesar de ello segn algunos autores
no se logra un efectivo castigo de los delitos marcarios como se
esperaba denunciando que la ley actual adolece de vacos y de falta
de profundidad en ciertos aspectos para lograr una efectiva
proteccin a toda persona sobre su Propiedad Industrial a travs de
acciones eficacias. Al respecto es coincidente en varios autores la
opinin de que hace falta un tipo penal que proteja al consumidor
cuya decisin de compra se vea afectada por una marca fraudulenta u
51
otro ilcito.
Es de esperar que este aspecto se considere
especificamente en la nueva Ley de Defensa al Consumidor que
actualmente se encuentra en tramitacin parlamentaria.
Otro aspecto importante es el de las penas que van
desde 100 a 500 UTM dependiendo del delito cometido, en caso de
reincidencia
la pena se podr hasta duplicar, lo que no queda
bastante claro al tipificarse y deja de tener efecto si se comete el
acto reincidental despus de cinco aos de cometido el primer delito.
1. "ACCION"
Es un elemento del delito, conceptualmente es la
conducta del hombre dirigida conscientemente a un fin; Jurdicamente
consiste en un "obrar dirigido a la lesin de bienes jurdicos".53
En los Delitos Marcarios como en los delito que afectan
a la Propiedad Industrial en general, la accin es esencial por ser
stos delitos de actividad y por ende no se concibe un delito por
omisin, salvo casos especiales que se vern ms adelante.
Se trata, segn dice Mascareas, de una conducta
activa, o sea, a travs de actos positivos que lesionen el orden
jurdicamente protegido.
2. "ESTRUCTURA DEL TIPO"
Tipo es aquel conjunto de caractersticas objetivas y
subjetivas (externas e internas o psquicas) que constituyen la
materia de la prohibicin para cada delito especfico.
Cabe distinguir Faz Objetiva del Tipo y Faz Subjetiva
del Tipo.
Tipicidad es la descripcin de aquello en que el
delito consiste esencialmente.
La
conformidad
entre
el
hecho
concreto
y
la
descripcin abstracta trazada por el legislador "No hay delito sin
una descripcin legal de aquello en que el hecho esencialmente
consiste".
En cuanto a la estructura de los tipos penales que
contiene el art. 28 de la Ley 19.039 desde el punto de vista de la
Faz Objetiva tenemos:
- VERBO RECTOR :en que la accin es aludida mediante un verbo rector
que ocupa el ncleo de la descripcin. La accin tpica es precisada
no solo por el verbo rector, sino tambin por el sujeto y los
complementos. En la actual ley de Propiedad Industrial los Delitos
Marcarios que ella contempla se observa que los verbos rectores que
el legislador ha empleado se desarrollan en torno a lo que se
denomina "uso indebido de una marca registrada" aadiendo en la
elaboracin de cada tipo, elementos normativos que los completan y
los delimitan como es el caso de la imitacin de marca registrada la
que se tiene que efectuar dentro de ciertos lmites que la misma ley
seala para que constituya delito.
- SUJETOS DEL DELITO:
52
1) El sujeto de la accin o sujeto activo. La regla es que cualquier

individuo de la especie humana puede ser sujeto de la accin tpica.
En cuanto a las Personas Jurdicas y su responsabilidad, se exige que
la persona fsica integrante del rgano realice la conducta y ocupe
un cargo de responsabilidad.
En la mayor parte de los casos intervienen obreros los
que por la naturaleza de su trabajo tienen participacin directa en
la comisin de delitos contra la Propiedad Industrial y que en rigor,
seran autores.
Adems al considerar la naturaleza de estos delitos,
forma de la accin y manera en que se hace efectivo el trabajo

industrial hacen que la doctrina y jurisprudencia de diversos paises
excluyan del concepto de autor a los obreros y dems meros
realizadores, a menos que tengan conocimiento de la accin realizada.
Al respecto Mascareas en su obra cita la jurisprudencia de Espaa de
1944: "Es autor, el que concibe la idea criminal y para ponerla en
prctica se vale de otra persona como mero instrumento que produzca
el resultado apetecido y este causante fsico ser responsable
cuando, con plena conciencia de la trascendencia de sus actos, los
realice voluntariamente, y no lo ser, si ajeno
a las maquinaciones
dolosas ejecuta los actos inconscientemente y sin intencin de

cooperar al designio criminal."
En Chile,
la
54
situacin
es solucionada en el Cdigo
Penal en su art. 15 N2 que dispone que se considerarn autores: "Los

que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo." La
disposicin se refiere, sin duda, al concepto de autor mediato, ya
que "la esencia de la autora mediata consiste en desplegar una
53
conducta que tiene por objeto privar al mediador de la libertad,

para autodeterminarse con arreglo a sentido, de tal modo que, aunque
es quien ejecuta el hecho descrito por el tipo, carece de un
autntico dominio sobre l."55
En cuanto a las modalidades que pueden revestir los
autores, coautores o cmplices:
Autor de este delito no es propiamente el empleado u obrero que
materialmente fabrica un producto con marca falsificada o la aplica a
los productos o practica las operaciones tendientes a la venta de
ellos.
Son autores del delito los que con su inteligencia orientan y ordenan
las operaciones de un establecimiento industrial o comercial.
Es
autor del delito el Agente Intelectual , el que por su cuenta

verifica la imposicin de marca a los productos o los despacha por su
cuenta.
Sin embargo, puede suceder que los empleados u obreros
procedan por su libre determinacin a la comisin de un delito

imponiendo marcas ajenas a los productos que el establecimiento donde
trabajan produce.
En el caso que estas operaciones se realicen con
intervencin del jefe principal, la responsabilidad se har extensiva

a l, tambin incurre en violacin de la ley mediante su consiente
omisin .
Coautores, son las personas que en conjunto prestan su cooperacin a
un acto que constituye delito, o sea, objetivamente concurren al
delito por la omisin de los deberes de vigilancia y subjetivamente
54
proceden con plena conciencia de todos los requisitos constitutivos

del acto delictual, sobre todo, de la ilegitimidad de la imposicin o
empleo de la marca ajena.
En esta situacin se
encontrarn
los
socios o representantes de una sociedad siempre que tengan la

suficiente ingerencia en la administracin.
Se produce tambin
el codelito en el caso de que una
persona concienta en fabricar otras marcas para otra persona que no

sea el titular.
Cmplices, es toda persona que presta su concurso material o moral
para la consumacin del delito principal.
Respecto de los cmplices se aplican las reglas
generales del Cdigo Penal.
Un caso frecuente de complicidad es el del fabricante
de productos que pone sobre mercaderas que le han sido comisionadas
por un proveedor y por su orden, una marca que l sabe que se
encuentra en uso y ha sido registrada por un tercero.
Entendiendo
que si el fabricante no haba tenido conocimiento de esta
circunstancia ser nicamente responsable como autor el proveedor o
el que reciba la comisin.
2) El Sujeto Pasivo de la Accin: En estos delitos es el titular del
bien jurdico protegido, que en este caso es el propietario del signo
distintivo registrado como marca comercial, ello se desprende de la
sola lectura del art. 28 de la Ley 19.039.
- Objeto del Delito, es aquella cosa o persona sobre la cual recae el
efecto de la accin y en la que se materializa la modificacin del
mundo exterior que concreta la lesin o puesta en peligro del bien
jurdico tutelado por la norma.
El Objeto Material forma parte integrante de la
estructura tpica.
El Objeto Jurdico del delito es de naturaleza
inmaterial y est constitudo por l o los bienes jurdicos que el
tipo pretende tutelar. Es una sntesis valorativa que se extrae del
conjunto de los elementos estructurales del tipo, pero que trasciende
a ellos y no forma parte de ese complejo.
La propiedad es en s misma un bien o derecho de
carcter inmaterial, sin embargo, la accin que atenta en su contra
ha de exteriorizarse sobre objetos materiales.
Existe una
55
indisoluble unin entre lo material y lo ideal "hasta tal punto que

el cualquiera de ellos desaparece en absoluto, o se desintegra en
otras modalidades delictivas perifricas y an extraas". Tendramos
entonces que considerar por separados ambos bienes materiales y
jurdicos.
- Objeto Material : "Es la persona o cosa sobre la que recae la
accin del delito, la accin tpica", as lo seala Mascareas, que
tambin agrega que los bienes que constituyen la Propiedad Industrial
no son realmente unas cosas materiales, no pertenecen al mundo
fctico.
Son bienes que la doctrina considera, hace ya aos, como
bienes inmateriales, y son suceptibles de apropiacin.
Por tanto,
consideramos que el objeto material de estos delitos es el bien
inmaterial.
En el caso de las Marcas Comerciales es objeto todo
signo visible que se haya registrado y que sirva para distinguir
productos o servicios.
- Objeto Jurdico : Es el bien jurdico que la accin tpica lesiona
o expone a peligro o segn Mezger, "el objeto valorativo protegido en
el tipo, esto es, el bien jurdico atacado por el delito".
En el caso de los signos distintivos, estos deben
reunir algunos requisitos para ser objeto de delito como que el signo
distintivo debe gozar de proteccin registral obtenida. En nuestra
legislacin se acoge plenamente dicho principio. El artculo 25 de
la actual Ley sobre Propiedad Industrial se habla de toda marca
inscrita y que se use en el comercio, tiene la obligacin de llevar
el distintivo correspondiente. Si no lo usare, no podr hacer valer
acciones penales que la ley le dispensa, pero hay que concluir
necesariamente que para tener derecho a la accin, la marca debe
estar inscrita. Esta posicin no es unnime en doctrina, aunque la
mayora de los autores espaoles concuerdan en que ste derecho est
condicionado al cumplimiento previo de sta exigencia formal.
Para
Mascareas,
el
Registro
es
el
elemento
constitutivo del derecho de Propiedad Industrial. Y as como l, la
mayora de los tratadistas espaoles adhieren a la tesis registral.
En nuestro pas, la interpretacin de la normativa vigente hace
concluir que es indispensable el Registro de la marca porque as lo
ordena la ley. En principio, la persona que no ampara bajo Registro
su marca estara impedida de poder protegerse desde el punto de vista
penal.
Sin embargo, nada impedira que en funcin de las
disposiciones constitucionales actuales y en funcin de las
disposiciones que regulan la responsabilidad extracontractual, ms
especificamente las normas del ttulo XXXV del Cdigo Civil " De los
Delitos y Cuasidelitos ", que comprende el artculo 2314 y siguientes
del referido cuerpo legal y que dispone que se castigar al sujeto
que dolosa o culpablemente ejecute un acto que ha inferido dao a
otro, y esto es independiente a que se tenga o no formalmente
cumplida la exigencia del Registro.
La Ley 19.039 en su artculo 30 ha previsto el caso en
56
que varias personas, al mismo tiempo, usen una marca no

registrada disponiendo que " Cuando una marca no registrada estuviera
usndose por dos o ms personas a la vez, el que la inscribiere no
podr perseguir la responsabilidad de los que continuaren usndola
hasta que hayan transcurrido,a lo menos,120 das desde la fecha de la
inscripcin."
- Complementos Circunstanciales: Contribuyen a expresar las formas de
comisin del delito y se encuentran presentes en la tipificacin de
los delitos en contra de las Marcas Comerciales.
Sin perjuicio del posterior anlisis de cada uno de los
Delitos Marcarios,se podra mencionar el artculo 28 letra C que
dispone una situacin especial para que la conducta realizada por un
sujeto sea constitutiva del delito. De no utilizarse un medio de
publicidad para hacer efectivo el uso o la imitacin de una marca ya
registrada por otro, se trata de otra figura delictiva. Tambin se
observa una situacin similar en el delito que castiga: el uso de
envases o embalajes que contengan una Marca Registrada que no les
pertenece " sin que previamente sta haya sido borrada".
La presencia de ciertas circunstancias que disponen la
forma de comisin del delito,viene a perfeccionar el tipo elaborado
por el legislador y lo delimita.
- Elementos del Tipo:
En la formacin del tipo se advierten conceptos
descriptivos y tambin normativos. En stos, su comprensin requiere
de una valoracin cultural o jurdico cultural. En efecto, los
elementos normativos estn conformados por valoraciones tanto
culturales como jurdicas que se toman en cuenta al momento de
tipificar un delito y que contribuyen a la correcta interpretacin de
la norma penal. En la legislacin actual se observa la presencia de
algunos de stos elementos como son, por ejemplo, las continuas
alusiones que se hace sobre las caractersticas y requisitos de la
marca afectada por un delito,como es el caso previsto en la letra C
del artculo 28 al expresarse que "....usaren o imitaren una marca
registrada en la misma clase del Clasificador vigente...." o en el
caso de la letra D del mismo artculo "no inscrita,caducada o
anulada..".
Se trata de conceptos de ndole jurdico que se usan
en otras ramas del derecho y que en este caso sirven para completar y
redondear la figura tpica,cumpliendo adems una funcin orientadora
tanto para los propietarios de los derechos como para los jueces que
conocen de las causas a que den lugar la comisin de los delitos y
ejercicio de la accin penal.
En la Faz Subjetiva del tipo, encontramos el Dolo:
- El DOLO. Se manifiesta, en el caso de los delitos marcarios, en el
57
conocimiento del tipo y en la voluntad de apropiarse del signo sin el

consentimiento del titular de dicho bien, cuando se trata de un
delito de apropiacin.
Segn Mascareas, para que exista la voluntad de tomar
o apropiarse de una invencin o de un signo ser necesario que el
agente tenga conocimiento de que la invencin o el signo estn
protegidos.
Siguiendo
a
ste
mismo
autor,
el
problema
del
conocimiento que deba tener el sujeto activo queda fcilmente
resuelto con la proteccin y publicidad registral. El nimo doloso
se presume desde el momento en que se ha publicado oficialmente el
registro de Marca.
El artculo 28 de la Ley 19.039 utiliza la palabra
"Maliciosamente", por lo tanto, no se puede cometer CUASIDELITO, ello
se sostiene porque:
1.- Para que se configure el tipo penal es necesaria la concurrencia
del dolo, especificamente del dolo directo ya que se requiere que el
nimo del autor este dirigido a defraudar, es decir, el sujeto sabe
lo que hace y quiere lo que hace, lo cual no se lograra si el autor
actuara solo con culpa.
2.- Porque los Cuasidelitos son de derecho estricto, es decir, el
legislador ha establecido expresamente los casos en que un hecho
punible sea constitutivo de cuasidelito (entre otros, artculo 490 y
siguientes
del Cdigo de Penal), y en este caso nada se ha
dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial.
3. ANTIJURIDICIDAD
"Es aquel disvalor de que es portador un hecho tpico
que
contradice las normas de deber contenidas en el ordenamiento
jurdico." 56
Mascareas seala, que se requiere que la accin tpica
se realice con fines comerciales o industriales. Si se aplica a las
Marcas Comerciales significa el uso del signo.
Exclusin de la Antijuridicidad: es comn opinin la idea de que el
consentimiento del titular del derecho excluye el injusto en todo
caso. Aunque la ley no lo diga expresamente por tratarse de un bien
jurdico disponible el consentimiento del titular excluye la
Antijuridicidad conforme a las reglas generales.
En el caso de la copropiedad de la Marca, no habr
antijuridicidad cuando un copropietario explote el objeto de la marca
sin autorizacin de otro o de los otros copropietarios. En tal caso,
los otros comuneros podran ejercitar las oportunas acciones civiles
y comerciales como oposicin a la explotacin, pero no hay delito en
el tercero que use la marca, todo ello por aplicacin de lo dispuesto
en el artculo 2081 nro 1 del Cdigo Civil y artculo 388 del Cdigo
de Comercio en lo referente a las normas de la sociedad que son
aplicables a la comunidad.
4. CULPABILIDAD.
58
El profesor Enrique Cury Urza la conceptualiza diciendo

que "Es la responsabilidad del hecho tpico y antijurdico, fundada
en que su autor lo ejecut no obstante que en la situacin concreta
pudo someterse a los mandatos y prohibiciones del derecho."
Del concepto de culpabilidad
podemos desprender los
elementos que la componen, tales son:
1.- La Imputabilidad:
Siendo la imputabilidad la regla general en
Derecho, ya que se la atribuye a la mayora de los individuos,
excepcionalmente no tienen esta capacidad los que carecen de madurez
y los que adolecen de trastornos mentales patolgicos o accidentales.
2.- Conciencia de Ilicitud: Es la posibilidad de comprender lo
injusto de la conducta en el caso concreto. No es reprochable quien
al actuar carece de la conciencia de que obr injustamente y tambin
a aquel que ni siquiera tuvo la posibilidad de tener tal conciencia.
3.- La exigibilidad de la conducta ajustada a derecho: es la
posibilidad de autodeterminarse (obrar) conforme a las exigencias del
derecho, es decir, a los mandatos o prohibiciones de las normas
jurdico penales.
De acuerdo a las reglas generales de la culpabilidad
aplicables a todo delito, y en el caso especfico de los Delitos
Marcarios, podemos concluir que el sujeto ser culpable en la medida
que sea imputable y que en el momento de la ejecucin contaba con la
posibilidad real de conocer el injusto de su actuar y, sin embargo,
llev a cabo el ilcito. Ello se puede determinar objetivamente, ya
que el sistema marcario seguido por nuestro pas es el Sistema
Registral, el cual da a la marca la publicidad necesaria y a su autor
el derecho exclusivo sobre ella.
La culpabilidad incide directamente en la penalidad
del delito, porque de la culpabilidad emana la responsabilidad, se
completa el delito y, por ende, se puede imponer una pena penal,
debido a ello la pena aplicable a estos delitos se graduar teniendo
en consideracin el grado de culpabilidad del autor del delito.
5. PENALIDAD.
La Ley 19.039 modifica significativamente la pena que
se le impone a los Delitos Marcarios.
El ya derogado D.F.L 958 dispona para estos delitos
una pena de multa a beneficio fiscal de 50 centsimos a 10 escudos,
la que fue actualizada en el ao 1987 a 5 y 50 unidades tributarias
mensuales, pena igualmente pequea para sancionar este tipo de
delitos.
En la actualidad, el artculo 28 de la Ley de
Propiedad Industrial establece para los Delitos Marcarios una pena de
multa a beneficio fiscal de 100 a 500 unidades tributarias mensuales.
Adems, se obliga al condenado al pago de las costas, daos y
perjuicios causados al dueos de la marca.
Se contempla en el artculo 29 inciso 2 la destruccin
59
de los utensilios y los elementos usados para la Falsificacin o

Imitacin y adems, se dispone que los objetos con marca falsificada
caern en comiso a beneficio del propietario de la marca. Asimismo,
el juez de la causa podr disponer de inmediato su incautacin, sin
perjuicio, de su facultad de adoptar medidas precautorias.
En el caso de la reincidencia dentro de los ltimos
cinco aos se aplicar una multa que podr hasta duplicar a la
anterior. Cabe recordar, que en la normativa anteriormente vigente
se dispona que "al que reincidiere dentro de los ltimos cinco aos
en algunos de los delitos contemplados en el artculo anterior, se le
aplicar doblada la multa primera, y adems, la pena de prisin de 61
das a 3 aos", lo cual implicaba una progresin geomtrica de los
montos, que actualmente podra no ocurrir.
Estimamos que el
legislador no estableci la misma disposicin debido a que las penas
actualmente contempladas son muchas veces superiores a las ms alta
establecida en la anterior legislacin.
Podramos decir, que la supresin de la pena privativa
de libertad es conveniente, ya que la naturaleza de estos delitos,
motiva que stos se cometan dentro de los procesos industriales y
comerciales, adems, para las personas que los cometen resulta mas
retributivo una sancin de carcter pecuniaria e indemnizatoria que
una pena privativa de libertad.
Respecto de la indemnizacin de daos y perjuicios a
que puede ser condenado el infractor, en estos juicios ella puede
resultar considerable, especialmente si se han afectado los intereses
del titular de una marca notoria, evento en que el dao emergente y
el lucro cesante suelen ser cuantiosos. Durante largos aos y hasta
la dictacin de la ley 18.591, la cual vino en actualizar las
sanciones monetarias en Unidad Tributaria Mensual, se mantuvieron
obsoletos los montos de las multas contempladas en la legislacin de
1931 por efectos del transcurso del tiempo y las conversiones
monetarias, y en estas circunstancias fue determinante el rol de la
indemnizacin de perjuicios como nica va efectiva de imponer una
responsabilidad pecuniaria a los infractores.
TITULO 4 : DE LOS DELITOS MARCARIOS EN ESPECIAL

A.- Artculos 28 y 29 de la Ley 19.039
La Ley de Propiedad Industrial contiene la regulacin
de los tipos penales marcarios en los artculo 28 y 29.
Artculo 28. "Sern condenados a pagar una multa a beneficio fiscal,
de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales:
a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra
ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente.
b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.
60
c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una

marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente,
cometiendo defraudacin.
d) Los que usaren una marca no inscrita, caducada o anulada, con las
indicaciones correspondientes a una marca registrada.
e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca
registrada que no les pertenece, sin que previamente sta haya sido
borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar
productos de una clase distinta de la que protege la marca.
Al que reincidiere dentro de los ltimos cinco aos en
alguno de los delitos contemplados en este artculo se le aplicar
una multa que podr hasta duplicar a la anterior."
Artculo 29. "Los condenados de acuerdo al artculo anterior sern
obligados al pago de las costas, daos y perjuicios causados al dueo
de la marca.
Los
utensilios
y
elementos
usados
para
la
falsificacin o imitacin sern destruidos y los objetos con marca
falsificada caern en comiso a beneficio del propietario de la marca.
Asimismo, el Juez de la causa podr disponer de inmediato su
incautacin, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas
precautorias que procedan".
B.- ARTICULO 28, LETRA A)

" USO MALICIOSO DE MARCA IGUAL O SEMEJANTE A OTRA"
B.1) ESTRUCTURA PENAL
"Sern condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 500
Unidades Tributarias Mensuales:
a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra
ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente."
Esta no es la nica disposicin que hace alusin a la
conducta tpica de uso de marca. Los tipos penales a pesar de tener
contemplados en su texto el uso de la marca se han utilizado
elementos que son diferenciadores entre unos y otros.
La disposicin de la letra a) del art 28 tiene mucha
similitud con la norma contenida en el art 32 N1 del DFL 951 ya
61
derogado. Esta nueva disposicin incluye el trmino "maliciosamente",

expresin con que el Legislador reafirma la presencia del dolo
directo.
Cabe
destacar
en
esta
nueva
tipificacin
la
incorporacin no solo de los productos que ostentan una marca
comercial registrada, sino tambin de los servicios .
Esta figura
delictiva recibe, en doctrina, el nombre de USURPACION DE MARCAS,
autores como Larraguibel Zavala califican de esta forma este delito.
La Usurpacin consiste en la apropiacin total y plena del
bien
jurdico
protegido,
mediante
la
explotacin
sin
el
consentimiento del titular y con finalidad industrial o comercial,de
los inventos o de las creaciones de forma y mediante el uso de los
signos distintivos de los productos y de las empresas. En el caso de
las marcas comerciales, esta apropiacin se realizar mediante el uso
de los signos distintivos para distinguir otros productos, servicios
o empresas.
ACCION
En el delito de Usurpacin de marcas la accin estara
dada por la apropiacin de un signo distintivo que otro tiene
registrado como marca igual o semejante para distinguir sus productos
o servicios del mismo grupo del Clasificador.
Debemos considerar dentro de la accin, dos elementos:
Uso de la Marca e Igualdad de Signo.
En cuanto al Uso de la Marca, entendindose por tal el
empleo del signo distintivo aplicado a un producto no procedente de
la industria o comercio del titular de la marca. Se considerar que
hace uso de la marca tanto el que la coloca (ya sea personalmente o
por medio de otro) como el que pone a la venta el producto o lo
vende. Cabe sealar, que es irrelevante para la comisin del hecho
punible el nmero de objetos que se hayan distinguido con la marca
fraudulenta.
Respecto de la Igualdad de Signos, en primer lugar,
hay que excluir de la usurpacin aquellas acciones que puedan
tipificarse como falsificacin y como imitacin de marcas las que
constituyen otro delito previsto en la misma ley.
Hay que considerar como Usurpacin la accin que
consiste en usar el mismo signo o signo parecido que constituye la
marca de otro, de forma que an cuando se reproduzca el signo
(grfico o denominativo) al presentarse al comercio no se hace como
si fuese el producto autntico, sino de forma que sea tomado por
ste; de manera que si existe una mutacin de la verdad al
reproducirse un signo slo estamos frente a un delito de
falsificacin.
FAZ OBJETIVA DEL TIPO
I.- Verbo Rector: El Verbo que seala accin y que ha de realizar el
Sujeto Activo es "USAR", en este caso, el empleo de un signo
62
distintivo aplicado a un producto o servicio.

II.- Sujeto Activo: El Sujeto Activo, como se desprende de la sola
lectura de la norma, puede ser cualquiera con la sola excepcin del
propietario del privilegio sobre la marca.
Solamente las personas
fsicas pueden ser sujetos del delito, cualquiera que sea el
procedimiento natural de su generacin. Cuando una Persona Jurdica
Usurpa la marca de otro la responsabilidad recaer, desde luego,
sobre
los
representantes
de
la
entidad
que
hayan
cometido
conscientemente el delito an cuando el delito haya beneficiado
exclusivamente a la persona jurdica.
III.- Objeto del Delito: El objeto material ser el signo distintivo
propiamente tal y el objeto jurdico el bien jurdico protegido por
la ley y que el delito lesiona como es en este caso la propiedad
marcaria. No se trata, en todo caso, de proteger los derechos de los
industriales y comerciantes, sino tambin de proteger el inters
general.
ELEMENTOS DEL TIPO
La tipificacin se complementa con la inclusin de
elementos que se encargan de describir y detallar la conducta
constitutiva
de
delito
a
fin
de
precisarla
y
delimitarla
correctamente evitando con ello confusiones al momento de la
calificacin de una conducta. Los elementos de carcter descriptivo
que podemos advertir en el delito tipificado en la letra a) del art
28 son los siguientes:
1.- El uso indebido de marca: En este caso se debe tratar del uso de
una marca ajena sin el consentimiento del titular que la tiene
registrada.
El uso del signo es legtimo cuando se ha obtenido el
Privilegio
mediante un ttulo traslaticio de dominio, o mediante
la obtencin de un contrato de licencia que habilite al usuario para
usar la marca en forma legal.
2.- Igualdad o semejanza con otra marca ya inscrita: Al referirse a
la igualdad de signos como elemento integrante de la accin, se
presenta el problema de la determinacin de la igualdad o semejanza
entre las marcas, si no existe el mismo criterio entre el Juez del
Crimen y la Oficina de Marcas.
FAZ SUBJETIVA DEL TIPO
Como explicamos anteriormente, en estos delitos, es
necesario que el autor obre con dolo directo, que al tenor de lo
dispuesto en la letra a) del artculo 28 de la Ley 19.039 estara
contemplado
con
la
palabra
"maliciosamente"
la
cual
alude
directamente al nimo del delincuente.
SUJETO PASIVO
Siendo la propiedad sobre la marca el bien jurdico
tutelado, el sujeto pasivo del delito es el respectivo propietario de
63
la marca.
Precisamente, por la naturaleza del delito, es que
necesariamente el afectado por el delito debe ser el propietario del
privilegio.
ANTIJURIDICIDAD
Habindose
explicado
nuestro
concepto
de
Antijuridicidad corresponde un anlisis caso a caso ante la eventual
concurrencia de alguna causal de justificacin.
CONSUMACION Y PENALIDAD
Este delito se consuma en el momento en que con fines
comerciales se usa la marca, o sea en el momento en que se coloca la
marca usurpada en el producto. No es necesario que el producto que
lleve marca fraudulenta haya sido vendido, ni siquiera que se haya
puesto a la venta, desde el momento en que la marca haya sido
colocada en el producto con finalidad comercial ya se hace uso de la
marca.
En lo concerniente a la pena, se establece en el art
28 una misma pena para todos los delitos , y en caso de reincidencia
dentro de cinco aos de cometido el delito la pena puede duplicarse,
adems existen las penas accesorias sealadas en el art 29 inciso 2,
tales son el comiso y destruccin de utensilios y elementos.
B.2) JURISPRUDENCIA
Debido a que la nueva Ley 19.039 es de muy reciente
dictacin, los juicios criminales que se sustancian bajo su imperio a
la fecha de redaccin de la presente memoria de ttulo an no han
sido falladas o si lo han sido sus sentencias no se encuentran firmes
y publicadas en las diversas compilaciones jurdicas que de ellas se
hace, situacin que fue constatada despus de una acuciosa
investigacin.
Sin embargo nos permitimos citar una sentencia
dictada en el ao 1964 bajo el imperio de la anterior ley por la
similitud que presenta con la actual legislacin.
RECURSO DE QUEJA . Sociedad Agrcola Lo Fontecilla Ltda.Sentencia de
fecha 30 de Abril de 1964.
1 Que del proceso trado a la vista aparece que Aldo
Rossi Ferrato que fue agente y distribuidor de vinos de la Via
Conchal hasta el mes de noviembre de 1962, posteriormente sin tener
autorizacin de la Sociedad Agrcola Lo Fontecilla Ltda., que era
quien tena la explotacin
de dicha via continu envasando y
distribuyendo vinos de la Via Las Acacias de Curic como si fueran
productos de la Via Conchal y de este modo atenda toda su
clientela de la provincia de Valparaso.
Estas maquinaciones engaosas produjeron evidentes
perjuicios a la Via Conchal pues le dificultaron vender vino en
Valparaso y adems desprestigiaron su marca, pues los vinos vendidos
eran de inferior calidad.
64
4 que estos hechos adems que configuraran el

delito contemplado en el art 32 del DL sobre Propiedad Industrial por
utilizacin indebida de marca registrada, constituyen el delito de
Estafa porque con el nimo de lucrar y mediante una maquinacin
engaosa se ha perjudicado a la firma explotadora de la Via Conchal
al disminuir las ventas de sta en la provincia de Valparaso,
cubriendo el mercado con un producto falsificado que se venda a bajo
precio, y al desprestigiar su marca con la venta de vinos de inferior
calidad bajo la denominacin de Via Conchal.
Los considerandos reproducidos son parte de la
sentencia en la cual la Ilustrsima Corte de Apelaciones de
Valparaso acoge el Recurso de Queja deducido en causa sobre
utilizacin indebida de marca registrada, tipo muy similar al
contemplado en el art 28 letra a de la actual legislacin. 57
C.- ARTICULO 28, LETRA B)

"DEFRAUDACION HACIENDO USO DE UNA MARCA REGISTRADA"
C.1) ESTRUCTURA PENAL
b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada."
Esta figura tpica sealada en el art 28 letra b
constituye una novedad en la legislacin marcaria, debido a que en el
DFL 958 no se sealaba ninguna disposicin semejante.
Se trata no de un uso de marca idntica o semejante a
otra, sino que se trata de un uso ilcito de marca autntica, que no
involucra la copia, imitacin o adulteracin de una marca para su
uso, sino en el empleo ilegtimo del signo distintivo legtimo por
quien no es titular de la marca en sus propios productos o servicios
de la marca registrada
se traduce necesariamente en una
defraudacin, la que se caracteriza por "ser figura de apropiacin de
bienes ajenos, no mediando conductas de orden material, sino
incorporales o inmateriales". 58
Al hablar de defraudacin es inevitable evocar el concepto
de FRAUDE, un concepto difcil de precisar "Por ser inmaterial y por
sus variadas formas de presentacin Puede caracterizarse al fraude
como causar perjuicio en el patrimonio ajeno mediante engao o
incumplimiento de relaciones jurdicas ". 59
Dentro de la Propiedad Industrial el Fraude es la
frustracin de la ley prohibitiva por parte de un tercero que atenta
intencionalmente contra la Propiedad Industrial de otro.
La penalidad del fraude se relaciona con el concepto
de Competencia Desleal a que tiene su fundamento en la misma ley de
Propiedad Industrial.
La "Competencia Desleal" segn una ley
espaola del ao 1902, est constituda por las maniobras encaminadas
65
a atraer clientela ajena , sin oponer al contendor las propias armas

tales como elementos patrimoniales, calidad de mercaderas, sino que
engaando a los clientes acerca del podero econmico propio o ajeno
o sobre ambos.
Uno de los elementos del fraude es el Engao y la
Jurisprudencia distingue entre Fraude Civil y Fraude Penal, pero es
algo complicado determinar en qu casos se cometera fraude civil y
en que casos se cometera fraude penal.
En todo caso la ley solo
exige el engao, por ende, cada vez que exista aquel habr fraude
penal.
ACCION
En este caso la accin consta de dos elementos: el
primero consiste en el uso de una marca registrada, es decir, de un
signo distintivo amparado por un privilegio.
Al decir uso de la
marca se refiere al empleo de un signo distintivo aplicado a un
producto o servicio. El uso del signo es efectuado por una persona
que no es titular de la marca, en este caso no tiene mayor
importancia el nmero de objetos distinguidos mediante el uso ilcito
de una marca autntica.
El segundo elemento de la accin es la defraudacin ya
que lo importante segn la tipificacin es que la defraudacin sea
consecuencia del uso de una marca registrada.
I.- VERBO RECTOR: El verbo que rige la accin que ha de realizar el
sujeto es DEFRAUDAR.
II.-SUJETO ACTIVO: El sujeto Activo puede ser cualquier persona, como
se desprende del tenor de lo dispuesto en la letra b) del art 28 "Los
que defraudaren...".
A excepcin, naturalmente, del dueo de la
marca.
III.- OBJETO DEL DELITO: El Objeto Jurdico es en este caso la
Propiedad Marcaria por tratarse del bien Jurdico protegido en la
ley.
ELEMENTOS DEL TIPO
La Defraudacin en esta materia ha de llevarse a cabo
mediante el uso del signo distintivo, conformando as un elemento
descriptivo del tipo. En efecto, segn la ley solo podrn cometer el
delito previsto en la letra b) del art 28 los que haciendo uso de una
marca registrada cometan defraudacin.
Conjuntamente con la defraudacin debe existir adems
un propsito de lucro comercial o industrial. Algunos autores hablan
de Fines Industriales.
SUJETO PASIVO
Siendo la propiedad sobre la marca el bien jurdico
66
tutelado, el sujeto pasivo del delito es el respectivo propietario de

la marca.
Precisamente, por la naturaleza del delito, es que
necesariamente el afectado por el delito debe ser el propietario del
privilegio.
Este delito se consuma en el momento en que quien no
es titular de la marca efecta un empleo ilegtimo de ella en sus
propios productos o servicios. Cabe destacar que el uso es del mismo
signo distintivo,
no se trata de una copia o adulteracin con el
nimo de defraudar.
En cuanto a la penalidad , como anteriormente
expusimos, esta es una misma para todos estos tipos penales, por lo
tanto nos remitimos a lo anteriormente expuesto.
C.2) JURISPRUDENCIA
A este respecto cabe sealar que a la fecha de
redaccin de esta memoria no exista ningn fallo en juicios
criminales sobre este delito, y debido a que el presente tipo penal
es nuevo y no presenta semejanza con los tipos contemplados por la
anterior legislacin, nos es imposible transcribir jurisprudencia al
respecto.
D.- ARTICULO 28, LETRA C)

"USO E IMITACION DE MARCAS POR CUALQUIER MEDIO DE
PUBLICIDAD"
D.1) ESTRUCTURA PENAL
c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una
marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente,
cometiendo defraudacin.
Las diferencias que presenta este precepto con el
antiguo art 32 del DL 958 son notables, ya que nuestro legislador
vino en sistematizar y actualizar el tipo penal hacindolo mas
explcito y con una cobertura muy superior al anterior, segn pasamos
a exponer:
El art 32 del DL 958 dispona:" Sern castigados con
una multa a beneficio fiscal de cinco a cincuenta Unidades
Tributarias Mensuales: El que falsifique, adultere o imite una marca
registrada, y el que reprodujere en publicaciones o impresos una
marca ya inscrita por un tercero para mercaderas de un mismo
gnero."
67
De su sola lectura se desprende primero que el

legislador ahora se refiere al Clasificador Vigente dejando de lado
el concepto de mercaderas del mismo gnero, concepto que restringa
el objeto "slo a los productos del grupo o clase de clasificacin
que sean del mismo gnero de la marca falsificada, adulterada,
imitada o reproducida indebidamente, y no para todos los productos
incluidos en la clase respectiva." 60
Sin embargo, no sin menos importancia se puede apreciar que
el legislador emplea actualmente el verbo USAR y no falsificar y
adulterar como en la anterior legislacin, otorgndole as una mayor
amplitud al tipo, ya que el uso como anteriormente expusimos
constituira Usurpacin, la cual define el autor Mascareas
diciendo "Consiste en la apropiacin total y plena del bien jurdico
protegido, mediante explotacin , sin el consentimiento del titular y
con finalidad industrial o comercial , de los inventos o de las
creaciones de forma y mediante el uso de signos distintivos de los
productos y de las empresas" 61.
En cambio, la Adulteracin se
produce cuando se modifican una o ms caractersticas de las marcas
legtimas con miras a provocar la atraccin del pblico a la
confusin producida 62, y la Falsificacin en opinin de Raquel Muoz
"consiste
en
la
reproduccin,
en
la
fabricacin
de
marca
registrada"63. Da la nueva disposicin mayor amplitud al tipo ya que
es factible que se use mediante publicidad una marca reproducida o
adulterada en alguna de sus partes. Hay que tener presente que es
necesario que se cometa defraudacin, esto es, una apropiacin de
bien ajeno mediando conductas inmateriales.
La similitud entre este tipo y el contemplado en la letra
a) de este mismo art 28 es tan solo aparente ya que las diferencias
son sustanciales, por cuanto la letra a) del art. 28 tiene caracteres
genricos en cuanto a la comisin del delito , en cambio la letra c)
requiere especificamente que el uso de la marca se haga a travs de
cualquier medio de publicidad, expresin que viene en restringir el
mbito e aplicacin del delito. Adems la figura tipo de la letra c)
requiere la comisin de la defraudacin por parte del sujeto activo,
requisito que no se expresa en el delito de uso indebido de marca.
Como hemos visto esta letra c) del art. 28 contempla
dos figuras el Uso
y la Imitacin.
Respecto a esta ltima
Mascareas en su libro "Delitos contra la Propiedad Industrial" trata
en particular la Imitacin de Marca y seala que "La accin consiste
en apropiarse la marca que otro tiene registrada, mediante el uso de
una marca que por su semejanza o parecido con aqulla, pueda ser
considerada en el mercado como la autntica"64 , por lo tanto bajo el
imperio de la anterior legislacin slo bastaba con que existiera
semejanza y que como consecuencia de esa semejanza se pudiera
producir la confusin, sin requerirse la identidad de las dos marcas.
Actualmente la nueva disposicin contemplada en la letra c)
del art 28 requiere no solamente que exista una imitacin sino adems
exige para su consumacin que se lleve a cabo a travs de cualquier
68
medio de publicidad, requirindo adems que el sujeto activo cometa

el delito con defraudacin.
Habiendo dilucidado las posibles confusiones respecto
del tipo especfico en estudio, a continuacin trataremos este delito
de acuerdo al esquema establecido.
ACCION
A este respecto, como anteriormente expusimos, existen
en este delito dos figuras tpicas a estudiar: el uso de marca e
imitacin de marca.
1 Uso de marca: la accin consiste en la apropiacin
indebida de signos distintivos que otro tiene registrado como marca
mediante el uso del signo igualmente como marca.Respecto del uso nos
remitimos a lo expuesto en el Ttulo 4 letra B del presente
captulo.
2Imitacin de marca: de la definicin anteriormente
transcrita dada por Mascareas surgen dos elementos :
a.- Uso de marca: damos por reproducido lo dicho anteriormente sobre
este particular.
b.- Parecido de la marca usada con otra registrada : es necesario que
la marca usada por el agente tenga semejanza o parecido con el de una
marca registrada, de forma que pueda producir la confusin en el
consumidor, en general en el pblico.65
Ramn Pella dice: "En la imitacin lo que busca el
delincuente es lograr un aspecto general en su marca de fbrica, un
conjunto que an no ofreciendo a veces ningn detalle idntico a los
de la marca legtima, no obstante llegue a producirse entre una y
otra marca la codiciada confusin"66. La prctica ha sancionado
internacionalmente unos principios
que nos permiten apreciar la
existencia de la imitacin:
"I. La imitacin debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y
no las diferencias.
II. La imitacin debe apreciarse considerando la marca en conjunto.
III. La imitacin debe apreciarse por impresin , es decir, viendo
alternativamente y no comparndolas una al lado de la otra.
IV. La imitacin debe apreciarse suponiendo que la confusin puede
sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea, el comprador
medio que presta la atencin comn y ordinaria.67
Esta atencin comn y ordinaria habr que valorarla
teniendo en cuenta el tipo de producto y la calidad del comprador.68
I.- VERBO RECTOR: Hay que distinguir entre las dos figuras tpicas:
El primer verbo rector consiste en USAR una marca
registrada en la misma clase del clasificador vigente. A este
69
respecto nos remitimos a lo anteriormente expuesto.

El segundo verbo rector es IMITAR una marca registrada
en la misma clase del Clasificador vigente . Ya expusimos el concepto
de imitacin como tambin las reglas que la prctica internacional
nos ha entregado para distinguir una imitacin.
Por lo tanto se estar frente a una imitacin de la
marca cuando las diferencias sean de carcter importante, lo cual se
distingue de una falsificacin ya que esta existira en el caso que
las diferencias sean insignificantes, "sustituyendo la identidad
absoluta en cuanto a lo esencial de la marca".69
II.- SUJETO ACTIVO: La letra c) del art 28 parte sealando "Los
que..", lo cual deja en claro que el sujeto activo puede ser
cualquiera , por lo tanto se le aplicarn en este caso las reglas
generales estudiadas en el Ttulo 4 A.1 del presente captulo.
III.- OBJETO DEL DELITO: Nos remitimos a lo extensamente desarrollado
en el Ttulo 3 A.1 del presente captulo.
ELEMENTOS DEL TIPO
En el caso de la letra c) del art 28 el legislador
seala expresamente la forma de comisin del delito al decir "los que
por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren..", cabe destacar
que al establecer este elemento descriptivo para la consumacin del
delito el legislador se refiere a todos los medios de comunicacin
existentes sin hacer distincin alguna, dejando a salvo la
posibilidad de que se lleve a efecto en el futuro la comisin del
delito por un medio de comunicacin inexistente a la fecha de la
publicacin de esta nueva ley. A mayor redundancia cabe sealar que
si la imitacin u el uso se realizan sin un medio de publicidad el
tipo no se conformara.
En este caso el elemento subjetivo del tipo estara
dado por la frase "cometiendo defraudacin".
Se requiere como en
todos los delitos marcarios un nimo doloso y adems la ocurrencia
efectiva de una defraudacin en los derechos del propietario de la
marca registrada.
SUJETO PASIVO
Nos remitimos a lo expuesto sobre este respecto en el
Ttulo 3 de este Captulo.
Respecto de la consumacin el tipo exige claramente
que para que se lleve a efecto es necesario que se cometa por
cualquier medio de publicidad cometiendo defraudacin, de tal manera
que el delito se consumar cuando se cumplan ambos requisitos.
Respecto de la pena adems de la multa a beneficio
fiscal de 100 a 500 UTM la cual se puede hasta duplicar en caso de
70
reincidencia, la ley contempla las penas de comiso, la destruccin de

los utensilios usados para la falsificacin e imitacin y el pago de
las costas del juicio, daos y perjuicios causados al dueo de la
marca.
D.2.) JURISPRUDENCIA
Al igual que en el estudio del tipo penal anterior
debido a que no existen fallos respecto a esta materia no obstante
estn en tramitacin juicios sobre lo mismo , y debido a que el tipo
penal es nuevo y sus semejanzas con la anterior legislacin es ms
aparente que real nos es imposible citar fallos dictados durante la
antigua legislacin.
E.- ARTICULO 28, LETRA D)

"USO DE MARCA NO INSCRITA CADUCADA O ANULADA"
E.1) ESTRUCTURA PENAL.
Unidades Tributarias Mensuales: Los que usaren una marca no inscrita,
caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca
registrada."
Al confrontar este precepto con el antiguo contemplado
en el art. 32 n4 que dispona : "Sern castigados con una multa a
beneficio fiscal de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales: N4 El que
usare con indicacin de marca registrada o con las iniciales M.R.,
una marca que no haya sido inscrita, y el que por cualquier medio
reprodujere una marca que se encuentre en las mismas condiciones",
podemos concluir lo siguiente:
1 Actualmente se incluyen adems de las marcas registradas las
anuladas y las caducadas, con lo cual se salv el vaco legal que
exista al respecto.
2 La nueva norma no incluye la reproduccin de marcas no registradas
con las indicaciones propias de un signo protegido por el privilegio,
en atencin, a que la figura primordial es el uso de estos signos por
cualquier medio.
3 La actual legislacin sanciona a quien hace aparecer a la marca
como si estuviera inscrita, situacin que daa gravemente el objeto
jurdico amparado por la Ley de Propiedad Industrial que adems de
proteger la propiedad da seguridad al pblico en general, el cual
puede determinar su opcin apoyndose en ellas.
ACCION
La accin en este caso consiste en el uso de las seas
establecidas por la ley para distinguir una marca registrada en un
71
signo que no puede ostentarlo debido a que se encuentra :

1 No registrado
2 Caducado, significa que su registro ha vencido ya que no se ha
presentado dentro de plazo la solicitud de renovacin de registro.
3 Anulado, ello se produce cuando el Departamento de Propiedad
Industrial declara que se ha infringido alguna de las prohibiciones
establecidas en el art.20 de la Ley 19.039 .
I.- VERBO RECTOR: Este tipo penal consiste en USAR como inscrita una
marca no inscrita, caducada o anulada. Ello tiende a la aplicacin
propia del registro, y no a la proteccin legal a una marca que no
goza de ese privilegio, contraviniendo as las disposiciones legales
que establecen que slo una marca registrada puede llevar el
distintivo caracterstico de "marca registrada", o las iniciales
"M.R.", o la letra "R" dentro de un crculo de acuerdo a lo expresado
en el art. 25 de la Ley 19.039 .
II.- SUJETO ACTIVO: El sujeto activo puede ser cualquiera esto es
indiferente para el legislador el cual no ha hecho distincin alguna.
III.- OBJETO DEL DELITO: A este respecto nos remitimos a lo
desarrollado en el ttulo 4 del presente captulo.
ELEMENTOS DEL TIPO
Este tipo penal est compuesto por los siguientes
elementos : 1.- Marca no inscrita caducada o anulada.
2.- Que lleve la marca las indicaciones correspondientes
a una marca registrada. Estas indicaciones estn establecidas en el
art. 25 de la Ley 19.039.
SUJETO PASIVO
En este caso en particular a quien se afecta no es a
una persona natural o jurdica, lo que se afecta son las
disposiciones legales y reglamentarias que sustentan las bases de una
competencia leal entre comerciantes y consumidores.
ANTIJURIDICIDAD
Al igual que en los anteriores tipos ya estudiados el
delincuente debe perseguir un fin de carcter industrial o comercial
al momento de perpetrar el delito.
Respecto
de
las
causales
de
exclusin
de
antijuridicidad, debido a que en este caso en particular lo que se
vulneran son los intereses previstos en nuestra legislacin, no
cabra aplicar como causal de exclusin de antijuridicidad aquella
consistente en el consentimiento del titular del derecho, ya que en
este caso no afectara a ningn dueo de una marca.
CULPABILIDAD
72
Nos remitimos a lo expuesto en el presente captulo.

PENALIDAD
Las penas que son aplicables a este delito son las de
multa de 100 a 500 UTM y adems de las penas accesorias consistentes
en la destruccin de los utensilios y elementos usados para la
falsificacin o imitacin. Tambin podr el juez disponer el comiso y
la incautacin de los objetos que lleven la marca.
E.2.) JURISPRUDENCIA
Debido a que esta norma no presenta semejanzas
importantes con la legislacin anterior y al hecho de no haber fallos
durante la vigencia de la nueva ley nos es imposible acompaar
jurisprudencia al respecto.
F.- ARTICULO 28 LETRA E)

"USO DE ENVASES O EMBALAJES CON MARCA AJENA"
F.1) ESTRUCTURA PENAL
" Sern condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 100 a 500
e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca
registrada que no les pertenece, sin que previamente esta haya sido
borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar
productos de una clase distinta de la que protege la marca."
El art 32 N6 de la anterior legislacin rezaba de la
siguiente manera "El que hiciere uso de envases o embalajes que
lleven una marca registrada que no le pertenece, sin que previamente
esta haya sido borrada; salvo el caso que el recipiente marcado se
destine a envasar productos de un grupo distinto al que protege la
marca."
Al confrontar ambas disposiciones, especificamente los
prrafos subrayados, podemos apreciar que el legislador actualiz la
normativa utilizando el trmino tcnico Clase, ya que antes solo
hablaba de productos de un grupo distinto al que protege la marca.
La ley autoriza la utilizacin de envases o embalajes
por una persona distinta de su titular siempre que se borre la marca,
73
sin embargo no ha sealado cmo, al respecto Larraguibel Zavala

sostiene que "Borrar es tachar lo escrito oscurecer"70, por ende
dedujimos que la intencin del legislador ha sido que la marca
desaparezca de cualquier forma.
ACCION
Consiste en apropiarse de un signo distintivo que otro
tiene registrado a travs del uso de envases o embalajes que
contengan la marca que no pertenece al actual dueo de dichos envases
o embalajes.
La importancia que tienen los envases o embalajes es
fundamental para el dueo de la marca ya que son la identificacin
del producto, es fundamental en el xito de la mayora de los
productos. Por ello es muy importante que ellos no sean utilizados
dolosamente por un tercero para envasar otros productos engaando al
pblico consumidor y daando el prestigio que dichos productos
pudiesen tener en el mercado, afectando asimismo el derecho del
legtimo propietario de la marca.
I.- VERBO RECTOR: En este caso sera " Los que hicieren uso de
envases o embalajes..", en definitiva consiste en utilizar un envase
o embalaje con un signo que no le pertenece al sujeto activo.
En
este caso no hay imitacin ni falsificacin de signo, sino la
utilizacin de una marca de la cual no se es dueo y que se encuentra
estampada en un envase o embalaje.
II.- SUJETO ACTIVO:
Al igual que en los casos anteriormente
estudiados este puede ser cualquiera.
III.- OBJETO DEL DELITO: Nos remitimos a lo expuesto en las reglas
generales.
ELEMENTOS DEL TIPO
Este tipo consistira en que la marca "No haya sido
previamente borrada". Este elemento es de suma importancia para la
comisin del delito, ya que nadie se puede excusar argyendo que era
imposible borrar el signo debido a que, por ejemplo, se encontraba
incorporado en la materia del envase, esto debido a que como
anteriormente expusimos, borrar significa tachar de cualquier forma
el signo, incluso obscurecindolo.
El elemento normativo contemplado en este tipo en
particular esta contenido en la siguiente frase "Marca registrada que
no les pertenece".
El legislador ha previsto un caso en que se puede
utilizar un envase o embalaje con marca ajena y esto ocurre cuando
los productos que se van a envasar son de una clase distinta de la
que protege la marca. Ello se estableci ya que el perjuicio no se
producira porque los productos son de distinta clase.
74
FAZ SUBJETIVA
El sujeto activo debe actuar dolosamente, esto es,
teniendo conciencia de la accin realizada.
SUJETO PASIVO
Es en este caso, el propietario de la marca registrada
estampada en los envases o embalajes.
ANTIJURIDICIDAD
Nos remitimos a las reglas generales tratadas en este
captulo.
CULPABILIDAD
Nos remitimos a lo expuesto en el presente captulo.
PENALIDAD
Tiene la misma pena de multa de los dems delitos,
adems puede el delincuente ser condenado al pago de las costas del
juicio.
F.2.) JURISPRUDENCIA.
Debido a que durante la nueva legislacin no hay fallo
sobre esta materia, y que este tipo no presente diferencias graves
con la anterior legislacin citamos la siguiente sentencia dictada
por la Excelentsima Corte Suprema en Recurso de Casacin en el
Fondo, reproduciendo los considerandos ms importantes para nuestro
estudio de la parte resolutiva.
Sentencia dictada en Noviembre 10 de 1949. Compaa de Cerveceras
Unidas con Marcos Froimovich.
5 Que el art 40 de la Ley de Propiedad Industrial establece en su
inciso 1- en lo que interesa al recurso interpuesto por el
querellante - que en los procesos relativos al uso indebido o
fraudulento de envases con marcas registradas en que sta no haya
sido previamente borrada, los tribunales podrn fallar en conciencia
si ha habido o no el fraude que se persigue,
6 Que el mencionado inciso 1 del art 40 demuestra en forma
concluyente que en los procesos criminales que se originen por
infraccin al N6 del art.32 de la Ley de Propiedad Industrial, los
tribunales estn autorizados para resolver en conciencia acerca de la
existencia del fraude y, consiguientemente, sobre la responsabilidad
del imputado.
No puede significar que no sea posible apreciar en conciencia la
infraccin - como lo entiende el querellante-en los procesos por
contravencin a este nmero del art. 32 contrariando
as
todo
el
sistema establecido por la ley de Propiedad Industrial _ que en el
aludido inciso 1 se haga mencin de los juicios que pueden provenir
de la falsificacin, adulteracin o imitacin de marcas comerciales
casos en que lgicamente la cuestin quedar encuadrada en la ltima
75
parte del inciso 1 referente a que podr resolver en conciencia no

obstante la disconformidad que se note entre la marca registrada y la
que de origen al juicio criminal que se haya iniciado.
Como consecuencia del estudio que acaba de hacerse, hay que concluir
que no se ha infringido el inciso 2 del art. 40 de la ley en
referencia, el que no tiene aplicacin a este caso, siendo pertinente
a l, en cambio, el inciso 1;
7 Que en razn de cuanto se ha analizado no puede prosperar el
Recurso de Casacin en el fondo interpuesto por la Compaa de
Cerveceras Unidas;
14Que relativamente a la violacin de los artculos 1 del Cdigo
Penal y 32 N6 de la Ley de Propiedad Industrial, derivada de la
misma compra de las botellas con la marca registrada, cabe notar para
su rechazo que la infraccin prevista se produce, como se ha venido
diciendo, por el envase de un grupo igual en recipientes protegidos
por la marca registrada en que previamente no se ha eliminado, siendo
indiferente que los recipientes sean propios o ajenos.
Por lo tanto, dndose por acreditado en la sentencia un hecho
constitutivo de la contravencin sancionada en el N6 del artculo 32
de la Ley a que se ha aludido, no puede admitirse que se haya
quebrantado esta disposicin, como tampoco el artculo 1 del Cdigo
Penal.
15 Que, por ltimo, no puede admitirse por la va del Recurso de
Casacin en el Fondo se enmiende la errnea aplicacin de un precepto
reglamentario, porque el procede contra la infraccin a la Ley y por
este motivo debe desestimarse como fundamento la contravencin del
artculo 16 del Reglamento de Marcas de fecha 10 de Julio de 1928. 71
S
76
Habiendo terminado con nuestro estudio de la marca

comercial y de los delitos que la pueden afectar, podemos vislumbrar
diferentes conclusiones acerca de nuestra actual legislacin sobre
esta materia, porque si bien es cierto, que los albores de la
Propiedad Industrial se encuentran el la Constitucin de 1933,
podemos afirmar que su consagracin sistematizada la encontramos en
la Constitucin de 1980, no obstante estar reconocida por la
Constitucin de 1925. Ello lo afirmamos porque en el citado artculo
19 nmero 26 no slo se reconoce el Derecho de Propiedad Industrial
sino que se lo distingue como una institucin distinta del Derecho
Intelectual. Adems, la antigua Constitucin de 1925 trataba el tema
de la expropiacin de derechos por parte del Estado en forma
genrica, en cambio, en la Constitucin de 1980 respecto de ste tema
precisa la importancia de la Propiedad Industrial.
Esta innovacin constitucional vino en reforzar
el carcter imperativo de este derecho de propiedad, lo cual se
vincula con las mayores ventajas y proteccin que tienen actualmente
los titulares de los privilegios amparados por el Derecho de
Como hemos sealado en reiteradas ocasiones, la nueva
Ley
19.039,
vino
en
modernizar
al
anterior
legislacin,
sistematizando los diversos aspectos contemplados en el derecho de
En materia de
marcas comerciales la primera reforma
que encontramos es respecto de su conceptualizacin, ya que
actualmente se incluye en el concepto de marca comercial a los
servicios, vaco legal que exista hasta la fecha de la dictacin de
la ley, con ello se moderniz la legislacin
y se puso fin a la
irregularidad que exista, la cual consista en entender incorporados
los servicios dentro del concepto de marca que serva para distinguir
los objetos de un comercio o de una empresa cualquiera.
Tambin es importantante sealar que el artculo 19 de
la Ley 19.039 habla de "todo signo visible", con lo cual se elimin
la extensa enumeracin que exista anteriormente, de lo cual podemos
concluir que con esta nueva disposicin se van a entender
incorporados todo tipo de signos que puedan crearse en el futuro, lo
que hace que la nueva ley se pueda adaptar a los profundos cambios
que estamos viviendo en estos das.
77
Exista anteriormente un vaco legal respecto de las

frases de propaganda o publicitarias, las cuales no podan
inscribirse como marcas, lo que provocaba conflictos que eran
salvados en parte por el Departamento de Marcas, sin embargo, no fue
sino la Ley 19.039 la que vino en salvar el vaco incluyendo la
inscripcin de las frases de propaganda o publicitarias siempre que
vayan adscritas o unidas a una marca registrada, esta reforma es muy
importante ya que hay productos o servicios cuyos slogans son
fundamentales en su comercializacin y aceptacin por el pblico
consumidor, con ello se reconoci un derecho exclusivo a una creacin
de gran importancia econmica para su titular.
En relacin al tema central de nuestra memoria,
sealaremos a continuacin los diversos aspectos importantes que
incluye la nueva Ley.
En el estudio ya realizado de cada uno de los tipos
penales comprendidos en el artculo 28 de la Ley se han efectuado
importantes modificaciones en materia de tipificacin de delitos,
hacindose una actualizacin y mejor precisin de la accin tpica,
antijurdica y culpable.
Toda la normativa penal referente a las marcas
comerciales se contempla en un solo artculo, a diferencia de la
anterior legislacin, lo cual se presenta como un todo armnico ms
comprensible y ms facilmente aplicable en la prctica.
En materia de tipificacin el actual artculo 28 no
incluye expresamente la falsificacin de marca registrada, sin
embargo, nosotras estimamos que dicho tipo se encontrara subsumido
en el tipo actual que consiste en Defraudacin mediante el uso de una
marca registrada, ya que la actual legislacin contempla dos nuevos
tipos penales: Defraudacin mediante el uso de marca registrada y el
delito de Uso o imitacin de marca mediante cualquier medio de
publicidad.
En cuanto a la Accin en este tipo de delitos, en su
oportunidad sostuvimos que son delitos de actividad por regla
general, ya que al estudiar la coautora llegamos a la conclusin que
no se puede descartar la comisin por omisin del delito por el
coautor , puesto que l concurre objetivamente al delito por la
omisin de los deberes de vigilancia.
Respecto de la Antijuridicidad, se puede sostener que
en estos delitos es imprescindible que se cometan con fines
industriales o comerciales, de lo contrario se excluira la
antijuridicidad, sin embargo, desde otro punto de vista podemos
concluir que el fin industrial o comercial requerido formara parte
del tipo penal, por tanto la carencia de dicho fin obedecera mas
bien a un problema de atipicidad.
En la faz subjetiva del tipo nos encontramos que el
autor debe actuar con dolo directo, de tal manera que podemos
concluir que no pueden existir cuasidelitos marcarios, ello porque
los cuasidelitos estn expresa y excepcionalmente sealados por el
78
legislador y en materia de Propiedad Industrial no los ha contemplado

en la ley respectiva, y adems porque se requiere que el autor
proceda con dolo directo, esto es con el conocimiento y conciencia de
la accin que se comete .
Otra innovacin importante dada por la ley 19.039 es
aquella referente a las penas aplicables a los delitos. Primero que
todo debemos sealar la importancia de la actualizacin de los montos
de las multas a beneficio Fiscal, las cuales eran pequeas en
relacin al posible dao econmico que ste tipo de delitos puede
causar a su titular y al pblico consumidor, actualmente las penas va
de 100 a 500 U.T.M. con lo cual estimamos que de esta manera se
soluciona un problema que se presentaba en la legislacin anterior
referente
al
desequilibrio
que
se
produca
entre
el
dao
efectivamente causado y la pena impuesta al autor del delito.
Para el caso de reincidencia ya no existe la pena
privativa de libertad, en su lugar la ley establece que se podr
aplicar una multa que puede hasta duplicar la anterior dentro de los
ltimos cinco aos, plazo que a nuestro parecer es arbitrario ya que
podra haber sido 3 o 10 aos o ms.
El objetivo del legislador al actualizar la normativa
vigente proponiendo una que pudiese adaptarse a los nuevos cambios
tecnolgicos y econmicos que vivimos a diario, estimamos que se
logr, aunque actualmente esta aseveracin no pueda ser absoluta ya
que los tribunales superiores de justicia de nuestro pas an no se
han pronunciado respecto de esta normativa debido a que es
relativamente nueva.
Estimamos, sin embargo, que nuestra legislacin
funciona como un todo armnico, por ello creemos que esta ley se
relaciona directamente con la Ley de Proteccin al Consumidor, que a
la fecha de la redaccin de esta memoria se encuentra en tramitacin
en el Congreso, en ella se contempla el Derecho a la Informacin como
garanta bsica para la libre eleccin del consumidor, quien es parte
fundamental en la relacin econmica que existe con el titular de la
marca cuyo producto sale al mercado.
Por ende, as como es
importante proteger la exclusividad del derecho del titular de una
marca comercial que distingue a un producto o servicio no es menos
importante asegurar el derecho del consumidor a la informacin verz,
clara, suficiente y oportuna, especficamente respecto a las
caractersticas bsicas del producto o del servicio. Derecho que se
ve comunmente lesionado por ciertos slogans o frases publicitarias
con las cuales se distinguen ciertas marcas que inducen a error en el
pblico consumidor, obteniendo ste un producto o servicio distinto a
aquel por cuyo slogans quisieron obtener.
En el caso del propietario de una marca cuyo producto
o servicio es de excelente calidad, ver lesionado su prestigio, y en
definitiva su derecho, por la venta de productos o servicios
similares que hayan sido distinguidos con su marca sin su
autorizacin.
79
Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir en

definitiva, que esta nueva Ley se inserta de manera precisa en
nuestro ordenamiento jurdico logrando la armona necesaria para
nuestro diario vivir.
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14
CITAS
Tinoco Soares Jos Carlos, Proteccin que ofrece la Marca,
Asociacin Interamericana de Propiedad Industrial, Estudios de
Propiedad Industrial presentados al VIII Congreso de la ASPI,
Montreal, 1984, pgs. 31 y 32, citado por Vladimir Garca-Huidobro
A., "Legislacin sobre Propiedad Industrial anlisis,
jurisprudencia y gua prctica", Editorial Jurdica de Chile,
Santiago de Chile ao 1992, pg.30
J. Voyame, La Propiet Industrialle, pg 5, Berna 1966, citado por
Vladimir Garca-Huidobro, ob. c. n 1, pg 37.
Bercovitz Alberto, Seminario sobre la Propiedad Industrial para la
Industria y el Comercio, Santiago de Chile, Abril de 1986, citado
por Vladimir Garca-Huidobro, ob. c. n1.
Arcadio Plazas, Estudio sobre el Derecho de Autor, pg 17, Bogot
1984, citada por Santiago Larraguibel Zavala, "Tratado de Marcas
Comerciales", Editorial Jurdica de Chile, Santiago 1987, pg 5.
Claro Solar, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y
Comparado, Tomo VI, Editorial Establecimiento Poligrfico: Roma,
pg 577, Santiago 1930.
Santiago Larraguibel Zavala, ob. c. n4, pg 577.
P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invencin, Tomo I , sin
editorial, pg 32, Buenos Aires 1938.
Larraguibel Zavala Santiago y Molina Cceres Francisco, Apuntes de
Curso de Derecho Profundizado de Propiedad Industrial Universidad
Central, Santiago 1992.
Garca Huidobro Vladimir, ob. c. n1, pgs 34 y 35.
Claro Solar, Luis. "Explicaciones de Derecho Civil Chileno y
Comparado", Editorial Establecimiento Poligrfico: Roma, Tomo VI,
pgs.621 y 622, Santiago, ao 1930.
Opkins, "Trademarks, Trade names and Unfair Competition", citado
por Sebastin Eyzaguirre, Aspectos Doctrinales Relevantes en torno
al tema de las Marcas Comerciales, Memoria de Ttulo, pg 49,
Santiago 1988.
Breuer Moreno, ob. c. n7, pg 31
Garca- Huidobro Vladimir, ob. c.n1, pg 138
Birpi, Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y represin de
la competencia desleal pg 15, citado por Larraguibel Zabala
80
Santiago, ob. c. n4, pg. 102.

15 Larraguibel Zavala Santiago, ob.c.n4, pg 102
16 Garca-Huidobro Amuntegui Vladimir, ob. c. n1, pg 26
17 BIRPI, Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia
Desleal, Ginebra 1967, citado por Larraguibel Zavala Santiago, ob.
c. n1, pg 53.
19 BIRPI, Ley Tipo, pg 24, citada por Larraguibel Zavala Santiago,
ob. c. n4, pg 116.
20 BIRPI, Ley Tipo, pg 30, citado por Larraguibel Zavala Santiago,
ob. c. n4, pg 119.
21 Garca-Huidobro Vladimir, ob. c. n1, pgs 184 a 193.
22 Breuer Moreno, ob. c. n7, pg. 20
23 Baylos Carroza Hermenegildo, "Tratado de Derecho Industrial",
Editorial Madrid Civitas, Madrid Espaa 1978, pg 397.
24 Ibid, ob. c. n23, pg 398.
25 Mass, "Le Droit Commercial dans ses rapports avec le Droit de
Gens et le Droit Civil", Pars 1874, Volumen II, pg. 516, citado
por Baylos C., ob. c. n23, pg. 405.
26 Baylos C., ob. c. n23, pg 412.
27 Baylos C. , ob. c. n23, pg 416.
28 Ibid,ob, c. n23 pg 419
29 Roubier, Paul, Le Droit de la Prpiet Industrielle, Tomo I,
Pars, 1954, pg. 100, citado por Eyzaguirre Baeza, Sebastin,
" Aspectos Doctrinales relevantes en torno al tema de las Marcas
Comerciales", Memoria de Ttulo, sin editorial,Santiago de Chile
1988, pg 114.
30 Eneccerus, Kipp y Wolf, Derecho Civil, 1970, pg. 314, citado por
Eyzaguirre Baez,a Sebastin, ob. c. n29, pg 115.
31 Baylos C., ob. c. n23, pg 424 y ss.
32 Roguin, Ernesto, Las reglas Jurdicas, Madrid, sin editorial, Pg
361 y ss., citado por Baylos C., ob. c. n23, pg 424 y 425
33 Roubier, Paul, Le Droit de la Propit Industrialle, Pars, 1952,
Vol. I, pgs 102 y ss, citado por Baylos C., ob. c. n23, pg 117
34 Dabin, Jean, Le Droit Subjetif, Pars 1952, pg 190, citado por
Baylos C., ob. c. n23, pg 429.
35 Cariola, Marco., "Generalidades sobre el concepto, funcin y
Derecho a las Marcas Comerciales", Santiago 1959, pg 121 y 122,
citado por Eyzaguirre, Sebastin, ob. c. n29, pg. 121.
38 Paul Roubier, pgs 106 y 107, citado por Baylos C. n23, pg. 437.
39 Paul Roubier, Tomo I, pg 105, citado Eyzaguirre, Sebastin, ob.
c. n29, pg 124.
40 Gyerke,"Deutches Privatrecht", tomo I, pg 765, citado por Baylos
C., ob. c. n23, pg 461.
41 Di Guglielmo, Tomo II, pgs. 5 y ss., citado por Eyzaguirre,
Sebastin, ob. c. n29 , pg 128.
81
42 Baylos C., ob. c. n23, pg 469 y 470.

43 Alberto Bercovitz, Seminario sobre la Propiedad Industrial para
la Industria y el Comercio, Santiago de Chile 1986, citado por
Garca-Huidobro, Vladimir, ob. c.n1, pg. 44.
44 Larraguibel Zavala, Santiago, "Derecho de Autor y Propiedad
Industrial, Editorial Jurdica de Chile Santiago 1979, pg 321.
45 Fernndez-Novoa, Carlos, " El Derecho de Marcas", Editorial
Montecorvo, Madrid Espaa 1990, pg 169 y ss.
46 Martnez Mguez 8 ADI [1982],pg. 128, citado por Fernndez-Novoa,
ob.c. n45, pg 178.
47 Underwood , Elaine, Revista "Brandweek Feature", reportaje Hilton
versus Hilton", reportajes de disket respecto del autor, pg 28,
Enero 16 de 1995.
48 Harbrecht, Douglas y Nakarmi, Laxmi, Revista " Busness Week",
reportaje " East of Trademark Eden",reportajes de disket respecto
del autor , pg 8, Enero 23 de 1995.
49 Terez, Angela, Revista "Writer's Digest", reportaje "Tricks of de
Trademarks, reportajes de disket respecto del autor, pg 24, ao
1995.
50 Citado por Don Mario Garrido Montt, Apuntes de clases, Curso de
Derecho Penal I, ao 1991.
51 Alessandri Rodriguez Fernando, "Explicaciones de los Cdigos de
Procedimientos Civil y Penal, Editorial Jurdica,Tomo III, pg.
14, ao 1936.
52 Larraguibel Zavala, Santiago, ob. c. n4, pg 266.
53 Cury Urza, Enrique, " Derecho Penal Parte General ", tomo I,
Chile 1982, Editorial Jurdica de Chile, pg 219.
54 Mascareas, C. E., " Los Delitos contra la Propiedad Industrial "
2 Edicin Barcelona, Editorial Bosch, Espaa 1960, pg. 55 y 56.
55 Garrido Montt, Mario, Curso Derecho Penal I, apuntes de clase,
Santiago ao 1991.
Santiago ao 1991.
57 Sentencia dictada por los Ministros Osvaldo Illanes B., Julio
Espinoza A., Eduardo Varas V., Miguel Gonzlez C., Jos Mara
Eyzaguirre E., Vctor Ortiz C., y abogado integrante Daro
Benavente G. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXI,
seccin cuarta, pg.92.
58 Etcheberry, Alfredo, "Derecho Penal", Editorial Jurdica, Santiago
de Chile, Tomo III, pg. 349.
59 Larraguibel Zavala, Santiago, ob. c. n4, pg. 224.
60 Larraguibel Zavala, ob. c. n4, pg 250.
61 Mascareas, Carlos E., "Delitos Contra la Propiedad Industrial",
Editorial Bosch, Barcelona Espaa, 1960, pg. 91.
62 Rayo Edwards, "Delitos contra la Propiedad Industrial", Tesis
Universitarias, 1944, pg 76.
63 Muoz Astaburuaga, Raquel, "Marcas Comerciales", Tesis
Universitarias ao 1936, pg. 59
82
64 Mascareas, Carlos C., ob. c. n 61, pg 159.

65 Ibid, pg 159.
66 Pella, Ramn, "Tratado terico y Prctico de las marcas de fbrica
y de comercio", en Espaa, Madrid 1912, citado por Mascareas,
Carlos, ob. c. n61, pg. 159.
67 Mascareas, ob. c. n, pgs. 161 a 165.
68 Breuer Moreno, citado por Mascareas Carlos, ob.c. n61, pg 165.
71 Sentencia dictada por los Ministros Gregorio Schepeler, Jos
Miguel Hermosilla; Luis Agero, Franklin Quezada, Osvaldo Illanes,
Domingo Godoy y abogado integrante Daro Benavente G. Revista de
Derecho y Jurisprudencia, Tomo XLVI, seccin primera, pg. 851.
B I B L I O G R A F I A
OBRAS Y TRATADOS
1 > Baylos Carroza, Hermenegildo: " Tratado de Derecho Industrial",
Editorial Madrid Civitas, Madrid
Espaa, 1978.
2 > Breuer Moreno, Pedro
: " La
explotacin
Comercial
de
Marcas y Patentes", sin editorial
Buenos Aires Argentina, 1956.
3 > Breuer Moreno, Pedro
: " Tratado de Patentes de Invencin,
sin editorial, Buenos Aires
Argentina, 1957.
4 > Claro Solar, Luis
: " Explicaciones de Derecho Civil
Chileno y Comparado ", Editorial
Establecimiento Poligrfico:Roma,
tomo IV, Santiago de Chile, 1930.
5 > Cury Urza, Enrique
: " Derecho Penal Parte General ",
Editorial Jurdica de Chile,
Santiago de Chile 1982.
6 > M. Didle, Donald
: "What Everybody Know About Patents,
Trademarks and Copyright : New
Copyright Law ", de la Coleccin
de "Folletos", Estados Unidos,
1992.
7 > Fernandez-Novoa, Carlos
: "El Derecho de Marcas" Editorial
Montecorvo, Madrid Espaa, 1992.
8 > Garca-Huidobro, Vladimir
: " Legislacin
sobre
Propiedad
Industrial, Anlisis,Jurisprudencia
y Gua Prctica", Editorial
Jurdica de Chile, Santiago de
83
Chile 1992.
9 > Larraguibel Zavala, Santiago: " Tratado de Marcas Comerciales ",
Editorial Jurdica de Chile ,
Santiago 1987.
10> Larraguibel Zavala, Santiago: " Derecho de Autor y
Propiedad
Industrial", Editorial Jurdica de
Chile, Santiago, 1979.
11> Mascareas, Carlos E.
: " Delitos
contra la
Propiedad
Industrial " , 2 Edicin
Barcelona, Editorial Bosch, Espaa
1960.
MEMORIAS DE PRUEBA DE AUTORES NACIONALES
1 > Eyzaguirre Baeza, Sebastin
2
3
: "Aspectos Doctrinales en torno al

tema de las Marcas Comerciales",
sin editorial, Santiago de Chile
1988.
> Muoz Astaburuaga, Raquel
: "Marcas Comerciales", Tesis
Universitarias Universidad de
Chile, Santiago 1974.
> Rayo Edwards, Jorge
: "Delitos
contra la
Propiedad
Industrial", Tesis Universitarias
Universidad de Chile, Santiago
1944.
> Lpez Ureta, Jaime
: " Del
Fraude
en
las
Marcas Comerciales " , Tesis
Universitarias Universidad de
Chile, Santiago de Chile 1944.
Las Memorias de prueba carecen de editorial.
APUNTES DE CLASE
1 > Garrido Montt, Mario, Curso de Derecho Penal I, Universidad
Central, ao 1991.
2 > Molina, Francisco y Larraguibel Zavala, Santiago, Curso
Profundizado de Derecho de la Propiedad Industrial, ao 1993.
REVISTAS NACIONALES
- Revista "Puntos de Referencia", Editada por Centro de Estudios
Pblicos, reportaje "Derecho a la Informacin y Proteccin al
Consumidor", autor Miguel Gonzalez P., edicin N 144, Santiago de
Chile, octubre de 1994.
REVISTAS NORTEAMERICANAS
1 > Revista: BRANDWEEK.
Reportaje: "Hilton versus Hilton".
Autor: Elaine Underwood.
84
Vol. 36, pgs 28-32, U.S.A., Enero de 1995.

2 > Revista: BUSSNES WEEK (Industrial Tecnology edition).
Reportaje: "East of Trademarks Eden".
Autor: Douglas Harbrecht.
Pg. 8, U.S.A., Enero 23 de 1995.
3 > Revista: WRITER'S DIGEST.
Reportaje: "And Overnigth Change. In de big-money world of
trademarks, the only constant is change".
Autor: Michael Finn.
Vol. 75, pgs 53-57, U.S.A., Marzo de 1995.
* Reportajes de disket respecto del autor.
DECRETOS Y LEYES
1 > Decreto con Fuerza de Ley N 958 de fecha 27 de Julio de 1931.
2 > Ley 19.039 de fecha 25 de Enero de 1991.
85
"
"
Tinoco Soares Jos Carlos, Proteccin que ofrece la Marca,

Asociacin Interamericana de Propiedad Industrial, Estudios de
Propiedad Industrial presentados al VIII Congreso de la ASPI,
Montreal, 1984, pgs. 31 y 32, citado por Vladimir Garca-
Huidobro
A., "Legislacin sobre Propiedad Industrial anlisis,
jurisprudencia y gua prctica", Editorial Jurdica de Chile,

Santiago de Chile ao 1992, pg.30.
J. Voyame, La Propiet Industrialle, pg 5, Berna 1966.
Bercovitz Alberto, Seminario sobre la Propiedad Industrial para
la
Industria y el Comercio, Santiago de Chile, Abril de 1986,
citado
por Vladimir Garca-Huidobro, .
4
Arcadio Plazas, Estudio sobre el Derecho de Autor, pg 17,
Bogot
1984,
citada
por
Santiago
Larraguibel
Zavala,
"Tratado
de
Marcas
Comerciales", Editorial Jurdica de Chile, Santiago 1987, pg
5.
5
6
Claro Solar, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y

Comparado, Tomo VI, pg 577, Santiago 1930.
Santiago Larraguibel Zavala, ob. c. n4, pg 577.
P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invencin, Tomo I ,
pg
32, Buenos Aires 1938.
8
Larraguibel Zavala Santiago y Molina Cceres Francisco, Apuntes
de
Curso
de
Derecho
Profundizado
Universidad
Central, Santiago 1992.
9 Garca Huidobro Vladimir, ob. c.
de
Propiedad
n1, pgs 34 y 35.
Industrial
10 Claro Solar, Luis. "Explicaciones de Derecho Civil Chileno y

Comparado", Tomo VI, pgs.621 y 622, Santiago, ao 1930.
11 Opkins, "Trademarks, Trade names and Unfair Competition", citado
por Sebastin Eyzaguirre, Aspectos Doctrinales Relevantes en
torno
al tema de las Marcas Comerciales, Memoria de Ttulo, pg 49,
Santiago 1988.
12 Breuer Moreno, ob. c. n7, pg 31
13 Garca- Huidobro Vladimir, ob. c.n1, pg 138
14 Birpi, Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y represin de
la competencia desleal pg 15, citado por Larraguibel Zabala
Santiago, ob. c. n4, pg. 102.
15 Larraguibel Zavala Santiago, ob.c.n4, pg 102
17 BIRPI, Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia
Desleal, Ginebra 1967, citado por Larraguibel Zavala Santiago,
ob.
c. n1, pg 53.
19 BIRPI, Ley Tipo, pg 24, citada por Larraguibel Zavala Santiago,
ob. c. n4, pg 116.
20
BIRPI,
Ley
Tipo,
pg
30,
citado
por
Larraguibel
Zavala
Santiago,
ob. c. n4, pg 119.
21 Garca-Huidobro Vladimir, ob. c. n1, pgs 184 a 193.
22 Breuer Moreno, ob. c. n7, pg. 20
23 Baylos Corroza Hermenegildo, "Tratado de Derecho Industrial",
Madrid Espaa 1978, pg 397.
24 Ibid, ob. c. n23, pg 398.
25 Mass, "Le Droit Commercial dans ses rapports avec le Droit de
Gens et le Droit Civil", Pars 1874, Volumen II, pg. 516,
citado
por Baylos C., ob. c. n23, pg. 405.
26 Baylos C., ob. c. n23, pg 412.
27 Baylos C. , ob. c. n23, pg 416.
28 Ibid,ob, c. n23 pg 419
29 Roubier, Paul, Le Droit de la Prpiet Industrielle, Tomo I,
Pars, 1954, pg. 100, citado por Eyzaguirre Baeza, Sebastin,
" Aspectos Doctrinales relevantes en torno al tema de las

Marcas
Comerciales", Memoria de Ttulo, sin editorial,Santiago de
Chile
1988, pg 114.
30 Eneccerus, Kipp y Wolf, Derecho Civil, 1970, pg. 314, citado
por
Eyzaguirre Baez,a Sebastin, ob. c. n29, pg 115.
32 Roguin, Ernesto, Las reglas Jurdicas, Madrid, sin editorial,
Pg
361 y ss., citado por Baylos C., ob. c. n23, pg 424 y 425.
33 Roubier, Paul, Le Droit de la Propit Industrialle, Pars,
1952,
Vol. I, pgs 102 y ss, citado por Baylos C., ob. c. n23, pg
117
34 Dabin, Jean, Le Droit Subjetif, Pars 1952, pg 190, citado por
Baylos C., ob. c. n23, pg 429.
35 Cariola, Marco., "Generalidades sobre el concepto, funcin y
Derecho a las Marcas Comerciales", Santiago 1959, pg 121 y
122,
citado por Eyzaguirre, Sebastin, ob. c. n29, pg. 121.
38 Paul Roubier, pgs 106 y 107, citado por Baylos C. n23, pg.
437.
39 Paul Roubier, Tomo I, pg 105, citado Eyzaguirre, Sebastin, ob.
c. n29, pg 124.
40
Gyerke,"Deutches
Privatrecht",
tomo
I,
pg
765,
citado
por
Baylos
C., ob. c. n23, pg 461.
41 Di Guglielmo, Tomo II, pgs. 5 y ss., citado por Eyzaguirre,
Sebastin, ob. c. n29 , pg 128.
42 Baylos C., ob. c. n23, pg 469 y 470.
43 Alberto Bercovitz, Seminario sobre la Propiedad Industrial para
la
Industria y el Comercio, Santiago de Chile 1986, citado por
Garca-Huidobro, Vladimir, ob. c.n1, pg. 44.

44 Larraguibel Zavala, Santiago, "Derecho de Autor y Propiedad
Industrial, Editorial Jurdica de Chile Santiago 1979, pg 321.
45 Fernndez-Novoa, Carlos, " El Derecho de Marcas", Madrid Espaa
1990, pg 169 y ss.
46 Martnez Mguez 8 ADI [1982],pg. 128, citado por FernndezNovoa,
ob.c. n45, pg 178.
47
Underwood
Elaine,
Revista
"Brandweek
Feature",
reportaje
Hilton
versus Hilton", sin editorial conocida, pg 28, Enero 16 de
1995.
48 Harbrecht, Douglas y Nakarmi, Laxmi, Revista " Busness Week",
reportaje " East of Trademark Eden", sin editorial conocida,
pg
8, Enero 23 de 1995.
49 Terez, Angela, Revista "Writer's Digest", reportaje "Tricks of
de
Trademarks, sin editorial conocida, pg 24, ao 1995.
50 Citado por Don Mario Garrido Montt, Apuntes de clases, Curso de
Derecho Penal I, ao 1991.
51 Alessandri Rodriguez Fernando, "Explicaciones de los Cdigos de
Procedimientos Civil y Penal, Tomo III, pg. 14, ao 1936.
53 Cury Urza, Enrique, " Derecho Penal Parte General ", tomo I,
Chile 1982, Editorial Jurdica de Chile, pg 219.
54 Mascareas, C. E., " Los Delitos contra la Propiedad Industrial
"
Barcelona, Espaa, 1960, pg. 55 y 56.
Santiago ao 1991.
Santiago ao 1991.
57 Sentencia dictada por los Ministros Osvaldo Illanes B., Julio
Espinoza A., Eduardo Varas V., Miguel Gonzlez C., Jos Mara
Eyzaguirre E., Vctor Ortiz C., y abogado integrante Daro
Benavente G. Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXI,

seccin cuarta, pg.92.
58
Etcheberry,
Alfredo,
"Derecho
Penal",
Editorial
Jurdica,
Santiago
de Chile, Tomo III, pg. 349.
59 Larraguibel Zavala, Santiago, ob. c. n4, pg. 224.
60 Larraguibel Zavala, ob. c. n4, pg 250.
61 Mascareas, Carlos E., "Delitos Contra la Propiedad Industrial",
Barcelona Espaa, 1960, pg. 91.
62 Rayo Edwards, "Delitos contra la Propiedad Industrial", 1944,
pg
76.
63 Muoz Astaburuaga, Raquel, "Marcas Comerciales", ao 1936, pg.
59
64 Mascareas, Carlos C., ob. c. n 61, pg 159.
65 Ibid, pg 159.
66 Pella, Ramn, "Tratado terico y Prctico de las marcas de
fbrica
y de comercio", en Espaa, Madrid 1912, citado por Mascareas,
Carlos, ob. c. n61, pg. 159.
67 Mascareas, ob. c. n, pgs. 161 a 165.
68 Breuer Moreno, citado por Mascareas Carlos, ob.c. n61, pg
165.
71 Sentencia dictada por los Ministros Gregorio Schepeler, Jos
Miguel
Hermosilla;
Luis
Agero,
Franklin
Quezada,
Osvaldo
Illanes,
Domingo Godoy y abogado integrante Daro Benavente G. Revista
de
Derecho y Jurisprudencia, Tomo XLVI, seccin primera, pg. 851.

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UNIVERSIDAD CENTRAL

: ROSANA MIO ARAVENA

Dedicamos estas palabras a quienes

1.- Teora del Derecho de la Personalidad......................

Ttulo 2: Procedimiento Penal Marcario.........................

Ttulo 3: Estructura del Tipo Penal Marcario...................

Faz Subjetiva del Tipo......................................

F.1 Estructura Penal............................................

Los albores del Derecho de la Propiedad Industrial en

conceptualizacin y clasificacin de marca comercial, terminando este

nuestra legislacin vigente y el ya derogado Decreto Ley 958.

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