Gestin y negociacin de la

transferencia de tecnologa

Dr. Jos Luis Solleiro

Abril de 2016

CONCEPTOS BSICOS

Tecnologa
La tecnologa es un conjunto de conocimientos organizados
para la produccin y distribucin eficientes de un bien o
servicio.
Consiste en: conocimiento y experiencia, equipamiento e
instalaciones, software y hardware, adems de servicios y
sistemas, productos y procesos, que permiten la
produccin y distribucin eficientes de bienes y servicios.

16/04/2016

Jos Luis Solleiro

Tecnologa
La tecnologa surge de la creatividad, la intuicin, la inteligencia y la
prospectiva, y puede crearse en el interior de una organizacin o
adquirirse de fuentes externas, en algunos casos de manera libre
y gratuita y, en otros, mediante acuerdos comerciales. La
tecnologa, sobre todo la moderna, suele derivar de la
investigacin cientfica, pero tambin puede desarrollarse
empricamente o surgir por accidente o por error. El desarrollo
tecnolgico, sin importar su fuente, est determinado por
necesidades sociales o demandas del mercado, por lo que tiene
una fuerte implicacin econmica. (Solleiro y Castan, 2008)

16/04/2016

Jos Luis Solleiro

Normas especificaciones y requisitos

generales de calidad y presentacin
que debe cumplir un producto (bien o
servicio)

Caractersticas de los bienes de capital

necesarios para producir el bien o servicio

Especificaciones
Prototipo
Pruebas
Estndares
Empaque
Patente y marca

Producto

Equipo

Proceso

Operacin

Especificaciones
Criterios de seleccin o diseo
Manual de operacin
Manual de mantenimiento
Equipo auxiliar

Procedimientos de operacin
Gestin de calidad
Gestin ambiental
Gestin de energa y agua
Seguridad

El paquete
tecnolgico

Ingeniera bsica
Manual de proceso
Manejo de subproductos y
desechos
Cumplimiento de estndares
Organizacin del proceso
productivo

Condiciones, procedimientos y formas

de organizacin necesarios para
combinar insumos, personal y bienes de
capital para producir el bien o el servicio

Normas y procedimientos aplicables a las

tecnologas de producto, proceso y equipo para
asegurar la eficiencia, confiabilidad, seguridad fsica
y durabilidad de la planta productiva y sus
productos

Transferencia de tecnologa
Desde el punto de vista econmico, la tecnologa puede
equipararse a una mercanca que tiene un valor de uso y un valor
de cambio.
El traspaso de un paquete tecnolgico o partes de l- desde una
unidad u organizacin hacia otra, con el objeto de que esta ltima
produzca y distribuya bienes y servicios especficos. Esta
incorporacin de tecnologa al sector productivo se realiza mediante
operaciones econmicas, ya sea por produccin directa, como
ocurre en toda unidad econmica que utilice la tecnologa que ella
misma produce, o por comercio, cuando la unidad econmica
adquiere la tecnologa ofrecida por otros

Formas de transferencia
La transmisin de know-how
Licenciamiento de patentes, DOV u otros ttulos de PI para
producir y distribuir un producto o servicio
A travs de diversos servicios como los de consultora;
desarrollo de ingeniera bsica y de detalle; programas de
cooperacin tcnica internacional; capacitacin y formacin
de recursos humanos en disciplinas especficas
Incorporacin de tcnicas determinadas ligadas a la
adquisicin de maquinaria y equipo; adquisicin de software;
tecnologa incorporada a la semilla
Contratacin de personal calificado

Transferencia de tecnologa: el
mercado
Oferta
Empresas
Consultores y firmas de
ingeniera
Centros de I&D
Universidades
Proveedores
Clientes
Bibliotecas

Demanda
Empresas pequeas y
grandes
Agropecuarias, extractivas,
manufactureras y de
servicios

Depende de la
estrategia
tecnolgica y nivel
competitivo

Los actores del mercado de tecnologa

Empresas. Otras empresas que producen el

mismo bien o servicio pueden ofrecer la
tecnologa de inters, siempre que esto les
represente una buena oportunidad de negocio.
Consultores. Como especialistas en sus
respectivos campos, los consultores pueden
ofrecer tecnologa para solucionar problemas
concretos.
Firmas de ingeniera. Estas empresas tienen
vasta experiencia en el diseo y construccin de
plantas industriales, lo que hace que tengan una
oferta interesante de conocimientos
tecnolgicos.
Centros de I&D. Su capacidad de investigacin
genera conocimientos avanzados diferentes
reas de conocimiento que pueden ser tiles
para empresas, aunque dichos conocimientos
normalmente no han sido probados en escala
industrial.

Universidades. Instituciones dedicadas

preponderantemente a la formacin de recursos
humanos, las universidades realizan
investigaciones bsicas y aplicadas, las cuales
se realizan a escala de laboratorio.

Proveedores. Las empresas que suministran

insumos especializados y equipo suelen
disponer de capacidades tecnolgicas
destacadas las cuales son ofrecidas a sus
clientes, en diversas modalidades de
colaboracin.
Clientes. Empresas con demandas
especializadas y alta capacidad tecnolgica,
ofrecen informacin tecnolgica y asistencia
tcnica a sus proveedores, lo cual involucra una
transmisin de conocimientos que puede ser
muy importante. Algunas empresas cuentan con
programas de desarrollo de proveedores que
permiten a estos ltimos desarrollar capacidades
importantes.
Bibliotecas y centros de documentacin.

Ventajas y desventajas de las fuentes

de tecnologa
Fuente
Empresas
Universidades
Centros de I&D
Consultores
Proveedores
Clientes
Informacin de
dominio pblico

Ventajas

Desventajas

Determinantes de la oferta

Posibilidades de negocio
Control sobre la innovacin
Propiedad intelectual
Tipo de tecnologa: clave/ distintiva,
bsica/ genrica, emergente o perifrica
Nivel de integracin del paquete
Grado de madurez y ciclo de vida
Competitividad tecnolgica

Factores que influyen en la demanda

Disponibilidad de recursos y capital
humano
Apoyos gubernamentales
Regulaciones especficas
Nivel de informacin de la empresa y su
madurez en el aprendizaje tecnolgico
Naturaleza del producto/servicio
Mercado donde operar
Relacin beneficio/costo

Formas de transferencia
Canales de acceso libre
Bases de datos y bibliotecas
Tecnologa de dominio pblico
Tecnologa incorporada a equipo

Canales restringidos
Licenciamiento
Desarrollo conjunto
Joint-ventures y alianzas

Formas de transferencia
Canales de tica dudosa
Robo de tecnologa
Plagio de informacin
Piratera de personal

Desarrollo cooperativo
Consorcios de investigacin
Centros conjuntos (universidad-industria, por
ejemplo)

Determinantes del mercado

Ciclo de vida
Control mono u oligoplico
Asimetra en la informacin
Conocimiento codificado, tcito y el secreto
Percepcin pblica
Aspectos de impacto socioeconmico y
ambiental

Criterios de evaluacin
Tecnolgicos

Financieros

Contractuales

Sociopolticos

Ambientales

Dimensiones
tecnolgicas

Rentabilidad

Alcance de la
licencia

Impacto en
empleo

Impacto
ambiental

Adaptabilidad

Activos fijos
requeridos

Precio y forma
de pago

Impacto
sociocultural

Regulaciones

Complejidad

Costos

Exclusividad

Modelo de
desarrollo

Seguridad de
operaciones

Grado de
innovacin

Capital de
trabajo

Proteccin de
la tecnologa

Polticas
especficas

Capacitacin
gestin amb.

Cambios
organizacin

Liquidez

Acceso a
mejoras

Flexibilidad

Sensibilidad

Asist. Tcnica
Territorialidad

Desechos
industriales

Variables crticas
Calidad de la tecnologa
Consumo de energa, agua y otros recursos
Dispositivos para seguridad e higiene
Eficiencia y rendimiento de proceso y
garantas
Subproductos y desechos
Costo de tratamiento de residuos
Cumplimiento de normas
Competitividad frente a otras tecnologas

Variables crticas
Caractersticas del mercado
Tamao del mercado actual y potencial
Requisitos de comercializacin
Percepcin pblica

Ciclo de vida de la tecnologa

Madurez y vigencia

Caractersticas del vendedor

Capacidad para innovar, proveer asistencia tcnica y capacitacin
Prestigio

Integracin del paquete tecnolgico

Vinculacin
Un conjunto de relaciones entre las IES y diversos
actores externos enfocadas a cumplir sus
respectivos objetivos
Con las empresas se busca atender necesidades
de desarrollo econmico va la formacin de
profesionales, capacitacin y transferencia de
conocimiento
La vinculacin efectiva est asociada a la eficacia y
eficiencia con la que se cumplen los objetivos

Las actividades de vinculacin

Servicio social
Prcticas
Educacin dual

Consultora
Pruebas, anlisis,
mantenimiento
ITC
Investigacin
contratada

Cursos actualizacin
Cursos a la medida
Diplomados

Centradas en
el alumno

Educacin
continua

Servicios
tcnicos y de
I&D

Transferencia
de
conocimiento

Licenciamiento
Asistencia tcnica
Incubacin
Aceleracin

Vinculacin efectiva
Efectividad=Eficiencia+Eficacia
o Eficiencia: lograr una vinculacin que tenga un retorno favorable
(ingresos, beneficios y otros recursos) en relacin con los recursos
invertidos
o Eficacia: alcanzar los objetivos institucionales

La vinculacin efectiva es aquella que lleva a

concretar los impactos de la institucin sobre el
entorno econmico y social con un costo razonable

Las instituciones y la gestin de la

propiedad intelectual

Evolucin en IES y CPIs

Bsqueda de
clientes para
ofrecer licencias de
lo que ya se tiene
Proteccin de
patentes para
ganar prestigio y
puntaje
No se protege
nada, pues se
privilegia la
publicacin: el
conocimiento
como bien
pblico

No hay qu
proteger

Proteccin de
tecnologas en
funcin de un plan
de mercadotecnia.
Se administra
adecuadamente la
informacin
confidencial

Uso estratgico de
las diferentes
figuras de la
propiedad
intelectual para
capturar, generar y
comercializar
conocimientos

Nuestras instituciones
La mayora involucrada en actividades acadmicas
tradicionales
Apenas descubriendo la importancia de la PI
Muy pocos resultados de investigacin susceptibles de
proteccin
Uso de herramientas de investigacin protegidas sin tener
Falta de incentivos para el personal con logros tecnolgicos
Poca experiencia en TT
Poca conciencia sobre el valor potencial de las innovaciones
Falta de anlisis del potencial de mercado
Falta de equipos legales especializados en gestin de la PI

Aspectos bsicos para su organizacin

LAS OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGA

Transferencia de tecnologa y
OTTs
Cualquier proceso por el cul el conocimiento
bsico, la informacin y las innovaciones se trasladan
de una universidad, instituto o laboratorio
gubernamental hacia un individuo o empresas en los
sectores privados y semi-privados (Parker y
Zilberman, 1993, p. 89)

La TT requiere la PI?
El concepto de la OCDE enfoca la atencin de las OTTs en
la propiedad intelectual y las actividades relacionadas con
su identificacin, proteccin y explotacin
Sin embargo, en Mxico, la transferencia de tecnologa no
puede basarse exclusivamente en la cartera de ttulos de
propiedad intelectual, pues la mayora de las instituciones no
tienen an la madurez suficiente para generarla.
El concepto de transferencia tiene que ser ms amplio e
incluir mltiples acciones de capacitacin especializada,
consultora, asistencia tcnica, aportacin de informacin,
servicios tecnolgicos y de ingeniera, y licenciamiento de la
PI.

Entendemos la transferencia de tecnologa

como el proceso caracterizado por el paso
de conocimientos generados por la
universidad a una empresa, que le permiten
a esta ltima innovar y ampliar su
capacidad tecnolgica, posibilitndole
obtener una ventaja competitiva en el
mercado.

OTTs

Gestin de la propiedad intelectual

Gestin de proyectos
Servicios especializados y de consultora tecnolgica
Generacin de un entorno propicio
Actuacin en la elaboracin e instrumentacin de
polticas institucionales

Objetivo de la OTT
Lograr que se establezca un flujo de conocimientos de la
universidad o centro de investigacin hacia empresas, sea
a travs de canale comerciales o no comerciales.
Generar ingresos por la transferencia
Fortalecer el prestigio institucional
Apoyar la formacin de estudiantes por su participacin en
proyectos del mundo real
El principal requisito exigido para el cumplimiento pleno de
las funciones de una OTT es un eficiente sistema de
informacin, ya que todas sus actividades requieren
conocimiento profundo de la propia institucin y del
ambiente, tanto empresarial como poltico

Funciones de la OTT
Establecer contactos con empresas en busca de oportunidades
de realizar contratos;
Identificar tecnologas existentes dentro de la universidad y
ofrecerlas a empresas;
Apoyar la negociacin y elaboracin de contratos de
transferencia tecnolgica;
Realizar estudios de viabilidad econmica de los inventos
generados en la universidad, con la perspectiva de apoyar la
solicitud de patentes y su posterior licenciamiento a empresas
Realizar el seguimiento de los proyectos contratados
Buscar financiamiento para proyectos en fuentes
gubernamentales
Hacer el marketing institucional.

Clientes de la OTT
Los investigadoresinventores, que frecuentemente tienen
expectativas de oportunidades de investigacin,
beneficios, utilizacin pblica del invento y fama;
El sector privado, con perspectiva de obtener una
tecnologa comercialmente viable a un precio justo;
La administracin, que espera que la OTT sea autosustentable y que frene los conflictos de intereses.
El consejo de gobierno, que necesita asegurar que el
nombre y la reputacin de la institucin sean protegidos en
su relacin con la industria;
El contribuyente, con expectativas de que la OTT
administre los recursos pblicos de modo efectivo

Desempeo
Nmero de invenciones reveladas y clientes internos
atendidos
el nmero de patentes solicitadas, patentes concedidas y
licencias consumadas;
el volumen de regalas del licenciamiento
Nmero de productos comercialmente producidos y
vendidos.
Nmero de interacciones industriales y proyectos de
investigacin financiados
Capacidad de retener investigadores emprendedores y
atraer egresados; reputacin para la innovacin; promocin
del nombre de la universidad

Perfil del personal

Documentar con precisin los diferentes aspectos tcnicos,
econmicos y legales asociados.
Manejar relaciones interpersonales y negociaciones con
empresarios y funcionarios pblicos.
Comprometerse y hacer suyos los proyectos en los que
interviene.
Construir escenarios propicios para el xito de los proyectos.
Como consecuencia de lo anterior, indicar un rumbo y
orientar a los participantes.
Hacer seguimiento e instrumentar acciones correctivas
cuando se requieran.
Motivar a equipos complejos de naturaleza institucional.

Funciones
Establecimiento del Estado del Arte de las tecnologas
potencialmente transferibles
Evaluacin tcnica de las tecnologas potencialmente transferibles
Evaluacin de la proteccin de la propiedad intelectual de las
tecnologas potencialmente transferibles
Redaccin de contratos de transferencia, licencia y de otra ndole con
terceros
Seguimiento y control de las actividades comprometidas en los
contratos negociados
Asesora tcnica a profesores e investigadores que deseen transferir
sus innovaciones
Deteccin de capacidades tecnolgicas institucionales que sean
requeridas por terceros
Deteccin de necesidades tecnolgicas de empresas privadas.
Elaboracin de propuestas, en conjunto con investigadores de la
institucin, para la realizacin de investigaciones contratadas con la
industria

Conocimientos y habilidades
Gestin Tecnolgica, con nfasis
en la estructuracin de paquetes
tecnolgicos y mecanismos de
transferencia de tecnologa
Propiedad Intelectual, manejo de
los fundamentos legales y la
estructura de los principales
ttulos y su mbito de aplicacin.
Inteligencia tecnolgica y de
mercado.
Mecanismos de bsqueda y
recuperacin de informacin
tecnolgica.
Conocimiento de los elementos
bsicos de contratos de
transferencia de tecnologa

Responsabilidad
Capacidad de negociacin con
empresas y grupos de
investigacin.
Habilidad para solucin de
conflictos.
Capacidad para redactar textos
complejos con elementos tcnicos y
econmicos.
Capacidad de organizacin de
reuniones y grupos de trabajo.
Iniciativa y fuerte orientacin a
resultados.
Adaptabilidad a ambientes
adversos y grupos heterogneos
Puntualidad
Capacidad para tomar decisiones.
Autonomia.

Unidad de vinculacin
Persona jurdica externa?: fideicomiso o asociacin civil
Funciones iniciales: educacin por contrato, educacin
continua, consultora y servicios tcnicos
Estructura pequea muy profesional y eficiente
Desarrollo de oferta basada en competencias internas
destacadas
Esquema de pago de incentivos a acadmicos y
estudiantes que participen en proyectos contratados

El proceso y su negociacin

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA

El proceso de transferencia de tecnologa desde

el punto de vista del adquiriente
Definicin de objetivos
(deteccin de necesidades)

Planeacin estratgica

Anlisis de la capacidad
tecnolgica actual

Anlisis tecnolgico de la
competencia
Bsqueda de soluciones
tcnicas, patentes, normas,
literatura

Bsqueda de Alternativas tecnolgicas

Pronsticos tecnolgicos

Obtencin de datos preliminares

Anlisis comparativo de las alternativas

Negociaciones de acuerdo

Seguimiento y adaptacin del proyecto

Implementacin fsica

Puesta en Marcha y control de

procesos y productos

Asimilacin, adaptacin e I-D para

mejoras

El objetivo de la TT
Que est acorde con la estrategia tecnolgica de la
empresa.
Que se haya hecho una definicin correcta de la necesidad
en trminos de los elementos del paquete tecnolgico
requeridos para cumplir con la estrategia: tecnologa de
producto, equipo, proceso u operacin
Establecer el nivel de produccin y mercado objetivo, los
cuales determinarn los parmetros de desempeo que
deber cumplir la tecnologa que se pretende adquirir.
Revisin de disponibilidad de recursos para inversin, lo
cual determinar el rango de precio que puede pagarse por
la adopcin de la tecnologa
Equipo humano e infraestructura disponibles para la
adopcin y asimilacin de la tecnologa

NEGOCIACIN DE LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGA

Negociacin
Proceso a travs del cual buscamos lograr lo que
queremos de otras personas.
Interaccin humana con el objetivo de satisfacer
necesidades de las partes
Comunicacin para lograr un acuerdo entre dos o ms
partes que tienen algunos intereses compartidos y otros
opuestos
Convertir el conflicto en acuerdo

Caractersticas de la negociacin

Propsito de alcanzar un acuerdo

Proceso irracional, no necesariamente lgico
Proceso creativo: es el arte de expandir posibilidades
Diferente a debatir
Se puede aprender

Tipos de negociacin

Gana-gana
Gana-pierde
Pierde-pierde?

Negociacin gana-gana
Negociacin de principios
Duro con los problemas, suave con las personas
Basada en patrones justos e independientes de la
voluntad de las partes
Beneficios mutuos
Sin trucos o posiciones
Acuerdos inteligentes, eficientes, amigables y
duraderos

Puntos bsicos
Insistir en criterios objetivos
Decidir cuestiones fundamentales con base en
sus mritos y no a travs de regateos
Energas a la bsqueda de ganancias mutuas
Buscar eficiencia en costo y tiempo
No deteriorar la relacin y lograr resultados
duraderos
Requieren disciplina, experiencia, buena fe y
creatividad

Negociacin gana-pierde

El suave frente al duro

Uno gana y otro pierde
Tpica negociacin por posiciones
Llena de trucos
Acuerdos suelen ser frustrantes
El proceso agota a las partes y sus recursos
Ineficiente y frgil

Tcticas gana-pierde
Engao deliberado:
Hechos falsos: dude de hechos, no de personas
Autoridad ambigua: investigue y exija
Intenciones dudosas: pregunte y busque garantas
No revelar todo: siga investigando
El buey de piraa: no se entusiasme

Tcticas gana-pierde
Guerra psicolgica:
Situaciones tensas: no dude en decirlo y rmpalas
Ataques personales: expngalos abiertamente y no
los permita
La rutina del bueno y el malo: mantenga su posicin
Amenazas: no caiga en trampas. El apoyo de sus
superiores es esencial
Tambin s: sea asertivo (se puede decir no)
Huevos revueltos: si est bien preparado traer
orden. Si no, interrumpa la negociacin

Tcticas gana-pierde
Regateo o presin posicional
Rechazo a negociar: sugiera opciones (cambio de equipo)
Demandas extremas: prepare su colchn y evale
Demandas escalonadas: conceda hasta su lmite y
tambin exija
Encadenamiento: nuevamente, separe
El socio terco: neutralcelo
Retrasos calculados: hay que planear las negociaciones.
No se pierda en actividades superfluas
Tmelo o djelo: abandone o interrumpa la negociacin
A toro pasado: documente bien la historia y
comunquese con su equipo

Pasos de la negociacin
Sepa qu es lo que desea
Compruebe sus supuestos
Considere las necesidades y el punto de vista del otro
(hay que investigar)
Planee los intercambios de informacin (enfoque de
cooperacin y no confrontacin)
Identifique las cuestiones crticas
Elija los ambientes
Agenda, lugar, ambiente, personas

Pasos de la negociacin
Establezca su estrategia
Defina su colchn minimax

Dirjase a las necesidades del otro

Ejecute su plan y no se precipite en su reaccin
Sea paciente, persistente y creativo
Consiga un acuerdo en que todos gane
Regstrelo en papel

En reuniones de negociacin...

Evite el empleo de irritantes

No presente contrapropuestas de inmediato
Evite la espiral defensa-ataque
Use la conducta de rtulos
Limite argumentos y justificaciones
Sintetice y pruebe continuamente
Explicite sus sentimientos
Disponga del tiempo necesario

Negociaciones de transferencia
de tecnologa
Filosofa adoptada: creacin de capacidades vs.
Negocio por la dependencia
Flujo de informacin
Pregunte, pero tambin conceda informacin
De lo no confidencial a lo confidencial

Conocimiento tcito vs. Codificado

Negociaciones de transferencia
de tecnologa
Ponga atencin al paquete tecnolgico
Tecnologa de producto
Tecnologa de proceso
Tecnologa de equipo
Tecnologa de operacin

Elementos clave: efectividad econmica de la

tecnologa; calidad y confiabilidad; atencin a una
demanda; deteccin de elementos clave

INSTRUMENTOS QUE APOYAN

LA COMERCIALIZACIN DE
TECNOLOGA.

Memorando de entendimiento
(MOU)
Acuerdo preliminar por el cual las partes declaran su
intencin de concertar un acuerdo vinculante (de
licencia).

Tiene un plazo fijo para concluir el acuerdo (el potencial

licenciante concede al potencial licenciatario un plazo
para el anlisis de todos lo aspectos de la potencial
licencia, sin entablar contactos con ningn otro
candidato hasta que expire ese plazo).

Contrato de Confidencialidad

Acuerdo previo que protege los derechos del

licenciante, toda vez que deba revelar informacin

confidencial para comenzar la negociacin, que
eventualmente no condujera a un acuerdo.
- Tiene limitaciones temporales.
- Acarrea riesgo de implementacin.
- Requiere vigilancia permanente.

Contrato de Prueba de Tecnologa

Acuerdo que permite que el potencial

licenciatario verifique las ventajas
competitivas de la tecnologa, en
miras a un acuerdo de licencia.
Requiere dimensionar esas ventajas.
Involucrarse en la prueba para validar
el resultado.

Acuerdo de Investigacin

Acuerdo que permite la utilizacin de

conocimientos tcnicos pioneros generados

por una institucin de I&D u otro, para la
investigacin y desarrollo conjunto de etapas
posteriores de la tecnologa.
Derecho a utilizar los conocimientos tcnicos
pioneros en el contexto de un esfuerzo conjunto
de investigacin. Puede incluir la prueba para
validar el resultado.

Acuerdo de Investigacin
Cada parte aporta conocimientos o pericia que la

otra no posee o desea obtener y mantiene su

titularidad de los conocimientos de base.
La licencia otorgada no implica su comercializacin.
Aspectos que se acuerdan:
Propsito, Exclusividad, Proyecto que se ejecutar,
presupuesto, organizacin del proyecto, Titularidad
de los derechos de PI.

Acuerdo de transferencia de
material biolgico

Acuerdo que permite la utilizacin temporal

de algn material biolgico, para la
comprobacin de sus propiedades y
eventualmente utilizarlo para propsitos
comerciales.
Derecho a utilizar el material biolgico:

Para investigacin
Para desarrollar una aplicacin
Para integrarlo a un producto

Contrato de Licencia

Contrato de Licencia

Es el resultado de una estrategia comercial.

Representa una relacin comercial.
Sin propiedad intelectual no hay licencia.
Es nico ya que refleja necesidades y expectativas
del licenciante y licenciatario.

Aspectos Generales de un Contrato de

Licencia

Prembulo
Materia Protegida.
Alcance de los derechos.
Consideraciones Comerciales y
Financieras.
Consideraciones Generales
Cierre
Anexos

Definicin de la Materia Protegida y

Transferida.

Debe ser clara y precisa: Programa computacional,

informacin, tecnologa de proceso, protocolo,

entre otros
Determina los contenidos del contrato.
Si es una Patente o solicitud de patente debe
indicar el nmero de registro o de solicitud y
adjuntar la descripcin de la patente con sus
detalles precisos.

Alcance de los Derechos

Territorialidad del uso

- En un pas, en una localidad
- Nivel mundial, exclusiva.

Alcance de los Derechos

Licencia exclusiva, nica o no exclusiva.

Exclusividad, mayor precio, mayor dependencia del

xito del licenciatario.

Exclusividad por territorio.
Exclusividad por campo de aplicacin.
No exclusiva, mayor control del licenciante sobre la
tecnologa, potencial mayor de desarrollo de la
tecnologa.

Exclusividad, se excluyen incluso los derechos del

licenciante.

Alcance de los Derechos

Licenciatario ms favorecido
En caso de una licencia no exclusiva, se asegura
que si el licenciante concediese a otro licenciatario
condiciones ms favorables, el actual licenciatario
tendr derecho a exigir las mismas condiciones.

Alcance de los Derechos

Sublicencia
En caso de una licencia exclusiva, el derecho de
entregar sublicencias en el territorio determinado.
- Aprobacin del licenciante
- Eleccin del sublicenciatario
- Condiciones
- Si caduca cuando la licencia principal
expira o termina por algn motivo.

Alcance de los Derechos

Mejoras

- Frecuente cuando la tecnologa est en una

etapa inicial de desarrollo.
- Definicin de mejoras o nuevas versiones.
- derecho del licenciante a usar cualquier
mejora desarrollada por el licenciatario, incluso
licenciar a otros, en otros territorios o extender las
mejoras a los otros licenciatarios.
- posibilidad de que el licenciatario acceda a
cualquier mejora que desarrolle el licenciante.
- informacin permanente en relacin a las
mejoras.

Alcance de los Derechos

Asistencia tcnica

Estancia de personal del licenciante en instalaciones del

licenciatario
Propsito, duracin, documentacin y conocimientos
tcnicos a compartir.

Capacitacin

Entrenamiento temporal al personal que ejecutar la

tecnologa licenciada
Debe especificar objetivos claros y tener delimitacin

Plazo

sujeto a expiracin de patentes.

plazo que permita una evaluacin de la capacidad

comercial del licenciatario.

renovacin automtica, solicitud por escrito.

Consideraciones comerciales y
financieras

Aspectos financieros tpicamente utilizados:

1. Gastos de Proteccin
2. Pagos Iniciales (firma del acuerdo)
3. Pagos dependientes de eventos (sumas
globales dependientes del desempeo,
conclusin de ensayos clnicos, otorgamiento de
certificaciones). Acordados previamente, exentos
de riesgo para el licenciante y el licenciatario.

Consideraciones comerciales y
financieras
4. Regalas
- Pagos regulares
- Base de clculo, unidades vendidas, ingresos
netos.
- Requiere mecanismos de control
- Tasa de regalas. Valoracin de tecnologa
- Tasa variable ascendente (reconoce la curva de
aprendizaje)
- Tasa variable descendente (incentiva el aumento
en el volumen de produccin)

Metodologas para la Valoracin de

la Tecnologa
Mtodo del Costo
Mtodo del Mercado
Mtodo del Ingreso

Ventajas y desventajas de los tres mtodos

bsicos

Y. Park, G. Park / Technovation 24 (2004) 387394

La clave es
encontrar un
apropiado nivel
de comparacin
entre empresas
bench mark

1. Mercado

3. Reglas del

Estndares

pulgar

Regla del 25% y

con muchas variantes

6. Subastas

industriales
Supone un proceso de
mercado abierto

2. Valoracin/
0. Costos?

Herramienta que
completa a los puntos 1,
3,4,5

clasificacin

Basada en recuperacin
Usar slo en situaciones
especiales: urgencia/
datos escasos

4. Ingresos
Flujo de efectivo
descontado

El FED es usada con

todas los dems mtodos
para calcular el valor del dinero en
el tiempo

5. Mtodos
Avanzados
Monte Carlo
Opciones reales

Proporcionan un mayor
entendimiento sobre el
impacto de los riesgos y
los modos de
incrementar el valor

Los mtodos 3, 4 y 5
requieren de un anlisis
del flujo de efectivo

Tasas de regalas (LES, 2002)

Industria

No. de
Licencias

Tarifa mnima

Tarifa mxima

Tarifa media

Automotriz

35

1.0%

15.0%

4.0%

Qumica

72

0.5%

25.0%

3.6%

Cmputo

68

0.2%

15.0%

4.0%

Bienes de consumo

90

0.0%

17.0%

5.0%

Electrnica

132

0.5%

15.0%

4.0%

Energa y medio
ambiente

86

0.5%

20.0%

5.0%

Alimentos

32

0.3%

7.0%

2.8%

Productos para el
cuidado de la salud

280

0.1%

77.0%

4.8%

Internet

47

0.3%

40.0%

7.5%

Frmacos y
Biotecnologa

328

0.1%

40.0%

5.1%

Software

119

0.0%

70.0%

6.8%

Telecomunicaciones

63

0.4%

25.0%

4.7%

Informacin de compra-venta de Tecnologa

Informes de adquisiciones (Royalty Rates for Technology Second Edition, Intellectual
Property Research Associates, Yardley Pennsilvania, USA, 2000.)
Reportes anuales de empresas y de otros datos econmicos (Degan, Stephen A., and
Horton, Corwin. A Survey of Licensed Royalties. les Nouvelles, June, 1997. pp 91-95)
Acciones de Bancarrota de empresas
Resoluciones de litigios en materia de daos a la propiedad intelectual
Sitios Web de Informacin sobre Valor de Regalas:
www.royalstat.com
www.fvgi.com
www.ipresearch.com
www.aspenpublishers.com
www.royaltysource.com

Ejemplos de Informacin Tecnolgica Recopilada

Ejemplos de Informacin Tecnolgica Recopilada

Mtodo del Ingreso

El esquema general incluye el anlisis de los siguientes
aspectos:
Anlisis financiero de la tecnologa (deriva del
Plan de negocios)
Anlisis del mercado donde compite la
tecnologa (plan de negocio)
Anlisis de la fortaleza de la tecnologa (ver
mtodo de Park)

Ejemplo de definicin del valor por actualizacin

de los ingresos derivados de regalas
La cantidad de Ingresos que se podran generar si la
tecnologa fuera licenciada en una transaccin
hipottica.
Comprende:
Determinacin de la regala
Determinacin de la utilidad de su explotacin
Clculo de la base de impuesto
Determinacin de la tasa de descuento para
actualizacin (VAN)

 Ingresos del Licenciatario: Consideraciones

2003: $40,000
2004: $80,000
2005: $120,000
2006: $140,000
2007: $160,000

Tasa de regalas
5%

ISR

Pronstico de ventas del producto

Comparables de otras transaciones

ISR es del 38%

38%

Tasa de Descuento
15%

Tasa de descuento aplicable al sector

industrial

($ thousands)
Company Revenues
Royalty
5.00%

2003 2004 2005 2006 2007

40,000 80,000 120,000 140,000 160,000
2,000 4,000 6,000 7,000 8,000

Tax Rate

After-Tax Income
Discount Rate
Present Value
PV at January 1, 2004

38.00%
15.00%

1,240 2,480

3,720 4,340 4,960

1,156 2,011

2,623 2,661 2,644

11,096

La aplicacin de la experiencia
Regla del 25%.
Se trata de encontrar una base justa de comparticin
de beneficios entre licenciante y licenciatario
Hay evidencias de que la tecnologa es un cuarto del
negocio, por lo que se aplicara un 25% sobre el
margen de utilidad del negocio

Distribucin de utilidades con el licenciatario (muestra de contratos

analizada por Goldscheider et al., 2002)

10
9
8

Nmero de industrias

7
6
5
4
3
2
1
0

<0%

<0% - 20%

21% - 40%

41% - 60% 61% - 80%

>80%

Factores tecnolgicos que inciden en el

valor
Park y Park (2004)

Factores de mercado

Park y Park (2004)

Relacin entre factores tecnolgicos y de

mercado
Park y Park (2004)

Consideraciones comerciales y
financieras
5. Pagos mnimos anuales
- Presiona para apurar la implementacin productiva
y comercial de la tecnologa licenciada.
- Cuando la licencia es exclusiva protege al
licenciante.
6. Pagos por sublicencias.
7. Administracin contable . Registro separado y
auditable.
8.- Infracciones : terceros utilizando la tecnologa no
licenciada.
9.- Responsabilidad de los productos: fabricacin,
control de calidad, componentes. Seguros.

Clusula

Objeto del Contrato

Desarroll
o de
Tecnolog
a

Definiciones

Objeto

Alcance

Aportaciones
del licenciante

Aportaciones
del licenciatario

Transfer
encia de
Tecnologa

Asistenci
a Tcnica

Servicio
s de
Ingenier
a

Servicios
Tecnolgicos

Licencia
-miento
y venta
de
marcas

Licencia
-miento
y venta
de
patente
s

Pagos y/o
contraprestaciones

Vigilancia de
actividades y
mecanismos de
control
Participacin
en actividades
de la
contraparte
Propiedad
industrial de los
resultados

Confidencialida
d

Derecho a
publicacin

Transferibilidad

Sublicenciamiento

Subcontratacin

Capacitacin

Aportacin de
mejoras

Garantas

Compromisos con
terceros

Responsabilid
ad

Territorialidad

Exclusividad

Asistencia
tcnica

Interlocutores

Terminacin
anticipada

Rescisin y
penalidades

Suspensin

Vigencia

Exclusin de
relaciones
laborales

Registro del
contrato

Impuestos

Arbitraje y
tribunales
competentes

Muchas gracias
Dr. Jos Luis Solleiro Rebolledo
solleiro@unam.mx

Oficina de transferencia de conocimiento certificada