Fallo: 178-2010.

-SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 3 de Agosto 2011

1.-PARTES:
Starlight Coffee", pedida por Juan Santiago Alemparte Rodrguez
abogado de la firma en representacin de Hani Abughazaleh
dueo de la empresa
Abogado Luis Felipe Claro Swinburn, en representacin de Starbucks
Corporation
2.- HECHOS
La oponente Starbucks Corporation, recurre de casacin en el fondo contra
la resolucin del Tribunal de Propiedad Industrial, de 28 de Octubre de 2009
que confirm el dictamen del Director del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial,

de 6 de mayo 2003 y que a su vez, desech la oposicin

deducida por la compareciente y concedi el registro de la marca

denominativa "Starlight Coffee
Starbucks requiere al efecto la invalidacin del veredicto atacado para que
se dicte el de reemplazo que deniegue el registro de la seal solicitada
3.- DERECHO
Impugnante denuncia infraccin:
1.-los artculos 16, 19 y 20 letras f), g) y h), de la Ley N 19.039, Ley de
Propiedad Industrial
2.- 6 bis y 10 bis del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad
Industrial
3.- 17.2.9 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Chile y los Estados
Unidos de Amrica.
4.- ARGUMENTOS DE STARBUCKS CORPORATION
1.- transgresin de los artculos 19 y 20 letras f), g) y h), de la Ley
N 19.039, donde se establecen claros presupuestos de las causales de
irregistrabilidad
2.-Vulneracin del artculo 16 del citado de Ley 19.039: los jueces del
grado desconocieron las pautas de la sana crtica, pues se contentaron con
desestimar las causales en que reposa el reclamo, de manera arbitraria y
sin estimacin alguna sobre las pruebas rendidas por la reclamante, como
por ejemplo:

1.-fama y notoriedad de la marca que figura desde 1971 y segn diversas

publicaciones es considerado dentro de los 100 emblemas ms admirados
del mundo
2.- dos estudios de mercado efectuados por empresas especialistas donde
se infiere que el rango de confusin entre los distintivos es extremadamente
alto,

dado que el 70% de los encuestados opin los membretes como

parecidos
3.- artculos de prensa del diario El Mercurio, la revista Capital, entre otros,
en los que desde antes de la llegada de "Starbucks Coffee" a Chile se repar
en la estrecha aproximacin de ambas etiquetas.
3.-Aduce que tampoco se apreci adecuadamente la gran similitud
grfica, fontica y figurativa percibida entre los nombres y diseos
de los sellos en conflicto, que muestra el carcter imitativo del cuo
pedido, lo revela que se trata de un ilcito de piratera y usurpacin
marcaria
4.Quebrantamiento de los artculos 6 bis y 10 bis del Convenio de
Paris y 17.2.9 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados
Unidos de Amrica, se fundamenta en que el sello norteamericano
"Starbucks Coffee", constituye una marca famosa y notoria que merece un
resguardo peculiar, mediante el cual se obliga a la autoridad administrativa
a protegerla cuando entre en colisin con otras seales que impliquen la
reproduccin o imitacin de la misma
ARGUMENTOS STARLIGHT
Tribunal de Propiedad Industrial

concedi registro de marca, teniendo

presente:
1.- No existe confusin: el signo pedido ofrece suficientes diferencias con
los impresos en que se sustenta la oposicin, por lo que puede coexistir en
el mercado adecuadamente, sin inducir a confusin, error o engao a los
usuarios, en torno al origen empresarial, cualidad o gnero de los servicios
que se procura apartar,

Por lo tanto

no se configuran las causales de

irregistrabilidad consagradas en el artculo 20, letras f), g) y h), de la Ley N

19.039; ya que las dicciones "Starlight" y "Starbucks", apuntan a conceptos
dismiles, con fisonoma propia, produciendo en el pblico una asociacin
visual y auditiva dispar, que habilita su concurrencia mercantil;
2.- solicitante ya es titular del registro N 634.886, 2 de Julio de 2002 del
distintivo denominativo Starlight Coffe, para separar servicios de restaurant,
bar, cafetera , por lo tanto se encuentra probado en el proceso ,que los

carteles en pugna ostentan desde 2002 en el mercado nacional en servicios

anlogos, han coexistido sin que existan probanzas que hagan
suponer error, confusin o engao en los usuarios de los servicios
respectivos.

RESOLUCION

Que en lo atinente a la
ramo, Corte

no

inobservancia al artculo 16 de la ley del

divisa cmo

los sentenciadores habran

violentado los cnones de la sana crtica, determinando que

es viable su coexistencia en el mercado porque presentan
suficientes diferencias que descartan una posible confusin,
error o engao en los usuarios de los servicios, ya que aluden a
conceptos diversos, con fisonoma propia, produciendo en el pblico
una asociacin visual y auditiva diferente tpico que fluye con

claridad del reconocimiento del significado de ambos vocablos.

Que descartada la concurrencia de semejanzas o similitudes capaces
de generar equivocacin entre los membretes en discusin, resulta
irrelevante hacerse cargo del carcter famoso y notorio

alegado por la impugnante respecto de su letrero comercial,

La proteccin que la legislacin nacional e internacional le brindan a
las marcas con estas caractersticas slo emana en la medida que se
determine que el cuo pedido es igual o semejante a aquel que
reclama la fama y notoriedad, coyuntura que no se conforma en
esta hiptesis

Por estas consideraciones y de conformidad, adems 767 y 805 del

Cdigo de Procedimiento Civil y 17 bis B de la Ley N 19.039, SE
RECHAZA el recurso de casacin en el, contra la sentencia de 28 de
octubre de dos mil nueve la que, por consiguiente, no es nula.Corte
Suprema integrada por los Ministros Sres. Jaime Rodrguez E., Rubn
Ballesteros C., Hugo Dolmestch U., Carlos Knsemller L. y el abogado
integrante Sr. Rafael Gmez
Opinin personal
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Principio de oportunidad Min Pblico: Tribunales deberan abstenerse

para ver cuestiones ms importantes