Expediente

Escrito No.
Sumilla

: 647620-2016
: 1
: Recurso de Reconsideracin.

A LA DIRECCIN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
INDECOPI:
ARMANDO KIYAN KIYAN, identificado con D.N.I. N 09099386, con domicilio para estos
efectos en Jr. Domingo Cueto N 444, Distrito de Jess Mara, Provincia y Departamento
de Lima, a ustedes con el debido respeto nos presentamos y atentamente decimos:
I.

PETITORIO:

Que, en ejercicio del derecho constitucional de peticin administrativa establecido en el

inciso 20 del artculo 2 de la Constitucin Poltica vigente 1, la facultad de contradiccin
administrativa establecido en el numeral 1 del artculo 109 2 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General Ley 27444, el derecho a interponer recursos administrativos ante
la autoridad administrativa competente proscrito en el numeral 1 del artculo 207 3 de la
misma norma, y de conformidad a lo previsto en los artculos 131 del Decreto Legislativo
N 10754, encontrndome dentro del trmino de ley que las referidas normas sealan,
interpongo RECURSO DE RECONSIDERACIN en contra de la Resolucin N 9742 de
fecha 16 de junio de 2016, notificada el 23 de junio de los corrientes que deniega la
solicitud de registro de lema comercial solicitado por mi persona; con la finalidad de que
se reconsidere la decisin adoptada, y se declare FUNDANDA dicha solicitud y se
otorgue el registro correspondiente, en virtud a los fundamentos que a continuacin
expongo:
1 Constitucin Poltica del Per - 1993Articulo 2.- Derechos Fundamentales
() 20.- A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que est obligada a
dar al interesado una respuesta tambin por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad

Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444.Artculo 109.- Facultad de contradiccin
administrativa
109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un inters legtimo, procede su
contradiccin en la va administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean
suspendidos sus efectos.

3 tem - Artculo 207.- Recursos administrativos207.1 Los recursos administrativos son:

a) Recurso de Reconsideracin ()

Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisin 486 de la Comisin de la

Comunidad Andina que establece el Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial Decreto Legislativo N 1075a)
Recurso de reconsideracin ()
Artculo 131.- Recurso de reconsideracin Salvo en los casos de acciones por infraccin, contra las resoluciones expedidas
por las Direcciones competentes puede interponerse recurso de reconsideracin, dentro de los quince (15) das siguientes a
su notificacin, el mismo que deber ser acompaado con nueva prueba.

II.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

II.1.

Antes de pasar a exponer nuestros elementos el cual servirn como nueva

prueba, es necesario que nos explayemos respecto a lo predispuesto por el
ordenamiento jurdico administrativo respecto a los lemas comerciales; esto,
toda vez que, si bien es cierto no es objeto del presente recurso manifestarse
sobre el fondo del asunto, no debe ser pasado por alto por la oficina de signos
distintivos del INDECOPI [en adelante la oficina de signos], al momento de
emitir su apreciacin y resolver conforme a ley.

II.2.

Dicho ello, con fecha 18 de enero de 2016 solicite el registro del siguiente lema
comercial SACA EL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO, el cual, segn
procedimiento ordinario para su registro, no hubo oposicin alguna que impida
tal finalidad.

II.3.

Que, a travs de la Resolucin N 9742 [en adelante la resolucin] de fecha

16 de junio de 2016 emitida por la oficina de Signos, a travs del examen de
registrabilidad se resuelve denegar mi solicitud de registro por los fundamentos
que a continuacin se explican.

II.4.

La oficina de signos seala que el signo solicitado conformado por la frase

SACA EL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO, no est dotado de los atributos
necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los servicios
que distingue la marca registrada; es decir, no contiene ningn elemento que
permita realizar la distintividad de la marca registrada SOPRANOS RESTO
BAR, siendo una frase simple y poco ingeniosa, que puede ser utilizado por
cualquier empresario para publicitar.

II.5.

Al respecto, debemos manifestar en primer lugar que que el lema comercial

solicitado para registro es original, novedoso y de fantasa, que es atractivo y
curioso (como veremos ms adelante) porque capta la atencin de los
consumidores con una frase no utilizada por los competidores; en suma el
lema comercial solicitado encaja dentro del concepto de originalidad.

II.6.

Asimismo, la distintividad del lema comercial no se basa slo en la presencia

del lema "SACA EL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO ", sino en todo el
conjunto de los elementos gramaticales y literarios que conforman a la marca
y a la frase; esto es SOPRANOS KARAOKE BAR & BOXES SACA EL
ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO", es decir, el lema comercial es un
complemento de la marca propiamente dicha, y no una independiente como
errneamente lo manifiesta la oficina de signos.

II.7.

En ese sentido, el lema comercial para obtener proteccin jurdica debe tener
un mensaje publicitario el que no necesariamente debe cumplir con el
requisito de distintividad, ya que exigir distintividad del lema comercial
(como as lo requiere la oficina de signos en la resolucin ahora impugnada)
comportara reconocerle un nivel igual o similar a la marca, convirtiendo
al lema en un signo independiente de sta lo que es contrario a su
carcter accesorio como lo han puesto de manifiesto tanto la doctrina
como las propias leyes reguladoras del mismo.

II.8.

Bajo ese contexto, el articulo 175 del Ttulo VII de la Decisin 486, sobre los
lemas comerciales establece que:
() Artculo 175.- ()
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o
leyenda utilizada como complemento de una
marca. [nfasis nuestro]
Como se observa, la propia norma reguladora de nuestro sistema marcario, ha
consignado que el lema comercial es un complemento de la marca, ms no
un elemento diferenciador como si lo es el signo distintivo como esencia
propia. [Error en el que incurre la oficina de signos al momento de
resolver]

II.9.

El lema comercial como lo seala la Decisin 486 es un complemento de la

marca que acompaa [carcter accesorio] que toma fuerza en el desarrollo
de las disposiciones que rigen la materia. Es as como la solicitud de registro
de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la
cual se usar el lema5. Igualmente el lema comercial slo puede ser transferido
conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estar
igualmente sujeta a la del signo que acompaa6.

II.10.

Ahora bien, ello tampoco quiere decir que el lema comercial no requiera de un
mnimo de distintividad como se le requiere a la marca, muy por el contrario
para estos casos, el lema debe poseer un mnimo de novedad, esto es, no
haber sido utilizado en el mercado, como as refiere el presente caso7.

II.11.

Tal como hemos manifestado, nuestra propia legislacin consigna el carcter

complementario del lema comercial, como un vehculo que acompaa a la
marca, mas no como uno que lo diferencie de la misma como tal, debiendo ser
apreciada en su conjunto con el elemento marcario como se puede apreciar a
continuacin en nuestro signo distintivo marcario y el lema que lo acompaa:

Decisin 486Artculo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deber especificar la marca solicitada o
registrada con la cual se usar.

6 Artculo 178.- Un lema comercial deber ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su
vigencia estar sujeta a la del signo.

7 Bentata V. ob. cit, pg. 232 Reconstruccin del Derecho Marcario" pag 230, Editorial jurdica Venezolana 1994

Nota: Se denota el elemento diferenciador y la marca como esencia propia [vase en su conjunto], la cual no
difiere en lo absoluto con la percepcin en los consumidores, y ms an cuando la misma no ha sido utilizada por
la competencia en el mercado.

II.12.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 013-IP20138, sobre el lema comercial ha manifestado lo siguiente: Se trata por tanto
de un signo que se aade a la marca para completar su fuerza distintiva y
para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su
objeto. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a
reforzar la distintividad de sta, por lo que, cuando se pretenda el registro de
un lema comercial, deber especificarse siempre la marca con la cual se
usar. (Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N 949, del 18 de julio
de 2003, caso: ONE STEP UP mixta).

II.13.

Tambin, es pertinente sealar que la Real Academia Espaola, ha dicho sobre

el significado del lema lo siguiente: " Lema o mote que se pone en los
emblemas y empresas para hacerlos ms comprensibles9.

II.14.

Como se aprecia y deduce de lo sealado por la Real Academia Espaola, el

lema tiene por finalidad acompaar al elemento con la finalidad de hacerlo ms
notorio, ello no implica pues que sea distinto, sino que como hemos
manifestado complementa al todo visual que debe ser apreciado.

II.15.

Asimismo, nuestra marca SOPRANOS en los aos que viene operando, ha

explotado tal relevancia en el mercado que este explota (cadena de
KARAOKES), que se ha hecho cognoscible para el pblico consumidor que
asiste a nuestros locales que la finalidad que est tiene es la de interpretar y
cantar una cancin, sobre un fondo musical grabado, mientras se sigue la letra
que aparece en una pantalla10, por lo que el lema comercial que acompaa a
nuestra marca "SACA EL ARTISTA QUE LLEVAS DENTRO ", refiere a aquel
dote que tiene cada persona para explotar un talento ( el de canto) que lleva
dentro de s o que solamente lo hace por diversin o relajo.

II.16.

Para enfatizar, el trasfondo del lema comercial "SACA EL ARTISTA QUE

LLEVAS DENTRO", infiere dentro de la mente del consumidor 11 a hacer
prevalecer y demostrar aquel dote que todos nosotros tenemos para demostrar
un talento o para pasar un rato ameno, divertido y hasta gracioso con el pblico
que acompae, hecho que la oficina de signos no ha procedido a analizar

8 PROCESO 013-IP-2013

- Interpretacin prejudicial de los artculos 134 literal a), 135 literales a), b), e) y g),
177 y 179 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de
la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera; e interpretacin prejudicial
de oficio de los artculos 175 y 176 de la misma Decisin. Lema comercial: THE BEST LOGISTICS TEAM
(denominativo). Actor: sociedad OPEN MARKET LTDA. Proceso interno N 2010-00133.

9http://www.rae.es/ - Real Academia Espaola Diccionario de la Lengua

Espaola 10htpp://www.rae.es/

RAE - Karaoke Diversin consistente en interpretar una cancin sobre un fondo musical
grabado, mientras se sigue la letra que aparece en una pantalla.

conforme corresponde, pasando por alto a lo que realmente apunta nuestra

marca y su desempeo en el mercado de entretenimiento.
II.17.

Dicho todo ello, ha quedado demostrado el error en el que ha incurrido la

oficina de signos al no calificar como corresponde la solicitud de registro hecha
por mi persona, por lo que se debern desvirtuar lo consignado en la
resolucin materia de reconsideracin.

III.

ELEMENTOS QUE SUSTENTAN NUESTRA RECONSIDERACIN

III.1.

El recurso de reconsideracin proscrito en las normas mencionadas de manera

primigenia, tienen el soporte y su fundamento en desvirtuar los actuados por
parte de la administracin pblica, a travs de elementos nuevos que permitan
al funcionario pblico ratificar su apreciacin.

III.2.

Bajo esa premisa, las nuevas pruebas que sustentan nuestra pretensin, se
fundamentan en las marcas que el da de hoy compiten dentro del mercado
las cuales son acompaadas con sus respectivos lemas comerciales, a travs
de la mismo que sealamos a un inicio, el ser vistas y analizadas en su
conjunto, como un complemento a la marca y no como una unidad
propiamente dicha como se aprecia a continuacin:

Nota: como se visualiza los lemas acompaan y refuerzan como complemento a la marca.

III.3.

Como se ha podido observar a lo largo del presente recurso, hemos podido

error en la que ha incurrido la oficina de signos, (i) por no interpretar y no
aplicar, de manera correcta lo que nuestra propia legislacin marcaria
proscribe y (ii) por no revisar sus propios precedentes en los que ya haba
otorgado el registro de distintas marcas comerciales.

IV.

SOBRE
EL
OBLIGATORIA

IV.1.

La Resolucin N 422-1998-TPI-INDECOPI, precedente vinculante de

observancia obligatoria expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual el 19 de junio de 1998, sobre el artculo 118 de la

PRECEDENTE

VINCULANTE

DE

OBSERVANCIA

11 Cristina Quiones D. Desnudando la mente del consumidor Consumer

insigths en el marketing

Decisin 344 en relacin a los lemas comerciales, ha establecido que: no

podrn registrarse como lema comercial (i) las frases simples que sean
comnmente utilizadas en la publicidad para promocionar los productos o
servicios distinguidos con la marca publicitada (ii) las frases que sin fantasa
alguna se limiten a alabar los productos o servicios que se desea publicar (iii)
aquellos cuyo mensaje sea genrico o descriptivo en relacin a los productos o
servicios que la marca publicitada distingue.
IV.2.

En virtud a ello nos manifestaremos sobre cada punto:

(i)

SOBRE: LAS FRASES SIMPLES QUE SEAN COMUNMENTE UTILIZADAS

EN LA PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS DISTINGUIDOS CON LA MARCA PUBLICITADA:
Conforme hemos establecido, los elementos que componen a la marca y al
lema comercial que la acompaa, cumple con los elementos de propiedad
industrial que requiere la norma, no siendo por tanto en ningn caso una frase
simple y/o genrica, sino ms bien una que refuerza lo que intentamos hacer
llegar a nuestro pblico consumidor, el demostrar el talento intrnseco en un
ambiente acondicionado para tales efectos.

(ii)

SOBRE: LAS FRASES QUE SIN FANTASIA ALGUNA SE LIMITAN A

ALABAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE DESEA PUBLICAR:
Es pertinente sealar que el lema comercial de solicitud de registro, no carece
en ningn caso de fantasa ni mucho menos se limita a alabar los servicios que
ofrecemos en el mercado, ya que como ha quedado establecido, esta es un
complemento a nuestra marca SOPRANOS, marca fantasiosa la cual genera
un determinado servicio en la mente de los consumidores, que al ser vista
como un todo conjuntamente con el lema comercial propuesto, cumple de
forma absoluta con los parmetros que exige nuestro ordenamiento jurdico.

(iii)

SOBRE: AQUELLOS CUYO MENSAJE SEA GENERICO O DESCRIPTIVO

EN RELACIN A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE LA MARCAS
PUBLICITADA DISTINGUE:
Ya ha quedado demostrado que el mensaje que propugna nuestro lema
comercial no es uno genrico o descriptivo de la marca, al ser que la propia
marca de por s no define cual es el servicio ofertado hasta que este es
consumido (quedando acreditado el elemento de fantasa), sino ms bien
infiere dicho servicio porque est se encuentra ya puesto en la mente de los
consumidores.

IV.3.

Asimismo, la resolucin N 422-1998-TPI-INDECOPI, citada por la oficina de

signos para sustentar su resolucin, establece dentro sus considerandos que:
En la doctrina espaola, Fernndez - Novoa expresa con claridad su opinin
respecto a las diferencias existentes entre el lema comercial y la marca: El
slogan publicitario y la marca son, a mi juicio, figuras diferentes tanto en el
plano estructural como en el funcional. Aunque evidentemente el slogan es una
figura de perfiles oscilantes, no hay inconveniente en concebir el slogan como
una frase precisa empleada en la publicidad que llama la atencin del

consumidor, es fcil retenible en su memoria y trata de incitarle a realizar un

determinado acto. Y precisamente porque el slogan trata de incitar al
consumidor a realizar un determinado acto (adquisicin del producto o
servicio a que se refiere) se comprende con facilidad que el slogan es un
medio publicitario y, por lo mismo, cumple una funcin publicitaria: mediante la
utilizacin del slogan la empresa quiere inducir a los consumidores a comprar
determinados productos o contratar determinados servicios12. [nfasis
nuestro].
IV.4.

Tal como refiere el propio considerando, el propio autor citado establece y

considera que el slogan trata de incitar al consumidor a realizar un
determinado acto; entonces; el lema comercial SACA EL ARTISTA QUE
LLEVAS DENTRO, como ya hemos manifestado, incita justamente ello, que
el consumidor a travs del canto saque el dote que este tiene y que puede
desarrollar o que simplemente lo utilice para fines recreativos y diversin.

IV.5.

Finalmente, la oficina de signos precisando el precedente en el que

fundamenta su decisin ha omitido uno de los elementos importante que
conforman dicho precedente, como el que ahora hemos citado.

V.

MEDIOS PROBATORIOS

VI.

Las marcas que ya han estn operando en el mercado y que

demuestran que el lema comercial acompaa como complemento a la
marca.
Resolucin N 422-1998-INDECOPI, la cual es considerado como
precedente vinculante.

ANEXOS:

Anexo 1-A: Copia simple de mi DNI.

Anexo 1-C: Copia simple de las marcas que operan en el mercado.
Anexo 1-D: Copia simple de la Resolucin N 422-1998-INDECOPI.
POR TANTO:
A ustedes seores de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, srvanse por tener
por admitidos las pruebas y lo expuesto en el presente recurso, reconsiderar vuestra
decisin y proveer conforme corresponda.
AL PRIMER OTROSI DIGO: Que, otorgo las facultades que proscriben los artculos 74 y
75 del Cdigo Civil respecto a la representacin al abogado que tambin suscribe el
presente documento.
AL SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, autorizo a Joel Carlos Valentn Pachas, identificado
con DNI N 46680632 para que en mi representacin se apersona a los dems actos que
se requieran para la tramitacin y representacin procesal del presente procedimiento, as

12 Prrafo Sexto del numeral 5 de la

RESOLUCIN N 422-1998-TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N 280074

como para que en mi nombre, recabe copias certificadas, se entreviste con los
funcionarios pertinentes que obedezcan a y se relacionen con el mismo.
AL TERCER OTROSI DIGO: Que, adjuntamos los medios probatorios y anexos
pertinentes para demostrar nuestra pretensin.

Lima, 30 de junio de 2016.

__________________________________
ARMANDO KIYAN KIYAN
D.N.I. N 09099386