MANUAL DE REDAO DE PATENTES

DA
ORGANIZAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI)

NDICE
I.

Introduo Propriedade Intelectual

II. Patentes
A. Viso Geral Detalhada de Patentes
1. O que uma Patente?
2. O que pode ser a Matria de uma Patente?
a.
Dispositivos Mecnicos e Artigos de Manufatura
b.
Processos /Mtodos
c.
Composies ou Compostos Qumicos
d.
Molculas Isoladas e Caracterizadas
e.
Organismos Genticos /Seqncias Genticas
f.
Programas de Computador
g.
Aperfeioamentos
3. Por que as Patentes so Importantes?
a.
Fonte de Receita
b.
Benefcio de Marketing
c.
Ficha de Barganha
d.
Controle/Influncia do Setor Industrial
e.
Usos Defensivos
B. Requisitos Legais para Patenteabilidade
1. Novidade
2. Utilidade/Aplicao Industrial
3. No-obviedade/Atividade Inventiva
C. Previso da Patenteabilidade Atravs de Buscas do Estado da Tcnica
1. O que Estado da Tcnica?
2. Significado das Buscas do Estado da Tcnica
3. Como Fazer a Busca do Estado da Tcnica
4. Sistemas de Classificao
5. Onde Fazer a Busca
III. Preparao e Depsito de um Pedido de Patente
A Preparao de Pedidos de Patentes
1.
Obteno de Divulgaes da Inveno dos Inventores
2.
Identificao de Invenes Patenteveis
3.
Entendimento da Inveno
B. Partes Tpicas dos Pedidos de Patente
1.
Reivindicaes
2.
Descrio Detalhada ou Relatrio Descritivo
3.
Desenhos
4.
Antecedentes
5.
Resumo
6.
Sumrio
C. Depsito do Pedido de Patente
1.
Depsitos Nacionais/de Prioridade
2.
Depsitos Estrangeiros
3.
Consideraes sobre Taxas e Custos em Depsitos de Pedidos de Patente
4.
Exigncias para Depsito de Patentes em Jurisdies Especficas
a.
Depsitos pela Conveno Europia de Patentes

5.

b.
Depsitos no Escritrio de Marcas e Patentes dos EUA
c.
Depsitos pelo Tratado de Cooperao em Matria de Patentes
Leis e Exigncias Comparativas

IV. Instaurao do Processo Para Patenteamento de Patentes

A. Cumprimento de Exigncias
B. Redao de Cumprimento de Exigncia
C. Obteno de Reivindicaes Deferidas
D. Procedimento de Oposio
E. Expedio da Patente
V. Redao das Reivindicaes
A. Teoria sobre Reivindicaes de Patente
B. Formato da Reivindicao de Patente
1.
Partes de uma Reivindicao: Prembulo, Transio e Corpo
2.
3.

Reivindicaes de Duas Partes ou Reivindicaes de Aperfeioamento

Reivindicaes de Meios-mais-Funo

4.
Pontuao da Reivindicao
5.
Fundamentos Adequados
6.
Referncias Numricas e Expresses entre Parnteses
7.
Expresses Tpicas das Reivindicaes
8.
Elementos Mltiplos
9.
Elementos Alternativos
C. Quadro Reivindicatrio
1.
Reivindicaes Independentes
2.
Reivindicaes Dependentes
3.
Reivindicaes de Dependncia Mltipla
VI. Tipos Especficos de Reivindicaes
A. Reivindicaes de Mecanismos ou Dispositivos
B. Reivindicaes de Mtodo ou Reivindicaes de Processo
C. Reivindicaes de Produto por Processo
D. Reivindicaes tipo Resultado a ser Alcanado e Reivindicaes de Parmetro
E. Reivindicaes de Desenho
F. Reivindicaes de Patente de Plantas
G. Reivindicaes de Composies
H Reivindicaes de Biotecnologia
I. Reivindicaes de Uso
J. Reivindicaes de Software
K.

VII.

Reivindicaes conhecidas como Omnibus Claims

Modelo de Reivindicao de Patente

A. Primeiro, Prepare as Reivindicaes
B. Reivindicaes Amplas e Reivindicaes Restritas
C.

Clareza, Escolha das Palavras da Reivindicao e Inconsistncias

D.
E.
F.
G.
H.
I.

Alternativas de Reivindicao e Modificaes da Inveno

Evite Limitaes Desnecessrias
Limitaes Negativas e Rejeies
As Reivindicaes e os Produtos Concorrentes
As Reivindicaes devem Superar o Estado da Tcnica
Tipos de Reivindicaes de Mltiplo Uso para a Mesma Inveno

J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Certifique-se de que o Relatrio Descritivo D Suporte s Reivindicaes

Unidade de Inveno
Ponto de Vista da Reivindicao
Restringindo uma Reivindicao de Patente Durante o seu Processamento
Excluses de Patenteabilidade
O Requisito de Aplicao Industrial
Concepo de uma Reivindicao de Patente em Alguma Coisa
Construo da Reivindicao pelos Tribunais

VIII. Estratgia da Patente

A. Ofensivas de Bloqueio de Patenteamento para Montar Ataques aos Concorrentes
B. Patenteamento Defensivo para Autodefesa de Aes de Violao
C. Tcnicas de Projetar com Desvio
IX. Organizao, Instruo e Motivao da Equipe Tcnica
A. Treinamento de Pessoal de Gerncia e Pessoal de Marketing para o Entendimento do
Significado de uma Patente e Montagem de um Portfolio
B. Treinamento de Cientistas/Tecnlogos para Entendimento do que pode ser
Patentevel, quem pode ser um Co-Inventor e Preparao de Divulgaes da
Inveno
C. Estabelecimento de um Comit Interno de Anlise de Patentes, para Exame
Peridico de Divulgao de Invenes e Recomendaes sobre o que deve ser
Patenteado
D. Programas de Incentivo ao Inventor para Incentivar Inventores a Inventar e Relatar
E. tica Profissional
Anexo A

Instrues para Buscas em Bancos de Dados de Patentes

Anexo B

Exemplo de Formulrio de Divulgao de Inveno para Inventores

Glossrio

I.

INTRODUO PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Intelectual (PI) a denominao dada a patentes, marcas registradas,

direitos autorais, desenhos industriais e outros tipos de propriedade intangvel que se originam
de criaes da mente e, em seu sentido mais amplo, no possuem forma fsica.

BENS

IMVEIS

MVEIS

Capital

ATIVIDADE DE
CRIAO DE VALOR
Criao de Produto

Intelectual

Investimento
Melhorias
Venda
Aluguel ou
Licenciamento

RESULTADOS

Receitas/
Lucros
Emprego
Avaliao
Soluo de
Necessidades

Como todos os tipos de propriedade, a PI uma posse e pode gerar renda. Por essa
razo, a PI considerada um ativo. geralmente o resultado de um investimento e dever
gerar um retorno de um tipo ou de outro. A PI difere de outros tipos de propriedade, na
medida em que no possui forma fsica e passa a existir devido inteligncia humana,
criatividade e imaginao.
Existem diferentes tipos de PI, cada um com suas prprias leis exclusivas. A PI,
algumas vezes, dividida em duas categorias gerais, propriedade industrial e direito
autoral. A propriedade industrial se refere a ativos criados principalmente para o avano da
tecnologia, indstria e comrcio, tais como patentes (invenes), desenhos industriais, marcas
registradas, marcas de servio, segredos comerciais e indicaes geogrficas de origem1. As
formas mais comuns de PI so:
Patentes: Uma patente um documento legal que concede a seu detentor o direito
exclusivo de controlar o uso de uma inveno, conforme apresentado nas reivindicaes de
patentes, dentro de uma rea e perodo de tempo restritos, impedindo que outras pessoas,
dentre outras coisas, comercializem, utilizem ou vendam a inveno sem autorizao. Por

O Artigo 1(2) da Conveno de Paris para Proteo de Propriedade Industrial (Lei de Estocolmo, 1967), est
redigido da seguinte forma: A proteo da propriedade industrial tem como objetivo, patentes, modelos de
utilidades, desenhos industriais, marcas registradas, marcas de servio, nomes de fantasia, indicaes de fontes
ou denominaes de origem e represso da competio desleal.

10

exemplo, as patentes podem ser concedidas para uma bateria que armazene energia solar de
forma eficiente, indefinidamente e sem perda, uma vacina que proteja contra malria, ou um
novo composto que transforme espinhas de peixe em fertilizante para agricultura.
Desenhos Industriais: A proteo de desenhos industriais permite que seu proprietrio
controle a explorao das formas ornamentais relacionadas aos produtos, tais como, o estilo
de um novo carro esporte, o gabinete plstico diferente de um certo tipo de computador ou a
forma de uma garrafa de refrigerante.
Marcas Registradas: Uma marca registrada permite que seu proprietrio confirme a
origem de seus produtos para o pblico. Exemplos de marcas registradas incluem nomes
inconfundveis de produtos, tais como Nandos ou Coca Cola, ou uma logo marca, tal
como, o smbolo da trade da Mercedes Benz.
Marcas de Servio: Uma marca de servio uma forma de marca registrada que
permite a seu proprietrio verificar a origem de um servio para o pblico, tal como Cheques
for Two.
Direito Autoral: Um direito autoral se refere a expresses originais e trabalhos de
autoria. A pessoa que cria um trabalho com direito autoral chamada de autor/autora.
Exemplos de trabalhos com direitos autorais incluem: pintura, fotografia, msica, danas,
poemas, romances, etc. Alm disso, o direito autoral se aplica a algumas coisas tcnicas que
possuem um elemento de originalidade, tais como software, especificaes tcnicas e
documentao correlacionada.
Uma diferena entre direitos autorais e propriedade industrial que geralmente os
direitos autorais no exigem registro com uma autoridade governamental, como condio para
proteo contra o uso no autorizado. Os direitos de propriedade industrial, por outro lado,
devem ser expressamente concedidos e registrados com uma autoridade governamental, antes
de serem reconhecidos e colocados em prtica. Teoricamente, qualquer pessoa pode redigir
um pedido de patente ou marca registrada, porm, na prtica, profissionais, incluindo
procuradores (advogados de patentes) e profissionais tcnicos chamados agentes de
propriedade industrial ou engenheiros de patente redigem pedidos de patente e os

11

depositam com as autoridades governamentais, pois tais pedidos podem ser tcnica e
processualmente complexos.

Este manual trata de patentes e como as mesmas so pedidas e registradas. O objetivo

deste manual auxiliar o leitor a desenvolver um conhecimento geral das habilidades
necessrias para a redao de um pedido de patente, depsito do mesmo e trabalho com as
autoridades de patentes para sua Expedio como patente. Visto que leis e prticas
nacionais/regionais podem variar significativamente, o leitor dever tambm analisar e
compreender as necessidades especficas para as jurisdies de interesse de seu cliente.
Observe que neste manual usaremos algumas vezes o termo agente de propriedade
industrial; esse termo no usado no sentido tcnico de um profissional certificado por
autoridades nacionais para representar inventores em determinadas circunstncias, porm
como um termo genrico que inclui qualquer pessoa que redija um pedido de patente
(incluindo inventores, redatores de patentes, agentes de propriedade industrial e procuradores
de patentes).

Mais Aspectos Bsicos sobre Patentes: As patentes podem ser deferidas para proteger
invenes que sejam novas, envolvam uma atividade inventiva e sejam capazes de aplicaes
industriais2. A patente dever ser concedida para uma inveno que funcione, ou, como
determinados pases definem, as invenes devero ser capazes de serem submetidas
prtica. Logo, uma idia inteligente que no possa efetivamente funcionar no presente (por
exemplo, uma mquina do tempo) no pode ser patenteada. Pases diferentes possuem formas
diferentes de expressar critrios para patentes. Por exemplo, as patentes devem, de uma
maneira geral, ser de natureza tcnica, porm nem todas as jurisdies tm as mesmas
definies para o que tcnico e o que no tcnico.
O prazo de uma patente geralmente vinte anos, a partir da data de depsito do pedido
de patente. Uma patente confere a seu proprietrio o direito de excluir outras pessoas da
utilizao, oferta para venda ou venda da inveno ou importao da inveno patenteada
para o pas onde a patente foi deferida. Em outras palavras, uma patente oferece um direito de
propriedade que permite ao proprietrio determinar quem no pode usar a inveno protegida
2

Esta definio vem do Artigo 27.1 do Acordo de Aspectos Relacionados a Comrcio de Direitos de
Propriedade Intelectual (TRIPS). Alguns pases substituem atividade industrial por no-obviedade e
aplicao industrial por til. Esses termos so sinnimos, porm no so idnticos, conforme ser discutido.

12

pela patente. Qualquer pessoa que no seja a proprietria da patente ou no esteja licenciada
pelo proprietrio da patente e que fabrique, use, importe, oferea para venda ou venda a
inveno patenteada chamada de infrator. Um infrator poder ser processado e ser forado
a interromper a violao, pagando danos ao proprietrio.
As patentes so territoriais; tm efeito apenas em pases onde foram pedidas e
deferidas. Cada pas possui o direito de soberania para deferir ou se recusar a deferir um
pedido de patente. Em alguns casos, como no caso do Escritrio Europeu de Patentes (EPO),
grupos de pases concordaram atravs de um tratado, em fornecer exames comuns de pedidos
de patentes. Alguns pases tambm concordaram por tratado, em aceitar patentes deferidas por
outros pases3. Por exemplo, algumas antigas colnias britnicas aceitaro patentes aprovadas
pelo Escritrio Nacional de Patentes do Reino Unido e/ou EPO, sempre que o Reino Unido
for um pas designado no pedido do EPO.
Apresentamos abaixo uma patente representativa. Esta patente, em particular, EP 1
242 397 B1, foi deferida pelo EPO em 29 de setembro de 2005. A patente apresenta o ttulo
Ativadores da Glicocinase Trans-Olefnica. Ainda que o pedido tenha sido depositado no
EPO atravs do PCT, em 12 de dezembro de 2000, o pedido reivindica a data de depsito de
prioridade de acordo com a Conveno de Paris, do Pedido de Patente Provisrio dos EUA N
60/170.783, o qual foi depositado em 15 de dezembro de 1999. Logo, a data efetiva para o
estado da tcnica, em relao a essa patente, 15 de dezembro de 1999. O pedido publicado
do PCT, No. WO 2001/044216, inclui o resumo abaixo para a inveno representada pelo
pedido de patente:
Compostos N-heteroaromticos trans-olefnicos 2-3-dissubstitudos ou urido-proprionamidas
de frmula (I), com a dita substituio na posio 2 sendo um grupo fenil substitudo e na
posio 3 um anel de cicloalquila, sendo as ditas proprionamidas ativadores de glicocinase
que aumentam a secreo de insulina no tratamento de diabetes tipo II.
O prembulo da principal reivindicao independente para a patente do EPO diz:
Composto selecionado do grupo que consiste de uma amida olefnica de frmula e
apresenta ento um diagrama qumico, seguido por uma descrio bastante detalhada do novo
composto frmaco.

Sempre que aplicvel, os procedimentos precisos variam e o requerente pode necessitar tomar certas medidas
processuais enquanto o pedido de patente original se encontra pendente. Conseqentemente, quando o cliente do
agente de propriedade industrial est interessado em obter proteo de patente atravs desse procedimento, o
agente de propriedade industrial dever conhecer antecipadamente no processo de pedido de patente as etapas
processuais que sero necessrias.

13

14

Palavras-chave para o Captulo I:

Patente, propriedade industrial, marca registrada, marca de servio, prazo da patente,
inveno, ativo, novidade, utilidade, submeter prtica, territorial, violao.

AUTOTESTE:
1. O que propriedade intelectual?
2. O que um ativo de PI?
3. Qual a diferena entre propriedade industrial e direito autoral?
4. Pode um software ser protegido por direito autoral?
5. Quanto tempo, geralmente, dura uma patente?
6. Uma patente tem de ser nova, til e no-bvia. Falso ou verdadeiro?
7. Uma patente d a seu proprietrio o direito de excluir outras pessoas do uso ou venda da
inveno apresentada no pedido de patente. Falso ou Verdadeiro?
8. D um exemplo de cada tipo de PI que voc pode ver na sala onde est agora.
9. Uma vez que uma patente tenha sido expedida em um pas, a mesma tem o direito a ser
reconhecida em todo o mundo. Falso ou Verdadeiro?
10. Os pedidos de patente podem ser redigidos por qualquer pessoa, porm melhor que
sejam redigidos por algum que saiba como faz-lo. Falso ou Verdadeiro?

15

II.

PATENTES

A.

VISO GERAL DETALHADA DE PATENTES

Uma patente uma concesso de um monoplio limitado, feita pelo governo para uma

inveno. No passado, os governos deferiam patentes para praticamente qualquer produto ou

servio, independente de envolverem uma inveno. Por exemplo, um rei poderia conceder
uma patente sobre sal a um aliado em quem confiava. Na Idade Moderna, os governos
reduziram o escopo de patentes para proteger apenas as invenes. A Repblica de Veneza
criou um dos primeiros sistemas de patente da Idade Moderna. O prazo original para uma
patente era estabelecido em 14 anos, duas vezes a durao mdia da aprendizagem. Mais
tarde, o prazo era prorrogado para 17 anos, aps o deferimento da patente. Atualmente, a
maior parte dos prazos de patente so estabelecidos para 20 anos, a partir da data de depsito
do pedido.
1.

O que uma Patente?

Uma patente, geralmente, concede a seu proprietrio o direito exclusivo de controlar

quem fabrica, usa, vende, oferece para venda e/ou importa qualquer produto ou tecnologia
protegida por reivindicaes de patentes. As reivindicaes de patentes so conjuntos de
frases que geralmente aparecem no final da patente, descrevendo a inveno que est sendo
protegida. A fim de obter uma patente, as reivindicaes de patentes devero geralmente
descrever uma inveno que seja nova, til e no-bvia em termos do estado da tcnica.
Estado da tcnica um termo tcnico que se refere, geralmente, a todo o conhecimento
pblico e invenes que existiam antes do depsito do pedido de patente.
A patente dever tambm satisfazer outras exigncias legais, tais como, prazos
relacionados a quanto tempo a inveno foi divulgada ao pblico, caso tenha sido, antes do
depsito do pedido de patente. Geralmente, as patentes sero negadas se a inveno tiver sido
divulgada ao pblico antes do depsito do pedido, excluindo qualquer perodo de graa que
possa ser aplicado. Em alguns pases, como os EUA e o Brasil, h um perodo de graa de um
ano, durante o qual o pedido ainda pode ser depositado; na maioria dos outros pases, uma
divulgao pblica da inveno antes do depsito do pedido de patente, geralmente

16

suficiente para fazer com que o pedido seja negado4. Em algumas jurisdies, no podem ser
obtidas patentes para invenes que sejam contrrias ordem pblica ou imorais. Por
exemplo, invenes relacionadas a um dispositivo para a ingesto de drogas ilegais (por
exemplo, um cachimbo de pio), podero no ser patenteveis devido a questes morais.
Contudo, essa restrio pode, algumas vezes, ser mais uma questo de formato da
reivindicao de patente do que uma proibio absoluta. Nem todas as jurisdies possuem as
mesmas definies para moralidade, a algumas jurisdies optam por no ter leis de patentes
que sejam relevantes a questes morais.

Sugesto Profissional: O pedido de patente deve ser depositado antes da divulgao pblica
de quaisquer resultados importantes de pesquisas que possam levar a um produto ou
tecnologia valiosa. Esse cuidado se aplica especialmente a instituies de pesquisa porm, a
necessidade de publicao de trabalhos acadmicos pode ser facilmente suprida pelo
procedimento de liberao da publicao que analisa apresentaes de artigos para jornais e
conferncias relacionadas a novidades patenteveis.

A maior parte das patentes hoje em dia produzida por substanciais sistemas de
exame, nos quais o pedido de patente inteiramente analisado por um examinador de
patentes empregado pelo governo. Dentre outras coisas, o examinador de patentes ir
comparar o estado da tcnica relacionado ao pedido pendente, em relao s reivindicaes do
pedido de patente, para determinar se a inveno reivindicada oferece avano legalmente
suficiente quanto ao estado da tcnica. Alguns pases, ainda mantm sistemas de registro,
nos quais quando um requerente recebe uma patente, uma vez determinadas formalidades
tenham sido concludas, porm sem que o pedido de patente passe por um exame substancial.
Em tais sistemas, apenas quando a patente impugnada em um tribunal, a questo da
invalidade da patente devido ao estado da tcnica estudada.
4

O Artigo 11 da Conveno de Paris, por exemplo, dispe sobre uma exceo regra, geralmente, referente
divulgao pblica. O agente de propriedade industrial dever compreender as especficas exigncias
processuais e substantivas, em todas as jurisdies de interesse de seu cliente.

17

Uma patente considerada vlida, quando tiver sido deferida e no tiver sido
impugnada com sucesso em um tribunal ou perante o escritrio nacional de patentes
pertinente. Uma patente considerada invlida, quando rejeitada ou cancelada, pelo fato da
inveno no ser nova (estado da tcnica) ou por outros motivos. A maior parte de sistemas de
patente do mundo aempresa que as patentes so supostamente consideradas vlidas e devero
ser legalmente provadas em caso contrrio. Isso especificamente verdadeiro nos sistemas de
exame em que um servidor imparcial do governo analisou o pedido de patente e seu estado da
tcnica pertinente, antes de deferir a patente. As leis mundiais de patentes geralmente
reconhecem a proteo de patente para tipos diferentes de invenes. Muitos sistemas de
patente visam, essencialmente, oferecer tratamento uniforme para todas as invenes, a
despeito do tipo de inveno. Quando as pessoas falam de patentes, normalmente querem
dizer patentes de inveno, algumas vezes conhecidas como patentes de utilidade. Essas
patentes protegem mquinas, processos, composies qumicas e outros tipos de invenes
que so valiosas devido a sua utilidade. A maior parte deste manual est relacionada a
patentes de invenes ou patentes de utilidade.
Alguns pases tambm oferecem patentes ou instrumentos legais semelhantes a patentes,
para outros tipos de inveno. Por exemplo, em alguns pases, os desenhos podem ser
protegidos como patentes de desenho (por exemplo, os EUA). Em outros pases, os
desenhos so protegidos por sistemas de registro de desenhos industriais (por exemplo, a
Blgica). Em quaisquer dos casos, a proteo para um novo, original e ornamental desenho
para um artigo de manufatura, no relacionado funcionalidade.
Sempre que existir, o termo de proteo para uma patente de desenho poder diferir
daquele da patente de utilidade. Nos EUA, o prazo para uma patente de utilidade de 20 anos,
a partir da primeira data de depsito feito nos EUA pelo requerente, enquanto o prazo para
uma patente de desenho industrial de 14 anos, a partir da data de deferimento da patente. As
patentes de desenho industrial, normalmente, so semelhantes tanto a patentes de marcas
registradas quanto a patentes de utilidade. Por exemplo, um fabricante produz um bule de caf
que tem uma forma exclusiva. O bule de caf em si pode oferecer ou no caractersticas
inventivas que poderiam ser o objeto de um pedido de patente de utilidade. Contudo, o

18

fabricante poder estar interessado em proteger a forma exclusiva de seu bule de caf. Na
realidade, ele pode ter vindo a saber que o pblico associa a forma de seu bule de caf ao
nome da empresa. Conseqentemente, o fabricante gostaria de ser capaz de impedir que
outros fabricantes fossem capazes de copiar livremente as formas exclusivas dadas a seus
bules de caf.
Um requerente de patente pode no precisar escolher entre o depsito de um pedido de
patente de utilidade e a busca de proteo para um desenho exclusivo. O requerente de
patente pode, geralmente, buscar proteo tanto para as caractersticas inventivas, quanto para
os elementos do desenho. Suponha, por exemplo, que o fabricante acima desenvolveu a forma
de seus bules de caf com base em sua prpria pesquisa sobre perda de calor. Ele poder,
ento, depositar um pedido de patente de utilidade que proteja a inveno, associado
preveno da perda de calor em bules de caf, enquanto tambm deposita um pedido de
patente de desenho industrial para a sua forma exclusiva.
Alguns pases oferecem proteo para invenes atravs de registros de modelo de
utilidades, que tambm so conhecidos como patentes comuns ou inovaes de
utilidades. As exigncias para o registro dos modelos de utilidade so, geralmente, menos
rigorosas que as exigncias para obteno de uma patente de inveno. Por outro lado, o
escopo de proteo concedido a um modelo de utilidade no normalmente to amplo quanto
quele oferecido por uma patente de inveno.
Na prtica, a proteo para modelos de utilidade geralmente buscada para inovaes
de natureza adicional que possam no satisfazer aos critrios para patentes de inveno, por
exemplo, inabilidade em demonstrar a atividade inventiva. O prazo de proteo para modelos
de utilidade significativamente mais curto que aquele para patentes. Alguns escritrios
nacionais de patentes no examinam substancialmente pedidos de modelos de utilidades antes
do registro. Conseqentemente, a natureza precisa do direito concedido ser questionada at
que surja uma divergncia entre o proprietrio e a outra parte. Em alguns pases, a proteo do
modelo de utilidade pode apenas ser obtida para alguns campos de tecnologia e apenas para
produtos, no para processos.

19

Similarmente, alguns pases fornecem proteo de patente para plantas produzidas de

uma forma especfica5. Por exemplo, nos EUA, patentes de plantas podem ser obtidas para
qualquer distinta e nova variedade de planta, incluindo mutaes cultivadas, mutantes,
hbridas, e mudas recm-encontradas, em vez de tubrculos propagados ou uma outra planta
encontrada em estado no-cultivado. Muitos pases no permitem o patenteamento de
plantas, a despeito de seus meios de propagao.
2.

O que pode ser a Matria de uma Patente?

A matria de uma patente se refere ao que pode ser patenteado. Em alguns pases,

praticamente, qualquer inveno pode ser pateteada. Outros pases tm algumas definies
mais ou menos restritivas quanto a matrias patenteveis. Em ambos os casos, uma grande
variedade de coisas pode ser patenteada, desde que sejam novas, teis e no-bvias6.
Vamos examinar outra patente expedida: A Patente US No. 6.434.955, expedida em
20 de agosto de 2002, apresentando o ttulo Congelador por Eletro-Adsoro: Um Ciclo de
Resfriamento Miniaturizado com Aplicaes que Variam da Microeletrnica a
Condicionadores de Ar Convencionais. O resumo dessa patente lido como:
proposto um novo refrigerador modular e em miniatura, que combina
simbioticamente absoro e dispositivos de resfriamento termeltricos. A
aparente baixa eficincia de cada um dos ciclos, individualmente,
superada por uma combinao dos mesmos. Esse refrigerador de eletroabsoro incorpora apenas tecnologias existentes, podendo alcanar
grandes densidades de refrigerao, com alta eficincia e, ainda,
isento de partes mveis e inclui materiais inofensivos. Os processos
fsicos dominantes so, principalmente, efeitos de superfcie, em vez de
propriedades intrnsecas de massa, ou envolvem eltrons, em vez de
fluxo de fludo. Essa insensibilidade escala, cria aplicaes
promissoras em reas que vo da refrigerao de computadores pessoais
e outros utenslios microeletrnicos, a condicionadores de ar para
automveis e ambientes.
Embora o examinador de patentes designado para analisar esse pedido encontrou enfim
patenteabilidade, ele contudo analisou aproximadamente 15 peas do estado da tcnica e usou
duas peas desse estado da tcnica para rejeitar as reivindicaes do pedido de patente,
conforme depositado originalmente. A patente expedida tem 19 reivindicaes em dois
conjuntos, com um conjunto de 11 reivindicaes de dispositivos, seguido por um segundo
conjunto de sete reivindicaes de mtodos.
5

Por exemplo, as plantas propagadas de maneira assexuada que podem ser protegidas nos EUA, so plantas
reproduzidas por outras formas que no sementes, tais como, atravs do enraizamento de talos, formao de
camadas, germinao, enxerto e enxerto por aproximao.
6
O Acordo TRIPS, no Artigo 27.1, nota de rodap 5, declara que til e no-bvio so termos sinnimos
para aplicao industrial e atividade inventiva. Contudo, os termos no so exatamente idnticos.

20

21

Pode ser til analisar algumas categorias de matrias pertinentes que so geralmente
patenteadas, assim, a discusso a seguir, dirigida a diversos tipos de matrias patenteveis.
a.

Dispositivos Mecnicos e Artigos de Manufatura

As leis de Patente protegem dispositivos mecnicos e artigos de manufatura. Essas so

invenes tradicionais da lei de patentes. Conseqentemente, o estado da tcnica disponvel

ao pblico nesses campos remonta quase ao tempo de tal arte. Por exemplo, um requerente de
uma patente moderna que procura uma inveno relacionada a patins de hquei especiais no
dever se surpreender ao encontrar uma patente expedida na poca de 1860, citada pelo
examinador para mostrar que o pedido de patente moderno reconhece o estado da tcnica.
Observe que quando dizemos que um pedido de patente reconhece o estado da tcnica,
uma forma de dizer que existe estado da tcnica que importante para as reivindicaes no
pedido de patente.
b.

Processos /Mtodos
As patentes podem cobrir processos e mtodos. Muitos processos e mtodos tambm

esto relacionados a um dispositivo fsico. Uma patente no est limitada a buscar proteo
atravs do uso de apenas um tipo de reivindicao. Conseqentemente, um pedido de patente,
geralmente, dever incluir tanto as reivindicaes do aparelho quanto as reivindicaes do
mtodo. Ento, por exemplo, um inventor pode patentear seu novo aparelho para filtragem e
purificao de extratos de plantas, bem como seu mtodo de filtragem.
c.

Composies ou Compostos Qumicos

Os inventores podem buscar proteo de patente para composies qumicas, tais como,

aquelas surgidas no campo dos produtos farmacuticos, biotecnologia, cincia de materiais e

produtos petroqumicos. Por exemplo, uma patente pode ter sido expedida h muito tempo
atrs para a aspirina, um composto qumico que alivia dores de cabea. As patentes que
incluem produtos farmacuticos, por exemplo, tendem a ser as patentes individuais mais
lucrativas. Visto que o pedido de patente dever ser depositado antes da divulgao ao pblico
e visto que devero ser conduzidos testes rigorosos para novas drogas, comum que as
empresas farmacuticas depositem diversos pedidos de patentes para uma variedade de
drogas, enquanto ainda se encontram nas primeiras fases de testes. Conseqentemente, muitos

22

desses pedidos de patentes so abandonados antes da Expedio como patentes, visto que o
fabricante posteriormente vem a saber que a droga no eficaz ou segura. Muitas das leis
mundiais de patentes apresentam proibies contra proteo de patente para invenes
relacionadas ao tratamento do corpo humano. Isso pode exigir ateno especial ao se redigir
pedidos de patentes para produtos farmacuticos conhecidos que tenham novos usos, bem
como para mtodos de tratamento de diversas doenas com novos compostos.
d.

Molculas Isoladas e Caracterizadas

Em diversos pases (por exemplo, EUA e boa parte da Europa), as molculas isoladas e

caracterizadas, de acordo com sua funo e utilidade potencial, podem ser patenteadas.
e.

Organismos Genticos /Seqncias Genticas

Alguns pases fornecem proteo de patente para organismos genticos. Sempre que

patenteveis, tais invenes atribuem uma finalidade funcional a uma seqncia gentica. Por
outro lado, uma simples seqncia de cido nuclico, sem uma indicao de funo, no
uma inveno patentevel. Nos casos em que uma seqncia ou seqncia parcial de um gene
usada para produzir uma protena ou uma parte de uma protena, necessrio especificar
qual a protena ou parte da protena que produzida e o que funo essa protena ou parte da
protena realiza.
A questo da patenteabilidade de materiais genticos est em debate e, em alguns
pases, esses materiais no so considerados como matrias patenteveis; o deferimento da
patente negado para seqncias genticas, considerando-as como parte da natureza.
f.

Programas de Computador
H muita polmica com relao a programas de computador, no que se refere a que tais

programas devam ser patenteveis e diferentes pases possuem normas diferentes a respeito
do assunto. Em alguns pases, um programa de computador novo e til tratado como um
sistema, mtodo e/ou dispositivo patentevel, por atingir um determinado propsito. Um
programa de computador tambm pode ser patentevel devido a seus implementos, atravs de
instrues de software, uma funo til, em uma nova maneira (por exemplo, proporcionando
os dados de processo do programa de computador de maneira mais eficiente e rpida). Este

23

manual ir considerar que o software patentevel, porm, um algoritmo ou equao

matemtica pura no patentevel.
g.

Aperfeioamentos
A maior parte das patentes so para invenes que so em si, aperfeioamentos de

invenes anteriores. Uma patente de aperfeioamento contudo, um termo que se refere a

uma nova patente que inclui um efeito melhorado ou intensificado, quando comparado com a
patente mais antiga. Por exemplo, o Inventor A detm uma patente para um dispositivo usado
para encher garrafas de remdio. Posteriormente, o Inventor B recebe uma patente para um
dispositivo de enchimento que representa uma melhoria em relao ao dispositivo do Inventor
A. A inveno de B poder, por exemplo, encher as garrafas mais rapidamente e com menos
derramamento, de uma maneira nova. Ainda que o Inventor B detenha uma patente para o
dispositivo aperfeioado, ele no poder colocar em prtica a sua patente B, sem o
consentimento do Inventor A, visto que utiliza a inveno de A. Normalmente, o
consentimento buscado atravs de uma negociao de licenciamento, na qual tanto o
Inventor A, quanto o Inventor B, reconhecem

as vantagens comerciais/financeiras da

cooperao se finalmente chegarem a um acordo sobre os termos do licenciamento e sobre a

parte que paga mais pela licena, o que ir depender de suas habilidades de negociao e das
caractersticas nicas de suas circunstncias.
3.

Por que as Patentes So Importantes?

As patentes so ativos societrios significativos. A propriedade intelectual pode ser um

dos mais caros componentes de muitos produtos. Por exemplo, MPEG-2 uma norma tcnica
para tecnologia de vdeo em diversos bens de consumo. A taxa de licenciamento para MPEG2 por aparelho de DVD de aproximadamente $2,50 USD, uma taxa que os fabricantes de
aparelhos de DVD concordaram em pagar por seus produtos para que estes fossem
compatveis com o padro MPEG-2. Adicionalmente, grupos de detentores de patentes
licenciam separadamente suas patentes relacionadas tecnologia de DVD. Suas taxas somam
coletivamente aproximadamente $8,50 USD. Logo, as taxas de licenciamento de PI relativas
a aparelhos de DVD chegam a aproximadamente $11 USD. Assim, para um aparelho de
DVD cujo preo de revenda $44 USD, aproximadamente um quarto desse preo est

24

relacionado propriedade intelectual.

Suponha tambm que uma empresa poder comear com uma vantagem de ser primeira
no mercado, porm em pouco tempo a concorrncia ter aprendido a fazer e comercializar o
produto de forma bem sucedida. Pelo menos um concorrente, mais cedo ou mais tarde,
aprender como tornar o produto mais barato do que o fabricante original. A menos que a
empresa que tenha sido a primeira do mercado detenha direitos de propriedade intelectual
(DPIs) significativos, poder, com o passar do tempo, ver sua receita diminuir medida que
concorrentes maiores entrarem no mercado.

Ao explorar seus DPIs, a empresa pode

completamente impedir a capacidade de outros em manufaturar o produto, ou a empresa pode

tirar proveito de receitas de licenciamento, que representam uma boa frao daquilo que seus
prprios lucros atingiriam pela venda do produto.
a.

Fonte de Receita
O modelo tradicional de explorao de patente aquele do inventor nico que obtm

uma patente para um produto-chave e ento ganha royalties atravs do licenciamento da

patente a outras pessoas e/ou usando sua patente para construir uma indstria para o produto
patenteado (por exemplo, Graham Bell e o telefone). Isso ainda ocorre, embora que a patente
carro-chefe de um nico inventor, de alguma forma, tenha se tornado rara. Hoje em dia isso
mais comum para uma empresa de sucesso, com recursos para fazer valer os direitos de
patente em relao a outros. Enquanto que empresas pequenas podem certamente receber
receitas significativas do licenciamento de seus direitos de patente, muitas grandes empresas
recebem receitas significativas do licenciamento de seus portfolios de patentes (por exemplo,
a IBM recebe aproximadamente $2B USD/ano em receita de licenciamento).
Geralmente, um inventor dever ter expectativas realsticas (conservadoras) com relao
receita que poder ser originada do licenciamento de sua patente. Em primeiro lugar, o
mundo no tem mercado em direitos de patente; foram conduzidas algumas pesquisas para
estabelecer um mercado estilo commodities para o licenciamento dos direitos de patentes,
porm um mercado maior ainda tem de aparecer. Em segundo lugar, existem muito mais
patentes hoje em dia do que no passado. Hoje em dia, um empresrio ao se deparar com
centenas de patentes correlacionadas e determinar para qual patente, caso haja, necessria

25

uma licena, se tornou uma tarefa complicada. Em terceiro lugar, litgios relacionados a
patentes so caros em todo o mundo e muitos detentores de patentes, simplesmente, no
possuem recursos para fazer valer seus direitos contra os infratores. O agente de propriedade
industrial dever estar ciente de que a execuo da lei e a bem sucedida explorao de
patentes podem ser difceis em certos momentos: essa no uma tarefa impossvel e depende
muito do contexto.
b.

Benefcio de Marketing
Muitas leis de patente possuem um tipo de exigncia de marcao que envolve a

indicao de que um determinado produto protegido por patente. Para alguns produtos,
particularmente aqueles feitos de metal, o nmero da patente pode ser gravado no produto. A
finalidade dessa exigncia de marcao notificar o pblico (por exemplo, os concorrentes do
fabricante) que o produto no pode ser copiado livremente, pois est protegido por patente.
Conforme passou o tempo, muitas empresas descobriram que tal indicao tambm serve
como uma ferramenta de marketing eficiente com o pblico em geral. As Empresas se
referem rotineiramente a sua tecnologia patenteada em press releases (matrias liberadas
para publicao) e materiais de propaganda. Algumas empresas at fornecem informaes
sobre seus portfolios de patente em seus materiais de investimento. A lei de patentes no
encoraja detentores de patentes a serem tmidos a respeito de seus portflios de patentes e isso
bastante compatvel com os benefcios de marketing.
c.

Ficha de Barganha
As patentes apresentam usos que ultrapassam apenas a obteno de proibies contra

concorrentes e/ou recolhimento de taxas de licena. Muitas empresas e instituies de

pesquisa usam seus portfolios de patentes como uma ferramenta para obter uma vantagem
competitiva ou estratgica. Por exemplo, o proprietrio de uma patente pode usar sua patente
para obter licenas para as patentes de um concorrente, que possa ser de interesse para a sua
empresa. O proprietrio da patente poder usar a fora de seu portfolio de patentes para
convencer o concorrente que as duas empresas devero cruzar os portfolios de patentes
licenciadas e eliminar a possibilidade de divergncias entre elas (o que poder ser em

26

detrimento de um terceiro concorrente que agora no ter uma licena para o portfolio de
quaisquer das duas empresas).
d.

Controle/Influncia do Setor Industrial

O uso mais direto de uma patente a habilidade de obter uma proibio contra a

violao por um concorrente que faz, usa, vende, oferece para venda ou importa um produto
ou servio protegido pelas reivindicaes de patentes. Em determinadas circunstncias, essa
patente bloqueadora d a seu proprietrio controle do setor industrial ou linha de produto
relacionada patente. Logicamente, as reivindicaes da maioria das patentes no so to
abrangentes que possam controlar a fabricao de todos os produtos de uma determinada
categoria (por exemplo, uma patente que proteja todos os computadores). De maneira
semelhante, todo um portfolio de patentes, ou seja, uma coleo de patentes da mesma rea,
pode algumas vezes ser to significativa que influencia todo o setor industrial.
As leis da concorrncia de alguns pases podem exigir que o proprietrio de tal patente
bloqueadora consinta em licenciar a patente para outras partes em termos razoveis. Em
outros pases, as leis da concorrncia podero apenas restringir a capacidade do proprietrio
de uma patente em usar uma patente para controlar vendas de produtos no-correlacionados.
Os detalhes das leis da concorrncia e antitruste se encontram fora do escopo deste manual..
e.

Usos Defensivos
O agente de propriedade industrial poder ouvir o termo patente defensiva com

alguma freqncia. Esse termo tem trs significados possveis. No primeiro sentido, uma
patente (ou patentes) usada para defender um produto, tal como o produto mais
importante de uma empresa, contra a cpia pela concorrncia. No segundo caso, as patentes
so usadas para defender a empresa, de forma geral, contra processos legais hostis de
violao de patente por parte dos concorrentes. No terceiro sentido, a expresso descreve um
programa de patente inadequado ou subsidiado. O leitor dever observar que h pouco com
relao qualidade de um programa de patente defensiva, que a torne menos custosa do que
um programa de patente agressiva.
Algumas empresas podem deter patentes extremamente lucrativas sem a inteno de um
dia licenci-las ou capitaliz-las. Tais empresas, em vez disso, usaro essas patentes para

27

defender o controle da empresa sobre seus produtos, impedindo que a concorrncia copie as
caractersticas-chave competitivas protegidas pelas patentes. A venda de um produto ,
freqentemente, ainda que nem sempre, mais lucrativa do que o licenciamento da propriedade
intelectual necessria para a sua fabricao. Conseqentemente, muitos proprietrios de
patentes que tambm fabricam produtos, usam suas patentes para forar a concorrncia a sair
do mercado ou fazer um produto que no esteja dentro do escopo de suas patentes (e, com
alguma sorte, produzir um produto inferior).
As patentes tambm tm uma aplicao potencial na defesa de uma empresa contra
processos de violao de patente por parte da concorrncia. Nesse uso defensivo, uma
empresa espera que suas patentes possam efetivamente funcionar como escudos com relao a
concorrentes detentores de patentes que no processaro a empresa por violao, por receio de
receber de volta um processo por violao de patente. Patentes so espadas e no
escudos, no sentido de que uma patente no confere a seu proprietrio o direito de fabricar
um produto protegido pela patente. Uma patente oferece um direito negativo, que permite a
seu proprietrio dizer quem no pode praticar a inveno protegida pela patente. Contudo,
uma patente ou grupo de patentes poder fornecer a um titular de patente um escudo
defensivo contra seus concorrentes. Suponha que a Empresa A detm 5.000 patentes
correlacionadas a produtos na rea X e considere que os trs maiores concorrentes da
Empresa A detm, cada um, 1.500 patentes na mesma rea. Os concorrentes podem processar
a Empresa A para alcanar alguns objetivos comerciais, porm possivelmente no processaro
a Empresa A por recearem que a mesma possa abrir um processo por violao de patentes,
usando seu portfolio de patentes muito maior. Se uma determinada empresa se beneficia com
o fato de ter mais patentes, depende, de certa forma, do segmento industrial da empresa, de
suas caractersticas tcnicas particulares e da estratgia de negcios. Uma empresa,
normalmente, no dever obter patentes na ausncia de uma finalidade comercial para assim
prosseguir. Para uma discusso mais detalhada de estratgia de patentes defensiva e ofensiva,
ver o Captulo VIII.

28

B.

REQUISITOS LEGAIS PARA PATENTEABILIDADE

O Captulo I apresenta alguns aspectos bsicos sobre patentes. Esta seo ampliar a

introduo, apresentando uma compreenso mais detalhada sobre leis e requisitos de patentes.
Para ser patentevel, uma inveno dever preencher diversos requisitos. Esses requisitos
podero ser amplamente classificados como, novidade, utilidade (aplicao industrial) e noobviedade (atividade inventiva). Mais ainda, uma inveno poder ser patenteada, apenas
caso se torne adequada a uma das classes legais da matria protegida pela lei nacional. Outros
requisitos legais tambm existem, tais como, a necessidade para fornecer uma divulgao
capacitada utilizao.
1.

Novidade
A novidade um dos mais importantes requisitos de patenteabilidade e reside no

corao do sistema de patentes. Uma inveno dever ser nova. Em outras palavras, a
inveno no dever estar em uso pblico ou ser conhecida por outras pessoas. Na maior parte
dos pases, a inveno dever ser nova na data do depsito do pedido de patente, enquanto em
outros pases, tais como, os EUA, a inveno dever ser nova na data de sua criao. Uma
patente ou publicao anterior da mesma inveno anular a novidade (impedir a patente de
ser expedida ou ir invalid-la posteriormente). Basicamente, se uma inveno no nova,
no patentevel. Enquanto a novidade um requisito fundamental para a patenteabilidade,
as normas para a novidade variam de pas para pas. Lembre-se que novidade no significa
algo revolucionrio; at mesmo pequenas coisas podem ser novas e teis.
Muitos pases possuem o requisito da novidade absoluta. O requisito da novidade
absoluta tambm pode ser interpretado como requisito de novidade mundial, no sentido de
que a divulgao em qualquer parte do mundo representa um estado da tcnica vlido em
relao ao pedido de patente. Adicionalmente, as prprias aes do inventor podem constituir
estado da tcnica. Logo, um requerente dever depositar seu pedido de patente antes de fazer
qualquer divulgao pblica da inveno. Por exemplo, a publicao dos resultados da busca
do prprio inventor antes do depsito de um pedido de patente poder destruir a novidade. Na
maioria dos pases, a divulgao dos resultados de uma pesquisa nova e til (sempre que isso
incluir a divulgao de uma inveno), pode eliminar a possibilidade de obteno de uma

29

patente da inveno em um pedido depositado subseqentemente. Em outros pases, como os

EUA e o Brasil, um requerente poder satisfazer o requisito de novidade depositando um
pedido de patente dentro de um perodo de graa de um ano, aps a divulgao da inveno
ao pblico ou primeira oferta para venda. O perodo de graa impede a divulgao pelo
prprio inventor sobre sua inveno de se tornar estado da tcnica em relao ao seu pedido
de patente por um perodo de tempo limitado (um ano a partir da divulgao, no caso dos
EUA e do Brasil). Logicamente, apenas pelo fato de um inventor poder divulgar publicamente
sua inveno e posteriormente depositar um pedido de patente vlido em um pas que mantm
um perodo de graa, no significa que o pedido correspondente pode ser depositado
validamente em um pas que no possui perodo de graa. Visto que as atividades que
constituem divulgao pblica e estado da tcnica variam de pas para pas, o agente de
propriedade industrial dever analisar e compreender as leis aplicveis.
EXEMPLO:
O Inventor A, que reside nos EUA, apresenta um trabalho no Pas X em 30 de abril de
2004. Volta ento para os EUA e passa a se preocupar com outro trabalho. Em novembro de
2004, lembra-se que necessita depositar um pedido de patente da inveno. Vai rapidamente
at o seu agente de propriedade industrial para um parecer.
tarde demais para ele buscar proteo de patente?
No nos EUA, pois os EUA concedem um perodo de graa de um ano. Nesse caso se
passou menos de um ano desde a divulgao inicial e, ento, o requisito de novidade est
satisfeito. Entretanto, na maior parte dos outros pases com um requisito de novidade absoluta
(sem perodo de graa) ou um perodo de graa inferior a seis meses, a divulgao pblica do
prprio Inventor A faz com que sua inveno seja no patentevel em pases com requisito de
novidade absoluta.

Na fase de processamento da patente, a falta de novidade tambm conhecida como

antecipao. Se uma nica referncia de antecipao, tal como, um artigo em uma
publicao tcnica, ou se uma patente anterior contiver todas as limitaes ou caractersticas
de uma inveno reivindicada, a inveno conforme reivindicada considerada antecipada
por referncia. Este conceito explicado mais detalhadamente no quadro.

30

EXEMPLO:
Uma referncia ao estado da tcnica divulga uma cadeira com um assento e quatro
pernas, que pode ser feita de madeira ou metal. Suponha que o Inventor A inventa uma
cadeira de balano com um assento e quatro pernas, feita de madeira, e suponha tambm que
as reivindicaes pendentes do inventor apenas se referem a um assento e quatro pernas e no
mencionam os acessrios de balano da cadeira.
A referncia do estado da tcnica antecipa essa inveno? Sim, porque todas as
limitaes da inveno reivindicada devem ser encontradas na referncia do estado da tcnica.
A referncia antecipa a inveno reivindicada. Isso no significa que as reivindicaes no
possam ser alteradas para relatar uma inveno que impea o estado da tcnica, como, nesse
caso, acrescentar os acessrios de balano da cadeira s reivindicaes, significando apenas
que o agente de propriedade industrial necessita alterar as reivindicaes da forma que esto
apresentadas.

Observe ainda que para que uma nica referncia antecipar uma inveno, todas as
limitaes devero ser apresentadas na referncia nica. Um examinador de patentes poder
no combinar diversas referncias para argumentar que a combinao antecipa a inveno.
Entretanto, conforme ser discutido posteriormente na seo sobre no-obviedade e atividade
inventiva, diversas referncias podero ser combinadas para mostrar que uma inveno
bvia e, por isso, no patentevel.
2.

Utilidade/Aplicao Industrial
Para ser considerada patentevel, uma inveno dever ser til. Em linguagem de

patentes, isso chamado de utilidade em algumas jurisdies ou de aplicao industrial

em outras jurisdies7. Esses termos so sinnimos, porm no so idnticos. Uma patente
no ser deferida se a inveno no puder realizar sua funo designada. A justificativa
histrica do requisito de utilidade assegurar que a sociedade receba um benefcio positivo,
antes da concesso do direito exclusivo para um requerente ou inventor. As leis de patentes de
alguns pases tambm julgam o aspecto moral, como negar proteo de patente a invenes
que envolvam funes prejudiciais.
A fim de cumprir o requisito de utilidade, uma inveno no necessita demonstrar
superioridade a produtos ou processos existentes. Geralmente, a utilidade requer apenas que
uma inveno realize as funes especificadas e atinja algum resultado minimamente
7

O Artigo 27.1 do Acordo TRIPS trata esses termos como sinnimos. Entretanto, no so exatamente
sinnimos.

31

benfico. Em algumas jurisdies, o requerente da patente ter de demonstrar que sua

inveno satisfaz um requisito de aplicao industrial, um conceito anlogo utilidade,
conforme observado acima. Algumas jurisdies se concentram em termos mais especficos
do que outras, quanto possibilidade da aplicao de uma inveno, por exemplo, por agentes
comerciais, em oposio a consumidores finais.
Em alguns casos, o requisito de aplicao industrial poder ser satisfeito fazendo-se
com que as reivindicaes estejam em conformidade com um formato especfico. Por
exemplo, considere que o examinador de patentes descobre que um dispositivo para fornecer
recomendaes de moda no tenha aplicao industrial de acordo com as leis de seu pas. Em
tal situao, o agente de propriedade industrial poder descobrir que pode existir uma
aplicao industrial reformulando as reivindicaes sob uma tica diferente, tal como, um
dispositivo para manter os nveis de estoque em um armazm de peas de vesturio. Detalhes
adicionais da aplicao industrial sero discutidos posteriormente no Captulo VII, Seo O.
Uma inveno no necessita, geralmente, demonstrar viabilidade comercial para
satisfazer os requisitos de utilidade ou aplicabilidade industrial. Por exemplo, suponha que um
inventor descobriu que o metal platina possui uma propriedade exclusiva, atravs da qual
impede que a gua se transforme em gelo. O inventor ento se d conta que sua propriedade
poder ser aplicada ao setor de encanamentos, atravs de um processo inventivo que reveste
canos de gua com metal platina, para impedir que esses canos se rompam em climas gelados.
Ainda que a inveno possa ser demasiadamente cara para ser implementada na prtica, esse
uso de platina em canos de gua satisfaria, contudo, o requisito de utilidade.
Em alguns pases, a inveno tambm no dever ser ilegal, imoral ou contrria
poltica pblica. O requisito, de maneira geral, facilmente satisfeito para dispositivos
mecnicos e processos, porm, s vezes, pode ser um problema para compostos e processos
qumicos. No campo das cincias da vida, por exemplo, um inventor poder descobrir um
novo composto ou um novo processo para produzir um composto, sem descobrir uma
finalidade prtica especfica para a qual possa ser aplicado. Os tribunais de alguns pases
encontraram utilidade suficiente se um composto qumico produzir efeitos em animais de
laboratrio, como a reduo de tumores em cobaias ou como um produto intermedirio pra

32

produzir outros compostos de utilidade conhecida. De forma semelhante aos compostos e

processos qumicos, o requisito de utilidade, algumas vezes, difcil de ser satisfeito para
invenes no campo da biotecnologia. Por exemplo, um inventor poder ter fragmentos de
DNA isolados, porm, sem demonstrar um uso adequado para tais fragmentos, no ser capaz
de satisfazer o requisito da utilidade.

Sugesto Profissional: Utilidade uma pergunta importante para um agente de

propriedade industrial fazer a respeito de uma inveno potencialmente patentevel. Ao
examinar os resultados da pesquisa e refletir se so patenteveis, pergunte ao inventor: Os
resultados so teis? Se forem teis para solucionar um problema prtico, ainda que
pequeno, devem ser tomadas medidas para se determinar se a inveno poder satisfazer os
demais requisitos de patenteabilidade.
3.

No-obviedade/Atividade Inventiva
O terceiro requisito para patenteabilidade a no-obviedade. Em alguns pases esse

requisito chamado de atividade inventiva. A no-obviedade requer que uma inveno no

seja bvia para algum que um especialista versado na tcnica (o campo cientfico/tcnico
da inveno). Basicamente, obviedade significa que algo no pode ser patentevel quando
qualquer pessoa de conhecimento mdio no campo cientfico/tcnico pertinente pode
combinar peas diferentes de informaes conhecidas e, a partir da, chegar ao mesmo
resultado. O perodo de tempo para no-bvio e atividade inventiva varia de jurisdio para
jurisdio, porm geralmente a data do depsito do pedido ou a data de sua inveno.
A no-obviedade difere de novidade no sentido de que a inveno pode ser bvia, ainda
que no seja precisamente divulgada no estado da tcnica. Colocado de outra forma, um
examinador de patentes poder considerar uma inveno bvia atravs da combinao de
diversas publicaes que divulgam uma parte do quadro inventivo geral, ainda que a inveno
seja nova (por exemplo, no antecipada por qualquer uma das referncias). A finalidade que
est por trs do requisito de no-obviedade a mesma que est por trs do requisito de
novidade, a saber, uma patente dever apenas ser deferida se uma inveno representar uma
melhoria significativa sobre o estado da tcnica.

33

EXEMPLO:
Um tribunal invalidou uma patente para a famosa droga para osteoporose Fosamax (na
forma de uma vez por semana) feita pela Merck, devido ao estado da tcnica que fazia com
que a inveno fosse bvia. Aproximadamente um ano antes de a Merck depositar seu pedido
de patente, dois artigos foram publicados em um jornal farmacutico sobre osteoporose. Esses
artigos sugeriam o uso de uma dosagem semanal de bifosfonato para o tratamento da
osteoporose em vez de uma dose diria. A dose semanal aliviava algumas das complicaes
gastrintestinais (GI) causadas pela ingesto diria das plulas. A Merck tentou patentear essa
dosagem semanal do remdio que era sete vezes a dosagem diria. Visto que os artigos
previamente divulgaram o conceito da dosagem semanal, a patente foi considerada invlida
porque era bvia luz do estado da tcnica.

Ao fazer uma determinao sobre no-obviedade, h trs coisas que um examinador de

patentes provavelmente ir considerar:
i.

o escopo e o contedo das referncias do estado da tcnica;

ii.

as diferenas entre o estado da tcnica e a inveno reivindicada; e

iii.

o nvel de habilidade de algum especialista versado na tcnica.

Ao examinar o escopo e contedo de referncias do estado da tcnica, um examinador

de patentes buscar principalmente o estado da tcnica no mesmo campo da inveno. Isso
significa que o examinador, normalmente, no far a busca em campos de estado da tcnica
que no estejam relacionados ao objeto da inveno.
A identificao das diferenas entre o estado da tcnica e a inveno reivindicada requer
a comparao cuidadosa do estado da tcnica e da inveno reivindicada, para detectar as
similaridades e diferenas precisas entre as duas. Por exemplo, se ambas as referncias
inveno reivindicada e ao estado da tcnica divulgam um mtodo ou processo para se fazer
algo, o examinador de patentes ir comparar as etapas nos mtodos para determinar se os
mesmos so distintos. Da mesma forma, se uma inveno um composto qumico com uma
estrutura especfica, o examinador ir comparar a estrutura qumica a outros compostos do
estado da tcnica, para determinar como os componentes individuais na estrutura so
diferentes. Se o examinador de patentes considerar que uma referncia do estado da tcnica
divulga completamente a inveno do requerente (conforme reivindicada), o examinador de

34

patentes considerar que a novidade do pedido de patente foi destruda. Se o examinador de

patentes considerar que esta referncia do estado da tcnica divulga a maior parte da inveno
do requerente (conforme reivindicada), o examinador de patentes poder considerar que as
reivindicaes do pedido de patente so bvias quanto referncia do estado da tcnica,
especialmente, se o examinador de patentes considerar que outras referncias do estado da
tcnica quando combinadas primeira referncia, divulgam a totalidade da inveno
reivindicada. O termo obviedade tambm conhecido como falta de atividade inventiva
em algumas jurisdies. (Ver Captulo IV Instaurao de Processo de Pedido de Patentes,
para uma discusso mais detalhada sobre os aspectos tcnicos de rejeio de reivindicao,
durante o processamento da patente.)
Ao determinar a no-obviedade, o examinador de patentes ir comparar a inveno
reivindicada com todas as suas caractersticas s referncias do estado da tcnica. Contudo, se
uma referncia do estado da tcnica excluir explicitamente um elemento da inveno, essa
referncia no poder ser usada para mostrar a obviedade. Isso se chama ensinamento
apontando em outro sentido.
Por exemplo, considere que a referncia ao estado da tcnica X divulga uma soluo de
eletrodeposio de cobre composta de: 1) uma soluo alcalina de sulfato de cobre; 2)
qualquer cido concentrado de 30-50 gramas por litro (excluindo o cido sulfrico); e 3) uma
soluo aquosa de um substrato modificador de pH numa quantidade suficiente para ajustar o
pH para um valor de 3,5-5,0.
O Inventor A desenvolveu uma inveno semelhante a de uma soluo de
eletrodeposio de cobre composta de: 1) uma soluo alcalina de sulfato de cobre; 2) cido
sulfrico de concentrao de 10-20 gramas por litro; e 3) uma soluo aquosa de um substrato
modificador de pH numa quantidade suficiente para ajustar o pH a um valor de 3,5-5,0.
Aqui, a inveno satisfaria o requisito de no-obviedade, porque o estado da tcnica
explicitamente ensina por fora ou exclui o cido sulfrico da inveno reivindicada. A
referncia do estado da tcnica declara explicitamente que o cido sulfrico no funcionar,
enquanto a inveno reivindicada declara que o cido sulfrico pode ser usado.

35

O terceiro fator considerado ao se determinar a no-obviedade o nvel de habilidade de

algum de capacidade normal na tcnica pertinente. Este no o nvel de habilidade do
inventor, porm, de uma pessoa hipottica que supostamente est ciente de todo a tcnica
pertinente. O agente de propriedade industrial dever observar que um inventor
freqentemente uma pessoa de habilidade extraordinria no campo pertinente e se a noobviedade fosse julgada desse nvel mais alto de habilidade, seria provavelmente mais difcil
demonstrar a patenteabilidade.
Alm dos fatores acima mencionados, os examinadores de patentes e os tribunais
consideraro algumas vezes fatores secundrios, ao decidirem a questo da no-obviedade.
Esses fatores secundrios incluem se a inveno soluciona um problema que existe h muito
tempo, supera a falha de outros ou um sucesso comercial. A existncia de quaisquer desses
fatores poder ser demonstrativa da falta de obviedade da inveno reivindicada. Em outras
palavras, esses fatores secundrios ajudam a demonstrar que ainda que a inveno parea
bvia, de fato no-bvia, porque outras pessoas falharam em suas tentativas de solucionar o
problema que existia h muito tempo. Alm disso, a prova que uma inveno um sucesso
comercial tende a mostrar que a inveno no foi bvia.

36

C.

PREVENDO A PATENTEABILIDADE ATRAVS DE BUSCAS DO ESTADO

DA TCNICA

1.

O que Estado da Tcnica?

O estado da tcnica se refere a informaes cientficas e tcnicas que existem antes da

data efetiva de um determinado pedido de patente. O estado da tcnica poder ser encontrado
em quaisquer documentos pblicos, tais como, patentes, publicaes tcnicas, trabalhos de
conferncia, livretos de marketing, produtos, dispositivos, equipamentos, processos e
materiais. A data efetiva de um pedido de patente normalmente a data do primeiro pedido
de patente depositado que o pedido pendente pode reivindicar. Por exemplo, se o pedido de
patente em questo uma diviso de um pedido original depositado em 6 de maio de 1996, a
data efetiva do pedido em questo 6 de maio de 1996, ainda que o pedido em questo em si,
tenha sido depositado muito depois.
Uma busca do estado da tcnica se refere a uma anlise organizada do estado da tcnica
contido em documentos pblicos. As buscas de estado da tcnica podem ser de vrios tipos:
buscas de patenteabilidade conduzidas por um inventor antes do depsito de um pedido de
patente; buscas de invalidade em litgio conduzidas pelo infrator acusado; buscas de exame de
patente conduzidas por um examinador do governo para determinar a concesso ou recusa de
um pedido de patente e buscas de estado da tcnica para informaes em um campo tcnico.
Em todos os casos, as buscas so conduzidas usando-se diferentes tipos de bancos de dados,
de bancos de dados pblicos de patentes expedidas na Internet, a bancos de dados completos,
incluindo literatura tcnica. As buscas podem ser feitas por profissionais da rea jurdica,
cientistas ou pesquisadores.

Algumas vezes, rus de litgios de patentes at oferecem

recompensas para invalidar o estado da tcnica.

2.

Significado das Buscas do Estado da Tcnica

Um agente de propriedade industrial ou inventor no obrigado a fazer uma busca do

estado da tcnica. Contudo, pode haver vantagens em se realizar uma busca em alguns casos.
Uma busca de patenteabilidade de estado da tcnica poder ser conduzida antes do depsito
de um pedido de patente, para medir as possibilidades de se obter uma proteo de
reivindicao ampla. A finalidade de se conduzir tal busca encontrar referncias

37

relacionadas inveno reivindicada, para se avaliar sua patenteabilidade.

H diversas

opinies sobre quo extensa tal busca dever ser. Muitos agentes de propriedade industrial e
procuradores especializados em patentes conduzem apenas uma rpida busca para identificar
o estado da tcnica prontamente disponvel. Essas buscas so, normalmente, rpidas e baratas,
visto que os clientes do agente de propriedade industrial muitas vezes no querem pagar por
uma pesquisa completa e cara. Alm disso, supe-se, freqentemente, que o prprio inventor
tenha um bom senso de novidade com base na literatura de seu campo e na comunicao com
seus colegas. Em alguns casos, uma busca mais rigorosa pode ser justificada antes de se
investir em um pedido de patente estrangeiro custoso. Com relao a isso, o depsito de um
pedido de patente de acordo com o Tratado de Cooperao em Matria de Patentes da OMPI
(WIPO Patent Cooperation Treaty - PCT) oferece a oportunidade de se receber relatrio de
busca internacional preparado por um examinador profissional. Em muitos casos o relatrio
de busca do PCT representar a primeira ao oficial por parte de qualquer escritrio nacional
de patentes, incluindo aquele que recebeu o pedido de prioridade. Assim, o relatrio de buscas
do PCT pode oferecer ao agente de propriedade industrial uma valiosa percepo antecipada.
(Ver, Captulo 3 para maiores explicaes relacionadas ao PCT).
As buscas de estado da tcnica constituem uma boa maneira de se conseguir
informaes sobre o desenvolvimento de novidades no campo da inveno. As buscas do
estado da tcnica podem, algumas vezes, revelar o que os concorrentes consideram que vale a
pena proteger. Os resultados da busca podero ser fatores fundamentais ao se decidir
depositar um pedido de patente. Se uma busca do estado da tcnica revelar referncias que
antecipem a inveno reivindicada, o inventor e o agente de propriedade industrial devero
considerar como evitar o estado da tcnica, redigindo as reivindicaes de modo a superlo. Caso isso no seja possvel, podem desejar considerar se o depsito do pedido de patente
ainda apropriado. Em alguns casos, uma busca do estado da tcnica pode revelar referncias
de patente que so problemticas. Apenas pelo fato de voc ver uma referncia que parece
semelhante inveno, no significa que o pedido de patente proposto dever ser
abandonado. O estado da tcnica poder, em vez disso, justificar um esforo de modelo
alternativo design around, para ver como as reivindicaes do novo pedido podero ser

38

alteradas para evitar o estado da tcnica. (Ver Captulo VIII sobre Estratgia de Patentes).

EXEMPLO:
O Inventor A desenvolveu uma inveno para um lpis com um efeito luminoso
afixado. Mais ainda, considere que enquanto faz a busca de patenteabilidade, um agente de
propriedade industrial descobre uma patente no expirada no pas, onde A planeja fazer, usar
ou vender o lpis. A patente tambm protege um lpis com um efeito luminoso afixado. Em
tal caso, a busca do estado da tcnica pode alertar o Inventor A (e a sua Empresa) sobre a
existncia da patente e ele pode fazer um modelo alternativo design around com base na
patente ou decidir no entrar no mercado de lpis iluminados.

3.

Como Fazer a Busca do Estado da Tcnica

O pesquisador da busca do estado da tcnica pode simplesmente ir biblioteca e

conduzir uma pesquisa da mesma forma que pesquisaria qualquer outro tpico. Pode tambm
analisar patentes existentes on-line (atravs de bancos de dados pblicos publicados na
Internet) ou em uma biblioteca pblica de patentes.
Uma busca on-line do estado da tcnica pode ser feita atravs da busca com palavraschave ou busca de campo.
-

Busca por meio de palavras-chave: Antes de comear uma busca com base em
palavras-chave, comece a relacionar aquelas que usaria para descrever a inveno.
Pense em todos os aspectos possveis da inveno e escolha as palavras-chave que
descrevam cada um de tais aspectos. A qualidade da busca por palavras-chave
depender muito das palavras apropriadas selecionadas.

Busca de Campo: Uma busca de campo poder ser usada para refinar os
resultados da pesquisa por palavras-chave. Uma vez que a busca por palavraschave tenha sido conduzida, usar a busca de campo para restringir os resultados
at o campo no qual a inveno em questo opera.

4.

Sistemas de Classificao
Como podemos imaginar, os escritrios nacionais de patentes de todo o mundo recebem

milhares de pedido de patentes que, de alguma forma, devero ser separados e atribudos a um
grupo apropriado de examinadores de patentes. Os examinadores de patentes so
normalmente organizados em uma estrutura nivelada, com base nos tipos de tecnologia do

39

pedido de patente que examinam. Por exemplo, uma diviso poder examinar pedido de
patentes de rea eltrica, com subdivises no grupo que respectivamente examinam: a)
sistemas de energia, b) microeletrnica e c) circuitos especializados. Essa organizao
soluciona apenas parte do problema; pedidos de patentes individuais ainda devero ser
encaminhados para a diviso adequada para exame.
Os escritrios nacionais de patentes de todo o mundo normalmente solucionam esse
problema usando sistemas de classificao. Quando um novo pedido de patente recebido, o
mesmo rapidamente examinado e separado de acordo com o tipo de tecnologia e, ento,
encaminhado para o grupo de exame apropriado. Podemos imaginar um pedido de patente
sendo separado de forma bastante parecida com a maneira que os correios separam uma carta.
Esse processo de separao auxiliado por um sistema de classificao.
De forma semelhante, quando um examinador de patentes vai examinar um pedido de
patente, necessita classific-lo e ento conduzir uma busca do estado da tcnica nos campos
onde classificou o pedido. H um sistema internacional de classificao de patentes e alguns
pases, como os EUA, possuem seus prprios sistemas de classificao. De acordo com as
normas internacionais, a classificao internacional de patentes para uma determinada
patente ou pedido de patente publicado aparecer com o cdigo "(51)" na capa e a
classificao local, se houver, aparecer com o cdigo "(52)"8.
A OMPI mantm a Classificao Internacional de Patentes (IPC) e um tratado
correlacionado9 pertinente, para classificao do contedo tcnico de documentos de patentes.
As classificaes so ocasionalmente alteradas e a classificao atribuda a um documento de
patente geralmente a classificao IPC, vlida na data da publicao do pedido. A IPC
completa,

atual

(oitava

edio),

pode

ser

encontrada

no

site

da

OMPI

http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=en.
Uma classificao de acordo com a IPC formada por uma letra, a qual representa a
seo da IPC, no nvel mais alto de abstrao (tal como B para a seo execuo de
operaes, transporte). A seo seguida por um nmero de classe, o qual fornece mais
8

Para uma relao completa de cdigos, ver WIPO Standard ST.9 (Recomendaes a Respeito de Dados
Bibliogrficos em relao a Patentes e SPCs) em http://www.wipo.int/scit/en/standards/pdf/03-09-01.pdf
9
O Acordo de Estrasburgo.

40

especificidade (tal como classe 60 para veculos em geral). Em alguns casos, a seo e os
nmeros de classe podem ser seguidos por nmeros de subclasses, para ainda maior
especificidade (tal como R para Veculos, Acessrios de Veculos, ou Peas de Veculos,
de nenhum outro modo fornecidos). Esse nmero seguido por um nmero de grupo
principal da IPC (tal como 1 para Disposies de Visualizao tica). Finalmente, uma
barra seguida por um nmero que representa um subgrupo da IPC (tal como, 10 para
Disposies de espelho retrovisor; disposies de periscpio). Assim, o smbolo da IPC
completo neste exemplo B 60 R 1/10. Pelo fato de as invenes serem difceis de se
encontrar com um nico smbolo da IPC, os examinadores de patente freqentemente
fornecero classificaes adicionais ou secundrias da IPC para um pedido de patente.
O USPTO tambm mantm um manual de classificao de patentes e fornece bancos de
dados on-line para auxiliar na determinao da classificao de uma determinada inveno.
Esse

banco

de

dados

pode

ser

acessado

atravs

de:

http://www.uspto.gov/web/patents/classification.

EXEMPLO:
Atravs da busca de diversos bancos de dados fornecidos, pode-se determinar que uma
ratoeira est localizada na Classe 43, subclasse 58 e dependendo das demais caractersticas da
ratoeira, possivelmente tambm em outras subclasses. Por exemplo, uma ratoeira simples com
um trava que se fecha quando o camundongo pega o queijo seria Classe 43, subclasse 62, ou
Pescaria, Armadilhas, e Destruio de Pragas (Classe 43) e Armadilha: Queda do
Elemento de Enjaulamento (subclasse 62). Aplicando-se essa informao de classe e
subclasse ao banco de dados de patentes do USPTO e usando-se o parmetro de busca
ccl/43/62, so reveladas 16 patentes incluindo a Patente 4.638.590 dos EUA intitulada
Armadilhas Humanas para Animais, cujos desenhos mostram um mecanismo bastante
simples para a encurralar um animal pequeno.
Ao conduzir uma busca do estado da tcnica, o pesquisador da busca pode incluir
como um termo de busca um cdigo de um sistema de classificao. Assim, em vez de apenas
buscar a palavra armadilhas, que pode aparecer em milhares de pedidos de patentes no
relacionados de forma alguma a armadilhas para animais, o pesquisador da busca poder
incluir na busca a palavra armadilhas e a classificao 43/62 discutida acima. Em alguns
casos, o nmero de patentes atribudas a uma classe especfica to pequeno que o
pesquisador da busca pode simplesmente analisar todas as patentes da classe. O agente de
propriedade industrial dever estar ciente que, algumas vezes, pedidos de patente ligeiramente
semelhantes podem receber classificaes ligeiramente diferentes.

41

5.

Onde Fazer a Busca

Existem diversos adequados bancos de dados onde se pode fazer uma busca e esperar a

obteno de resultados abrangentes da busca do estado da tcnica. Os bancos de dados

incluem bancos de dados nacionais e internacionais. O pesquisador da busca de patentes no
tem necessariamente de pagar para usar esses bancos de dados, visto que a maioria deles
gratuita e pblica, e muitos podem ser acessados atravs da Internet.

Para instrues

especficas sobre onde encontrar os bancos de dados e como fazer buscas, ver o Anexo A
deste Manual.

Palavras-chave para o Captulo II:

Estado da tcnica, reivindicaes, titular da patente, licena cruzada, patente bloqueadora,
fonte de receita, patenteabilidade, novidade, no-obviedade, utilidade, novidade absoluta,
antecipao, poltica pblica, ensinamento apontando em outro sentido, estado da tcnica,
busca de patenteabilidade, modelo alternativo design around.

42

AUTOTESTE:
1. O que estado da tcnica?
2. No momento, qual o prazo ou durao geral de uma patente na maioria dos pases?
3. Os pedidos de patente so conjuntos de frases que geralmente aparecem no fim da patente
e descrevem a inveno com detalhes. Falso ou Verdadeiro?
4. Qual a diferena entre sistemas de exame e sistemas de registro para um pedido de
patente?
5. Que tipo de patente geralmente usado para proteger processos ou composies qumicas?
(a) patentes de utilidade,
6. (b) patentes de desenho
7. (c) patentes de plantas
8. Um pedido de patente pode incluir reivindicaes de dispositivo e mtodo (processo).
Falso ou Verdadeiro?
9. Relacione quatro razes pelas quais as patentes so significativas.
10.

O que uma patente bloqueadora e por que importante?

11.

O que novidade?

12.

A publicao de uma nova tecnologia ou resultado de pesquisa pode destruir a

novidade. Falso ou Verdadeiro?

13.

Em um pas com um requisito de novidade absoluta, um requerente dever depositar

seu pedido de patente aps fazer a divulgao pblica da inveno. Falso ou Verdadeiro?
14.

D um exemplo de uma referncia antecipatria.

15.

O que utilidade? Por que exigida para patenteabilidade?

16.

A fim de cumprir o requisito de utilidade, uma inveno dever ser superior a produtos

ou processos existentes. Falso ou Verdadeiro?

17.

Porque a satisfao do requisito de utilidade algumas vezes um problema para

compostos e processos qumicos?

18.

O que no-obviedade?

19.

Qual a diferena entre no-obviedade e novidade?

20.

Ao contrrio da antecipao, as referncias do estado da tcnica podem ser

43

combinadas para anular a patenteabilidade, mostrando que as reivindicaes de um pedido

pendente so bvias em relao ao estado da tcnica. Falso ou Verdadeiro?
21.

O que uma busca de patenteabilidade de estado da tcnica?

22.

Relacione trs pessoas/entidades diferentes que geralmente conduzem buscas de

patenteabilidade do estado da tcnica.

23.

Voc dever conduzir uma busca de patenteabilidade do estado da tcnica antes de

depositar um pedido de patente. Falso ou Verdadeiro?

24.

D trs exemplos de quando algum poder conduzir uma busca de patenteabilidade

do estado da tcnica.
25.

O banco de dados do EPO contm patentes de todo o mundo. Falso ou Verdadeiro?

26.

Voc dever conduzir o mesmo tipo de busca antes de depositar um pedido de patente,

na forma que um examinador conduz o processo de busca e exame de um pedido de

patente. Falso ou Verdadeiro?
27.

O que voc deve fazer se encontrar um estado da tcnica que parea relacionado

inveno para a qual est planejando depositar um pedido de patente?

44

III. PREPARAO E DEPSITO DE UM PEDIDO DE PATENTE

Um pedido de patente celebra o acordo entre o inventor e o rgo governamental, o que
resulta na expedio de uma patente. Conseqentemente, um pedido de patente de alguma
maneira considerado como um contrato. A redao de um pedido de patente feita com alta
qualidade importante, pelo fato de se estabelecer de uma maneira clara os termos atravs
dos quais o detentor da patente e as outras partes so acordados. Nesse sentido, a redao de
um pedido de patente diferente da redao de um artigo cientfico. Na medida em que o
documento de patente contm matria tcnica, tambm ir conter algumas similaridades com
relao ao artigo cientfico ou tcnico, conquanto que isso, normalmente, no necessite elevar
o nvel do projeto de produo da inveno protegida por uma patente. A patente deferida e
expedida ser analisada no decorrer dos anos por servidores pblicos, tais como, os
examinadores de patente, e por juzes e parceiros de negcios. Portanto, o pedido de patente
deve ser redigido com essas importantes observaes na mente.
As partes que so contidas em um pedido de patente, normalmente, incluem os tpicos
de Fundamentos ou Antecedentes, Sumrio, Descrio Detalhada e Desenhos, Reivindicaes
e Resumo. O agente de propriedade industrial muito provvel de no redigir o pedido de
patente nessa ordem, devendo, normalmente, redigir primeiro as reivindicaes. Isso devido
ao fato de que as reivindicaes so consideradas como a essncia de uma patente. Na leitura
de um pedido de patente:
-

a seo de Antecedentes proporciona o indcio daquilo que vir acontecer;

a seo do Sumrio representa um espelho das reivindicaes;

a Descrio Detalhada e os Desenhos possibilitam a redao das reivindicaes, ao

prover uma suficiente divulgao tcnica da inveno;

as Reivindicaes definem o escopo de proteo exclusiva; e

o Resumo se constitui, principalmente, em um meio de ajuda para os pesquisadores

de busca e, normalmente, recebe uma anlise pouco substantiva.
A seguir, todas essas sees sero explicadas em maiores detalhes.

45

A.

PREPARAO DE PEDIDOS DE PATENTES

A primeira pergunta que um agente de propriedade industrial precisa responder ao

receber uma solicitao para preparar um pedido de patente : quando este pedido de patente
precisa ser depositado?
Sugesto Profissional: Sempre pergunte ao cliente e ao inventor quando o pedido de patente
precisa ser depositado. No confie na interpretao da lei feita pelo cliente ou pelo inventor:
verifique os fatos voc mesmo.
Todas as leis de patentes mundiais tm exigncias rgidas relativas quando um pedido
deve ser depositado, com referncia a diversos fatos. Estes fatos podem variar em qualquer
lugar, com relao primeira data de explorao comercial empreendida, primeira data de
exportao, ou primeira data de divulgao pblica. O agente de propriedade industrial
necessita saber:
(1) Onde o cliente deseja proteger a sua inveno?
(2) Alguma coisa j aconteceu que prejudicaria a capacidade do cliente de
proteger a inveno nos pases desejados?
(3) Quando o cliente pretende fazer alguma coisa que colocaria em risco a sua
capacidade de proteger a inveno nos pases desejados?
Mesmo que o agente de propriedade industrial no tenha nenhum obstculo de tempo
pela frente, ele deve se esforar para completar o pedido de patente to rapidamente quanto
possvel, conforme seria esperado de qualquer profissional. Uma terceira parte poderia
depositar um pedido de patente sobre a inveno do cliente em qualquer tempo, deixando,
assim, o agente de propriedade industrial na situao de ser a razo principal para o seu
cliente no receber uma patente. Tambm, poderia ocorrer a possibilidade do estado da
tcnica tornar-se disponvel (por exemplo, um artigo poderia ser publicado), que no poderia
ser usado contra o pedido do cliente se o pedido tivesse sido depositado mais cedo.
Entretanto, o agente de propriedade industrial deve saber que a sua carga de trabalho
tipicamente guiada por datas, as quais esto amplamente fora de seu controle e ele
freqentemente ter de reorganizar o seu plano de trabalho para conciliar as descobertas
inesperadas do impedimento do tempo.

46

EXEMPLO:
O Engenheiro X liga para te perguntar com respeito a obter uma patente sobre a sua inveno
nos EUA. Voc pergunta para ele algumas questes preliminares, porm ele no tem tempo para
falar em detalhes, de modo que voc concorda em reunir-se em dois dias. Na reunio, ele te entrega
um vasto documento descrevendo a sua inveno em grandes detalhes.
Voc tenta reunir informao sobre os possveis obstculos ao patenteamento, dessa forma,
voc pergunta:
(1)
Esta inveno foi mostrada para algum sem um acordo de no-divulgao no local?
(Um acordo de no-divulgao um acordo de sigilo, onde as partes concordam em
no usar ou divulgar para outros o assunto de sua comunicao).
(2)
A empresa vendeu ou tentou vender esta inveno? (Este um fator de impedimento
de tempo em alguns pases, tais como, os EUA.)
(3)
Voc ou a sua empresa publicaram alguma coisa sobre esta inveno?
(4)
Voc contou para algum fora de sua empresa ou instituio sobre esta inveno?
(5)
Voc demonstrou a inveno em qualquer frum pblico, tal como uma feira
comercial ou congresso?
O Engenheiro X inicialmente responde no a todas estas perguntas. Ele no est certo
quando a sua empresa planeja comear a vender a inveno. Acreditando que no h nenhuma data
de impedimento pendente que proibiria o patenteamento, voc continua a perguntar a ele sobre a
inveno. No final da entrevista, ele se lembra que um colega de trabalho mostrou a inveno em um
encontro cientfico cerca de alguns meses atrs. Quando voc o pressiona pela data exata, ele
folheia completamente o seu calendrio e finalmente exclama: Oh, isto foi no ltimo ms de Outubro,
de modo que j h um ano atrs!. Voc sabe que para ser vlido, um pedido de patente nos EUA
deve ser depositado menos que um ano antes de sua primeira divulgao pblica, assim, voc pede
a ele para confirmar a data exata. Ao chamar um colega para se certificar, ele finalmente responde
que hoje , na realidade, o primeiro aniversrio da divulgao pblica da inveno. So 15:00 horas.
Voc sabe que os direitos do inventor ainda podem ser conservados se um pedido de patente puder
ser depositado antes da meia-noite. Porm voc possivelmente no poder preparar um pedido de
patente inteiro e completo sobre a inveno, antes da meia-noite. Felizmente, a lei dos EUA
possibilita pedidos de patentes provisrios (temporrios). Um pedido de patente provisrio deve
divulgar a inveno, porm ele no precisa incluir as reivindicaes da patente. Um pedido de patente
provisrio ir expirar um ano aps a sua data de depsito e serve, efetivamente, como um espao
reservado, at que um pedido de patente de utilidade regular seja depositado.
Voc sabe que no deve incorrer em despesas legais sem aprovao prvia. Assim, voc
liga para o presidente da empresa (a sua pessoa de contato para o trabalho de patente), para explicar
a situao. Ele te autoriza a prosseguir.
Felizmente, o Engenheiro X te deu uma boa divulgao da inveno e um documento tcnico
explicando a inveno e, durante a sua entrevista com ele, voc obteve um bom entendimento da
inveno. Voc pede a ele uma cpia eletrnica do documento. Voc informa a seus colegas de
trabalho que o seu planejamento para o resto do dia necessita ser alterado para conciliar este pedido
provisrio urgente. Voc gasta o restante do dia criando o melhor pedido provisrio possvel, no curto
tempo permitido.
Aps depositar o pedido10, voc cria um arquivo para o pedido de patente provisrio,
contendo uma cpia de tudo que voc enviou para o escritrio de patentes, incluindo todos os
formulrios e cpias de quaisquer controles para o pagamento de taxas. O arquivo tambm inclui o
recebimento original de depsito postal do correio que tem a data de depsito. Assim, se o Escritrio
Nacional de Patentes no prover o seu pedido de patente com a data adequada de recebimento,
voc tem tudo que precisa para fornecer a data de depsito adequada ao escritrio de patentes - uma
data que absolutamente crucial na conservao dos direitos do seu cliente de obter proteo por
patente. essencial observar que um dia de atraso muito tarde.

10

As regras administrativas para depositar um pedido de patente so descritas na Seo III.B.

47

Os agentes de propriedade industrial devem se esforar para proteger os direitos de

patente de seu cliente e, algumas vezes, a proteo dos direitos do requerente envolve,
simplesmente, garantir que as datas crticas sejam observadas. Se o agente de propriedade
industrial acima mencionado tivesse esquecido de perguntar sobre as possveis datas de
impedimento ou no tivesse pressionado o engenheiro por uma informao precisa, o agente
de propriedade industrial poderia ter retornado ao seu escritrio e gasto as duas semanas
seguintes redigindo um bonito documento legal para uma inveno que no mais poderia ser
patenteada.
Finalmente, o agente de propriedade industrial deve tentar entender, desde o incio, se o
requerente deseja depositar em pases estrangeiros. Nos pases que so Estados Membros da
Conveno de Paris, os requerentes tm um ano para depositar o seu pedido de patente no
exterior, aps a data de depsito nacional (ou data de prioridade)11. O depsito de um pedido
de patente pelo PCT tambm opera dentro da estrutura de tempo de um ano da Conveno de
Paris. O agente de propriedade industrial deve registrar a data de depsito do pedido de
prioridade, e verificar com o requerente bem antes da data de aniversrio. Mesmo quando o
requerente tenha inicialmente indicado nenhum interesse em depsito estrangeiro, ele poder
mudar de idia em um ano. Tambm, lembre-se que o agente de propriedade industrial no
necessita esperar um ano completo antes de fazer o depsito. O agente de propriedade
industrial deve tambm determinar se o requerente est interessado em obter proteo em um
pas que no seja parte da Conveno de Paris, antes de depositar o pedido de prioridade. Se o
requerente estiver interessado em um pas que no seja parte da Conveno de Paris, o agente
de propriedade industrial necessita entender quais as regras de prioridade especficas daquele
pas. Os pases que no so parte da Conveno de Paris podem ter regras bastante singulares
para os pedidos estrangeiros que chegam para depsito. Em alguns casos, o agente de
propriedade industrial at pode necessitar depositar em conjunto, ao mesmo tempo, o pedido
11

O Artigo 2.1 do Acordo do TRIPS requer que seus signatrios, que no sejam signatrios da Conveno de
Paris, honrem certas condies da Conveno de Paris, tais como, o perodo de um ano para reivindicar a
prioridade. Conforme observado em outra parte do presente manuial, o agente de propriedade industrial
necessita verificar a prtica real e as exigncias de procedimento que esto sendo seguidas nos pases de
interesse do seu cliente.

48

no pas que no parte da Conveno de Paris e no pas de moradia do inventor, para

assegurar a patenteabilidade.
Um agente de propriedade industrial, provavelmente, no deixar de representar
diretamente o seu cliente diante de escritrios de patentes estrangeiros. Os procuradores
scios estrangeiros representaro o cliente no exterior. Existem diversos modelos para
interagir com os procuradores scios estrangeiros. No modelo de que no envolve
participao ativa, o scio estrangeiro envia a correspondncia oficial e proporciona
informao sobre as regras locais, porm toma pouca ao substantiva no caso. O agente de
propriedade industrial que depositou o pedido de prioridade original toma todas as decises
principais. No modelo que envolve participao ativa, o scio estrangeiro redige as
respostas propostas para as exigncias tcnicas e as envia para o agente de propriedade
industrial, para aprovao. O agente de propriedade industrial pode usar modelos diferentes
para procuradores scios estrangeiros diferentes, por exemplo., que envolve participao
ativa em alguns pases, e que no envolve participao ativa em outros.
1.

Obteno de Divulgaes da Inveno dos Inventores

Os clientes de um agente de propriedade industrial provavelmente tero nveis

diferentes de sofisticao em relao s suas habilidades de lidar com os documentos de

patentes. Alguns clientes podem ter unidades administrativas razoavelmente sofisticadas, que
podem proporcionar pacotes completos de divulgao da inveno para os agentes da
propriedade industrial que, ento, conduzem uma anlise de acompanhamento, conforme
necessria. No extremo oposto, esto os clientes que no tm nenhuma infra-estrutura de PI e
precisam de orientao e auxlio considerveis do agente de propriedade industrial.

Sugesto Profissional: O agente de propriedade industrial negociar e combinar seus

honorrios junto aos seus clientes antes de antes de incorrer em despesas, especialmente com
outros profissionais.
O agente de propriedade industrial aprender com o tempo qual conduta oferece os
melhores resultados para os diferentes tipos de clientes. Para alguns clientes, o agente de
propriedade industrial pode querer proporcionar um Modelo de Divulgao da Inveno em

49

branco e, ento, deixar que o(s) inventor(es) o complete(m) por sua prpria conta. Para outros
clientes, o agente de propriedade industrial pode querer/necessitar obter toda esta informao
sobre a inveno atravs de uma ou mais entrevistas com o(s) inventor(es). Em qualquer
situao, o agente de propriedade industrial deve sempre tentar ter pelo menos uma reunio,
pessoalmente ou por telefone, com os inventores. altamente improvvel que um inventor
seja capaz de suprir um agente de propriedade industrial com material suficiente para que o
mesmo tenha um entendimento claro da inveno, sem algum tipo de encontro ao vivo com
o inventor. Similarmente, improvvel que o inventor entenda a informao legal/de base
que est sendo buscada sobre a sua inveno na ausncia de um encontro com o agente de
propriedade industrial.
Em uma situao ideal, o inventor fornecer ao agente de propriedade industrial um
Modelo de Divulgao da Inveno e documentos de suporte, bem antes do encontro entre
eles. O agente de propriedade industrial examinar os materiais de divulgao e anotar
quaisquer locais onde ele tenha perguntas ou onde ele acredite que uma divulgao adicional
seria til. Durante o encontro entre o agente de propriedade industrial e o inventor, o agente
de propriedade industrial verifica que ele tem um entendimento completo da inveno,
estabelece que no h nenhuma informao adicional sobre a divulgao que ele deveria
tambm receber (ou que ele recebe como material de divulgao adicional), determina os
aspectos mais comercialmente significativos da inveno e confirma que no h nenhuma
data de impedimento pendente ou verifica as datas de impedimento exatas.
O agente de propriedade industrial deve analisar a divulgao da inveno bem antes do
encontro com o inventor. Isto ir garantir ao agente de propriedade industrial que ele ter tido
tempo suficiente para identificar todas as partes da divulgao da inveno que originam
perguntas - tanto as partes tcnicas (por exemplo, como A funciona com B?), quanto as
partes legais (por exemplo, Quem mais poderia ser um inventor?).
Proporciona-se um Modelo de Divulgao da Inveno como exemplo no Apndice B
deste Manual. Cada agente de propriedade industrial desejar rever/modificar este modelo,
para assegurar que ele se adapta s exigncias legais para a sua jurisdio. O agente de
propriedade industrial desejar efetuar quaisquer alteraes necessrias a este modelo, para

50

proporcionar uma divulgao total e completa na(s) jurisdio(es) de interesse para os seus
clientes. Ele pode desejar, tambm, proporcionar cpias para os seus clientes, para eles
completarem o modelo e retorn-lo, com bastante antecedncia ao encontro de divulgao.
2.

Identificao de Invenes Patenteveis

Ao analisar uma divulgao de inveno e/ou ao falar com um inventor, o agente de

propriedade industrial deve manter-se concentrado em quaisquer/todas as invenes

patenteveis descritas. Muito do texto em uma divulgao da inveno e/ou das discusses
durante o encontro com o inventor provavelmente no ser sobre uma novidade puramente
patentevel, porm incluir outros detalhes tcnicos no patenteveis. O agente de
propriedade industrial no deve ficar surpreso ao descobrir com bastante freqncia que os
inventores no sabem o que eles inventaram, pelo menos em termos de patenteabilidade,
visto que eles, com freqncia, pensam em outros termos, tais como descobertas. Desse
modo, o agente de propriedade industrial, freqentemente, ser aquele que articula o que
constitui uma inveno patentevel.
Por exemplo, imagine que um inventor diga que ele pegou o Material A, bastante
conhecido, e o combinou com o Material B, ento, queimou a beira de sua borda comum por
5 a 10 minutos, antes de usar epxi para unir o Material C borda comum queimada do
Material A e do Material B. O agente de propriedade industrial, conseqentemente, imagina
que ele nunca tinha ouvido de um Material A e um Material B, unidos ao Material C.
Suspeitando que esta combinao possa ser inventiva - nova e no-bvia - o agente de
propriedade industrial pergunta ao inventor se ele alguma vez tinha ouvido de algum
produzir esta combinao de elementos. O inventor diz que outros tinham tentado, por anos,
obter esta combinao de materiais para combinar e que tinha havido algum sucesso, porm
que o Material C sempre se separava dos Materiais A e B, aps um tempo curto. O agente de
propriedade industrial pergunta se a soluo est em queimar a borda combinada e o inventor
afirma que isto correto. Desse modo, o agente de propriedade industrial reconhece que uma
inveno (para a qual ele deve redigir as reivindicaes) o Material A ligado ao Material B,
com a combinao submetida ao calor, antes da aplicao do Material C.

51

Sugesto Profissional: Nunca A parta dop ressuposto que um inventor de fato sabe em que
consiste a sua inveno.

Os inventores, normalmente, pensam em termos de produtos,

descobertas ou resultados de pesquisas e no em termos de invenes ou reivindicaes de

patentes. Voc ter que fazer perguntas para entender a inveno.

Decorrncia da Sugesto Profissional: No seja tampouco um agente de propriedade

industrial presunoso. Voc no o inventor. Sua funo auxiliar o cliente descrevendo a
inveno e, ento, a protegendo.

3.

Entendimento da Inveno
O agente de propriedade industrial nunca deve tornar-se o inventor, porm, deve se

esforar para ter o mais claro entendimento da inveno, necessrio para se obter uma patente
com as mais amplas reivindicaes permitidas por lei. Isto significa que o agente de
propriedade industrial deve entender muito bem a inveno, de modo a redigir as
reivindicaes que descrevem a inveno com as menores limitaes possveis. Em outras
palavras, o agente de propriedade industrial deve entender a inveno perfeitamente, para
saber quais elementos no necessitam ser citados na reivindicao mais ampla possvel para a
inveno.
O entendimento da inveno, tambm significa que o agente de propriedade industrial a
entende bem o suficiente, para preparar um relatrio descritivo para um pedido de patente,
que divulgue todos os aspectos possivelmente patenteveis da inveno, e informao
adicional suficiente, de modo que uma pessoa leiga e versada no campo tcnico pertinente,
possa entender e fazer o objeto inventado. O entendimento da inveno tambm significa que
o agente de propriedade industrial pode receber uma descrio do estado da tcnica, tal como,
uma citao usada como a base para uma rejeio de reivindicao por um escritrio de
patentes, e ser capaz de explicar as diferenas entre a inveno e o estado da tcnica e/ou

52

alterar as reivindicaes pendentes, para destacar estas diferenas em um modo que minimize
a reduo no escopo da cobertura da reivindicao.
Considere, a partir do exemplo mencionado acima, que o agente de propriedade
industrial entende que a inveno envolve o Material A, o Material B e o Material C. O
inventor divulgou que a borda comum formada pela combinao dos Materiais A e B foi
queimada antes do Material C ser unido. O agente de propriedade industrial pode querer
sondar o inventor, para ver se a superfcie poderia ser preparada de algum modo
diferentemente da queima. Se assim o for, ento, a inveno possivelmente mais ampla do
que somente queimar o material da superfcie. O agente de propriedade industrial pode
desejar perguntar ao inventor se as superfcies podem ser queimadas antes da unio do
Material A ao Material B ou se eles devem ser combinados primeiramente. Ele provavelmente
ser capaz de pensar em muitas outras tais perguntas. As respostas a estas perguntas auxiliam
o agente de propriedade industrial a entender a inveno e permitem que ele redija as
melhores reivindicaes possveis, assim como, o relatrio descritivo de suporte.
O agente de propriedade industrial pode descobrir que o inventor no sabe a resposta a
todas as suas perguntas. O inventor pode ser capaz de especular sobre as alternativas e, em
algumas situaes, pode at ter tempo para conduzir alguma pesquisa adicional. O agente de
propriedade industrial deve certificar-se, entretanto, de que o relatrio descritivo divulga uma
modalidade de trabalho da inveno. Assim, se o inventor estiver incerto sobre a resposta a
quaisquer das perguntas do agente de propriedade industrial, o agente de propriedade
industrial deve usar o seu melhor julgamento profissional no que diz respeito a lidar com a
incerteza.
Pode haver lacunas na divulgao tcnica, as quais o agente de propriedade industrial
poder preencher, porm ele deve sempre confirmar com o inventor que o substituto para
qualquer material inexistente est correto e dentro do esprito da inveno. O agente de
propriedade industrial pode auxiliar o inventor na considerao de modalidades alternativas
possveis para a inveno. Freqentemente os inventores criam as suas invenes para um
propsito muito especfico e no consideram realmente se elas poderiam ser aplicadas a outras
reas.

53

B.

PARTES TPICAS DOS PEDIDOS DE PATENTE

Assim que um agente de propriedade industrial entender a inveno, ele pode comear a

preparar o pedido de patente. O pedido de patente, geralmente, se constitui de:

(1)

reivindicaes

(2)

descrio detalhada (ou relatrio descritivo)

(3)

desenhos

(4)

antecedentes

(5)

resumo

(6)

sumrio

Um agente de propriedade industrial deve avaliar o ttulo do pedido de patente com

alguma antecedncia. Este ttulo deve descrever a inveno em um modo amplo. Entretanto,
os ttulos no so geralmente examinados. Ocasionalmente, um examinador de patentes
decidir que um ttulo no descritivo da inveno. melhor evitar ser excessivamente
restrito na redao do ttulo da inveno, embora o ttulo deva indicar a matria da inveno
de modo suficiente.
Um pedido de patente, conforme depositado, deve tambm incluir os nomes dos
inventores. Os inventores devem ser indicados aps o ttulo, por exemplo, sobre a pgina de
rosto. O pedido de patente em si, deve tambm incluir toda a informao sobre a prioridade,
tal como, a identificao de pedidos correlacionados. Nos EUA, por exemplo, a informao
sobre a prioridade deve ser proporcionada como a primeira sentena no pedido. O agente de
propriedade industrial pode ter outros formulrios a completar, que tambm proporcionam
informao sobre o nome do inventor e a prioridade, porm h mais segurana quando esta
informao for tambm includa como parte do prprio pedido.
Sempre se lembre quem ser o pblico para o pedido de patente. O pblico-alvo inclui
juzes e examinadores de patentes. Obviamente, o cliente do agente de propriedade industrial
e o inventor tambm fazem parte do pblico; o agente de propriedade industrial deve
certificar-se que o inventor entende o seu prprio pedido de patente.

Outros pblicos

potenciais incluem os concorrentes, os infratores e os investidores. Muitos investidores

54

freqentemente esmiam cuidadosamente a lista de patentes de uma empresa de tecnologia,

antes de fazer um investimento.
1.

Reivindicaes
Uma das primeiras coisas a fazer preparar as reivindicaes para a inveno. Na

realidade, o agente de propriedade industrial pode at querer esboar as reivindicaes na

reunio de divulgao com o inventor. Isto, freqentemente, ir confirmar para o agente de
propriedade industrial de que ele entendeu a inveno. O agente de propriedade industrial
pode desejar usar algum tipo de reivindicao de ilustrao (ver abaixo) no encontro inicial
com o inventor, visto que os inventores no esto, normalmente, familiarizados com a
linguagem das reivindicaes de patente. Por esta razo, o agente de propriedade industrial
deve evitar utilizar uma linguagem altamente abstrata para descrever a inveno na reunio de
divulgao com o inventor.

Sugesto Profissional: Os inventores, algumas vezes, precisam de ajuda para entender os

termos abstratos usados nas reivindicaes de patente para as suas invenes.

A maioria dos agentes da propriedade industrial prepara o rascunho de diversas

reivindicaes de patente como uma primeira etapa para redigir um pedido de patente. As
reivindicaes constituem a parte legalmente importante de um pedido de patente; tudo gira
em torno das reivindicaes. Observe que trs captulos inteiros deste Manual, Captulos V,
VI e VII, esto dedicados redao das reivindicaes: aqui ns comeamos com uma viso
geral desta parte importante do pedido de patente. Se as reivindicaes forem preparadas
antes de redigir o relatrio descritivo (ver abaixo), o agente de propriedade industrial saber
quais termos necessitam ser descritos no relatrio descritivo.
Embora seja geralmente prefervel redigir as reivindicaes primeiramente, algumas
situaes podem no proporcionar ao agente de propriedade industrial este luxo. Por exemplo,
suponha que um agente de propriedade industrial recebe um documento tcnico de um

55

inventor que lhe diz que o pedido de patente necessita ser depositado imediatamente, devido a
uma divulgao pblica iminente da inveno. O agente de propriedade industrial
provavelmente no ter tempo para rascunhar seu prprio relatrio descritivo da patente,
porm, em vez disso, usar o documento tcnico do inventor como a base para o relatrio
descritivo. Mesmo nesta circunstncia, o agente de propriedade industrial pode ainda desejar
redigir algumas reivindicaes, antes de prosseguir na edio do documento tcnico em um
relatrio descritivo de patente. O agente de propriedade industrial pode considerar a
preparao de uma reivindicao de ilustrao para uma inveno. Uma reivindicao de
ilustrao uma reivindicao que retrata uma redao da inveno. O agente de propriedade
industrial raramente desejar depositar uma reivindicao de ilustrao, embora tais
reivindicaes possam ser teis no auxlio do entendimento da inveno e possam tambm ser
teis em determinar todos os pontos de novidade com o inventor. Tais reivindicaes,
freqentemente, contm limitaes que no proporcionam necessariamente novidade, porm
so, entretanto, parte de um produto que inclui a inveno. Por exemplo, uma reivindicao
de ilustrao para um automvel tendo um novo formato aerodinmico poderia incluir as
rodas do veculo, embora as rodas no sejam parte do novo formato. Na realidade, a incluso
das rodas na reivindicao de ilustrao pode auxiliar o redator a entender que as rodas no
so parte da inveno e no precisam ser includas nas reivindicaes. Assim, as
reivindicaes de ilustrao podem ser teis para o redator de um pedido de patente, porm
elas raramente proporcionam reivindicaes de grande abrangncia para uma inveno.
Por causa da importncia crtica das reivindicaes, o agente de propriedade industrial
deve chec-las cuidadosamente, de novo, aps rascunhar o relatrio descritivo. Isto porque,
aps redigir o relatrio descritivo, o agente de propriedade industrial provavelmente ser
levado a um entendimento ainda melhor da inveno. Por exemplo, ele agora estar em uma
melhor posio para reconhecer as limitaes irrelevantes nas reivindicaes, que poderiam
impedir a obteno da cobertura mais ampla possvel das reivindicaes. Similarmente, aps
preparar o relatrio descritivo, o agente de propriedade industrial pode agora verificar, que as
reivindicaes no descrevem a inveno to exatamente o quanto poderiam.

56

Assim que as reivindicaes estiverem finalizadas, o agente de propriedade industrial

necessita checar os desenhos e o relatrio descritivo, para verificar se os termos das
reivindicaes foram apropriadamente descritos e divulgados. Por exemplo, suponha que o
agente de propriedade industrial tenha usado um termo altamente abstrato nas reivindicaes,
tal como, elemento de unio ao piso para uma perna de cadeira. O agente de propriedade
industrial pode ento optar por incluir este termo abstrato no relatrio descritivo.

Por

exemplo, o relatrio descritivo poderia afirmar: A pea do assento est unida primeira
perna da cadeira, que , porm, um exemplo de um elemento de unio ao piso, adequado para
uso em uma modalidade da inveno.
2.

Descrio Detalhada ou Relatrio Descritivo

A seo que inclui a descrio detalhada, algumas vezes conhecida como a seo de

modalidade preferida da inveno ou a seo de modalidade divulgada da inveno, d

flego s reivindicaes e proporciona uma explicao suficiente da inveno para uma
pessoa comum versada na tcnica, para preparar e entender a inveno. Em algumas
jurisdies, o termo relatrio descritivo tambm usado para referir-se descrio, alm do
sumrio e das sees de antecedentes do pedido; basta dizer que a descrio detalhada e o
relatrio descritivo so, geralmente, os mesmos, para fins de redao da patente.
A seo de descrio detalhada deve estar rigorosamente amarrada aos desenhos. Esta
seo no pode ser substantivamente emendada assim que o pedido tiver sido depositado.
Conseqentemente, o agente de propriedade industrial deve ter certeza que a seo de
descrio detalhada proporciona um grau apropriado de divulgao tcnica no dia que o
pedido for depositado, visto que ele no ter uma segunda chance para alterar esta parte do
pedido. O agente de propriedade industrial no pode emendar o seu pedido para incluir uma
nova divulgao tcnica, durante o processamento do pedido de patente.
Se o agente de propriedade industrial utilizar um termo altamente abstrato nas
reivindicaes, ele deve pensar na possibilidade de utilizar o termo na seo de descrio
detalhada, porm, de um modo que amarre o termo abstrato a uma modalidade especfica da
inveno. Por exemplo, se as reivindicaes utilizam o termo dispositivo de advertncia
para a buzina de automvel, o relatrio descritivo poderia dizer: Um exemplo de um

57

dispositivo de advertncia (102)12 uma buzina de automvel. Podem ser usados outros
dispositivos de advertncia, consistentes com o esprito da inveno, ou A buzina de
automvel (102) constitui um dispositivo de advertncia. Muitos outros tais dispositivos de
advertncia podem ser usados, consistentes com o esprito da inveno.
Conforme mencionado acima, a seo de descrio detalhada no pode ser
substantivamente emendada, uma vez que o pedido tenha sido depositado. Desse modo, um
agente de propriedade industrial deve tomar cuidado para que o pedido de patente: (1) reflita o
material de divulgao fornecido pelos inventores; (2) proporcione informao suficiente para
capacitar um especialista versado na tcnica reproduzir a inveno; e (3) proporcione
profundidade suficiente, de modo que as reivindicaes possam ser restringidas durante o
processamento da patente, para evitar um estado da tcnica semelhante. As consideraes
adicionais sobre o escopo e a importncia da seo de descrio detalhada sero discutidas
abaixo e so tambm ilustradas pelo exemplo que se segue.

12

Neste exemplo, "102", o nmero de referncia para uma parte mostrada em um ou mais dos desenhos do
pedido de patente, por exemplo, Fig. 1, poderia mostrar o dispositivo de advertncia 102. Os esquemas dos
nmeros de referncia para os pedidos de patentes sero discutidos com mais detalhes, posteriormente.

58

EXEMPLO:
Considere que o inventor acreditasse que a sua abordagem era extraordinariamente nova e
amplamente patentevel. Ele construiu um modelo de trabalho da inveno, antes de depositar o
pedido de patente e este modelo de trabalho tornou-se o prottipo para uma gerao inteira de
produtos bem-sucedidos. No prottipo, o inventor usou o Material A unido ao Material B com fios de
cobre. Em termos abstratos, esta combinao de materiais representa um exemplo de um
Subcomponente X. Os outros subcomponentes abstratos na inveno so o Subcomponente Y e o
Subcomponente Z. As reivindicaes, como depositadas, descrevem:
Uma mquina, compreendendo:
-

um subcomponente X;
um subcomponente Y operacionalmente unido ao subcomponente X;e
um subcomponente Z operacionalmente unido tanto ao subcomponente X quanto ao
subcomponente Y.

O inventor convenceu ao agente de propriedade industrial que a combinao de X, Y e Z era

to nova que o pedido no necessitava proporcionar quaisquer mais outros detalhes sobre a
inveno que o necessrio, para suportar as reivindicaes as mais amplas possveis, pelo fato do
inventor querer economizar custos e depositar o pedido rapidamente. Assim, o pedido no fez
nenhuma meno ao Material A ou ao Material B. O examinador de patentes descobre uma citao
no estado da tcnica para um Dr. Q, na Acme Corp., que divulga os subcomponentes X, Y e Z. Este
estado da tcnica se antecipa inveno reivindicada no pedido. Ao analisar o parecer e o estado da
tcnica citados, o agente de propriedade industrial descobre que absolutamente cada detalhe da
inveno do seu cliente foi divulgado na citao do estado da tcnica do Dr. Q - exceto pelo fato de
que o estado da tcnica do Dr. Q divulga que o Subcomponente X deve ser preparado a partir do
Material C e do Material D, e o Dr. Q (como tantos outros) declara que este o nico modo conhecido
de preparar um Subcomponente X satisfatrio. Conseqentemente, o agente de propriedade
industrial poderia superar o estado da tcnica citado pelo examinador e obter uma patente para o seu
cliente, corrigindo as reivindicaes para:
Uma mquina, compreendendo:
um subcomponente X formado por combinao do Material A e Material B;
um subcomponente Y operacionalmente unido ao subcomponente X; e
um subcomponente Z operacionalmente unido tanto ao subcomponente X quanto ao
subcomponente Y.
O agente de propriedade industrial, alm disso, suspeita que no somente esta reivindicao
seria patentevel, como uma reivindicao somente dirigida para formar o Subcomponente X a partir
dos Materiais A e B, poderia tambm ser patentevel e, de fato, constituir a inveno real do cliente.
Infelizmente, o cliente insistiu que o pedido de patente no divulgasse que o Subcomponente X
poderia ser formado a partir dos Materiais A e B, de modo que o agente de propriedade industrial no
pode corrigir as reivindicaes para superar a referncia do estado da tcnica, nem corrigir as
reivindicaes para descrever uma combinao altamente nova concebida por seu cliente.
Conseqentemente, o pedido de patente provavelmente ser abandonado, a no ser que o agente de
propriedade industrial possa pensar em algum outro modo de emendar as reivindicaes. (O
procurador da patente poderia possivelmente redigir um novo pedido de patente que fizesse a
divulgao tcnica adequada, desde que o novo pedido no fosse barrado de patenteamento, entre
outras coisas, pelas prprias atividades do inventor.)

59

O agente de propriedade industrial pode usar o seu melhor julgamento para concentrar
suas preocupaes em ser pouco inclusivo na seo de relatrio descritivo, contra a incluso
de muita matria que no reivindicada no pedido. Em muitos sistemas de patentes, a matria
que no reivindicada em um pedido de patente considerada pelo inventor como dedicada
ao pblico. A matria que dedicada ao pblico no patentevel. Muitos sistemas de
patentes, tais como, o Tratado de Cooperao em Matria de Patentes (Ver o Captulo 3B),
tambm tm algum tipo de regra de unidade de inveno,13 que permite somente uma
inveno ou um conceito de inveno ser analisado por pedido. Conseqentemente, se um
pedido de patente incluir reivindicaes para diferentes invenes, o agente de propriedade
industrial provavelmente ser forado a selecionar qual quadro reivindicatrio ele deseja que
o examinador analise.
Similarmente, se a divulgao do pedido de patente incluir uma inveno no
reivindicada, o agente de propriedade industrial pode desejar preparar as reivindicaes para
esta inveno.

Se necessrio, o agente de propriedade industrial pode incluir as

reivindicaes para qualquer inveno anteriormente no reivindicada em um pedido

divisional ou continuao, conforme apropriado. O agente de propriedade industrial desejar
certificar-se que o seu cliente aprovou o depsito de quaisquer pedidos divisional ou
continuao. Via de regra, o agente de propriedade industrial deve consultar o seu cliente
sobre cada matria substantiva que diga respeito ao pedido de patente pendente do cliente.
Ao redigir a seo de descrio detalhada, o agente de propriedade industrial,
geralmente, ir desejar errar no aspecto de incluso, pelas razes descritas acima. O agente de
propriedade industrial tambm desejar considerar o requisito de melhor modo, que aparece
em jurisdies tais como, os EUA e a ndia. O pedido de patente deve divulgar o melhor
modo, conhecido para os inventores, de realizar a inveno. Basicamente, o pedido de patente
no pode ocultar os aspectos timos da inveno de algum que tenta preparar e usar a
inveno descrita na patente. Assim, por exemplo, se os inventores sabem que um precipitado
formado entre 115 e 140 graus, mas, tambm sabem, que os maiores volumes de
13

Ver a Regra 13.1 dos Regulamentos do PCT. Quanto ao tratamento adicional da questo de unidade de
inveno, ver a pgina ...

60

precipitados so formados a 120,5 graus, eles devem divulgar esta informao, tambm. Nem
todos os pases tm um requisito de melhor modo nos pedidos de patente.
Ao redigir o relatrio descritivo, o agente de propriedade industrial deve evitar usar
expresses, tais como, a inveno .... O agente de propriedade industrial deve, em vez
disso, usar expresses como em uma modalidade da inveno. Isto ir assegurar que as
reivindicaes da patente recebam a mais ampla interpretao possvel. Sem limitar a redao
para um sentido contrrio, a seo de descrio detalhada geralmente pressuposta de
divulgar uma modalidade da inveno, em vez da inveno propriamente dita. Entretanto,
se o agente de propriedade industrial impedir esta leitura mais ampla, o escopo da inveno
reivindicada, de modo similar, pode ser restringido.
O agente de propriedade industrial no necessita incluir material bem conhecido no
pedido de patente, o qual seria necessrio para preparar um produto associado com a
inveno. Um pedido de patente no necessita ser um projeto detalhado e, at mesmo, um
tribunal j afirmou que uma patente deve preferivelmente omitir coisas que sejam bem
conhecidas na tcnica. Por exemplo, se cada Polmero X tem de ser curado por 5 horas
temperatura de 200 graus, e isto bastante conhecido na tcnica, este mtodo de curar o
Polmero X no necessita ser includo no pedido de patente, a no ser que a inveno, de
algum modo, modifique este procedimento. O agente de propriedade industrial pode
geralmente incorporar o material por referncia em um pedido de patente, por exemplo, um
manual qumico bastante conhecido. Entretanto, a incorporao por referncia deve ser usada
moderadamente. Tambm, o agente de propriedade industrial pode desejar, em vez disso,
incorporar material de outras fontes no pedido de patente - e o pedido de patente nunca deve
incorporar, por referncia, em um pedido de patente, qualquer material que ser descrito nas
reivindicaes.
Um pedido de patente depositado nos EUA, por exemplo, deve satisfazer os trs
requisitos de capacitao, descrio por escrito e melhor modo. A maioria das leis de patente
do mundo tem requisitos idnticos ou muito similares aos requisitos de capacitao e
descrio por escrito. A lei de patentes dos EUA especificamente requer que:

61

O relatrio descritivo dever conter uma descrio por escrito da inveno, e da

maneira e processo de preparar e usar a mesma, em tais termos completos, claros,
concisos, e exatos, de modo a capacitar qualquer pessoa versada na tcnica a qual diz
respeito, ou com a qual est mais intimamente ligada, a preparar e usar a inveno, e
descrever o melhor modo contemplado pelo inventor de implementar a sua inveno.
35 U.S.C. 112, 1o .
O requisito de melhor modo foi discutido acima. O requisito de capacitao significa
que um pedido de patente deve ensinar as pessoas comuns versadas na tcnica como preparar
e usar a inveno. A capacitao normalmente considerada a partir da data de depsito do
pedido de patente. Um pedido de patente que no est capacitado a partir da sua data de
depsito, no pode tornar-se capacitado por inovaes tcnicas posteriores. O requisito de
descrio por escrito, avisa para o pblico que os inventores estavam senhores de sua
inveno, por exemplo, que as palavras que descrevem a inveno no surgiram
acidentalmente. O requisito de descrio por escrito pode tornar-se especialmente interessante
quando as reivindicaes, em um pedido de patente (ou as reivindicaes em um pedido de
continuao depositado posteriormente), descreverem uma inveno que leva diretamente,
pela leitura, a um dispositivo recente de um concorrente, visto que o examinador de patentes
(ou mais provavelmente um juiz), pode desconfiar se os inventores realmente entenderam que
eles tinham criado aquela inveno particular na hora de seu depsito original.
Os pedidos de patente depositados com o EPO, preferivelmente, seguem uma
abordagem de problema-soluo. Assim, a descrio relatada pelo pedido uma de destacar
primeiro um problema e, ento, descrever a sua soluo. A discusso do problema comea na
Seo de Antecedentes. (Ver a Seo 4.d abaixo). Alguns agentes da propriedade industrial
acham a abordagem tipo problema-soluo fcil de seguir na composio de seus pedidos e
esta tcnica deve ser adequada para os pedidos depositados na maioria das jurisdies.
Entretanto, o agente de propriedade industrial deve ter cautela em relao a como o problema
descrito. O aspecto crtico de algumas invenes um reconhecimento, uma caracterizao
ou uma recaracterizao de um problema, por exemplo, assim que o inventor tiver formulado
o problema de modo nico, a soluo segue, aps isto, de modo claro e fcil. Dessa maneira,
se o agente de propriedade industrial descrever o problema de um modo que sugira que um
entendimento perfeito do problema era bem conhecido no estado da tcnica (quando no o

62

era), o agente de propriedade industrial pode ter inadvertidamente complicado a obteno da

proteo por patente para a inveno do cliente. Salvo esta cautela, a abordagem tipo
problema-soluo pode funcionar totalmente bem para muitos pedidos, especialmente aqueles
depositados com o EPO.
Alm de descrever os componentes usados em uma modalidade da inveno e o modo
no qual operam estes componentes, o agente de propriedade industrial pode, tambm, desejar
levar em conta a incluso, no pedido de patente, de um ou mais desenhos e divulgaes
relacionadas, as quais proporcionem um contexto para a inveno e/ou descrevam a inveno
em operao. O agente de propriedade industrial ir desejar condicionar esta discusso, de
modo a que o contexto no se torne necessariamente parte da inveno, por exemplo, torne-se
limitativo.
O agente de propriedade industrial deve ser muito cuidadoso no uso da linguagem em
um pedido de patente. As escolhas de linguagem dos agentes da propriedade industrial sero
importantes, no somente durante o processamento da patente, como, especialmente,
se/quando a patente for questionada em juzo. O agente de propriedade industrial deve ser
particularmente cuidadoso no uso de palavras que contenham significados absolutos de
qualquer tipo. Assim, o agente de propriedade industrial desejar certificar-se que, se um
pedido de patente utiliza palavras como deve e sempre, estas palavras expressam de
modo muito preciso e exato a situao prestes a acontecer. Em outras palavras, se uma
divulgao de inveno relatar que um material sempre faz alguma coisa, o agente de
propriedade industrial deve ter certeza que este sempre o caso, por exemplo, a inveno
no funcionar, a no ser que isto seja sempre verdadeiro. Se o agente de propriedade
industrial preparar os seus pedidos utilizando um computador, ele deve provavelmente
examinar cuidadosamente o pedido de rascunho quanto a tais palavras de sentido absoluto,
quando o pedido estiver quase finalizado.
Como pode um agente de propriedade industrial redigir a seo de descrio detalhada?
O ditado o mtodo preferido, caso o agente de propriedade industrial tenha um assistente
que possa transcrever o ditado. Se o agente de propriedade industrial tiver preparado os seus
desenhos de rascunho e um esboo da seo de descrio detalhada, ele pode simplesmente

63

discutir o seu feitio atravs dos desenhos. A maioria dos profissionais acha que eles podem
pelo menos duplicar a sua produtividade utilizando esta abordagem.
O agente de propriedade industrial deve sempre examinar cuidadosamente e analisar a
lei e as regras relevantes que dizem respeito ao pas onde ele estiver buscando proteo de
patente para o seu cliente. Muitas leis e regras de patentes esto disponveis online14. Por
exemplo, o site da Internet da OMPI proporciona informao sobre o Tratado de Cooperao
em Matria de Patentes e informao prtica relativa ao depsito de pedidos com o PCT; o
site da Internet do EPO proporciona informao sobre o depsito e o processamento de
pedidos, e o site da Internet do Escritrio de Patentes e Marcas dos EUA proporciona
informao sobre as leis de patentes dos EUA e o depsito de pedidos nos EUA.
3.

Desenhos
O agente de propriedade industrial deve preparar bons materiais de suporte visuais que

descrevam a inveno. Na realidade, muitos agentes de propriedade industrial podem alegar

que os desenhos constituem a parte mais importante do pedido de patente, depois das
reivindicaes. Algumas leis de patentes requerem que cada elemento reivindicado seja
mostrado em um desenho. Quando possvel, os desenhos devem explicar a inveno, em
detalhes suficientes, que a leitura da seo de descrio detalhada simplesmente confirme, em
palavras, a informao proporcionada nos desenhos. Isto no ser possvel com todas as
invenes.
Ao preparar os desenhos, o agente de propriedade industrial deve lembrar-se da
descrio que ele deseja relatar e como ele deseja relat-la. O agente de propriedade industrial
deve tambm ponderar sobre o nvel de detalhe necessrio para proporcionar uma divulgao
que seja capacitada. Uma caixa preta rotulada motor tal, sem nenhum subcomponente,
proporcionar uma explicao insuficiente para um pedido de patente que tenha em vista
divulgar um motor tal.

Inversamente, o agente de propriedade industrial deve evitar

proporcionar muitos detalhes nos desenhos - a no ser que a explicao inclusa na seo de
descrio detalhada explique que o detalhe adicional diz respeito somente a uma modalidade
14

Ver, por exemplo, o Conjunto de Leis da OMPI para o Acesso Eletrnico (CLEA) em
http://www.wipo.int/cfdiplaw/en/laws_section/clea.htm.

64

especfica da inveno. De outro modo, algum pode ainda argumentar (talvez durante o
litgio), que o detalhe adicional seja necessrio para a inveno. Isto se torna especialmente
verdade, em muitos pases, se o agente de propriedade industrial tambm usar uma
reivindicao de meios-mais-funo (ver o Captulo V: Redao das Reivindicaes), visto
que os rus, em um caso de violao de patentes posterior, argumentaro que todos os
detalhes desnecessrios divulgados nos desenhos so estruturas necessrias para efetuar a
funo descrita.
Os elementos mostrados nos desenhos de uma patente so geralmente acompanhados
por uma curta descrio em palavras e um nmero de referncia, tal como relgio 102. O
leitor ter a expectativa de ver o relgio 102 no texto includo na seo de descrio
detalhada. O agente de propriedade industrial deve usar um esquema de numerao
consistente para os nmeros de referncia. Em um esquema, um nmero de referncia
introduzido pela primeira vez recebe um nmero principal, o qual igual ao seu nmero na
figura, seguido por dois dgitos nicos. Por exemplo, suponha na Figura 2 de um pedido de
patente, que o agente de propriedade industrial j tenha designado dois elementos anteriores.
O terceiro elemento, uma memria de computador, poderia ento receber o nmero de
referncia 203. Toda referncia futura a esta memria de computador nos desenhos e no
relatrio descritivo do pedido de patente, ento, especificar memria de computador 203
ou somente memria 203. Se uma outra memria de computador for discutida, ela dever
receber um outro nmero de referncia - caso contrrio, o leitor assumir que elas so iguais.
(Uma variao deste esquema de nmeros usar somente nmeros mpares, tais como 101,
103, 105, nos rascunhos iniciais. Isto simplifica o processo de adicionar novos elementos da
figura nos rascunhos posteriores.) Em um segundo esquema de numerao, um componente
principal receber um nmero de referncia de um nico dgito e, ento, quaisquer
subcomponentes recebero dgitos adicionais que se orientam com o nmero de referncia do
componente. Por exemplo, um computador 8 pode ter um subcomponente memria 82,
onde o 8 em 82 refere-se ao computador 8. Qualquer que seja o esquema de referncia
que o agente de propriedade industrial empregue, ele deve empreg-lo de modo consistente.
De modo similar, se a modalidade da inveno mostrada em uma figura for diferente daquela

65

mostrada em uma outra figura, a seo de descrio detalhada deve claramente dizer isto, por
exemplo, A Fig. 5 mostra uma outra modalidade da inveno ....
O pedido de patente em si, deve conter uma lista dos desenhos, entre a seo de sumrio
da inveno e a seo de descrio detalhada. A seo de desenhos deve comear com um
enunciado indicando que os desenhos so ilustrativos de uma ou mais modalidades da
inveno (e no ilustrativos DA DITA inveno), tal como:
BREVE DESCRIO DOS DESENHOS
Uma modalidade exemplificativa da presente inveno ilustrada como forma de
exemplo nos desenhos anexos, nos quais nmeros de referncia semelhantes
indicam elementos iguais ou similares, e nos quais:
A Figura 1 uma representao diagramtica de um material ilustrativo, dentro
do qual a presente inveno pode ser posicionada;
A Figura 2 ...
O agente de propriedade industrial deve certificar-se que os seus desenhos esto
completos e no omitem nenhum detalhe crtico. Se o agente de propriedade industrial
apresenta um desenho que represente, por exemplo, um fluxo de processo, ento ele deve
assegurar-se que as pontas das flechas estejam apropriadamente representadas. Por exemplo,
se uma linha tiver uma nica ponta da flecha, quando ela realmente deveria ter uma ponta da
flecha dupla, o agente de propriedade industrial pode ter posterior dificuldade para convencer
um Escritrio Nacional de Patentes que o fluxo entre os dois componentes no era exatamente
de um s caminho, como representado na figura. O agente de propriedade industrial pode
fornecer explicao por escrito suficiente na seo de descrio detalhada, para superar as
deficincias em seus desenhos porm, no deve se valer de ter uma seo de descrio mais
detalhada que compense as deficincias de seus desenhos.

Sugesto Profissional: No tenha o costume de tentar consertar os pedidos de patentes aps

eles terem sido depositados; eventualmente, voc cometer um erro, o qual no poder ser
consertado sem depositar novamente um pedido completamente novo, o que privar o cliente
da data de depsito original.

66

O agente de propriedade industrial no deve gastar muito tempo melhorando a

qualidade artstica de seus desenhos. Ele no esperado ser um desenhista qualificado, porm
provavelmente desejar ter acesso a um desenhista qualificado. Algumas vezes, um software
de computador para desenhos pode ser til; entretanto, freqentemente, mais rpido e barato
para o agente de propriedade industrial simplesmente esboar os desenhos usando um lpis
sobre papel.

Sugesto Profissional: O tempo e a habilidade do agente de propriedade industrial devem ser

gastos na criao de desenhos originais, no em faz-los parecerem atraentes.

O cliente e/ou o inventor podem, freqentemente, ter desenhos relacionados inveno.

Algumas vezes, estes desenhos podem ser extremamente benficos para o agente de
propriedade industrial, porm, deve somente usar tais desenhos quando eles forem teis para a
descrio que ele deseja relatar no pedido de patente. Os desenhos profissionais
proporcionados pelo cliente, freqentemente, incluiro outras caractersticas desnecessrias
para a divulgao da inveno. Por esta razo, o agente de propriedade industrial pode optar
por redesenhar estes desenhos e/ou adapt-los usando tesouras, corretivo, etc.

As telas

ilustrativas de computador proporcionadas pelo cliente, que mostram a inveno em operao,

podem ser teis, porm o agente de propriedade industrial tambm desejar considerar como
tais telas ilustrativas mostrar-se-o em um pedido de patente. Na medida em que muitas telas
ilustrativas so compostas em desenhos de patente aceitveis, elas podem ser quase
impossveis de ler e, freqentemente, muito caras para um desenhista preparar.
O agente de propriedade industrial, provavelmente, desejar preparar os seus desenhos
imediatamente aps preparar as suas reivindicaes de patente. Se o agente de propriedade
industrial ditar a seo de descrio detalhada da inveno tendo uma srie de desenhos na
sua frente, melhorar bastante a sua eficincia. Ele pode simplesmente discutir o seu feitio
atravs dos desenhos, mediante adio de informao suplementar importante, quando

67

necessria. Esta abordagem, pode, freqentemente, ser usada com bastante xito, para
preparar uma seo de descrio detalhada efetiva para a inveno.
4.

Antecedentes
O uso de sees de citao de antecedentes varia entre os regimes de patentes do

mundo. Em alguns sistemas de patentes, a seo de antecedentes serve para divulgar para o
pblico o estado da tcnica mais prximo, aplicado contra o pedido de patente durante o
exame. Esta a situao na maioria dos sistemas Europeus.
Em alguns pases, como os EUA, o estado da tcnica apresentado pelo requerente da
patente, bem como o estado da tcnica encontrado pelo examinador, impresso sobre a capa
da prpria patente. Conseqentemente, as sees de descrio de antecedentes da patente, em
muitos pases, sugerem cautela. Muitos profissionais tentam redigir as sees de antecedentes
as mais curtas possveis, por receio que elas privem involuntria e no intencionalmente, o
seu cliente do inteiro escopo de proteo por patente, caso discorram muito sobre o estado da
tcnica. Por exemplo, um pedido de patente sobre um circuito integrado de computador
poderia simplesmente descrever: os computadores mais rpidos so normalmente melhores.
Tal seo de antecedentes curta poderia, possivelmente, no satisfazer o interesse do pblico,
porm, no prejudicaria a patente do cliente ou impediria o escopo de proteo possvel de
reivindicao do cliente.
A seo de antecedentes geralmente considerada o estado da tcnica divulgado pelo
inventor. Conseqentemente, se a prpria divulgao inventiva do requerente acabar na seo
de antecedentes, o examinador de patentes pode citar esta seo na rejeio das reivindicaes
do requerente. Alguns Escritrios de Patentes adotam uma linha razoavelmente dura sobre as
divulgaes inventivas nas sees de antecedentes, que uma das razes porque os agentes da
propriedade industrial devem redigi-las cuidadosamente. Se a patente estiver em alguma
ocasio envolvida em litgio, eles provavelmente chegaro a uma anlise ainda mais
minuciosa do que fariam durante o processamento inicial.
Um cuidado final sobre as sees de antecedentes que, algumas vezes, a inveno
propriamente dita est, de forma emaranhada, ligada com um novo entendimento do estado
da tcnica. Se este novo entendimento for descrito na seo de fundamentos, possivelmente a

68

parte mais nova da inveno foi l descrita, embora no seja o lugar onde a novidade do
inventor devesse sempre estar descrita.
Conseqentemente, uma boa seo de antecedentes deve ser razoavelmente curta e deve
simplesmente preparar o estgio para a divulgao tcnica a ser proporcionada na seo de
descrio detalhada. A seo de antecedentes pode descrever o estado da tcnica em um nvel
muito alto. Em algumas jurisdies, geralmente, no til mencionar o estado da tcnica
especfico. A seo de antecedentes pode concluir com uma exposio curta e rpida sobre as
desvantagens do estado da tcnica, porm, esta deve ser redigida de um modo que no
divulgue a soluo a ser descrita posteriormente no pedido. Em vez disso, ela deve ser
redigida de um modo que faa um leitor tpico pensar: Oh! Eu no sei como ningum nunca
pde resolver este problema!.

Sugesto Profissional: O agente de propriedade industrial deve sempre reconhecer que,

embora o seu pedido de patente tenha partes distintas, com uma ordem exata, no deve supor
que o pedido ser lido nesta ordem pelo examinador de patentes. Em muitos dos Escritrios
de Patentes do mundo, o examinador tpico, simplesmente, tem uma carga de trabalho muito
pesada para ler o pedido de patente de capa a capa. Ao entender a inveno de modo
suficiente para preparar uma primeira exigncia, muitos examinadores de patentes
simplesmente analisam as reivindicaes e os desenhos e possivelmente algumas partes
selecionadas do pedido. Conseqentemente, uma seo de antecedentes loquaz e detalhada
poder mesmo nunca ser lida pelo examinador de patentes.

Alguns pedidos de patentes mais antigos incluem pargrafos de objetivos da inveno

nas sees de antecedentes ou seo de sumrio. Evite estes, a no ser que eles sejam
requeridos por lei na jurisdio onde voc deposita os seus pedidos. O perigo que estas
afirmaes tm uma tendncia a limitar a inveno, por exemplo, O objetivo da inveno
proporcionar segurana aperfeioada, quando um custo menor tambm um objetivo. Um

69

outro perigo que estas afirmaes tm uma tendncia a proporcionar argumentos

enganosos, por exemplo, Um objetivo da inveno curar o cncer, quando o alvio dos
sintomas de um tipo particular de cncer seria mais exato. Em alguns pases, as descobertas de
diversos casos de patentes durante os ltimos 10-15 anos, tm feito com que agentes da
propriedade industrial parem de redigir tais afirmaes de objetivos para quase todos os
tipos de pedidos depositados em suas jurisdies.
Um agente de propriedade industrial provavelmente no deve redigir primeiro a seo
de antecedentes. H uma tentao de redigir esta seo antes de qualquer outra coisa. Apesar
de tudo, ela se apresenta primeiro. Entretanto, se o agente de propriedade industrial redigir a
seo de antecedentes primeiro, h perigo que ele gaste muito tempo sobre ela e a seo
acabar sendo bastante longa e detalhada, especialmente, por ela ser uma das partes menos
importantes do pedido. Deve-se esperar pelo final da redao da seo de descrio detalhada,
antes de se redigir a seo de antecedentes.

Sugesto Profissional: No gaste muito tempo preparando os antecedentes da inveno.

Uma boa regra prtica no mais do que um mximo de duas pginas e/ou no mais do que
10 por cento do contedo total do pedido.

5.

Resumo
O resumo da patente deve descrever a inveno muito claramente, no menor nmero de

palavras possveis. O agente de propriedade industrial poderia usar uma verso do primeiro
pargrafo da seo de sumrio da inveno como o resumo.
Em muitos dos sistemas de patentes do mundo, os resumos so analisados somente
quanto a certos requisitos de comprimento mximo e recebem pouca/nenhuma anlise
substantiva. Para a maior parte, os tribunais raramente olharo para o resumo como uma
explicao da inveno. Obviamente, isto no para sugerir que o resumo deva ser enganoso
ou insatisfatoriamente redigido.
O perigo que ocorre com os resumos que eles podem divulgar alguma caracterstica
patentevel da inveno, tambm no encontrada no relatrio descritivo. Este um erro

70

comum com os novos agentes da propriedade industrial, que tendem a redigir os resumos
primeiro e no os revisam novamente, assim que o pedido de patente tiver sido finalizado. Ao
ler um resumo que tenha redigido, o agente de propriedade industrial deve sempre perguntar
para si mesmo: Isto tudo est divulgado no relatrio descritivo? Se a resposta no for
fortemente sim, ento o agente de propriedade industrial deve fazer adies ao relatrio
descritivo ou modificar o resumo.
6.

Sumrio
Conforme observado anteriormente, nem todas as jurisdies requerem uma seo de

sumrio da inveno. Entretanto, tais sees so normalmente preparadas em muitas

jurisdies, mesmo quando no estritamente requeridas por lei nacional. O agente de
propriedade industrial pode se deparar analisando as sees de sumrio redigidas por agentes
da propriedade industrial estrangeiros, que trabalham em pedidos de patentes correspondentes
estrangeiros de seu cliente. Conseqentemente, o agente de propriedade industrial deve
entender os requisitos exatos e a prtica usual com relao s sees de sumrio da inveno,
nas jurisdies de interesse para os seus clientes.
Os agentes da propriedade industrial, freqentemente, cometem enganos drsticos na
redao das sees de sumrio, pelo fato de serem atrados para uma falsa noo da
importncia da seo em virtude de seu ttulo. Na realidade, esta no , tipicamente, uma
seo importante do pedido e muitos erros podem ser evitados, simplesmente redigindo a
seo de sumrio a partir das reivindicaes. Alis, alguns agentes da propriedade industrial
preparam a seo de sumrio da inveno usando cada uma das reivindicaes independentes
apresentadas no pedido de patente, transformando-as em pargrafos. Esta abordagem tambm
apresenta uma vantagem, em que as palavras exatas usadas nas reivindicaes sero
garantidas de estarem no relatrio descritivo. Muitos agentes da propriedade industrial
simplesmente redigem a seo de sumrio da inveno, em um modo que destaca os aspectos
importantes da inveno, utilizando as palavras retiradas das reivindicaes do pedido de
patente.
A seo de sumrio da inveno deve ser uma das ltimas partes do pedido de patente
que o agente de propriedade industrial est redigindo. H uma tentao em redigir o sumrio

71

inicialmente - ele se dispe prximo ao incio do pedido - e o agente de propriedade industrial

pode se testar sobre o seu conhecimento da inveno. Porm, o agente deve evitar estas
tentaes e retardar a redao da seo de sumrio, at depois de ter finalizado a descrio
detalhada.
Ao preparar as sees de sumrio da inveno, evite proporcionar algum tipo de
sumrio de quadro grande, que se estenda alm das reivindicaes, em qualquer maneira.
Os perigos de proporcionar tal sumrio so muitos. Em primeiro lugar, um sumrio de meta
ampla, invariavelmente, sugerir um estado da tcnica adicional que pode ser aplicado contra
a inveno. Por ligao explcita da inveno na redao de uma matria mais ampla, ser
difcil, se no impossvel, argumentar posteriormente, durante o estgio de processamento,
que o estado da tcnica no se aplica. Em segundo lugar, um sumrio de quadro grande ou
amplo, freqentemente, inclui, de algum modo aparentemente sem importncia ou
insignificante, um outro conceito que no est normalmente bem explicado no pedido. Isto
proporciona argumentos para algum usar contra a patente, especialmente durante o litgio,
que o inventor no proporcionou uma divulgao completa, pelo fato de que, de modo
diferente, o sumrio mencionou tpicos no divulgados no pedido. Em terceiro lugar, um
sumrio de meta ampla sugere, vagamente, que as reivindicaes no esto no escopo mais
pleno da inveno. O cliente poder no gostar, caso o seu agente de propriedade industrial
no tenha tentado proteger o escopo total da divulgao inventiva.

72

C.

DEPSITO DE PEDIDOS DE PATENTES

Antes de depositar o pedido de patente, o agente de propriedade industrial deve

certificar-se que o inventor examinou, entendeu e aprovou o pedido de patente. O inventor
comum no costuma entender as exigncias legais que dizem respeito aos pedidos de
patentes, e muito poucos inventores copmreendem a sabem utilizar os termos tcnicos
tipicamente associados a estes documentos. O agente de propriedade industrial deve
prontificar-se a explicar ao inventor qualquer parte do pedido, sobre a qual o inventor tenha
dvidas. O agente de propriedade industrial no deve modificar o pedido de patente para
tornar a linguagem mais acessvel para pessoas no familiarizadas com a redao de patentes.
Porm, ele deve ter certeza de que a linguagem utilizada est correta. Reivindicaes de
patentes altamente abstratas podem, s vezes, ser de difcil compreenso para os inventores. O
agente de propriedade industrial deve explicar ao inventor as reivindicaes e o bom
procedimento de redao para as reivindicaes, no devendo remover a linguagem abstrata
das reivindicaes para torn-las mais acessvel, caso em qu a reivindicao pode terminar
por tornar-se mais restrita do que o que permitido por lei..
O agente de propriedade industrial deve entender os requisitos para o depsito de
pedidos de patentes em todos os pases de interesse para os seus clientes. Entre outras coisas,
ele deve entender as regras relacionadas formatao do seu pedido de patente e aos
desenhos. Na realidade, o agente de propriedade industrial pode desejar pensar na
possibilidade de preparar uma lista de verificao para diversos itens - tais como, as partes
necessrias de um pedido de patente e, ento, comparar o seu pedido contra esta lista de
verificao. Similarmente, o agente de propriedade industrial pode desejar ter uma lista de
verificao para diversos tpicos de formato, relacionados ao depsito dos pedidos de
patentes nas jurisdies de interesse. As outras listas de verificaes teis poderiam estar
relacionadas anlise de um pedido, antes de deposit-lo no correio e/ou deposit-lo
eletronicamente com um dado Escritrio de Patentes, e as listas de verificaes contendo os
itens que devem ser considerados, antes de depositar um cumprimento de uma exigncia.

73

Sugesto Profissional: No deixe todo o seu exaustivo trabalho ser desperdiado devido a
voc ter deixado de apresentar uma exigncia insignificante do pedido, a qual poderia ter sido
facilmente obtida e tratada.

O agente de propriedade industrial, geralmente, ser solicitado a depositar uma

declarao, uma procurao e diversas taxas de depsito do governo, juntamente com o
pedido de patente. Dependendo das exigncias legais especficas de sua jurisdio, ele pode
tambm depositar um documento de cesso do inventor ou, de outro modo, registrar a
propriedade do pedido de patente. Alguns Escritrios Nacionais de Patentes permitiro que
estes papis formais sejam depositados aps o depsito do pedido de patente inicial, ao
mesmo tempo, permitem que o pedido conserve o benefcio de sua data de depsito. A
declarao uma afirmao na qual o inventor declara que ele leu e entendeu o pedido e que
ele acredita ser um inventor (ou o nico inventor) da inveno descrita no pedido de patente.
O documento de procurao confere ao agente de propriedade industrial a autoridade para
representar o inventor do pedido exposto nos atos processuais com o escritrio de patentes. O
documento de cesso um contrato entre o inventor e uma outra parte interessada
(tipicamente o seu empregador), indicando que os direitos do inventor foram transferidos para
uma outra parte interessada. O agente de propriedade industrial deve estar ciente de quem o
seu cliente e se ele tem o direito de representar aquela parte interessada diante do relevante
escritrio de patentes, na matria em questo.
Os outros papis formais que o agente de propriedade industrial pode precisar depositar,
incluem os papis relacionados defesa nacional. Alguns pases, tais como os EUA, o Reino
Unido, a ndia e a Frana, tm exigncias relativas ao depsito de pedidos de patentes em
outros pases.

Nos EUA, por exemplo, um inventor ali domiciliado, deve obter uma

permisso do governo para depositar qualquer pedido de patente no exterior. Similarmente,

muitos pases tm regras relacionadas exportao de dados tcnicos. O agente de
propriedade industrial pode desejar se familiarizar com tais regras no seu prprio pas, de
modo que ele no participe inadvertidamente em qualquer transmisso ilegal de dados
tcnicos atravs de uma fronteira internacional.

74

1.

Depsitos Nacionais/de Prioridade

Um cliente, geralmente, pedir ao seu agente de propriedade industrial para efetuar o

primeiro depsito de um pedido de patente no pas onde o inventor est localizado. O

primeiro depsito de um pedido de patente estabelece a data de prioridade para a famlia de
pedidos de patentes sobre a inveno, que pode ser depositada em todo o mundo. A data de
prioridade representa a data alm da qual o estado da tcnica no ser aplicado, quer seja em
um pas primeiro a inventar, quer seja em um pas primeiro a depositar15. Assim, o requerente
da patente, tipicamente, deseja a data de prioridade mais antiga, que uma outra razo pela
qual os agentes da propriedade industrial devem se esforar para completar as suas
atribuies, to logo seja possvel. Os inventores e os seus empregadores, freqentemente,
querem uma proteo por patente no pas em que o inventor trabalha, assim o primeiro pedido
depositado tende a ser no pas de residncia do inventor. O inventor ou o seu empregador,
pode querer depositar pedidos de patentes em outros pases que concedam o benefcio da data
de prioridade do depsito nacional sob a Conveno de Paris, o que se discute imediatamente
abaixo. As precisas exigncias de depsito para os pedidos de patentes podem variar
amplamente em torno do mundo. O agente de propriedade industrial deve ser extremamente
bem versado nas exigncias especficas de sua jurisdio. Esta informao est
freqentemente disponvel via Internet e em outras fontes publicamente disponveis, tais
como, as bibliotecas.
2.

Depsitos Estrangeiros
O agente de propriedade industrial deve perguntar ao seu cliente em quais pases ele

deseja depositar o seu pedido de patente. Ele deve ento fornecer ao cliente uma estimativa de
custos para depositar um pedido de patente nestas jurisdies, tendo analisado as exigncias
para depositar pedidos de patentes em todas as jurisdies de interesse do cliente. Por

15

Obviamente, os pedidos de patentes ainda no publicados a partir da data de depsito do pedido, podem ser
ainda citados como estado da tcnica, de acordo com as regras de muitas jurisdies. Entretanto, em muitas de
tais jurisdies, os pedidos depositados antes, somente sero citados nos indeferimentos de novidade. Tambm,
se o inventor depositar em uma jurisdio do tipo primeiro a inventar, ele pode ainda tornar-se envolvido em
uma disputa para determinar a "prioridade de autoria", porm, isto algo muito diferente de um indeferimento
por estado da tcnica.

75

exemplo, o agente de propriedade industrial deve determinar se quaisquer das jurisdies de

interesse no so membros da Conveno de Paris.
A Conveno de Paris um tratado internacional que proporciona um direito de
prioridade para os pedidos de patentes. Em 23 de abril de 2007, havia 171 Estados
Contratantes da Conveno de Paris. A Conveno permite que um requerente de patente de
um Estado Contratante utilize a sua primeira dada de depsito como a data efetiva de
depsito, quando depositar em um outro Estado Contratante, desde que ele seja depositado
dentro de 12 meses da primeira data de depsito. Por exemplo, se um pedido de patente for
depositado no Japo menos de 12 meses depois do pedido de patente inicial ter sido
depositado no Canad, a data de depsito canadense pode servir como a data de depsito
efetiva para o pedido japons. Sob a Conveno de Paris, o pedido inicial deve ser o primeiro
pedido feito sobre a inveno. Uma cpia certificada do pedido inicial pode tambm ser
requerida em cada pas no qual feita uma reivindicao de prioridade. O Tratado de
Cooperao em Matria de Patentes um acordo especial sob o Artigo 19 da Conveno de
Paris, e incorpora o perodo de prioridade de 12 meses. Os detalhes adicionais sobre o PCT
so proporcionados em outra parte deste Captulo.
Desde que o agente de propriedade industrial tenha depositado o pedido de prioridade
em um pas que seja um membro da Conveno de Paris e desde que os pases estrangeiros de
interesse para o cliente sejam tambm membros da Conveno de Paris, o agente de
propriedade industrial ter 12 meses, aps o depsito do pedido de prioridade, para depositar
os pedidos estrangeiros correspondentes nestes pases-membros da Conveno de Paris de
interesse ou depositar um pedido conforme o PCT (tambm denominado pedido PCT)
EXEMPLO:
Um agente de propriedade industrial em Erehwon (um pas imaginrio por conta deste
exemplo), deposita um pedido de patente em 8 de maro de 2005. Erehwon um signatrio
da Conveno de Paris. O cliente gostaria de depositar pedidos correspondentes no Japo, na
Frana e no Canad. Uma vez que estes pases so tambm signatrios da Conveno de
Paris, o agente de propriedade industrial pode esperar at 8 de maro de 2006 para depositar
os pedidos de patente correspondentes no Japo, na Frana e no Canad, que desfrutaro o
benefcio da data de depsito do pedido de prioridade de 8 de maro de 2005. Observao:
Isto no significa, entretanto, que as exigncias especficas das diversas leis nacionais sero

76

colocadas de lado. Por exemplo, suponha que Erehwon tem um perodo de carncia de seis
meses, a partir da primeira divulgao pblica, antes do pedido de patente ser impedido de
depsito. A Frana, por outro lado, requer novidade absoluta. Considere que o inventor
divulgou inteiramente cada aspecto de sua inveno para o pblico, duas semanas antes do
depsito do pedido de patente em Erehwon, em 8 de maro de 2005. Assim, o pedido de
patente em Erehwon satisfaz os requisitos de divulgao da lei de Erehwon, porm no
satisfaz os requisitos de novidade absoluta da lei francesa, mesmo quando recebe o benefcio
da data de depsito de 8 de maro de 2005 pela Conveno de Paris. Agora, suponha que o
inventor primeiro divulgou publicamente a inveno duas semanas aps o depsito do pedido
em Erehwon. Graas Conveno de Paris, o pedido Francs ter a data de 8 de maro de
2005 como a sua data de depsito de prioridade e, por causa desta novidade absoluta, no
estar comprometido pelo pedido Francs, devido divulgao pblica antes do depsito do
pedido na Frana em 8 de maro de 2006.
Para cada jurisdio que no seja membro da Conveno de Paris, o agente de
propriedade industrial deve determinar as exigncias exatas para depositar os pedidos em cada
pas. As exigncias de depsito para os pases no membros da Conveno de Paris podem
variar acentuadamente. Se o cliente do agente de propriedade industrial desejar depositar um
pedido de patente em um pas que no faa parte da Conveno de Paris, o agente deve
conhecer as exigncias para depositar neste pas, mesmo antes de depositar o pedido em seu
pas de moradia, devendo fornecer orientao apropriada para o seu cliente.
Muitos clientes no sabem, no momento em que eles depositam o seu pedido de
prioridade, se eles querem mesmo depositar pedidos de patentes estrangeiros ou aonde eles
poderiam querer depositar tais pedidos. Para estes clientes, o agente de propriedade industrial
deve fornecer orientao apropriada e ele deve inform-los que os depsitos pela Conveno
de Paris estaro disponveis por at 12 meses aps o depsito do pedido de patente nacional,
porm pedidos correspondentes podem no estar disponveis para alguns pases que no
faam parte da Conveno de Paris. O agente de propriedade industrial deve tambm explicar
os benefcios de depositar um pedido PCT dentro do perodo de prioridade de 12 meses, de
acordo com a Conveno de Paris. Conforme descrito abaixo, na Parte B, o PCT tem a
vantagem de adiar os custos principais de buscar proteo por patente em mltiplos pases, at
um ponto onde o requerente esteja mais bem informado sobre a patenteabilidade potencial da
inveno (via o relatrio de busca internacional feito pelo PCT e o parecer sobre a
patenteabilidade) e d ao requerente mais tempo para determinar o conjunto de pases que
oferece o maior potencial para a explorao comercial da inveno.

77

O agente de propriedade industrial deve ento registrar todas as datas de deciso de

depsito estrangeiro e proporcionar lembretes para os seus clientes, de forma bem antecipada,
de quaisquer prazos finais. O agente de propriedade industrial pode tambm querer
estabelecer contatos com os procuradores associados estrangeiros nos pases onde ele acredita
que seus clientes poderiam querer fazer depsitos estrangeiros.
3.

Consideraes sobre Taxas e Custos em Depsitos de Pedidos de Patente

O agente de propriedade industrial deve prover o cliente com informao suficiente

concernente s taxas e aos custos, para ele desenvolver uma estratgia de patente expressiva,
dentro de suas limitaes oramentrias. O agente de propriedade industrial deve tambm
informar o cliente quando estas taxas e custos sero aplicados. Desse modo, por exemplo,
pode ser til dizer ao cliente que depositar pedidos de patentes em cinco pases e manter as
patentes concedidas at o final de seus prazos poderia custar uma grande soma de dinheiro,
por exemplo, da ordem de 150.000. Porm, pode ser muito mais til para o cliente saber que
somente uma parte do custo total ser cobrada durante os primeiros cinco anos, aps o
depsito do pedido de prioridade, com o custo restante compreendendo despesas variveis, as
quais poderiam ser empreendidas por um perodo de 20 anos.
Algumas jurisdies oferecem redues nas taxas para pedidos depositados por certas
partes interessadas, tais como, por exemplo, os prprios inventores, as universidades, as
instituies de pesquisas e/ou as pequenas empresas. Os EUA, por exemplo, proporcionam
um desconto de 50% para a maioria das taxas pagas pelos prprios inventores, organizaes
no comerciais e pequenas empresas. O agente de propriedade industrial deve entender os
modos pelos quais o seu cliente pode diminuir a quantidade de taxas do governo e
proporcionar tal informao para o cliente.
O diagrama que segue, proporciona uma viso geral do processo de depsito e as suas
taxas correlacionadas. O processo comea com a preparao de um depsito de pedido de
prioridade.

78

79

O quadro Ciclo de Vida do Pedido de Patente na coluna direita da figura, representa

as fases tpicas envolvidas no processo de patente, a partir de uma perspectiva de custos. Estas
so as fases atravs das quais passar o pedido de prioridade no pas de seu depsito original.
Conforme acima discutido, o pedido de prioridade freqentemente depositado no pas de
residncia do inventor, embora existam outras possibilidades, tais como o pas da empresa do
inventor.
As taxas que podem estar associadas com o Ciclo de Vida do Pedido incluem: taxas
de depsito, taxas de publicao, taxas de pedido de exame, taxas de buscas, taxas
relacionadas ao processamento, taxas de concesso e taxas de manuteno. Cada uma destas
taxas pode ter um custo associado aos honorrios do servio profissional (por exemplo, taxas
do agente de propriedade industrial) e, em algumas situaes, os honorrios do servio
profissional sero maiores do que as taxas de depsito do governo. Algumas destas taxas, tais
como, as taxas de pedido de exame, no so cobradas em cada jurisdio. Em muitas
jurisdies no h nenhuma taxa de governo especfica para processamento por mrito.
Entretanto, o processamento por mrito pode incorrer em uma quantidade significativa de
honorrios profissionais, visto que esta a fase onde o agente de propriedade industrial est
efetuando tarefas, tais como avaliando o estado da tcnica citado pelo examinador de patentes
e emendando as reivindicaes para superar o estado da tcnica citado. A maioria das
jurisdies cobra uma taxa de concesso para colocar uma patente em vigor e a maioria cobra
algum tipo de taxa de manuteno para manter uma patente em vigor.
O pedido de prioridade pode ser usado como a base para os depsitos nacionais,
regionais e de PCT. Se o cliente optar por um depsito com o PCT dentro de doze meses do
depsito do pedido de prioridade, ele pode depositar um pedido PCT que reivindica a data de
depsito do pedido de prioridade. Pode ser necessria uma traduo do pedido de prioridade,
se ele tiver sido redigido em um idioma diferente de Chins, Ingls, Francs, Alemo,
Japons, Russo ou Espanhol. A traduo de documentos tcnicos/legais complicados, tais
como as patentes, pode ser cara.
Visto que no h tais coisas como uma patente do PCT ou uma patente mundial, os
requerentes que depositam pedidos conforme o PCT, posteriormente, tero de entrar na fase

80

nacional diante dos escritrios de patentes nacionais ou regionais, onde eles desejem buscar
proteo por patente. O PCT, entretanto, um mecanismo efetivo para adiar decises de
depsito estrangeiro, que pode economizar algum dinheiro dos clientes e/ou deix-los tomar
decises mais informadas de depsito posteriormente.
O cliente pode optar por depositar diretamente um pedido de patente em um dado pas
ou Escritrio Nacional de Patentes, em vez de depositar um pedido PCT. Para os pases que
so membros da Conveno de Paris e os escritrios regionais, estes depsitos precisaro ser
feitos dentro de um ano da data de depsito do pedido de prioridade, para que os pedidos
correspondentes subseqentemente depositados reivindiquem a data de depsito do pedido de
prioridade. H uma grande variedade entre os pases que no so membros da conveno de
Paris, de modo que o agente de propriedade industrial precisa verificar se o pas especfico
respeita a data de depsito de um pedido de prioridade e sob que condies.
O processamento da fase nacional, na maioria dos pases, se parece muito com o
processamento do ciclo de vida do pedido que o pedido de prioridade se submeter em seu
pas de moradia. O cliente pode precisar proporcionar uma traduo do pedido de prioridade
nestes pases que no aceitam pedidos redigidos no idioma do pedido de prioridade. O
cronograma para proporcionar tais tradues pode variar em cada pas. Conforme acima
observado, os custos para obter uma traduo de um documento legal/tcnico complicado,
como uma patente, podem ser altos. Assim, se o cliente estiver interessado em depositar
pedidos correspondentes em cinco pases diferentes do depsito do pedido de prioridade, e
nenhum destes cinco pases aceitar pedidos redigidos no idioma do pedido de prioridade, o
cliente ir precisar fornecer cinco tradues (que podem equivaler a uma soma substancial).
O processamento de fase regional, como de pedidos depositados com o EPO, tambm
segue um processamento de ciclo de vida do pedido razoavelmente similar.
Adicionalmente, os escritrios regionais podem tambm ter exigncias de traduo similares
ao do PCT. O EPO, por exemplo, aceitar pedidos em ingls, francs ou alemo e permitir
que o processamento de tais pedidos seja completado em uma destas trs linguagens.
Entretanto, assim que o pedido tiver sido aprovado para deferimento pelo escritrio regional,
o requerente da patente necessitar considerar diversos procedimentos de validao em

81

diversos escritrios de patentes nacionais, associados com o escritrio de patentes regional.

Este processo pode tambm requerer a traduo do pedido para um outro idioma.
Por exemplo, suponha que um pedido redigido em ingls tenha sido depositado com o
EPO e suponha ainda que o requerente da patente definiu cinco pases: Espanha, Itlia,
ustria, Frana, e Portugal no pedido do EPO. Aps o processamento bem-sucedido diante do
EPO, o requerente da patente necessitar pagar a taxa de validao para estes pases e
proporcionar uma traduo do pedido em ingls, para os idiomas espanhol, italiano, alemo,
francs, e portugus. As taxas de validao e os custos de traduo podem, algumas vezes,
ser bem substanciais. Entretanto, o requerente da patente pode aplicar critrios de tino
comercial em muitos pontos durante o processamento de depsito estrangeiro.
Conseqentemente, o agente de propriedade industrial deve ser capaz de proporcionar uma
recomendao segura com relao s taxas e custos, assim como o seu cronograma para os
seus clientes.
4.

Exigncias para Depsitos de Pedidos em Jurisdies Especficas

As exigncias para depsitos de pedidos de patente variam em cada pas. A informao

que segue pretende ser informativa, em vez de proporcionar uma diretriz de etapa por etapa
para os depsitos nestas jurisdies.
a.

Depsitos pela Conveno Europia de Patentes

A Conveno Europia de Patentes (EPC) o tratado que criou o Escritrio de Patentes

Europeu (EPO). A EPC proporciona a estrutura para o deferimento de patentes europias via
um nico procedimento harmonizado perante o EPO, que funciona como um escritrio de
exame comum para os pedidos de patentes depositados sob as normas da EPC. Assim que o
pedido tiver sido aprovado, ela concede uma patente em cada um dos Estados Contratantes
designados pelo requerente. Todos os Estados Contratantes ainda permanecem responsveis
pelo deferimento ou indeferimento das patentes depositadas diretamente em seus respectivos
pases.
Os pedidos depositados com o EPO devem incluir alguma indicao concernente a
quais Estados Contratantes o requerente gostaria de receber a proteo de patente.

requerente pode designar um estado, todos os estados-membros ou algo no meio termo. A

82

partir de fevereiro de 2005, a estrutura de taxas do EPO foi regulada de modo que a taxa para
designar sete pases seja a mesma que aquela para designar todos os 30 Estados Contratantes.
Assim, se o requerente contemplar proteo de patente em pelo menos sete dos Estados
Contratantes, o agente de propriedade industrial poderia tambm designar todos os estados e,
ento, deixar o requerente determinar mais tarde aqueles de interesse, quando o pedido tiver
sido deferido. Assim que um pedido tiver completado com xito o processo de exame do
EPO e o tempo de oposio tiver passado sem nenhuma oposio bem sucedida, o
procedimento passa para os pases designados. O requerente pode, ento, decidir em quais
dos pases originalmente designados ele deseja validar o pedido. Por exemplo, o requerente
poderia ter designado originalmente seis pases, porm, quando o pedido concedido, ele
pode somente desejar ratificar a patente em trs dos seis pases. Uma discusso completa da
economia do processamento de patentes est alm do escopo deste manual. Entretanto, um
agente de propriedade industrial deve orientar o seu cliente em relao aos custos de proteger
patentes no mundo todo e abordar a questo no que diz respeito a como os custos podem ser
limitados, depositando o pedido somente onde a proteo por patente for necessria para o
objetivo de negcios do seu cliente. Por exemplo, a validao de um pedido de patente em
muitos pases na Europa ir requerer a traduo do pedido para o idioma nacional daquele
pas e o pagamento das taxas de concesso de patente do pas. Para manter a patente em vigor
nos pases validados, o detentor da patente tambm ter de pagar diversas taxas de anuidade
por toda a durao da patente. Embora as taxas de anuidade e os custos de traduo variem
em cada pas, o agente de propriedade industrial no deve ficar surpreso de saber que os
custos totais de durao para qualquer grupo de cinco pases europeus excedem 200.000.
Em tal caso, importante considerar como limitar estrategicamente o nmero de pases, onde
o depsito buscado, para somente aqueles necessrios; ou seja, onde o cliente estar
preparando, usando ou vendendo produtos que sejam cobertos pela patente.
b.

Depsitos no Escritrio de Patentes e Marcas dos EUA

O Escritrio de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) o rgo responsvel

por receber e examinar os pedidos de patentes nos EUA. O USPTO decide, no final, se uma
patente ser deferida ou indeferida. A preparao de um pedido de patente e dos documentos

83

que o acompanham pode representar uma tarefa desafiadora e o agente de propriedade

industrial deve conhecer as formalidades requeridas do USPTO, antes de empreender um
depsito nos EUA.
Nos EUA, um pedido de patente no provisrio deve incluir as reivindicaes, um
resumo, um relatrio descritivo, desenhos e um juramento ou declarao. Um pedido de
utilidade no provisrio um pedido que inclui reivindicaes, embora um pedido
provisrio no necessite necessariamente incluir as reivindicaes e seja principalmente
usado para estabelecer uma data de prioridade. Um pedido de patente deve ser apresentado
no idioma Ingls ou estar acompanhado por uma traduo para o idioma Ingls e uma
declarao de que a traduo fiel.

Toda a documentao deve ser datilografada ou

produzida por uma impressora.

Um Formulrio de Transmisso de Pedido de Patente de Utilidade ou uma carta de
transmisso deve ser depositada com cada pedido de patente. O propsito deste formulrio ou
carta informar ao USPTO no que diz respeito que tipos de documentos esto sendo
depositados (por exemplo, relatrio descritivo, reivindicaes, desenhos, declarao e
indicao da divulgao da informao). A transmisso tambm serve para identificar o nome
do requerente, o tipo de pedido, o ttulo da inveno, os contedos do pedido e quais anexos o
acompanham.
Um Formulrio de Transmisso de Taxa pode ser usado para calcular as taxas de
depsito fixas e indicar o mtodo de pagamento, quer seja por cheque, quer seja por carto de
crdito. A quantidade de taxas dependente do nmero e do tipo de reivindicaes
apresentadas e de uma declarao por escrito da condio de pequena entidade ser
proporcionada ou no. A condio de pequena entidade, como no caso de inventores
individuais, reduz tipicamente as taxas do governo pela metade. Em alguns pases, o clculo
das taxas depende de outros fatores, tais como o nmero de pginas do relatrio descritivo e o
nmero de desenhos.
As taxas de depsito, busca e exame para um pedido de patente devem ser submetidas
com o pedido e devem ser pagas em nome do Diretor do Escritrio de Patentes e Marcas dos
Estados Unidos, caso pagas por cheque. Se um pedido for depositado sem as taxas, o

84

requerente ser notificado e solicitado a submeter as taxas dentro do perodo de tempo

considerado no aviso. Se a taxa de depsito bsica no for paga no momento do depsito do
pedido, tambm ser requerido um acrscimo para o aceite posterior da taxa de depsito
bsica.
A folha de dados do pedido de patente contm dados bibliogrficos, tais como,
informao sobre o requerente, informao para correspondncia, informao sobre o pedido,
informao do representante, informao sobre a prioridade nacional, informao sobre a
prioridade estrangeira e informao sobre a cesso.
O pedido de patente deve incluir um juramento ou declarao assinada por cada
inventor, no sentido de que ele/ela acredita ser o primeiro inventor original da matria exposta
do pedido. O juramento ou a declarao deve ser escrita em um idioma que o inventor
entenda. Se o juramento ou a declarao usada estiver em um idioma diferente do ingls e no
estiver no formato fornecido pelo Escritrio de Patentes e Marcas dos Estados Unidos,
requerem-se uma traduo para o ingls e uma declarao que a traduo fiel.
c.

Depsitos pelo Tratado de Cooperao em Matria de Patentes

O Tratado de Cooperao em Matria de Patentes (PCT) um tratado multilateral que

se tornou efetivo em 1978. O PCT administrado pelo Departamento Internacional da

Organizao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (International Bureau of the World
Intellectual Property Organization), cuja sede se localiza em Genebra, Sua. Os pasesmembros do PCT so chamados Estados Contratantes do PCT. Em 1 de agosto de 2006 havia
133 Estados Contratantes do PCT.
O PCT possibilita um requerente da patente depositar um pedido de patente
internacional, para buscar proteo em quaisquer ou em todos os Estados Contratantes do
PCT. O pedido de patente internacional tem o resultado de depositar um pedido de patente
nacional regular em cada estado designado16 e importante entender que a OMPI no
concede uma patente do PCT ou patente internacional que proporcione proteo em todos
os Estados Contratantes.
16

O termo "estados designados" refere-se aos pases nos quais o requerente deseja obter proteo. O depsito de
um requerimento constitui a designao de todos os Estados Contratantes que esto ligados pelo Tratado na data
de depsito internacional.

85

As patentes so deferidas ou indeferidas por cada Estado Contratante do PCT ou

escritrio regional, individualmente, sob as suas respectivas leis de patentes. Assim, um
requerente deve ainda processar um pedido de patente em cada pas ou escritrio regional no
qual ele busca proteo e pagar as taxas nacionais ou regionais.
A principal vantagem de depositar um pedido de acordo com o PCT o tempo adicional
ganho, antes de ter de processar os pedidos em outros pases, aps o depsito inicial. Sem a
utilizao do PCT, o requerente geralmente tem 12 meses para depositar os pedidos de
patentes em outros pases da Conveno de Paris, aps depositar o pedido inicial. Por outro
lado, com a utilizao do PCT, o requerente tem pelo menos 30 meses (e at mais, em muitos
pases), a partir da data de depsito inicial, para comear a processar o seu pedido em outros
pases - ganhando efetivamente 18 meses. Este adiamento proporciona tempo para obter
informaes no que diz respeito patenteabilidade e s possibilidades comerciais de uma
inveno. Ele tambm adia os custos principais de internacionalizar um pedido de patente, tais
como, o pagamento de taxas nacionais/regionais, a traduo do pedido de patente e o
pagamento de honorrios para os agentes da propriedade industrial nos diversos pases.
Alm de ganhar de tempo, o PCT proporciona informao de valor agregado aos
requerentes, na qual eles podem basear as suas decises de patenteamento. O relatrio de
busca internacional e o parecer tcnico da Autoridade de Busca Internacional do aos
requerentes um olhar realstico, de alta qualidade, para as possibilidades de patenteabilidade
de sua inveno.
O processamento do PCT consiste em duas fases principais: a fase internacional e a
fase nacional17. A fase internacional consiste em:
(1)
(2)
(3)

depsito do pedido internacional com um Escritrio Receptor nacional/regional

ou o Departamento Internacional da OMPI18,
busca de novidade sobre a patenteabilidade da inveno (incluindo um relatrio de
busca internacional e um parecer tcnico sobre potencial patenteabilidade),
publicao tanto do pedido PCT, quanto do relatrio de busca internacional pela
OMPI, e

17

As expresses "fase nacional" e "fase internacional" no so realmente usadas no PCT, porm so expresses
abreviadas, convenientes, costumeiramente usadas.

18

Nas partes que seguem, por razes de simplicidade, o Departamento Internacional da OMPI em Genebra,
Sua, ser referido como "WIPO".

86

(4)

(etapa opcional) requerimento de um exame preliminar internacional do pedido

internacional.

Aps a fase internacional, o pedido entra na fase nacional, que consiste no

processamento do pedido internacional frente a cada Estado Contratante que tenha sido
designado no pedido internacional e no qual o requerente deseja buscar a proteo por
patente. Certas exigncias devem ser cumpridas a fim de entrar na fase nacional. Estas
exigncias incluem o pagamento de taxas nacionais e, se necessrio, o fornecimento da
traduo do pedido (conforme depositado e/ou emendado). Observe que o depsito de
requerimento ao PCT, juntamente com o pedido, constitui a designao de todos os Estados
Contratantes que estejam ligados pelo Tratado na data de depsito internacional. Na fase
nacional, o requerente seleciona os Estados particulares nos quais ele deseja obter proteo
para a sua inveno.
Um pedido PCT deve conter os seguintes elementos: requerimento, descrio, uma ou
mais reivindicaes, um ou mais desenhos (quando os desenhos forem necessrios para o
entendimento da inveno) e um resumo. O requerimento simplesmente um formulrio que
depositado com o pedido internacional. Ele est disponvel em todos os idiomas de
publicao e pode ser baixado, isento de pagamento, a partir do site da Internet do PCT
(http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm) em ingls, francs, alemo, russo e espanhol.
Tambm, qualquer requerente pode obter cpias do formulrio de requerimento impresso,
grtis, de um Escritrio Receptor ou da OMPI.
Qualquer indivduo nacional ou residente de um dos Estados Contratantes do PCT pode
depositar um pedido de patente internacional. Quando houver dois ou mais requerentes, pelo
menos um deles deve ser um nacional ou residente de um Estado Contratante. A lista mais
atual dos Estados Contratantes pode ser encontrada no PCT Newsletter19 e no site da Internet
da WIPO20.
Um pedido de patente internacional pode ser depositado atravs do escritrio de
patentes nacional do requerente ou atravs da OMPI em Genebra, Sua. O escritrio de
patentes nacional atuar, na maior parte dos casos, como um Escritrio Receptor do PCT.
19

Ver http://www.wipo.int/pct/en/newslett/.

20

Ver http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/pct.pdf

87

Se o requerente for um nacional ou residente de um pas que seja parte interessada para um de
certos tratados de patentes regionais (o Protocolo da ARIPO de Harare, o Acordo da OAPI de
Bangui, a Conveno Eurasiana de Patentes ou a Conveno Europia de Patentes), ele pode,
alternativamente, depositar o pedido de patente internacional com o Escritrio de Patentes
regional interessado, se permitido pela lei nacional aplicvel. As condies de segurana
nacionais podem, entretanto, obrigar o requerente a primeiramente depositar um pedido de
patente nacional ou requerer uma autorizao de seu escritrio de patentes nacional, antes de
depositar no exterior.
Em geral, um pedido de patente internacional pode ser depositado em qualquer idioma
que o escritrio receptor esteja preparado a aceitar. Pelo menos um dos idiomas aceitos, deve
tambm ser aceito pela Autoridade de Busca Internacional e um idioma de publicao, pode
ser, rabe, chins, ingls, francs, alemo, japons, russo ou espanhol. Assim, se o pedido for
depositado em um idioma que no seja aceito pela Autoridade de Busca Internacional, deve
ser fornecida uma traduo do pedido para a busca internacional.
Quando se busca proteo por patente atravs do PCT, o requerente potencialmente ter
de pagar dois grupos de taxas durante a fase internacional. O primeiro grupo de taxas cobre o
depsito do pedido com um Escritrio Receptor de PCT ou diretamente com o Departamento
Internacional como um Escritrio Receptor de PCT, a busca internacional e a publicao
internacional.21 Estas taxas so pagas diretamente ao Escritrio Receptor do PCT. Se o
requerente optar por um exame preliminar internacional, devem ser pagas taxas adicionais
para a Autoridade de Exame Preliminar Internacional. altamente recomendado que o
requerente use a folha de clculo de taxas para calcular a soma total de taxas pagveis para o
Escritrio Receptor, quando do depsito de um pedido internacional.
O segundo grupo de taxas compreende as taxas nacionais ou regionais pagveis em
relao aos Estados Contratantes, nos quais o requerente pretende buscar proteo.
Geralmente, as taxas relacionadas fase nacional constituem a parte mais cara do
processamento de um pedido PCT, visto que elas contm as taxas de traduo, as taxas
21

H uma taxa bsica fixa para o depsito do pedido internacional. No passado, a taxa era determinada pelo
nmero de Estados que um requerente tinha "designado" para proteo. A partir de 1 de janeiro de 2004, o
depsito do requerimento ao PCT automaticamente designa todos os Estados Contratantes.

88

oficiais e os pagamentos pelos servios aos agentes da propriedade industrial locais. Estas
taxas so pagas diretamente aos Escritrios interessados, antes de entrar na fase nacional.
Visto que as taxas nacionais variam de Estado para Estado, o agente de propriedade industrial
deve consultar os Captulos Nacionais do PCT Applicants Guide (Guia do Requerente do
PCT) quanto s quantidades exatas. As taxas nacionais devem ser pagas nas moedas
correntes e dentro dos limites de tempo listados no PCT Applicants Guide. Se as taxas
anuais ou de renovao tiverem vencidas no momento que a fase nacional comear, elas
devem ser pagas antes da expirao do limite de tempo aplicvel para entrar na fase nacional.
O requerente pode desejar avaliar como o nmero de reivindicaes que ele apresentou no
pedido de patente afeta as taxas que ele tem de pagar para anuidades, taxas de exame, etc. Em
algumas situaes, o requerente pode desejar cancelar algumas reivindicaes, em vez de
pagar um alto preo para manter um grande quadro reivindicatrio, de valor estratgico
limitado.
O PCT permite redues das taxas para certos requerentes. Um requerente que seja uma
pessoa natural22 e que seja um nacional de, e resida em, um Estado, cuja renda per capita
nacional esteja abaixo de $3.000 dlares americanos, tem o direito de uma reduo de 75% da
taxa de depsito internacional e certos escritrios de patentes podem dar redues similares.
Esta mesma reduo de 75% se aplica a qualquer pessoa, quer seja uma pessoa natural, quer
no seja, que seja um nacional de, e resida em, um pas classificado pelas Naes Unidas
como um Pas Menos Desenvolvido.

Se houver diversos requerentes, cada um deve

satisfazer estes critrios. Na fase nacional, as isenes, as redues e os reembolsos das taxas
nacionais podem ser concedidos por diversos Escritrios designados. Os Captulos Nacionais
no PCT Applicants Guide contm informao sobre se as isenes, as redues ou os
reembolsos das taxas que podem ser reivindicados e, sendo assim, sob que circunstncias e
em que quantidades.
Existem tambm redues de taxas para o depsito de um pedido internacional
eletronicamente ou para a utilizao do PCT-EASY (parte do software PCT-SAFE). O
software de depsito eletrnico da OMPI, PCT-SAFE, oferece aos usurios do PCT os meios
22

Uma pessoa natural refere-se a um indivduo, no a uma corporao ou sociedade.

89

para preparar os seus pedidos internacionais na forma eletrnica e deposit-los via

transmisso on-line segura ou usando meios fsicos, tais como o CD-ROM ou o DVD. Outro
software de depsito compatvel com PCT tornado disponvel por certos Escritrios. O
depsito eletrnico total possvel com um nmero limitado de Escritrios Receptores e com
o Departamento Internacional. Cerca de 50% dos pedidos do PCT fazem uso de depsito
eletrnico parcial ou total. Mais informao sobre o PCT-SAFE est disponvel na Internet,
em http://www.wipo.int/pct-safe/en.

90

Cronograma para o Depsito de um Pedido PCT

O cronograma abaixo mostra as etapas bsicas do depsito de um Pedido de acordo
Entrar na
fase nacional

com o PCT.
Publicao
internacional

(meses)

0
Depsito de
pedido local (data
de prioridade)

12
Depsito de
pedido PCT

16
Relatrio de busca
internacional e
parecer tcnico

18

22

28

(opcional)
Depsito de
requerimento de exame
preliminar
internacional

(opcional)
Relatrio
preliminar
internacional sobre
patenteabilidade

30

Ms 0
Tipicamente, o incio do cronograma de um pedido PCT ocorre quando um requerente
deposita um pedido de patente nacional em seu pas de moradia. Em seu pedido PCT
subseqente, ele pode reivindicar a data de depsito do pedido local como a data de
prioridade. A data de prioridade significa a data de depsito do pedido mais antigo, cuja
prioridade reivindicada. Para cada prioridade reivindicada, uma cpia certificada do pedido
mais antigo deve ser fornecida antes do final do 16o ms, a partir da data de prioridade. Se no
for reivindicado nenhum pedido de prioridade, a data de depsito do PCT servir como a data
de prioridade.
12 Meses
Sob a Conveno de Paris, um requerente tem 12 meses, a partir da data de depsito de
seu primeiro pedido, para depositar um pedido internacional PCT para a mesma inveno.
Este pedido tipicamente depositado no mesmo escritrio de patentes nacional que o pedido
local, porm, pode tambm ser depositado com o Escritrio Receptor do Departamento
Internacional.
16 Meses
Aps um pedido PCT ter sido depositado, a Autoridade de Busca Internacional (ISA)
(que se qualificou para ser designada como uma ISA do PCT, e que foi selecionada pelo
requerente para efetuar a busca) realizar uma busca internacional sobre a novidade e a
atividade inventiva e emitir um relatrio de busca internacional e um parecer tcnico sobre a
patenteabilidade. Quando for possvel uma escolha da ISA, o agente de propriedade industrial

91

deve indicar a escolha da ISA no formulrio de requerimento (PCT/RO/101) que depositado

com o pedido internacional23. O relatrio deve estar disponvel para o requerente no quarto
ou quinto ms aps o pedido internacional ser depositado. O relatrio de busca internacional
no contm nenhum comentrio sobre o valor da inveno, porm lista os documentos do
estado da tcnica relevantes para as reivindicaes do pedido, indicando os respectivos
critrios de patenteabilidade aos quais correspondem os documentos do estado da tcnica. O
parecer tcnico proporciona principalmente um parecer inicial sobre a patenteabilidade, com
base nas verificaes do relatrio de busca. O relatrio de busca e o parecer tcnico so
valiosos para o requerente, porque eles o capacitam avaliar as suas chances de obter patentes
nos pases nos quais ele deseja buscar proteo. Um relatrio de busca favorvel pode
auxiliar um requerente no processamento subseqente do pedido durante a fase nacional.
Entretanto, se um relatrio de busca for desfavorvel (lista documentos do estado da tcnica
que questionam a novidade e/ou a atividade inventiva da inveno), o requerente tem a
possibilidade de emendar as reivindicaes dentro de certo limite de tempo (para melhor
distinguir a inveno do estado da tcnica) ou pode retirar o pedido antes da publicao. As
reivindicaes que so emendadas neste ponto sero publicadas com o pedido internacional.
18 Meses
Se o pedido internacional no tiver sido retirado, ele publicado, juntamente com o
relatrio de busca internacional e quaisquer reivindicaes emendadas, pela OMPI, logo aps
18 meses, a partir da data de prioridade. A publicao divulga uniformemente para o mundo o
contedo do pedido internacional. Observe, entretanto, que o parecer tcnico da Autoridade
de Busca Internacional no publicado.
22 Meses
Na etapa seguinte, o requerente tem a opo de requerer um exame preliminar
internacional de seu pedido, mediante depsito de um formulrio de requerimento
(PCT/IPEA/401) e pagamento das taxas relevantes.

O exame preliminar baseado na

23

As que seguem so as Autoridades de Busca Internacionais: os Escritrios Nacionais da Austrlia, ustria,

Canad, China, Finlndia (ainda no operacional), Japo, da Repblica da Coria, da Federao Russa, Espanha,
Sucia, dos EUA, e o EPO. O Instituto Nrdico de Patentes (uma organizao intergovernamental estabelecida
pelos Governos da Dinamarca, Islndia e Noruega) foi designado pelo Encontro do PCT e comear a funcionar
como uma ISA e IPEA em um futuro prximo.

92

novidade, na atividade inventiva (no-obviedade) e na aplicabilidade (utilidade) industrial e

realizado por uma Autoridade de Exame Preliminar Internacional (todos os mesmos
escritrios de patentes que atuam como Autoridades de Busca Internacionais). Para os pedidos
depositados em/aps 1 de janeiro de 2004, o limite de tempo para depositar um requerimento
de um exame preliminar internacional no mais tardar de (a) trs meses aps a Autoridade de
Busca Internacional expedir o seu relatrio/parecer tcnico, (b) trs meses a partir da data da
declarao, conforme o Artigo 17(2)(1), que nenhuma busca ser efetuada, ou (c) 22 meses a
partir da data de prioridade.
28 Meses
O relatrio de exame preliminar internacional deve ser proporcionado no 28o ms, aps
a data de prioridade. Embora o relatrio no esteja vinculado aos Escritrios Nacionais ou
Regionais, ele valioso para os requerentes, pelo fato de proporcionar uma base forte, sobre a
qual se avaliam as chances de se obter patentes. O processamento de exame preliminar
internacional fornece aos requerentes uma oportunidade de emendar o pedido inteiro - as
emendas no relatrio descritivo, nas reivindicaes e nos desenhos podem ser depositadas
juntamente com o requerimento. Os requerentes, mais freqentemente, requerem o exame
preliminar internacional quando eles gostariam de ter o pedido analisado como emendado.
importante lembrar que o deferimento de uma patente em cada Estado Contratante permanece
sob a responsabilidade de cada Escritrio Nacional ou Regional.
30 Meses
Os requerentes devem entrar na fase nacional antes da expirao do limite de tempo
estabelecido no Artigo 39(1) do PCT. O limite de tempo mnimo so 30 meses, a partir da
data de prioridade, porm muitos Estados Contratantes estendem este limite de tempo para 31
meses ou at mais24.

Os Escritrios Designados normalmente no expedem quaisquer

lembretes para os requerentes de que o limite de tempo para entrar na fase nacional est a

24

A partir de agosto de 2006, os Escritrios Nacionais dos seguintes Estados no aplicam o limite de tempo de
30 meses para entrar na fase nacional, conforme o Captulo I, como fixado no Artigo 22(1) do PCT: CH Sua,
LU Luxemburgo, SE Sucia, TZ Repblica Unida da Tanznia, e UG Uganda [anunciado na PCT Newsletter de
novembro de 2005]. Observe, entretanto, que com relao designao regional de todos estes Estados, o limite
de tempo, sob o Artigo 22(3) do PCT, de 31 meses se aplica.

93

ponto de expirar (ou que recentemente expirou). responsabilidade do requerente monitorar

o(s) limite(s) de tempo aplicvel(eis), para o pedido no perder o seu efeito diante dos
Escritrios designados. Se um requerente no conseguir completar todos os atos requeridos
para entrar na fase nacional, antes do limite de tempo expirar, o pedido internacional perde o
seu efeito de um pedido nacional e o processamento finalizado incompleto diante de cada
Escritrio. A restaurao dos direitos, no caso do requerente no conseguir atender o limite
de tempo para entrar na fase nacional, proporcionado no PCT e em algumas leis nacionais.
Quando entrar na fase nacional, o requerente deve satisfazer certas exigncias nacionais.
Elas incluem o pagamento das taxas nacionais e, quando necessrio, o depsito de tradues
do pedido conforme depositado e/ou emendado. Muitos pases requerem que atos adicionais
sejam completados ao entrar na fase nacional, tais como a indicao dos agentes locais. Favor
consultar o Captulo Nacional que se relaciona a cada Escritrio designado no PCT
Applicants Guide para maiores informaes25.
Quanto a uma informao completa sobre o depsito de um pedido PCT, favor
consultar o PCT Applicants Guide e a PCT Newsletter26. Uma quantidade significativa de
informao est disponvel no site da Internet do PCT: www.wipo.int/pct/en/.

25

O PCT Applicant's Guide existe como uma publicao on-line, grtis, no http://www.wipo.int/pct/guide/en/

26

http://www.wipo.int/pct/en/newslett/

94

5.

Leis e Exigncias Comparativas

O agente de propriedade industrial deve ser capaz de pesquisar e entender as diferentes

exigncias de pedido e depsito que surgem em cada jurisdio. A tabela a seguir, ilustra
algumas das diferenas entre trs jurisdies - o EPO, os EUA e a ndia. A informao
fornecida aqui no completa, porm representativa das diferenas entre estas trs
jurisdies.
Comparao das Exigncias de Depsitos de Patentes e das Matrias de Patenteamento
no Escritrio de Patentes Indiano, no Escritrio de Patentes Europeu e no Escritrio de
Patentes dos EUA

Pas/Regio:
Escritrio de
Registro de
Patentes:

EPC

US

IN

EPO

USPTO

IPO

Condies para Depositar:

Quem o
Inventor:

Perodo de
tempo:

Impedimento de
Venda:

Pedido

Depsito
internacional na
ausncia de um
primeiro depsito
nacional

Primeiro a Depositar
Novidade absoluta.
Entretanto, podem ser
encontradas algumas
variaes nas leis ou
nas prticas nacionais
dos pases da
conveno

Primeiro a Inventar

Perodo de graa de 1
ano

Primeiro a Depositar

Novidade absoluta
(ver a Seo 29-32)

Sim, perodo de graa de

No
1 ano
Como depsito direto
Como depsito direto
na EP;
nos EUA;
Como depsito
Como depsito nacional
regional na EP, a partir
nos EUA, a partir da
da Conveno de Paris Conveno de Paris e/ou
e/ou do PCT
do PCT

Como depsito direto

na IN;
Como depsito
nacional na IN, a
partir da Conveno
de Paris e/ou do PCT

Nenhum per se, porm

o UK e a Frana (e
possivelmente outros)
tm tais exigncias

Permisso do
controlador exigida
para todos os pedidos,
ver a Seo 8

Anlise do depsito
estrangeiro exigida

No

95

Tipos de Pedidos:
Escritrio de
Registro de
Patentes:

Provisrio:

EPO

USPTO

No

Utilidade:

Sim

Divisional:

Sim

IPO

Sim, porm um
provisrio no pode
reivindicar a prioridade
de um outro provisrio

Sim
Pode reivindicar a data
de prioridade de um
depsito provisrio
Sim
(divisional, se no
tiver a unidade na
origem; continuao,
se para mais
reivindicaes)

Sim, depsitos
mltiplos de pedidos
provisrios so
permitidos, porm um
provisrio no pode
reivindicar a data de
prioridade de um outro
provisrio
Sim
Pode reivindicar a data
de prioridade de um
depsito provisrio

Sim

Sim

Sim, as patentes de
adio so
aperfeioamentos das
patentes existentes

Sim

Sim, registro do
desenho industrial

No

Sim

Data de
depsito:

Data de submisso da
descrio, das
reivindicaes e do
pedido de patente no
EPO; Observao:
nenhuma taxa
necessria para obter
uma data de depsito

Data de submisso da
descrio, das
reivindicaes e do
pedido de patente;
Observao: nenhuma
taxa necessria para
obter uma data de
depsito

Data de submisso da
descrio, das
reivindicaes e do
pedido de patente

Publicao

18 meses,
normalmente
publicado com o
relatrio de busca

18 meses, a no ser que

pedida a no publicao
(e no depositado no
estrangeiro)

18 meses, facilidade
de publicao
antecipada com o
pagamento de taxa

Continuaoem-parte:

Desenho:

Modelo de
utilidade:

No
No, porm h um
direito sobre o desenho
na comunidade
europia
Sim, existente em AT,
DE, IT e FR; no
deferido pelo EPO,
porm nacionalmente

96

Contedos dos Pedidos

Escritrio de
Registro de
Patentes:

EPO

USPTO

IPO

Idioma:

ingls, francs, ou
alemo

ingls

Antecedentes:

Pequena descrio

Resumido, conforme
possvel

Objetivos da
inveno:

O problema a ser
resolvido pela
inveno necessita ser
formulado

Conveniente evitar

No parecem ser
requeridos pela lei ou
pelas regras

Divulgao de
Melhor Modo
requerida?

No

Sim, melhor modo no

momento do depsito

A Seo 10(4)(b)
requer a divulgao do
melhor mtodo para
efetivar a inveno

Formato de
problema /
soluo:

Sim

No requerido

No requerido por lei

ou regras

To concisos quanto
possveis, no devem
exceder 150 palavras
em cada caso

Devem ser iguais ao

escopo das
reivindicaes a serem
buscadas, o resumo no
pode exceder 150
palavras

No requeridos pela
lei ou pelas regras;
no devem exceder o
escopo das
reivindicaes. O
resumo deve
sumarizar a inveno

Sumrio da
Inveno e
Resumos:

ingls, hindi
No parecem ser
requeridos pela lei ou
pelas regras; se no
requeridos, redija
resumidamente

97

Escritrio de
Registro de
Patentes:
Matrias
substantivas

EPO

USPTO

IPO

Excluses de
patenteabilidade, tais
como, mtodos de
tratamento/diagnose, o
software per se;
invenes contra a
ordem pblica ou
moralidade.
Novo uso de
substncia conhecida
patentevel.
Atividade inventiva
presente, se no-bvia.
Padro: abordagem
com poderia seria;
indcios secundrios
quanto presena de
uma atividade
inventiva, como efeito
surpreendente,
concretizao de uma
necessidade h muito
sentida, superao de
um prejuzo no estado
da tcnica

Nenhuma excluso
explcita por invenes
contra a ordem
pblica

As excluses de
patenteabilidade,
conforme o Captulo
2, Artigo 3, incluem
os mtodos de tratar o
corpo humano, os
mtodos empresariais,
o software per se
(p.ex., software
includo em hardware
est OK), as plantas,
os animais (porm os
microorganismos e as
seqncias de genes
OK), as invenes
contra a ordem
pblica, os mtodos
de agricultura ou
horticultura.
Os polimorfos, os
metablitos, os sais, os
steres, os teres, a
forma pura, o tamanho
de partcula, os
ismeros, as misturas
de ismeros, os
complexos, as
combinaes e os
outros derivados de
substncias
conhecidas sero
considerados como
sendo substncias
iguais, a no ser que
eles difiram
significativamente nas
propriedades em
relao eficcia

Evidncia julgada a
partir do ponto de vista
da pessoa mdia versada
na tcnica relevante; as
caractersticas
secundrias de noobviedade incluem o
sucesso econmico, a
necessidade h muito
sentida etc.

98

Reivindicaes
Escritrio de
Registro de
Patentes:

EPO

USPTO

IPO

Tipos
Disponveis:

Aparelho, mtodo,
composio, uso,
produto por processo,
formato do tipo suo

Aparelho, sistema,
mtodo, composio,
produto por processo,
estrutura de dados, meio
capaz de ser lido por
computador

Aparelho, mtodo,
produto, processo
(novo uso de uma
substncia conhecida
no disponvel.)

Formato:

Formato de 2 partes
preferido;
normalmente uma
reivindicao por
categoria;
reivindicaes
dependentes mltiplas
comuns

Nenhum formato
preferido pelo USPTO,
porm os profissionais
preferem no usar a
forma de 2 partes

Nenhum formato
especificado pela lei
ou pelas regras

Nmero:

A taxa de depsito
concede 10
reivindicaes, as
reivindicaes
adicionais podem ser
adquiridas com o
pagamento de taxa

A taxa de depsito
concede 20
reivindicaes 3
independentes e 17
dependentes; as
reivindicaes
adicionais podem ser
adquiridas

A taxa de depsito
concede 10
reivindicaes, as
reivindicaes
adicionais podem ser
adquiridas com o
pagamento de taxa

Divulgaes
Divulgao do
estado da
tcnica:
Exigncia de
depsito:

Nenhuma obrigao de
divulgar

Obrigao de divulgar

Nenhuma obrigao
de divulgar

Sim

Sim

Sim

99

Exame
Escritrio de
Registro de
Patentes:

EPO

USPTO

Mediante solicitao, o
requerimento necessita
ser depositado dentro
O mais breve possvel
Como
de seis meses da
aps o depsito
examinado:
publicao do relatrio
de busca
Tipicamente, quatro
meses, um acrscimo
Tipicamente, trs meses,
por dois meses
com acrscimo de at 6
Prazo para
possvel; mais
meses possvel, os
Cumprimento de
acrscimos possveis
acrscimos so
Exigncias:
somente sob
concedidos aps o fato
circunstncias
excepcionais
Oposio:

Direitos
Concedidos:

Aps o deferimento

No, somente reexame

Deve buscar validao

nos pases-membros
designados; validao
por depsito de uma
traduo da patente
concedida no escritrio
de patentes nacional;
logo que validada em
um pas, uma patente
europia concede os
mesmos direitos que
uma patente nacional
neste pas concede
20 anos de proteo a
partir da data de
depsito do pedido de
prioridade mais antigo
porm nenhum
direito vigente at o
deferimento

Proteo nos EUA e nos

territrios por 20 anos a
partir da data de
depsito do pedido de
prioridade mais antigo
porm nenhum direito
vigente at o
deferimento

IPO
Mediante solicitao,
o requerimento
necessita ser
depositado dentro de
48 meses do depsito
do pedido
seis meses, mais trs
meses com pagamento
de taxa, os acrscimos
devem ser requeridos
antes do prazo final

Antes do deferimento
e aps o deferimento

Proteo na ndia por

20 anos a partir da
data de depsito do
pedido de prioridade
mais antigo porm
nenhum direito
vigente at o
deferimento

100

Taxas de Manuteno
Escritrio de
Registro de
Patentes:

Pr-concesso:

Ps-concesso:

Leis e
Regulamentos:

EPO
A 1a obrigao de
anuidade para o
terceiro ano a partir da
data de depsito;
anuidades pagas ao
EPO

Pagamento anual para

os respectivos
escritrios nacionais

Lei = EPC
Regras/Admin =
Diretrizes para Exame,
Regulamentos
Auxiliares para a EPC

USPTO

IPO

Nenhuma

Nenhuma per se

Pagas trs vezes durante

a durao da patente.

Pagamento anual,
pagas antes do incio
do ano, porm com
acrscimos possveis,
com o pagamento de
taxa posterior,
aumentando
progressivamente ms
a ms

Lei = 35 USC
Regras = 37 CFR
Admin = MPEP

Lei = Ato de Patente

de 1970, emendado
em 1999, 2002 e 2005
Regras = Regras de
Patentes de 2003
Admin = MPPP de
Redao

101

Palavras-chave para o Captulo III:

Antecedentes, sumrio, descrio detalhada, desenhos, reivindicaes, resumo, relatrio
descritivo, ocorrncias de impedimentos de tempo, acordo de no-divulgao, pedido
provisrio, Modelo de Divulgao da Inveno, modalidade, escritrios de patentes
estrangeiros, Conveno de Paris, pessoa de habilidade comum na tcnica, dedicada ao
pblico, unidade da inveno, melhor modo, capacitao, descrio por escrito, Declarao,
procurao, cesso, Conveno de Paris, Escritrio de Patentes e Marcas dos EUA,
Conveno Europia de Patentes, Estado Contratante, Tratado de Cooperao em Matria de
Patentes, Data de Prioridade.

AUTOTESTE:
1. Enumere as partes de um pedido de patente.
2. D alguns exemplos de perguntas que um agente de propriedade industrial poderia fazer
para um inventor, quando se renem pela primeira vez.
3. Quanto tempo tem um requerente para depositar um pedido de patente em um pas que faz
parte da Conveno de Paris, aps depositar o seu pedido nacional? E em um pas que
no faz parte da Conveno de Paris?
4. O que um Modelo de Divulgao da Inveno? Quando deve um inventor us-lo?
5. O inventor sempre sabe o que a inveno. Falso ou Verdadeiro?
6. Se o agente de propriedade industrial auxiliar a identificar a inveno ou der sugestes
para o inventor, isto torna o agente de propriedade industrial um dos inventores?
7. Por que importante para o agente de propriedade industrial entender a inveno antes de
redigir a patente?
8. O relatrio descritivo deve divulgar uma modalidade de trabalho da inveno. Falso ou
Verdadeiro?
9. Qual parte do pedido de patente deve o agente de propriedade industrial preparar
primeiro?

102

10. A descrio detalhada deve descrever uma modalidade de trabalho da inveno. Falso ou
Verdadeiro?
11. A matria que dedicada ao pblico patentevel. Falso ou Verdadeiro?
12. O que unidade de inveno?
13. O que o requisito de melhor modo? Todos os pases tm este requisito?
14. Os agentes da propriedade industrial devem evitar usar palavras que contenham sentido
absoluto, tais como deve e sempre, no pedido de patente. Falso ou Verdadeiro?
15. O que uma declarao?
16. Um documento de cesso um contrato entre o inventor e uma outra parte interessada,
que indica que os direitos do inventor foram transferidos para a outra parte interessada.
Falso ou Verdadeiro?
17. Que efeito, se algum, a Conveno de Paris tem sobre a data de prioridade de um pedido?
18. O Escritrio de Patentes Europeu funciona como um escritrio de exame comum, com
cada Estado Contratante, em ltima anlise, responsvel pelo deferimento das patentes.
Falso ou Verdadeiro?
19. Quais so as funes do Escritrio de Patentes e Marcas dos EUA?
20. Explique a diferena entre um pedido de utilidade no provisrio e um pedido de utilidade
provisrio.
21. Quais so as vantagens de depositar um pedido de patente pelo PCT?
22. Se uma patente for deferida de acordo com o PCT, a OMPI conceder uma Patente
PCT, a qual efetiva em todos os Estados Contratantes. Falso ou Verdadeiro?
23. Se um requerente de patente utilizar o PCT, ele ainda necessita processar o pedido em
cada pas no qual ele busca proteo?
24. O que so os Escritrios Receptores de acordo com o PCT?

103

IV.

INSTAURAO DE PROCESSO PARA PATENTEAMENTO DE PATENTES

Alm de preparar e depositar um pedido de patente de alta qualidade, um agente de

propriedade industrial deve, de modo hbil e articulado, advogar a patenteabilidade da

inveno do seu cliente, antes do Escritrio Nacional de Patentes examinar o pedido de
patente. Esse processo chamado de instaurao de processo para patenteamento ou
processamento da patente. Uma vez um examinador de patentes tenha examinado o pedido
de patente pendente e preparado uma exigncia, o agente de propriedade industrial deve
preparar uma respeitosa resposta s objees e rejeies do examinador de patentes contidas
na referida exigncia. Ao responder, o agente deve explicar as diferenas entre a inveno e o
estado da tcnica que foram citadas pelo examinador.
O perodo entre o depsito de um pedido de patente e recebimento de uma primeira
exigncia de pelo menos dois anos, para muitos dos Escritrios Nacionais de Patentes. Para
a maioria dos pedidos de patentes, na maior parte dos Escritrios Nacionais de Patentes,
ocorre, normalmente, um perodo de longa inatividade aps a complementao pelo
requerente das necessrias formalidades do depsito, embora que, eventualmente, o pedido de
patente ir ser examinado por um examinador de patentes. O examinador de patentes ir
considerar qualquer estado da tcnica citado pelo requerente e, geralmente, ir conduzir sua
prpria busca do estado da tcnica, aplicando o resultado desta busca contra as reivindicaes
pendentes no pedido de patente em questo.
A maioria dos Escritrios Nacionais de Patentes distribuem seus examinadores em
grupos correlacionados a matrias tcnicas especficas. Os examinadores nesses grupos
tendem a examinar um grande nmero de pedidos de patentes de invenes correlacionadas.
Sem nenhuma surpresa, esses examinadores tendem a se tornar familiares com o estado da
tcnica na sua rea de trabalho. Alguns Escritrios Nacionais de Patentes ainda proporcionam
aos seus examinadores acesso a coletneas do estado da tcnica, focadas na sua rea de
experincia tcnica. Logicamente, os prprios examinadores de patentes, de maneira tpica,
possuem graus de engenharia correlacionados ao campo de tecnologia dos pedidos de patentes
que sero por eles examinados. Muitos examinadores de patentes possuem graus avanados

104

em cincia e engenharia e alguns ainda possuem treinamento na rea legal.

O estado da tcnica citado por um examinador, no, necessariamente, constitui a
divulgao tcnica mais antiga, melhor, ou mesmo, mais original. O examinador de patentes
no tem nenhuma obrigao de encontrar o ensinamento mais antigo em uma dada matria
tcnica. Tudo que ele tem que fazer encontrar uma divulgao anterior data efetiva do
pedido de patente que divulga a inveno que o requerente est tentando reivindicar.
comum para um examinador, encontrar uma parte do estado da tcnica particularmente
favorecida, a qual ele cita repetidas vezes nos pedidos de patente que ele examina. Os
examinadores de patentes, normalmente, citam patentes anteriores e pedidos de patente
publicados como estado da tcnica pertinente, embora os examinadores possam tambm citar
artigos tcnicos, livros, tratados, etc.
A data efetiva para o estado da tcnica que pode ser aplicada contra um pedido de
patente pendente varia em cada pas. A maior parte dos pases possui sistemas do tipo
primeiro a depositar. Nesses pases, qualquer divulgao tcnica tornada pblica mesmo
que um dia antes do depsito de um pedido de patente, considerada pertinente ao estado da
tcnica, incluindo a divulgao pblica do prprio requerente. O aspecto de no-divulgao
antes do depsito desses sistemas conhecido como requisito de novidade absoluta. Em
outras palavras, a primeira divulgao pblica da inveno de um requerente (sem um acordo
de confidencialidade estabelecido) deve ser para o relevante Escritrio Nacional de Patente, a
fim de qualificar a proteo da patente.
As exigncias de novidade absoluta variam em cada pas, assim, mesmo quando o
agente de propriedade industrial tem conhecimento de que seu cliente teve divulgada
publicamente a sua inveno, sem que a matria tenha sido submetida a um acordo de
confidencialidade, ele deve verificar se os fatos da divulgao se enquadram dentro de uma
das excees da exigncia de novidade absoluta. Por exemplo, em alguns pases que
aplicam a exigncia de novidade absoluta, as invenes cuja operao no pode ser discernida
de uma divulgao pblica, representam uma exceo para a exigncia de novidade absoluta e
a inveno pode ser ainda disponibilizada para patenteamento. Os precisos requisitos de cada
exigncia de novidade absoluta de cada nao esto fora do escopo do presente manual.

105

Alguns poucos pases, mais particularmente os EUA, possui o sistema primeiro a

inventar. Em um sistema primeiro a inventar, um inventor legalmente definido como
sendo a primeira pessoa a conceber uma idia e colocar a mesma na prtica. Em tal sistema, a
anterior divulgao pblica de uma inveno antes do depsito de um pedido de patente, se
torna de pouca importncia (uma vez que o foco dirigido para a data da concepo) e o
regime de primeiro a inventar, geralmente, no necessita de novidade absoluta antes do
depsito de um pedido de patente, mas, proporciona um perodo de graa (carncia) para o
inventor (o qual j havia concebido a inveno antes de sua divulgao pblica).
Conseqentemente, o inventor pode publicamente divulgar a sua inveno e, depois, aguardar
um perodo, antes de depositar o seu pedido de patente. Nesses pases, qualquer divulgao
tcnica tornada pblica antes do depsito do pedido de patente pode ser citada como estado da
tcnica mas, o inventor ser disponibilizado de um perodo de tempo, no qual ir mostrar
que completou a sua inveno antes da divulgao pblica citada contra o mesmo. Os
sistemas primeiro a inventar, geralmente, tambm apresentam um impedimento de tempo
absoluto para depsito de um pedido de patente, aps a divulgao pblica da inveno. Por
exemplo, nos EUA, o impedimento de tempo absoluto para depsito de um pedido de patente
aps a primeira divulgao pblica de um ano. Esse impedimento no permite a um inventor
depositar um pedido de patente depois de muitos anos da sua concepo. Similarmente, esses
sistemas de patente primeiro a inventar, apresentam um impedimento de tempo absoluto,
para o inventor mostrar que a inveno foi completada antes da divulgao do estado da
tcnica citada contra o mesmo. Nos EUA, o perodo de tempo para impedimento de ambos os
eventos de um ano. Uma razo que fundamenta essas regras simplesmente o nvel de
esforo que seria necessrio para a administrao de tal sistema. Deve-se lembrar que os
sistemas primeiro a depositar no mantm, geralmente, nenhum perodo de graa,
diferentemente dos sistemas primeiro a inventar, de modo que uma inveno pode ser
potencialmente impedida pelo tempo, por qualquer publicao ou pedido de patente anterior
ao seu depsito, incluindo as publicaes do prprio inventor.

106

EXEMPLO:

Suponha que,em 1 de Maro de 2005, um engenheiro concretiza uma inveno e

completa um prottipo do trabalho trs dias depois. Ele vai para uma Exposio ou Feira
Comercial27 local e divulga publicamente a sua inveno em 5 de Maio de 2005. le se
responsabiliza pela inveno na Feira Comercial e consagra um tempo significativo
organizando negcios em torno da venda da inveno. Em Outubro de 2005, o engenheiro
comea a se questionar se deveria patentear a inveno. Ele conversa com um agente de
propriedade industrial, que lhe diz que ainda h tempo para depositar um pedido de patente
em um sistema primeiro a inventar, tal como nos EUA. Uma vez que a primeira divulgao
pblica da inveno ocorreu em 5 de Maio de 2005, ele ter at 5 de Maio de 2006 para fazer
o depsito do seu pedido de patente nos EUA. O engenheiro instrui o agente de propriedade
industrial a preparar e depositar um pedido de patente. O pedido de patente depositado em 1
de Dezembro de 2005 nos EUA. Entretanto, o engenheiro no pode depositar seu pedido de
patente em qualquer outro pas que tenha a exigncia de novidade absoluta, pelo fato da
divulgao da inveno ocorrida na Feira Comercial em Maio de 2005.
O examinador de patentes ao examinar o pedido de patente encontra um estado da
tcnica que divulga totalmente a inveno do engenheiro. Esse estado da tcnica foi publicado
em 1 de Abril de 2005. Para superar a rejeio provocada pelo estado da tcnica, o agente de
propriedade industrial deposita uma declarao assinada pelo prprio engenheiro, indicando
que a sua inveno foi finalizada antes de 1 de Abril de 2005. O examinador de patentes,
ento, retira a rejeio.
Suponha ainda que o examinador de patentes conduz outra busca de patenteabilidade e
encontra uma citao do estado da tcnica que divulga a inveno conforme reivindicada.
Considere ainda que essa citao do estado da tcnica foi publicada em 30 de Novembro de
2004, mais de um ano antes da data do depsito do engenheiro.
O agente de propriedade industrial no pode ponderar que essa citao do estado da
tcnica (publicada em 30 de Novembro de 2004) ocorreu aps a data da inveno (1 de Maro
de 2005). O referido agente no pode depositar uma declarao de autoria anterior para
qualquer citao do estado da tcnica publicada antes da data de inveno do engenheiro, ou
seja, 1 de Maro de 2005. Entretanto, o agente pode ponderar que a inveno difere da citao
do estado da tcnica, podendo corrigir as reivindicaes pendentes, de modo a destacar essas
diferenas

27

O artigo 11 da Conveno de Paris proporciona uma exceo para Exposies Internacionais. O agente de
propriedade industrial deve inquirir ainda se o inventor demonstrou a sua inveno em uma Exposio que possa
ser caracterizada como Internacional. Se assim o fez, o referido agente deve entender ainda o preciso
procedimento e os substanciais requisitos que ele ter de satisfazer, para mostrar que a divulgao ocorreu em
uma Exposio Internacional, com relao a cada Escritrio Nacional de Patentes que possa ter interessado ao
seu cliente

107

Geralmente, um pedido de patente que depositado antes de um apropriado pedido de

patente, se torna um pertinente estado da tcnica, aps a sua publicao ou concesso como
patente. A data efetiva de tais pedidos de patente/patentes como data do estado da tcnica, no
ser a sua data de publicao ou data de concesso, mas, sim, sua data de depsito, muito
embora, o pedido de patente em si, no tenha se tornado pblico aps o depsito do pedido de
patente pendente. Exemplo: Um requerente (A) deposita um pedido de patente em 1 de
Janeiro de 2005, no Escritrio de Patentes Europeu (EPO). Um requerente (B) deposita um
pedido de patente em 1 de Novembro de 2005. O pedido de patente de (A) publicado em 7
de Julho de 2006, de acordo com os procedimentos do EPO. O pedido de patente publicado de
(A) estado da tcnica para o pedido de patente de (B), muito embora, o pedido de patente de
(A) tenha sido publicado depois do depsito do pedido de patente de B. Em outras palavras, a
data efetiva do pedido de patente de (A) a data de depsito, no a data de publicao.
Entretanto, de acordo com os procedimentos do EPO, o pedido de patente publicado de A
pode somente ser citado como novidade, para derrubar os propsitos do pedido de patente de
B. (Observao: isso concerne ao fato do pedido de patente de (A) ser considerado como
estado da tcnica do pedido de patente de (B), sendo uma considerao completamente
separada de prioridade da inveno, no caso de (A) e (B) apresentarem idnticas
reivindicaes de patente. A prioridade da inveno ocorre em sistemas do tipo primeiro a
inventar, quando necessrio determinar qual inventor de dois ou mais inventores primeiro
concebeu suas respectivas invenes, uma vez que apenas um deles pode receber a patente de
inveno. Conforme discutido, o EPO no uma jurisdio do sistema primeiro a inventar.

108

A.

Cumprimento de Exigncias
A maioria dos Escritrios Nacionais de Patentes do mundo possui um acervo de pedidos

de patente aguardando exame. Para alguns desses Escritrios de Patentes, e para algumas
reas tcnicas, a espera pode ser de vrios anos. Alm disso, os sistemas de patentes permitem
aos requerentes protelar o exame por determinado perodo de tempo. Entretanto,
eventualmente, um examinador de patentes ir examinar um pedido de patente pendente e
emitir uma exigncia, tambm conhecida como exigncia oficial, comunicao oficial
ou relatrio de exame.
Uma exigncia representa a posio oficial do governo com relao ao pedido de
patente pendente. A exigncia pode tratar de qualquer aspecto do pedido de patente, desde o
seu ttulo extenso do resumo. As partes mais importantes da exigncia so focadas nas
questes bsicas correlacionadas patenteabilidade das reivindicaes pendentes. O agente de
propriedade industrial deve informar imediatamente ao seu cliente quando uma exigncia
tiver sido expedida e deve explicar as decises do Escritrio de Patentes para o seu cliente.
O examinador de patentes pode questionar se o relatrio descritivo proporciona
suficiente divulgao para um especialista versado na tcnica entender e praticar a inveno
conforme reivindicada essas questes sendo conhecidas como rejeies de capacitao. O
examinador pode tambm questionar se o relatrio descritivo proporciona suficiente
divulgao para uma particular caracterstica descrita nas reivindicaes. O agente de
propriedade industrial pode rebater essas rejeies mostrando onde o relatrio descritivo
realmente divulga a alegada falta de matria tcnica, ponderando que a referida falta de
matria tcnica foi suficientemente conhecida no estado da tcnica, que a sua divulgao no
se tornou necessria para capacitar e/ou corrigir as reivindicaes pendentes, de modo que
no mais se relate essa questionvel falta de matria.
O examinador, quase sempre, ir realizar um exame do estado da tcnica e, geralmente,
ir encontrar citaes do estado da tcnica que discutivelmente so lidas nas reivindicaes.
(Esse termo significa que o estado da tcnica est dentro do escopo das reivindicaes no
pedido de patente, conforme as mesmas se encontram redigidas). Se o examinador encontrar
uma nica parte do estado da tcnica que seja lida nas reivindicaes, ele ir rejeitar a

109

reivindicao pendente, na condio da mesma ter sido antecipada pelo estado da tcnica.
Se o examinador encontrar que uma combinao de referncias do estado da tcnica, juntas,
divulgam a inveno reivindicada, pelo que um especialista versado na tcnica poderia ter
sido motivado a combinar essas referncias, o examinador ir rejeitar a reivindicao
pendente como sendo bvia em relao ao estado da tcnica. Em algumas jurisdies, a
obviedade ou evidncia conhecida como falta de atividade inventiva. O agente de
propriedade industrial pode rebater essas rejeies, procedendo conforme um ou mais dos
seguintes itens:

argindo que o examinador tenha feito um mal entendimento da(s) referncia(s)

citada(s);

argindo que o examinador tenha feito um mal entendimento da inveno do

requerente e/ou das reivindicaes pendentes;

argindo que as referncias citadas pelo examinador no podem ser

apropriadamente (legalmente) combinadas; e/ou

corrigindo as reivindicaes pendentes, de modo que as mesmas descrevam uma

inveno no divulgada nas citadas referncias.

110

B.

Redao do Cumprimento de Exigncia

A resposta do agente de propriedade industrial a uma exigncia conhecida como

cumprimento de exigncia. No cumprimento da exigncia, o agente deve atender

(responder) a todos os comentrios do examinador de patentes com relao ao pedido de
patente na referida exigncia. Se o agente de propriedade industrial no responder a todas as
rejeies feitas pelo examinador, o cumprimento de exigncia do agente, provavelmente, ser
considerado como no-cumprido e no ser levado em conta posteriormente pelo
examinador de patentes. Um agente de propriedade industrial deve sempre se esforar para
depositar um completo cumprimento de exigncia para uma exigncia, na medida em que
uma exigncia no cumprida pode seriamente prejudicar os direitos do inventor.
A maioria dos Escritrios Nacionais de Patentes do mundo determina limites de tempo
para o depsito dos cumprimentos de exigncia s exigncias feitas pelo examinador. Em
alguns pases, o requerente ter X meses para responder uma exigncia sem pagamento de
uma taxa extra e Y meses para responder a uma exigncia com pagamento de uma taxa extra.
Numa exigncia tpica, por exemplo, nos EUA, X representa trs meses e Y tambm
representa trs meses. Em outros pases, o requerente pode ser permitido de uma nica
extenso de perodo de tempo, durante todo o tempo em que o exame est sendo efetuado. De
modo coletivo, os Escritrios Nacionais de Patentes do mundo, provavelmente, mostram
individuais combinaes de perodos de tempo para a resposta a uma exigncia; assim, o
agente de propriedade industrial necessita entender quais os procedimentos locais de cada pas
em que o cliente possui pedidos de patente pendentes. O agente de propriedade industrial deve
tambm questionar se a data de envio ou a data da exigncia a data prevalecente para a
resposta exigncia. Isso pode ser varivel, dependendo do pas.
O agente de propriedade industrial dever prover a sua redao de cumprimento de
exigncia ou resposta exigncia para o seu cliente e dever explicar a exigncia para o
mesmo. O cliente do agente de propriedade industrial pode ser altamente especializado no
campo tcnico da inveno e pode ser capaz de identificar as diferenas entre o estado da
tcnica citado pelo examinador e a inveno descrita no pedido de patente pendente e/ou

111

reivindicaes pendentes. Tambm, normalmente, existem escolhas a serem feitas na

produo das correes das reivindicaes cujas correes, geralmente, adicionam
limitaes especficas e o agente de propriedade industrial deve proporcionar ao seu cliente
a oportunidade de fazer essas escolhas. O cliente pode saber melhor que o agente quais
escolhas de limitao das reivindicaes iro permitir s reivindicaes manterem ainda um
significado comercial.

112

C.

Obteno de Reivindicaes Deferidas

O examinador de patentes ir examinar o cumprimento da exigncia feito pelo agente de

propriedade industrial com relao exigncia questionada. Freqentemente, o examinador

de patentes ir conduzir uma busca suplementar no pertinente estado da tcnica. O agente de
propriedade industrial, normalmente, ir responder primeira exigncia do examinador de
patentes, indicando que o estado da tcnica citado pelo examinador inadequado por um
conjunto de razes especficas e/ou o referido agente ir ponderar a patenteabilidade de uma
caracterstica que o examinador no tomou conhecimento ou observou nas reivindicaes
originalmente depositadas. Conseqentemente, o examinador pode decidir conduzir uma
busca suplementar no pertinente estado da tcnica, quando da preparao da prxima
exigncia.
O examinador de patentes pode no achar persuasiva a resposta do agente de
propriedade industrial, tanto luz do estado da tcnica recm-encontrado, como em vista do
estado da tcnica originalmente citado. Os examinadores de patentes so, geralmente,
treinados para entender as reivindicaes de patente pendentes numa razovel interpretao
mais ampla: tais procedimentos resultam em se ter mais, em vez de menos, volume de estado
da tcnica para ser examinado, quando da leitura das reivindicaes. Se o examinador no for
persuadido de que as reivindicaes so patenteveis proporcionando s reivindicaes a
sua mais ampla e razovel interpretao em vista do estado da tcnica ento, o examinador
ir emitir uma outra exigncia, que explica as razes pelas quais ele no pode deferir o pedido
de patente e/ou reivindicaes na sua presente forma.
Entrevista: Muitos dos Escritrios Nacionais de Patentes permitem aos agentes de
propriedade industrial e inventores falar com o examinador sobre o pedido de patente
pendente. Esse processo conhecido como entrevista com o examinador. Pelo fato de que
negcios oficiais possam ser discutidos, ambas as partes podem ser solicitadas a submeter
uma completa e precisa descrio da entrevista, em que esse registro, geralmente, se torna
parte da estria do depsito do pedido de patente. Na preparao da entrevista com o
examinador de patentes, o agente de propriedade industrial deve examinar cuidadosamente a

113

exigncia e o estado da tcnica citado e se tornar apto a explicar ao examinador de patentes

em uma linguagem clara, concisa e persuasiva, a razo pela qual as reivindicaes pendentes
so patenteveis em relao ao estado da tcnica. O agente de propriedade industrial pode
preparar algumas possveis correes adicionais das reivindicaes e compartilhar estas
correes com o examinador. Por exemplo, se o examinador de patentes e o agente de
propriedade industrial puderem estabelecer um aceitvel conjunto de correes de
reivindicaes durante a entrevista, o processo de exame ser concludo com sucesso.
Durante a entrevista, o agente de propriedade industrial poder observar que o
examinador interpretou o estado da tcnica citado de uma maneira diferente ou com uma
diferente nuance da interpretao do agente de propriedade industrial e de seu cliente. Assim
que o agente tenha inteiramente entendido como o examinador considera o estado da tcnica,
o primeiro se encontra em excelente posio para: (1) instruir o examinador sobre o estado da
tcnica (se o examinador tiver mal interpretado o estado da tcnica), ou (2) observar mais
claramente qual faixa de correes de reivindicaes poderia colocar o pedido de patente em
condio de deferimento.

Em alguns pases, permite-se que o agente de propriedade

industrial trazer o inventor para a entrevista e muitos examinadores de patentes consideram os

comentrios e explanaes feitas pelos inventores como sendo bastante persuasivas.
Logicamente, o agente de propriedade industrial dever aconselhar o inventor antes da
entrevista. Os examinadores de patentes, geralmente, no so normalmente autorizados a
conduzir entrevistas antes da expedio da primeira exigncia, s podendo realizar entrevistas
aps essa etapa.
Cumprimento de uma Segunda Exigncia:

Conforme mencionado acima, o

examinador de patentes pode emitir uma segunda exigncia. O agente de propriedade

industrial precisar preparar e depositar uma resposta ou cumprimento de exigncia para a
segunda exigncia emitida. A segunda e subseqentes exigncias devero, certamente,
envolver um conjunto mais restrito de questes que a primeira exigncia. Alm disso, se a
segunda exigncia envolver alguma parte do estado da tcnica citada na primeira exigncia, o
agente de propriedade industrial ser capaz de completar a segunda exigncia muito mais

114

rapidamente do que quando ele completou a primeira resposta ou cumprimento de exigncia.

O processo de exigncia e cumprimento de exigncia pode ser repetido at que o
examinador de patentes concorde em deferir as reivindicaes pendentes do requerente ou at
que o requerente decida que nenhuma substancial cobertura da reivindicao possa ser obtida,
pelo que ele abandona o pedido de patente. Por razes financeiras / administrativas, muitos
Escritrios Nacionais de Patentes no permitem o ciclo de resposta a exigncias continuar por
muitas vezes, antes de ser exigido um adicional pagamento de taxas.
Exigncia Final: O potencial para adicional pagamento de taxas algumas vezes
sinalizado por uma exigncia final. Conforme observado anteriormente, os Escritrios
Nacionais de Patentes do mundo, normalmente, operam diferentemente com relao a
especficos aspectos processuais de processamento de patentes. Na prtica dos EUA, a
resposta a uma exigncia final requer que o pedido de patente seja colocado em condio de
ser deferido, recorrido ou abandonado. Nas respostas s exigncias finais, os examinadores de
patentes, geralmente, no iro acolher os posteriores argumentos do requerente com relao
ao estado da tcnica. Basicamente, as reivindicaes pendentes precisam ser corrigidas, de
modo a colocar as mesmas em uma condio de concesso, com base nos comentrios do
examinador de patentes. Se o requerente discordar da caracterizao do examinador de
patentes ou do estado da tcnica ou da interpretao do examinador de patentes, ele poder
recorrer da opinio do examinador de patentes.
O examinador de patentes, algumas vezes, ir conceder algumas reivindicaes e, ao
mesmo tempo, rejeitar outras. O examinador de patentes pode tambm simplesmente objetar
algumas reivindicaes pelo fato delas dependerem de uma reivindicao bsica rejeitada. Em
tais situaes, o agente de propriedade industrial pode obter uma patente para o seu cliente
mediante cancelamento das reivindicaes rejeitadas e, depois, deferir uma patente que
conceda as reivindicaes que no foram rejeitadas. O agente de propriedade industrial pode
at depositar uma continuao (ou pedido de patente divisional) contendo as reivindicaes
rejeitadas e continuar a discutir a sua patenteabilidade em um caso subseqente. A deciso de
aceitar as reivindicaes concedidas pelo examinador, ao invs de continuar a discusso,

115

uma deciso estratgica que deve ser tomada pelo cliente, aps um apropriado
aconselhamento do agente de propriedade industrial.
ltimos Prazos para Execuo de Aes: A exigncia final ter um ltimo prazo para
seu cumprimento ou resposta. Novamente, os especficos requisitos processuais dos
Escritrios Nacionais de Patentes do mundo so variveis. Nos EUA, esse ltimo prazo de
seis meses, onde os primeiros trs meses no necessitam de pagamento de uma taxa extra. O
agente de propriedade industrial pode depositar uma resposta ou cumprimento de exigncia
para a exigncia final. O examinador de patentes ir examinar a resposta e emitir um aviso
de tolerncia ou uma ao de aconselhamento, que, geralmente, um formulrio curto de
uma pgina, no qual o examinador indica as suas objees ao pedido de patente. O agente
pode ainda preparar e submeter uma ou mais respostas suplementares para o examinador de
patentes, em vista da ao de aconselhamento. Entretanto, o agente de propriedade industrial
deve entender que o pedido de patente ser abandonado em uma certa data e que todo o seu
processamento deve ser completado at aquela data.
Se, por exemplo, um agente de propriedade industrial nos EUA submeter sua resposta a
uma exigncia final em um perodo extremamente prximo data de ltimo prazo de seis
meses (por exemplo, no ltimo dia), ento, altamente improvvel que o examinador ainda
examine a resposta antes do ltimo prazo de seis meses surgir, em cujo caso o pedido de
patente ir simplesmente ser abandonado. Isso pelo fato de que, conforme observado acima,
diferentemente de um depsito de uma resposta a uma exigncia no-final, o depsito de uma
resposta a uma exigncia final no satisfaz em si os requisitos de ltimo prazo. As nicas
aes que realmente interrompem o ltimo prazo de execuo de aes so:
(1)

ter o examinador emitido um aviso de tolerncia;

(2)

ter o examinador emitido uma nova exigncia no-final;

(3)

abandonar o pedido de patente;

(4)

re-depositar o pedido de patente como alguma forma de continuar o pedido de

patente;

(5)

depositar um aviso de recurso.

116

Conseqentemente, o agente de propriedade industrial deve prestar muita ateno com

as datas correlacionadas com as exigncias finais. Mesmo quando o agente depositar uma
oportuna resposta a uma exigncia final (por exemplo, no prazo de trs meses), o pedido de
patente pode ser ainda abandonado se uma das quatro aes acima no tiver sido realizada.
Assim, em alguns casos, o agente de propriedade industrial pode precisar utilizar etapas
adicionais para manter um pedido de patente pendente, apenas pelo fato de no ter recebido
uma resposta do Escritrio Nacional de Patentes (mesmo quando a resposta que ele depositou,
se examinada, pudesse ter colocado o pedido de patente em condio de ser aprovado para
concesso).
Recurso: Ao responder uma exigncia final, o agente de propriedade industrial prepara,
geralmente, uma resposta formal e se o examinador no achar a resposta persuasiva, o agente
pode ainda depositar um recurso ou alguma forma de continuar com o pedido de patente
(normalmente, conhecido como um pedido de patente divisional, fora dos EUA). Um
recurso, geralmente, envolve o reexame do pedido de patente por um comit compreendendo
diversos examinadores de patentes de categoria snior. A maioria dos Escritrios Nacionais
de Patentes do mundo proporciona alguma forma de recurso para decises tomadas por
examinadores de patentes individuais. Os procedimentos especficos seguidos nos recursos
variam em cada pas. Nos EUA, o agente de propriedade industrial primeiro submete um
documento conhecido como resumo do recurso e, depois, o examinador de patentes ir
submeter o seu resumo. O resumo do examinador de patentes tem de ser aprovado pelo seu
supervisor, no sendo fora do comum, um agente de propriedade industrial receber um aviso
de tolerncia em um caso, devido a um supervisor de examinador de patentes no ter
aprovado o resumo do examinador. O agente de propriedade industrial pode solicitar uma
audincia oral para o recurso. Deve se ter em mente que o procedimento de recurso,
geralmente, envolve o pagamento de diversas taxas.
Pedido de Patente Divisional:

Conforme mencionado acima, uma alternativa para

depositar um recurso em muitas das jurisdies o depsito de alguma forma de pedido de

patente divisional. O termo pedido de patente divisional usado internacionalmente para

117

cobrir uma variedade de situaes. Em muitos pases, um pedido de patente divisional

qualquer pedido de patente depositado em seguida prioridade do pedido de patente. A
definio de pedido de patente divisional varia em cada pas. Nos EUA, o termo pedido de
patente divisional, geralmente, limitado descrio de um pedido de patente cujas
reivindicaes foram retiradas de um pedido de patente, pelo fato do examinador no ter
encontrado unidade de inveno no pedido de patente pendente (por exemplo, as
reivindicaes relataram mais de uma inveno). Na situao em que um pedido de patente
tenha recebido uma exigncia final e o tempo para o seu cumprimento tenha se esgotado, o
agente de propriedade industrial, geralmente, ir depositar um pedido de patente de algum
tipo de continuao. Os EUA oferecem diversos tipos de pedidos de continuao. O mais
comum conhecido como RCE ou Solicitao de Continuao de Exame. Um pedido de
RCE ir manter o mesmo nmero de srie de seu pedido de origem basicamente, o RCE
um mecanismo que permite o exame do pedido de patente continuar aps a ltima exigncia
final. Outra forma de pedido o pedido continuao. Esse tipo de pedido ir receber um
diferente nmero de srie do pedido de origem, sendo, geralmente, usado quando o requerente
deseja conseguir a patenteabilidade de um conjunto completamente diferente de
reivindicaes, com relao s reivindicaes do pedido de origem.
Muitos liberais iro depositar uma ou mais RCEs em um pedido, antes de depositar um
recurso. A vantagem de depositar pelo menos uma RCE antes de um recurso que no
momento em que a RCE em si estiver sob rejeio final, o agente de propriedade industrial e
o examinador de patentes tero, algumas vezes, alcanado um ponto, em que a discusso est
esgotada e um recurso apropriado. Esse ponto pode ser alcanado mais cedo ou mais tarde,
dependendo do estado da tcnica, das reivindicaes pendentes e das partes envolvidas.

118

D.

Procedimentos de Oposio
Diversas leis de patentes de vrios pases proporcionam ao pblico a oposio contra a

concesso de uma patente. Alguns Escritrios de Patentes Regionais, como o EPO, tambm
permite procedimentos de oposio. Dependendo das leis de um pas, a oposio pode ser
conduzida antes do examinador examinar o pedido de patente (oposio pr-concesso) ou
aps o examinador aprovar o pedido de patente (oposio ps-concesso), ou ambas as
formas.
EXEMPLO DE OPOSIO PR-CONCESSO:
Considere um pas que tenha procedimento de oposio pr-concesso. O examinador
de patentes envia ao requerente um aviso de que as suas reivindicaes foram aprovadas e,
depois, publica o conjunto final de reivindicaes aprovadas para oposio do pblico.
Suponha que ningum deposita uma oposio ao pedido de patente dentro de um certo
perodo de tempo, ento, a patente ser expedida. Se algum depositar uma oposio, essa
terceira parte deve prover argumentos, explicando os motivos pelos quais a patente no deve
ser concedida. O opoente pode ponderar que o examinador no considerou uma parte
fundamental do estado da tcnica, fornecendo argumentos do tipo que questiona se as
reivindicaes so invlidas em funo do estado da tcnica. O requerente da patente,
geralmente, permitido de rebater os argumentos do opoente. A oposio pode ser ouvida
pelo examinador de patentes encarregado do pedido de patente ou por uma comisso especial
de examinadores. Os resultados da oposio, geralmente, podem ser recorridos pela parte
perdedora e, em muitos casos, os recursos podem ser finalmente ouvidos em um tribunal.
As oposies so bastante comuns em algumas jurisdies. O agente de propriedade
industrial deve estar consciente de que algumas empresas rotineiramente usam as oposies
como mecanismo para retardar a concesso de patentes de seus concorrentes e/ou reduzir o
escopo das reivindicaes concedidas para os seus concorrentes. Alguns grupos de interesse
pblico rotineiramente se opem concesso de patentes em particulares campos tcnicos. Os
documentos de oposio so geralmente preparados por agentes de propriedade industrial e
para muitos desses agentes, a manuteno de uma prtica de oposio simplesmente uma
parte normal de seu trabalho regular. Conseqentemente, o agente deve aconselhar ao seu
cliente que o simples recebimento de uma inteno de conceder uma patente, enviada de um
Escritrio Nacional de Patentes, no, necessariamente, significa que o cliente ir receber essa
patente sem posterior demora.

119

E.

Expedio da Patente
Assim que o examinador de patentes emite um Aviso de Aprovao ou similar

notificao, o agente de propriedade industrial precisar completar as diversas formalidades

correlacionadas expedio do pedido de patente na forma de patente. O agente pode
perguntar ao seu cliente se alguma forma de pedido de continuao desejvel. Um pedido de
continuao ir manter a data de depsito de seu pedido de origem. Por razes estratgicas,
normalmente desejvel se ter um pedido de patente pendente, onde o agente de propriedade
industrial pode adicionar novas reivindicaes, especificamente configuradas para um
particular infrator. Alternativamente, um pedido de continuao permitir ao inventor
conseguir a patenteabilidade para as reivindicaes rejeitadas durante o primeiro pedido.
Em muitos Escritrios Nacionais de Patentes, os pedidos de patente podem ser emitidos
como patentes muitos meses depois do agente de propriedade industrial ter pago todas as
necessrias taxas governamentais. (A expedio da patente pode demorar ainda mais se a
jurisdio prover um processo de oposio). Infelizmente, no existe um modo usual para
acelerar a impresso e expedio de uma determinada patente. Assim que a patente
expedida, o agente de propriedade industrial, geralmente, no precisar tomar qualquer ao,
alm do pagamento de algumas taxas de manuteno peridicas/anuidade que possam ser
exigidas. O agente poder proporcionar um extrato com as datas de pagamento das taxas de
manuteno/anuidade, como um servio para o seu cliente.

120

Palavras-Chave para o Captulo IV:

Processamento; exigncia; novidade absoluta; sistema de patente de primeiro a depositar;
sistema de patente de primeiro a inventar; unidade de inveno; expedio, Solicitao de
Continuao do Exame (RCE).

AUTOTESTE
1. O que processamento de patentes?
2. Se uma inveno tiver sido publicada ou apresentada em um congresso, um pedido de
patente desta inveno, depositado em um pas com requisito de novidade absoluta provvel
de no ser patenteado. Falso ou Verdadeiro?
3. Qual a diferena entre um sistema de primeiro a depositar e um sistema de primeiro a
inventar? Qual sistema geralmente requer novidade absoluta?
4. O que uma exigncia?
5. O que significa quando uma reivindicao foi rejeitada como antecipada pelo estado da
tcnica?
6. Quando se redige uma resposta a uma exigncia, o agente de propriedade industrial precisa
somente responder s rejeies mais importantes, no a todas elas. Falso ou Verdadeiro?
7. O agente de propriedade industrial deve explicar a exigncia para o inventor/requerente.
Falso ou Verdadeiro?
8. Durante o processamento da patente, pode o agente de propriedade industrial falar com o
examinador de patentes? Se puder, como se chama esse procedimento? Falso ou Verdadeiro?
9. Quando um agente de propriedade industrial deve depositar um pedido de continuao?
10. Aps uma patente ser concedida, o detentor da patente pode ainda precisar pagar as taxas
peridicas de manuteno/anuidade, para manter a patente em vigor. Falso ou Verdadeiro?

121

V.

REDAO DAS REIVINDICAES

Quando um inventor diz para um agente de propriedade industrial que deseja depositar

um pedido de patente, as primeiras perguntas que um agente de propriedade industrial faz a si

mesmo so: O que foi inventado? Quais so as reivindicaes para a presente inveno? O
inventor sabe o que ele deseja proteger? Como ns deveremos reivindicar a inveno?
A.

Teoria sobre Reivindicaes de Patente

As reivindicaes delimitam os limites de proteo providos por uma patente, assim

como, uma delimitao de fronteira fsica, do mesmo modo que uma cerca determina os
limites de uma poro de uma propriedade. Assim, as reivindicaes constituem uma
aproximao escrita do conceito abstrato inventivo criado pelo inventor. As reivindicaes
definem o escopo de proteo provido por uma patente. Embora as jurisdies em todo o
mundo possam aplicar diferentes doutrinas legais para interpretao das reivindicaes, na
teoria que mais prevalece, as reivindicaes estabelecem os limites externos da proteo da
patente. As reivindicaes claramente e de forma concisa, dizem ao mundo o que o pedido de
patente reivindica como sendo a sua inveno.
O agente de propriedade industrial precisa entender as diferenas entre trs construes
legais correlacionadas s patentes: invenes, modalidades e reivindicaes. Uma inveno
uma construo mental, fazendo parte do interior da mente do inventor, e que no apresenta
substncia fsica. Uma modalidade de uma inveno uma forma fsica da inveno no
mundo real. As reivindicaes devem proteger pelo menos uma modalidade da inveno
mas, as melhores reivindicaes da patente iro proteger a inveno em si, de modo que
nenhuma modalidade fsica da inveno pode ser produzida, usada ou vendida por algum,
sem infringir as reivindicaes.
Suponha que um inventor invente a primeira xcara a ter uma ala. Ele torna uma
modalidade fsica da sua inveno na forma de uma xcara de cermica vermelha com uma
ala. O seu agente de propriedade industrial poderia simplesmente reivindicar apenas a
modalidade fsica da xcara de cermica vermelha com uma ala, mas isso ainda permitiria a
outros produzir xcaras no-infratoras, como xcaras de plstico com alas. Se o agente de

122

propriedade industrial entender a inveno, ele ir reivindicar a inveno da xcara com

uma ala na sua reivindicao mais ampla e, em seguida, reivindicar a modalidade de xcara
de cermica vermelha em uma reivindicao mais restrita. Os conceitos de reivindicaes
ampla e restrita sero explorados adiante, nas pginas seguintes.
As patentes antigas no apresentavam reivindicaes e o escopo da inveno patenteada
era determinado procedimentos jurdicos, durante ocorrncia de litgio por violao da
patente, atravs de reexame do relatrio descritivo depositado pelo inventor. Sem nenhuma
dvida, esse processo, eventualmente, tornou-se impraticvel e o processo de reivindicar uma
patente surgiu como um meio de proporcionar uma melhor notificao dos limites da patente.
Alm disso, em um sistema de patente de exame substantivo, as reivindicaes so
examinadas por um examinador de patentes, o qual prov aos tribunais e ao pblico, alguma
segurana de que uma tpica reivindicao de patente no excede o escopo mximo de
proteo que o inventor deve receber. Assim, as reivindicaes foram originalmente baseadas
no conceito de que elas deveriam servir como diretriz para explicar o que o inventor percebeu
como sua inveno, no momento em que ele criou a mesma e depositou o seu pedido de
patente. Nos dias de hoje, as reivindicaes definem a proteo dada por uma patente e se
dispem no cerne de qualquer inveno. De fato, as reivindicaes constituem, geralmente, a
primeira poro do pedido de patente examinada e escrutinada por um examinador de patentes
ou por algum que estude a patente.
Se o papel do examinador de patentes impedir que uma tpica reivindicao de patente
exceda o escopo de sua inveno (o mximo terico da reivindicao), quem seria
responsvel por garantir que as reivindicaes se aproximem de seu mximo terico?
Resposta: o agente de propriedade industrial. Sem nenhuma dvida, a estratgia de reivindicar
uma tarefa complicada e ser tratada em detalhes no Captulo VII. Entretanto, respondendo
de forma rpida, o agente de propriedade industrial ir, geralmente, se esforar para redigir
um amplo quadro reivindicatrio, que cubra os diversos aspectos da inveno, nos seus vrios
nveis de detalhes. Provavelmente, o agente no ir desejar que todas as reivindicaes
atendam ao aspecto de aparente mximo terico de proteo, uma vez que em um subseqente
litgio, provavelmente surgiro argumentos de invalidade, no contemplados pelo examinador

123

de patentes. Portanto, o referido agente desejar redigir algumas reivindicaes mais restritas,
para o caso das reivindicaes mais amplas serem invalidadas. Um quadro de reivindicaes
mais restritas ser, normalmente, mantido como vlido durante o litgio, mas ainda ser
suficientemente amplo para provar a violao contra o infrator da patente.
Conforme observado no presente Manual, o relatrio descritivo do pedido de patente
deve suportar as reivindicaes de patente. Conseqentemente, uma vez as reivindicaes e
relatrio descritivo tenham sido redigidos, o agente de propriedade industrial deve tornar a ler
o relatrio e as reivindicaes para garantir que cada reivindicao individual possui
adequado suporte no relatrio descritivo. A escolha das palavras e terminologia usadas nas
reivindicaes deve ser levada para o relatrio descritivo, garantindo que o relatrio e as
reivindicaes se encontram coerentes e que a mesma terminologia usada. Uma
reivindicao que no tem suporte no relatrio descritivo pode ser facilmente excluda por
falta de suporte. Por exemplo, se um agente de propriedade industrial reivindicar uma mesa de
vidro com quatro pernas, ele deve garantir que existe suporte para uma mesa de vidro com
quatro pernas no relatrio descritivo.
As reivindicaes de patente podem ser corrigidas ou emendadas durante a fase de
processamento da patente. Algumas jurisdies colocam limites com relao ao grau com que
as reivindicaes podem ser corrigidas e/ou canceladas e substitudas por novas
reivindicaes. Entretanto, o agente de propriedade industrial, geralmente, ter alguma
flexibilidade para ajustar as reivindicaes pendentes, evitando o surgimento de um estado da
tcnica recm-descoberto ou satisfazendo outras exigncias legais. Similarmente, uma
compreenso tardia pode, algumas vezes, sugerir a um cliente e/ou agente de propriedade
industrial, que as reivindicaes inicialmente depositadas poderiam ter sido redigidas de
maneira mais ampla. Conseqentemente, o referido agente pode tambm corrigir as
reivindicaes, de modo a proporcionar s mesmas uma maior abrangncia.
Conquanto que as jurisdies possam diferir sobre o formato e despachos de
interpretaes relativas s reivindicaes de patente, a teoria sobre o que uma satisfatria
reivindicao de patente deve compreender essencialmente a mesma em todo o mundo. Por

124

exemplo, so apresentadas em seguida, recomendaes, em grande parte originrias de

diretrizes de construo de reivindicaes, providas pelo EPO.
O pedido de patente deve conter uma ou mais reivindicaes. Estas reivindicaes
devem:
(i).
definir a matria para qual a proteo solicitada;
(ii).
ser claras e concisas; e
(iii).
ser suportadas pela descrio.
Uma vez que a extenso da proteo conferida por uma patente determinada pelos
termos descritos nas reivindicaes (interpretada com a ajuda do relatrio descritivo e dos
desenhos), a clareza das reivindicaes de suma importncia.
O EPO recomenda que as reivindicaes sejam redigidas em termos de caractersticas
tcnicas da inveno. Essa recomendao significa que as reivindicaes no devem conter,
por exemplo, indicaes relativas a vantagens comerciais ou outras matrias no-tcnicas,
embora indicaes da finalidade sejam deferidas, quando as mesmas ajudam a definir a
inveno. Esta uma forte recomendao para os redatores de reivindicaes em qualquer
jurisdio.

125

B.

Formato da Reivindicao de Patente

Uma reivindicao de patente tradicionalmente redigida como uma sentena nica na

maioria das jurisdies. Cada uma dessas sentenas precedida por um nmero, o qual se
torna o identificador da reivindicao, por exemplo, Reivindicao 1. Embora uma
reivindicao de patente seja uma sentena nica, ela uma sentena nica adequadamente
pontuada. As reivindicaes de patente, geralmente, aparecem em uma seo separada,
prximas da parte final do pedido de patente e da patente expedida.
1.

Partes de uma Reivindicao: Prembulo, Frase de Transio e Corpo

Uma reivindicao de patente apresenta trs partes: o prembulo, a frase de transio e

o corpo.
Prembulo: o prembulo uma frase introdutria que identifica a categoria da inveno
protegida pela reivindicao em questo. Por exemplo, a inveno pode ser um aparelho ou
dispositivo, um artigo, uma composio, um mtodo ou processo. Uma boa idia se manter
o prembulo coerente com o ttulo da inveno. A reivindicao pode tambm relatar um
objetivo da inveno no prembulo, mas, pelas mesmas razes indicadas na seo de redao
do relatrio descritivo, o agente de propriedade industrial deve ter cuidado para evitar,
acidentalmente, a limitao do escopo da inveno.
Vamos, agora, examinar alguns exemplos.
EXEMPLO 1:
Um requerente de patente inventou um dispositivo de cozimento de arroz. Uma vez que
o objetivo dessa inveno cozinhar arroz, o prembulo e o ttulo devem ser lidos da seguinte
forma:
Um dispositivo para cozinhar arroz;
Mas suponha que o requerente da patente saiba que a sua inveno poder ser usada
para o cozimento de todos os tipos de gros. Ento, um prembulo mais amplo poderia ser
lido como:
Um dispositivo para cozinhar gros;
Suponha, ainda, que o requerente da patente saiba que a sua inveno poder ser usada
para o cozimento de vegetais ou, ainda, para fundir queijo para preparao de fondue, ento,
um prembulo mais amplo poderia simplesmente ser lido como:
Um dispositivo para cozinhar.

126

EXEMPLO 2:
Um requerente de patente deseja reivindicar um mtodo singular de produzir ch. Em
tal caso, o prembulo seria lido como:
Um mtodo para produzir ch;
Novamente, suponha que o inventor acredite que seu mtodo possa ser aplicvel
produo de qualquer bebida proveniente de uma substncia de plantas, ento, um prembulo
mais amplo seria lido como:
Um mtodo para produzir uma bebida base de plantas;
Suponha que o inventor tambm acredite que o seu mtodo possa ser aplicvel na
produo de qualquer bebida quente, ento, um prembulo mais amplo que o primeiro
prembulo citado acima poderia ser lido como:
Um mtodo para produo de uma bebida quente.
Observa-se que o segundo e terceiro prembulos so igualmente amplos o segundo
prembulo se aplica a qualquer bebida base de plantas, quente ou fria, e o terceiro
prembulo se aplica a qualquer bebida quente, base ou no de plantas. O agente de
propriedade industrial pode adicionar reivindicaes ao pedido de patente com quaisquer
desses prembulos supondo que os mesmos refletem de forma exata a inveno. O pior
resultado da utilizao desses prembulos, supondo a exatido dos mesmos, seria que o
Escritrio Nacional de Patentes encontrasse mltiplas unidades de inveno no pedido de
patente e solicitasse que certas reivindicaes fossem removidas para um pedido de patente
divisional, o que, simplesmente, iria aumentar a quantidade de taxas pagas. (Consultar,
Unidade de Inveno, no Captulo VII, Seo K).
EXEMPLO 3:
Um requerente inventou um composto para tratamento da malria; o prembulo da
reivindicao poderia ser lido como:
Uma composio para o tratamento de malria
O pedido de patente poderia tambm conter reivindicaes de mtodo, reivindicaes de
dispositivo, etc.
O agente de propriedade industrial deve correlacionar o prembulo da reivindicao
com a inveno. Isso no altera o objetivo do agente de redigir reivindicaes amplas. Isso
simplesmente significa que se uma inveno suposta de cobrir bicicletas, e o inventor
acredita que a sua inveno adaptvel a todos os tipos de veculos no-motorizados, uma

127

boa idia manter o prembulo amplo o suficiente, de modo a cobrir todas as formas de
veculos terrestres no-motorizados, como, talvez, veculos voadores no-motorizados.
O prembulo, no necessariamente, pode ser atribudo do mesmo peso que o corpo da
reivindicao, durante ocorrncia de litgio da patente, e o peso dado aos prembulos pode
variar entre as jurisdies. Em algumas jurisdies, os tribunais examinaro se o prembulo
representa a alma dentro da reivindicao como um todo e, se assim o for, o prembulo ser
atribudo de um peso patentevel.

EXEMPLO 4:
Uma inveno que compreende uma instalao para fixao de um telefone a uma
parede. O agente de propriedade industrial, provavelmente, no desejar reivindicar um
telefone como parte de sua inveno, na medida em que isso poder reduzir a faixa de
potenciais infratores a pessoas que venderam telefones e instalaes infratores, em vez de
apenas instalaes. Conseqentemente, o prembulo para a instalao poderia ser lido como:
Um dispositivo para instalao de um telefone.
Dessa maneira, a fabricao, uso ou venda de telefones, muito provavelmente, no sero
julgados necessrios para violao da reivindicao.
Frases de Transio: Existem dois tipos de frases de transio: as frases terminadas em
aberto e as frases fechadas. As frases terminadas em aberto no excluem quaisquer adicionais
elementos ou etapas de mtodos no descritos. Em outras palavras, as frases terminadas em
aberto so inclusivas, no exclusivas. Nos EUA, por exemplo, as frases terminadas em aberto
incluem os termos compreendendo, incluindo, contendo, e caracterizado por. Esses
termos foram construdos ou interpretados para significar incluindo os elementos seguintes,
mas, no excluindo outros. As palavras compreendendo e incluindo so as palavras mais
comumente usadas em frases de transio nos EUA.
Agora,

vamos

examinar

um

exemplo

de

reivindicao

usando

palavra

compreendendo. A inveno se refere a um lpis com uma borracha e um efeito luminoso

fixado ao mesmo. Uma reivindicao pode ser lida como:
1.
Um dispositivo, compreendendo:
um lpis;
uma borracha fixada a uma extremidade do lpis; e
um efeito luminoso fixado ao centro do lpis.

128

Nessa reivindicao, mediante uso da frase terminada em aberto com o termo

compreendendo, ns expandimos o seu escopo para permitir outros elementos ou
limitaes. Por exemplo, essa reivindicao deixa aberta a possibilidade de incluir uma tampa
para o lpis. Colocado de outra maneira, um infrator acusado no pode evitar a descoberta de
uma violao, ao afirmar que o seu produto tambm apresentava uma tampa de lpis.
Reiterando, embora que em qualquer idioma a palavra compreender possa ter os
significados de incluir, conter ou abranger e consistir de, na redao legal de
reivindicaes de patentes, certamente e normalmente, dever ser interpretada pelo
significado mais amplo de incluir, conter ou abranger.
As frases fechadas so opostas s frases terminadas em aberto. As frases fechadas,
como consistindo de, limitam a reivindicao a nada mais que os elementos
especificamente descritos. A reivindicao cobre apenas os elementos referidos e a nenhum
outro mais.
Os exemplos anteriores terminados em aberto podem ser reescritos na forma fechada, da
seguinte forma:
1.
Um dispositivo, consistindo de:
um lpis;
uma borracha fixada ao lpis; e
um efeito luminoso fixado ao lpis.
Ao se utilizar a expresso consistindo de, essa reivindicao se tornou uma
reivindicao fechada, incluindo apenas os trs elementos descritos, o lpis, a borracha, o
efeito luminoso e nada mais.
O agente de propriedade industrial pode, algumas vezes, redigir uma reivindicao para
um composto qumico, referindo-se ao mesmo como consistindo dos componentes A, B e
C, atravs de suas propores expressas em percentagens. Essas reivindicaes so
aceitveis na maioria das jurisdies. Entretanto, a presena de qualquer componente
adicional ser excluda e, portanto, as percentagens devem totalizar at 100%. Na redao de
tal reivindicao, o agente de propriedade industrial deve certamente saber que a violao no
pode ser evitada mediante incluso de outro composto qumico, mesmo de pequena
percentagem. Alternativamente, o agente de propriedade industrial poderia se assegurar de

129

que um dos termos includos na percentagem to amplo que poderia se constituir de diversas
coisas ou, ento, a reivindicao poderia ser redigida para uma poro de composto que ser
enviada para uma maior quantidade de soluo.
Um agente de propriedade industrial, raramente, redigir uma reivindicao numa forma
fechada pelo fato de que os infratores podem facilmente evitar a violao, mediante simples
adio de outro elemento. Na realidade, um agente de propriedade industrial deve pensar
duas, e at mesmo trs vezes, antes de depositar tal reivindicao. Em algumas jurisdies,
um agente de propriedade industrial pode, possivelmente, usar uma frase de transio fechada
quando uma inveno uma simplificao de um dispositivo que j usado. Uma vez que a
simplificao possui menos elementos que o dispositivo original, algumas jurisdies
consideram que uma frase fechada supera o estado da tcnica do dispositivo original para fins
de antecipao (por exemplo, novidade). Entretanto, o Escritrio Nacional de Patentes pode
tambm considerar a referncia original como invalidao do estado da tcnica para fins de
evidncia (por exemplo, atividade inventiva). O agente de propriedade industrial precisar
verificar se as leis das jurisdies de interesse suportam uma interpretao de frases de
transio fechadas, as quais iro auxiliar o cliente na obteno de seus objetivos. Em resumo,
um agente de propriedade industrial ir sempre melhor servir aos interesses de seu cliente,
emendando as reivindicaes para evitar o estado da tcnica, mas, de uma maneira tal, que
ainda torne difcil a um concorrente impedir facilmente a reivindicao; a melhor maneira de
se conseguir isso, normalmente, a adio de correes esclarecedoras para as reivindicaes,
em vez de utilizar uma frase de transio fechada. Podem existir particulares exemplos em
que para um tipo tecnolgico especfico de inveno, tal como, biotecnologia, as frases
fechadas possam ser ligeiramente mais provveis de surgir. Quando da redao de
reivindicaes, importante para o agente de propriedade industrial saber quais frases de
transio so consideradas terminadas em aberto ou consideradas fechadas nas jurisdies de
interesse. Os colegas estrangeiros associados ao agente de propriedade industrial podem ser
de grande valia na informao ao mesmo dos regulamentos locais. Por exemplo, na Austrlia,
o termo compreendendo, algumas vezes tem sido interpretado como uma frase de transio
fechada restrita exatamente o oposto da interpretao de diversos pases. Portanto, uma

130

reivindicao terminada em aberto no Reino Unido deve usar o termo de transio

compreendendo, enquanto que, uma reivindicao exatamente do mesmo escopo na
Austrlia, deve usar o termo incluindo como sua expresso de transio. extremamente
importante que os agentes de propriedade industrial aprendam quais termos so considerados
terminados em aberto e fechados, segundo as leis e prticas de seus pases. Ao utilizar uma
expresso errada, poder ser significativamente limitado o escopo de proteo provido pela
patente.
Corpo da Reivindicao: O corpo de uma reivindicao a poro que segue frase de
transio. O corpo da reivindicao relata os elementos e limitaes da reivindicao. O corpo
tambm explica como os diferentes elementos existem em relacionamento entre si.
Basicamente, o corpo da reivindicao relata e relaciona todos os elementos da reivindicao.
EXEMPLO:
O corpo de uma reivindicao de dispositivo cobrindo uma mesa pode ser lido como:
1.

Um dispositivo para sustentao de itens, compreendendo:

pelo menos uma perna; e
uma parte superior configurada para apoiar pelo menos uma perna.
Nessa reivindicao, o corpo relata os dois elementos, pelo menos uma perna e
uma parte superior que suportada por pelo menos uma perna. O corpo da reivindicao
tambm liga a perna parte superior. Uma reivindicao de patente no pode ser
simplesmente uma listagem de partes: elas devem ser correlacionadas de alguma maneira, na
medida em que a maioria dos Escritrios Nacionais de Patentes no iro reconhecidamente
deferir reivindicaes de patente que sejam simples listagens de partes. Dessa forma, a
reivindicao acima provavelmente ser rejeitada, se a redao fosse a seguinte:
1.

Um dispositivo para sustentao de itens, compreendendo:

quatro pernas;
16 parafusos; e
uma parte superior.

sugesto Profissional: A maioria dos pases segue uma doutrina de reivindicao

perifrica, em que as reivindicaes estabelecem os limites externos para o escopo de
proteo da patente. A menos que acontea de voc depositar as reivindicaes em uma
jurisdio que siga uma doutrina de reivindicao central, onde as reivindicaes
identificam o centro da inveno patenteada, de suma importncia se usar os limites do
escopo de proteo estabelecidos.

131

2.

Reivindicaes de duas Partes ou Reivindicaes de Aperfeioamento

Em uma reivindicao de duas partes (tambm conhecida como reivindicao de

aperfeioamento ou reivindicao de Jepson), o prembulo da reivindicao divulga o estado

da tcnica mais relevante conhecido e o corpo da reivindicao caracteriza o aperfeioamento
da inveno. O prembulo e o corpo so ligados por uma locuo de transio restrita, que
sinaliza que a reivindicao uma reivindicao de duas partes ou reivindicao de Jepson.
Assim, as reivindicaes de duas partes ainda apresentam um prembulo, uma transio e um
corpo, conforme discutido na seo Partes de uma Reivindicao exposta acima, mas, no
caso de uma reivindicao de duas partes, o prembulo a indicao do estado da tcnica, a
transio uma frase, tal como, caracterizado por e o corpo prov a novidade.
Na Europa, como exemplo, o prembulo seguido pela locuo caracterizado pelo fato
de que ou caracterizado por. Nos EUA, o prembulo geralmente seguido pela frase de
transio em que o aperfeioamento compreende. O prembulo, geralmente, deve se referir
a uma nica poro do estado da tcnica, uma vez que o prembulo considerado uma
admisso subtendida, que justamente o estado da tcnica.

EXEMPLO:
Um exemplo de uma reivindicao de duas partes ou reivindicao de Jepson
apresentado abaixo:
1. Um lpis tendo uma borracha, em que o aperfeioamento compreende um
efeito luminoso fixado ao lpis.
Assim, nessa reivindicao, um lpis tendo uma borracha o relevante conhecido
estado da tcnica e o aperfeioamento reivindicado o efeito luminoso fixado ao lpis.

Algumas jurisdies, como o EPO, tem uma preferncia para reivindicaes de duas
partes. O EPO aconselha que os requerentes devam seguir a formulao de duas partes nas
reivindicaes, onde, por exemplo, se observa que evidente que a inveno se concretiza em
um distinto aperfeioamento em uma combinao antiga de partes ou etapas. Como o caso

132

da maioria das regras criadas para comprovar eficincia burocrtica, essa preferncia um
pouco flexvel na prtica atual. (Um exame em curso das patentes expedidas pelo EPO, revela
muitas reivindicaes diferentes do formato de duas partes). Portanto, os agentes de
propriedade industrial precisam considerar se a conformidade com a preferncia de duas
partes de melhor interesse para o cliente, visto que isso requer uma explcita admisso de
certas partes das reivindicaes, as quais so definitivamente encontradas no estado da
tcnica. Alguns agentes de propriedade industrial podem desejar redigir as suas reivindicaes
de uma forma convencional no incio e, depois, se o examinador solicitar (e/ou como
determinado), na forma de duas partes. Em outras ocasies, o cliente pode ser melhor
atendido atravs da redao das reivindicaes, desde o incio, no formato de duas partes,
dada natureza da inveno e ao estado da tcnica.
O EPO recomenda que a primeira parte de tais reivindicaes contenha uma disposio
indicando a designao da matria da inveno, isto , o campo tcnico geral do aparelho,
processo, etc., ao qual a inveno se refere, seguido de uma indicao das caractersticas
tcnicas necessrias para definio da matria reivindicada, mas, que, em combinao,
constitua parte do estado da tcnica. Essa indicao das caractersticas do estado da tcnica
se aplica somente para as reivindicaes independentes, no se aplicando para as
reivindicaes dependentes. Assim, tais indicaes so necessrias, apenas para referir
aquelas caractersticas do estado da tcnica que so relevantes para a inveno.
Assim, por exemplo, se a inveno se refere a uma cmera fotogrfica, mas a atividade
inventiva se refere inteiramente ao obturador, seria suficiente que a primeira parte da
reivindicao fosse lida como: Cmera fotogrfica incluindo um obturador focal plano, no
havendo nenhuma necessidade de se referir tambm s outras caractersticas conhecidas de
uma cmera, tais como, lente e visor. A segunda parte ou poro de caracterizao deve
indicar as caractersticas que a inveno adiciona ao estado da tcnica, isto , as
caractersticas tcnicas para as quais, em combinao com as caractersticas indicadas na
primeira parte, a proteo solicitada.
Embora expresse uma preferncia por reivindicaes de duas partes, o EPO considera
que tais reivindicaes so inadequadas em algumas circunstncias. Assim, a natureza da

133

inveno pode ser tal que a sua forma de ser reivindicada a torna inadequada, por exemplo,
pelo fato de que poderia se divulgar um panorama distorcido ou enganado da inveno ou do
estado da tcnica. Exemplos de tipos de inveno que possam precisar de uma diferente
apresentao incluem:
(i).

a combinao de conhecidos nmeros inteiros de igual posio, onde a

atividade inventiva reside somente na combinao;

(ii).

a modificao, diferentemente da adio, de um processo qumico

conhecido, por exemplo, mediante omisso de uma substncia ou
substituio de uma substncia por outra; e

(iii).

um sistema complexo de partes funcionalmente correlacionadas, onde a

atividade inventiva se refere a mudanas em diversas destas partes ou em
mudanas de seus inter-relacionamentos.

Nos exemplos (i) e (ii), a forma de reivindicao de duas partes pode ser artificial e
inadequada, enquanto no exemplo (iii) ela pode levar a uma reivindicao desordenadamente
longa e envolvida. Outro exemplo em que a forma de reivindicao de duas partes pode ser
inadequada, quando a inveno um novo composto qumico ou um grupo de compostos. O
EPO ainda informa que outros casos surgiro, em que o requerente capaz de prover
convincentes razes para formulao da reivindicao numa forma diferente da forma de duas
partes.
3.

Reivindicaes de Meios-mais-Funo
As reivindicaes de meios-mais-funo relatam elementos que no possuem estruturas

especificamente definidas, ou seja, relatam funes executadas por estruturas divulgadas no

relatrio descritivo. A interpretao das reivindicaes de meios-mais-funo varia em cada
jurisdio, e, at mesmo, dentro das prprias jurisdies no decorrer do tempo.
Uma determinada jurisdio pode, por exemplo, interpretar uma reivindicao de
meios-mais-funo, como os meios divulgados no relatrio descritivo da patente para
executar a funo descrita, mais os equivalentes razoveis desses meios. As reivindicaes de
meios-mais-funo podem receber uma interpretao ampla ou restrita em uma determinada
jurisdio, uma vez que as reivindicaes no definem especificamente a estrutura. Os

134

envolvidos em litgio em casos de violao de patente, despendem considerveis esforos

discutindo se uma determinada reivindicao ou no uma reivindicao de meios-maisfuno.

EXEMPLO:
O formato de uma reivindicao clssica de meios-mais-funo o uso da palavra
meios, seguido de uma funo. Por exemplo, se a inveno consistir de um dispositivo para
cozimento de arroz, uma reivindicao no formato meios-mais-funo deve ser lida como:
1.

Um dispositivo para cozimento de arroz, compreendendo:

-

meios para confinar o arroz; e

um aquecedor configurado para aquecer os meios de confinamento do

arroz.

Nesse exemplo, observa-se que ao invs de relatar uma estrutura de confinamento de

arroz pelo nome (por exemplo, panela), ns referenciamos os meios ou um dispositivo que
executa a funo de confinamento de arroz. Ao proceder assim, ns evitamos o uso de um
nome especfico e, em vez disso, relatamos a funo que o mesmo excuta.

Nem todos os elementos em uma reivindicao de meios-mais-funo precisam ser

elementos de meios. Em outras palavras, cada elemento da reivindicao pode receber um
tratamento diferente. Considere, por exemplo, que uma reivindicao relate trs elementos,
dois, no formato de meios-mais-funo e um que relata um elemento estrutural (tal como, o
aquecedor, indicado acima). O elemento estrutural, geralmente, ser construdo de acordo
com o seu significado comum na tcnica. Cada um dos dois elementos meios-mais-funo
ser construdo mediante inicial determinao da funo descrita e, depois, respectiva
determinao da estrutura divulgada no relatrio descritivo para execuo da funo.
As reivindicaes de meios-mais-funo so de grande ajuda em jurisdies onde tais
reivindicaes recebem interpretao mais ampla que nas reivindicaes que relatam
especificamente um elemento estrutural. As reivindicaes de meios-mais-funo so ainda

135

de grande ajuda em jurisdies que no necessariamente produzem uma ampla interpretao

para as reivindicaes de meios-mais-funo, mas, entretanto, interpretam tais reivindicaes
diferentemente das reivindicaes onde as limitaes estruturais so afirmativamente
descritas. A diferena, seja l qual for, permite uma faixa de cobertura de reivindicao
mais completa supondo que o titular da patente inclui ambos os tipos de reivindicao nesse
pedido de patente. Tambm, a interpretao das reivindicaes pelos tribunais tem a tendncia
de se modificar com o passar do tempo. Assim, no tempo de vida de aproximadamente 20
anos de uma patente, um tribunal que interpretou as reivindicaes de meios-mais-funo de
modo especfico no primeiro ano da patente, deve ter adotado uma interpretao relativamente
mais ampla pelo dcimo primeiro ano da patente (quando a patente realmente entra em litgio
pela primeira vez).
Entretanto, o agente de propriedade industrial deve ter em mente que caso sejam
utilizadas as clusulas de meios-mais-funo, geralmente, elas devero ser acompanhadas por
uma adequada descrio no relatrio descritivo, que claramente define uma estrutura para
realizao da funo descrita. O agente de propriedade industrial deve estabelecer, sempre,
uma suficiente estrutura no pedido de patente, sem levar em considerao o tipo de
reivindicao que est sendo usada. Uma preocupao, mais ainda particular, do agente de
propriedade industrial, ao usar reivindicaes de meios-mais-funo de evitar uma descrio
desnecessria da estrutura ou no torn-la clara no relatrio descritivo, exatamente conforme
o conjunto de estruturas executadas pela funo, proporcionando, de maneira inadvertida, a
um ru de litgio de patente, argumentos para uma interpretao de reivindicao restrita.
Caso a reivindicao utilize, por exemplo, a locuo meios de fixao, ento o
relatrio descritivo deve claramente definir quais so esses meios de fixao, por exemplo, se
so do tipo fitas, adesivos, rebites e/ou quaisquer outros tipos de fixadores. De outro modo, se
a reivindicao est sob litgio no tribunal, o mantenedor da patente pode ficar merc do
tribunal (e de seu opoente) para interpretao do termo meios de fixao e deve acabar
recebendo uma interpretao muito mais restrita do que aquela que o inventor realmente tinha
em mente.

136

4.

Pontuao da Reivindicao
Para os leigos, pode parecer ilgico, confuso ou, talvez, at mesmo uma

desconsiderao, discutir algo to fundamental, como o caso de como uma reivindicao de

patente deve ser pontuada. Muitos dos tpicos relativos s reivindicaes de patente so,
certamente, muito mais excitantes que a pontuao. Entretanto, praticamente, cada Escritrio
Nacional de Patentes estabelece normas rgidas no que diz respeito a como as reivindicaes
de patente devem ser pontuadas, e no ir conceder patente para um pedido de patente, a
menos que/at que, essas regras de aspecto arbitrrio, sejam precisamente seguidas. Assim, se
o agente de propriedade industrial focar apenas nas matrias de harmonizao das suas
reivindicaes de patente, conforme as necessidades comerciais do cliente, no entendendo,
contudo, o adequado formato da reivindicao de patente, ele ir descobrir que seu outro
modo de redao profissional da reivindicao de patente nunca ser emitido por nenhum
Escritrio Nacional de Patentes, em qualquer parte do mundo.
Uma vrgula, geralmente, separa o prembulo da frase de transio e uma vrgula,
geralmente, separa a poro de transio do corpo da reivindicao. O corpo da reivindicao
em si, geralmente, interrompido por pequenos pargrafos, os quais definem os elementos
lgicos da reivindicao. Muitas jurisdies no possuem leis especficas exigindo tal
pontuao, mas, o agente de propriedade industrial deve se esforar para garantir que a
reivindicao seja interpretada como ele pretende. Similarmente, em muitas jurisdies, um
elemento de reivindicao no deve apresentar um significado preciso e/ou legal, onde
todas as palavras de uma reivindicao so simples limitaes da referida reivindicao.
Isto dito, o agente de propriedade industrial deve escrever a reivindicao de uma maneira que
no complique a interpretao da reivindicao pelo examinador de patentes e,
posteriormente, pelos tribunais e potenciais recebedores de licenas. Portanto, os elementos
de uma reivindicao, geralmente, so separados por semivrgulas e o penltimo elemento
final com a conjuno e.

137

EXEMPLO 1:
Prembulo, transio:
Elemento (#1);
Elemento (#2); e
Elemento (#3).
EXEMPLO 2:
Dispositivo, compreendendo:
uma pluralidade de pginas impressas;
uma lombada configurada para manter as pginas impressas juntas; e
uma capa fixada lombada.

5.

Fundamentos Adequados
Os elementos em uma reivindicao de patente devem apresentar os fundamentos

antecedentes corretos. Isso significa que no primeiro momento em que um elemento

introduzido, deve ser usado o artigo indefinido um ou uma. Depois, quando se voltar a
referir aos elementos introduzidos anteriormente, o artigo definido o ou dito devem ser
usados. Um adequado fundamento antecedente no apenas uma boa idia; como na
gravidade, tal fundamento a lei. Os quadros reivindicatrios seguintes iro auxiliar a
explicar o conceito de fundamentos antecedentes adequados.
EXEMPLO 1:
Um dispositivo, compreendendo:
um lpis; e
um efeito luminoso fixado ao lpis.
EXEMPLO 2:
O dispositivo descrito na reivindicao 1, em que o efeito luminoso fixado de modo
destacvel ao lpis.
EXEMPLO 3:
O dispositivo descrito na reivindicao 2, em que o lpis de cor vermelha.

138

Observe que na reivindicao 1, ns introduzimos o lpis pela primeira vez, fazendo

referncia ao mesmo como um lpis.Na mesma reivindicao, ns tambm introduzimos o
efeito luminoso pela primeira vez, como um efeito luminoso. Entretanto, quando ns
desejamos especificar que o efeito luminoso foi fixado ao lpis, ns nos referimos ao lpis
como o lpis. O uso da palavra o sinalizou que o lpis foi aquele que havia sido
anteriormente definido na reivindicao. De outro modo, haveria ambigidade, no caso do
lpis ser o mesmo lpis ou outro lpis. As palavras o e dito so intercambiveis na
redao das reivindicaes (dito um termo legal, antiquado, para a maioria das pessoas,
enquanto o uma tentativa de tornar a linguagem mais acessvel para os no-advogados).
Se ns desejssemos redigir outra reivindicao dependente, a qual seria referida a outro
lpis, ento, ns precisaramos distinguir o primeiro lpis descrito do segundo lpis descrito.
Isso, normalmente, feito mediante descrio de um primeiro elemento e, depois, descrio
de um segundo elemento, e assim por diante. Uma alternativa onde haveria apenas um
pequeno nmero de elementos, se referir ao primeiro como um elemento, e ao segundo
como outro elemento. A seguir, alguns exemplos:
Um primeiro elemento, conectado a um segundo elemento, em que o primeiro
elemento...
Um dispositivo, acoplado a outro dispositivo, em que o outro dispositivo apresenta uma
maior capacitncia que o dispositivo...
Em cada novo quadro reivindicatrio, o fundamento antecedente deve ser restabelecido.
Assim, em outro quadro reivindicatrio, o agente de propriedade industrial precisa prover
novamente um adequado fundamento antecedente para o elemento lpis.
Na realidade, cada reivindicao independente precisa ser redigida independentemente e
com um adequado fundamento antecedente. Por exemplo, se uma nova reivindicao para
ser redigida como uma reivindicao independente para a inveno acima, ela deve ser lida
como:
EXEMPLO 4:
Um dispositivo, compreendendo:
um lpis;
um efeito luminoso fixado ao lpis, em que o efeito luminoso fixado
de modo destacvel ao lpis.

139

6.

Referncias Numricas e Expresses entre Parnteses

Em algumas jurisdies, as reivindicaes so solicitadas e/ou exigidas de relatar as

referncias numricas associadas a particulares elementos nos desenhos do pedido de patente.

Assim, se a Figura 1 da patente mostrar uma memria de computador e essa memria de
computador for referenciada, por exemplo, por 123, e se as reivindicaes relatarem essa
particular memria de computador, o elemento de memria de computador ser seguido pela
referncia numrica 123.
EXEMPLO:
Um dispositivo, compreendendo:
- uma pluralidade de pginas impressas (11);
- uma lombada (14) configurada para manter as pginas impressas (11) juntas;
e
- uma capa (21) fixada lombada (14).
Os nmeros entre parnteses so as referncias numricas dos desenhos do pedido de
patente.
Assim, se o pedido de patente contiver desenhos e a compreenso das reivindicaes
puder ser aperfeioada pelo estabelecimento da conexo entre as caractersticas mencionadas
nas reivindicaes e os correspondentes sinais de referncia nos desenhos, devero ser
colocados sinais apropriados de referncia entre parnteses, aps as caractersticas
mencionadas nas reivindicaes. Caso exista um grande nmero de diferentes modalidades,
apenas os sinais de referncia das modalidades mais importantes, geralmente, precisaro ser
incorporados na(s) reivindicao(es) independente(s).
Quando as reivindicaes so descritas em um formato de duas partes, os sinais de
referncia devem ser inseridos no apenas na parte caracterizante, mas, tambm, no
prembulo das reivindicaes, de acordo com as recomendaes do EPO. Essa informao
pode no se aplicar a todas as jurisdies.
Os sinais de referncia, geralmente, no so considerados como limitativos da extenso
da matria protegida pelas reivindicaes; a sua nica funo tornar as reivindicaes mais
fceis de serem entendidas. O agente de propriedade industrial pode ainda desejar fazer um
comentrio relativo a isso na descrio.

140

Se for adicionado texto aos sinais de referncia entre parnteses nas reivindicaes,
pode surgir uma caracterstica de falta de clareza. Expresses, tais como, meios de fixao
(parafuso 13, prego 14) ou conjunto de vlvula (sede da vlvula 23, elemento de vlvula 27
e sede de vlvula 28), no podem ser considerados como simples sinais de referncia, mas,
como caractersticas especiais. Conseqentemente, no fica claro se as caractersticas
adicionadas aos sinais de referncia so ou no limitativas. Conseqentemente, essas
caractersticas entre parnteses no so geralmente deferidas ou recomendadas. Entretanto,
referncias adicionais a esses nmeros, em que particulares sinais de referncia, tais como
(13 Figura 3; 14 Figura 4) so inquestionveis, devendo ser encontradas em muitas
jurisdies.
Em algumas jurisdies, a falta de clareza pode tambm surgir com expresses entre
parnteses que no incluem os sinais de referncia, por exemplo, tijolo moldado (de
concreto). Ao contrrio, as expresses entre parnteses com um significado geralmente
aceito so permissveis, por exemplo, (met)acrilato, que conhecido como uma abreviao
para acrilato e metacrilato. Portanto, inquestionvel o uso de parnteses, geralmente, em
frmulas qumicas ou matemticas.
7.

Expresses Tpicas das Reivindicaes

Ns j vimos que palavras como compreendendo possuem um significado especial

quando aplicadas nas reivindicaes. Similarmente, outras palavras podem possuir

significados especiais quando aplicadas s reivindicaes de patente. Algumas palavras so
usadas para definir ainda uma estrutura ou prover uma funo associada a uma dada estrutura.
Algumas dessas palavras incluem em que, pelo que, de modo que e de modo a. O
agente de propriedade industrial deve conhecer como os tribunais nas jurisdies de interesse
tm optado para interpretar essas palavras e, ento, deve usar as mesmas de uma maneira
apropriada quanto a sua interpretao legal.
Por exemplo, o termo em que uma clusula geralmente usado para relatar uma
funo, operao ou resultado que flui da estrutura ou funo anteriormente descrita da
reivindicao. Assim, o termo em que clusulas deve ser usado quando o resultado

141

necessariamente segue a estrutura ou funo descrita. Por exemplo, se ns desejarmos

reivindicar um folder para guardar arquivos, a reivindicao em um formato de em que
deve ser lida da seguinte forma:
1. Um folder para guardar arquivos, em que o folder configurado para receber
os arquivos...
8.

Elementos Mltiplos
Muitos Escritrios Nacionais de Patentes exigem reivindicaes que descrevam pelo

menos dois elementos. Uma reivindicao de patente sem muitas limitaes pode ser
impossivelmente ampla. Algum pode facilmente verificar a necessidade dessa regra, ao
comparar as duas reivindicaes a seguir.

EXEMPLO 1:
Um computador, compreendendo:
um processador.
EXEMPLO2:

Um computador, compreendendo:
um processador;
uma memria; e
um barramento configurado para transmitir dados entre a memria e o processador.
A reivindicao do primeiro exemplo acima no informa muito ao leitor sobre o

computador, alm de que algo que contm um processador. Logicamente, o relatrio

descritivo ir definir para ns um processador e podemos supor que os processadores existem
no estado da tcnica. Assim, o requerente se faz presente, reivindicando alguma coisa que
contenha um processador, especialmente se o prembulo no for considerado como sendo
limitativo. Tal tipo de reivindicao impossivelmente ampla pode-se ler em um quadro em
que um processador despachado, desde que ns no sabemos nada mais sobre
computadores, diferente daquilo que so estruturas contendo processadores. A segunda
reivindicao proporciona um lote de maior estrutura e definio para os computadores.

142

9.

Elementos Alternativos
Muitas jurisdies permitem uma nica reivindicao de patente conter elementos

alternativos. Estes, normalmente, so referidos como grupos de Markush. Essas

reivindicaes podem simplificar a tarefa do agente de propriedade industrial na preparao
de um quadro reivindicatrio completo. A seguir, iremos discutir quadros reivindicatrios e
reivindicaes dependentes. Uma reivindicao, tanto independente como dependente, pode
apresentar alternativas, desde que o nmero e a apresentao de alternativas em uma nica
reivindicao no torne a reivindicao obscura ou difcil de construir e desde que a
reivindicao atenda s exigncias quanto unidade da inveno. (Ver o Captulo VII, Seo
K, abaixo). No caso de uma reivindicao definir alternativas (qumicas ou no-qumicas),
isto , um assim chamado grupamento de Markush, a unidade de inveno deve ser
considerada como presente se as alternativas forem de natureza similar e puderem ser
adequadamente substitudas por outras.
Suponha, por exemplo, que um processo qumico possa ser executado com cobre,
chumbo ou ouro. O agente de propriedade industrial poderia pensar em um ou mais
termos abstratos que unissem as trs escolhas, tal como, o termo metal. Entretanto, o
referido agente (e o inventor) podem no ter certeza de que o processo poderia funcionar com
qualquer metal. De fato, o inventor pode saber, com certeza, que o processo no funcionaria
com mercrio. Conseqentemente, o agente de propriedade industrial no pode usar o termo
mais abstrato metal na reivindicao. O agente de propriedade industrial e o inventor
podem no saber um melhor termo abstrato para os trs metais que funcionam com a
inveno. O agente de propriedade industrial pode redigir trs reivindicaes independentes
uma dirigida para o cobre, uma dirigida para o chumbo e uma dirigida para o ouro.
Mas, graas aos grupos de Markush, o agente de propriedade industrial pode simplesmente
redigir uma reivindicao independente que seja lida como: um metal selecionado do grupo
que consiste de cobre, chumbo e ouro. O uso do grupo de Markush no se limita s
invenes qumicas, embora, a tcnica originada na prtica de patente qumica seja mais
provavelmente empregada na prtica qumica do que em outras reas tecnolgicas.

143

Um grupo de Markush no deve ser ambguo. Alm disso, o agente de propriedade

industrial deve ter a certeza de que o grupo de Markush o mtodo mais apropriado de
reivindicao da inveno, antes de utilizar o mesmo. No exemplo acima, supondo, por
exemplo, que o ferro pudesse tambm ser adequado para funcionar com a inveno o
proposto grupamento de Markush no protegeria diretamente as modalidades da inveno que
usaram o ferro. Assim, o agente de propriedade industrial deve sempre se esforar para redigir
reivindicaes que cubram todas as modalidades patenteveis da inveno.

144

C.

Quadro Reivindicatrio
Um quadro de reivindicaes em um relatrio descritivo de patente, normalmente, ir

incluir uma ou mais reivindicaes independentes (ou principais) e um nmero de

reivindicaes dependentes ou secundrias (ou sub-reivindicaes) que dependem de uma ou
mais reivindicao(es) independente(s) precedente(s). Todos os pedidos de patente devem
conter pelo menos uma reivindicao independente dirigida para caractersticas essenciais
da inveno, isto , aquelas caractersticas necessrias para satisfazer as exigncias legais de
novidade e atividade inventiva. Cada reivindicao independente pode ser seguida de uma ou
mais reivindicaes dependentes, concernente a modalidades mais especficas da inveno,
descritas na reivindicao dependente. Qualquer reivindicao relativa a uma particular
modalidade inclui, tambm, as caractersticas essenciais da inveno descritas na
correspondente reivindicao independente.
Qualquer reivindicao que seja referida a uma outra reivindicao, ir incluir todas as
caractersticas da outra reivindicao, mesmo que estas no sejam descritas de forma
explcita. As reivindicaes contendo referncias a outras reivindicaes, so chamadas de
reivindicaes dependentes. Uma vez que uma reivindicao dependente no define por si
s todas as partes que caracterizam a matria que a mesma reivindica, expresses como
caracterizado pelo fato de que ou caracterizado por no so necessrias em tal
reivindicao, mas, entretanto, so permissveis. Uma reivindicao que define adicionais
detalhes de uma inveno pode incluir todas as caractersticas de outra reivindicao
dependente e deve ento voltar a se referir a tal reivindicao. Tambm, em alguns casos, uma
reivindicao dependente pode definir uma particular caracterstica ou caractersticas que
possam ser apropriadamente adicionadas a mais de uma reivindicao anterior (independente
ou dependente). Segue que existem diversas possibilidades de uma reivindicao dependente
poder se referir de novo a uma ou mais reivindicaes independentes, a uma ou mais
reivindicaes dependentes ou a ambas reivindicaes independente e dependente.

145

1.

Reivindicaes Independentes
As reivindicaes independentes em uma patente representam as reivindicaes mais

amplas. Algumas reivindicaes independentes so mais amplas que outras reivindicaes

independentes, mas uma dada reivindicao independente sempre mais ampla que qualquer
reivindicao que dependa da mesma. Uma reivindicao independente uma reivindicao
que se dispe de modo isolado e no precisa uma limitao de outra reivindicao a fim de
complet-la. Casa quadro reivindicatrio comea com uma reivindicao independente.
Um pedido de patente pode apresentar mais de uma reivindicao independente. Por
exemplo, algumas vezes, uma nica inveno deve abranger diversos e diferentes conceitos
inventivos, em cujo caso, no possvel se ter uma reivindicao ampla que cubra todos os
diferentes conceitos inventivos. Em geral, essa uma maneira de se ter diversas
reivindicaes independentes, cada uma, separadamente cobrindo um diferente conceito
inventivo.
Os diversos tipos de reivindicaes, os quais discutiremos a seguir, constituem um
diferente aspecto de abrangncia de reivindicao. Assim, um agente de propriedade
industrial pode relatar diversas e diferentes reivindicaes independentes de dispositivo, cada
reivindicao cobrindo um diferente conceito inventivo e, ainda, para o mesmo conceito
inventivo, o agente de propriedade industrial pode relatar diversas das reivindicaes, de
modo a ter diferente escopo ou abrangncia.
Algumas jurisdies, como no caso do EPO, podem preferir que o nmero de
reivindicaes independentes seja limitado a uma reivindicao independente, em cada
categoria. Entretanto, o EPO proporciona diversas excees para essa preferncia, tais como,
as situaes seguintes, onde o desvio desse princpio pode ser facilmente aceito:
(i)

exemplos de uma pluralidade de produtos intercorrelacionados:

(a) plugue e tomada;
(b) transmissor-receptor;
(c) produto(s) intermedirio(s) e produto qumico final;
(d) medicamento base de gene/construo de gene/hospedeiro/protena.

(ii)

exemplos de uma pluralidade de diferentes usos inventivos de um produto ou

dispositivo:

146

(a)

segundo ou posteriores usos mdicos no formato de reivindicao de uma

reivindicao do tipo segundo uso mdico.

(iii) exemplos de solues alternativas para um particular problema:

(a) um grupo de compostos qumicos;
(b) dois ou mais processos para a fabricao de tais compostos.
Conforme mencionado anteriormente, existem algumas regras de comprovada eficincia
burocrtica. Muitos agentes de propriedade industrial acham que as regras limitativas de
reivindicao no so, em particular, satisfatoriamente vigentes e/ou que excees so fceis
de se encontrar. Como regra geral, entre os trs maiores Escritrios Nacionais de Patentes do
mundo, as patentes do EUA tendem a apresentar as maiores reivindicaes; as patentes
Japonesas tendem a ter as menores reivindicaes e o EPO tende a ser de nvel intermedirio.
Como se procede com relao a todas as matrias de patentes, o agente de propriedade
industrial deve se esforar para garantir que o seu cliente tenha concordado com o apropriado
nmero de reivindicaes para a sua inveno. A experincia ir ensinar ao mesmo, o
momento em que a adio de mais reivindicaes alcana o ponto de diminuio de retorno,
em termos de custo adicional, com excesso de taxas de reivindicao, taxas de anuidades, etc.
Ao variar a abrangncia da reivindicao, se proporciona um forte suporte contra os
argumentos de que todas as reivindicaes de uma patente so invlidas em relao ao estado
da tcnica. Mesmo depois de um examinador de patentes aprovar um pedido de patente para
ser deferida uma patente, uma terceira parte pode tentar invalidar esta patente. Assim, ao se
ter reivindicaes de escopo varivel, se proporciona a garantia contra a possibilidade de
argumentos de invalidade, que possam surgir do estado da tcnica conhecido pelo inventor,
agente de propriedade industrial ou examinador de patentes, durante o processamento da
patente. De fato, no fora do comum que o melhor estado da tcnica seja encontrado pelo
ru durante litgio por violao de patente.
Uma reivindicao independente, geralmente, deve especificar as caractersticas
essenciais necessrias para definir a inveno, exceto que tais caractersticas sejam implicadas
pelos termos genricos usados, por exemplo, uma reivindicao descrita para uma bicicleta,
geralmente, no precisa mencionar a presena de rodas. Quando a patenteabilidade depende
de um efeito tcnico, as reivindicaes geralmente, devem ser redigidas de modo a incluir

147

todas as caractersticas tcnicas da inveno que so essenciais para o efeito tcnico. Em

outras palavras, as reivindicaes sevem ser claras e dirigidas para o cerne da inveno.
Se uma reivindicao descrita para um processo de produo do produto da inveno,
o processo conforme reivindicado deve ser tal que, quando realizado de uma maneira que
parea razovel para um especialista versado na tcnica, necessariamente apresente como seu
resultado final aquele particular produto; de outro modo, existe uma inconsistncia interna e,
portanto, falta de clareza na reivindicao. No caso de uma reivindicao de produto, se o
produto for de um tipo bem conhecido e a inveno, em certos aspectos, residir numa
modificao da mesma, suficiente, geralmente, que a reivindicao claramente identifique o
produto e especifique o que modificado naquele modo. Similares consideraes se aplicam
para reivindicaes descritas para um dispositivo.
2.

Reivindicaes Dependentes
Uma reivindicao dependente aquela que depende de outra reivindicao tanto de

uma reivindicao independente como de outra reivindicao dependente. Essas dependncias

so sinalizadas pela identificao da reivindicao de origem. Por exemplo:
2. O dispositivo de acordo com a reivindicao 1, compreendendo ainda...,
indica que a referida reivindicao 2 dependente da reivindicao 1.
O formato de uma reivindicao dependente proporciona, em realidade, um pouco mais
do que um mecanismo de economia de tempo e dinheiro. Ao referenciar uma outra
reivindicao, a reivindicao dependente est informando que ela inclui integralmente o teor
da reivindicao de origem, mais ainda toda a matria recm-descrita na prpria reivindicao
dependente. As reivindicaes dependentes tendem a ser consideravelmente mais curtas que
as reivindicaes independentes e as novas patentes, algumas vezes, erroneamente acreditam
que as reivindicaes dependentes so mais amplas que as reivindicaes independentes,
quando o oposto o correto.

148

EXEMPLO:
Suponha que uma reivindicao independente seja lida como:
1.

Um dispositivo, compreendendo:
um lpis; e
uma borracha fixada ao lpis.

Suponha uma reivindicao 2, dependente, sendo lida como:

2.
O dispositivo de acordo com a reivindicao 1, compreendendo ainda:
um efeito luminoso fixado ao lpis.
Suponha uma reivindicao 3, dependente, sendo lida como:
3.
O dispositivo de acordo com a reivindicao 2, compreendendo ainda:
um boto de liberao de grafite de lpis, fixado ao lpis.
A integridade da reivindicao 2 inclui todo o texto afirmativamente descrito na
reivindicao 2, mais todo o texto da reivindicao 1. Assim, a reivindicao 2 agora lida
como:
2.

Um dispositivo, compreendendo:
um lpis;
uma borracha fixada ao lpis; e
um efeito luminoso fixado ao lpis.

De modo similar, a reivindicao 3, a qual depende de ambas as reivindicaes 1 e 2,

agora lida como:
3.

Um dispositivo, compreendendo:
um lpis;
uma borracha fixada ao lpis;
um efeito luminoso fixado ao lpis; e
um boto de liberao de grafite de lpis, fixado ao lpis.

As reivindicaes dependentes devem ser agrupadas do modo mais apropriado possvel.

Portanto, a disposio deve ser tal, que possibilite a associao de reivindicaes
correlacionadas ser facilmente determinada e o seu significado na associao ser facilmente
construdo. De nenhuma maneira, pode uma reivindicao dependente estender o escopo de
proteo da inveno definido na correspondente reivindicao independente.
Um examinador de patentes, algumas vezes, ir deferir uma reivindicao dependente,
em relao ao estado da tcnica e, simplesmente, contestar que a reivindicao depende de
uma reivindicao independente rejeitada. Isso significa que o requerente da patente pode

149

obter uma patente mediante simples cancelamento da reivindicao independente rejeitada (e

quaisquer outras reivindicaes dependentes intervenientes) e adicionar as limitaes
canceladas reivindicao dependente que pode ser concedida. O agente de propriedade
industrial pode tambm corrigir as outras reivindicaes no pedido de patente, de modo a
depender da recm-construda reivindicao independente (anteriormente, dependente).
Logicamente, o agente pode decidir no aceitar a concesso da reivindicao dependente e
continuar a discutir a patenteabilidade da reivindicao de origem.

EXEMPLO:
Considere que as reivindicaes 1-3 acima sejam de um pedido de patente que
contenha 10 reivindicaes dependentes de dispositivos, que dependem, no final, da
reivindicao 1 (totalizando 11 reivindicaes). Suponha ainda que o examinador de patentes
tenha rejeitado a reivindicao 1, mas que tenha achado que a reivindicao 2 pode ser
concedida, tendo simplesmente rejeitado a reivindicao 2 pelo fato dela depender da
rejeitada reivindicao 1. Supondo que o cliente tenha concordado, o agente de patente pode
tornar a escrever a reivindicao 2, de modo a relatar especificamente todas as limitaes da
reivindicao 1 (como foi feito acima). A reivindicao 3 j depende da reivindicao 2,
assim, a reivindicao 3 no precisa ser corrigida. Mas, as reivindicaes 4-11 dependem da
reivindicao 1, logo, essas referidas reivindicaes precisam ser corrigidas, de modo a
depender da reivindicao 2. (Alternativamente, a reivindicao 1 poderia ser reescrita
incluindo as limitaes da reivindicao 2 e a reivindicao 2 poderia ser cancelada). To
logo o agente de propriedade industrial deposita a sua correo, o examinador de patentes,
provavelmente, ir deferir o pedido de patente e o cliente, eventualmente, ir obter uma
patente tendo 10 reivindicaes, apresentando a reivindicao 2 como reivindicao
independente. (Observao: todos as patentes expedidas comeam com a reivindicao 1, pelo
fato de que, uma vez o processamento de patente para um pedido de patente tenha terminado,
os Escritrios Nacionais de Patentes, em todo o mundo, renumeram as reivindicaes, de
modo a comear com a reivindicao 1; por exemplo, a nossa reivindicao 2 ser a
reivindicao 1 na patente expedida).
Conquanto que os formatos sejam variveis em cada jurisdio, a solicitao para
corrigir a reivindicao 2 na forma de reivindicao independente poderia ser a seguinte:
2.
-

[Redao Corrigida] Um [O] dispositivo, [de acordo com a reivindicao

1, ainda] compreendendo:
um lpis;
uma borracha fixada ao lpis; e
um efeito luminoso fixado ao lpis.

A referncia redao corrigida, indica uma mudana ocorrida na reivindicao, os

colchetes, mostram as palavras excludas e a forma sublinhada mostra as palavras recmadicionadas.

150

As reivindicaes dependentes so sempre mais restritas do que a reivindicao da qual

elas dependem. Assim, por exemplo, um fabricante de lpis concorrente que no inclui
qualquer tipo de efeito luminoso, no infringir a reivindicao 2. Entretanto, alguns tipos de
lpis podero ainda infringir a reivindicao 1, que a reivindicao mais ampla.
Uma reivindicao dependente pode adicionar elementos ou limitaes somente
reivindicao a qual ela se refere. Ela no pode subtrair quaisquer elementos ou limitaes da
reivindicao a que se refere. Em outras palavras, uma reivindicao dependente pode
somente restringir o escopo da reivindicao a qual ela se refere, no ampli-lo. Por exemplo,
a reivindicao dependente 4 no pode ser lida da forma seguinte:
4.

O dispositivo conforme a reivindicao 2, em que o efeito luminoso no fixado

ao lpis.

Esta reivindicao estaria incorreta pelo fato de subtrair um elemento da reivindicao

independente, ou seja, o efeito luminoso. Novamente, as reivindicaes dependentes no
podem subtrair quaisquer elementos ou limitaes da reivindicao da qual elas dependem.
importante lembrar que, se as reivindicaes independentes forem consideradas deferidas por
um examinador de patentes em relao ao estado da tcnica, as reivindicaes dependentes
tambm sero deferidas em relao ao estado da tcnica.
As reivindicaes dependentes podem ser usadas para tornar, de forma mais clara, as
reivindicaes independentes mais amplas. Por exemplo, se a reivindicao 1 relatar uma
caixa e a reivindicao dependente 2 relatar em que a caixa de madeira, ento,
claramente, a reivindicao 1 pode ser feita de qualquer material, incluindo aqueles diferentes
de madeira. Logicamente, algum poder sempre argumentar que a caixa citada na
reivindicao 1 poderia ser de um material diferente de madeira. Entretanto, tambm
possvel que um opoente possa argumentar que o relatrio descritivo no proporcionou
nenhum suporte para uma caixa de material diferente de madeira. Ao relatar caixa de
madeira na reivindicao 2, se torna mais claro que a reivindicao 1 se refere a qualquer
tipo de caixa. Um opoente pode ainda argumentar que no existe suporte no relatrio
descritivo para caixas feitas de material diferente de madeira, mas o titular da patente poder,

151

agora, ainda argumentar que o prprio examinador de patentes deve ter considerado o
argumento possvel, quando ele concedeu a reivindicao 1.
Em algumas jurisdies, como no caso do EPO, uma reivindicao pode tambm conter
uma referncia a outra reivindicao, mesmo que esta no seja uma reivindicao dependente.
Em outras jurisdies, como nos EUA, uma reivindicao independente no pode conter
referncia a nenhuma outra reivindicao. Um exemplo de tais reivindicaes aceitas pelo
EPO uma reivindicao se referindo a uma reivindicao de diferente categoria (por
exemplo, Dispositivo para execuo do processo da reivindicao 1...) ou Processo para a
fabricao do produto da reivindicao 1...). De modo similar, em uma situao do tipo do
exemplo plugue e tomada, uma reivindicao para uma parte que se refere outra parte
cooperante (por exemplo,Plugue para cooperar com a tomada da reivindicao 1...), no
uma

reivindicao

dependente.

Em

todos

esses

exemplos,

deve-se

considerar,

cuidadosamente, o grau com que a reivindicao contendo a referncia envolve as

caractersticas da reivindicao referida e o grau em que isso no acontece. O agente de
propriedade industrial deve verificar se essa abordagem permissvel na(s) jurisdio(es) de
interesse de seu cliente, antes de utilizar a mesma.
Em algumas jurisdies, como o EPO, no caso de uma reivindicao para um processo,
que resulte no produto de uma reivindicao de produto, se a reivindicao de produto for
patentevel, nenhum exame separado para a novidade e no-obviedade da reivindicao de
processo se faz necessrio, desde que todas as caractersticas do produto, conforme definidas
na reivindicao do produto, resultem, de forma inevitvel, do processo reivindicado. Isso
tambm se aplica no caso de uma reivindicao para uso de um produto, quando o produto for
patentevel e for usado com suas caractersticas conforme reivindicadas. Em todos os outros
casos, a patenteabilidade da reivindicao referida, no necessariamente, implica na
patenteabilidade da reivindicao independente que contm a referncia (Ver, tambm,
Ponto de Vista da Reivindicao no Captulo VII, Subseo L, apresentado a seguir).

152

3.

Reivindicaes de Dependncia Mltipla

As reivindicaes de dependncia mltipla proporcionam outro tipo de formato para as

reivindicaes dependentes. O prembulo de uma reivindicao de dependncia mltipla se

refere a mais de uma reivindicao como alternativa. Por exemplo, um prembulo pode ser
lido como: o dispositivo da reivindicao 1 ou reivindicao 2 ou o dispositivo de
quaisquer uma das reivindicaes 1 e 2. No presente caso, as reivindicaes 1 e 2 so
referidas ao significado alternativo da reivindicao que depende da reivindicao 1 ou
reivindicao 2, mas no ao significado de ambas. Como nas reivindicaes dependentes, o
corpo de uma reivindicao de dependncia mltipla deve restringir a reivindicao da qual
ela depende. Em algumas jurisdies, as reivindicaes de dependncia mltipla podem no
depender de outra reivindicao de dependncia mltipla. Como ocorre em muitos aspectos
da prtica de patentes, diferentes jurisdies podem apresentar diferentes exigncias de
formatao para as reivindicaes de dependncia mltipla e o agente de propriedade
industrial deve fazer as suas reivindicaes conforme os exatos requisitos das jurisdies de
interesse de seu cliente.
Voltando ao exemplo do lpis indicado acima:
1.
Um dispositivo, compreendendo: um lpis e um efeito luminoso fixado ao lpis.
2.
O dispositivo de acordo com a reivindicao 1, em que o efeito luminoso fixado
de modo destacvel ao lpis.
Nesse caso, uma reivindicao de dependncia mltipla pode ser relatada da seguinte
forma:
3.

Um lpis, conforme relatado nas reivindicaes 1 ou 2, compreendendo ainda

uma borracha.

Essa reivindicao de dependncia mltipla cobre um lpis, compreendendo ainda:

(a)

um efeito luminoso fixado ao lpis, e uma borracha; ou

(b)

um efeito luminoso fixado de modo destacvel ao lpis, e uma borracha.

Portanto, a fim de infringir essa reivindicao, um lpis acusado de tal ao, ter de
conter as limitaes de (a) ou (b), conforme indicado acima.
Outros exemplos de redaes de reivindicao de dependncia mltipla so
apresentados a seguir:

153

Um lpis, de acordo com quaisquer das reivindicaes anteriores, em que...

Um lpis, de acordo com a reivindicao 1 ou reivindicao 2, compreendendo

ainda...

Um lpis, de acordo com quaisquer das reivindicaes 1, 3 ou 9-13 inclusive, em

que...

Um lpis, de acordo com quaisquer das reivindicaes 1, 4, 5-7, em que...

Um lpis, de acordo com quaisquer das reivindicaes 2 ou 3, compreendendo

ainda...

154

Palavras-chave para o Captulo V:

Inveno, modalidade, prembulo, frase de transio, corpo da reivindicao,
elemento, limitao, fundamento antecedente, reivindicao independente, reivindicao
dependente, reivindicao de dependncia mltipla, reivindicao de aperfeioamento,
reivindicao de meios-mais-funo.

AUTOTESTE
1. Explique a diferena entre uma inveno e uma modalidade (da inveno).
2. Qual parte da patente define o escopo de proteo provido pela mesma?
3. Qual o motivo pelo qual um agente de propriedade industrial deseja incluir reivindicaes
amplas e restritas em uma patente?
4. Nomeie as trs partes de uma reivindicao. Explique cada parte.
5. Qual a diferena entre uma frase de transio terminada em aberto e uma frase de
transio fechada?
6. Uma reivindicao de patente pode ser uma simples listagem de partes (da inveno), as
quais no apresentam nenhuma relao evidente entre si. Falso ou Verdadeiro?
7. Explique o que constitui um adequado fundamento antecedente com relao a uma
reivindicao de patente.
8. Uma reivindicao dependente pode depender de outra reivindicao, tanto independente
como dependente. Falso ou Verdadeiro?
9. O que uma reivindicao de dependncia mltipla? Uma reivindicao de
aperfeioamento? Uma reivindicao de meios-mais-funo?

155

VI.

TIPOS ESPECFICOS DE REIVINDICAES

Para muitas invenes, reivindicaes com mais de uma categoria so necessrias para

uma proteo total. A presente Seo explora alguns dos diversos tipos de categorias de
reivindicaes que o agente de propriedade industrial pode redigir, de modo a prover os seus
clientes de um completo escopo de proteo de patente. Algum pode argumentar que existem
apenas dois tipos bsicos de reivindicao: reivindicaes para uma entidade fsica (produto,
dispositivo) e reivindicaes para uma atividade (processo, uso). O primeiro tipo bsico de
reivindicao (reivindicao de produto) inclui uma substncia ou composio (por exemplo,
um composto qumico ou uma mistura de compostos), assim como, qualquer entidade fsica
(por exemplo, objeto, artigo, dispositivo, mquina ou sistema de dispositivos cooperantes)
que produzida por um especialista versado na tcnica. Alguns exemplos so:
(i).

um mecanismo de direo incorporando um circuito de retro-alimentao

automtico...;

(ii).

um acessrio tecido compreendendo...

(iii).

um inseticida consistindo de X, Y, Z...; e

(iv).

um sistema de comunicao compreendendo uma pluralidade de estaes

transmissoras e receptoras.

O segundo tipo bsico de reivindicao (reivindicao de processo) aplicvel a todos

os tipos de atividades em que se aplica o uso de algum produto material para efetivao do
processo; a atividade pode ser exercida sobre produtos materiais, energia, outros processos
(como em processos de controle) ou sobre coisas vivas.
Se a reivindicao comear com uma redao do tipo: Dispositivo para execuo do
processo, etc...., isso pode ser construdo em muitas jurisdies, significando, simplesmente,
um adequado dispositivo para realizao do processo. Conseqentemente, em tais jurisdies,
um dispositivo que, de outro modo, possua todas as caractersticas especificadas nas
reivindicaes, mas, que possa ser inadequado para a finalidade indicada ou possa requerer
modificaes para possibilitar ao mesmo ser usado, normalmente, no dever ser considerado
como um antecedente da reivindicao ou uma infrao da reivindicao.

156

Consideraes similares se aplicam a uma reivindicao para um produto, para uso

particular. Por exemplo, se uma reivindicao se referir a um molde para ao fundido, isso
implica em certas limitaes para o molde. Portanto, uma bandeja de plstico de cubo de gelo,
com um ponto de fuso muito inferior que o do ao, no poderia ser enquadrada dentro da
reivindicao. De modo similar, uma reivindicao para uma substncia ou composio, para
uma utilizao em particular, deve ser construda significando uma substncia ou composio
que seja de fato adequada para o uso indicado; um produto conhecido, o qual, prima facie, (
primeira vista) o mesmo da substncia ou composio definida na reivindicao, mas, que
se apresenta numa forma que poderia tornar a mesma inadequada para o uso indicado, no
destituiria a reivindicao de novidade. Entretanto, se o produto conhecido se apresentar
numa forma na qual o mesmo de fato adequado para o uso indicado, embora nunca tenha
sido descrito para esse uso, isto, geralmente, iria destituir a reivindicao de novidade em
muitas jurisdies. Uma exceo a esse princpio geral de interpretao quando a
reivindicao para uma substncia ou composio conhecida, para uso em um mtodo
cirrgico, teraputico ou de diagnstico, naquelas jurisdies que possuem regulamentos
especiais correlacionados s invenes nesses campos.
Ao contrrio de uma reivindicao de dispositivo ou produto, no caso de uma
reivindicao de mtodo que comea com a redao: Mtodo para refuso de camadas
galvnicas, a parte para refuso... no deve ser entendida com o significado de que o
processo simplesmente adequado para a refuso de camadas galvnicas, mas, como uma
caracterstica funcional concernente refuso de camadas galvnicas e, conseqentemente,
definindo uma das etapas do mtodo, relativa ao mtodo reivindicado.

157

A.

Reivindicaes de Mecanismos ou Dispositivos

Uma reivindicao de mecanismo ou dispositivo protege as modalidades de uma

inveno na forma de um mecanismo, sistema ou dispositivo fsico. Por exemplo, uma

reivindicao que cobre um trip para uma cmera ou uma manivela de janela, se constitui em
uma reivindicao de mecanismo. Quando se redige uma reivindicao de mecanismo, o
agente de propriedade industrial pode comear relatando em um prembulo, qual o aparelho
e o que o mesmo faz. Em seguida, o agente de propriedade industrial pode listar os elementos
essenciais da inveno. Os elementos essenciais so aqueles exigidos para o funcionamento
do dispositivo inventivo na sua forma mais bsica, por exemplo, a essncia da inveno. A
novidade da inveno reside nos componentes essenciais. Uma vez o agente de propriedade
industrial acredite ter obtido uma razovel essncia da inveno, ele deve examinar e
reexaminar a reivindicao, de modo a verificar quantas palavras ele pode remover da mesma,
ao mesmo tempo em que a essncia da inveno preservada.
Vamos, agora, observar um exemplo de reivindicao de dispositivo:
1.

Um dispositivo para suportar uma cmera, compreendendo:

uma instalao articulvel configurada para sustentar a cmera; e
uma pluralidade de pernas dispostas para suportar a instalao
articulvel.

Nesse exemplo, o prembulo relata que se trata de um mecanismo para suporte de uma
cmera. O corpo da reivindicao relata que os elementos essenciais desse mecanismo
incluem uma instalao articulvel para a cmera e pernas dispostas para sustentar a
instalao articulvel. Alm disso, o agente de propriedade industrial deve sempre procurar
remover palavras das reivindicaes e, na reivindicao 1 acima, o agente de propriedade
industrial deve considerar se o adjetivo articulvel estritamente necessrio para a
montagem do trip do cliente.

158

B.

Reivindicaes de Mtodo ou Reivindicaes de Processo

As reivindicaes de mtodo so reivindicaes que relatam uma seqncia de etapas,

as quais, juntas, completam uma tarefa, tal como, fabricao de algum tipo de artigo. Um
exemplo de reivindicao de mtodo apresentado a seguir:
1.

Um mtodo para fabricao de ch, o mtodo compreendendo:

ferver a gua;
adicionar acar gua fervente;
adicionar folhas de ch gua fervente para formar uma mistura;
adicionar leite mistura; e
filtrar a mistura.

Nesse exemplo, a srie de etapas executadas no processo de fabricao de ch

indicada seqencialmente, na ordem em que elas so executadas. Entretanto, deve ser
observado que em muitas jurisdies, as etapas executadas em uma reivindicao de mtodo
so supostas de ocorrer em qualquer ordem, a menos que indicado em contrrio, para fins de
estado da tcnica e de infrao. Conforme estabelecido na reivindicao acima, por exemplo,
a etapa de ferver a gua deve ocorrer antes da etapa de adicionar acar gua. No entanto, a
etapa de adicionar acar gua poderia ocorrer em qualquer outra etapa, por exemplo, aps a
adio de leite. Alm disso, o agente de propriedade industrial sempre dever procurar
palavras e limitaes que possam ser removidas das reivindicaes. Na reivindicao acima, o
agente de propriedade industrial dever considerar se a adio de leite e acar sempre
necessria para fabricao de ch, em conformidade com a inveno do seu cliente.
Em algumas jurisdies, como no caso do EPO, uma reivindicao de uso, numa
forma como o uso da substncia X como um inseticida, ser tratada como equivalente a
uma reivindicao de processo, da forma um processo para eliminar insetos usando a
substncia X. Assim, uma reivindicao na forma indicada no deve ser interpretada como
dirigida substncia X, a qual pode ser reconhecida (por exemplo, mediante outros aditivos),
conforme idealizado para uso em um inseticida. De modo similar, uma reivindicao para o
uso de um transistor em um circuito amplificador seria equivalente a uma reivindicao de
processo para o processo de amplificao usando um circuito contendo o transistor, assim,

159

no devendo ser interpretado como dirigido a um circuito amplificador no qual um transistor

usado, nem o processo de uso de transistor na construo de tal circuito.
Nem todas as jurisdies permitem tais reivindicaes de uso. De modo mais
relevante, o agente de propriedade industrial dever considerar o grau de proteo que essa
forma de reivindicao proporciona ao seu cliente. Por exemplo, mesmo que aprovada, ser
fcil para os seus opoentes anularem a reivindicao com um estado da tcnica desconhecido
durante o processamento da patente? Novamente, o agente de propriedade industrial precisa
considerar qual a melhor maneira de proteger a inveno do seu cliente e alcanar os objetivos
comerciais do referido cliente; dois objetivos que so significativamente e normalmente mais
difceis de se obter do que um formato de reivindicao minimamente aceitvel em uma dada
jurisdio. Mais informaes sobre reivindicaes de uso so fornecidas abaixo.

160

C.

Reivindicaes de Produto por Processo

As reivindicaes para produtos definidas em termos de um processo de fabricao

podem ser deferidas em algumas jurisdies, desde que os produtos como tais preencham os
requisitos de patenteabilidade, isto , sejam novos e inventivos. Um produto no se torna,
geralmente, novo, simplesmente, pelo fato de ser produzido por meio de um novo processo.
Uma reivindicao que define um produto em termos de um processo ser construda como
uma reivindicao para o produto em si, em muitas das jurisdies. A reivindicao pode, por
exemplo, tomar a forma: Produto X que pode ser obtido pelo processo Y.
Independentemente da utilizao dos termos pode ser obtido, obtido, diretamente
obtido ou expresso equivalente na reivindicao de produto por processo, a referida
reivindicao dirigida ao produto per si e confere proteo ao produto.
Em algumas jurisdies, como o EPO, se a matria de uma patente for um processo, a
proteo conferida pela patente se estende aos produtos diretamente obtidos por tal processo.
Muitas jurisdies aplicam testes similares para reivindicaes de produto por processo,
conforme descrito acima. Outras jurisdies tratam as reivindicaes de produto por processo
como reivindicaes de mtodo. Conseqentemente, o agente de propriedade industrial deve
verificar se uma reivindicao de produto por processo a melhor abordagem para proteo
da inveno do seu cliente, antes de utilizar esse tipo de reivindicao. Tais reivindicaes
podem ser empregadas como parte de uma mistura de formatos de reivindicaes.

161

D.

Reivindicaes tipo Resultado a ser Alcanado e Reivindicaes de Parmetros

A rea definida pelas reivindicaes deve ser a mais precisa possvel que a inveno

permita. De uma maneira geral, as reivindicaes que tentam definir a inveno atravs de um
resultado a ser alcanado no sero deferidas, particularmente, se as mesmas apenas derem
importncia em reivindicar o problema tcnico fundamental. De fato, muitas jurisdies
nunca iro deferir tais reivindicaes sob quaisquer circunstncias. Alm disso, o agente de
propriedade industrial deve se esforar na busca da essncia da inveno do seu cliente e a
caracterizao de um produto mediante seus parmetros pode facilmente proporcionar uma
reivindicao que seja significativamente mais restrita que a inveno do seu cliente.
Algumas jurisdies, como o EPO, podem deferir essas reivindicaes se a inveno
puder ser apenas definida nesses termos ou, de outro modo, ser definida mais precisamente
sem indevida restrio do escopo das reivindicaes e se o resultado for aquele que possa ser
direta e positivamente verificado por meio de testes ou procedimentos adequadamente
especificados na descrio ou conhecidos por um especialista na tcnica, no precisando de
indevida experimentao.
Por exemplo, a inveno pode se correlacionar a um cinzeiro no qual uma ponta de
cigarro que queima lentamente ir automaticamente ser extinta devido ao formato e
dimenses relativas do cinzeiro. Tal formato e dimenses podem variar de maneira
considervel, de um modo difcil de definir, conquanto que proporcione o desejado efeito. Na
medida em que a reivindicao especifica a construo e o formato do cinzeiro do modo mais
claro possvel, ela pode definir as dimenses relativas mediante referncia ao resultado a ser
alcanado, dede que o relatrio descritivo inclua adequadas direes, de modo a possibilitar
ao leitor determinar as necessrias dimenses atravs de procedimentos de teste rotineiros.
Similarmente, quando a inveno se referir a um produto, ela poder ser definida em
uma reivindicao de diversas maneiras, tal como, um produto qumico atravs de sua
frmula qumica, como um produto de um processo (se nenhuma definio mais clara for
possvel) ou, excepcionalmente, mediante seus parmetros. Entretanto, o agente de
propriedade industrial aconselhado a ter cuidado quando da redao de tais reivindicaes,

162

na medida em que as mesmas possam no ser aceitas e/ou possam ser submetidas a uma final
interpretao errnea.
Os parmetros so valores caractersticos, que podem ser valores de propriedades
diretamente mensurveis (por exemplo, o ponto de fuso de uma substncia, a resistncia
flexo do ao, a resistncia de um condutor eltrico) ou que podem ser definidos como
combinaes matemticas, mais ou menos complicadas, de diversas variveis na forma de
frmulas.
O EPO, por exemplo, permite a caracterizao de um produto principalmente por seus
parmetros, naqueles casos em que a inveno, de nenhum modo, pode ser adequadamente
definida, desde que esses parmetros possam ser, de forma clara e confivel, determinados
por indicaes no relatrio descritivo ou por procedimentos objetivos que so comuns na
tcnica. O mesmo se aplica a uma caracterstica correlacionada a processo, que definida
pelos parmetros. O EPO sugere que, algumas vezes, essas reivindicaes realmente simulam
falta de novidade. Conseqentemente, o agente de propriedade industrial pode provavelmente
esperar que o examinador de patentes examine com o mximo de ateno essas
reivindicaes, antes da aprovao das mesmas.

163

E.

Reivindicaes de Desenhos
Nas jurisdies que concedem patentes de desenhos, geralmente, apenas uma

reivindicao permissvel. Os desenhos, normalmente, constituem o elemento crtico para

uma patente de desenho, desde que a proteo proporcionada contemple um desenho
ornamental. Por exemplo, se a inveno reivindicada for um novo desenho para um guardachuva, a reivindicao pode ser lida da seguinte forma:
1.

Desenho ornamental para um guarda-chuva, conforme mostrado e descrito.

Figura 1

F.

Reivindicaes de Patente de Plantas

Conforme observado anteriormente, algumas jurisdies permitem o patenteamento de

novas variedades de plantas. Nem todas as jurisdies permitem esse tipo de patente.
Algumas jurisdies permitem a proteo de novas plantas, usando, essencialmente, o mesmo
tipo de reivindicaes que pudesse ser usado para uma inveno de biotecnologia, por
exemplo, um depsito feito de acordo com o Tratado de Budapeste, conforme ser discutido
abaixo, na Sesso I.
Outras jurisdies permitem o patenteamento de plantas sob certas condies, tal como,
por meio de propagao assexual. Assim, por exemplo, se a inveno reivindicada consistir de
uma nova variedade da planta Crisntemo, a reivindicao para a inveno deve ser lida na
seguinte forma:
1.

Uma nova e distinta cultura de planta Crisntemo, denominada White

Norwoodstock, conforme ilustrado e descrito.

164

G.

Reivindicaes de Composies
As reivindicaes correlacionadas a composies so usadas quando a inveno a ser

reivindicada tem a ver com a natureza qumica dos materiais ou componentes usados. Por
exemplo, uma reivindicao correlacionada a uma soluo de eletrogalvanizao de zinco
deve ser lida na seguinte forma:
1.

Uma soluo de eletrogalvanizao, compreendendo:

a.
uma soluo alcalina de sulfato de cobre, de 30-50 gramas por litro;
b.
cido sulfrico, numa quantidade de 2-4 vezes a soluo de acetato de
cobre; e
c.
uma soluo aquosa de um substrato modificador de pH, numa quantidade
suficiente para ajustar o pH para um valor de 3,5-5,0.

Ao redigir as reivindicaes, fica a critrio do agente de propriedade industrial

reivindicar cada um dos elementos na forma mais restrita ou abrangente que se faa
necessrio, em funo do estado da tcnica, do escopo da inveno e de outros fatores
relevantes. Por exemplo, na reivindicao acima, os elementos (a) e (b) so mais restritivos
que o elemento (c), apesar da reivindicao indicar o nome exato dos compostos nos
elementos (a) e (b), enquanto que o elemento (c) indica o composto de um modo genrico.
Assim, qualquer substrato modificador de pH que execute a funo de ajuste de pH para um
valor de 3,5 a 5,0, ir se adequar dentro do escopo da inveno, conforme indicado em (c).

165

H.

Reivindicaes de Biotecnologia
A biotecnologia, em geral, se refere a todos os usos prticos de organismos vivos. Em

1873, Louis Pasteur recebeu a Patente U.S. No. 141.072, reivindicando levedura, isenta de
germes orgnicos de doena, como um artigo de fabricao. Essa patente, algumas vezes,
considerada a primeira patente concernente a um microorganismo. Os usos para invenes
biolgicas/cincia viva podem ser comerciais ou teraputicos. Assim, as invenes de
biotecnologia podem incluir cDNA, DNA recombinante, fragmentos de DNA, protenas,
anticorpos monoclonais, DNA e RNA sem sentidos, vetores recombinantes e vetores de
expresso.
Um quadro de reivindicaes de biotecnologia para cobrir uma inveno correlacionada
a cidos nuclicos e protenas codificadas, pode ser lido da seguinte forma:
1.

Um polinucleotdeo isolado compreendendo um elemento selecionado do grupo

que consiste de:
(a) um polinucleotdeo codificador de um polipeptdeo compreendendo o
aminocido 1 ao aminocido 255, conforme estabelecido na SEQ ID NO:2;
e
(b) um polinucleotdeo que se hibridiza e que pelo menos 95% complementar
ao polinucleotdeo de (a).

2.
O polinucleotdeo de acordo com a reivindicao 1, compreendendo o
nucleotdeo 1 ao nucleotdeo 1080 da SEQ ID NO:1..
No exemplo acima, observa-se que a seqncia gentica referenciada na reivindicao
e no inteiramente indicada. Muitas jurisdies possuem requisitos especficos para invenes
correlacionadas a invenes de biotecnologia e para regras de listagens e depsitos de
seqncias. (Ver, tambm, o Captulo VII, Seo N, sobre Excluses de Patenteabilidade e
a Seo O, sobre Requisitos para Aplicao Industrial, apresentados abaixo).
Quando uma inveno envolve um material biolgico e apenas as palavras no podem
suficientemente descrever como fazer uso da inveno de uma maneira reproduzvel, o
acesso ao material biolgico pode ser necessrio para satisfazer aos requisitos estatutrios
para patenteabilidade. Esses requisitos proporcionam oportunidades para redao de
reivindicaes, tais como:

166

1.

Uma semente de cultura de algodo designada PHY 78 Acala, em que uma

amostra representativa da semente da dita cultura foi depositada sob o Protocolo
ATCC No. PTA-5666.

O Tratado de Budapeste sobre Reconhecimento Internacional de Depsito de

Microorganismos para fins de Procedimento de Patente, foi estabelecido em 1977 para
facilitar o reconhecimento de material biolgico depositado em pedidos de patente, em todo o
mundo. O Tratado exige que os pases signatrios reconheam um depsito feito por qualquer
depositante que tenha sido aprovado pela OMPI.

167

I.

Reivindicaes de Uso
Algumas jurisdies permitem reivindicaes para novos usos de substncias

conhecidas, particularmente, em segundo ou subseqentes usos ou indicaes mdicas de

substncias e composies conhecidas. Essas reivindicaes de uso so tambm conhecidas
como reivindicaes tipo Suo, uma vez que a Sua foi o primeiro pas a deferir as mesmas.
Suponha que o composto qumico XYZ j conhecido e tem sido usado no tratamento
de diabetes. Suponha que o inventor A descobre que o composto XYZ um medicamento
eficaz para o tratamento de malria. O agente de propriedade industrial do inventor A pode
redigir uma reivindicao de uso da seguinte forma:
1.

O uso do composto XYZ na implementao de um tratamento de malria.

As reivindicaes de uso no so deferidas em todas as jurisdies. Esse tipo de

reivindicao permitido no EPO, muito embora, o EPO, geralmente no permita
reivindicaes diretamente para um mtodo de tratamento do corpo humano. Tais
reivindicaes, entretanto, no so deferidas, por exemplo, nos EUA ou ndia.

168

J.

Reivindicaes de Software
Os pedidos de patente correlacionados a um software de computador e/ou a dispositivos

de hardware que executam algoritmos especializados, geralmente, incluem reivindicaes de

dispositivo e mtodo. Tais pedidos de patente, normalmente, tambm contm alguns formatos
especializados de reivindicao para invenes de software. Os formatos aceitveis de
reivindicao para invenes de software de computador podem variar em cada pas. Alguns
formatos aceitveis podem incluir reivindicaes de meio fsico legvel em computador,
reivindicaes de estrutura de dados e reivindicaes de sinais propagados. As tcnicas de
software possuem outros tipos de reivindicaes especializadas, mas, essas, geralmente, so
modificaes de tipos de reivindicao mais bsica, sendo melhor deix-las para um estudo
avanado.
Uma reivindicao de meio legvel em computador, tambm conhecida nos EUA como
reivindicao de Beauregard, tenta proteger uma inveno quando a mesma est incorporada
em um meio particular, por exemplo, um CD ROM.
Tais reivindicaes, que podem apresentar diversos e diferentes formatos, permitiriam
a um detentor de uma patente buscar indenizao no apenas contra pessoas que cometeram
violao de software e/ou pessoas que usaram um software violado, mas, tambm, buscar
indenizao contra vendedores de tal software, incluindo vendedores varejistas e vendedores
por atacado. Um dos formatos mais comuns utilizar o corpo de uma reivindicao de
mtodo para a inveno e adicionar um prembulo de meio fsico legvel em computador.
Por exemplo:
1.
Instrues de armazenamento de um meio de armazenagem legvel em
computador, as quais, quando executadas por um computador, fazem com que o
computador execute um mtodo de uso de um sistema de computador para o mtodo
(uma funo especfica), compreendendo: (...)
Uma reivindicao de estrutura de dados, tambm conhecida nos EUA como
reivindicao de Lowry, a qual tenta proporcionar proteo para novas estruturas de dados de
computador. Logicamente, nem toda inveno computadorizada inclui uma estrutura de

169

dados singular, mas algumas invenes incluem novas estruturas de dados. Conquanto que
diversos formatos sejam possveis, um dos formatos mais comuns :
1. Uma memria para armazenar dados para acesso por um programa aplicativo, que
executado em um sistema de processamento de dados, compreendendo:
- uma estrutura de dados armazenada na memria, a estrutura de dados
incluindo a informao residente em um banco de dados usado pelo programa
aplicativo e incluindo:
- um primeiro objeto de dados configurado para...
- um segundo objeto de dados configurado para...; e
- um terceiro objeto de dados configurado para...

170

K.

Reivindicaes conhecidas como Omnibus Claims

As reivindicaes conhecidas como nibus incluem uma referncia descrio ou aos

desenhos, sem prover quaisquer limitaes especficas aos desenhos. As reivindicaes tipo
nibus podem ser bastante simples de redigir, tais como:
1. Um dispositivo para colher milho, conforme descrito no relatrio descritivo.
2. Uma mquina de produzir suco, conforme mostrado na figura 4.
Nem todos os Escritrios Nacionais de Patente permitem reivindicaes desse tipo. O
USPTO no permite essas reivindicaes e o EPO somente permite essas reivindicaes,
quando as mesmas so absolutamente necessrias. Entretanto, as reivindicaes tipo nibus
so aceitveis em alguns Escritrios Nacionais de Patentes, tais como, por exemplo, UK,
Austrlia e ndia.
Antes de incluir uma reivindicao tipo nibus, o agente de propriedade industrial deve
entender como tais reivindicaes sero interpretadas na jurisdio especfica em que a
reivindicao ser depositada. Se as leis das jurisdies proporcionarem interpretaes
favorveis para tais reivindicaes, o agente poder desejar considerar a incluso de pelo
menos uma dessas reivindicaes no pedido de patente. Se a relevante jurisdio no tratar
tais reivindicaes de modo favorvel, ou se sua interpretao causar um impacto adverso
sobre as outras reivindicaes no pedido de patente, o agente de propriedade industrial,
provavelmente, no ir incluir tal reivindicao.

171

Palavras-Chave para o Captulo VI:

Reivindicaes de mecanismo ou dispositivo, reivindicaes de mtodo ou processo,
reivindicaes de produto por processo, reivindicaes de desenhos, reivindicaes de
composies, reivindicaes de biotecnologia, reivindicaes tipo Suo, reivindicaes de
meio fsico legvel em computador, reivindicaes de estrutura de dados, reivindicaes tipo
nibus.

AUTOTESTE
1. Mostrar a diferena entre uma reivindicao de dispositivo e uma reivindicao de
mtodo/processo.
2. As patentes sobre biotecnologia existem apenas h cerca de 20 anos. Falso ou Verdadeiro?
3. As reivindicaes de resultado a ser alcanado ou reivindicaes de parmetro so fceis de
redigir e proporcionam uma boa proteo. Falso ou Verdadeiro?
4. Como uma reivindicao de um meio fsico legvel em computador pode se assemelhar a
uma reivindicao de mtodo?
5. O que o Tratado de Budapeste proporciona com relao a patentes de biotecnologia?
6. Uma reivindicao tendo a forma de O uso de uma substncia ABC como um... seria
aceitvel em todas as jurisdies. Falso ou Verdadeiro?
7. O que est errado na formatao da seguinte reivindicao?
1. Um dispositivo para colher milho, compreendendo:
- um dispositivo debulhador para cortar milho;
- movimentar o milho cortado dentro de uma tremonha; e
- um piv rotativo fixado ao dispositivo debulhador.
8. O que uma reivindicao chamada de reivindicao nibus?

172

VII. MODELO DE REIVINDICAO DE PATENTE

A.

Primeiro, Prepare as Reivindicaes

Ao preparar um pedido de patente, o agente de propriedade industrial deve primeiro

esboar a redao das reivindicaes, pois isto auxiliar o agente de propriedade industrial e o
inventor a melhorar a idia da inveno em suas mentes. Uma vez que a inveno esteja bem
definida para eles, a redao da especificao fluir naturalmente.
B.

Reivindicaes Amplas Reivindicaes Restritas

Um agente de propriedade industrial deve redigir uma combinao de reivindicaes

abrangentes e restritas, que visualizem efetivamente o escopo completo da novidade de uma

inveno. Uma abordagem ideal seria redigir um conjunto de reivindicaes que variam da
mais abrangente para a mais restrita, em termos de cobertura. Para fins de praticidade, seria
mais fcil iniciar com uma reivindicao restrita e, em seguida, retirar as limitaes e
substituir os termos restritos por termos mais amplos, de maneira a chegar reivindicao
mais abrangente. Uma vez que isto tenha sido feito, o agente de propriedade industrial pode
redigir um conjunto de reivindicaes dependentes.

Exemplo:
Suponha que o seu cliente tenha inventado um novo mecanismo para transformar
chumbo em ouro. A modalidade fsica da inveno feita pelo cliente tem uma estrutura de
metal tipo caixa, um motor eltrico, uma cuba para reter resduo de chumbo e um elemento de
ouro-chumbo que causa a transio da matria. A modalidade fsica da inveno a que o
cliente apresenta ao agente de propriedade industrial, sendo isso que o agente usou para
escrever o relatrio descritivo do pedido de patente. O agente de propriedade industrial sabe
que a inveno, realmente, um conceito abstrato, sendo algo mais amplo do que a
modalidade fsica do cliente. Entretanto, para a primeira redao das reivindicaes, o agente
de propriedade industrial decide descrever o que ele sabe melhor a modalidade do cliente.
Assim, o mesmo redige a seguinte reivindicao:
1.

Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:

uma estrutura de metal tipo caixa;
um motor eltrico montado no interior da estrutura de metal tipo caixa;
uma cuba para reter o resduo de chumbo alojado em uma superfcie da
estrutura de metal tipo caixa; e
um elemento de ouro-chumbo fixado embaixo da cuba e no interior da
estrutura de metal tipo caixa, configurado para receber energia do motor
eltrico.

173

O agente de propriedade industrial revisa sua primeira redao da reivindicao. Ele

descobre que a mesma descreve, de forma abrangente e precisa, os aspectos inventivos da
modalidade fsica da inveno do cliente. Ao escrever essa primeira redao da reivindicao,
ele sabe que j omitiu algumas caractersticas que no poderiam representar novidade
patentevel para essa inveno especfica, tal como a cor da carcaa. Entretanto, ele revisa
cuidadosamente a reivindicao para ver se poderia dar uma forma mais abrangente.
Inicialmente, o agente de propriedade industrial nota que ao explicitar a estrutura de metal
tipo caixa, parece no fornecer novidade patentevel e uma vez que o mesmo usou a
transio compreendendo, provavelmente pode eliminar todo este elemento; pois, apesar
disso, um concorrente poderia evitar uma violao, ao alojar o dispositivo em algo diferente
da estrutura de metal do tipo caixa. Assim, o agente de propriedade industrial reescreve a
reivindicao como:
1.

Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:

um motor eltrico;
uma cuba para reter resduo de chumbo; e
um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado cuba e
configurado para receber energia do motor eltrico.

O agente de propriedade industrial re-analisa a reivindicao tentando ainda torn-la

a mais ampla possvel, de maneira a visualizar totalmente a inveno. Ele nota que o motor
eltrico razoavelmente especfico. O agente decide usar um termo ainda mais amplo. Ele
pensa em todos os termos mais amplos que lhe vem mente, tais como motor, fonte de
energia e fonte de energia eltrica. Por diversos motivos, ele decide usar o termo fonte de
energia. Assim, o mesmo reescreve a reivindicao como:
1.

Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:

uma fonte de energia;
uma cuba para reter resduo de chumbo; e
um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado cuba e
configurado para receber energia de uma fonte de energia.

O agente de propriedade industrial revisa a reivindicao mais uma vez. Ele nota que o
elemento cuba no deve necessariamente ser uma cuba, de maneira que a inveno retenha
o chumbo adequadamente e tambm nota que fez referncia ao chumbo como resduo de
chumbo, ao invs de simplesmente chumbo. Uma vez que ele sabe que a inveno ir
funcionar com qualquer tipo de chumbo, decide retirar o adjetivo resduo, o qual est sendo
desnecessariamente limitativo. Com relao ao elemento cuba, ele percebe que qualquer
formato de retentor funcionar adequadamente. Conseqentemente, o agente de propriedade
industrial decide usar o termo abstrato retentor de chumbo para abranger qualquer vaso para
reter o chumbo. O agente de propriedade industrial reescreve a reivindicao como segue:
1.

Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:

uma fonte de energia;
um retentor de chumbo; e
um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado ao retentor de
chumbo e configurado para receber energia a partir de uma fonte de
energia.
O agente de propriedade industrial continua analisando a reivindicao.
Eventualmente, ele percebe que a fonte de energia no nova e que realmente no trabalha

174

em combinao com os outros elementos para produzir um mecanismo novo.

Conseqentemente, ele decide eliminar este elemento de sua reivindicao mais ampla. O
agente raciocina da mesma forma com relao contribuio inventiva proporcionada pelo
retentor de chumbo, no se importando quo abstrato seja o termo escolhido pelo prprio.
Na eventualidade do agente de propriedade industrial eliminar ambos os termos, ou seja, a
fonte de energia e o retentor de chumbo dessa reivindicao, o nico elemento que resta
ser o elemento de ouro-chumbo, e o agente de propriedade industrial tem conhecimento
que nas jurisdies de interesse do seu cliente, as reivindicaes de patente devem citar mais
de um elemento. Neste estgio, o agente comea a estudar o termo elemento de ourochumbo com maiores detalhes e percebe que tais elementos no existem de modo algum no
estado da tcnica. Conseqentemente, para fins estratgicos, o agente de propriedade
industrial decide manter a reivindicao acima abrangendo o mecanismo de trs elementos em
seu pedido de patente, porm, mais importante ainda, ele reconhece que as reivindicaes
principais se concentraro inteiramente nos elementos da novidade que compreendem o
elemento de ouro-chumbo .
Suponha que aps o agente de propriedade industrial redigir suas reivindicaes de
elemento de ouro-chumbo, o referido agente decida manter a reivindicao do mecanismo
dirigida para um dispositivo completo contendo o elementor de ouro-chumbo. Tais
reivindicaes podem ser teis para fins estratgicos. Lembre-se que essa reivindicao
descrita como segue:
1.

Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:

uma fonte de energia;
um retentor de chumbo; e
um elemento de ouro-chumbo, operacionalmente acoplado ao retentor de
chumbo e configurado para receber energia a partir de uma fonte de
energia.

O agente de propriedade industrial pode facilmente acrescentar reivindicaes

dependentes a este mecanismo, verificando as alteraes feitas por ele enquanto tentava
chegar a uma reivindicao a mais abrangente possvel. Nem toda limitao retirada de uma
reivindicao redigida merece ser mantida. Entretanto, o conjunto completo de reivindicaes
dependentes que poderia ser redigido a partir das limitaes retiradas e alteradas pelo agente
de propriedade industrial, levaria ao seguinte conjunto de reivindicaes dependentes:
2.

3.
4.
5.

O mecanismo de acordo com a Reivindicao 1, compreendendo ainda:

uma estrutura de metal tipo caixa, onde a fonte de energia e o elemento de
ouro-chumbo so retidos dentro da estrutura de metal tipo caixa.
O mecanismo de acordo com a Reivindicao 1, onde a fonte de energia um
motor eltrico.
O mecanismo de acordo com a Reivindicao 1, onde o retentor de chumbo
uma cuba.
O mecanismo de acordo com a reivindicao 4, onde o retentor de chumbo est
configurado para receber resduos de chumbo.

175

No exemplo acima, o agente de propriedade industrial j redigiu um quadro

reivindicatrio completo que abrange um mecanismo para transformar chumbo em ouro e o
mesmo agora percebe que deve redigir um conjunto de reivindicao que focalize apenas o
elemento

de

ouro-chumbo

(por

exemplo,

Um

elemento

de

ouro-chumbo,

compreendendo...). Assim, o agente de propriedade industrial ir prover o pedido de patente

com dois conjuntos de reivindicaes independentes. O agente de propriedade industrial pode
adicionar um terceiro conjunto de reivindicaes, redigindo uma srie de reivindicaes de
mtodos que cubram as operaes do elemento de ouro-chumbo e, possivelmente, uma outra
srie de reivindicaes, que cubram o processo completo de transformar chumbo em ouro
(por exemplo, um anlogo do mecanismo da reivindicao). Conjuntamente, isto
proporcionaria ao pedido de patente quatro conjuntos de reivindicaes independentes.
No exemplo acima, o agente de propriedade industrial pode at decidir tomar um de
seus conjuntos de reivindicaes, tal como, o conjunto de reivindicaes do mecanismo
acima, e transform-lo em dois conjuntos de reivindicaes independentes, no qual cada um
enfocar mais um ponto da novidade do que o outro. Por exemplo, ele pode tomar a
Reivindicao independente 1, e redigi-la novamente, de maneira a incluir as limitaes da
Reivindicao dependente 3. Em seguida, o agente poderia redigir novamente a Reivindicao
independente 1, de maneira a incluir as limitaes da Reivindicao independente 4. Isto daria
ao agente de propriedade industrial dois conjuntos de reivindicaes, cada um com um
enfoque ligeiramente diferente. Para ser claro, as novas reivindicaes seriam:
1.
Um mecanismo para transformar chumbo em ouro, compreendendo:
um motor eltrico;
um retentor de chumbo; e
um elemento de ouro-chumbo opervel, acoplado ao retentor de chumbo e
configurado para receber energia eltrica a partir do motor eltrico.
1.

Um aparelho para transformar chumbo em ouro, compreendendo:

uma fonte de energia;
uma cuba retentora de chumbo; e
um elemento de ouro-chumbo opervel, acoplado cuba retentora de
chumbo e configurado para receber energia a partir da fonte de energia.

Na realidade, o agente de propriedade industrial deveria buscar apenas dois caminhos

alternativos, como aqueles proporcionados acima, quando cada caminho opcional representa

176

realmente uma novidade independente da importncia comercial ou quando o estado da

tcnica no claro ou ambguo.
Ao redigir as reivindicaes as mais abrangentes possveis, o agente de propriedade
industrial ir sempre verificar se o escopo da inveno criada pelo inventor no mais restrito
do que o escopo das reivindicaes redigidas por ele. Por exemplo, caso o inventor tenha
inventado um carro com trs rodas e o mesmo no v absolutamente essa inveno sendo
adaptvel a qualquer outro tipo de veculo, o agente de propriedade industrial ser
aconselhado a manter o escopo das reivindicaes restrito e especfico para carros, no sendo
desnecessariamente estendido para todos os veculos ou objetos que se movam. Por outro
lado, caso o inventor pense que a inveno adaptvel ou se o agente de propriedade
industrial puder visualizar potenciais infratores adaptando essa inveno a outros dispositivos,
ser prudente manter as reivindicaes bastante amplas, de modo a cobrir qualquer veculo e
no apenas carros. Algumas vezes, o agente de propriedade industrial dever ajudar ao
prprio inventor para entender o potencial da sua inveno. Muitos inventores so
extremamente focados em um problema particular e perdem o escopo total de suas invenes.
Por exemplo, a difuso de comunicaes de espectro, uma das mais pioneiras tecnologias de
comunicaes do Sculo 20, foi originalmente concebida meramente como um meio de evitar
interferncia eletrnica de sinal de torpedos controladores de rdio. Essa tecnologia foi
posteriormente usada para desenvolver telefones celulares CDMA, uma tecnologia
consideravelmente diferente de torpedos.
Como agente de propriedade industrial, sempre que possvel, pergunte: Quais so os
objetivos dessa inveno? O que o inventor est tentando proteger? Quem/O que provvel
de ser violado? Quem/O que poderia licenciar a patente? Estou protegendo a inveno
adequadamente, ao redigir as reivindicaes deste ou daquele modo? Na qualidade de um
agente de propriedade industrial voc precisa ser bem criativo e tentar obter o mximo de
proteo possvel para a inveno.
O agente de propriedade industrial deve notar que algumas jurisdies tm exigncias
relativas conciso no nmero de reivindicaes.

Essas exigncias de que as

reivindicaes devem ser concisas podem ser relativas s reivindicaes em sua totalidade,

177

bem como com relao s reivindicaes individuais. Assim, nessas jurisdies, o nmero de
reivindicaes deve ser considerado em relao natureza da inveno que o requerente
procura proteger. Por exemplo, repetio indevida de textos, por exemplo, entre uma
reivindicao e outra, deve ser evitado pelo uso da forma de reivindicao dependente.
Com relao s reivindicaes dependentes, enquanto a maioria das jurisdies no faz
qualquer objeo quanto a um nmero razovel dessas reivindicaes dirigidas a
caractersticas preferidas especficas da inveno, alguns examinadores de patentes podem
fazer objeo a uma multiplicidade de reivindicaes de uma natureza trivial. O que ou o
que no um nmero razovel de reivindicaes, depende dos fatos e circunstncias de cada
caso especfico. O examinador de patentes tambm pode sentir que ele tem a responsabilidade
de levar em conta os interesses do pblico em geral. Do mesmo modo, a apresentao das
reivindicaes no deve torn-la indevidamente onerosa para determinar a matria para a qual
a proteo pretendida. O examinador de patentes tambm pode fazer objees onde existe
uma multiplicidade de alternativas no mbito de uma nica reivindicao, se isto a tornar
indevidamente onerosa para determinar a matria para a qual a proteo pretendida.
Entretanto, o agente de propriedade industrial deve observar que as regras relativas s
limitaes sobre o nmero de reivindicaes, foram amplamente fornecidas dentro da
eficincia burocrtica de diversos escritrios de patente. O agente de propriedade industrial
deve sempre querer lutar pelo escopo de proteo mais adequado para seu cliente. Limitaes
do nmero de reivindicaes no so encontradas em toda jurisdio. Com certeza, o agente
de propriedade industrial reconhecer com freqncia o ponto em que a adio de novas
reivindicaes no ir auxiliar o seu cliente (quanto ao equilbrio), no mbito de uma
determinada jurisdio. O referido agente pode ser orientado nessa determinao pelo
desenvolvimento de um estudo sobre quantas reivindicaes so geralmente consideradas
adequadas em uma determinada jurisdio. Por exemplo, nos EUA, as patentes tendem a ter
mais reivindicaes do que as patentes deferidas pelo EPO, as quais tendem a ter mais
reivindicaes do que as patentes deferidas pelo Escritrio de Patentes do Japo (JPO).

178

C.

Clareza, Escolha das Palavras da Reivindicao e Inconsistncias

O agente de propriedade industrial deve ser bastante cauteloso com relao s palavras

que o mesmo escolher para descrever a inveno. Ele deve escolher palavras que no
visualizem a inveno na sua forma mais especfica, mas tambm visualizem variantes que
um concorrente possa escolher para burlar uma patente, de maneira a colher alguns benefcios
da inveno sem violar a patente ou ser exigido a pagar por uma licena. De muitas maneiras,
o agente de propriedade industrial necessita antecipar o futuro e imaginar como que os
infratores em potencial pensaro em burlar as reivindicaes dessa patente especfica.
A clareza das reivindicaes de patente de suma importncia, em virtude de sua
funo de definir a matria para a qual a proteo pretendida. O significado dos termos de
uma reivindicao dever ser, geralmente, claro para o tcnico versado na tcnica ou, no
mnimo, a terminologia da reivindicao no dever, normalmente, ser de todo desconhecida
para um tcnico do respectivo campo. Em vista das diferenas no escopo da proteo que
podem estar anexadas s diversas categorias de reivindicaes, o agente de propriedade
industrial deve garantir que o texto de uma reivindicao no deixe qualquer dvida com
relao sua categoria, enquanto tambm proporciona ao cliente o escopo de proteo
adequado.
O agente de propriedade industrial deve considerar a concepo de cada reivindicao
dando s palavras o significado e o escopo que normalmente tm na respectiva tcnica, uma
vez que essa deve ser a provvel maneira como a reivindicao ser interpretada. Se em um
caso especfico, a descrio der s palavras um significado especial por meio de definio
explcita ou qualquer outro modo, o agente de propriedade industrial deve garantir que essa(s)
definio(es) nova(s) ou alternativa(s) seja/sejam clara(s). A reivindicao tambm deve ser
concebida como uma tentativa de dar um sentido tcnico mesma. Nessa ocasio, a referida
concepo pode envolver um afastamento do significado literal estrito do texto das
reivindicaes.
Quando uma reivindicao dirigida para uma adicional aplicao teraputica de um
medicamento e a condio doentia a ser tratada definida em termos funcionais, por exemplo,
qualquer condio suscetvel de ser aprimorada ou evitada por ocupao seletiva de um

179

receptor especfico, a reivindicao pode ser considerada como clara em muitas jurisdies
(tal como o EPO), apenas se as instrues na forma de testes experimentais ou critrios
testveis estiverem disponveis nos documentos de patente ou que seja de conhecimento geral
comum, permitindo que o especialista versado na tcnica reconhea quais condies esto
includas na definio funcional e, similarmente, dentro do escopo da reivindicao.
Seja preciso ao redigir as reivindicaes e evite palavras relativas. Evite palavras, tais
como, rpido, lento, longo, curto, alto, largo, perfeito, etc. Tais palavras nem
sempre fornecem limitaes claras, a menos que sejam usadas com relao a outro elemento
da reivindicao. Por exemplo, nunca redigir em uma reivindicao uma longa pea de
madeira. Entretanto, o agente de propriedade industrial pode querer escrever:
uma primeira pea de madeira;
uma segunda pea de madeira, onde a primeira pea de madeira maior do que
a segunda pea de madeira.
Se um agente de propriedade industrial usar um termo absoluto em um modo autosustentvel, muito provvel que o examinador de patentes o ignore em outras palavras,
muito provvel que o examinador de patentes trate uma longa pea de madeira de maneira
no diferente de uma pea de madeira ou para esta matria, de maneira no diferente de
uma pequena pea de madeira. Ou at pior, caso esta reivindicao termine em uma patente
concedida, um infrator acusado pode evitar a violao dizendo: quando usamos madeira, no
usamos peas longas. Como um exemplo vivo, um infrator acusado que tenha sido
notificado que a reivindicao descreveu que dois elementos estavam perfeitamente
alinhados, respondeu ao detentor da patente que conquanto tenha alinhado os elementos, ele
no o fez to perfeitamente.
Da mesma maneira, prefervel no usar em uma reivindicao um termo relativo ou
similar, tal como fino, largo ou forte, a menos que o termo tenha um significado bemreconhecido na tcnica especfica, por exemplo, alta-freqncia, em relao a um
amplificador e essa seja a inteno do significado. Quando o termo no tem qualquer
significado bem-reconhecido, deveria, se possvel, ser substitudo por um texto mais preciso
encontrado em qualquer lugar da divulgao original. Quando no existe qualquer base na
divulgao para uma definio clara e o termo no essencial com relao inveno, o

180

agente de propriedade industrial dever manter o termo na reivindicao, pelo fato de que
para suprimir tal termo, pode levar a extenso da matria pertinente alm do contedo do
pedido de patente conforme depositado, o que no permitido. Entretanto, no pode ser
permitido um termo impreciso em uma reivindicao, se o termo for essencial com relao
inveno. Da mesma maneira, um termo impreciso no pode ser usado pelo requerente para
diferenciar sua inveno do estado da tcnica.
Deve ser dada especial ateno sempre que a palavra cerca de ou termos similares tal
como, aproximadamente so usados. Esta palavra pode, por exemplo, ser usada para um
valor especfico (por exemplo, cerca de 200 C) ou para uma faixa (por exemplo, cerca de
x a cerca de y). Na maioria das vezes, o examinador de patentes apenas permitir tais
palavras se tal presena no evitar que a inveno seja erroneamente diferenciada do estado
da tcnica, com relao novidade e atividade inventiva. Mesmo quando um examinador de
patentes aceita tal termo, o agente de propriedade industrial ainda deve ser cauteloso com seu
uso, uma vez que, posteriormente, um tribunal pode achar o termo vago.
Termos

relacionados

aspectos

opcionais,

tais

como,

as

expresses

preferencialmente, por exemplo, tal como ou mais particularmente, devem ser

observados cuidadosamente, para assegurar que os mesmos no introduzam ambigidade. Em
algumas jurisdies, como o EPO, as expresses desse tipo podem no ter efeito limitativo
sobre o escopo de uma reivindicao; isto , os aspectos seguintes a tais expresses devem ser
considerados inteiramente opcionais. Porm, o agente de propriedade industrial no pode
garantir que essa ser a interpretao, uma vez que algumas jurisdies podem ser mais
rigorosas do que o EPO em aceitar tais termos. mais importante que o agente de
propriedade industrial seja aconselhado a evitar tais termos, pelo fato de que muito provvel
que um ru no processamento da patente argumentar que estas expresses tm um efeito
limitativo, argumentando que, de outro modo, no seriam citadas na reivindicao. O detentor
da patente pode finalmente vencer o litgio, porm, o agente de propriedade industrial deve
empenhar-se para reduzir os provveis problemas do seu cliente em qualquer litgio possvel.
Em muitas jurisdies, o agente de propriedade industrial deve ter um cuidado especial
ao redigir reivindicaes que empregam a palavra em para definir uma relao entre

181

diferentes entidades fsicas (produto, mecanismo), ou entre entidades e atividades (processo,

uso), ou entre diferentes atividades. Exemplos de reivindicaes escritas dessa maneira
incluem os seguintes:
(i). cabeote de cilindro em um motor em quatro tempos
(ii). Em um aparelho telefnico com discador automtico, detetor de discagem de
tom e controlador de caractersticas, o detetor de discagem de tom
compreendendo(...)
(iii). Em um processo usando um dispositivo alimentador de eletrodo de um
aparelho de solda a arco, um mtodo para controlar a corrente e a voltagem da
solda a arco, compreendendo as seguintes etapas; e
(iv). Em um processo/sistema/aparelho, etc. ... o aperfeioamento constitudo de
Nos Exemplos (i) ao (iii), a nfase est nas subunidades totalmente operando (cabeote
de cilindro, detetor de discagem de tom, mtodo para controlar a corrente e a voltagem de
solda a arco), ao invs da unidade completa na qual a subunidade est contida (motor de
quatro tempos, telefone, processo).
Muitas jurisdies no entendem como claro se a proteo da reivindicao buscada for
limitada subunidade em si ou se a unidade, como um todo, deve ser protegida. Para fins de
clareza, as reivindicaes desse tipo devem ser , geralmente, dirigidas a uma unidade com
(ou compreendendo) uma subunidade (por exemplo, motor de quatro tempos com um
cabeote de cilindro), ou para a subunidade em si, especificando sua finalidade (por
exemplo, cabeote de cilindro para um motor de quatro tempos).
Com as reivindicaes do tipo indicado pelo Exemplo (iv), o uso da palavra em,
algumas vezes, no deixa claro se a proteo buscada apenas para o melhoramento ou para
todos os aspectos definidos na reivindicao. Aqui, tambm, essencial assegurar que o texto
est claro. Entretanto, reivindicaes como uso de uma substncia ......como um ingrediente
anticorrosivo em uma composio de tinta ou verniz podem ser aceitveis, com base no
segundo uso no medicinal secundrio, em jurisdies como o EPO.
Empenhe-se sempre na clareza ao redigir reivindicaes de patente. Algum pode
argumentar que a palavra em nas reivindicaes acima limitam desnecessariamente o
escopo da proteo do cliente. Por exemplo, foi o agente de propriedade industrial positivo de
modo que o cabeote de cilindro reivindicado funcionaria apenas em um motor de quatro

182

tempos? O agente de propriedade industrial deve considerar seriamente se a palavra em na

frase mesmo necessria para proteger a inveno do seu cliente antes de us-la.
Ao usar um termo de reivindicao que tenha um significado estabelecido na tcnica
relevante, o agente de propriedade industrial deve assegurar que o significado apropriado
nas circunstncias especficas na qual ele ou ela busque usar esse termo. Alm disso, o agente
de propriedade industrial deve assegurar que as palavras que ele selecionou transmitem o
significado que ele quer transmitir e que tambm abrangem a inveno adequadamente.
Por exemplo, um agente de propriedade industrial pode ter selecionado o termo painel
nas reivindicaes. A palavra painel pode ter significados diferentes. Se o agente de
propriedade industrial escolher a palavra painel sem esclarecer se a mesma significa um
painel de circuito ou um painel de madeira existe uma possvel ambigidade. Portanto
recomendvel escolher uma palavra com um significado claro e transmitir esse significado no
relatrio descritivo, de maneira que no haja espao para confuso; entretanto, a palavra
selecionada deve ser to abrangente quanto necessria, de modo a proporcionar a adequada
proteo reivindicao.
Um agente de propriedade industrial pode ser seu prprio lexicgrafo e pode definir
termos. Entretanto, fazendo isto, ele deve explicar claramente o significado do termo que ele
definiu no relatrio descritivo, de maneira que no haja espao para ambigidade e o
significado do termo que ele criou ser claro para o examinador de patentes e para os tribunais
em que a patente possa ser objeto de litgio.
Qualquer inconsistncia entre a descrio e as reivindicaes devem ser evitadas. As
inconsistncias podem lanar duvidas sobre a extenso da proteo e, portanto, tornar a
reivindicao incerta ou sem fundamento ou, alternativamente, tornar a reivindicao
questionvel. As inconsistncias podem surgir das seguintes maneiras:
(i.)

Inconsistncia Verbal Simples

Por exemplo, existe uma declarao na descrio que sugere que a inveno est

limitada a um aspecto especfico, porm as reivindicaes no esto assim limitadas;

alm disso, a descrio no coloca nenhuma nfase especial sobre este aspecto e no

183

existe qualquer motivo para acreditar que o aspecto essencial para a performance da
inveno. Nesse caso, a inconsistncia pode ser removida pela ampliao da descrio
ou pela limitao das reivindicaes. Da mesma maneira, se as reivindicaes forem
mais limitadas do que a descrio, elas podem ser ampliadas ou a descrio pode ser
limitada. [Nota: Uma descrio no pode ser ampliada aps o depsito do pedido de
patente em muitas jurisdies ate mesmo quando ampliar significa deletar material
da especificao.]
(ii)

Inconsistncia Relativa a Aspectos Aparentemente Essenciais

Por exemplo, pode parecer que, a partir do conhecimento tcnico geral ou do que

est declarado ou implcito, um determinado aspecto tcnico descrito que no

mencionado em uma reivindicao independente essencial para desempenhar a
realizao da inveno ou, em outras palavras, necessrio para a soluo do
problema ao qual a inveno diz respeito. A situao contrria, em que uma
reivindicao independente inclui aspectos que no parecem essenciais para realizar a
inveno, no questionvel. Isto uma questo de escolha do requerente. Portanto, o
examinador no ir sugerir que uma reivindicao seja ampliada pela omisso de
aspectos aparentemente no essenciais. [Nota: Este ltimo comentrio realmente
estabelece a essncia da tarefa do agente de propriedade industrial para obter proteo
de reivindicao abrangente. O examinador do governo tem apenas o dever de dizer
quando uma reivindicao est muito abrangente; ele no tem o dever de dizer
quando uma reivindicao est muito restrita.]
(iii). Parte da Matria da Descrio e Desenhos no est coberta pelas Reivindicaes
Por exemplo, todas as reivindicaes especificam um circuito eltrico
empregando dispositivos semicondutores, porm, uma das modalidades na descrio e
nos desenhos, em vez disso, emprega tubos eletrnicos. Em tal caso, a inconsistncia
pode ser removida normalmente, pela ampliao das reivindicaes (supondo que a
descrio e os desenhos, como um todo, proporcionam o suporte adequado para tal
ampliao) ou pela remoo do excesso de matria da descrio e dos desenhos.

184

Entretanto, caso sejam apresentados exemplos na descrio e desenhos que no esto

cobertos pelas reivindicaes, no como modalidades da inveno mas como tcnica
antecedente ou exemplos, que sejam teis para entender a inveno, a reteno destes
exemplos pode ser permitida.
Esses exemplos realam a exigncia (j repetido muitas vezes) de que o relatrio
descritivo deve dar suporte s reivindicaes.

185

D.

Alternativas de Reivindicao e Modificaes da Inveno

Ao redigir as reivindicaes, importante pensar constantemente sobre as alternativas

da inveno. Em termos legais, essas alternativas so conhecidas como modalidades. Um

agente de propriedade industrial deve pensar como um concorrente potencial que deseja
contornar as reivindicaes. Pense sobre quais variaes de uma reivindicao poderiam ser
introduzidas que permitissem que algum evitasse uma violao e, em seguida, tente
incorporar essas variaes ou modalidades alternativas no relatrio descritivo e na redao
das reivindicaes, abrangendo cada uma dessas modalidades. importante no esquecer das
modalidades alternativas que podem realizar a mesma funo. As reivindicaes relativas a
estas modalidades alternativas so crticas ao proporcionar um escopo de proteo abrangente.
O agente de propriedade industrial deve ficar atento para no exceder o oramento do cliente
ao desenvolver alternativas e no exceder o prprio escopo da inveno do inventor.
Por exemplo, se o inventor tiver desenvolvido um dispositivo que abranja um lpis com
uma borracha fixada ao lpis, as reivindicaes dirigidas para a modalidade principal ou
preferida devem ser redigidas como segue:
1.
Um dispositivo, compreendendo:
um lpis; e
uma borracha fixada ao lpis.
2.
O dispositivo de acordo com a Reivindicao 1, onde a dita borracha fixada ao
lpis de modo destacvel.
3.
O dispositivo de acordo com a Reivindicao 2, onde o lpis de cor vermelha.
Para a mesma inveno, as reivindicaes dirigidas para uma modalidade alternativa
podem ser lidas como segue:
1.
Um dispositivo, compreendendo:
um crayon; e
uma borracha fixada no crayon.
2.
O dispositivo citado na Reivindicao 1, onde a referida borracha fixada de
maneira destacvel ao crayon.
3. O crayon de acordo com a Reivindicao 2, onde o crayon de cor vermelha.
A comparao entre o conjunto de reivindicaes de crayon e o conjunto de
reivindicaes de lpis sugere que, talvez, o agente de propriedade industrial pudesse
redigir um conjunto de reivindicaes ainda mais abrangente, com vistas um apetrecho
para escrever e, em seguida, redigir reivindicaes dependentes com vistas a um crayon e um
lpis.

186

E.

Evite Limitaes Desnecessrias

Uma regra bsica para redigir uma reivindicao, conforme j discutido, revisar

constantemente as reivindicaes e deletar as limitaes desnecessrias. Conforme j

mencionado, uma tcnica redigir uma reivindicao na forma de um pargrafo e incluir
nesta descrio todas as limitaes razoveis a uma modalidade da inveno. Uma vez que o
agente de propriedade industrial tenha visualizado a inveno em sua totalidade, o mesmo
revisa o pargrafo e elimina todas as limitaes que impedem uma descrio da inveno na
forma mais abrangente possvel. Fazendo isto, o agente de propriedade industrial ser capaz
de expressar uma reivindicao que visualize a inveno em sua forma mais abrangente,
ficando isenta de quaisquer limitaes desnecessrias. Isto pode ser seguido da redao de
mais conjuntos de reivindicaes que tm um escopo diferente do primeiro conjunto. Esta
tcnica deve resultar em um conjunto de reivindicaes abrangentes para a inveno.
Da mesma maneira, no que tange os aspectos tcnicos da inveno, as reivindicaes
no devem contar com referncias descrio ou desenhos, exceto quando for absolutamente
necessrio. Por exemplo, de acordo com as regras do EPO, as reivindicaes no devem
contar com referncias do tipo conforme descrito na parte ... da descrio, ou conforme
ilustrado na Figura 2 dos desenhos. O texto enftico da clusula de exceo deve ser notado.
Assim, o requerente tem o nus de mostrar que absolutamente necessrio contar com a
referncia descrio ou desenhos nos casos apropriados. Um exemplo de uma exceo
permitida seria de que a inveno envolvesse alguma forma particular ilustrada nos desenhos,
porm, no podendo ser prontamente definida por palavras ou por uma simples frmula
matemtica. Um outro caso especial aquele em que a inveno refere-se a produtos
qumicos, alguns destes aspectos podendo ser definidos apenas por meio de grficos ou
diagramas.
Nota: O cuidado previsto neste item pertinente s figuras e desenhos no se refere ao
uso de meros sinais de referncia nas reivindicaes discutidas no Captulo V, Seo. C (6)
acima.

187

F.

Limitaes Negativas e Rejeies

Uma matria pertinente reivindicao normalmente definida em termos de aspectos

positivos, indicando que determinados elementos tcnicos esto presentes. Em raras ocasies,
o agente de propriedade industrial pode restringir a matria usando uma limitao negativa,
declarando expressamente que um aspecto especfico est ausente, por exemplo, no de
madeira. Tais limitaes negativas podem ser feitas, por exemplo, para remover modalidades
no-patenteveis divulgadas no pedido de patente conforme depositado ou se a ausncia de
um aspecto pode ser deduzida do pedido de patente conforme depositado.
Alm disso, em algumas jurisdies, como o EPO, uma divulgao do estado da tcnica
pode ser excluda usando uma rejeio para restabelecer a novidade de um ensinamento
inventivo, a qual acidentalmente superposta com a divulgao. Uma rejeio sem estar
fundamentada no pedido de patente conforme depositado pode, apenas, restabelecer a
novidade; no pode fazer um ensinamento inventivo bvio. Deve-se ter cuidado para
assegurar que o texto da rejeio no seja estendido alm do contedo do pedido de patente,
conforme depositado.
As limitaes negativas ou rejeies podem ser usadas apenas no caso de adicionar
aspectos positivos reivindicao, no definindo mais clara e precisamente a matria que
ainda passvel de proteo ou limitando indevidamente o escopo da reivindicao. O agente
de propriedade industrial deve se empenhar para limitar o uso de limitaes negativas e
rejeies, para situaes que no podem ser facilmente explicadas de uma maneira positiva,
por exemplo, um processo qumico que possa usar qualquer metal conhecido, exceto cobre
(e o prprio inventor no sabe realmente porque o cobre no pode ser usado), poderia ser
expresso de tal forma como um metal, excluindo cobre .

Entretanto, o agente de

propriedade industrial, geralmente, ir encontrar aps longa e intensa considerao, uma

palavra adequada que expresse a limitao de maneira positiva. Limitaes negativas e
rejeies geralmente devem ser evitadas, pelo fato de no proporcionarem a linguagem
elegante e habilidosa da reivindicao que oferece a melhor proteo para invenes.

188

G.

As Reivindicaes e os Produtos Concorrentes

Um agente de propriedade industrial deve perguntar ao seu cliente sobre produtos

concorrentes. Na medida em que instaurado um processamento do pedido de patente

(lembre-se que isto pode levar muitos anos), o agente de propriedade industrial deve
acompanhar a evoluo dos produtos concorrentes no campo da inveno. Ao redigir as
reivindicaes, este fundamento do conhecimento deve ser bem usado, atravs da redao de
reivindicaes que cubram os produtos concorrentes que possam estar disponveis no mercado
desde que os produtos concorrentes no sejam do estado da tcnica. Adicionalmente, se o
agente de propriedade industrial souber de um novo produto concorrente, enquanto o pedido
de patente est pendente, o referido agente pode querer alterar as reivindicaes pendentes
para que possam ser melhor lidas - na inveno do cliente e no produto concorrente (supondo
que o produto concorrente no seja definitivamente o estado da tcnica). Deste modo, as
reivindicaes de patente concedidas ficam to prximas do produto do concorrente, que o
concorrente no ter outra opo, exceto obter uma licena do cliente quando a patente
concedida.

189

H.

As Reivindicaes Devem Superar o Estado da Tcnica

O agente de propriedade industrial deve redigir as reivindicaes, de modo a superar o

estado da tcnica relacionado inveno, que o mesmo j conhece. Caso contrrio, a patente
ser invalidada. A estratgia ideal redigir uma reivindicao que seja mais restrita do que o
estado da tcnica atualmente conhecido, porm mais abrangente do que os produtos
concorrentes. Tenha tambm em mente, que algumas jurisdies, como os EUA, exigem do
agente de propriedade industrial, do inventor e de outras partes associadas ao pedido de
patente, a divulgao para o escritrio nacional de patentes de todo o estado da tcnica
pertinente; o no cumprimento de tal exigncia pode, em algumas circunstncias, cancelar a
licena de atuao do agente de propriedade industrial.

190

I.

Tipos de Reivindicaes de Mltiplo Uso para a Mesma Inveno

Caso a mesma inveno possa ser reivindicada como um mtodo e como um

mecanismo, no deixe de faz-lo. No se sinta constrangido em visualizar a inveno de

apenas uma forma. De fato, para obter a proteo mais abrangente possvel para a inveno,
recomendvel reivindicar a inveno de maneiras diferentes. Vejamos alguns exemplos de
reivindicaes.
Por exemplo, suponha que uma inveno esteja correlacionada ao software de busca na
Internet; uma reivindicao de sistema para a inveno poderia ser lida como segue:
1.
Um sistema para busca na Internet, o dito sistema compreendendo:
um mdulo de software configurado para realizar uma busca;
uma base de dados configurada para armazenar resultados produzidos pela
busca; e
uma interface do usurio configurada para apresentar os resultados da
busca a um usurio.
Observe que na Reivindicao 1, citamos os diferentes componentes da inveno e a
maneira como interagem entre si. Especificamos os trs elementos e citamos a funo
realizada por cada elemento. Por exemplo, especificamos que o mdulo de software realiza a
busca, a base de dados armazena a busca e a interface torna a busca disponvel para um
usurio.
Um mtodo de reivindicao para a mesma inveno pode ser lido como segue:
2.
Um mtodo para realizar uma busca na Internet, o dito mtodo compreendendo:
transmitir um pedido de busca pela Internet, a partir de um mdulo de
software;
receber os resultados da busca pela Internet, a partir do pedido de busca
feito atravs do mdulo de software;
armazenar os resultados da busca em uma base de dados; e
apresentar os resultados da busca para um usurio, atravs de uma
interface do usurio.
Observe que na Reivindicao 2, introduzimos diferentes etapas envolvidas na
realizao desta busca e, ao mesmo tempo, introduzimos os componentes que realizam cada
uma das funes declaradas. Por exemplo, a primeira etapa indicada como sendo a
realizao da busca conduzida pelo mdulo de software.

191

J.

Certifique-se que o Relatrio Descritivo D Suporte s Reivindicaes

As reivindicaes devem ter suporte no relatrio descritivo e nos desenhos, conforme

observado em todo o presente texto. Isso significa que deve haver uma base na descrio para
a matria pertinente a cada reivindicao. O escopo das reivindicaes, geralmente, no ser
interpretado de modo mais abrangente do que garantido por certas consideraes, como a
extenso da descrio e dos desenhos, e em algumas jurisdies, a contribuio para a tcnica.
A maioria das reivindicaes so generalizaes de um ou mais exemplos especficos.
A extenso de generalizao permissvel uma questo que o examinador deve julgar em
cada caso especfico, luz do relevante estado da tcnica. Assim, uma inveno que abre um
campo totalmente novo, geralmente, tem direito a uma maior generalidade nas reivindicaes
do que aquela que est correlacionada a avanos em uma tecnologia conhecida. Uma
declarao justa de uma reivindicao aquela que no to abrangente que ultrapasse a
inveno e nem to restrita que prive o requerente de uma recompensa justa pela divulgao
de sua inveno. Geralmente, o requerente tem o direito de abranger todas as modificaes
bvias de, os equivalentes a, e usos daquilo que ele descreveu. Particularmente, caso seja
razovel prognosticar que todas as alternativas cobertas pelas reivindicaes tm as
propriedades ou usos atribudos pelo requerente na descrio, o mesmo deve ter o direito de
formular suas as reivindicaes em conformidade.
O agente de propriedade industrial deve ter em mente que a nica restrio na
abrangncia das reivindicaes que um requerente pode obter concernente ao estado da
tcnica (novidade e atividade inventiva) e no num dada intuio de um examinador de
patentes sobre o significado da inveno do cliente. O agente de propriedade industrial ir,
geralmente, apelar contra as rejeies feitas pelas intuies do examinador de patentes, as
quais no esto concretamente baseadas no estado da tcnica e nas exigncias legais precisas
para a patenteabilidade.
O agente de propriedade industrial no deve ser um ator passivo no processo de
patenteamento. O agente de propriedade industrial poder, oportunamente, descobrir que um
examinador de patente excedeu sua autoridade legal ao fazer uma rejeio. O agente de
propriedade industrial deve estar pronto para aconselhar o seu cliente com relao

192

aplicabilidade de um recurso em tais instncias. A experincia ensinar ao agente de

propriedade industrial quando uma regra uma regra e quando ele deve lutar por melhor
proteo para seu cliente. O agente deve tambm estar atento com relao a seus advogados
associados estrangeiros, quando os mesmos esto trabalhando arduamente em nome do seu
cliente e quando esto simplesmente atendendo a uma mera sugesto criada para
demonstrao de eficincia burocrtica. (As sugestes nas duas ltimas frases so
igualmente aplicadas a qualquer pedido de patente e em qualquer jurisdio no mundo).
Damos abaixo alguns exemplos de suporte ou falta de suporte para a linguagem das
reivindicaes:
i.

Uma reivindicao se refere a um processo para tratamento de todos os tipos de

mudas de plantas, submetendo-as a um choque frio controlado, de maneira a
produzir resultados especficos, ao passo que a descrio divulga o processo
aplicado a somente um tipo de planta. Uma vez que bem reconhecido que as
plantas apresentam variaes amplas em suas propriedades, existem razes bemfundadas para se acreditar que o processo no aplicvel a todas mudas de
plantas. A menos que o requerente possa fornecer provas convincentes de que o
processo seja geralmente aplicvel, o mesmo deve restringir sua reivindicao a
um tipo de planta especfico mencionado na descrio. Uma simples declarao
de que o processo aplicvel a todas mudas de plantas no suficiente.

ii.

Uma reivindicao se refere a um mtodo especificado de tratar moldagens de

resina sinttica para obter determinadas alteraes nas caractersticas fsicas.
Todos os exemplos descritos se referem a resinas termoplsticas e o mtodo
aquele que parece ser inapropriado para resinas termofixas. A menos que o
requerente possa fornecer provas convincentes que, no entanto, o mtodo
aplicvel a resinas termofixas, o mesmo deve restringir sua reivindicao a resinas
termoplsticas.

iii.

Uma reivindicao se refere a composies de leo combustvel aperfeioado, as

quais possuem uma determinada propriedade desejada. A descrio proporciona
suporte para uma maneira de obter leos combustveis possuindo esta
propriedade, que pela presena de quantidades definidas de um determinado
aditivo. No divulgado qualquer outro modo para obter leos combustveis
possuindo a propriedade desejada. A reivindicao no faz qualquer meno ao
aditivo. A reivindicao no suportada em toda sua abrangncia e a objeo
surge.

Um agente de propriedade industrial jamais deve tentar reivindicar algo que ele no
conhece com relao a determinadas incluses no escopo da inveno. Ele deve procurar

193

patentes vlidas para seus clientes. A regra estabelecida acima indicada em termos de
proteo ao pblico (que justo), porm, ao tentar patentear alguma coisa que no suportada
pelo relatrio descritivo do requerente similarmente um desastre tambm para o requerente
da patente.
A discusso acima refora um tpico que foi constantemente repetido ao longo de todo
o presente texto. O agente de propriedade industrial sempre deve proporcionar o suporte
adequado para as reivindicaes do seu cliente no relatrio descritivo do pedido de patente. O
agente de propriedade industrial tambm deve antecipar as limitaes mais restritas que o
mesmo possa precisar adicionar s reivindicaes durante o processamento da patente e
assegurar que ser fornecido o suporte para estas limitaes, caso se tornem necessrias.

194

K.

Unidade de Inveno
Um pedido de patente deve, geralmente, ser correlacionado apenas a uma inveno ou a

um grupo de invenes ligadas, de maneira que formem um nico conceito geral inventivo. A
segunda destas alternativas, isto , o grupo ligado de conceito nico, pode dar origem a uma
pluralidade de reivindicaes independentes na mesma categoria, embora o caso mais comum
seja de uma pluralidade de reivindicaes independentes em diferentes categorias.
O conceito de unidade de inveno foi discutido ao longo de todo o presente texto. Se
um examinador de patentes determinar que as reivindicaes de um pedido de patente omitem
a unidade de inveno, geralmente, o agente de propriedade industrial ser exigido a escolher
determinadas reivindicaes e cancelar ou retirar as reivindicaes no escolhidas.
Entretanto, de um modo geral, o agente ser permitido a depositar um outro pedido de patente
com as reivindicaes no escolhidas do primeiro pedido. A regra para a unidade de inveno
, essencialmente, um mecanismo de regulamentao de taxa, que evita que os Escritrios
Nacionais de Patentes tenham que examinar um excesso de invenes separadas para um
requerente que pagou apenas pelo exame de uma nica inveno. Assim sendo, a descoberta
de um falta de unidade de inveno no , geralmente, uma falha fatal para um pedido de
patente, embora possa incorrer em taxas adicionais para o cliente, bem como, numa demora
adicional. Da mesma maneira, a discusso feita a seguir, tem o propsito de auxiliar o agente
de propriedade industrial a entender onde pode ser encontrada uma falta de unidade de
inveno. Os exemplos inicialmente fornecidos dizem respeito a invenes qumicas,
entretanto, os conceitos podem ser estendidos para pedidos de patentes em todos os domnios
tcnicos.
Em algumas jurisdies, como o EPO, a unidade de inveno considerada como
presente no contexto de produtos intermedirios e produtos finais, onde:
i.
Os produtos intermedirios e produtos finais tm o mesmo elemento estrutural
essencial, isto , suas estruturas qumicas bsicas so as mesmas ou suas
estruturas qumicas so tcnica e intimamente inter-relacionadas, o produto
intermedirio, incorporando um elemento estrutural essencial ao produto final, e
ii.

Os produtos intermedirios e produtos finais so tecnicamente inter-relacionados,

isto , o produto final fabricado diretamente a partir do intermedirio ou
separado do mesmo por um pequeno nmero de intermedirios, em que todos
contm o mesmo elemento estrutural essencial

195

A unidade de inveno tambm pode estar presente entre os produtos intermedirios e

finais, dos quais as estruturas so desconhecidas - por exemplo, entre um produto
intermedirio tendo uma estrutura conhecida e um produto final com estrutura desconhecida
ou, entre um intermedirio de estrutura desconhecida e um produto final de estrutura
desconhecida. Nestes casos, deve haver prova suficiente para levar um indivduo a concluir
que os produtos intermedirio e finais so tcnica e intimamente inter-relacionados, como, por
exemplo, quando o produto intermedirio contm o mesmo elemento essencial do produto
final ou incorpora um elemento essencial ao produto final.
Diferentes produtos intermedirios usados em diferentes processos para a preparao do
produto final podem ser reivindicados, desde que tenham o mesmo elemento estrutural
essencial. Os produtos intermedirios e finais no devem ser separados no processo que vai de
um para o outro, por meio de um intermedirio que no seja novo. Quando diferentes
produtos intermedirios para diferentes partes estruturais do produto final so reivindicados, a
unidade no deve ser considerada como presente entre os intermedirios. Se os produtos
intermedirios e finais so famlias de compostos, cada composto intermedirio deve
corresponder a um composto reivindicado na famlia de produtos finais. Entretanto, alguns
produtos finais podem no ter um composto correspondente na famlia dos produtos
intermedirios, assim as duas famlias no necessitam ser totalmente congruentes. O mero
fato de que alm da capacidade de ser usado na produo de produtos finais, os produtos
intermedirios tambm exibem outros efeitos ou atividades possveis e no devem prejudicar
a unidade de inveno.
Quando uma nica reivindicao definir alternativas (qumica ou no-qumica), isto ,
uma unidade de inveno denominada de grupamento de Markush deve ser considerada
como presente, se as alternativas forem de natureza similar. Quando o grupamento de
Markush for para as alternativas de compostos qumicos, estes devem ser considerados como
sendo de natureza similar, onde:
i.
ii.

todas as alternativas tm uma propriedade ou atividade comum, e

uma estrutura comum est presente, isto , um elemento estrutural significativo
compartilhado por todas as alternativas, ou todas alternativas pertencem a uma
classe reconhecida de compostos qumicos, na tcnica qual a inveno pertence.

196

Um elemento estrutural significativo compartilhado por todas as alternativas,

quando os compostos compartilham uma estrutura qumica comum que ocupa uma grande
parte de suas estruturas ou, no caso dos compostos terem em comum apenas uma pequena
parte de suas estruturas, a estrutura compartilhada comumente constitui uma parte distinta
estruturalmente, face ao estado da tcnica existente. O elemento estrutural pode ser um
componente nico ou uma combinao de componentes individuais juntamente ligados. As
alternativas pertencem a uma classe reconhecida de compostos qumicos, se houver uma
expectativa no conhecimento tcnico de que os membros da classe iro se comportar da
mesma maneira no contexto da inveno reivindicada, isto , que cada membro possa ser
substitudo entre si, na expectativa de que seja alcanado o mesmo resultado esperado. Caso
possa ser demonstrado que pelo menos uma alternativa de Markush no nova, a unidade de
inveno deve ser reconsiderada.
Em algumas jurisdies, como o EPO, uma falta de unidade de inveno pode estar
diretamente evidente a priori, isto , antes de considerar as reivindicaes pertinentes ao
estado da tcnica, ou pode apenas se tornar aparente a posteriori, isto , aps considerar o
estado da tcnica - por exemplo, um documento no estado da tcnica mostra que existe falta
de novidade ou atividade inventiva em uma reivindicao independente, deixando, portanto,
duas ou mais reivindicaes dependentes sem um conceito inventivo comum.
Conforme observado acima, o conceito de unidade de inveno foi discutido em todo
o presente manual. (Ver tambm discusses da frase exigncia de restrio, que uma
terminologia dos EUA relativa descoberta de falta de unidade). O agente de propriedade
industrial deve ter em mente que a ausncia de unidade de inveno no uma falha fatal,
apenas um mecanismo que permite ao governo cobrar taxas adicionais. O agente de
propriedade industrial, geralmente, ir depositar um pedido de patente divisional com as
reivindicaes que foram restringidas do pedido de patente devido falta de unidade da
inveno.

197

L.

Ponto de Vista da Reivindicao

Uma reivindicao de patente deve ter um ponto de vista consistente. O ponto de

vista sinaliza o grupo de Partes que poderia violar, diretamente, uma reivindicao de patente.
O agente de propriedade industrial deve ser cuidadoso para evitar incluir as
limitaes/elementos em uma nica reivindicao que reflita um outro ponto de vista.
Conquanto que isso possa parecer uma sugesto sensata, algumas vezes pode ser muito difcil
de se colocar em prtica, onde a natureza de uma inveno tal que os componentes
inventivos so espalhados atravs de uma faixa de componentes fsicos ou de uma faixa de
atividades fsicas. Tendo um ponto de vista nico, tambm passa a ser importante, quando a
atividade comercial associada inveno dividida entre Partes mltiplas.
EXEMPLO 1:
Considere que uma inveno seja concernente a um novo compartimento para abrigar as
baterias usadas para ligar uma lanterna. Suponhamos que o inventor descobriu que se uma
pequena pea de cobre no formato de congorsa, tendo um receptculo macho pressionada
sobre uma bateria D-cell convencional, quando a unidade combinada inserida em uma
lanterna que tambm tenha uma pequena pea de cobre no formato de congorsa, tendo um
receptculo fmea, a vida til da bateria D-cell dura trs vezes mais do que o normal. Um
agente de propriedade industrial poderia redigir a seguinte reivindicao:
1.

Um mecanismo para prolongar a vida til da bateria de uma lanterna,

compreendendo:
uma pequena pea de cobre no formato de congorsa, tendo um receptculo
macho, e adaptada para ser operacionalmente acoplada a uma bateria;
uma lanterna operada por bateria tendo fiao eltrica; e
uma pea de cobre no formato de congorsa tendo um receptculo fmea, a
pea de cobre no formato de congorsa sendo ligada fiao eltrica da
lanterna operada por bateria, em que a pea de cobre no formato de
congorsa que apresenta um receptculo tipo macho, adaptada para
operar acoplada pea no formato de congorsa que apresenta um
receptculo fmea.

Conquanto que a reivindicao acima possa fornecer uma descrio adequada da

inveno, o participante do curso pode observar que esta no possui um ponto de vista
consistente. Algumas partes de uma reivindicao pertencem a componentes pertinentes
bateria e algumas partes da reivindicao pertencem a componentes pertinentes lanterna.
(Se a bateria durasse pelo tempo de vida til da lanterna, haveria menos problemas com o
ponto de vista da reivindicao).
Entretanto, o que aconteceria se uma pessoa/entidade responsvel pela bateria no
fosse a mesma pessoa/entidade que forneceu a lanterna? O que aconteceria se uma empresa
vendesse apenas baterias e uma outra empresa vendesse apenas lanternas? Isto significa, que

198

nem a pessoa responsvel pela bateria, nem a pessoa responsvel pela lanterna, violam
diretamente a reivindicao. A violao direta na maioria das vezes necessria, de modo a
encontrar qualquer tipo de violao, tal como, violao ou estmulo contributivo e muitos
sistemas legais exigem que uma nica entidade seja responsvel pela violao direta.
Certamente, bem provvel que os litigantes especializados na tcnica questionem a violao
direta, mesmo para as reivindicaes como aquela acima, no caso de algumas jurisdies,
porm, o agente de propriedade industrial deve redigir reivindicaes com habilidade
suficiente, de maneira que seu cliente no necessite encontrar os melhores advogados
litigiosos para iniciar um caso de violao bsica e gastar quantias considerveis do cliente
para determinar como eles podem estabelecer uma argumentao suficientemente legal para a
violao.
Alm da preocupao com o litgio, o agente de propriedade industrial tambm deve
redigir suas reivindicaes de maneira que sejam fceis de licenciar. Suponha, por exemplo,
que no mundo dos negcios relacionado com a reivindicao acima, uma empresa venda
lanternas e outra empresa venda baterias. Nesta situao, nenhuma destas Partes pode se sentir
com a mnima inclinao a obter uma licena para a reivindicao acima, uma vez que cada
Parte pode realmente acreditar que tenha fundamentos legais suficientes para evitar violaes,
pelo fato de apenas praticar uma parte da reivindicao.
Suponha, agora, que o agente de propriedade industrial tambm redigiu mais trs
conjuntos de reivindicaes um primeiro conjunto dirigido apenas parte da lanterna do
sistema, um segundo dirigido apenas parte da bateria do sistema e um terceiro dirigido
combinao das peas de cobre no formato de congorsa. (O agente de propriedade industrial
ainda seria avisado de manter a reivindicao original acima). Estas trs reivindicaes
podem ser lidas individualmente, como segue:
2.

3.

Reivindicao da Lanterna
Um mecanismo para prolongar a vida til de uma bateria, compreendendo:
uma lanterna operada por bateria tendo fiao eltrica; e
uma pea de cobre no formato de congorsa tendo um receptculo fmea, a
pea de cobre no formato de congorsa ligada fiao eltrica da lanterna
operada por bateria, em que a pea de cobre no formato de congorsa que
apresenta um receptculo fmea adaptada para operar acoplada pea
no formato de congorsa que apresenta um receptculo macho fixado a uma
bateria.
Reivindicao da Bateria
Um mecanismo para prolongar a vida til da bateria da lanterna,
compreendendo:
uma bateria; e
uma pea de cobre no formato de congorsa tendo um receptculo macho, a
pea de cobre no formato de congorsa sendo operacionalmente acoplada
bateria,
em que a pea de cobre no formato de congorsa que apresenta um
receptculo macho adaptada para operar acoplada a uma pea de cobre
no formato de congorsa que apresenta um receptculo fmea, que est
conectada fiao eltrica em uma lanterna.

199

Peas do Conector
4.
Um mecanismo para prolongar a vida til de uma bateria , compreendendo:
uma pea de cobre no formato de congorsa tendo um receptculo macho,
adaptada para ser eletricamente acoplada a uma bateria; e
uma pea de cobre no formato de congorsa tendo um receptculo
fmea, a pea de cobre no formato de congorsa sendo adaptada para operar acoplada
fiao eltrica de uma lanterna operada por bateria, em que a pea de cobre no formato de
congorsa tendo um receptculo macho adaptada para operar acoplada pea no formato
de congorsa tendo um receptculo fmea.
O participante do curso pode observar que enquanto as Reivindicaes 2-3 mencionam
ambas, a bateria e a lanterna, o ponto de vista em cada reivindicao foi trocado
exclusivamente ou para a bateria ou para a lanterna, ou para a combinao das duas peas
conectoras. Assim, a Reivindicao 2 deve ser mais fcil para licenciar ou reclamar contra
um infrator fornecedor de lanternas do que a Reivindicao 1; e a Reivindicao 3 deve ser
mais fcil para licenciar ou reclamar contra um infrator fornecedor de baterias do que a
Reivindicao 1. A Reivindicao 4 enfoca as duas peas no formato de congorsa e poderia
ser usada contra a empresa que fabricou as partes no formato de congorsa, para montagem
posterior pelos fabricantes da bateria ou da lanterna.

200

EXEMPLO 2:
Suponha que uma inveno seja concernente a um cliente e a um sistema de
computao servidor, tal como, a Internet. Suponha que a inveno um novo modo de
comprar confeitos pela Internet, onde o cliente pode usar uma cmera e um brao robtico
para encher o saco de balas que, em seguida, ser enviado pelo correio para ele. Um
computador do cliente (por exemplo, um computador pessoal domstico) faz um pedido a um
computador do servidor (por exemplo, um sistema de computao de um provedor de servios
da Internet), e o computador do servidor encontra a informao, processa e envia os
resultados para o cliente. Um agente de propriedade industrial poderia redigir a seguinte
reivindicao:
1.

Um mtodo para fornecer balas, compreendendo:

enviar um pedido de balas, de um computador do cliente para um
computador do servidor, o qual se localiza em uma loja de balas;
enviar os dados de vdeo da loja de balas do computador do servidor para
o computador do cliente; mostrar os dados de vdeo da loja de balas no
computador do cliente, onde os dados de vdeo da loja de balas mostrados
oferecem uma representao visual da loja de balas, para permitir um
usurio do computador do cliente fornecer instrues para um brao
robtico localizado na loja de balas;
enviar as instrues de direo do brao robtico do computador do
cliente para o computador do servidor;
converter as instrues de direo do brao robtico em instrues de
direo do brao robtico da mquina nativa, para o brao robtico na loja
de bala, onde as instrues de direo do brao robtico da mquina nativa
acionam o brao robtico para encher um saco de balas com as referidas
balas;
enviar uma instruo de remessa do computador do cliente para o
computador do servidor; e
converter a instruo de remessa em uma instruo de remessa do brao
robtico da mquina nativa para o brao robtico, onde a instruo de
remessa do brao robtico da mquina nativa aciona o brao robtico,
para colocar o saco de balas em uma caixa aberta, com seguinte lacre para
remessa.

Enquanto a reivindicao acima pode proporcionar uma descrio adequada da

inveno, o participante do curso pode observar que a reivindicao no tem um ponto de
vista consistente. Algumas etapas so realizadas pelo computador do cliente e algumas etapas
so realizadas pelo computador do servidor. Isto significa que nem a pessoa responsvel pelo
computador do cliente, nem a pessoa responsvel pelo computador do servidor, violam
diretamente a reivindicao. A violao direta normalmente necessria, a fim de descobrir
qualquer tipo de violao, tal como violao ou estmulo contributivo e muitos sistemas legais
exigem que uma nica entidade seja responsvel pela violao direta. Conforme discutido
acima, o agente de propriedade industrial deve redigir as reivindicaes usando suficiente
habilidade, de modo que seu cliente no necessite encontrar os melhores advogados litigiosos
para iniciar um caso de violao bsica e gastar quantias significativas do cliente para
determinar como eles podem estabelecer uma argumentao suficientemente legal para a

201

violao.
Alm das preocupaes com o litgio, o agente de propriedade industrial tambm deve
redigir suas reivindicaes de modo a que sejam fceis de licenciar. Suponha, por exemplo,
no mundo dos negcios relacionado com a reivindicao da loja de balas acima, que uma
empresa fornece a loja de balas e o brao robtico, outra empresa fornece o computador do
servidor e uma terceira empresa fornece o software do computador do cliente. Suponha ainda,
que enquanto a loja de balas e a empresa do computador do servidor tm um arranjo
comercial entre si, a empresa do software do computador do cliente no tem nenhum contrato
com qualquer das Partes e o computador do servidor est disponvel para qualquer pessoa que
fornea um nmero de carto de crdito para pagamento dos servios. Nessa situao,
nenhuma destas Partes pode se sentir menos inclinada a obter uma licena para a
reivindicao acima, uma vez que cada Parte pode realmente acreditar que tenha fundamentos
legais suficientes para evitar violaes, baseadas no fato de que a mesma no coloca em
prtica totalmente a reivindicao.
Suponha agora, em vez disso, que o agente de propriedade industrial tambm redigiu
mais dois conjuntos de reivindicaes um dirigido apenas parte do cliente do sistema e
outro dirigido parte do servidor do sistema. (O agente de propriedade industrial seria ainda
aconselhado a manter a reivindicao acima). Estas duas reivindicaes podem ser lidas
como:

2.

3.

Reivindicao do Computador do Cliente

Um mtodo para distribuir balas, compreendendo:
receber dados de vdeo da loja de balas em um computador do cliente;
mostrar os dados de vdeo da loja de balas no computador do cliente, em
que os dados de vdeo da loja de bala mostrados fornecem uma
representao visual de uma loja de balas, para possibilitar ao usurio do
computador do cliente fornecer instrues para o brao robtico localizado
na loja de balas;
enviar instrues de direo para o brao robtico, a partir do computador
do cliente, em que as instrues de direo do brao robtico fazem com
que o brao robtico na loja de balas encha um saco de balas com as
referidas balas; e
enviar uma instruo de remessa do computador do cliente, em que a
instruo de remessa faz com que o brao robtico coloque o saco de balas
em uma caixa aberta, com seguinte lacre para remessa.
Reivindicao do Computador do Servidor
Um mtodo para distribuir balas, compreendendo:
enviar dados de vdeo da loja de balas, a partir de um computador do
servidor para um computador do cliente, em que os dados de vdeo da loja
de balas proporcionam uma representao visual de uma loja de balas,
para possibilitar um usurio do computador do cliente fornecer instrues
para um brao robtico localizado na loja de balas;
receber instrues de direo do brao robtico no computador do
servidor, a partir do computador do cliente;
converter as instrues de direo do brao robtico em instrues de
direo do brao robtico da mquina nativa para o brao robtico na loja
de balas, em que as instrues de direo do brao robtico da mquina

202

nativa acionam o brao robtico, de modo a encher o saco de balas com as

referidas balas;
receber uma instruo de remessa no computador do servidor, a partir do
computador do cliente; e
converter a instruo de remessa em uma instruo de remessa do brao
robtico da mquina nativa para o brao robtico, em que a instruo de
remessa do brao robtico da mquina nativa aciona o brao robtico, de
modo a colocar o saco de balas em uma caixa aberta, com seguinte lacre
para remessa.

O participante do curso pode observar que enquanto as Reivindicaes 2 e 3 mencionam

ambos, o computador do servidor e o computador do cliente, a ao em cada reivindicao foi
trocada exclusivamente para o cliente ou o servidor. Assim, a Reivindicao 2 deve ser mais
fcil de licenciar ou reclamar contra um provedor de violao do software do cliente, do que a
Reivindicao 1; e a Reivindicao 3 deve ser mais fcil de licenciar ou reclamar contra um
operador de violao do software do servidor, do que a Reivindicao 1.
De acordo com o que se discutiu, redigir reivindicaes de patente exige muitas etapas
de reviso. Raramente, um agente de propriedade industrial redige uma excelente
reivindicao de patente na primeira tentativa mesmo aps anos de experincia. Porm, o
que o agente de propriedade industrial com experincia aprende um procedimento para
revisar e editar reivindicaes de patente, que por ltimo, produz reivindicaes de patente
slidas, que visualizam todo o escopo da inveno do cliente.

203

M.

Restringindo uma Reivindicao de Patente Durante o seu Processamento

Uma reivindicao pode ser restringida por meio de: 1) adio de novos elementos, 2)

adio de uma limitao para um elemento previamente citado e 3) definindo, ainda, como os
elementos previamente citados operam juntos. (Favor observar que elementos constituem
um subconjunto de limitaes, sendo sempre mais uma praticidade intelectual do que uma
distino legal verdadeira).
O exemplo acima relativo ao lpis pode ser restringido pela adio de um elemento
extra, tal como uma tampa para o lpis. A reivindicao pode ser lida como segue:
1.
Um dispositivo, compreendendo:
um lpis;
uma borracha fixada a uma extremidade do lpis;
um efeito luminoso fixado prximo ao centro do lpis; e
uma tampa removvel fixada a uma extremidade do lpis.
O elemento adicional da tampa restringe a reivindicao. Assim, a reivindicao no
mais lida como um lpis, com apenas um efeito luminoso fixado e uma borracha. Todos os
trs elementos devem estar presentes em um dispositivo de violao, para que a reivindicao
seja considerada sobre os mesmos.
A maioria dos Escritrios Nacionais de Patentes exige que o agente de propriedade
industrial apresente claramente as alteraes que esto sendo feitas para emendar uma
reivindicao. Assim, dependendo das regras locais de patentes, a emenda da reivindicao
acima pode ser submetida ao escritrio nacional de patentes como:
1.
(Emendada) Um dispositivo, compreendendo:
um lpis;
uma borracha fixada a uma extremidade do lpis; [[e]]
um efeito luminoso fixado ao centro do lpis; e
uma tampa removvel fixada a uma extremidade do lpis;
onde o termo emendada indica uma alterao em uma reivindicao, [[]] mostra as
palavras deletadas e o sublinhado apresenta novas palavras adicionadas.
Ao restringir uma reivindicao adicionando uma nova limitao, a nova limitao deve
ainda definir um elemento ou a relao entre os elementos. A limitao deve ser aquela
encontrada no relatrio descritivo o agente de propriedade industrial no pode criar novas
relaes entre as partes que no foram divulgadas no relatrio descritivo. Alm disso, o
agente no deve acrescentar limitaes que iro reduzir significativamente a abrangncia de

204

uma reivindicao, sem, primeiro, considerar alternativas de modificaes possveis e sem

aconselhar o cliente sobre o provvel impacto destas modificaes. claro que na maioria das
vezes, necessrio modificar significativamente as reivindicaes, de maneira a torn-las
patenteveis.
Um agente de propriedade industrial pode, muitas vezes, superar o estado da tcnica,
sem adicionar uma limitao completamente nova a uma reivindicao, simplesmente,
definindo ainda os elementos j descritos ou ainda, ao inter-relacionar os elementos
anteriormente descritos, modificando uma reivindicao ao adicionar que A recebe as
respostas de B. No exemplo anterior, a reivindicao poderia ainda ser restrita pela definio
do elemento luminoso.
1.
Um dispositivo, compreendendo:
um lpis;
uma borracha fixada a uma extremidade do lpis; e
um efeito luminoso fixado prximo do centro do lpis, onde o efeito
luminoso direcionado para brilhar longe da extremidade do lpis que
possui a borracha.
Aqui, a direo do efeito luminoso ainda define o elemento.

205

N.

Excluses de Patenteabilidade
A maioria das jurisdies exclui determinadas matrias de proteo por patente.

Algumas jurisdies tm listas substancialmente mais longas de excluses do que outras. Por
exemplo, a jurisdio dos EUA exclui apenas um nmero mnimo de matrias, tais como, as
teorias cientficas. Ocasionalmente, o agente de propriedade industrial ver que suas
reivindicaes de patente foram rejeitadas com base em alguma excluso de patenteabilidade.
Em alguns casos, ele ainda pode obter a proteo de patente para a matria da inveno, ao
redigir novamente as reivindicaes de patente dentro de uma redao de formato aceitvel.
Novamente, este um outro exemplo onde o agente de propriedade industrial deve ter
cuidado e criatividade, de maneira a proteger as invenes valiosas de seu cliente.
Por exemplo, a Conveno Europia de Patentes (EPC), o tratado que estabeleceu o
EPO, no define o que significa inveno, no entanto, contm uma lista no exaustiva de
coisas que no so consideradas invenes. Os itens nesta lista so todos abstratos (por
exemplo, descobertas, teorias cientficas, etc.) e no-tcnicos (por exemplo, criaes estticas
ou apresentaes de informao). Contrariamente, uma inveno deve ser tanto de carter
concreto, como de carter tcnico, podendo ser de qualquer campo da tecnologia. O EPO
informa tambm que:
(1) As Patentes Europias devem ser deferidas para quaisquer invenes que
sejam suscetveis de aplicao industrial, que sejam novas e que envolvem
uma atividade inventiva.
(2)

Particularmente, o que se segue no deve ser considerado como invenes:

(a) descobertas, teorias cientficas e mtodos matemticos;
(b) criaes estticas;
(c)
esquemas, regras e mtodos para realizar atos mentais, usando jogos
ou fazendo negcios, e programas de computadores;
(d) apresentaes de informao.

(3) As disposies do pargrafo (2) devem excluir a patenteabilidade da

matria ou das atividades mencionadas na referida disposio, apenas na
medida em que um pedido de patente Europeu ou patente Europia se refere
a esta matria ou atividades como tais.
[Nota: Por exemplo, invenes de software so passveis de proteo na Europa, mas no
como tal. Isto simplesmente significa que o agente de propriedade industrial necessita
alterar ligeiramente o formato da reivindicao. Provavelmente, algum pode encontrar
as patentes expedidas pelo EPO em todos os itens relacionados no pargrafo (2) acima,
porm essas patentes no foram reivindicadas como tais].

206

(4)

Mtodos para tratamento do corpo humano ou de animais por meio de

cirurgia ou terapia e mtodos de diagnstico praticados no corpo humano
ou de animais no devem ser considerados como invenes suscetveis de
aplicao industrial. Esta disposio no aplicada a produtos, em
particular, substncias ou composies, para uso em quaisquer destes
mtodos.

Conforme acima discutido, muitas jurisdies colocam limites nos tipos de invenes
que podem ser patenteadas. Algumas jurisdies consideram questes de moralidade, na
determinao se uma inveno pode ser patenteada. Finalmente, conforme foi visto acima
com relao a invenes de programas de computador, algumas proibies so questes de
forma sobre substncia. O agente de propriedade industrial deve reconhecer que algumas
vezes ele deve formular (ou reformular) suas reivindicaes de uma maneira especfica, para
prevenir uma excluso de patenteabilidade embora a inveno seja finalmente descrita de
uma maneira que essencialmente a mesma da forma que no seria aceitvel.
O agente de propriedade industrial, muitas vezes, ir descobrir que dever ter cuidado
especfico em relao a invenes biotecnolgicas. Podem surgir questes concernentes a
estas invenes, porque algumas invenes biotecnolgicas parecem ser descobertas
cientficas no-protegveis e porque determinadas invenes biotecnolgicas provocam
algumas preocupaes entre algumas pessoas envolvidas com questes de moralidade.
Geralmente, as invenes biotecnolgicas so definidas como invenes concernentes
a um produto constitudo de ou contendo material biolgico, ou a um processo, por meio do
qual o material biolgico produzido, processado ou usado. Material biolgico significa
qualquer material contendo informao gentica e capaz de se auto-reproduzir ou que
reproduzido em um sistema biolgico.
Em princpio, as invenes biotecnolgicas so patenteveis, por exemplo, atravs da
EPC, nos EUA e no Japo. As invenes biotecnolgicas no so excludas da proteo de
patente pelo EPO, at mesmo se, por exemplo, forem concernentes a um item na seguinte lista
no-exaustiva:
(1)

material biolgico que isolado do seu meio ambiente natural ou produzido

por meio de um processo tcnico, mesmo que tenha anteriormente ocorrido
na natureza. (Por isso, o material biolgico pode ser considerado
patentevel, mesmo que j tenha ocorrido na natureza).

207

Embora o corpo humano, nas diversas etapas de sua formao e

desenvolvimento, e a simples descoberta de um de seus elementos,
incluindo a seqncia ou a seqncia parcial de um gene, no possam
constituir invenes patenteveis, um elemento isolado do corpo humano ou
produzido de outra maneira por meio de um processo tcnico que seja
suscetvel de aplicao industrial, incluindo a seqncia ou a seqncia
parcial de um gene, pode constituir uma inveno patentevel, mesmo se a
estrutura desse elemento for idntica quela do elemento natural. Este
elemento, a priori, no excludo da patenteabilidade, uma vez que o
mesmo, por exemplo, o resultado de um processo tcnico usado para
identificar, purificar e classificar o mesmo e ainda, para produzir, fora do
corpo humano, tcnicas que os seres humanos sozinhos so capazes de
colocar em prtica, mas que a natureza incapaz de realizar por si mesma.
O exame de um pedido de patente ou de uma patente de seqncias de genes
ou seqncias parciais deve ser submetido ao mesmo critrio de
patenteabilidade que em todas as outras reas de tecnologia. A aplicao
industrial de uma seqncia ou seqncia parcial deve ser divulgada em um
pedido de patente conforme foi depositado.
(2) Plantas ou animais, se a viabilidade tcnica da inveno no for restrita a
uma planta especfica ou variedade de animal.
As invenes concernentes a plantas ou animais so patenteveis, desde que
a aplicao da inveno no seja tecnicamente restrita a uma nica planta ou
variedade de animal. Uma reivindicao onde variedades especficas de
plantas no so individualmente reivindicadas, no excluda da
patenteabilidade, mesmo que possa abranger variedades de plantas.
A matria de uma reivindicao, abrangendo, porm no identificando,
variedades de plantas, no uma reivindicao para uma variedade ou
variedades. Na falta de identificao de uma variedade especfica de planta
na reivindicao de um produto, a matria de uma inveno reivindicada
no limitada e nem dirigida a uma variedade ou variedades.
(3)

Um processo microbiolgico ou outro processo tcnico, ou um produto

obtido por meio do dito processo, diferente de uma planta ou variedade
animal.
Processo microbiolgico significa qualquer processo envolvendo ou
realizado sobre ou resultando em material microbiolgico.

Na rea das invenes biotecnolgicas, o EPO fornece a seguinte lista de excees de

patenteabilidade. A lista ilustrativa e no-exaustiva, devendo ser vista como dando forma
concreta ao conceito de ordem pblica e moralidade neste campo tcnico. Nem todas as
jurisdies seguiro estas mesmas excluses; conseqentemente, o agente de propriedade

208

industrial deve entender as regras especficas das jurisdies onde o mesmo est depositando
um pedido de patente. No EPO, por exemplo, as patentes no devem ser deferidas com
relao a invenes biotecnolgicas que dizem respeito a:
(1)

Processos para clonar seres humanos;

Para fins desta excluso, um processo para clonar seres humanos pode ser
definido como qualquer processo, incluindo tcnicas de separao de
embries, projetado para criar um ser humano com a mesma informao
gentica nuclear que um outro ser humano vivo ou morto.

(2)

Processos para modificar a identidade gentica da linha do germe dos

seres humanos;

(3)

Usos de embries humanos para fins industriais ou comerciais;

A excluso dos usos de embries humanos para fins industriais ou
comerciais no afeta as invenes para fins teraputicos ou fins de
diagnstico, que so aplicadas ao embrio humano e so teis ao mesmo.

(4)

Processos para modificar a identidade gentica dos animais que

possivelmente iro causar-lhes sofrimento, sem qualquer benefcio mdico
substancial ao homem ou animal, e tambm animais que resultam destes
processos.
O benefcio mdico substancial acima referido inclui qualquer benefcio em
termos de pesquisa, preveno, diagnstico ou terapia. Alm disso, o corpo
humano, nos diversos estgios de sua formao e desenvolvimento, e a
simples descoberta de um de seus elementos, incluindo a seqncia ou a
seqncia parcial de um gene, no pode constituir-se em invenes
patenteveis. Tais estgios na formao ou desenvolvimento do corpo
humano incluem clulas de germe. Tambm esto excludos da
patenteabilidade os processos para produzir quimeras de clulas de germe
ou clulas totipotentes de humanos e animais.

Tambm esto excludos da patenteabilidade no EPO: variedades de plantas ou

animais ou processos essencialmente biolgicos para a produo de plantas ou animais.
Assim, uma patente no ser deferida no EPO se a matria reivindicada for direcionada a uma
variedade especfica de planta ou variedades especficas de plantas. Entretanto, se a inveno
se referir a plantas e animais e se a viabilidade tcnica da inveno no ficar restrita a uma
variedade especfica de planta ou animal, a mesma ser patentevel.

209

Conseqentemente, uma reivindicao de processo para a produo de uma variedade

de planta (ou variedades de plantas) no , a priori, excludo da patenteabilidade,
simplesmente pelo fato do produto resultante constituir ou poder constituir uma variedade de
planta. Em algumas jurisdies, novas variedades de plantas produzidas como resultado de
uma inveno biotecnolgica poderiam ser patenteadas. Compare tambm com Patentes de
Plantas (Captulo 2, Subseo A(2)(c)) que discute as exigncias dos EUA para uma classe
especial de patente, para plantas reproduzidas assexualmente.
Apesar da proibio geral acima, um processo para a produo de plantas ou animais
essencialmente biolgico, pelo menos no EPO, se for inteiramente constitudo de um
fenmeno natural, tal como cruzamento ou seleo. Assim, esta situao fornece exemplos de
como um agente de propriedade industrial pode necessitar reescrever as reivindicaes de
patente, de maneira a obter proteo para a patente. Para dar alguns exemplos, um mtodo de
cruzamento, inter-reproduo ou reproduo seletiva, digamos, cavalos, envolvendo
simplesmente a seleo para reproduo e trazendo junto estes animais que tm determinadas
caractersticas, seria essencialmente biolgico e, portanto, no-patentevel no EPO. Por outro
lado, um processo para tratar uma planta ou animal, de modo a melhorar suas propriedades ou
rendimento ou para promover ou conter seu crescimento, por exemplo, um mtodo de podar
uma rvore, no seria essencialmente biolgico, uma vez que apesar de envolver um processo
biolgico, a essncia da inveno tcnica; o mesmo seria aplicado a um mtodo de tratar
uma planta, caracterizado pela aplicao de uma substncia estimuladora do crescimento ou
aplicao de radiao. O tratamento do solo atravs de tcnicas para conter ou promover o
crescimento de plantas tambm no excludo da patenteabilidade.

210

O.

O Requisito de Aplicao Industrial

Algumas jurisdies mantm uma exigncia de que as patentes devem ser adequadas

para aplicao industrial. Outras jurisdies, como os EUA, tm uma exigncia de utilidade
porm, geralmente, supem que a maioria das invenes de outro modo patenteveis, tem
alguma utilidade. Conforme observado ao longo de todo o presente texto, os conceitos de
utilidade e aplicao industrial so sinnimos, mas no so idnticos. A necessidade de ter
uma aplicao industrial a fim de se obter uma patente, ocasionalmente, forar um agente
de propriedade industrial a reescrever as reivindicaes do seu cliente, de uma forma ou de
outra, de modo a cumprir com o requisito de aplicao industrial.
Por exemplo, a exigncia de aplicao industrial no EPO declara que uma inveno
ser considerada suscetvel de aplicao industrial, caso possa ser feita ou usada em qualquer
tipo de indstria, incluindo a agricultura. A palavra indstria deve ser entendida em seu
sentido amplo, como incluindo qualquer atividade fsica de carter tcnico isto , uma
atividade que pertence s tcnicas teis ou prticas, diferentes das tcnicas estticas.
Industria, no implica necessariamente no uso de uma mquina ou fabricao de um artigo
e poderia abranger, por exemplo, um processo para dispersar neblina ou para converter
energia de uma forma para outra. Uma outra classe de inveno que seria excluda,
entretanto, seriam os artigos ou processos alegados, que operam de uma maneira claramente
contrria s leis da fsica j conhecidas, por exemplo, uma mquina de moto contnuo.
A exigncia de aplicao industrial, quando diz respeito a um software de
computador, torna o software de computador ligeiramente menos patentevel na Europa do
que nos EUA e em algumas outras jurisdies. Por exemplo, o examinador do EPO pode
determinar que uma determinada inveno de software no tenha aplicao industrial. Esta
rejeio no se aplica a todas (ou mesmo maioria) das invenes de software e, em muitos
casos, o agente de propriedade industrial pode superar a rejeio atravs de uma simples
reviso do formato das reivindicaes e explicar ao examinador como a inveno, conforme
expressa nas reivindicaes revisadas, agora atende aos testes para aplicao industrial.
No EPO, como em muitas outras jurisdies, os mtodos para tratamento do corpo
humano ou animal por meio de cirurgia ou terapia e os mtodos de diagnstico praticados no

211

corpo humano ou animal, no so considerados como invenes suscetveis de aplicao

industrial. Esta disposio no se aplica a produtos, especialmente substncias ou
composies, para uso em qualquer desses mtodos. Em conseqncia, as patentes podem ser
obtidas para instrumentos cirrgicos, teraputicos ou de diagnsticos ou aparelhos para uso
em tais mtodos. Nota: Os EUA e algumas outras jurisdies no mantm esta excluso
especfica.
A fabricao de prteses ou de membros artificiais poderia ser patentevel, mesmo sob
a excluso geral indicada acima para o EPO. Por exemplo, um mtodo de fabricao de
palmilhas, para corrigir a postura ou um mtodo de fabricao de um membro artificial,
devem ser patenteveis. Em ambos os casos, tomar a impresso da chapa do p ou um molde
do coto, no qual um membro artificial fixado, no uma ao de natureza claramente
cirrgica, no necessitando da presena de uma pessoa qualificada em medicina. Alm disso,
as palmilhas, bem como o membro artificial, so fabricados fora do corpo. Entretanto, um
mtodo de fabricao de uma endoprtese fora do corpo, porm exigindo uma etapa cirrgica
a ser desenvolvida para tomar medidas, seria excludo de patenteabilidade.
Apesar da excluso geral indicada acima para o EPO, as patentes ainda podem ser
obtidas para novos produtos para uso nestes mtodos de tratamento ou de diagnose,
particularmente, substncias ou composies. Entretanto, uma substncia ou uma composio
conhecida, apenas podem ser patenteadas para uso nestes mtodos, caso a substncia ou a
composio conhecida no tenham sido previamente divulgadas para uso em cirurgia, terapia
ou mtodos de diagnsticos praticados no corpo humano ou de animal (primeiro uso
mdico). A mesma substncia ou composio no podem ser subseqentemente patenteadas
para qualquer outro uso deste tipo. Uma reivindicao para uma substncia ou uma
composio conhecida, para o primeiro uso em cirurgia, teraputica e mtodos de diagnstico,
deve ter a seguinte forma nos pedidos depositados no EPO:
Substncia ou composio X, seguido da indicao de uso, por exemplo ... para uso
como um medicamento, ... como um agente antibactericida ou ... para curar a doena Y.
Em contraste, estes tipos de reivindicaes sero considerados como restritos para a
substncia ou composio, quando apresentados ou embalados para uso. As reivindicaes de

212

produtos podem ser obtidas apenas para produtos novos. Entretanto, isto no significa que as
reivindicaes do produto para o primeiro uso mdico no necessitam cumprir todas as outras
exigncias de patenteabilidade, especialmente aquelas de atividade inventiva.
Uma reivindicao na forma de uso da substncia ou composio X para o tratamento
da doena Y... ser considerada pelo EPO como sendo concernente a um mtodo para
tratamento, explicitamente excludo de patenteabilidade e, portanto, no ser aceita. Caso um
pedido divulgue pela primeira vez um determinado nmero de usos cirrgico, teraputico ou
de diagnstico distintos para uma substncia ou composio conhecida, ento as
reivindicaes independentes, cada uma dirigida para a substncia ou composio para um
dos diversos usos, podem ser deferidas, caso sejam de outro modo patenteveis.
Em algumas jurisdies, como o EPO, uma reivindicao na forma - Uso da substncia
ou composio X para a fabricao de um medicamento para aplicao teraputica Z -
deferida para uma primeira ou subseqente (segunda ou outra) aplicao (segundo uso
mdico - tipo da reivindicao ou reivindicao tipo suo), se esta aplicao for nova e
inventiva. O mesmo se aplica a reivindicaes da forma - Mtodo para fabricao de um
medicamento pretendido para a aplicao teraputica Z, caracterizado pelo fato da substncia
X ser usada - ou os substantivos equivalentes s mesmas. Nos casos em que um requerente
simultaneamente divulga mais de um uso teraputico subseqente, as reivindicaes do tipo
acima, direcionadas a estes usos diferentes, so permissveis em uma aplicao, porm,
apenas no caso de formarem um conceito inventivo geral nico. Com relao a reivindicaes
de uso ou mtodo do tipo acima, tambm deve ser observado que um simples efeito
farmacutico no implica, necessariamente, em uma aplicao teraputica. Por exemplo, a
ocupao seletiva de um receptor especfico por uma determinada substncia no pode ser
considerada por si s como uma aplicao teraputica; realmente, a descoberta de que uma
substncia seletivamente se liga a um receptor, mesmo no caso de representar uma pea
importante do conhecimento cientfico, ainda precisa encontrar uma aplicao na forma de
um tratamento definido e real de uma condio patolgica, de maneira a fazer uma
contribuio tecnolgica para o estado da tcnica e ser considerada como uma inveno
elegvel para proteo de patente.

213

Conforme observado anteriormente no presente texto, em diversas jurisdies, os

mtodos de tratamento do corpo humano so excludos das invenes patenteveis.
Entretanto, para muitas invenes, a proteo por patente ainda pode ser obtida mediante
simples reviso das reivindicaes, para que tenham um formato ligeiramente diferente.
Os mtodos de teste, geralmente, devem ser considerados como invenes suscetveis
de aplicao industrial, pelo menos pelo EPO e, portanto, so patenteveis, se o teste for
aplicvel ao melhoramento ou controle de um produto, dispositivo ou processo, que seja autosuscetvel de aplicao industrial. Particularmente, a utilizao de animais de teste para fins
de teste na industria, por exemplo, para testar produtos industriais (por exemplo, para
determinar a ausncia de efeitos pirogenticos ou alrgicos) ou fenmenos (por exemplo, para
determinar a poluio da gua ou do ar) seria patentevel.
Em geral, o EPO exige que a descrio de um pedido de patente, quando no for autoevidente, deve indicar o meio pelo qual uma inveno suscetvel de explorao na industria.
Em relao s seqncias e seqncias parciais de genes, dada a esta exigncia geral uma
forma especfica, na qual a aplicao industrial de uma seqncia ou de uma seqncia parcial
de um gene deve ser divulgada no pedido de patente. Uma simples seqncia de cido
nuclico, sem a indicao de uma funo no uma inveno patentevel. Em casos onde
uma seqncia ou seqncia parcial de um gene usada para produzir uma protena ou uma
parte de uma protena, necessrio especificar qual protena ou parte de uma protena
produzida e qual funo a mesma realiza. Alternativamente, quando uma seqncia de
nucleotdeo no usada para produzir uma protena ou parte de uma protena, a funo a ser
indicada pode ser, por exemplo, aquela que a seqncia exibe uma determinada atividade
promotora da transcrio.

214

P.

Concepo de uma Reivindicao de Patente em Alguma Coisa

Uma reivindicao pode ser concebida no estado da tcnica ou em um produto ou

processo acusado. As reivindicaes so concebidas no estado da tcnica para avaliar a

patenteabilidade ou validade das reivindicaes. Durante o litgio, as reivindicaes so
concebidas em um produto ou processo acusados, para avaliar a violao.
Para que uma reivindicao possa ser concebida no estado da tcnica ou um produto
acusado, cada elemento de uma reivindicao deve estar presente no estado da tcnica ou no
produto acusado. Uma reivindicao com os elementos A, B e C concebida no estado da
tcnica que divulga os elementos A, B, C e D. Aqui, o estado da tcnica contm todos os
elementos da Reivindicao, designados A, B e C.
O agente de propriedade industrial deve assegurar que pelo menos uma reivindicao no
pedido de patente, e possivelmente todas, sejam concebidas para as modalidades de inveno
feita, usada e vendida pelo cliente. Entre outras coisas, se as reivindicaes no forem
concebidas na modalidade da inveno do cliente, ento, provavelmente o agente de
propriedade industrial entendeu mal a inveno. Alm disso, uma vez que a patente seja
expedida, o cliente no pode, honestamente, tirar vantagem dos estatutos de delimitao da
patente, para declarar que o produto est protegido por patente. Pior ainda, o cliente pode ter
dificuldade para cobrar danos por lucros perdidos contra um infrator, embora ele
provavelmente ainda possa cobrar uma quantia razovel de royalty entretanto, a diferena
entre uma quantia razovel de royalty e os lucros perdidos pode atingir uma soma
considervel.

215

Q.

Construo da Reivindicao pelos Tribunais

O maior teste das reivindicaes de um agente de propriedade industrial, muito

provavelmente, no vir perante o examinador de patentes, mas sim, perante os tribunais, se a

patente for objeto de litgio. Em um litgio de patente, a interpretao das reivindicaes,
geralmente, o fator mais crtico em determinar se a patente foi violada ou at mesmo se tem
validade sobre o estado da tcnica. O processo de interpretar as reivindicaes conhecido
como construo de reivindicaes. O escopo de proteo proporcionado por uma certa
patente, na maioria das vezes, determinado pelo significado de apenas alguns termos
especficos usados em uma reivindicao.
Durante a construo das reivindicaes, particularmente nos EUA, os tribunais cada
vez mais usam dicionrios. Entretanto, os EUA iniciam o julgamento pela leitura das
reivindicaes, dando s mesmas seus significados usuais e revisando o relatrio descritivo e
o histrico da ao penal, para verificar se as reivindicaes tm algum significado diferente
ou especial. Para palavras comuns, sem significados especiais, os tribunais geralmente usam
um dicionrio padro para definir as palavras. Em contraste, dicionrios tcnicos,
enciclopdias e tratados podem ser usados para estabelecer significados especiais dos termos
em um campo especfico da inveno.
Geralmente, um tribunal designar a um termo da reivindicao a amplitude total de seu
significado normal, conforme entendido por uma pessoa de especialidade comum no campo
da inveno. Por exemplo, se a inveno for uma inveno qumica e o termo amorfo
necessita ser construdo, muito provvel que o tribunal seja persuadido a considerar o
significado normal do termo, conforme entendido por um qumico de conhecimento mdio.
Da mesma maneira, se uma inveno se referir a um software e o termo da reivindicao a ser
construda pelos tribunais for, por exemplo, para ocultar, ento o tribunal pode ser
persuadido a considerar o significado normal do termo conforme entendido por um
programador de software de nvel mdio.
comum descobrir que as palavras usadas em reivindicaes tm significados
mltiplos nos dicionrios. Alguns dos significados no tm qualquer relao com a inveno
reivindicada. Se um termo especfico tiver mais de um significado possvel, na ausncia de

216

quaisquer outros fatores, muito provvel que os tribunais sejam persuadidos a interpretar o
termo pelo seu significado usual em uma tcnica especfica, em vez do seu significado
normal. Ao construir reivindicaes, o tribunal pode ser persuadido a examinar
cuidadosamente a prova intrnseca e determinar o significado do termo que seja mais
consistente com a seleo das palavras feita pelo agente de propriedade industrial, ao preparar
o relatrio descritivo e no estgio de processamento do pedido de patente. Prova intrnseca
significa a evidncia que especfica da patente. Os exemplos de prova intrnseca incluem a
dita patente (reivindicaes, descrio, desenhos etc.) e o arquivo do processamento
instaurado ou a histria da patente. Assim, o agente de propriedade industrial deve ser sempre
extremamente cauteloso com o que ele escreve no pedido de patente e no cumprimento de
exigncias recebidas durante o processamento da patente.
As leis de algumas jurisdies proporcionam proteo legal, alm do escopo literal das
palavras usadas em uma reivindicao de patente. Esta proteo adicional conhecida como
a doutrina de equivalentes. A doutrina de equivalentes no proporciona, necessariamente, o
mesmo escopo de proteo de cada jurisdio.

EXEMPLO:
Uma reivindicao de patente cita que um prego fixa o Elemento A ao Elemento B. Um
infrator acusado literalmente viola a reivindicao da patente, exceto que o infrator acusado
usa um parafuso para fixar o Elemento A ao Elemento B, ao invs de um prego. Mediante a
doutrina de equivalentes, o titular de uma patente poderia argumentar que um parafuso era
equivalente a um prego para fins da inveno patenteada. Se o tribunal aceitar os argumentos
do titular da patente, ento a violao seria encontrada.

Alguns pases acreditam que fica totalmente a cargo do inventor, o estabelecimento em

suas reivindicaes do que ele considera ser a sua inveno e no manter a doutrina de
equivalentes. Ao revisar o exemplo acima, o juiz em tais pases, descobriria que o titular da
patente poderia simplesmente redigir suas reivindicaes de patente usando um termo que
desse cobertura a ambos, os pregos e os parafusos, designados como prendedor metlico.

217

Outros pases acreditam que pode ser quase impossvel encontrar palavras que
descrevam, adequadamente, o escopo completo de uma inveno complicada e manter a
doutrina de equivalentes. Em um sistema abrangente de doutrina de equivalentes, o titular da
patente pode at ser capaz de argumentar que cola era equivalente a prego, para fins da
inveno.
A doutrina de equivalentes um tpico legal complicado, cujas exigncias variam,
significativamente, em cada pas. Entretanto, o agente de propriedade industrial deve estar
ciente da doutrina, e deve saber o que os tribunais exigem nas jurisdies onde ele processa o
pedido de patentes. Por exemplo, em muitas jurisdies, os comunicados do agente de
propriedade industrial durante o processamento da patente podem ser usados para impugnar a
aplicao da doutrina de equivalentes. Caso no exemplo acima, o agente de propriedade
industrial tenha redigido em um cumprimento de exigncia, de que apenas pregos so
usados na inveno, seria difcil para o titular da patente argumentar mais tarde que nem
cola ou parafusos seriam equivalentes a pregos.

218

Palavras-chave para o Captulo VII:

Conjunto de reivindicaes, ponto de vista, conceber no, construo da reivindicao.

AUTOTESTE:
1. Por que o agente de propriedade industrial deve primeiro preparar as reivindicaes?
2. D exemplos de como um agente de propriedade industrial poderia ampliar uma
reivindicao de patente.
3. Ao redigir reivindicaes, o agente de propriedade industrial deve evitar palavras relativas,
tais como, rpido, lento, baixo, curto e perfeito. Falso ou Verdadeiro?
4. Um agente de propriedade industrial pode definir palavras na patente. Falso ou Verdadeiro?
5. Por que importante evitar limitaes desnecessrias ao redigir reivindicaes?
6. Explique como uma reivindicao pode ser concebida no estado da tcnica.
7. O que construo da reivindicao? O que ponto de vista ou ponto de referncia usado
na construo da reivindicao?
8. Por que importante que uma reivindicao tenha um nico ponto de vista?

219

VIII. ESTRATGIA DA PATENTE

Suponha que um Escritrio de Patentes Governamental tenha aprovado sua patente. O
que acontecer depois? O que voc pode fazer com sua patente? Em raras instncias, uma
nica patente ser to revolucionria e pioneira que seu titular pode controlar uma indstria
especfica ou um determinado segmento da indstria ao longo da validade da patente.
Entretanto, isto raramente acontece.
As razes mais comuns para a falha de uma patente, na maioria das vezes, diz respeito a
reivindicaes fracas e proximidade do estado da tcnica. De fato, algumas patentes
famosas no eram to bem sucedidas em monopolizar um mercado, conforme normalmente
se acreditava. Por exemplo, Thomas Edison recebeu diversas patentes concernentes a
lmpadas. Entretanto, um inventor ingls chamado Joseph Swan, obteve a primeira patente de
lmpada e durante anos Edison teve que pagar royalties a Swan pelos direitos de uso de sua
patente. Lembre-se do exposto no Captulo 1, que as patentes no concedem ao titular da
patente o direito de colocar em prtica a inveno, em vez disso, concedem o direito de
excluir outros de fabricar, usar, oferecer para venda ou vender a inveno sem a devida
permisso. Assim, Edison teve que pedir permisso a Swan para usar sua patente.
Alm disso, uma concepo incorreta comum sobre patentes que o escritrio nacional
de patentes considera questes de violao quando do deferimento de patentes. Na realidade,
os Escritrios Nacionais de Patentes apenas analisam o estado da tcnica pertinente ao pedido
de patente pendente. (Provavelmente, voc ter, ocasionalmente, que lembrar seus clientes,
sobre este fato).
A estratgia de patentes tambm se torna mais complicada e, geralmente, mais lucrativa,
na medida em que o nmero de patentes aumenta em um portfolio. A titularidade de uma
nica patente raramente proporciona o mesmo poder e flexibilidade que proporcionada pela
titularidade de uma dzia ou cem patentes.
Imagine, por exemplo, que a Empresa A detentora de uma nica Patente Y,
correlacionada com o Produto X. Se a Patente Y tiver sido bem redigida, provavelmente, ir
abranger

diversas

modalidades

do

Produto

X,

assim como,

diversos

aspectos-

chave/componentes do Produto X, incluindo o uso destes aspectos e componentes em

220

produtos diferentes/no-correlacionados. Admite-se que o Produto X de suma utilidade,

porm no o primeiro produto desse tipo, por exemplo, o produto X no o primeirssimo
automvel ou o primeirssimo telefone ou o primeirssimo computador. Nesse caso, bem
possvel que o Concorrente B pudesse fazer um produto muito similar ao Produto X, e que
no violasse a Patente Y. Em outras palavras, o Concorrente B poderia fazer um produto que
no estivesse dentro do escopo de proteo da Patente Y, de maneira a produzir um Produto
X, que no fosse considerado como violao. (Nota: Isto no significa que o projeto
envolvendo desvio do Concorrente B seria comercialmente vivel).
Agora imagine que a Empresa A detenha dez patentes correlacionadas a variaes do
Produto X, alm da Patente Y. As outras patentes poderiam fornecer cobertura da
reivindicao para aspectos adicionais/componentes do Produto X, alm daqueles cobertos
pela Patente Y. Alm disso, as outras patentes de posse da Empresa A poderiam proporcionar
cobertura relativa ao uso do Produto X, ao ambiente comercial relacionado ao Produto X e a
variaes alternativas do Produto X, etc. O Concorrente B teria agora uma ao de muito mais
dificuldade para projetar com desvio do portfolio de patente da Empresa A, de maneira a
produzir um Produto X que no proporcionasse violao. Realmente, as despesas judiciais
relativas apenas ao estudo do portfolio da Empresa A, suficientes para entender a cobertura
proporcionada pelas reivindicaes de patente da Empresa A, ocasionalmente, iriam se tornar
bem onerosas para muitos concorrentes.
O portfolio de patente da Empresa A, ocasionalmente, tornar-se- bastante grande, o
que poderia forar seus concorrentes a tirar licenas de exigncia de royalties para suas
patentes ou forar os concorrentes para fora do mercado, processando-os por violao da
patente. Se os concorrentes da Empresa A tiverem grande portfolios de patentes prprias, a
Empresa A e estes concorrentes podem fazer uma licena cruzada dos portfolios de patente
entre si. Estas licenas cruzadas podem ser gratuitas ou exigir royalties, dependendo das
patentes e do mercado competitivo. Uma licena cruzada com seus concorrentes permitir a
Empresa A fabricar seus produtos sem receio de uma ao judicial por parte dos seus maiores
concorrentes detentores de patentes. Certamente, a Empresa A ainda poderia usar seu

221

portfolio de patentes contra um novo concorrente no mercado, o qual no detinha patente

pertinente.
Conforme visto acima, as patentes da Empresa A provavelmente proporcionaro
cobertura para os aspectos-chave/componentes do Produto X, mesmo quando estes no so
usados no Produto X. Esta situao pode surgir quando um aspecto-chave/componente
especialmente novo e foi reivindicado de modo a no limitar o escopo da cobertura apenas
para o Produto X. Alm do uso de suas patentes contra os concorrentes, a Empresa A,
tambm, poderia considerar usar suas patentes contra outras Partes que fabricam produtos que
incluem os aspectos-chave/componentes protegidos pelas suas patentes. O licenciamento de
patentes da Empresa A, fora do seu prprio campo de uso, poderia ser bastante lucrativo.
Geralmente, o nico custo da Empresa A para licenciar suas patentes em novos campos de
uso envolveria um pouco de tempo de um ou mais procuradores de licenciamento ou
executivos de licenciamento e, possivelmente, pode envolver eventual litgio sobre patente. A
Empresa A pode no querer entrar com litgio de suas patentes contra terceiros, devido
preocupao de que a patente sob litgio possa ser declarada invlida (por exemplo,
cancelada), e uma vez que a patente tenha sido invalidada, a Empresa A no mais poder
execut-la contra ningum, incluindo seus prprios concorrentes.

Sugesto Profissional: Em qualquer campanha de licenciamento, raramente, se considera

uma boa idia, procurar primeiro o maior acionista em qualquer indstria. Geralmente, as
campanhas de licenciamento tm mais sucesso quando so iniciadas com acionistas em escala
de nvel mdio para menor, em um determinado campo da indstria, e constroem um impulso
ao trabalhar em direo aos maiores acionistas.

A avaliao da patente um tpico complicado que diz respeito estratgia de patentes.

Uma discusso profunda sobre avaliao de patentes est fora do escopo deste manual.
Entretanto, o participante do curso poder apreciar o que conhecido como a metfora de
imveis. A propriedade intelectual tem muitas semelhanas com os imveis. O estado da
tcnica anlogo s terras publicas (estado da tcnica no patenteado) e terras j

222

reivindicadas por outros (patentes expedidas que ainda esto em vigor). A frase chamariz dos
imveis localizao, localizao, localizao igualmente aplicvel a patentes uma
patente cujas reivindicaes se enquadram corretamente em uma inveno valiosa, vale muito
mais do que uma patente cujas reivindicaes mapeiam um espao menos lucrativo. Uma
patente, como um instrumento legal, anloga qualidade da construo de uma casa uma
patente localizada no topo de uma inveno valiosa pode ainda no ter valor, caso a patente
no tenha sido adequadamente construda. Os remdios legais associados violao da
patente so semelhantes aos remdios legais associados com a invaso do imvel de outra
pessoa.

223

A.

Ofensiva de Bloqueio de Patenteamento para Montar Ataques aos Concorrentes

Um titular de uma patente pode usar suas patentes diretamente contra todos e quaisquer

infratores. Geralmente, uma patente no concede a seu detentor quaisquer direitos para
fabricar, usar ou vender a inveno coberta pela patente. De fato, quase que possvel se
obter uma patente para uma inveno que no pode ser fabricada, usada ou vendida, devido
violao da patente por outra pessoa ou sem a aprovao de uma agncia reguladora
governamental. Por sorte, uma patente no pode violar outra patente.
Vender um produto muitas vezes, embora nem sempre, mais lucrativo do que licenciar
a propriedade intelectual necessria para fabricar o produto. Conseqentemente, muitos
detentores de patentes que tambm fabricam produtos, usam suas patentes para forar os
concorrentes a executar um projeto que no esteja dentro do escopo de proteo de suas
patentes (e produzir, esperanosamente, um produto inferior) ou a licenciar suas patentes.
Algumas empresas aplicam os royalties de suas patentes, por questes de poltica, em
seus departamentos de pesquisa. Isto faz algum sentido, uma vez que a pesquisa da empresa e
o departamento de desenvolvimento, provavelmente, criaram uma inveno que resultou no
uso da patente para gerar royalties e atravs do dinheiro extra dado ao departamento de
P&D, oriundo do licenciamento da patente, a empresa pode ficar mais bem preparada para
criar novos produtos e servios.
Quando uma empresa licencia suas patentes de forma agressiva para os concorrentes,
ela tira dinheiro do concorrente, o qual poderia ter sido aplicado em programas, como no seu
prprio P&D. Algumas vezes, isto conhecido como a troca de $2 no sentido de que cada
dlar de licenciamento recebido de um concorrente, tira um dlar do seu programa e adiciona
um dlar ao programa da empresa que concede a licena assim, criando uma diferena
relativa de dois dlares entre as duas empresas.
Ao desenvolver uma estratgia

agressiva de patente, o detentor da patente deve

considerar continuamente a natureza do licenciamento alvo da violao. O infrator poderia ser

culpado de violao direta, violao contributiva e induo violao. A natureza dos danos
tambm pode variar, com base no uso de tecnologia de violao. Os infratores diretos no
devem necessariamente incorrer em maiores danos do que os infratores contributivos. As leis

224

de patente de alguns pases, tambm reconhecem a violao mediante a doutrina de

equivalentes. Assim, um ru que no esteja violando diretamente uma reivindicao de
patente pode ainda ser considerado um infrator, em virtude do uso de um componente
substancialmente similar, o qual usado de maneira substancialmente similar. A anlise
mediante a doutrina de equivalentes bastante complicada; entretanto, um fator chave se o
histrico do processamento da patente inclui declaraes que indicariam que o titular da
patente renunciou cobertura da reivindicao para o componente substancialmente similar
durante o processamento da patente. Esta outra razo pela qual o cumprimento de exigncias
precisa ser cuidadosamente escrito e preferencialmente curto.

225

B.

Patenteamento Defensivo para Autodefesa de Aes de Violao

As patentes so espadas e no escudos, no sentido de que uma patente no d ao

seu titular o direito de fabricar um produto protegido pela patente. A patente proporciona um
direito negativo, que permite ao titular dizer quem no pode praticar a inveno protegida
pela patente. A deteno de uma patente proporcionar a seu titular uma pequena garantia de
que a fabricao do seu produto coberta pela patente no violar outra patente de propriedade
de outra pessoa. Entretanto, algumas vezes, as patentes podem efetivamente funcionar como
escudos com relao aos concorrentes detentores de patente, os quais iro abster-se de
process-lo por violao, com receio de que voc ir contra-processar os mesmos por violao
de patente. Ao defender-se contra reivindicaes de violao de patente, na maioria das vezes,
de pouca ajuda para o ru dizer que ele detentor de uma patente e de que seus prprios
produtos esto dentro do escopo da proteo acordado pela patente a menos que a patente
do ru seja to diferente da patente do autor da ao, que um pesquisador do fato (por
exemplo, um juiz ou jri) poderia prontamente ver as diferenas entre as duas invenes.
Entretanto, mesmo em tais situaes, muitas vezes mais fcil para o ru, simplesmente,
explicar o motivo pelo qual ele no viola as reivindicaes que esto sendo processadas.
Em determinadas circunstncias, uma patente ou grupo de patentes pode proporcionar
um escudo defensivo para o titular de uma patente contra seus prprios concorrentes.
Suponha que a Empresa A detenha 5.000 patentes correlacionadas com o Produto X e admita
que os trs principais concorrentes da Empresa A detenham, cada um, 1.500 patentes. Os
concorrentes poderiam processar a Empresa A para alcanar algum objetivo comercial, mas,
preferem se abster de processar a Empresa A, temendo que a Empresa A execute um processo
contrrio por violao de patente, usando seu maior portfolio de patente. Certamente, se uma
determinada Empresa pode se beneficiar por deter mais patentes, depende, algum modo, do
segmento industrial da empresa e das caractersticas tcnicas particulares da empresa e da
estratgia de negcios. Geralmente, existem poucos motivos para que uma empresa adquira
patentes sem uma finalidade comercial especfica.
Em muitas indstrias onde os principais acionistas, individualmente, detm um nmero
substancial de patentes, bastante comum que estes concorrentes faam, entre si, licenas

226

cruzadas de seus portfolios de patente. Estas licenas cruzadas podem incluir alguma forma
de royalty ou podem ser totalmente livres. Alm disso, as licenas cruzadas podem incluir
uma maior limitao, tal como um campo de uso, cuja limitao ainda permitiria um litgio de
violao fora do campo de uso. Por exemplo, admitindo que Empresa A e seus maiores
concorrentes fizessem uma licena-cruzada dos portfolios de suas patentes em um tipo de
licena no contendo royalty para fabricao e uso do Produto X, a Empresa A no poderia
processar seus concorrentes por atividades de violao relativas ao Produto X, porm se um
dos concorrentes produzisse um novo Produto, o Produto Z, a Empresa A poderia processar o
concorrente por violao relativa ao Produto Z. De fato, se as patentes da Empresa A fossem
particularmente fortes e o Produto Z fosse particularmente lucrativo, a Empresa A poderia
usar suas patentes para forar o concorrente a parar a fabricao continuada e usar o Produto
Z e comear a fabricar seu prprio Produto Z assim, a Empresa A poderia usar suas patentes
para tirar mercado de um concorrente. Alternativamente, a Empresa A poderia conceder uma
licena contendo royalty para o concorrente, para a fabricao e uso do Produto Z, e a
Empresa A poderia estabelecer a taxa de royalty para a licena em um valor prximo dos seus
prprios lucros para a fabricao do Produto Z, caso a Empresa A vendesse o Produto Z, por
exemplo, nove por cento da receita bruta da venda do concorrente para o Produto Z.
Um detentor de uma patente pode usar muitas ferramentas em seus esforos para
determinar como usar melhor suas patentes. Provavelmente, ele ir criar diversos cenrios
econmicos, antes de decidir como explorar suas patentes. Uma simples matriz pode ser til
em algumas situaes. Por exemplo, a empresa pode relacionar seus produtos e decidir com
base no produto, sobre como explorar a propriedade intelectual relacionada com o produto.
Para alguns produtos, a empresa pode decidir usar as patentes correlacionadas de uma
maneira simplesmente defensiva, de modo a bloquear todos os concorrentes enquanto que
para outros produtos, a empresa pode decidir seguir a estratgia de licenciamento. Em um alto
nvel, a empresa pode estimar sua probabilidade de sucesso segundo esses passos e/ou a
possibilidade do gerenciamento snior concordar em seguir uma abordagem especfica. As
opes que recebem as maiores taxas para um determinado produto podem ser analisadas para
alcanar a mais recente estratgia de propriedade intelectual da empresa, relativamente ao

227

produto. Esta anlise, provavelmente, tambm exige uma anlise dos poderes/franquezas das
patentes envolvidas, assim como, dos valores dos mercados pertinentes. No final, um
portfolio de patentes bem elaborado, tem como enfoque o ncleo dos negcios da empresa e
protege os aspectos particulares e funes que transcendem as ofertas de produto especfico
da empresa. Um portfolio de patentes bem elaborado, provavelmente, tambm ir criar
barreiras para a entrada no mercado e sucesso para os atuais e potenciais concorrentes.

228

C.

Tcnicas de Projetar com Desvio

Conforme mencionado acima, o projeto executado com desvio de uma ou mais patentes,

envolve a determinao do escopo da cobertura da reivindicao proporcionada pela patente.

Geralmente, esse tipo de projeto em que envolve um desvio, tambm envolve a anlise
detalhada do relatrio descritivo da patente, anlise do estado da tcnica citado e aplicado
durante o processamento e anlise detalhada do histrico do processamento do pedido de
patente, para ver se o requerente fez quaisquer admisses danosas sobre inveno durante o
processamento (por exemplo, Esta inveno concerne apenas a chicotes desgastados
melhorados e absolutamente nada mais!)
O procurador que estiver realizando a anlise do projeto que envolve desvio, pode
querer determinar o significado preciso para os termos usados nas reivindicaes de patentes,
por meio da aplicao de leis pertinentes construo de reivindicaes de patente ou
interpretao da reivindicao no foro da jurisdio. sempre importante levar em
considerao que as reivindicaes definem o escopo da proteo. As regras para determinar
o escopo de cobertura da reivindicao variam em cada jurisdio. Em muitas jurisdies, as
limitaes das reivindicaes, inicialmente, iro receber o significado natural (ou
significado comum) dos termos citados, mas, tambm, podem ser interpretadas luz de seu
uso no relatrio descritivo da patente e no histrico do processamento para a patente. Se for
usada a linguagem da reivindicao meios-mais-funo, o procurador precisar considerar
como tais reivindicaes so interpretadas na jurisdio do foro.
Provavelmente, o procurador preparar sua anlise na forma de um parecer. Em
alguns casos, o parecer pode ser razoavelmente curto, enquanto que em outros casos, pode ser
extremamente detalhado. A Cultura do Parecer pode ser bastante til nas jurisdies que
reconhecem alguma forma de violao intencional. A violao intencional surge quando um
infrator sabe da patente de outra parte e, deliberadamente, a infringe e quando o infrator no
faz qualquer esforo para determinar se ele infringe a patente. A obteno de um parecer de
no-violao ou invalidade de um procurador neutro pode proporcionar uma defesa para a
violao intencional, em muitas jurisdies que reconhecem tal tipo de violao. Os danos
associados violao intencional incluem, geralmente, uma multiplicidade dos danos reais ou

229

diretos para violao da patente. A obteno de um parecer de no-violao ou invalidade

pode ser til, mesmo em uma jurisdio que no reconheae a violao intencional uma vez
que tais pareceres podem proporcionar orientaes valiosas para uma empresa, no que se
refere se eles tm um problema de violao com relao patente de um concorrente
especfico.
Os agentes de propriedade industrial no so permitidos de preparar pareceres em
muitas jurisdies, tais como, no escritrio de patentes dos Estados Unidos. Geralmente, os
pareceres de patente so emitidos por um procurador, normalmente um procurador de patente.
Muitas empresas jurdicas e procuradores no preparam pareceres devido possibilidade de
incluir uma reivindicao com elevada malversao, caso o parecer se apresente
inadequadamente preparado. (Leve em considerao que um parecer jamais ser necessrio
em um litgio, se for descoberto que o cliente no violou a patente. Assim, a concluso do
parecer sempre ser incorreta, quando o parecer for realmente necessrio no tribunal e a
questo para o tribunal decidir ser a adequabilidade da preparao do parecer). Claro que um
procurador, geralmente, no redigir um parecer para um cliente se, na opinio do procurador,
o cliente estiver realmente violando uma patente vlida. Geralmente, em tais situaes, o
procurador expressa sua preocupao por um meio no-permanente (por exemplo,
verbalmente) e no escrito em papel. Pelo fato do agente de propriedade industrial,
geralmente, ter um conhecimento profundo de uma determinada tecnologia, o referido agente
pode assessorar o procurador na preparao de um parecer.
Os pareceres de conselhos, em muitos pases, so geralmente protegidos pelo privilgio
do cliente-procurador e no necessitam ser divulgados para as partes contrrias. Um autor da
ao, geralmente, deve buscar permisso especial do tribunal, de maneira a forar um ru a
produzir um parecer. Desse modo, sempre que uma empresa tiver um parecer preparado por
seu conselho, as pessoas de adequado conhecimento na empresa devem certificar-se que o
parecer mantido sob estrita confidncia, e que no compartilhado com qualquer outra
pessoa, alm dos executivos-chave da empresa, caso haja necessidade de se tomar
conhecimento. Alm disso, o parecer no deve ser fornecido para os clientes da empresa.
Observe que a confiana em um parecer do conselho pode resultar em uma renncia ao

230

privilgio do cliente-procurador para todos os pareceres relativos matria do parecer. Em

algumas circunstncias, a empresa pode compartilhar seus pareceres com outras partes,
usando um meio conhecido como um acordo de interesse comum ou um acordo de defesa
conjunta. A preparao de tais acordos est alm do escopo deste manual.

Palavras-chave para oCaptulo VIII:

Projetar com desvio, violao, bloqueio da patente.

AUTOTESTE:
1. O escritrio nacional de patentes considera as questes de violao ao deferir patentes.
Falso ou Verdadeiro?
2. O que significa ofensiva de bloqueio ao patenteamento?
3. A patente d ao titular o direito de executar a inveno. Falso ou Verdadeiro?
4. Explique como uma patente pode operar efetivamente como um escudo.
5. O que significa o termo projetar com desvio, com relao a patentes?

231

IX.

ORGANIZAO, INSTRUO E MOTIVAO DA EQUIPE TCNICA

Provavelmente, um agente de propriedade industrial sabe que no existem dois clientes

iguais. Alguns clientes simplesmente querem obter um ou dois pedidos de patente, enquanto
outros, querem estabelecer o processo de patentear como um programa de rotina e constante.
O agente de propriedade industrial deve sempre estar disposto a instruir seus clientes sobre os
benefcios de se obter patentes, podendo ajud-los a desenvolver uma cultura de patente.
Uma vez que uma cultura de patente tenha sido estabelecida em uma organizao ou empresa,
os cientistas, engenheiros e gerentes, normalmente, vo considerar as patentes e outros
direitos de propriedade intelectual no processo decisrio da empresa. A propriedade
intelectual no ser mais uma iniciativa ocasional, ao contrrio, se tornar um elemento de
rotina que parte do negcio.
O agente de propriedade industrial provavelmente vai querer identificar alguns
membros-chave da organizao do seu cliente. Alm de conhecer os principais tomadores de
deciso, o agente tambm deve identificar os guardies tcnicos da organizao. Esses
guardies tcnicos so aqueles elementos dentro da organizao que so especializados em
apresentar novas tecnologias empresa. Muito provavelmente, eles so os principais
inventores de novos produtos e servios e, tambm, so aqueles com quem os outros cientistas
e engenheiros discutem e analisam suas prprias idias em sesses de brainstorm.
O agente de propriedade industrial pode ajudar os clientes a estabelecer uma infraestrutura de programa interno de patentes. Um dos principais componentes de uma infraestrutura como essa alguma forma de comit de anlise de patentes, o qual supervisiona o
desenvolvimento do portfolio de patentes da empresa. Outro componente-chave alguma
forma de programa de incentivo, encorajando os inventores a relatarem suas invenes aos
agentes de propriedade industrial.
O agente de propriedade industrial tambm pode assessorar os clientes a desenvolver
procedimentos internos para processar documentos relacionados a patentes, como
Formulrios de Divulgao de Inveno, pedidos de patentes, colees do estado da tcnica e
patentes expedidas. Ele tambm pode ajudar os clientes a estabelecer sistemas e

232

procedimentos para registrar patentes, de modo que no se percam as datas crticas. O agente
tambm vai querer um sistema de registro para seus prprios depsitos. Um sistema de
registro, basicamente, um programa de agendamento que fornece informaes de patentes
quando, por exemplo, o cumprimento das exigncias deve ser efetuado, quando decises de
depsito estrangeiro devem ser tomadas, quando as anuidades devem ser pagas, etc.
O agente de propriedade industrial, em geral, no deve criar invenes para seus
clientes, j que isto gera problemas de conflito de interesses. Entretanto, o agente certamente
pode ajudar seus clientes a estabelecer um ambiente no qual a criao de invenes,
provavelmente, vai prosperar. Partes importantes desta misso incluem a instruo e
motivao de potenciais inventores do cliente a se tornarem a favor de patentes e assegurar
que o cliente tenha a infra-estrutura apropriada para organizar e controlar os mecanismos de
relatrios de patentes da empresa, de modo que os pedidos de patente sejam depositados antes
dos prazos crticos para depsitos.

233

A.

Treinamento do Pessoal de Gerncia e Pessoal de Marketing para o Entendimento

do Significado de uma Patente e Montagem de um Portfolio
Talvez, o agente de propriedade industrial ache til oferecer programas educacionais a

equipe da alta administrao dos seus clientes. Se a oferta for aceita, o agente ter uma tima
oportunidade de instruir seu cliente sobre os benefcios de patentear e, tambm, esclarecer as
dvidas e mal entendidos sobre patentes que o cliente possa ter. Entretanto, muitas equipes da
alta administrao so muito ocupadas e esta oportunidade s vezes no aparece.
Como alternativa, o agente poder tomar a iniciativa de discutir com os gerentes na empresa
os benefcios de patentear, se surgir essa necessidade. Ele tambm poder buscar
oportunidades para se dirigir a pblicos maiores na comunidade, como um meio de
disseminar o interesse em patentes.
Da mesma forma, o agente deve buscar oportunidades para instruir as equipes
cientficas, de engenharia e de administrao do seu cliente, sobre os benefcios do
patenteamento. Freqentemente, engenheiros e cientistas no conhecem os processos
apropriados a serem seguidos para reportar suas invenes e muitos engenheiros e cientistas,
geralmente, no entendem como as patentes podem fazer com que as empresas ou institutos
de pesquisa tenham sucesso. O pessoal de marketing muitas vezes no percebe o valor
estratgico das patentes e, normalmente, a competncia e a contribuio deles no levada
em conta em decises sobre o que se deve patentear. Freqentemente, existe um maior
nmero de possveis invenes para patentear do que os recursos que a empresa tem para
patente-las.
Muitos agentes de propriedade industrial descobrem que alguns gerentes-chave na
organizao do seu cliente desconhecem totalmente o valor de patentear ou so abertamente
contrrios e hostis idia de patentear. claro, devemos admitir que nem toda organizao
pode se beneficiar de patentes. Entretanto, mesmo as empresas na indstria de refrigerantes,
como a Coca Cola, detm portfolios de patentes bastante substanciais, embora seu produto
principal no seja patentevel por si s.
O agente de propriedade industrial tambm pode fornecer a seus clientes os Formulrios
de Divulgao de Inveno. Esses formulrios so preenchidos por pesquisadores ou

234

engenheiros e descrevem sucintamente uma inveno potencialmente patentevel.

(Um

exemplo do Formulrio de Divulgao de Inveno est apresentado no Anexo B deste

Manual). Com o tempo, o agente poder tomar conhecimento de perguntas adicionais que
devem ser feitas na divulgao da inveno com clientes especficos e/ou com clientes em
indstrias especficas. Talvez, o agente queira personalizar os Formulrios de Divulgao de
Inveno para os clientes, de modo a incluir o logotipo ou outras informaes especficas da
empresa, como por exemplo, seus nmeros de protocolo interno para as patentes e pedido de
patentes.
O agente de propriedade industrial tambm ir aprender, no decorrer do tempo, como os
Formulrios de Divulgao de Inveno devem ser processados para clientes especficos.
(Para alguns clientes, este processamento ser conduzido antes que os formulrios cheguem
ao agente de propriedade industrial). Devido ao possvel surgimento de um impedimento de
tempo (por exemplo, uma divulgao pblica), os Formulrios de Divulgao de Inveno
devem ser inicialmente aceitos em quaisquer condies que eles cheguem. Primeiro, o agente
de propriedade industrial deve determinar se ocorreu ou se vai ocorrer um impedimento e
desse modo tomar medidas apropriadas.
O inventor deve ser incentivado a comparecer s reunies do comit de anlise de
patente, para discutir sua inveno. Se ele no puder comparecer reunio, um advogado para
a inveno dever estar presente reunio, pelo fato de que o comit de anlise de patente
talvez no entenda a importncia / significncia da inveno e/ou possa ter dvidas ou
perguntas sobre a mesma.
As empresas com programas de patenteamento sofisticados podem ter mapas
estratgicos para caracterizar e identificar suas invenes com relao a um produto
especfico, uma categoria de produto ou todo um segmento da indstria. Se o cliente
desenvolveu uma ferramenta, as divulgaes da inveno devem ser caracterizadas com
relao ao mapa estratgico do cliente. evidente que muitos clientes pequenos no possuem
tal mapa estratgico.
Os Formulrios de Divulgao de Inveno fornecem a prova da autoria da inveno,
principalmente quando foram assinados em conjunto por um no-inventor. As caractersticas

235

necessrias para se comprovar a autoria da inveno variam de um pas para outro. Em alguns
pases com sistema de primeiro a depositar, a determinao da prioridade de autoria de
inveno no tem muita importncia, alm da considerao de roubo. Do mesmo modo, os
Formulrios de Divulgao de Inveno fornecem a prova da concepo e de submisso a
datas na prtica. Esta prova pode se tornar extremamente importante em um sistema de
primeiro a inventar como o administrado nos EUA. Os Formulrios de Divulgao de
Inveno tambm fornecem uma prova secundria de que o inventor cedeu seus direitos em
uma inveno a terceiros, como por exemplo, seu empregador.
Alguns sistemas de patente exigem que os pedidos de patentes divulguem o melhor
modo conhecido dos inventores para implementar a inveno. Os Formulrios de Divulgao
de Inveno tambm podem ser teis nesse aspecto.
Esses Formulrios tambm constituem algum risco para a empresa. Considere, por
exemplo, como um ru poderia utilizar o Formulrio de Divulgao de Inveno do detentor
da patente em um litgio. Um ru poderia utilizar um Formulrio de Divulgao de Inveno
argumentando em favor de um tipo especfico de construo de reivindicaes, com base em
alguma linguagem restritiva no Formulrio de Divulgao de Inveno. Da mesma forma, um
ru poderia argumentar que o inventor teve uma conduta irregular ao obter sua patente, ao no
divulgar o estado da tcnica conhecido ao Escritrio de Patentes supondo, por exemplo, que
o Formulrio de Divulgao de Inveno original mencionava o estado da tcnica, o qual no
foi divulgado posteriormente ao Escritrio de Patentes. Como resultado, um agente de
propriedade industrial vai querer treinar o pessoal do seu cliente em como preencher
corretamente um Formulrio de Divulgao de Inveno. O agente tambm vai querer se
assegurar que itens como questes de divulgao de informaes sejam processados de modo
apropriado e profissional.
A empresa deve selecionar, para patentear, as invenes que resultem no retorno mais
alto em investimento para a organizao atravs de licenciamento direto da patente ou
atravs de maiores vendas de um produto protegido por patente. Suponha que o Engenheiro Y
criou duas invenes, A e B. A Inveno A uma soluo extremamente inteligente para um
problema pequeno relacionado ao produto de menor sucesso da empresa. A Inveno B

236

bastante comum e prosaica, mas mesmo assim uma otimizao provavelmente patentevel
para o produto de maior sucesso da empresa. A empresa s pode se dar ao luxo de patentear
uma inveno neste momento. Como a Inveno A tecnicamente brilhante, o Engenheiro Y
defende que ela deve ser patenteada. O agente de propriedade industrial discute a inveno
com o Gerente de Marketing Z, que lhe informa que a otimizao fornecida pela Inveno B
aumentaria as vendas de produtos da empresa em 75 por cento. Levando em considerao as
informaes importantes fornecidas pelo departamento de marketing, a administrao da
empresa opta por depositar uma patente na Inveno B. Na verdade, este cenrio ainda pode
apresentar outros fatores complicados, como, por exemplo, a facilidade com que um
concorrente poderia projetar sobre uma patente na Inveno B, e tambm em que extenso a
Inveno B patentevel. Se a Inveno B no parece ser patentevel de modo significativo, a
melhor opo da empresa seria patentear a Inveno A.
Sempre que possvel, o agente de propriedade industrial deve tentar entender de que
maneira o pedido de patente que ele est preparando vai atender s necessidades do seu
cliente. Isto vai orientar o agente na elaborao das reivindicaes e na tomada de decises
referentes a outras limitaes de reivindicao durante o processamento de patente. O agente
de propriedade industrial tambm vai descobrir que a seleo das melhores invenes para
patentear pode freqentemente envolver uma representatividade mais abrangente de
competncias dentro da organizao, alm de apenas a equipe especfica de cientistas e
engenheiros que criam invenes patenteveis. O agente tambm deve estar atento ao fato de
que algumas pessoas na organizao tendem a ser hostis a patentes, por razes filosficas ou
porque o programa de patenteamento vai prejudic-las de alguma forma real ou imaginria.

237

B.

Treinamento de Cientistas/Tecnlogos para Entendimento do que pode ser

Patentevel, quem pode ser um Co-inventor e Preparao de Divulgaes da
Inveno
Alm de um contedo de treinamento relacionado ao valor das patentes, o agente de

propriedade industrial deve assegurar que engenheiros e cientistas-chave na organizao

entendam alguns pontos fundamentais sobre o processamento da patente. Um agente de
propriedade industrial deve se esforar em criar um advogado de patente dentro da empresa
do seu cliente. Bons advogados de patentes tendem a ser grandes inventores, que so bastante
respeitados por seus colegas, por exemplo, os guardies tcnicos. Provavelmente, o agente
no vai estar todos os dias no laboratrio de engenharia do cliente, de modo que um advogado
de patente interno pode ser um recurso inestimvel.
O agente de propriedade industrial precisa se assegurar de que seu cliente tenha algum
que possa fornecer os Formulrios de Divulgao de Inveno aos cientistas e engenheiros.
Esses formulrios no so totalmente necessrios, mas podem ser muito teis, garantindo que
as informaes bsicas relativas a uma inveno foram registradas. O prprio agente pode dar
os formulrios aos seus clientes, se for solicitado. Alm disso, para alguns clientes, o agente
poder simplesmente conduzir uma entrevista com o(s) inventor(es), a fim de obter todas as
informaes contidas em um tpico formulrio de divulgao. Contudo, a vantagem de um
Formulrio de Divulgao de Inveno que o agente poder rapidamente determinar se
algumas datas crticas j transcorreram ou esto se aproximando.
Suponha, por exemplo, que o cliente quer obter uma patente em uma inveno
pertinente ao Produto W e que o cliente vai exibir o Produto W em uma feira ou exposio
comercial, em duas semanas. A menos que um pedido de patente seja depositado nas
prximas duas semanas, o cliente perder todos os direitos de patentear o produto na maioria
dos pases, tendo um absoluto impedimento de novidade. Esta, evidentemente, uma
informao importante que o agente de propriedade industrial precisa saber imediatamente. Se
o agente estabeleceu um advogado da patente dentro da empresa, quase certo que o agente
ser informado desta divulgao de produto muito antes do prazo de duas semanas. Alm
disso, se o agente estabeleceu um advogado de patente interno, o advogado tambm pode ser

238

aquele que sabe da futura divulgao do produto e informa ao agente de propriedade

industrial. Desse modo, a empresa ou a instituio ainda poder depositar o pedido de patente
antes da data crtica e evitar a alternativa na qual o agente de propriedade industrial deve
informar a seu cliente que o patenteamento no est mais disponvel para uma inveno
importante.
Um agente de propriedade industrial pode descobrir que seus clientes se tornam
significativamente mais favorveis patente, quando eles percebem que perderam a
oportunidade de patentear uma inveno importante ou quando so processados por violao
de patente ou ameaados com um processo por um concorrente. Qualquer desses dois fatos
pode ser til ao agente no seu trabalho de proteger as valiosas invenes do seu cliente.
Seja por meio do Formulrio de Divulgao de Inveno ou por entrevista, o agente de
propriedade industrial vai querer se certificar de que ele possui informaes bsicas essenciais
de uma inveno, antes que ele comece a preparar o pedido e patente. O agente vai querer se
informar de algumas datas essenciais relativas inveno, para verificar se a inveno ainda
patentevel; ele tambm vai querer saber quem so os inventores. Ele no vai conhecer
exatamente o conjunto completo de inventores, at que as reivindicaes tenham sido
elaboradas mas apesar disso, ele poder determinar o possvel universo de autoria da
inveno para o pedido. Talvez, o agente tenha que ser bastante direto ao obter as informaes
de autoria da inveno; no raro que gerentes seniores insistam em que eles ofereceram uma
contribuio inventiva simplesmente patrocinando ou supervisionando o trabalho. Entretanto,
algumas leis de propriedade industrial mundial reconhecem inventores supervisores como
oferecendo uma contribuio inventiva. (A designao dos inventores legais de um pedido de
patente contm somente algumas similaridades s convenes para designar autores de artigos
cientficos). Contrariamente, no raro que uma pessoa que tenha dado uma contribuio
inventiva no queira ser designada como inventor. Algumas pessoas so muito humildes;
outras no querem ser incomodadas por qualquer motivo. Entretanto, o pedido no ser
corretamente depositado se houver a excluso de um inventor principal e a patente resultante
no ser vlida, a menos que seja corrigida..
O agente de propriedade industrial no est ajudando seu cliente ao depositar um pedido

239

de patente invlido, podendo at se expor a reclamaes de impercia se ele fizer isso

conscientemente. Em conseqncia, o agente pode muitas vezes se encontrar em situaes de
ter que conduzir investigaes de autoria, para retirar da lista de inventores aqueles que no
ofereceram uma contribuio inventiva e para adicionar inventores relutantes ao pedido.
Evidentemente, o agente talvez tenha que solicitar assistncia ocasional de gerentes na
organizao do cliente. O agente de propriedade industrial nunca deve depositar um pedido de
patente que ele saiba que fraudulento.

240

C.

Estabelecimento de um Comit Interno de Anlise de Patentes, para Exame

Peridico de Divulgao de Invenes e Recomendaes sobre o que deve ser
Patenteado
O agente de propriedade industrial deve incentivar seus clientes a estabelecer um comit

de anlise de patentes para periodicamente examinar as divulgaes de inveno e oferecer

recomendaes sobre o que deve ser patenteado. O agente deve fazer parte do comit e
assessorar com respeito possibilidade de patentear e outros assuntos relacionados.
Entretanto, o agente no deve determinar, por ele mesmo, o qu seu cliente vai patentear.
Outros membros do comit de anlise de patentes devem ser os principais cientistas,
engenheiros e inventores do cliente. Como discutido anteriormente, muitas vezes, um membro
do pessoal de marketing do cliente um elemento til para o comit. Um dos principais
elementos da alta administrao do cliente tambm pode ser til.
O comit deve se reunir com alguma regularidade para ser eficiente. Se o comit no se rene
regularmente, muitas das decises sobre possibilidade de patentes sero tomadas ad hoc, para
evitar um impedimento de patenteabilidade.

241

D.

Programas de Incentivos ao Inventor para Incentivar Inventores a Inventar e

Relatar
Normalmente, uma pessoa criativa vai conceber invenes patenteveis sem ser

solicitada a faz-lo. Entretanto, quando suas contribuies so ignoradas e no reconhecidas,

os inventores tendem a parar de inventar ou parar de relatar suas invenes. Em conseqncia,
a organizao perde a oportunidade de se beneficiar do trabalho dos seus inventores
talentosos. Para manter motivada uma equipe inventiva, muitas empresas oferecem algum tipo
de recompensa a seus inventores pelas suas invenes patenteveis.
A natureza da recompensa concedida ao inventor varia. Algumas empresas incluem
incentivos especficos nos seus contratos de trabalho com inventores particularmente
importantes.

Os esquemas de compensao podem envolver: (a) o pagamento de uma

pequena quantia por concluir uma divulgao de inveno; (b) o pagamento de uma quantia
ligeiramente maior quando um pedido de patente aprovado e/ou depositado no Escritrio
Nacional de Patentes; ou (c) o pagamento de uma quantia maior quando a patente
concedida. Algumas empresas recompensam os inventores em todas as etapas acima, com a
maioria delas oferecendo (a) e (c) ou (b) e (c), conforme exposto acima.
Algumas empresas oferecem compensao a seus inventores sempre que sua patente
licenciada com sucesso. Esta abordagem mais comum nas universidades. Por exemplo, uma
universidade pode dar a seus inventores a seguinte escolha: um pequeno percentual fixo dos
royalties das suas invenes ou um percentual maior dos royalties, na condio de que esses
fundos sejam aplicados no laboratrio do inventor. Sabe-se que alguns inventores
particularmente significativos tm um quadro de pessoal cujo salrio pago com os royalties
da patente do inventor. A compensao de licenciamento normalmente utilizada, alm de
quaisquer outros pagamentos de incentivo que um inventor possa receber, como por exemplo,
um pagamento em espcie quando o pedido de patente depositado. Muitas vezes, essa uma
boa idia, j que a patente do inventor pode no ser licenciada com sucesso.
Alm dos esquemas de compensao, os quais tendem a ser bastante impessoais, muitas
empresas oferecem outros programas mais pessoais. Algumas, do aos inventores cpias

242

emolduradas das suas patentes, ou uma placa especial com as informaes sobre a patente.
Outras fornecem um vesturio especial aos inventores, como um palet ou jaleco com o
nmero da patente bordado no bolso. Muitas empresas realizam um jantar anual de
reconhecimento aos inventores. Normalmente, comparecem a este jantar os membros
importantes da equipe da alta administrao da empresa, como o presidente ou chefe
executivo, que agradecem aos inventores por suas criaes e expressam gratido por seus
esforos. Esses programas acrescentam um elemento emocional ao esquema de compensao,
que pode ser altamente valorizado por alguns inventores e oferecem motivao e incentivo
para outras contribuies inventivas na organizao.
Se um cliente pede conselho ao agente de propriedade industrial com relao aos
programas de compensao para inventores, ele tambm vai querer mencionar ao cliente que
os programas de compensao de inventores podem tocar em outras reas da lei, como leis de
ttulos e valores e leis trabalhistas. Por exemplo, a empresa provavelmente vai querer publicar
sua poltica de compensao de inventores e segui-la rigorosamente. Se o programa realmente
representa uma doao ad hoc dada pela empresa a um inventor, isto pode ser difcil de
explicar posteriormente aos reguladores de valores mobilirios do governo. Da mesma forma,
as leis de alguns pases estabelecem requisitos especficos para a compensao que deve ser
paga aos inventores. O agente de propriedade industrial deve entender as leis relevantes do
seu pas pertinentes propriedade de invenes. Por exemplo, nos EUA, um inventor possui
suas criaes como um objeto jurdico; entretanto, as leis trabalhistas dos EUA, normalmente,
permitem que os contratos de trabalho incluam termos que foram os inventores a ceder todas
as invenes criadas durante seu emprego com a empresa, sem nenhuma compensao sendo
oferecida. Ao contrrio, as leis trabalhistas de alguns pases, como as leis em vigor na
Alemanha, exigem que as empresas dem a seus inventores compensao adicional por
invenes patenteveis que eles criem. Normalmente, o agente de propriedade industrial no
assessora seus clientes com relao a assuntos de leis trabalhistas, mas ele precisa saber quem
possui as invenes que ele est patenteando. O agente tambm deve se recusar a preparar um
pedido de patente para algum que ele saiba que no possui a inveno em questo.

243

E.

tica Profissional
Muitas jurisdies mantm um cdigo de tica que todos os advogados de propriedade

industrial e agentes de propriedade industrial devem seguir para continuar sua prtica
profissional. Os cdigos de tica em algumas jurisdies foram modelados com base no
cdigo de tica da jurisdio para todos os profissionais. Algumas jurisdies tambm
rastreiam queixas recebidas pelo Escritrio Nacional de Patentes, diretamente de clientes, ou
por encaminhamento de outras empresas jurdicas, como Ordens de Advogados. Por exemplo,
um advogado de propriedade industrial que perde sua licena para advogar, tambm perde a
licena para representar clientes perante o Escritrio Nacional de Patentes.
O agente de propriedade industrial tambm deve conhecer e entender o relevante cdigo
de tica da sua jurisdio. Cdigos de tica normalmente seguem o bom senso. Se um agente
se pergunta: Isto parece apropriado ou justo? e sabe que a resposta No, nesse caso, o
agente deve pensar duas vezes antes de tomar uma medida, qualquer que seja ela. (Mesmo
que a situao no seja coberta por uma norma tica, ela ainda pode ser considerada prtica de
m f).
As normas de tica variam em cada jurisdio, de modo que o agente de propriedade
industrial tambm deve levar em conta as variaes nas regras ticas quando ele depositar
pedidos em outras jurisdies. A seguir, so apresentadas algumas regras de bom senso que
freqentemente so includas em cdigos de tica:
Um agente de propriedade industrial nunca deve, conscientemente, depositar um pedido
de patente invlido (uma inveno prescrita por prazo, um relatrio descritivo que no habilita
a inveno, etc.). Ocasionalmente, um agente tem que depositar um pedido que ir provocar
uma impugnao do governo, cujo resultado pode ser que o pedido no ser patenteado. Por
exemplo, nos EUA, muitas invenes iniciais de biotecnologia eram de natureza questionvel
com relao ao patenteamento, na ocasio em que foram depositadas. Na verdade, a questo
da patenteabilidade de invenes biotecnolgicas foi decidida, em instncia final, no pelo
Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos, mas, sim, pela Suprema Corte
Americana. Foi totalmente tico da parte do agente de propriedade industrial depositar o

244

pedido que levou impugnao: entretanto, a atitude do agente em no informar a seu cliente
com antecedncia, que o pedido poderia provocar uma impugnao, pode ser eticamente
questionvel.
O agente de propriedade industrial deve manter seu cliente informado dos
desenvolvimentos nos seus pedidos e patentes. Por exemplo, um agente de propriedade
industrial deve notificar seu cliente quando uma exigncia foi recebida do Escritrio Nacional
de Patentes, muito antes da data devida para o cumprimento. O agente deve permitir que seu
cliente analise sua resposta de exigncia ao Escritrio, antes que ele a deposite junto ao
Escritrio Nacional de Patentes.
O agente de propriedade industrial deve se manter atualizado sobre as mudanas nas
regras e procedimentos aplicveis sua rea de atuao. O agente de propriedade industrial
dever tambm dar notificao dessas mudanas de regras ao(s) seu(s) cliente(s), quando elas
tiverem probabilidade de causar impacto em um caso pendente.
O agente de propriedade industrial deve ser sempre honesto nas suas comunicaes com
o Escritrio Nacional de Patentes e com seus clientes. Isto no significa, entretanto, que o
agente no possa ser um advogado da patenteabilidade da inveno de seu cliente, mesmo
quando ele pessoalmente tem dvidas sobre ela. Compare essas duas situaes: (1) o
examinador da patente diz que as reivindicaes pendentes do cliente so inteiramente
mostradas na Figura 1 de uma referncia do estado da tcnica. O agente de propriedade
industrial concorda com o examinador, mas submete uma resposta argumentando que as
reivindicaes pendentes no so mostradas na referncia do estado da tcnica
intencionalmente, descaracterizando a referncia e (2) o examinador da patente diz que as
reivindicaes pendentes do cliente so mostradas completamente na Figura 1 de uma
referncia do estado da tcnica. O agente acha que a linguagem utilizada na referncia
ambgua e acredita que o examinador interpretou a referncia de um modo possvel, somente
luz das informaes vislumbradas do pedido pendente do cliente (por exemplo, uma rejeio
de compreenso tardia). A Situao 1 provavelmente antitica na maioria das jurisdies;
a Situao 2 provavelmente tica na maioria das jurisdies.

245

O agente de propriedade industrial deve sempre realizar o trabalho que ele concordou
em realizar e de modo pontual e profissional. Um agente de propriedade industrial no pode
dizer a um cliente que ele vai preparar um pedido de patente e, em seguida, deixar de executar
sua tarefa. Se o agente sabe que ele no poder executar a tarefa a tempo, ele no deve aceitar
o trabalho. Se o agente j aceitou o trabalho, ele deve informar ao cliente, o mais rpido
possvel, que ele sabe que no conseguir concluir o trabalho pontualmente, para que o cliente
possa encontrar outro agente de propriedade industrial. Basicamente, o agente no deve ser a
causa principal da falha do cliente em obter proteo de patente para sua valiosa inveno.
O agente de propriedade industrial deve ser um advogado para seu cliente. A maioria
dos pedidos de patentes rejeitada inicialmente pelo Escritrio Nacional de Patentes. O
agente, simplesmente, no pode reportar ao cliente que o pedido foi rejeitado e no informar
que uma resposta pode ser preparada. Certamente, existem ocasies em que o estado da
tcnica citado pelo Escritrio Nacional de Patentes to coercitivo que o cliente no tem
chance de obter uma proteo significativa, mas esta no uma situao tpica.
O agente no deve redigir somente reivindicaes de patentes restritas, a menos que seu
cliente tenha solicitado somente reivindicaes restritas. Uma patente com reivindicaes
restritas tem mais probabilidade de obter proteo de patente do que um pedido de patente
com reivindicaes amplas. Entretanto, um pedido de patente somente com reivindicaes
restritas, provavelmente, ir privar o cliente do escopo total de proteo ao qual ele tem
direito. Como observado muitas vezes neste Manual, o Escritrio de Patentes no tem o dever
de informar ao agente de propriedade industrial ou ao inventor, quais reivindicaes mais
amplas so possveis. O Escritrio de Patentes somente julga as reivindicaes que ele
recebe ele no objeta s reivindicaes restritas.
Do mesmo modo, o agente de propriedade industrial no deve atender aos caprichos do
examinador de patentes s para agilizar a proviso de um caso; a menos que ele tenha
informado o cliente e recebido sua permisso para aceitar menos cobertura do que possa fazer
jus. Em resumo, o agente deve estar sempre pronto para argumentar em nome do seu cliente.
Ser um agente de propriedade industrial mais do que uma questo de preencher
formulrios e redigir documentos tcnicos. O agente de propriedade industrial deve

246

essencialmente processar os pedidos do seu cliente com todo o cuidado que ele teria se ele
fosse o inventor. Um cliente coloca uma enorme confiana no seu agente de propriedade
industrial e o agente deve se comprovar merecedor da confiana do cliente.
O agente de propriedade industrial deve estar atento a conflitos de interesses. Um agente
de propriedade industrial no pode selecionar os interesses de um cliente em detrimento dos
interesses de outro. Considere, por exemplo, um agente que deposita dois pedidos com
reivindicaes semelhantes para dois clientes diferentes. Suponha que ambos os pedidos
estejam pendentes ao mesmo tempo e que o examinador da patente cite um pedido como
estado da tcnica com relao ao outro. O agente de propriedade industrial vai precisar alterar
as reivindicaes de um pedido para se tornar patentevel em detrimento do outro e/ou
argumentar que um pedido no pertinente ao outro mas, como o agente poder executar
essa tarefa enquanto defende vigorosamente os melhores interesses de cada cliente? Muitos
cdigos de tica reconhecem que o agente de propriedade industrial, nessas circunstncias,
no pode realizar esta tarefa corretamente em nenhuma circunstncia. Em conseqncia, o
agente deve cuidadosamente selecionar o trabalho que ele aceita dos clientes, de modo a
evitar a possibilidade de ter um conflito de interesses entre um ou mais deles. Se surgir um
conflito de interesses entre dois clientes, apesar dos esforos do agente para evitar tal conflito,
as regras de tica de muitas jurisdies exigem que o agente transfira os pedidos em conflito
para um novo advogado. O agente de propriedade industrial deve constantemente evitar
situaes nas quais ele ter que escolher lados entre seus prprios clientes.

247

Palavras-Chave para o Captulo IX:

Formulrio de Divulgao de Inveno, sistema de registro de patentes, co-inventores,
programa de incentivos, guardio tcnico, comit de anlise de patente.

AUTOTESTE:
1. O que um guardio tcnico?
2. Relacione vrias pessoas que deveriam estar em um comit de anlise de patente?
3. De que maneira um agente de propriedade industrial pode criar um ambiente favorvel a
patente em uma organizao?
4. O que um Formulrio de Divulgao de Inveno? Como ele deve ser usado?
5. Uma pessoa que s patrocina ou supervisiona um trabalho que leva a uma inveno , em
geral, considerada um inventor e deve ser listada em um pedido de patente como inventor.
Falso ou Verdadeiro?

248

ANEXO A.

INSTRUES PARA BUSCAS EM BANCOS DE DADOS DE

PATENTES

1) Escritrio de Patentes Local: O escritrio de patentes local, provavelmente, ter um banco

de dados por escrito ou eletrnico. Tais bancos de dados so geralmente pblicos e um agente
de propriedade industrial ou inventor pode us-los para fazer uma busca de patentes expedidas
em seu pas. Observe que os pedidos de patentes pendentes podero no ser includos no
banco de dados para busca em diversos pases.
2) Pedidos de Patentes do Tratado de Cooperao em Matria de Patentes: A OMPI publica
novos pedidos do PCT todas as quintas-feiras. O banco de dados do PCT contm pedidos do
PCT publicados desde 1978. Em muitos casos, o relatrio de busca internacional para pedidos
do PCT se encontra tambm disponvel, o que pode auxiliar uma busca do estado da tcnica
localizar um estado da tcnica adicionalmente pertinente.

Apresentamos abaixo uma

descrio por etapas de como fazer a busca no banco de dados do PCT.

a) Ir para a pgina do banco de dados do PCT (texto em ingls):
(http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp)
b) Fazer as selees apropriadas para a busca usando os botes de rdio fornecidos,
tais como, em uma variao de datas de todos materiais disponveis ou para uma
semana especfica.
c) Digitar a pergunta da busca. A pergunta da busca pode ser auxiliada por diversos
cdigos de campo relacionados em um hyperlink na pgina da busca. Por exemplo,
se desejar buscar pedidos publicados que incluam um inventor chamado Smith
de Dublin, digitar: IN/Smith e IAD/Dublin.

3) Escritrio de Marcas e Patentes dos EUA: O USPTO possui um banco de dados eletrnico,
grande e fcil de se usar, que qualquer pessoa com uma conexo de Internet pode acessar
gratuitamente. Abrange patentes expedidas nos EUA e pedidos de patentes publicados a partir
de 1790, com busca de texto completo disponvel para patentes expedidas a partir de 1976.
Observao: As novas patentes americanas so expedidas s teras-feiras e, geralmente,

249

aparecem no banco de dados no mesmo dia. Apresentamos abaixo uma descrio por etapas
de como fazer um busca no banco de dados do USPTO.
a) Ir para a home page do USPTO (www.uspto.gov);
b) Ir para o menu Patents e selecionar Search;
c) Buscar patentes expedidas atravs de qualquer dos seguintes meios:
1) Busca Rpida: Permite a busca de texto completo do banco de dados
do USPTO usando consultas boleanas (uma consulta que usa operadores
lgicos e/ou no, entre termos da busca). Voc tambm pode limitar a busca
para apenas o resumo ou sumrio da patente.
2) Busca Avanada: Permite modificar a busca pelo uso da sintaxe de
busca da linha de comando.
3) Busca pelo Nmero da Patente ou Busca por Publicao: Uma busca
tambm pode ser feita se o nmero da patente ou nmero de publicao da
referncia que est sendo buscada conhecido.
d) Busca de pedidos publicados por quaisquer das maneiras abaixo:
1) Busca Rpida: Permite a busca de texto completo do banco de
dados do USPTO usando consultas boleanas.
2) Busca Avanada: Permite que voc modifique a busca pelo uso da
sintaxe de busca da linha de comando.
3) Busca pelo Nmero da Patente ou Busca por Publicao: Uma busca
tambm pode ser feita se o nmero da patente ou nmero de publicao
da referncia que est sendo buscada conhecido.
e) O USPTO tambm mantm um banco de dados de informaes sobre
pedidos de patentes pendentes atualmente, desde que o pedido tenha sido
publicado.

O banco de dados Patent Application Information Retrieval

(Recuperao da Informao do Pedido de Patente) ou PAIR fornece tipos

de exigncias, cumprimentos de exigncias, casos relacionados e outras
informaes de histrico de depsito para patentes e pedidos de patentes. Uma
parte do PAIR est disponvel ao pblico. Outra parte do PAIR est disponvel

250

apenas para profissionais, para que possam examinar a situao de seus casos.
Para visualizar o PAIR pblico, voc deve ir para o endereo:
http://portal.uspto.gov/external/portal/pair.
f) O USPTO tambm disponibiliza registros de concesses de patentes e
pedido de patentes publicados. Se voc necessita saber a informao mais
recente,

eventualmente

registrada

do

detentor

da

patente,

visite:

http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat. Os registros podem ser

pesquisados por nome do comprador, nome do vendedor, nmero de patente e
nmero do pedido de patente.
4) Escritrio Europeu de Patentes: possvel fazer uma busca no banco de
dados do Escritrio Europeu de Patentes, indo para sua home page do
estado da tcnica, pesquisando em www.espacenet.com. Esse banco de
dados contm patentes de todo o mundo. Pode-se fazer vrios tipos de
busca.
a) Busca Rpida: Selecionar o banco de dados que voc deseja pesquisar.
Digitar as palavras-chave que deseja que sejam usadas para a busca.
b) Busca Avanada: Selecionar o banco de dados de patentes que se deseja
pesquisar. Digitar os termos da busca que deseja usar. Os termos da busca
podem incluir palavras-chave do ttulo ou resumo, nmero da publicao,
nmero do pedido, nmero de prioridade, data de publicao, nome do
requerente, nome do inventor, nmero de classificao Europia ou nmero
da Classificao Internacional de Patente.
c) Busca Numrica: Selecionar o banco de dados de patentes que voc
deseja pesquisar, seguido do nmero do pedido, nmero de acesso, nmero
da publicao ou nmero de prioridade.
d) Busca por Classificao: Uma busca por meio da classificao permite
verificar a classificao da inveno de interesse. As classificaes
incluem: necessidades humanas, execuo de operaes, transporte,
qumica, metalurgia, txteis, papel, construes fixas, engenharia

251

mecnica, iluminao, aquecimento, armas, motores ou bombas de

exploso, fsica e eletricidade.
e) O EPO tambm mantm um banco de dados para casos pendentes,
semelhante ao sistema PAIR do USPTO, discutido acima. Esse banco de
dados, conhecido como EPOline, pode ser visitado em
http://my.epoline.org/portal/public.
1) Clique o boto file inspection prximo ao topo da pgina.
2) Digite o nmero do pedido ou nmero da publicao na janela
que aparece.
5) Bancos de Dados Cientficos: Existem diferentes bancos de dados
cientficos e tcnicos, especficos para diversos campos de tecnologia.

conveniente que um agente de propriedade industrial se familiarize com esses

bancos de dados, visto que contm artigos que discutem avanos tecnolgicos
no campo. Dado que o estado da tcnica inclui mais do que apenas patentes,
um exame desses bancos de dados cientficos importante ao se conduzir um
busca de patenteabilidade.

252

ANEXO B.

EXEMPLO DE FORMULRIO DE DIVULGAO DA INVENO

PARA INVENTORES
Confidencial

No da Divulgao: _______
Andamento: ______

Formulrio de Divulgao da Inveno

Nome:
Nmero de Telefone do trabalho:
Nmero de Fax:

1. TTULO PROPOSTO:
2. CAMPO DA INVENO
A. Esta inveno diz respeito principalmente a :

3. ANTECEDENTES E TCNICA CORRELACIONADA

A. O problema tcnico abordado pela inveno exposto a seguir:
B. A tcnica correlacionada mais prxima descrita a seguir:

C. As vantagens apresentadas pela inveno so conforme expostas a seguir:

4. DESENHO(S)

Os desenhos para esta inveno esto disponveis/no esto disponveis. Se disponveis, favor
anexar

Comentrios sobre os desenhos fornecidos:

5. DESCRIO POR ESCRITO

253

A inveno descrita como se segue:

OBSERVAO 1: Favor anexar pginas adicionais, conforme necessrias.

OBSERVAO 2: Se voc tiver outros documentos e/ou desenhos relacionados inveno,

favor anexar as cpias a este modelo.

6. CONCEPO DA INVENO

Data da concepo:

Data da primeira descrio por escrito:

7. SNTESE PARA EXECUO

A inveno foi sintetizada para execuo (ela funciona)?

Comentrios, se algum, sobre a concepo da inveno e/ou a primeira descrio por escrito:

8. INVENTOR(ES) (esta seo deve ser completada)

INVENTOR 1:
Nome:
Endereo da Residncia:
Cidadania:

254

INVENTOR 2:
Nome:
Endereo da Residncia:
Cidadania:

COMENTRIOS sobre os inventores ou autoria (favor observar se alguns dos inventores

residem fora do pas).

9. DATAS OU TESTE E LANAMENTO DO PRODUTO

Teste Alfa:
Teste Beta:
Lanamento ou venda geral:
Ofertas para venda:

COMENTRIOS sobre o teste e o lanamento do produto:

10. DIVULGAO DA INVENO

Houve qualquer divulgao ou uso da inveno pelo publico? Quando e para quem? Sob um
acordo de no-divulgao? Favor anexar uma cpia da divulgao.

11. DIVULGAO(ES) INTERNA(S)

Data da primeira divulgao interna:

Nome da primeira pessoa para quem a inveno foi divulgada:

COMENTRIOS sobre a primeira divulgao interna:

255

12. ARTIGO(S)

Foram publicados quaisquer artigos?

DETALHES sobre a publicao do(s) artigo(s):

Favor anexar uma cpia de qualquer(quaisquer) artigo(s) publicado(s).

13. PUBLICIDADES, COMUNICADOS IMPRENSA E ANNCIOS DO PRODUTO

Alguma publicidade, comunicado imprensa ou anncio do produto?

DETALHES sobre quaisquer publicidades, comunicados imprensa e anncios do produto:

Favor anexar cpias de quaisquer publicidades, comunicados imprensa e/ou anncios

do produto.

14. DIVULGAO(ES) EXTERNA(S)

Houve alguma divulgao fora da empresa?

Todas as divulgaes externas foram sob um acordo de no-divulgao?

DETALHES sobre quaisquer divulgaes fora da empresa:

Favor anexar cpias de qualquer informao divulgada.

256

15. FEIRAS COMERCIAIS E CONGRESSOS

Existe alguma feira comercial ou congresso futuros?

DETALHES sobre as feiras comerciais e/ou os congressos futuros:

COMENTRIOS ADICIONAIS PELO INVENTOR:

Assinado:

______________________

Data: _________________

Testemunhado e Entendido por:

______________________________

Data: ______________________

257

GLOSSRIO

Acordo de No-Divulgao Significa um acordo entre duas ou mais partes para manter
as informaes, bem como as especificaes tcnicas de uma inveno, de forma secreta.
Um acordo de no-divulgao entre partes pode permitir s mesmas trocar informaes,
sem criar uma divulgao pblica que possa anular direitos de patente em algumas
jurisdies. Ver III(A) e III(A)(1).

Antecipao Uma reivindicao de uma patente poder ser rejeitada por falta de
novidade, na medida em que todas as limitaes da reivindicao podem ser encontradas
em uma nica referncia ao estado da tcnica. Ver II(B)(1)(a), IV e V(C)(1)(b).

Capacitao O relatrio descritivo deve conter uma descrio por escrito da inveno e
do modo e processo de sua fabricao e uso, em termos amplos, claros, concisos e exatos
o suficiente, para permitir a qualquer pessoa versada na tcnica qual a inveno
pertence, fabricar e utilizar a mesma. O requisito de capacitao significa que um pedido
de patente precisa instruir pessoas comuns versadas na tcnica, como fabricar e utilizar a
inveno. Ver III(A)(4)(b).

Comit de Exame de Patentes Um comit interno dentro de algumas organizaes, que

decide quando um pedido de patente sobre uma inveno relatada deve ser depositado,
examina o progresso de pedidos pendentes e determina se pagamentos de anuidade devem
ser feitos para manter um pedido de patente em vigor. Ver IX(Intro), IX(A) e IX(C).

Conveno de Paris Um tratado que garante um direito de prioridade para pedidos de

patentes. A Conveno de Paris permite a um requerente de patente de um Estado
Contratante usar sua primeira data de deposito como a data efetiva de depsito, quando
depositar um pedido em outro Estado Contratante, contanto que seja depositado em at 12
meses a partir da primeira data de depsito. Ver III(A) e III(B)(2)-(5).

258

Construo da Reivindicao Significa o processo de interpretar o sentido legal das

reivindicaes. O escopo da proteo provido por uma dada patente muitas vezes
determinado pelo sentido de apenas alguns poucos termos especficos usados em uma
reivindicao. Ver VII(Q).

Corpo A parte de uma reivindicao de patente que descreve seus elementos e

limitaes. O corpo segue a fase de transio da reivindicao e explica como os
diferentes elementos existem em relacionamento entre si. Basicamente, o corpo da
reivindicao relata e inter-relaciona todos os elementos da reivindicao. Ver V(C)(1)(c),
V(C)(2) e V(C)(4).

Data de Prioridade A data de prioridade para um pedido de patente a primeira data

de depsito que o pedido pode reivindicar. Para um pedido original, a data de prioridade
ser a data do depsito de patente. Para um pedido subseqente, depositado enquanto um
pedido principal est ainda pendente, a data de prioridade a data de depsito do pedido
principal. Ver, tambm, Conveno de Paris. Ver II(C)(5), III(A)(Intro), III(B)(1)-(3), IV
e IX(E).

Estado da Tcnica Consiste de toda informao publicamente disponvel existente

antes da data efetiva de um pedido de patente. A data efetiva para a maioria dos pedidos
de patente a data de depsito do pedido. Em algumas jurisdies, a data efetiva pode ser
a data de criao da inveno, sob circunstncias particulares. O estado da tcnica pode
incluir artigos tcnicos, tratados cientficos, livros texto, patentes concedidas e outros
materiais semelhantes. Ver II(A)(1), II(B)(1), II(C), IV, VII(B) e VII(H).

Examinador de Patentes Um servidor do governo que examina um pedido de patente

pendente e determina se ele deve ser concedido como uma patente. A maioria dos
examinadores de patentes recebem treinamento tcnico no campo das invenes que eles
examinam. Alguns examinadores de patentes tambm recebem treinamento legal. Ver
II(A)(1), II(B)(1), IV, V(B), VII(B) e IX(E).

259

Exigncia Significa uma comunicao oficial de um escritrio de patente sobre os

mritos de um pedido pendente, tambm conhecido como uma ao oficial, comunicao
oficial ou relatrio de exame. Ver III(A)(4)(b), IV, VII(M) e IX(E).

Formulrio de Divulgao da Inveno Um documento usado por alguns agentes de

propriedade industrial e/ou firmas, para coletar dos inventores informaes iniciais sobre
uma inveno. Os formulrios podem ser usados para reportar novas invenes para o
agente de propriedade industrial e podem formar a base para o pedido de patente. Ver
III(A)(1) e IX.

Frase de Transio Uma frase que relaciona o prembulo de uma reivindicao de

patente ao corpo da reivindicao de patente. A frase de transio pode ser aberta ou
fechada. Uma frase de transio aberta significa que as limitaes no corpo da
reivindicao no excluem de infrao um produto/servio que inclua outros elementos,
enquanto uma frase de transio fechada estabelece a ntegra da inveno protegida. Ver
V(C)(1)(b).

Impedimento de Tempo Um impedimento para patentear uma inveno pode se

originar de variadas condutas, normalmente, relacionadas divulgao pblica da
inveno. Por exemplo, em uma jurisdio onde no haja um perodo de graa, surgir um
impedimento de tempo para o patenteamento, to logo a inveno tenha sido divulgada
publicamente. Ver III(A)(Intro), III(A)(1), III(B)(2), IV(Intro) e IX(A).

Instaurao de Processo para Patenteamento de Pedidos de Patentes O processo

que consiste nas etapas de persuadir um escritrio de patentes a possibilitar que um pedido
seja concedido como patente. O processamento pode incluir mostrar a um examinador de
patentes, distines entre a inveno reivindicada e o estado da tcnica citado pelo
examinador, assim como, corrigir as reivindicaes pendentes no pedido, para destacar as
distines em relao ao estado da tcnica. Ver II(B)(1), III(A)(4)(b), IV e VII(M).

260

Inveno Uma inveno uma construo mental no interior da mente do inventor e

no apresenta substncia fsica. As melhores reivindicaes de patentes iro proteger a
prpria inveno, de modo que nenhuma modalidade fsica da inveno possa ser
feita,.usada ou vendida por ningum, sem que haja violao das reivindicaes. Ver
II(B)(1)(a)-(c), III(A)(2)-(3) e V(B).

Limitao/Elemento As palavras usadas em uma reivindicao de patente para

distinguir uma inveno do estado da tcnica. Todas as palavras em uma reivindicao de
patente so limitaes da reivindicao. Para facilitar o entendimento, algumas das
limitaes podem estar agrupadas na forma de um elemento. Em muitas jurisdies, no
existe nenhuma distino legal significativa entre limitaes e elementos; no entanto,
algumas vezes pode ser conveniente referir-se a um elemento particular em uma
reivindicao. Ver II(B)(1)(a), III(A)(3), V(C)(1)(c), V(C)(4), V(D), VII(B), VII(E) e
VII(F).

Melhor Modo Algumas jurisdies exigem que os requerentes de patentes revelem em

seus pedidos o melhor modo que eles conhecem para implementao de suas invenes.
Esta exigncia no obriga os requerentes a expor completamente o melhor modo de
implementar uma inveno, mas apenas exige que eles no mantenham em segredo os
aspectos essenciais. Ver III(A)(4)(b), III(B)(5) e IX(A).

Modalidade Uma modalidade de uma inveno uma forma fsica da inveno no

mundo real. As reivindicaes precisam proteger pelo menos uma modalidade da
inveno. Ver III(A)(3), III(A)(4)(b), III(A)(4)(c), V(B), VII(B), VII(D) e VII(P).

No-evidncia/Atividade Inventiva Para ser patentevel, uma inveno precisa ser

no-bvia ou evidenciar uma atividade inventiva. A no-obviedade requer que uma
inveno no tenha sido bvia para algum com habilidade comum na tcnica (o campo
cientfico/tcnico da inveno), no momento da inveno. Basicamente, obviedade

261

significa que alguma coisa no pode ser patentevel quando qualquer pessoa de habilidade
mediana no campo cientfico/tcnico pertinente possa agregar diferentes partes de uma
informao conhecida e, a partir delas, chegar ao mesmo resultado. No-evidncia difere
de novidade no sentido que uma inveno pode ser bvia, mesmo que ela no seja
precisamente divulgada em um estado da tcnica. Algumas jurisdies, como o EPO,
empregam uma abordagem poderia/chegaria para determinar a atividade inventiva, no
sentido de que um tcnico comum chegaria na inveno reivindicada, baseado no exame
do estado da tcnica conhecido, ao contrrio de poderia um tcnico comum ter chegado
na inveno reivindicada. Ver II(B)(1)(c), III(A)(2), III(B)(5), IV(B) e VII(B).

Novidade Uma inveno deve ser nova. Em outras palavras, a inveno no pode ser de
uso pblico ou conhecida por outros. Na maioria dos pases, a inveno deve ser nova no
momento do depsito do pedido de patente, enquanto em outros pases, a inveno deve
ser nova no momento da sua criao. Uma patente ou publicao anterior da mesma
inveno ir anular a novidade (evitar que uma patente seja concedida ou invalid-la
posteriormente). Basicamente, se uma inveno no nova, ela no patentevel. Ver
II(B)(1)(a), II(C)(2), III(A)(2), III(B)(5), IV, V(B), VII(B) e VII(H).

Novidade Absoluta Significa uma condio para patenteabilidade em algumas

jurisdies, exigindo que ningum, em nenhum lugar do mundo, tenha divulgado a
inveno publicada em um pedido de patente, anteriormente data de depsito deste
mesmo pedido. Desse modo, as prprias aes de um inventor podem implicar na perda
da novidade absoluta de uma inveno. Conseqentemente, para preservar a novidade
absoluta, um pedido de patente precisa ser depositado antes da divulgao pblica pelo
inventor, por seus colegas de profisso ou por quaisquer outras pessoas. Muitos pases
exigem apresentam exigncia de novidade absoluta. Ver II(B)(1)(a), III(B)(2), III(B)(5),
IV(Intro) and IX(B).

262

Patente Um documento legal que concede ao seu proprietrio direito exclusivo de

controlar o uso de uma inveno, conforme estabelecida nas reivindicaes de patente,
dentro de uma rea e tempo limitados, impedindo outras pessoas de, entre outras coisas,
produzirem, utilizarem ou venderem a inveno sem autorizao. Ver II(A), II(B), V(B),
VII(P)-(Q), VIII e IX(E).

Patente Bloqueadora Significa uma patente cujas reivindicaes so to amplas e/ou

to atreladas a uma dada inveno, a ponto de poder ser usada para controlar um setor da
indstria ou uma linha de produtos. As reivindicaes da maioria das patentes no so to
abrangentes que permitam o controle da fabricao de todos os produtos de uma mesma
categoria (por exemplo, uma patente que cubra todos os computadores). De maneira
similar, um portfolio inteiro de patentes, um conjunto de patentes na mesma rea, algumas
vezes, pode ser to significativo, a ponto de influenciar todo um setor da indstria. Ver
II(A)(3)(d) e VIII(A).

Pedido Um pedido de patente compreende uma divulgao tcnica, desenhos,

reivindicaes e outros materiais depositados junto a um escritrio de patentes. Se o
escritrio de patentes aprovar o pedido de patente, a mesma se tornar uma patente. Ver
II(B)(1), III e IV.

Pedido Divisional Um pedido de patente que segue um depsito de pedido principal, na

mesma jurisdio. O pedido divisional pode ser depositado devido falta de unidade de
inveno no pedido principal ou devido ao requerente procurar obter reivindicaes
adicionais. Na prtica dos EUA, um novo pedido subseqente devido falta de unidade de
inveno conhecido como um divisional, enquanto um pedido de busca de
reivindicaes adicionais conhecido como uma continuao. No resto do mundo,
ambos os tipos de pedido so simplesmente conhecidos como divisionais. Ver
III(A)(4)(c), III(B)(5), IV(C) e VII(K).

263

Pedido Provisrio Algumas jurisdies permitem aos requerentes depositar pedidos de

patentes simplificados que no necessitam apresentar as reivindicaes de patente ou em
conformidade com outras exigncias de formatao de pedidos. Tais pedidos se
constituem,

normalmente,

em

espaos

reservados

para

pedidos

depositados

subseqentemente, que possam reivindicar a data de prioridade do pedido provisrio. O

requerente da patente precisa geralmente converter o pedido provisrio em um pedido de
patente de utilidade completo, dentro de um perodo de tempo especificado, geralmente,
dentro de um ano a partir da data de depsito do pedido provisrio. Novos materiais
adicionados ao pedido depositado subseqentemente no iro se beneficiar da data de
depsito do pedido provisrio. Ver III(A)(Intro) e III(B)(5).

Perodo de Graa Algumas jurisdies concedem aos requerentes de patentes um

perodo limitado de tempo, no qual o requerente pode depositar um pedido de patente, em
seguida divulgao pblica da inveno. Ver II(A)(1), II(B)(1)(a), III(B)(5) e IV(Intro).

Pessoa Versada na Tcnica O homem racional do mundo das patentes. O nvel de

habilidade comum ou mdia em um dado campo tcnico pode variar consideravelmente.
Por exemplo, em alguns campos tcnicos, um ano de treinamento tcnico pode ser
considerado como normal, enquanto em outros campos, um nvel de graduao pode ser
considerado normal. Os pedidos de patentes devem ser redigidos para auxiliar um tcnico
comum na rea relevante a entender e utilizar a inveno divulgada no pedido. A
obviedade ou atividade inventiva so normalmente julgados, em termos do que seria
prontamente averiguvel por uma pessoa versada na tcnica. Ver II(B)(1)(c) , III(A)(2),
III(B)(5), IV, V(B) e VII(B).

Ponto de Vista Cada reivindicao de patente tem um autor ou um ponto de vista, por
exemplo, quem ou o que executa as etapas em uma reivindicao de mtodo. O agente de
propriedade industrial deve se esforar para dar a cada reivindicao um ponto de vista
consistente. Quadros reivindicatrios diferentes podem ter diferentes pontos de vista. Ver
VII(L).

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Prembulo uma frase introdutria em uma reivindicao de patente, que identifica a

categoria da inveno protegida pela reivindicao. Ver V(C)(1)(a) e V(C)(2).

Projetar com Desvio Uma tentativa de evitar violao da patente pelo estudo das
limitaes das reivindicaes de patentes de um concorrente e posterior desenvolvimento
de um produto/servio que no avance sobre todas as limitaes das reivindicaes de
patentes do concorrente. Ver II(A)(3)(e), II(C)(2) e VIII.

Quadro Reivindicatrio Um grupo de reivindicaes que se inicia com uma

reivindicao independente. Todos os pedidos de patente precisam conter pelo menos uma
reivindicao independente. Cada reivindicao independente pode ser seguida por uma
ou mais reivindicaes dependentes que tratem de modalidades mais especficas da
inveno relatadas na reivindicao independente. Um pedido de patente pode ter
mltiplos quadros reivindicatrios, tais como, um quadro reivindicatrio de mecanismo e
um grupo reivindicatrio de mtodo, assim como, quadros reivindicatrios de variadas
abrangncias.

Reivindicao Uma reivindicao define o escopo da proteo provido por uma patente.
As reivindicaes constituem uma aproximao escrita do conceito inventivo abstrato
criado pelo inventor e, normalmente, estabelecem os limites da proteo da patente. As
reivindicaes so geralmente escritas na forma de conjuntos de sentenas e comumente
aparecem no final da patente. As partes de uma reivindicao de patente so o prembulo,
a transio e o corpo. Ver II(A)(4)(a), V, VI e VII.
Tipos especficos de Reivindicaes:
Reivindicaes de Mecanismo ou Dispositivo Ver III(B)(5) e VI(A).
Reivindicaes de Mtodo ou Processo Ver III(B)(5) e VI(B).
Reivindicaes de Produto por Processo Ver III(B)(5), VI(Intro), VI(B) e VI(C).
Reivindicaes de Resultado a ser Alcanado e de Parmetros Ver VI(D).
Reivindicaes de Desenhos Ver VI(E).
Reivindicaes de Patente de Plantas Ver VI(F).
Reivindicaes de Composio Ver VI(G).
Reivindicaes de Biotecnologia Ver III(B)(5), VI(H) e VII(N).
Reivindicaes de Uso Ver III(B)(5), VI(B), VI(I), VII(C) e VII(O).

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Reivindicaes de Software - Ver III(B)(5) e VI(J).

Reivindicaes tipo nibus - Ver VI(K).

Reivindicao Dependente Uma reivindicao de patente que faz referncia a uma

outra reivindicao de patente. Uma reivindicao dependente contm todas as limitaes
de qualquer reivindicao da qual a mesma enfim depende. Ver V(D), V(D)(2) e VII(B).

Reivindicao Independente Uma reivindicao independente existe isoladamente e

no faz referncia outra reivindicao. O quadro de reivindicaes independentes em um
pedido de patente compreende as reivindicaes mais amplas no pedido. Algumas
reivindicaes independentes podem ser mais amplas que outras reivindicaes
independentes. Ver III(A)(4)(f), III(B)(5), V(B), V(C)(2), V(C)(5), V(D), V(D)(1),
VII(B), VII(D) e VII(L).

Reivindicao Ilustrativa Uma reivindicao de patente que faz o retrato de uma

inveno usando palavras. As reivindicaes ilustrativas, normalmente, contm limitaes
que devem ser eliminadas de uma reivindicao, a fim de melhorar sua abrangncia. No
entanto, as reivindicaes ilustrativas podem ser teis ao agente de propriedade industrial
para obter o entendimento de uma inveno e/ou na preparao inicial da redao das
reivindicaes para um pedido de patente. Ver o tpico reivindicao, acima e
III(A)(4)(a), V, VI e VII.

Sistema de Classificao Um sistema organizado para classificao de pedidos de

patente e patentes concedidas. A busca do estado da tcnica em uma ou mais
classificaes de patentes pode, algumas vezes, prover o estado da tcnica relativo a um
pedido pendente. Ver II(C)(4).

Sistema de Registro de Patentes Um sistema, geralmente computadorizado, para

registro de datas-chave relacionadas a um pedido de patente e/ou uma patente concedida.
As informaes lanadas podem incluir prazos finais, tais como, o perodo para responder

266

a uma dada exigncia ou a data na qual um pagamento de anuidade precisa ser feito. Ver
IX(Intro).

Submisso Pratica Uma inveno precisa normalmente ser submetida prtica, antes
de ser depositada como um pedido de patente. Uma submisso prtica, normalmente,
compreende um prottipo de trabalho ou uma srie de instrues que poderiam ser usadas
para fabricar a inveno, sem experimentaes adicionais. O depsito de um pedido de
patente cria, em algumas jurisdies, uma construtiva submisso prtica, a qual satisfaz
certas exigncias contanto que no seja necessria nenhuma outra experimentao para
por em prtica a inveno divulgada no pedido. Ver I, III(A)(1), IV(Intro) e IX(A).

Tratado de Cooperao em Matria de Patentes Um tratado multilateral que permite

um requerente de patente depositar uma patente internacional buscando proteo em
algum ou todos os Estados Signatrios do PCT. O pedido de patente internacional tem o
efeito de depositar um pedido nacional comum de patente em cada estado designado. O
PCT administrado pela Diviso Internacional da Organizao Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI), cuja sede em Genebra, Sua. Em agosto de 2006, haviam 133
Estados Signatrios do PCT. Ver II(C)(5), II(C)(2), III(A), III(B)(2), III(B)(3), III(B)(4)(c)
e III(B)(5).

Violao O ato de usar, fazer, vender, ou oferecer venda uma inveno protegida por
uma patente. Para ser julgado um infrator, uma parte geralmente precisa avanar sobre
todas as limitaes, em pelo menos uma reivindicao em uma patente. Ver I, II(A)(3)(d),
II(A)(3)(e), V(B), V(C)(1)(b), VII(B), VII(E), VII(G), VII(I), VII(L), VII(P), VII(Q) e
VIII.

Unidade de Inveno Um pedido de patente precisa ser normalmente para uma nica
inveno. Em algumas instncias, o examinador de patentes ir encontrar mltiplas
invenes descritas em reivindicaes no pedido de patente e solicitar ao requerente que
escolha uma ou mais reivindicaes para continuao do processamento. O requerente

267

pode, geralmente, depositar um pedido divisional e buscar proteo de patente para as

reivindicaes no escolhidas. Ver III(A)(4)(b), III(B)(5), IV(C) e VII(K).

Utilidade Para que seja patentevel, uma inveno precisa ser til. Na linguagem de
patentes, isto chamado de utilidade em algumas jurisdies ou aplicao industrial
em outras. Um pedido de patente no ser deferido se a inveno no desempenhar a
funo que lhe foi atribuda. Ver II(B)(1)(b) e VII(O).

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