TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016 Proceso: 123-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrative del Consejo de Estado de la Reptiblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00251 Referencia: Marcas involucradas: ESTRELLA MORENA (mixta) y ESTRELLA DAMM (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS: El Oficio 0708, recibido el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Replica de Colombia solicita interpretacion prejudicial de los articulos 134 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00251; y, El Auto de 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite la presente interpretacién prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SOCIEDAD ANONIMA DAMM D2.2. 2.3. 24. |. El 20 de julio de 2011, INVERSIONES Demandado: Superintendencia de industria y Comercio (SIC), Republica de Colombia. Tercero interesado: Inversiones Inmobiliarias Porto S.A.S. Hechos relevantes MOBILIARIAS PORTO S.A.A (en adelante, PORTO) solicité el registro de la marca ESTRELLA MORENA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 32? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificaci6n Internacional de Niza). Ne ESTRELLA Seto tie a" Bee Yo Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 636, SOCIEDAD ANONIMA DAMM (en adelante, DAMM) present6 oposicién con fundamento en el registro previo de su marca ESTRELLA DAMM (denominativa)® para amparar productos de la Clase 324 de la Clasificacion Internacional de Niza EI 7 de junio de 2012, mediante Resolucién 39063, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvié declarar fundada la oposicion y denegar el registro del signo ESTRELLA MORENA (mixto). PORTO presenté recurso de apelacion en contra la Resolucién 39063. Expediente interno 11-204458. Cervezas; aguas minerales y gaseosas: y olras bebidas no alcohdlicas, bebidas y zumos de {rutas, siropes y olras preparaciones para hacer bebidas, Certiicado 380048. Cervezas; aguas minerales y gaseosas; y otras bebidas no alcoholicas, bebidas y zumos de frulas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 225. 2.6. 27. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 37. 3.8. El 26 de septiembre de 2013, mediante Resolucién 56357, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, resolvié revocar la Resolucién 39063 y concediendo el registro del signo ESTRELLA MORENA (mixto). DAMM presenté accién de nulidad en contra de la Resolucién 56357. El 11 de febrero de 2015, la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Republica de Colombia, suspendié el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretacién prejudicial de los articulos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decision 486, Argumentos de la demanda planteada por DAMM: . El signo solicitado ESTRELLA MORENA (mixto) y la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) son confundibles. El signo solicitado esta completamente contenido en la marca registrada. Los signos confrontados inician con el mismo elemento, lo cual, en definitiva, genera el mayor impacto y recordacién en la gramatica de ambos. El término MORENA indica de manera directa una de las caracteristicas del producto de la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza que pretende amparar bajo la marca solicitada. El término MORENA se alude a un tipo de cerveza, que se distingue de las demas por ser de color muy oscuro y sabor fuerte que recuerda al chocolate o al café. No debe considerarse en el cotejo la palabra MORENA ya que los elementos relevantes entre uno y otro signo es la expresin ESTRELLA. EI signo solicitado ESTRELLA MORENA (mixto) es similarmente confundible con la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) desde los puntos de vista ortografico, fonético y visual, y sin duda crearia confusion entre los consumidores. Ambos signos amparan los mismos productos por lo que tienen ta misma naturaleza, finalidad, comparten canales de comercializacién y publicidad siendo ambos destinados al mismo pibblico consumidor.4, é 4. Argumentos de la contestacién a la demanda por parte de la SIC: 4.1. Enel signo solicitado la presencia del elemento grafico (estrella de cinco puntas y particular configuracién cromatica) permite a los consumidores diferenciarla de la opositora, en la cual sus propios elementos consistentes en el uso de la denominacién DAMM le dota de una maxima aptitud distintiva. 4.2. El signo solicitado es de naturaleza mixta mientras que la marca fegistrada es denominativa 4.3. El signo solicitado posee elementos que lo hacen diferente de la marca opositora. 4.4. La resolucién impugnada fue expedida dentro del marco de la legalidad. 5. Argumentos de la contestacién a la demanda por parte de PORTO: 5.1. La palabra ESTRELLA es de uso comin al encontrarse presente en otras marcas. 5.2. El cotejo se lo debe realizar entre MORENA y DAMM, entre los cuales no se presente confusién alguna. 5.3. Elregistro de la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) no impide que pueda ser utilizado por terceros, en nuevos signos para los mismos productos, siempre que la nueva composicién gramatical tenga su propia distintividad, con es el caso de ESTRELLA MORENA. 5.4. Los elementos adicionales que agrega el signo solicitado evita la 1 existencia de una eventual confusion entre el consumidor. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretacion prejudicial de los articulos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decision 486° de la Comision de la Comunidad Andina, Procede la interpretacién solicitada Unicamente del Articulo 136 literal a), al tratarse de un tema relacionado con confusién y no por carencia de distintividad en si del signo solicitado. ““Articulo 436.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en e| comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada 'por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion; or2. De oficio se interpretara el Articulo 136 literal g)° de la Decision 486, para tratar lo referente a las palabras de uso comun. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. Inregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortografica, fonética, ideolégica y figurativa. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacién. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparacién entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. . Palabras de uso comiin o descriptivas en la conformacién de un signo. La marca débil. » D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 4. Iregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortografica, fonetica, ideolégica y figurativa. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacién. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.4.. Como en el proceso interno se discute si el signo ESTRELLA MORENA (mixto) es confundible con la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa) es pertinent revisar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en e! comercio afectara indebidamente un derecho de fercero, en particular cuando: @) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0 para productos 0 servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacién; (...)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposicién, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar © “Articulo 135.- No podran registrarse como marcas los signos que: GQ) 9) consisten exclusivamente 0 se hubieran convertido on una designacién comin o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje comiente o en la usanza det pals; (..)" i1.3. 1.4. 15. riesgo de confusién (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacién en el ptiblico consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en miiltiples Interpretaciones Prejudiciales’. En cuanto al riesgo de confusién, el mismo puede ser directo indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee®. En cuanto al riesgo de asociacién, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacién o vinculacién econémica®. Por lo tanto, para resolver la controversia se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad 0 semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusién (directa o indirecta) ylo de asociacién en el publico consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracién que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silbica, vocal, consonante o ténica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortografica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuracién, esto es, tomando en cuenta la impresién visual de los signos en conflicto. 1.5.3, Figurativa o grafica: Se refiere a la semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo 0 el concepto que evocan 1.5.4. Conceptual o ideolégica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante'®, ‘Se destacan las siguientes: Interpretacién Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en ol marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretacién Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en e| marco del Proceso 60-IP-2007; e Inlerprelacién de 28 de mayo de 2008, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. Proceso 397-1P-2018, Ibidem, idem,1.6. Iguaimente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos"': 1 La comparacién debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortografica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparacién se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un andlisis simultaneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hard en momentos diferentes. 1.6.3. El anélisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusion 0 de asociacion. 1.6.4, Al efectuar la comparacién en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cémo el producto 0 servicio es percibido por el piblico consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursién del mismo en riesgo de confusion o de asociacién. De acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atencién puede ser de variable percepcién en relacién con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepcién que tendria el piiblico consumidor de los productos de la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza que identifican los signos en conflicto. 1.7. En cuanto las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusién y/o de asociacién. 1.8. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad Unicamente en las similitudes 0 semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el andlisis debe comprender todos los aspectos que sean Estas regias han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en matiples, providencias, entre las cuales se destacan les siguientes: Interpretacion Prejudicial de 19 de ‘oclubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Inlerpretacion Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expadida en el marco del Proceso 24-1P-2009, 7necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2. Comparacién entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusion entre el signo ESTRELLA MORENA (mixto) y la marca registrada ESTRELLA DAMM {denominativa) se abordara en este acapite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan mas en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento grafico, ya sea que, por su tamafio, color, disefio y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3. En consecuencia, una vez que se haya determinado cual es el elemento predominante del signo mixto, debera tener en cuenta las siguientes feglas para el cotejo”? entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento grafico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusién. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas 0 las palabras que poseen una funcién diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cémo el signo es percibido en el mercado 2.3.22. Se debe tener en cuenta la silaba ténica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posicién, es idéntica o muy dificil de distinguir, ta ‘semejanza entre los signos podria ser evidente 2.3.2.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominacién. "Estas regtas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las ‘cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretacion Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en ef marco del Proceso 84-1P-2007; ¢ Interpretacion Prejudicial de 29 de mayo {de 2014, expadida en el marco del Proceso 26-1P-2014, 82 2.4. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera mas fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraria como es captada la marca en el mercado. En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado y del registrado es compuesto (conformado por dos o mas palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya direccién son aplicables los siguientes parametros"®: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 245. 2.46. Ubicacién de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordacién en el publico consumidor. Impacto en la mente de! consumidor de conformidad con la extensién de la palabra. Las palabras mas cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre mas fuerte sea la sonoridad de la palabra podrla tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocative con los productos o servicios que ampara, tendra un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra dabil no tendria relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva 0 de uso comin. Las palabras genéricas, descriptivas 0 de uso comin se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo ‘en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: ‘Se destaca la siguiente providencia: Interpretacién Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso &4-IP-2013, Inlerpretacion Prejudicial de 21 de agosto’ de 2016, expedida en el marco del Proceso 26-2016 e, Inlespretacion Preudical de 4 de febrero de 2016, expecida en el marco del Proceso 250.1P-2018. 925. 31. 3.2. 3.3. 2.4.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendra mayor relevancia. 2.4.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia. 2.4.6.3.Se debe analizar cualquier otra situacion que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacién Prejudicial, se deberé proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion ylo de asociacién que pudiera existir entre los signos ESTRELLA MORENA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativo). Palabras de uso comin o descriptivas en la conformacién de un ‘signo. La marca débil Afirma la actora que la palabra "MORENA" no debe formar parte del cotejo al ser un tipo de cerveza, ya que el signo protege productos de la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza. Por su parte la demandada enuncia que "ESTRELLA" es de uso comin al estar presente entre varias marcas para amparar productos de la Clase 32, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las. palabras de uso comin en la conformacién de marcas y la marca debi. El literal g) del Articulo 135 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina dispone: “Articulo 135.- No podran registrarse como mareas los signos que: 2) g) consistan exclusivamente 0 se hubieran convertido en una designacion comin o usual del producto 0 servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras © particulas de uso comin al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este ultimo caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso comin puedan ser 10utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposicién, ya que las particulas genéricas o de uso comun se deben excluir del cotejo de la marca." 3.4. No obstante, si la exclusi6n de los componentes de esas caracteristicas (de uso comin) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparacién, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se debera analizar los signos en su conjunto, la percepcién del publico consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.5. En tal virtud, se debera establecer si existe algtin elemento de uso comin en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 32 de la Clasificacién Internacional de Niza, para de esta manera establecer su caracter distintivo y, posteriormente, deberd realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso comun, siendo que su presencia no impedira el registro de la denominacion en caso que el Conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Se debera tener en cuenta la previsién plasmada en el punto precedente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretacién prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00251, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretacién prejudicial se firma por los Magistradds que participaron de su adopcién de acuerdo con Io dispuesto pn el t arrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal al (oer iEinteros Hugo’ MAGISTRADA MAGISTRADO «Ver Interpretacién Prejudicial recaida en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junso de 2016. 1De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12