Poder Judicial de la Nacin

C. 9485/2007 -IJuzgado N: 10
Secretara N: 20

Novartis AG c/ Laboratorios Richmond SACIYF s/ incidente de

apelacin.

Buenos Aires,

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2 de julio de 2009.Y VISTOS:

El recurso de apelacin interpuesto por la parte demandada a fs. 280 del
expediente principal 5080/07 y fundado a fs. 267/295 cuyo traslado fue contestado a fs.
331/356 contra la resolucin de fs. 255/256, y
CONSIDERANDO:
1. La actora peticion el dictado de una medida cautelar con el objeto de
obtener el cese de uso de la patente AR 016351 cuya titularidad invoc, y en
consecuencia, que la demandada cesara en los actos de fabricacin, uso, oferta para la venta,
venta y/o importacin de IMATINIB forma cristalina beta y /o su producto Ziatir. Cabe
destacar que el dictado de la medida precautoria fue solicitado en lo que aqu interesa en los
trminos del art. 50 del ADPIC, el art. 232 del Cdigo Procesal, los arts. 8, inc. a, y 83, ap.II,
de la ley 24.481(modificada por la ley 25.859). A tal fin, la peticionaria ofreci prueba
documental y pericial (cfr. fs. 187/201, puntos II y VI), aunque pidi que tramitara inaudita
parte (cfr. punto V).
El seor juez design a un perito qumico nico de oficio, para que en el plazo
de doce das, se expidiera sobre los puntos de peritaje ofrecidos por la actora (cfr. fs. 202).
A fs. 214/219 el experto present su informe, cuyo traslado conferido a la
actora (fs. 219) fue contestado a fs. 250/254.
2. El seor juez hizo lugar a la medida precautoria solicitada de conformidad
con lo dispuesto en el art. 50 del ADPIC, el art. 83 de la Ley de Patentes y los arts. 195 y 232
del Cdigo Procesal (cfr. fs. 255/256).
Para as decidir, tuvo en cuenta la documentacin aportada, los argumentos
expuestos por la accionante y la corroboracin de stos que surge del dictamen pericial.
Asimismo, consider que el peligro en la demora se verifica en el caso toda vez que la
comercializacin por parte de la demandada del producto ZIATIR que contiene Imatinib en
forma cristalina (Beta), ya de por s le puede causar un dao al actor, habida cuenta la
inversin que se debe realizar a los fines del desarrollo de un nuevo producto. La caucin fue
fijada en $200.000.
La demandada fue notificada en lo que aqu interesa conjuntamente de la
medida cautelar, de la providencia de fs. 202 y del peritaje con la respuesta de la actora al
correspondiente traslado (fs. 370/376 del expediente principal 5080/07 que se tiene a la
vista).
3. Los agravios de Laboratorios Richmond se dirigen a cuestionar la falta de
bilateralidad del proceso, previamente al dictado de la medida precautoria, lo que a su
entender contraviene lo dispuesto en el art. 83 de la ley 24.481 (modificado por la ley 25.859).
En este sentido seala que el Sr. juez no fund su apartamiento del texto legal cuya nica
excepcin es el riesgo de destruccin de pruebas y que la actora no ha demostrado cul es el
riesgo especfico del caso. Aade que aun cuando se admitiera el dao irreparable como causal
excepcional, tampoco ha sido acreditado por la peticionaria, por cuanto la simple mencin de
la demora es insuficiente. Asimismo invoca lo previsto en los arts. 326 y 327 del Cdigo
Procesal que regulan la produccin de prueba anticipada
Se queja por haberse visto privado de ofrecer puntos de peritaje y formular
observaciones a los propuestos por la actora, aportar documentacin, muestras de producto,
descripcin de procedimientos o estudios cientficos sobre los cuales basa sus argumentos de
no infraccin o nulidad, como tambin una vez elaborado el dictamen requerir explicaciones si
fueran necesarias. Sobre el punto, cuestiona el modo en que han sido redactadas las preguntas
y el anlisis de lo que califica documentos emanados de peritos de parte. Expone diversas
consideraciones sobre la presuncin de validez de una patente. Distingue una parte que
denomina procedimental relativa al trmite y obtencin de la patente y otra sustantiva
referida a los requisitos de patentabilidad: materia patentable, novedad, altura inventiva y
aplicacin industrial a la que no se extiende la presuncin de legitimidad. Seala que el perito

debe analizar someramente la cuestin sustancial, para lo cual no puede respaldarse en la

presuncin mencionada.
Concluye que en autos el perito no ha establecido el real alcance de la patente
de la actora, ni la razonable probabilidad de infraccin de manera imparcial puesto que se
limit a analizar un informe realizado por la actora.
Controvierte las pautas que tuvo en cuenta el experto para expedirse sobre la
validez de la patente y tambin sobre los daos que sufriran ambas partes. En este sentido
destaca que se debe contar con informacin relevante de cada una de las partes a fin de
confrontar los daos. Asevera que al impedirle comercializar este producto se le imposibilita
continuar con una parte esencial de su actividad, con sensibles repercusiones en su facturacin
y en el prestigio de los restantes productos referidos al tratamiento de enfermedades
oncolgicas, que junto con los relativos al HIV, constituyen su lnea principal de
comercializacin. Por oposicin, afirma que el dao que se le causara a Novartis por la
hipottica infraccin slo sera la prdida de un porcentaje irrisorio de sus ventas. A tal fin,
invoca informes emitidos por IOMA y PAMI.
Sostiene que su producto no infringe la patente objeto de estas actuaciones y
reitera que entre las defensas que no pudo oponer est la presentacin de documentos que
sern adjuntados en la primera oportunidad con que cuente su parte.
Recalca el gravamen irreparable material y en cuanto a su prestigio comercial
que le ocasiona la medida precautoria as como tambin la afectacin de la salud pblica ante
la posible falta de provisin del producto en cuestin.
En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la medida y se ordene la
confeccin de un nuevo peritaje.
Subsidiariamente pide la elevacin de la contracautela.
4. La actora argumenta que el legislador estableci que, excepcionalmente, los
jueces pueden dictar medidas cautelares inaudita parte, sin que se encuentren limitados por el
ejemplo mencionado en el art. 83.II, de la ley 24.481 riesgo demostrable de destruccin de
pruebas, en particular cuando exista la probabilidad de causar un dao irreparable al titular
del derecho. Seala que de haberse tramitado de manera bilateral, lo que califica como
hiperactividad procesal de la contraria hubiese impedido el dictado de una decisin rpida y
eficaz.
Interpreta que de la posibilidad de dictar medidas precautorias inaudita parte se
deriva que el peritaje que se practique en dicho procedimiento sea producido sin intervencin
de la contraria.
Sostiene que se objeta las preguntas formuladas por su parte de manera
dogmtica puesto que se ajustan a lo dispuesto en el art. 83.II de la Ley de Patentes.
Arguye que el a quo analiz la totalidad de las constancias de la causa entre
las que destaca el llamado de atencin realizado sin xito por la demandada en el expediente
administrativo de la patente. Aade que es errneo el cuestionamiento sobre la presuncin de
validez de las patentes por las razones que explica. Alega que la recurrente se limita a efectuar
afirmaciones generales y dogmticas, sin manifestar qu observaciones hubiera realizado
sobre la validez de la patente en cuestin. Menciona que si se alude a la denegatoria de una
solicitud de patente equivalente a la patente AR 016351 en la India, ello no incide en el caso
puesto que se fund en el artculo 3.d de la Ley India de Patentes, que no encuentra
correspondencia en la legislacin nacional. Subraya que patentes equivalentes a la AR 016351
han sido concedidas en ms de 40 pases.
Seala que la demandada no acredita que la prueba aportada por su parte sea
inexacta, y advierte que el perito ha consultado diversas fuentes a efectos de emitir su opinin.
Asevera que la irreparabilidad del dao se presume cuando se ha probado la
validez de la patente y la posible infraccin por parte del demandado, habida cuenta del
trmino limitado de duracin de las patentes, cuya vigencia no se suspende durante el
procedimiento judicial por infraccin. Pone nfasis en el peligro en la demora que a su juicio
se acredita con la profusa actividad procesal desplegada por la demandada y la cantidad de
preguntas propuestas al perito.
En cuanto al balance del dao, destaca el costo del desarrollo de un nuevo
producto farmacutico y los gastos para crear y desarrollar un mercado inexistente hasta el
momento en que lanz su producto. Manifiesta que cualquier venta de Ziatir representar

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una prdida equivalente en las ventas de Glivec y afecta la relacin de su parte con los
pacientes.
Asevera que la demandada se limita a manifestar que no ha violado la patente
objeto de estos autos sin probar sus dichos y seala que en lugar de interponer un recurso de
reposicin y ofrecer la prueba correspondiente, eligi esta va procesal.
Controvierte que la medida afecte la salud pblica y menciona que su parte ha
creado un programa de asistencia a pacientes en determinadas condiciones denominado
GIPAP que proporciona el medicamento Glivec gratuitamente, del que participan alrededor
de cien pacientes en nuestro pas.
Finalmente, discrepa con la base de clculo de la caucin que propone la
recurrente las ventas de Glivec puesto que a su entender debe considerarse los eventuales
daos que la medida le pueda causar a las ventas de su producto Ziatir. Concluye entonces
que en relacin con las ventas de su producto denunciadas por Laboratorios Richmond el
monto de la caucin es suficiente.
5. En primer lugar, es pertinente mencionar que segn reiterada doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nacin, los jueces no estn obligados a analizar todos los
argumentos articulados por las partes, sino nicamente aquellos que a su juicio resulten
decisivos para la resolucin de la contienda (cfr. Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088;
304:819; 305:357 y 307:1121 entre otros).
6. Seguidamente, dados los trminos en que fue solicitada la medida reseados
en el considerando 1 y que, en concordancia, el procedimiento fue encauzado en los trminos
del art. 83, ap. II, de la ley 24.481, es conveniente recordar que dicho precepto establece en
lo que aqu interesa que Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales,
tales como cuando haya un riesgo demostrable de destruccin de pruebas, los jueces podrn
otorgar esas medidas inaudita altera parte (el destacado pertenece a la Sala).
En este sentido, se ha sostenido que habr situaciones, cuya valoracin
depende del criterio del juez, en las que la parte afectada ser oda, y habr otras en las que el
juez podr otorgar la medida sin su intervencin (cfr. Correa, Carlos Mara, Medidas
cautelares en litigios de patentes: ventajas y constitucionalidad de su reforma en Medidas
cautelares en el rgimen de Patentes, Ed. Lexis-Nexis, Bs.As., 2006, pg. 33 y sig.) y que la
facultad de los jueces de otorgar medidas cautelares inaudita parte debe ser interpretada con el
alcance de las circunstancias establecidas en el art. 50 del ADPIC incluyendo la probabilidad
de la irreparabilidad del perjuicio (cfr. Bensadn, Martn, Ley de Patentes Comentada y
concordada con el ADPIC y el Convenio de Pars, Ed. Lexis-Nexis, Bs.As., 2007, pg.
467/468).
Asimismo, es pertinente recordar que este Tribunal se ha pronunciado en
relacin con la participacin que le cabe a las partes en el procedimiento regulado en el art. 83,
prrafo II, de la ley 24.481 (cfr. doctr. causa 1412/07 del 22-5-07 considerando 8 del voto de
los Dres. Najurieta y Farrell y considerando 3 del voto del Dr. de las Carreras y causa
5042/01 del 25-9-08), doctrina que resulta aplicable al sub examine en atencin al
argumento principal del recurso que aqu se trata.
7. Desde esta perspectiva, cabe destacar que el seor juez no fundament
adecuadamente el otorgamiento de la medida precautoria inaudita parte.
En efecto, la resolucin est redactada en trminos de probabilidad o
eventualidad del dao de modo general que puede sufrir la actora (cfr. fs. 255, ltimo
prrafo, citado en el considerando 2), sin que se haya invocado siquiera que el tiempo que
insumira la intervencin de la contraria sea susceptible de generar un retraso que inflija a la
accionante un dao irreparable y no existen elementos de juicio suficientes en el expediente
que permitan evaluar con algn grado de certeza la probabilidad de que ello ocurra.
En tales condiciones, habindose encauzado el procedimiento en los trminos
del art. 83. ap. II, de la ley 24.481, y teniendo en cuenta la trascendencia de la medida
precautoria solicitada, su dictado sin la intervencin de la destinataria que prev el
mencionado artculo ha sido contrario a derecho y, en consecuencia, la resolucin debe ser
revocada.
8. Resta agregar a lo expuesto que los fundamentos hasta aqu desarrollados
resultan suficientes para decidir la cuestin materia de recurso, sin que resulte necesario
examinar los restantes agravios vertidos por la apelante, que coinciden con los del recurso

relativo a la desestimacin de la nulidad del peritaje del expediente principal y sern objeto de
tratamiento en esa oportunidad.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: revocar la resolucin de fs. 255/256.
Las costas se distribuyen en el orden causado teniendo en cuenta el carcter novedoso y las
particularidades de la cuestin (art. 68, segundo prrafo, y 69 del Cdigo Procesal).
Regstrese, notifquese con habilitacin de das y horas y devulvase.

Mara Susana Najurieta -

Francisco de las Carreras -

Martn D. Farell.