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PROCESO 27-IP-2014
VISTOS:
I. ANTECEDENTES.
II. PARTES.
A. HECHOS
11. Manifiesta, que demostr el uso de la marca mixta MONTERREY dentro del
periodo de tiempo relevante, de modo directo, dentro de uno de los pases
miembros de la comunidad andina, y del modo y forma que corresponde a
los productos que la marca distingue.
13. Indica, que las facturas que se acompaaron para respaldar el uso de la
marca no pueden describir el producto con su nombre y etiqueta. Por lo
tanto, deban considerarse los dems elementos probatorios que se
adjuntaron para respaldarlas.
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C. CONTESTACIN DE LA DEMANDA
14. Indica, que se valoraron todos los documentos aportados por el accionante;
sin embargo, en su anlisis se excluyeron aquellos que no estaban dentro
del periodo de los tres (3) aos anteriores a la fecha de presentacin de la
accin de cancelacin. Adicionalmente, se constat que si bien las facturas
que se acompaaron hacan referencia a la comercializacin de caf
identificado con el signo MONTERREY, estas hacan referencia a un signo
denominativo.
16. Arguye, que no se ha demostrado que todas las variedades de caf que se
comercializan con la marca objeto de la litis, tienen la misma etiqueta.
21. Agreg, que igualmente constituye un error sealar que la marca mixta debe
usarse tal como fue registrada, toda vez que para efectos del procedimiento
de cancelacin de la marca se entender acreditado el uso de la misma en
el mercado aunque sta no sea idntica a la registrada, en tanto y en cuanto
tales diferencias no sean trascendentes y no perjudiquen su funcin
diferenciadora. La alegada diferencia sustancial no existe en el caso
concreto, ya que las etiquetas revisten clara identidad fontica y semejanza
grfica respecto del elemento denominativo.
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E. RECURSO DE APELACIN
DECISIN 486
()
Artculo 162
()
6
Artculo 165
Artculo 166
Artculo 167
().
VI. CONSIDERACIONES.
33. Los artculos 165 a 170, salvo el 1691 de la Decisin 486, establecen las
caractersticas, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la
cancelacin por no uso de la marca. En ese marco las caractersticas
principales de dicha figura son las siguientes:
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El artculo 169 soporta la cancelacin del registro marcario en la prdida de distintividad del
signo que se ha tornado en comn o genrico, en relacin con uno o varios de los productos que
ampara.
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()
36. El segundo prrafo del artculo 165 establece la oportunidad para iniciar el
trmite de la accin de cancelacin por no uso. Dispone que dicha accin
slo puede iniciarse despus de tres aos contados a partir de la
notificacin de la resolucin que agota la va gubernativa en el trmite de
concesin de registro de marca.
37. Para que opere la cancelacin del registro de marca, de conformidad con el
artculo 165 de la Decisin 486, es necesario que la marca no haya sido
utilizada por su titular, por el licenciatario de ste, o por otra persona
autorizada para ello en al menos uno de los Pases Miembros, durante los
tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de
cancelacin.
()
38. El artculo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar
la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un
contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra
forma de vinculacin econmica que no conlleva un licenciamiento de la
misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras:
40. Las licencias, tienen una funcin econmica muy importante en el comercio
de bienes y servicios. Para ampliar el campo de accin de una marca
determinada, o para la penetracin de mercados determinados, el titular de
dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda
explotarla.
45. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario
delimitar qu se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la
marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el
derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.
46. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los
productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su
naturaleza y la forma de su comercializacin.
()
52. El prrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una
marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no
podr ser cancelada por falta de uso o disminuirse la proteccin que
corresponda, si dicha diferencia es slo en cuanto a detalles o elementos
que no alteren su carcter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en
el mercado mantiene las caractersticas sustanciales de la marca registrada
y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adicin o
sustraccin de ciertos elementos accesorios, no se cumpliran los supuestos
de hecho para su cancelacin por no uso.
()
Fuerza mayor.
Caso fortuito.
60. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las
Restricciones a las importaciones o la imposicin de requisitos oficiales
impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser
evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.
f. Procedimiento.
Presentacin de la solicitud.
63. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas
de una manera real y efectiva.
64. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgndole, de
conformidad con el artculo 168 de la Decisin 486, un derecho de
preferencia a la persona que obtuvo la decisin favorable, que podr
invocarse partir de la presentacin de la solicitud de cancelacin, y hasta
dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la
resolucin de cancelacin.
CONCLUYE:
PROCESO 27-IP-2014