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NEWTON SILVEIRA

ESTUDOS E PARECERES DE

PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Organizao e seleo de Wilson Silveira
ESTUDOS E PARECERES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Newton Silveira

SUMRIO

Apresentao

Primeira Parte: Nome Empresarial

01. Bristol Laboratories do Brasil Ltda. 21/07/2003: Caso: o nome Bristol

02. Auto Viao Ouro Verde Ltda. 30/07/2001: Caso: o nome Ouro Verde

03. OAB Seccional de So Paulo e CESA Centro de Estudos das Sociedades de


Advogados 20/09/2001: Caso: proteo s denominaes das sociedades de
advogados

04. Fundao Bhagavan Sri Sathya Sai Baba do Brasil 24/10/2001: Caso: o nome
Sathya Sai Baba

05. Banco Safra S/A 23/11/1999: Caso: o nome Safra

06. Odebrecht S/A 14/06/2004: Caso: o nome Odebrecht

07. Francesca Romana Bijuterias Ltda. 10/02/2006: Caso: o nome Francesca


Romana

Segunda Parte: Marcas

08. Kolynos do Brasil Ltda. 16/06/1997: Caso: a marca Kolynos e a marca Sorriso

09. Gomez Carrera Importao, Exportao e Representao Ltda. 12/08/1997: Caso:


a marca Wiborowa

10. Irmos Conte Ltda. 10/12/1998: Caso: a marca Contini

11. Sadia S/A 20/11/2000: Caso: a marca Nuggets

12. Atacado Distribuio, Comrcio e Indstria Ltda. janeiro/2001: Caso: a marca


Extra

13. Les Fils Participaes e Comrcio Ltda. 18/01/2002: Caso: a marca Les Fils

14. Indstrias Mller de Bebidas Ltda. 16/07/2003: Caso: a marca 51

15. Ostalco do Brasil S/A 17/06/2004: Caso: a marca Stolichnaya


16. UTC Engenharia S/A 10/01/2002: Caso: a marca Ultra

17. Companhia de Bebidas das Amricas AMBEV e Cervejarias Reunidas Skol


Carac S/A 07/11/2006: Caso: rtulos da cerveja Sol imitativos dos rtulos da
cerveja Skol

18. CIMED Indstria de Medicamentos Ltda. 23/11/2006: Caso: a marca AAS

Terceira Parte: Patentes, Desenho Industriai e Segredo Industrial

19. G-Tec Tubos S/A 30/07/2001: Caso: patente sobre processo industrial de
fabricao de tubos

20. Lauft Equipamentos Industriais Ltda. 05/11/2001: Caso: segredo industrial sobre
tecnologia de montagem de monovia area eletrificada

21. Tribunal Superior Eleitoral 11/01/2002: Caso: patente sobre urnas eletrnicas para
votao

22. G-Tec Tubos S/A 16/07/2002: Caso: segredo industrial sobre tecnologia de
fabricao de tubos

23. Eurofarma Laboratrios Ltda. 03/11/2004: Caso: patente sobre o produto


farmacutico Docetaxel

Quarta Parte Concorrncia desleal e Direito Autoral

24. DM9 DDB 08/10/1998: Caso: direito autoral sobre Mamferos Parmalat

25. Pinhalense S/A Mquinas Agrcolas 14/02/2000: Caso: concorrncia desleal em


relao a equipamentos

26. Kolynos do Brasil Ltda. - 05/07/2000 (inicial) e 13/09/2000 (final): Caso:


concorrncia desleal entre os cremes dentais Kolynos e Gessy Cristal

27. Artespao Ilustrao e Design Ltda. 29/10/2002: Caso: direito autoral sobre
figuras de objetos utilitrios

28. Aurlio Baird Ferreira e Marina Baird Ferreira 14/01/2003: Caso: direito autoral
dos colaboradores do Dicionrio Aurlio

29. Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas de So Paulo SEBRAE-SP


27/08/2004: Caso: direito autoral sobre banco de dados e sistema Disque Denncia
30. Box 3 Vdeo Publicidade e Produes Ltda. e Luiz Antnio Cury Galebe
10/10/2005: Caso: direito autoral sobre programa Shop Tour

31. Vivo S/A maio/2005: Caso: direito autoral sobre novas tecnologias da informao,
incluindo ringtones

32. So Paulo Alpargatas S/A 06/12/2005: Caso: direito autoral sobre havaianas
recobertas em ouro

33. Cervejarias Kaiser Brasil S/A e Cervejaria Cuauhtmoc Moctezuma S/A


06/06/2006: Caso: concorrncia desleal entre as cervejas Sol e Puerto del Sol

34. Target Engenharia e Consultoria Ltda. 14/08/2006: Caso: direito autoral sobre as
normas da Associao Brasileira de Normas Tcnicas - ABNT

Quinta Parte Clusula de no concorrncia

35. Conexel Conexes Eltricas Ltda., Tamita Representaes e Administrao Ltda. e


Coblisa Administrao e Representaes Ltda. - 18/06/2001 (inicial) e 06/11/2001
(complementar): Caso: obrigao de no concorrncia ao comprador por parte do
vendedor do negcio luz do direito brasileiro e do direito alemo

Relao de textos publicados pelo autor


APRESENTAO

A adeso do Brasil ao Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of


Intellectual Property Rights - 1995) gerou novas leis de propriedade intelectual: a de
Propriedade Industrial (1996), a de Cultivares (1997), a do Software e a de Direitos
Autorais (1998).

Nesse decndio, muitas novas questes surgiram e, sobre algumas delas, fui consultado.

A presente obra contm pareceres exarados no perodo. Deixei de transcrever os


trabalhos publicados, eis que muitos deles se referem ao perodo anterior a 1995. Vai,
entretanto, no anexo, sua relao.

Espero que esta publicao sirva de ajuda e provocao aos que militam na rea, ex-
alunos e colegas.
Prefcio

Essa coletnea de estudos e pareceres de Newton Silveira traz a pblico uma parte
importante da doutrina brasileira de Propriedade Intelectual da litimas dcadas,
cobrindo um perodo onde curiosamente pouco produziu o Direito brasileiro.
Com efeito, enquanto a produo jurdica aps o novo Cdigo da Propriedade Industrial
se intensificou e a bibliografia o comprova nunca se escreveu tanto sobre o tema,
dos anos 70` aos 90` a nossa literatura de direito se cala perante os temas a que se dedica
o autor. No tanto os autoralistas, que mantiveram e mesmo aprofundaram a densidade
de sua produo.
Mas fora a interessante doutrina autctone de Douglas Daniel Domingues e a contnua
documentao de Jos Carlos Tinoco Soares - pouco se escreveu sobre signos
distintivos, patentes e concorrncia desleal no Brasil durante esse perodo, e menos
ainda em escritura inovadora e profunda. Quem continuamente pesquisa a doutrina
desse perodo constata o silncio doutrinrio, a ponto de durante a vigncia da Lei
5.772/71, quase que inexistir contribuio dos autores de Direito.
Newton Silveira foi certamente uma exceo a essa paucidade. Da sua tribuna constante
na revista de Direito Mercantil e Revista dos Tribunais, atravs de seus livros de muita
circulao, e com sua produo acadmica junto USP, o autor manteve um fluxo
constante de crtica, anlise jurisprudencial e conscincia jurdica que redime esse
tempo de seca.
Para isso, certamente contribuiu sua prtica profissional de advogado especializado.
Scio de um dos mais antigos escritrios especializados do Pas, herdeiro de tradio
familiar de muitas dcadas, Newton um nico exemplo de militante da Propriedade
Intelectual que perseguiu carreira de professor em uma das nossas faculdades de direito
de ponta, ensinando matrias que em todo resto do Pas eram deixadas parte.
Isto certamente contribuiu para sua viso abrangente da Propriedade Intelectual, que
trata desde o Direito de Autor at a questo patentria, do mbito constitucional at
pragmtica administrativa e judicial. E, mais importante que tudo, estabelecendo as
conexes e interfaces entre os diferentes aspectos da proteo jurdica dos bens
imateriais, que a velha diviso entre matria civil (direito autoral) e comercial acabou
por segmentar na viso dos praticantes e estudiosos.
Essa abrangncia, que os estudos recolhidos neste volume testemunham, sua mais
importante contribuio. A sua dissertao de mestrado, Direito de autor no desenho
industrial, publicada pela Ed. Rev. dos Tribunais em 1982, assim como sua tese de
Doutorado, Licena de uso de marcas e outros sinais distintivos, publicada pela Saraiva,
em 1984, demonstram esse alargamento de viso, essa integrao no campo de
conhecimento, que sua caracterstica mais flagrante.

1
Os textos aqui compilados seguem exatamente tal estratgia de latitude. No s cobrem
toda a extenso da Propriedade Intelectual desde as patentes at (em meno
antecipatria) s topografias de semicondutores mas, em cada caso estudado, vo do
tema especializado ao direito em geral, fugindo obsesso de tantos outros autores que
tratam marcas e patentes como um tema isolado da enciclopdia jurdica, ou
superficialidade de outros tantos, que desdenham as marcas e patentes ao discutir direito
pblico ou direito privado em geral.
Este editor teve a tentao de extrair, dos pareceres transcritos, a minuciosa descrio de
fatos que sempre os caracterizam. Poder-se-a, em tese, assim concentrar a ateno do
leitor na matria doutrinria, transcendente, atemporal, que em cada caso se revela. Mas
os estudos compilados tm, todos, aquele entretecimento mido entre fato e direito que
1
manifestam o advogado militante, e que o caracterizam como jurisprudente . Servem
tais escritos, assim, simultaneamente como documentos de nossa casustica, com toda a
importncia historiogrfica e propedutica, e como oportunidade de aprofundamento
dos temas, de interesse geral e de aplicao abstrata.
Cabe agora, advertir o leitor para a diversidade normativa a que tais estudos se referem.
Quanto primeira seo, que cuida de nomes de empresa, tivemos, partir do segundo
Cdigo Civil, uma nova atmosfera jurdica. Alguns dos pareceres, ao citar norma
anterior, devem ser apreciados a partir desse pressuposto. Teve este editor a
2
oportunidade de notar :
O art. 1.155 do CC2002 considera nome empresarial a firma ou a denominao adotada
para o exerccio de empresa. Assim, no vincula o nome a uma pessoa, mas a uma
atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria proteo o nome empresarial tanto oficial
quanto o de fantasia (na prtica americana, o doing business as..).

Resolvendo uma lacuna legislativa importante, o dispositivo ainda equipara ao nome


empresarial a denominao das sociedades simples, associaes e fundaes.

de se entender que os dispositivos do Cdigo no revoguem, a no ser no que


especificamente contrastante, a legislao anterior. O Decreto (com fora de lei) n 916, de
1890 detalha as regras aplicveis s sociedades comerciais de pessoas, como o faz o
Estatuto do Advogado no tocante a essa especialssima sociedade civil de pessoas, de
responsabilidade ilimitada, que a sociedade de advogados. J as regras mais estritas da Lei
n 6.404/76, em seu art. 3, no que trata das denominaes das sociedades de aes, tambm
seria aplicvel s denominaes das Sociedades, que optarem por usar, ao invs de razo
social, denotando as pessoas que lhe esto por detrs, a expresso impessoal que lhe
permitir a lei.

Da firma

No caso do empresrio individual, comerciante ou prestador de servios, o nome toma a


forma de firma (Art. 1.156.) constituda por seu nome mesmo, completo ou abreviado,
opcionalmente acrescido de designao mais precisa da sua pessoa ou do gnero de
atividade. Assim, Malaquias Malheiros, Alfaiate. Abre-se aqui plena liberdade para o
uso do nome de fantasia pelo empresrio individual.

1 Do nosso Estudos de Direito Pblico, Lumen Juris, 2002, mencionando a classificao do Conselheiro Ribas: Os
prticos do Direito, para Ribas, seriam leguleios, se conhecessem os textos da lei, sem saber interpret-las; seriam
jurisperitos, se conhecessem os textos e sua verdadeira interpretao, mas no aplicassem seu conhecimento; seriam
rbulas, os aplicadores que ignorassem a interpretao e a teoria cientfica; e apenas mereceriam a designao de
jurisprudentes os que reunissem a cincia do Direito percia na sua aplicao.

2 Uma Introduo Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.


Tambm operar sob firma (Art. 1.157) a sociedade em que houver scios de
responsabilidade ilimitada. Por exemplo, a sociedade de advogados ou a sociedade em
comandita por aes. Nesta, somente os nomes pessoais de tais scios podero estar
includos no nome empresarial; alternativamente, pode-se aditar ao nome de um deles a
expresso "e companhia" ou sua abreviatura. Na verdade, como o dispositivo explica, quem
figurar com seu nome pessoal na firma desse tipo de sociedasde fica solidria e
ilimitadamente responsvel pelas obrigaes contradas sob tal firma social.

No s a sociedade que tenha responsabilidade ilimitada pode ter firma. Segundo o art.
1.158, pode tambm a sociedade limitada adotar firma (como pode, alternativamente,
adotar denominao) integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura. Neste
caso, a firma ser composta com o nome de um ou mais scios, desde que pessoas fsicas,
de modo indicativo da relao social. Note-se que a omisso da palavra "limitada" em tais
sociedadees determina a responsabilidade solidria e ilimitada dos administradores que
assim empregarem a firma ou a denominao da sociedade.

Da denominao

3
A denominao deve designar o objeto da sociedade , sendo permitido nela figurar o nome
de um ou mais scios. Como se viu, a denominao uma das modalidades possveis de
nome empresarial nas sociedades limitadas, no cabendo nas sociedades de
responsabilidade ilimitada em estado puro.

Por exemplo, a sociedade cooperativa funciona sob denominao integrada pelo vocbulo
"cooperativa", enquanto que a sociedade em comandita por aes pode, em lugar de firma,
adotar denominao designativa do objeto social, aditada da expresso "comandita por
aes".

J a sociedade annima opera exclusiva sob denominao designativa do objeto social,


integrada pelas expresses "sociedade annima" ou "companhia", por extenso ou
abreviadamente. Apenas como exceo, pode constar da denominao o nome do fundador,
acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom xito da formao da empresa. (...)

mbito territorial da proteo

Pelo art. 1.166 o registro do nome empresarial asseguram o seu uso exclusivo nos limites
do respectivo Estado; mas tal exclusividade estender-se- a todo o territrio nacional, se o
nome for registrado na forma da lei especial.

Assim, tambm pelo novo Cdigo Civil, ainda no h um registro nacional de nomes
empresariais ou de nomes de empresas civis, mas apenas a proteo conferida pelo registro
estadual (art.61, 1 e 2, Dec. 1800/96), cabendo, porm, pedido de extenso a outros
estados.

Paradoxalmente, h, sob a Conveno de Paris (art. 8), proteo internacional do nome


comercial independente de registro, o que leva a que um titular francs possa ter seus
direitos reconhecidos no Brasil, sem qualquer requisito, conquanto o empresrio carioca
para os ter em So Paulo precisa solicitar a extenso dos seus direitos, segundo o
procedimento (alis sem especfico amparo legal) institudo pela Portaria DMRC-G DG n.
1/74 (vide Parecer DNRC 315/77-IOB 16/81, p. 208) .

Importante notar que o tema do conflito de nomes de empresa e marcas, que continua
carecendo de mais preciso em face de seguidas modificaes legislativas, tem recebido
recentemente um singular tratamento no 2. TRF, cujo exemplo se l em recente acrdo
da 1. Turma Especializada, de 26 de setembro de 2007:

3 [Nota do original] Essa prescrio de que a denominao deva incluir o objeto da sociedade modifica a lei
anterior, e deve criar problemas de direito intertemporal.
ADMINISTRATIVO. MARCA E NOME COMERCIAL. COLIDNCIA. ARTS. 8 E 9 DA
CUP. INTELIGNCIA.

Tendo em vista a limitao territorial do registro do nome comercial da empresa, no sendo


possvel saber-se todos os nomes utilizados no territrio nacional, e considerando ainda que a
Conveno da Unio de Paris veio a dar tratamento destinado represso da concorrncia desleal,
no podendo ser utilizada, ao revs, para paralisar ou obstaculizar a atividade empresarial, o art. 8
da CUP deve ser entendido como repressivo da concorrncia desleal. dizer, no se tratando de
nome de empresa j afamada no mercado e, portanto, no se evidenciando m-f com vistas ao
aproveitamento parasitrio de nome comercial alheio, inexiste ilegalidade no registro marcrio
que, ocasionalmente, imita nome comercial alheio desconhecido data do depsito.

Certo que o presente livro, pela diversidade de sua temtica e pelas extensas qualidades de
seu texto, constituir um elemento necessrio de toda biblioteca especializada em Propriedade
Intelectual.
Denis Borges Barbosa.
Primeira Parte
Nome Empresarial
O Nome Bistrol
21/07/2003

CONSULTA

Consulta-nos o escritrio FRANCESCHINI E MIRANDA ADVOGADOS acerca da


eventual colidncia entre os nomes empresariais de sua cliente BRISTOL LABORATORIES
DO BRASIL LTDA. face s marcas e nomes comerciais de BRISTOL-MYERS SQUIBB
COMPANY e sua subsidiria BRISTOL-MYERS SQUIBB BRASIL S/A., formulando os
seguintes quesitos:

1. Analisar os aspectos jurdicos da colidncia entre o nome comercial da empresa


BRISTOL LABORATORIES LTDA., recm constituda perante a Junta Comercial
do Estado de So Paulo (JUCESP), e a marca BRISTOL MYERS SQUIBB registrada
no INPI, de titularidade da empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A.

Analisar a possibilidade do ajuizamento de ao anulatria de registro de nome


empresarial desta ltima em face da primeira e as probabilidades de xito desta ao.

2. A proteo ao nome comercial concedido empresa BRISTOL


LABORATORIES DO BRASIL LTDA. pelo registro de seus atos societrios perante a
JUCESP se estende aos demais Estados brasileiros, ou est restrita ao Estado de So
Paulo?

3. Quais os prejuzos a empresa BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL


LTDA. poder sofrer, na hiptese de manter o nome registrado perante a JUCESP?

Analisar a possibilidade da empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A.,


possuindo a empresa BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA. um registro
legtimo perante a JUCESP (a qual realizou uma busca prvia e concedeu o registro do
nome empresarial a essa empresa), ingressar com uma eventual ao anulatria do
nome comercial, cumulada com perdas e danos. Nessa hiptese, quais os danos, em tese,
causados empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A., podero ser
pleiteados a ttulo de indenizao nessa ao?

4. Solicita-se o aditamento de quaisquer outras consideraes julgadas teis ou


convenientes.

BREVE HISTRICO
I. A BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA. solicitou perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, os seguintes registros:
Marca mista BRISTOL, classe 01
Processo n 824.986.016, de 29/10/2002

Marca mista BRISTOL, classe 05


Processo n 824.986.008, de 29/10/2002

Marca mista BRISTOL, classe 39


Processo n 824.985.990, de 29/10/2002

Marca mista BRISTOL, classe 35


Processo n 824.985.982, de 29/10/2002

Marca nominativa BRISTOL LABORATORIES, classe 01


Processo n 824.802.721, de 03/09/2002

Marca nominativa BRISTOL LABORATORIES, classe 05


Processo n 824.802.713, de 03/09/2002

Marca nominativa BRISTOL LABORATORIES, classe 35


Processo n 824.802.705, de 03/09/2002

Marca nominativa BRISTOL LABORATORIES, classe 39


Processo n 824.802.730, de 03/09/2002

II. Contra esses pedidos de registros a BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY


apresentou oposies junto ao INPI baseando-se na titularidade de diversos registros da
marca BRISTOL, nominativa e mista, BRISTOL MYERS, nominativa e mista, e
POLIPOL BRISTOL.

III. Alegou, tambm, ser sua subsidiria a BRISTOL MYERS SQUIBB BRASIL S/A.
titular de registro da marca LABORTERPICA-BRISTOL, aduzindo, mais que:

Ademais, h, ainda, no presente caso, violao do Artigo 124, inciso V, da LPI e


do Artigo 8 da CUP, haja vista ser, a marca BRISTOL, da Oposta, uma
reproduo do elemento essencial e caracterstico do nome comercial da Opoente
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

PARECER

NOME EMPRESARIAL E MARCA


Em minha tese de doutorado na USP, publicada em 1984 pela Editora Saraiva, sob o ttulo LICENA DE USO
DE MARCA E OUTROS SINAIS DISTINTIVOS, abordei esse mesmo tema.

Naquele livro tratei, entre outros sinais distintivos, do direito marca e ao nome comercial e da colidncia entre
estes sinais, conforme breve resumo que fao a seguir, com as devidas adaptaes aps o advento da Lei de
Propriedade Industrial n 9279, de 1996:

O nome comercial distingue o prprio empresrio, firma individual ou pessoa


jurdica, no exerccio do comrcio.

Da mesma forma que o nome civil do cidado constitui a um s tempo um direito e


uma obrigao, no podendo uma pessoa alter-lo ou substitu-lo, seno nos casos
em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade, na
mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comrcio (que,
no caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome
civil) preservado pela lei da usurpao e da imitao.

No caso do empresrio, o nome ou sinal pelo qual conhecido no comrcio (no


s pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comrcio, como
fornecedores, instituies de crdito, distribuidores, etc.) integra seu aviamento
subjetivo, diretamente ligado pessoa (natural ou jurdica), ao qual se agrega o
conceito pblico de que desfrute.

Na primeira hiptese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2 do


Decreto n. 916, de 1890 (firma ou razo comercial o nome sob o qual o
comerciante ou sociedade exerce o comrcio e assina-se nos atos a ele
referentes), a que se devem acrescentar as denominaes das sociedades por
quotas e por aes, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro
do Comrcio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigao do
empresrio e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade
solidria dos scios a que, normalmente, no estariam obrigados.

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominao social)


constitui dever do empresrio (embora lhe seja lcito alter-la desde que inscreva
a alterao no Registro do Comrcio), devendo distinguir-se de outra inscrita no
registro do lugar (Dec. n. 916, art. 6), no sendo alienvel a no ser
conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida
da declarao sucessor de cf. art. 7).

Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pblica, no derrogveis por vontade


das partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito exclusivo de seu


titular, podendo ser formado no s pelo nome comercial subjetivo (firma ou
denominao social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o pblico
identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o art.
8 da Conveno de Paris. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as
denominaes das sociedades civis e das fundaes (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art.
104, pargrafo nico).

Por sua natureza, o nome comercial direito exclusivo absoluto, no limitado ao


ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto s denominaes, no podem
coexistir no territrio nacional duas idnticas. No caso de firmas, o princpio se
atenua, em face do dever de veracidade na sua formao. Os ramos de atividades e
a localizao s sero levados em conta em casos de imitao, a fim de se
determinar a possibilidade de confuso.

Ao mesmo tempo em que o empresrio organiza os meios de que dispe para o


exerccio da empresa, conjugando-os a fim de otimizar os resultados, destinao
essa que d unidade ao estabelecimento e que decorre de uma atividade criadora,
aplica ao prprio estabelecimento e aos produtos de sua atividade sinais (nomes
e/ou smbolos) que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores (ou
usurios).

Muito embora tais sinais no constituam obras do esprito (como as invenes e


obras artsticas), esto em estreita ligao com tal tipo de atividade, sendo por
isso tutelados (se o sinal, em si, contm o resultado direto da atividade criadora,
podendo ser considerado, p. ex., uma obra de desenho, poder receber a tutela
mais ampla dos direitos de autor). No condio, entretanto, para receber a
tutela da lei como sinal identificador, que seja ele uma obra do esprito. Mesmo
na lei de direitos autorais a proteo ao ttulo da obra no absoluta (como seria
se recebesse tratamento de obra intelectual).

A proteo aos sinais distintivos utilizados pelo empresrio no exerccio da


empresa decorre de seu direito a individualizar-se em uma situao de
concorrncia. Assim sendo, como elementos identificadores da atividade
"aziendal", todos os sinais usados pelo empresrio devem receber a mesma tutela
contra a concorrncia desleal, independentemente de sua especializao em signos
do empresrio, do estabelecimento ou do produto ou servio. Nesse sentido, tais
sinais no constituem bens imateriais (embora sejam imateriais), mas acessrios
de bens imateriais (estes no significado de obras do esprito, acrescidas ao
patrimnio intelectual da humanidade pela atividade criativa de um agente o
autor em relao s obras intelectuais; o inventor, em relao inveno; o
empresrio, em relao ao aviamento).

Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei reconhece a existncia dos bens
imateriais obras do esprito cria, por sua vez, novos bens imateriais obra
da lei nestes buscando reprimir a concorrncia desleal, utilizando a mesma
tcnica que pareceu apropriada tutela das obras intelectuais. Nesse nvel, ento,
se renem numa s categoria de bens imateriais tanto as criaes intelectuais
quanto os signos exteriores que as identificam.

A marca evoluiu da "assinatura" do produtor aposta ao produto, ou de um sinal


de propriedade aposto s mercadorias em trnsito ou depositadas em armazns, a
um sinal que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma
procedncia constante de determinado produto, mercadoria ou servio,
oferecidos em concorrncia com outros de procedncia diversa. A marca
pressupe a existncia, ao menos potencial, de produtos idnticos ou similares
oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento de
concorrncia, e no de monoplio.

Todos os sinais distintivos se acham ligados, por uma relao de titularidade, ao


empresrio que os explora. O crescimento do aviamento decorre da reputao do
empresrio, do bom atendimento que recebe o pblico no estabelecimento, da
qualidade dos produtos e servios e da publicidade, conceito esse que se comunica,
por sua vez, a cada um desses elementos isolados, concentrando-se nos sinais que
os distinguem.

Um desses elementos, o produto, recebeu especial ateno do legislador, devido


sua qualidade de poder desligar-se do estabelecimento e circular como mercadoria.
As tcnicas modernas de prestao de servios tornaram possvel tambm a
desvinculao dos servios do local de negcios. O nome ou smbolo com os quais
o produtor marcava seus produtos, como signo indicador do prprio produtor ou do
local de produo, passaram a constituir nome ou sinal do produto (mercadoria ou
servio). Esse o significado atual da marca de indstria e/ou comrcio e de
servios.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespcie de produtos. Entre


produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulrio, encontram-se alguns
com caractersticas prprias, que foram designados por um nome ou smbolo pelo
titular da marca. Isso torna possvel aos consumidores reconhecerem, de imediato,
os produtos que pretendem adquirir (ou os servios que desejam utilizar) e ao
empresrio referi-los em sua publicidade.

Pela importncia econmica da marca, sua utilidade para os consumidores e pelo


estmulo que representa livre concorrncia, o legislador, a par de manter as
normas que reprimem a concorrncia desleal e punem os atos confusrios,
conferiu marca o status de bem imaterial exclusivo (objeto de uma
"propriedade" idntica outorgada s obras do esprito), status esse que decorre
do registro criado pela lei.

Essa autonomia do sinal, criada pela lei, torna-o passvel de propriedade e de


circulao como objeto de negcios jurdicos, mas no se trata de uma
propriedade sobre o prprio sinal (como ocorre com os outros bens imateriais,
obras intelectuais), mas sobre a aplicao do sinal a determinado produto,
mercadoria ou servio, ou seja, corresponde ao uso exclusivo do sinal quanto a
determinada categoria de bens materiais ou imateriais servios (como o ttulo
de obra, que distingue uma coisa incorprea). Como em nosso sistema o registro
pode anteceder ou substituir o uso do sinal (embora ocorra a desconstituio
desse direito se o uso no se inicia em certo prazo), o direito sobre o sinal,
decorrente do registro, corresponde aplicao, com exclusividade, sobre
determinada categoria de produtos ou artigos abstratamente considerados.

Em qualquer das hipteses, cada um dos direitos se exerce em relao a uma srie
determinada de produtos, mercadorias ou servios.

O registro garante a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o territrio


nacional para assinalar os produtos, mercadorias ou servios do titular, na classe
correspondente sua atividade, a fim de distingui-los de outros idnticos ou
semelhantes. O registro da marca vigorar pelo prazo de dez anos, contados da
data da expedio do certificado de registro, podendo ser renovado por perodos
iguais e sucessivos, desde que requerida a prorrogao na forma da lei.

Eis a o contedo e mbito do direito decorrente do registro. O contedo o da


propriedade e uso exclusivo do sinal para assinalar as mercadorias, produtos ou
servios do titular distinguindo-os de outros idnticos ou semelhantes. O mbito
em relao aos artigos e servios o daqueles indicados no certificado de
registro (seja pelos artigos ou servios diretamente especificados, seja pela
indicao de seu gnero, seja pela indicao do ramo de atividade a que
correspondam). Em relao ao mbito territorial, todo o territrio nacional,
no limitado regio em que de fato sejam vendidos os artigos ou prestados os
servios. Quanto ao mbito temporal o da durao do registro e de suas
sucessivas prorrogaes.

No tempo, territrio e quanto aos artigos ou servios constantes do registro, tem o


seu titular o direito de proibir que qualquer outro utilize o mesmo sinal ou sinais
semelhantes, hbeis a causar confuso, em artigos ou servios idnticos ou afins e
em "papis, impressos e documentos" relativos sua atividade. O direito exclusivo
compreende tambm a faculdade de proibir a reproduo da marca ou suas
imitaes, com o fim de ser utilizada na forma acima indicada.

Ao titular do registro faculta-se a propositura de ao penal contra os infratores, a


busca e apreenso preliminar da queixa-crime e a medida complementar de
destruio das marcas contrafeitas, bem como as aes civis para pleitear a
absteno com a cominao de pena pecuniria e a de perdas e danos.

A Constituio Federal determina que "a lei assegurar aos autores de inventos
industriais privilgio temporrio para sua utilizao, bem como proteo s
criaes industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos", remetendo lei ordinria o estabelecimento da forma e
condies dessa proteo.
No entanto, a proteo ao nome comercial independe de registro, consoante o
disposto no art. 8 da Conveno de Paris.

A denominao da sociedade annima goza da exclusividade prevista na


Constituio, j que consagrada pela lei especfica (Art. 3, 2, da Lei n. 6.404, de
1976). Essa exclusividade opera em todo o territrio nacional, j que a lei no a
limita, nem condiciona seu exerccio a qualquer formalidade de carter estadual ou
nacional. O mesmo se aplica s sociedades por quotas, em virtude da expressa
remessa do art. 18 do Decreto n. 3.708, de 1919, Lei das Sociedades por Aes.

E outro no podia ser o tratamento dispensado s denominaes das pessoas


jurdicas, visto sua prpria existncia dever ser reconhecida em todo o pas em face
do art. 18 do Cdigo Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existncia. O
mesmo deve ser observado quanto s firmas, princpio esse somente atenuado
quanto existncia dos homnimos, quando se aplica a regra dos 1 e 2 do art.
6 do Decreto n. 916, de 1890 (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente
previa a possibilidade da homonmia para o caso das firmas, no se aplicando a
restrio territorial do art. 6 s denominaes das companhias annimas, reguladas
no art. 4).

Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser
coibida em todo o territrio nacional, a mesma regra deve ser aplicada quanto aos
nomes semelhantes. preciso, todavia, haver um critrio para se estabelecer qual
a semelhana vedada (a Lei das Sociedades por Aes se refere no 2 do art. 3 a
denominaes idnticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito). Quando se
tratarem de denominaes arbitrariamente escolhidas, o critrio deve ser mais
rgido, especialmente se tais denominaes contiverem palavra ou expresso de
fantasia, pelas quais seja a pessoa jurdica conhecida. Nesse hiptese, tal nome ou
expresso passa a constituir o prprio nome comercial, devendo receber a mesma
tutela conferida ao nome completo. A semelhana vedada aquela que possa
estabelecer confuso a todos aqueles que venham a se relacionar com os titulares
dos nomes (e no apenas clientela, pelo que tais nomes ou expresses no se
acham sujeitos ao princpio da especialidade, que se aplica s marcas). Na
prtica, os tribunais levam em conta o local da sede, o ramo de atividade e
eventuais dessemelhanas na denominao completa, no porque a proteo ao
nome comercial seja local ou limitada ao ramo de atividade, mas porque esses
elementos de fato podem conduzir concluso da impossibilidade de confuso.

Pela ampla proteo conferida ao nome comercial, o uso de sua parte


caracterstica por terceiros depende da competente autorizao do titular, na
medida em que este tem o direito de proibir sua utilizao em todo o territrio
nacional para qualquer ramo de atividade. J os sinais sujeitos ao princpio da
especialidade, como as marcas, so dotados de exclusividade apenas em relao
aos ramos de atividades respectivos. Dessa forma, o uso de marca para assinalar
produtos diversos lcito e independe de autorizao do titular. Igualmente, seu
emprego em ttulo de estabelecimento ou insgnia em ramo diferente preenche o
requisito suficiente da novidade relativa. Deve ser considerado ilcito, entretanto,
o uso de marca em ttulo de estabelecimento ou insgnia, em nome comercial ou
sinal e expresso de propaganda destinados a assinalar atividades
correlacionadas com os artigos ou servios distinguidos pela marca. Nessas
circunstncias, a marca impede a formao de nome comercial que a contenha,
exceto se o objeto da sociedade nada tenha que ver com os artigos ou servios
por ela assinalados (ficando, em conseqncia, a sociedade impedida de ampliar
seu objeto social de modo a abranger atividades correlacionadas).
Em todos os casos em que exista exclusividade sobre o sinal, tal exclusividade opera no
s entre sinais do mesmo tipo, mas de forma cruzada dentro dos mbitos respectivos, de
modo que o titular do sinal possui o ius excludendi alios.

O Decreto 916, de 1890, cuida das firmas e no das denominaes e seu art. 6 estabelece a seguinte regra:

"Art. 6. Toda firma nova dever se distinguir de qualquer outra que exista
inscrita no registro do lugar.

1. Se o comerciante tiver nome idntico ao de outro j inscrito, dever


acrescentar designao que o distinga."

Acrescenta seu art. 10:

Art. 10. O emprego ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dar direito ao
dono de exigir a proibio desse uso e a indenizao por perdas e danos, alm da
ao criminal que no caso couber.
...
3. Tambm ser sumria e processada no juzo comercial a ao para obrigar
o concorrente, que tenha direito a firma idntica, a modific-la por forma que
seja impossvel erro ou confuso".

Assim, no regime institudo pelo Decreto 916, o direito firma era local e admitia-se a semelhana entre firmas,
mas no sua identidade, resolvida pelo acrscimo de designao distintiva, dado o fato da possvel homonmia
das pessoas fsicas scias de uma e outra.

J as denominaes das sociedades no so objeto daquele Decreto, que expressamente dispe:

"Art. 13. No sero inscritas as companhias annimas.

Art. 15. Este Decreto no se refere ao nome comercial ou industrial,


continuando em todo o vigor os Decretos ns. 3.346, de 14 de outubro de 1887, e
9.818, de 31 de dezembro do mesmo ano."

A tutela das denominaes vem disposta na Lei da Sociedades por Aes n 6404, de 1976, que repete o que j
constava no Decreto 2627, com os mesmos nos de artigo e pargrafo:

Art. 3 - A sociedade ser designada por denominao acompanhada das


expresses companhia ou sociedade annima, expressas por extenso ou
abreviadamente mas vedada a utilizao da primeira ao final.
...
2 - Se a denominao for idntica ou semelhante a de companhia j
existente, assistir prejudicada o direito de requerer a modificao, por via
administrativa (art. 97) ou em juzo, e demandar as perdas e danos resultantes.

Quanto s denominaes das sociedades por quotas, que tenham optado por essa forma de
nome comercial, aplicava-se a mesma regra, por expressa remessa do art. 18 de Decreto n
3708, de 1919:

Art. 18 Sero observadas quanto s sociedades por quotas, de


responsabilidade limitada, no que no for regulado no estatuto social, e na parte
aplicvel, as disposies da lei das sociedades annimas.

Alm disso, esse direito reconhecido, independentemente de registro ou depsito, nos


termos da Conveno da Unio de Paris para a Proteo de Propriedade Industrial, de
20/03/1883, promulgada, no Brasil, pelo Decreto 1.263, de 10/10/94:
Art. 8 - O nome comercial ser protegido em todos os pases da Unio sem
obrigao de depsito ou de registro, quer faa ou no parte de uma marca de
fbrica ou de comrcio.

J o art. 195, V, da Lei n 9.279/96 (nova Lei de Propriedade Industrial), define, com toda a clareza, como
crime, a violao de nome comercial pertencente a outrem:

Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem:


...
V usa, indevidamente, nome comercial, ttulo de estabelecimento ou insgnia
alheios ou vende, expe ou oferece venda ou tem em estoque produto com essas
referncias;
...

Quanto ao uso de marca registrada de terceiro em nome comercial, esse uso fere o direito exclusivo que decorre
do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente


expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e
de certificao o disposto nos arts. 147 e 148.

A proteo ao nome comercial no restrita ao ramo de atividade de seu titular, visto que a lei no limita essa
proteo, no sendo lcito ao intrprete criar limitaes no previstas pelo legislador. Alis, tratando-se de
denominaes, a doutrina unnime a respeito, podendo-se citar a lio de Tllio Ascarelli, que durante tantos
anos pontificou no meio jurdico brasileiro:

Es decir, puede cuestionarse si la denominacin social no deberia diferenciarse de


la de cualquer otra persona jurdica o colectividad y si, a su vez, no deberia
protegerse en todo el territrio nacional y, por tanto, ms all del mbito de la
actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la possibilidad de confusin
con la denominacin de otra persona jurdica o colectividad. De otro modo, en
efecto, la tutela de la denominacin no comprende el possible perjuicio que
tambim ocasionar (por ejemplo, a efectos del crdito bancario) una denominacin
similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en el nombre
comercial e inevitable en el nombre civil, por la lcita existencia de homnimos,
est lejos de ser necessaria para la denominacin, libremente elegida, de la persona
jurdica o de la colectividad organizada (grifos nossos).
(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales Barcelona, 1970, pg.
379).

Nem se exige, segundo os princpios, que se trate de conflito onomstico entre pessoas fsicas
ou jurdicas que exercitem atividades comerciais idnticas, semelhantes, relativas ou afins,
reconhecem-no a doutrina (cf. GAMA CERQUEIRA, vol. I, pg. 493, n 194, e vol. II, t. II,
parte III, pgs. 320 e segs., Tratado da Propriedade Industrial, RJ, Forense, 1976;
TRAJANO MIRANDA VALVERDE, Sociedade por Aes, RJ Forense, 1941, Vol. I,
pg. 52, n 39; WALDEMAR FERREIRA, Tratado de Direito Mercantil, RJ-SP, Freitas
Bastos, 1939, vol. II, pgs. 89-90, n 68 inc. IV; CARVALHO DE MENDONA,
Tratado de

Direito Comercial, RJ, Freitas Bastos, 1934, vol. II n 175; TULIO ASCARELLI, in
Revista dos Tribunais vol. 159, pg. 21) e a jurisprudncia (cf. Decises sobre os nomes
comerciais Vidrobrs, Quimetal, Philips, Esso e JB, citadas por LUIZ LEONARDOS, A
Proteo ao Nome Comercial do Direito Brasileiro, in Revista dos Tribunais, vol. 450,
pgs. 31 e notas; Ap. Cvel n 115.008, 6 CC do TJSP, aput P.R. TAVARES PAES,
Propriedade Industrial, SP, Saraiva, 1982, pg. 346; Revista dos Tribunais 525/62-66,
450/261-263, e Revista de Jurisprudncia do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo,
58/134-136).

E razo que assim seja, porque, visando a lei a discernir, uma das outras, as firmas e
denominaes comerciais, a fim de evitar confuso, o princpio tem inteira aplicao, ainda
que diversifique o gnero de atividade das sociedades, porque a proteo das denominaes
sociais no pressupe necessariamente o elemento concorrncia, circunstncia que apenas
influi para agravar a possibilidade de confuso (GAMA CERQUEIRA, no parecer in
Revista dos Tribunais, vol. 249, pg. 37). Este o substrato da interdio das homonmias
(homografias e homofonias), cujas conseqncias danosas transitam da possibilidade imediata
de estorvos no relacionamento mercantil at aos riscos provveis de desvio de clientela e de
grave promiscuidade dos conceitos pblicos.

No que tange localidade das sociedades, no outro o entendimento seno o de que a


exclusividade de utilizao do nome empresarial no est restrita ao mbito estadual,
conforme a localizao da empresa. Tal questo j foi objeto de profunda anlise na Apelao
Civel n 4.163 TJ RJ (publicado na RT 512/246 e RDM 31/94) que concluiu:

...
No mrito, correta a concluso alcanada pelo digno Juiz Eduardo Mayr, na
erudita sentena de fls.

A Constituio Federal inscreve entre os direitos individuais o de uso do nome


comercial. E f-lo em termos que no admitem restries ao garantir ao seu
titular exclusividade desse uso (art. 153, 24). Somente uma interpretao
distoante de todos os princpios de interpretao teleolgica e finalstica
poder restringir essa exclusividade ao mbito estadual, conforme a
localizao da sede da empresa. A ampliao crescente dos meios de
comunicao, o vertiginoso desenvolvimento das relaes comerciais e
industriais esto a apontar a necessidade de estender-se a proteo do nome
comercial a mbito nacional.
...

Todos esses princpios, albergados pela doutrina, constam do lcido e brilhante acrdo
proferido, pela 2 Cmara Civil do TJSP, na Apelao Cvel n 78.942-1 da Comarca de So
Paulo, relatado pelo eminente Desembargador Cezar Peluzo.

A jurisprudncia, por seu turno, no discrepa. Ao contrrio, convalida todo o exposto,


conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:

NOME COMERCIAL EXCLUSIVIDADE QUANDO SURGE O


DIREITO.

O direito ao uso exclusivo do nome comercial, por fora do art. 8 da Conveno


de Paris, mesmo entre nacionais, no est sujeito a qualquer registro ou depsito e
surge to-s com a constituio jurdica da sociedade.

(AP. n 165.248-1/3 Tr. Just. SP 1 C. Relator: Desembargador Andrade


Marques).

DENOMINAO COMERCIAL BALILA e BALIZA IMITAO


ATIVIDADES DE COMRCIO DIFERENTES IRRELEVNCIA AO
PROCEDENTE PERDAS E DANOS RECURSO PROVIDO VOTO
VENCIDO.

No importa que dois estabelecimentos mercantis tenham atividades comerciais


diferentes para o efeito de proteo do nome comercial, normalmente se houver
imitao maliciosa, com objetivo de causar confuso.

(AC. 272.803 Capital Apelante: Indstrias Reunidas Balila S/A. Apelada:


Baliza Indstrias Reunidas Ltda.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Nome comercial Proteo Denominaes semelhantes ou idnticas Direito


da firma registrada, anteriormente, na Junta Comercial, de pedir a modificao,
ainda que diverso o gnero de comrcio ou de indstria Embargos rejeitados
Voto vencido.

(EI 280.852 So Paulo Embargante: Precisa Indstria e Comrcio Ltda.


Embargada: Hermes Precisa S/A. Mquinas para escritrio).

NOME COMERCIAL SEMELHANA DE NOMES DIREITO DO


PREJUDICADO DE REQUERER A SUA MODIFICAO CARNCIA
DE IMPORTNCIA QUANTO AO FATO DE SEREM DIVERSOS OS
RAMOS DE COMRCIO E DE COEXISTIREM SOCIEDADES COM
DENOMINAES IGUAIS OU SEMELHANTES AO PROCEDENTE.

No importa o fato de serem diversos os ramos de comrcio e de coexistirem


muitas sociedades com denominaes iguais ou semelhantes. O que no se pode
negar que quela que primeiro registrou o nome comercial assiste o direito de
requerer a alterao ou de no permitir a denominao idntica ou semelhante.

(n. 115.008 Capital Apelante: Vintobrs Filtros S.A. Apelado: Indstria


Reunidas Vidrobrs Ltda.).

NOME COMERCIAL ARQUIVAMENTO NO INPI REGISTRO


ANTERIOR NA JUNTA COMERCIAL GARANTIA DE USO.

A anterioridade do registro do nome comercial, comprovada pelo arquivamento


do ato constitutivo na Junta Comercial, garante ao titular o seu uso, ainda que
algum obtenha, posteriormente, o seu depsito ou arquivamento no INPI.

(TJ-MG Ac. Unn. da 2 Cm. Civ. DJ de 10/06/91 Ap. 84.060.2-BH Rel.


Des. Leondio Doehler).

NOME COMERCIAL

O direito ao uso exclusivo do Nome Comercial em todo o territrio nacional no


est sujeito ao registro do INPI e surge to-s da constituio jurdica da
sociedade, atravs do registro de seus atos constitutivos no registro do Comrcio.

(STJ 4 T. RE 6.169-AM Rel. Min. Athos Carneiro TSTJ Lex n 30, pg.
162).

Nesses casos, deve prevalecer o ensinamento de GAMA CERQUEIRA:

"Quanto s denominaes das sociedades, em particular, necessrio


distinguir entre as que so compostas de expresses genricas, mais ou menos
vulgares, as quais devem ser tomadas em seu conjunto para se apreciar a
possibilidade de confuso, e as que se distinguem por uma expresso
caracterstica, caso em que a questo deve ser apreciada em relao a essa
expresso, no se levando em conta os elementos comuns que entram na
composio das denominaes em conflito, porque o seu efeito distintivo
muito relativo e fica anulado pela identidade ou semelhana das expresses
caractersticas, pelas quais as sociedades se tornam conhecidas e passam a ser
designadas pelo pblico". (in Tratado da Propriedade Industrial, Edio
Revista Forense - 1956 - Volume II - pg. 322).

Finalmente, a existncia do erro ou confuso no se vincula ao gnero de comrcio ou indstria, conforme deflui
das lies de JOO DA GAMA CERQUEIRA:

"No importa que diversifique o gnero de comrcio ou indstria explorado,


porque a proteo do nome comercial no pressupe necessariamente o
elemento concorrncia, circunstncia que, entretanto, influi para agravar a
possibilidade de confuso e as suas consequncias". (ob. cit. vol. II, tomo II,
pg. 321).

O Tribunal Federal de Recursos, ao julgar a Apelao Cvel n 10.344, fixou o seguinte entendimento:

O titular de marca registrada pode impedir o seu uso por terceiros, seja na atividade
industrial, seja na composio do nome de empresa (Dirio da Justia de
26/11/53, pg. 445).

Por sua vez, a 3 Cmara Cvel do 1 Tribunal de Alada do Estado do Rio de Janeiro, julgando a Apelao Cvel
n 37.137, decidiu que:

Nome Comercial - vedada sua composio com marca de outrem,


anteriormente registrada, ou depositada para registro, se houver coincidncia,
ainda que parcial, de atividade econmica. (Acrdo de 02.08.79)

ou seja, no se pode permitir a constituio de uma empresa com nome igual ou semelhante uma marca j
registrada e, tambm, denominao social anteriormente adotada, passvel de criar confuso, erro ou dvida.

Teria o advento da Lei n 8934, de 1994, que dispe sobre o Registro Pblico de Empresas Mercantis e
Atividades Afins modificado esse panorama?

Segundo essa Lei, "a proteo ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos
constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas alteraes" (art. 33). Os pargrafos desse artigo,
que foram vetados pelo ento Presidente Itamar Franco, declaravam expressamente que essa proteo tinha
carter nacional. A justificativa do veto era o fato de que nem todas as empresas tinham atuao de mbito
nacional, no devendo a Lei generalizar a proteo nacional a todas elas, indiscriminadamente.

Mas o regulamento da Lei, pelo Decreto n 1800, de 1996, foi alm da justificativa do veto,
dispondo:

"Art. 61. A proteo ao nome empresarial, a cargo da Juntas Comerciais,


decorre, automaticamente, do arquivamento da declarao de firma mercantil
individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alteraes desses atos
que impliquem mudana de nome.

1 A proteo ao nome empresarial circunscreve-se unidade federativa de


jurisdio da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o
caput deste artigo.
2 A proteo ao nome empresarial poder ser estendida a outras unidades da
federao, a requerimento da empresa interessada, observada instruo
normativa do Departamento Nacional de Registro do Comrcio - DNRC".

"Art. 62. O nome empresarial atender aos princpios da veracidade e da


novidade e identificar, quando assim o exigir a lei, o tipo jurdico da sociedade.
...
2 No poder haver colidncia por identidade ou semelhana do nome
empresarial com outro j protegido.

3 O Departamento Nacional de Registro do Comrcio - DNRC, atravs de


instrues normativas, disciplinar a composio do nome empresarial e
estabelecer critrios para verificao da existncia de identidade ou semelhana
entre nomes empresariais."

Finalmente, a Instruo Normativa DNRC n 53, de 6 de maro de 1996, estabeleceu:

"Art. 7. Observado o princpio da novidade, no podero coexistir, na mesma


unidade federativa, dois nomes empresariais idnticos ou semelhantes.

Pargrafo nico. Se a firma ou razo social for idntica a de outra empresa j


registrada, dever ser modificada ou acrescida de designao que a distinga".

"Art. 10. Ficam estabelecidos os seguintes critrios para a anlise de identidade


e semelhana dos nomes empresariais, pelos integrantes do Sistema Nacional de
Registro de Empresas Mercantis - SINREM:

I. entre firmas ou razes sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo


identidade se homgrafos e semelhana se homfonos;

II. entre denominaes sociais:

a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expresses


comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo
identidade se homgrafos e semelhana se homfonos;

b) quando contiverem expresses de fantasia incomuns, sero elas


analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homgrafas e
semelhana se homfonas."

Quanto questo da colidncia entre marca e nome comercial, permanecem de p, integralmente, as concluses
do Acrdo da 5 Turma do Tribunal Federal de Recursos, proferido na Apelao Cvel 68.252-SP, datado de
27/10/82, Rel. Min. Moacir Catunda, publicado na RDM n 52/75 e comentado pelo saudoso Prof. Philomeno J.
da Costa, cuja ementa :

NOME COMERCIAL Proteo acolhida Reproduo de denominao de


empresa estrangeira conhecida Titularidade por esta no Pas, da marca dos seus
produtos, contendo o seu nome Ao cominatria procedente para obrigar o
concorrente a modificar a sua denominao (de fantasia) A questo do nome
Lacoste.

NOME COMERCIAL - Registro por Junta Comercial de denominao social,


contendo patronmico de terceiro - Dvida no suscitada por este rgo perante o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial a fim de apurar a existncia de nome
comercial ou de marca de indstria ou de comrcio semelhantes - Revogao
parcial do disposto, a esse respeito, pelo art. 49 da Lei 4.726, de 13.7.65, que
disps sobre os servios do Registro de Comrcio.
MARCA DE INDUSTRIA E COMRCIO - Marca nominativa (ou verbal) -
Patronmico e nome comercial alheios - Reproduo em nome comercial de outra
empresa - Inadmissibilidade.

NOME COMERCIAL - Empresa estrangeira - Registro no Pas como marca do


seu nome para proteo dos artigos da sua produo - Inexistncia do registro
prprio do nome comercial - Extino deste - Proteo automtica por fora do
disposto pelo atual art. 8 da Conveno da Propriedade Industrial de Paris, de
1883 - Carter de "legislao prpria", mencionada pelo art. 119 do Cdigo da
Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21.12.71).

O argumento de que no havia que suscitar dvida, face revogao parcial da Lei
4.726/65 - art. 49 - pelos novos Cdigos de Propriedade industrial - Dec. - Lei
1.005/69 e Lei 5.722/71, - que no trataram do registro especial para proteo do
nome comercial em todo territrio nacional, - no impressiona porque o art. 49 da
Lei 4.726/65 prev colidncia de nome comercial com marca de indstria e
comrcio j registrada, e a autora registrara a marca "Lacoste" h mais de 10 anos
em relao data do pedido de registro do nome comercial da r.

A palavra "Lacoste" marca registrada, patronmico e nome comercial, ao


mesmo tempo, de maneira que admitir sua incluso no nome comercial da r,
ser o mesmo que permitir a violao do direito exclusivo da marca "Lacoste".

O nome da autora, no caso, integra o da sua marca registrada no Brasil, o que


bastante a demonstrar duplicidade de direito proteo:

1) em decorrncia do registro da marca: 2) por si mesmo. Independente do


registro (Conveno art. 8).

Tendo o art. 119 da Lei 5.772, de 21.12.71 (Cdigo de Propriedade Industrial), -


dispensado o registro do nome de comrcio, o que evidenciado, em especial, no
seu 2, claro est que tal registro irrelevante e que, assim, tem plena vigncia o
disposto no aludido art. 8 da Conveno de Paris, na forma da reviso da Haia
(1925), que constitui, no caso, a "legislao prpria" a que se refere o aludido art.
119".

Finalmente, cumpre mencionar a questo da prescrio da ao (objeto de meu comentrio na mesma RDM s
pgs. 104/110), restando aduzir que a matria foi objeto da smula 142 do STJ, no seguinte teor:

"Smula 142 do STJ (Marca comercial): "Prescreve em vinte anos a ao para


exigir a absteno do uso de marca comercial". (RSTJ 76/153)."

No entanto, essa smula foi cancelada por Acrdo proferido pelo Superior Tribunal de Justia na Ao
Rescisria n 512/DF, Rel. Min. Waldemar Zveiter, publicado no DO de 25/5/99, onde se concluiu que o prazo
prescricional era de 10 (dez) anos entre presentes e 15 (quinze) anos entre ausentes, isso na vigncia do Cdigo
Civil de 1916.

O novo Cdigo Civil de 2002 veio a disciplinar completamente a matria, ao dispor:

Art. 1.163. O nome de empresrio deve distinguir-se de qualquer outro j


inscrito no mesmo registro.

Pargrafo nico. Se o empresrio tiver nome idntico ao de outros j inscritos,


dever acrescentar designao que o distinga.
Art. 1.166. A inscrio do empresrio, ou dos atos constitutivos das pessoas
jurdicas, ou as respectivas averbaes, no registro prprio, asseguram o uso
exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Pargrafo nico. O uso previsto neste artigo estender-se- a todo o territrio


nacional, se registrado na forma da lei especial.

Art. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ao para anular a inscrio do


nome empresarial feita com violao da lei ou do contrato.

Estabelecidas estas premissas, passo

RESPOSTA AOS QUESITOS

1. Analisar os aspectos jurdicos da colidncia entre o nome comercial da empresa


BRISTOL LABORATORIES LTDA., recm constituda perante a Junta Comercial
do Estado de So Paulo (JUCESP), e a marca BRISTOL MYERS SQUIBB registrada
no INPI, de titularidade da empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A.

Analisar a possibilidade do ajuizamento de ao anulatria de registro de nome


empresarial desta ltima em face da primeira e as probabilidades de xito desta ao.
Resposta: Sendo a BRISTOL MYERS SQUIBB titular de diversos registros no Brasil, na classe relativa
a produtos farmacuticos, tem ela direito a exigir em juizo que BRISTOL LABORATORIES LTDA. altere sua
denominao social, dela retirando o nome BRISTOL.

No se trata, propriamente de ao anulatria de registro de nome empresarial, mas de ao de


cumprimento de obrigao de fazer (alterar a denominao) sob pena de cumprimento de pena
pecuniria diria, eventualmente cumulada com pedido de indenizao por perdas e danos.

2. A proteo ao nome comercial concedido empresa BRISTOL


LABORATORIES DO BRASIL LTDA. pelo registro de seus atos societrios perante a
JUCESP se estende aos demais Estados brasileiros, ou est restrita ao Estado de So
Paulo?

Resposta: Nos termos do novo Cdigo Civil, a proteo do nome tem carter estadual,
podendo ser estendida aos demais Estados mediante requerimento especfico perante cada
Junta Comercial estadual.

3. Quais os prejuzos a empresa BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL


LTDA. poder sofrer, na hiptese de manter o nome registrado perante a JUCESP?

Analisar a possibilidade da empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A.,


possuindo a empresa BRISTOL LABORATORIES DO BRASIL LTDA. um registro
legtimo perante a JUCESP (a qual realizou uma busca prvia e concedeu o registro do
nome empresarial a essa empresa), ingressar com uma eventual ao anulatria do
nome comercial, cumulada com perdas e danos. Nessa hiptese, quais os danos, em tese,
causados empresa BRISTOL MYERS SQUIBB DO BRASIL S/A., podero ser
pleiteados a ttulo de indenizao nessa ao?
Resposta: Embora a ao de obrigao de alterar o nome empresarial (vide resposta ao quesito 1 supra)
tenha boas chances de sucesso, eventual pedido indenizatrio depender da prova de danos materiais efetivos,
resultantes de desvio de clientela e diluio do poder atrativo da marca, prova essa que nos parece difcil no caso.
Por analogia, poderia ser aplicado o disposto no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 210. Os lucros cessantes sero determinados pelo critrio mais favorvel
ao prejudicado, dentre os seguintes:

I. os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao no tivesse


ocorrido; ou

II. os benefcios que foram auferidos pelo autor da violao do direito; ou

III. a remunerao que o autor da violao teria pago ao titular do direito


violado pela concesso de uma licena que lhe permitisse legalmente explorar o
bem.

4. Solicita-se o aditamento de quaisquer outras consideraes julgadas teis ou


convenientes.

Resposta: No nos parece que, no momento, a BRISTOL MYERS SQUIBB esteja


preocupada com o nome empresarial da BRISTOL LABORATORIES LTDA., enquanto
aguarda o indeferimento das marcas relacionadas no histrico (supra). No entanto, quando
essas marcas vierem a ser indeferidas pelo INPI (o que nos parece provvel) bem possvel
que venha a propor ao objetivando a alterao do nome empresarial que contm a sua marca
BRISTOL.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 21 de Julho de 2003.

NEWTON SILVEIRA
O Nome Ouro Verde
30/07/2001

O PRINCPIO DA ESPECIALIDADE DAS MARCAS E A COLIDNCIA ENTRE


NOMES EMPRESARIAIS

Consulta-nos o ilustre advogado Luiz Armando Lippel Braga, em representao


de AUTO VIAO OURO VERDE LTDA., acerca de questo envolvendo o
alcance da exclusividade conferida por marca registrada e nome empresarial,
em confronto com nome empresarial posteriormente constitudo contendo a
mesma expresso OURO VERDE.

A consulta vai antecedida de breve descrio das peas principais dos autos do
processo n 489/93, que teve curso perante a 11 Vara Cvel da Comarca de
Curitiba PR.

1. OS FATOS QUE ORIGINARAM A CONSULTA

1.1. AUTO VIAO OURO VERDE LTDA, estabelecida em Americana SP., promoveu
ao ordinria contra OURO VERDE TRANSPORTES LTDA., estabelecida em
Curitiba PR.

A Autora teve seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de
So Paulo aos 15/04/1969 e possui a marca OURO VERDE registrada sob n
006.636.659, de 02/05/1990.

A R constituiu-se aos 29/05/1973 e tambm se dedica ao ramo de transportes.

A fls. 7 da inicial, a Autora transcreveu trecho do livro do subscritor deste parecer:

... o nome comercial encontra sua proteo no restrita ao ramo de atividade.


Assim, no deve ser permitida a coexistncia de nomes comerciais idnticos ou
muito semelhantes mesmo para ramos de indstria e comrcio
diversos...(Curso de Propriedade Industrial, 1 Ed., 1977, Ed. Rev. dos Tribs., n
16, p. 32).

O pedido formulado na exordial foi de ser a R condenada a abster-se do uso da expresso


OURO VERDE a qualquer ttulo, alterando sua denominao social para exclu-la.

Em apenso inicial, juntou a Autora cpia do certificado de registro n 006.636.659, relativo


marca nominativa OURO VERDE, nas classes nacionais 38.30 e 38.40, para distinguir
servios de transporte de passageiros, viagem e turismo; servios auxiliares do
transporte em geral e da armazenagem.

1.2. Em contestao, a R alegou de incio a prescrio (essa matria j foi objeto de deciso
do Tribunal de Alada do Estado do Paran, na Apelao Cvel n 76901-7, de forma
que no a abordaremos neste estudo).

No captulo do mrito, a R reconhece (fls. 85 dos autos) o amplo alcance da proteo do


nome empresarial:
O empresrio tambm est protegido com relao aos seus fornecedores,
instituies de crdito e quaisquer outras pessoas que com ele possuam relao
negocial.

Quanto marca registrada pela Autora, alegou a R que o registro no compreende a sub-
classe 38.20, relativa a servios de transporte de carga, armazenagem e embalagem de
mercadorias em geral, servios esses que correspondem atividade dela, R.

1.3.A sentena de 1 instncia, prolatada aos 29/12/1995 (fls. 426/427), veio a julgar
procedente a ao.

De sua fundamentao, destaca-se:

Tem-se, portanto, como primeira constatao, que:

a) o ramo de atividade das duas sociedades coincide em parte: ambas atuam


tambm como transportadoras de cargas, ao lado de outras atividades;

b) o nome de ambas coincide em parte, tendo em comum o elemento OURO


VERDE.

E, mais adiante:

Resulta de tudo quanto exposto que a quaestio facti reduz-se ao seguinte:


estabelecer se, no caso, h possibilidade concreta de confuso entre as duas
litigantes, por consumidores, principalmente, e por outros comerciantes.

Primeiro, no exame dos fatos, deve o juiz raciocinar como o homem comum, de
acordo com as convices deste etc. Raramente o homem mdio, ao contratar,
e sequer tem condies para tanto, busca identificar a empresa pelos
integrantes da sociedade ou por outros dados como CGC etc; ele atrado
pelo nome ou pela marca. Se antes utilizou os servios de um comerciante e
deles gostou, gravar o seu nome ou a sua marca para em outra oportunidade
usufru-los novamente.

Ao contrrio do que alega a R, e principalmente porque as duas sociedades


operam no mesmo ramo, o consumidor desatento, levando em conta a
expresso OURO VERDE, pode confundi-las facilmente, identificando uma
como filial da outra ou como empresa integrante do mesmo grupo econmico e
com isso podendo utilizar os servios de transporte da R pensando tratar-se
da Autora e mesmo vice-versa.

Segundo, o ncleo do nome comercial OURO VERDE o mesmo, conforme


anotado.

O fato de as partes terem sedes em cidades diferentes irrelevante, visto que:

a) modernamente, com a facilidade de meio de transporte, as pessoas se


movimentam constantemente: hoje empregando os servios da Autora
naquela Cidade, hoje em Curitiba com a possibilidade de contratar a R
pensando tratar-se da Autora;
b) como a R explora o ramo de transporte, os seus caminhes circulam por
outras cidades, talvez mesmo em Americana, aumentando a possibilidade de
confuso.

Desse modo, havendo identidade de nomes comerciais, pela identidade do ncleo, e


ocorrendo a possibilidade de confuso, procede o pedido.

Em suma, entre outros motivos, considerou o prolator da sentena que as duas sociedades
operam no mesmo ramo.

1.4. Apelou a R dessa deciso, insistindo em que os ramos de atuao das sociedades so
diferentes. Uma transporta cargas; a outra transporta passageiros. (fls. 443).

1.5. Em contra-razes de apelao, a Autora trouxe colao o seguinte acrdo do


Tribunal de Justia do Estado de So Paulo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA REGISTRADA PROTEO LEGAL


ABRANGNCIA. A proteo do uso exclusivo da marca registrada no fica
circunscrita atividade comercial desenvolvida no mesmo ramo de comrcio. A
tutela conferida pelo legislador, na distino de produtos, abrange no s os
produtos, mercadorias ou servios, de outros idnticos, mas igualmente, dos
semelhantes, na classe correspondente a sua atividade art. 59 da Lei 5.772/71 -,
pouco importando que os ramos de comrcio sejam diversos (TJ-SP Ac. Unn.
Da 5 Cm. Cv. Julg. Em 10.12.1987 Ap. 92.565-1).

Bem como este outro, do Rio de Janeiro:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL REGISTRO DE MARCAS ALCANCE. O


registro na propriedade industrial visa conceder privilgio quele que
prioritariamente o efetiva, com o objetivo de protege-lo de concorrncia e
confuses que prejudiquem suas atividades, no caso como comerciante, em virtude
de iluses provocadas na clientela. A possibilidade de confuso deve ser apreciada
pela impresso de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas
sucessivamente sem apurar as suas diferenas, levando-se em conta o consumidor
comum e as circunstncias em que normalmente se adquire o produto, como
tambm a sua natureza e o meio em que seu consumo habitual. No relevante a
diversidade das classificaes na propriedade industrial, visto esse aspecto ser
meramente de ordem tcnica, quando o que cabe evitar-se a confuso decorrente
dos objetivos de cada uma das empresas, finalidade da qual poder decorrer
indevida captao de clientela (RJ-RJ. Ac. Unn. Da 5 Cm. Cv. Reg. 3.3.88
Ap. 3.930/87 Capital).

1.6. A apelao cvel n 52223-6 foi julgada aos 16.12.1997 pelo Acrdo n 13594 da 3
Cmara Cvel do Tribunal de Justia do Estado do Paran.

Do voto do Relator, Des. Jesus Sarro, destaca-se:

Sustenta a apelante que, embora as litigantes se dediquem ao ramo de transporte, suas


atividades so distintas. A Autora dedica-se ao transporte de passageiros, por isso
que obteve o registro da marca OURO VERDE na classe que corresponde
atividade que exerce; enquanto que ela, R, ora recorrente, limita-se ao transporte
de cargas e locao de veculos, tendo prioridade no uso da expresso OURO
VERDE, componente de sua denominao comercial, nessa classe, porque o
exercita desde o registro de seu contrato social na Junta Comercial no ano de
1973.
A clientela de ambas, diz, no se confunde. A da Autora de passageiros; a da R de
empresrios que se utilizam de seus servios para o transporte de bens, convivendo
ambas por cerca de vinte anos sem que houvesse concorrncia desleal.

A Autora, ora apelada, a seu turno, defende a exclusividade do uso da marca OURO
VERDE, no s porque a registrou, dela dizendo-se proprietria, mas tambm
porque essa expresso consta de seu contrato social, registrado anteriormente ao da
apelante.

E concluiu:

Com razo, a meu ver, a apelante ao sustentar que, tratando-se de registro para classe
distinta, no est impedida de usar a expresso OURO VERDE. E assim o
porque as atividades da Autora e da R so diferenciadas. Uma se dedica ao
transporte de passageiros e a outra ao de cargas, no havendo possibilidade de
confuso.

Assim, por unanimidade, foi dado provimento apelao para julgar improcedente a ao.

1.7. Desse Acrdo a AUTORA-APELADA apresentou recursos especial e


extraordinrio.

Negado seguimento a esses recursos, a AUTORA APELADA agravou de instrumento contra


o despacho denegatrio de recurso especial, tendo sido provido o agravo pelo STJ.

O Recurso Especial tomou o n 264095/PR, tendo sido distribudo ao Min. Slvio de


Figueiredo Teixeira, achando-se na concluso desde 23.08.2000.

Este o histrico que antecede a consulta que se segue.

2. A CONSULTA

Isso posto, indaga-nos a consulente:

a) O princpio de especialidade das marcas refere-se to somente a ramos de


atividades idnticos, ou abrange, tambm, os ramos de atividades afins ou
semelhantes?
b) Qual o mbito territorial de proteo do nome empresarial?
c) A tutela aos nomes empresariais est sujeita ao princpio da especialidade?

3. O PRINCPIO DA ESPECIALIDADE DAS MARCAS E A AFINIDADE ENTRE


RAMOS DE ATIVIDADE

Desde o nosso primeiro Cdigo da Propriedade Industrial, promulgado pelo Decreto-Lei n


7.903, de 1945, o princpio da especialidade das marcas no se restringe a ramos de
atividades idnticos, alcanando os afins:

Art. 95. No podem ser registrados como marca de indstria ou de comrcio:


...
17) A reproduo, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada
para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a
gnero de comrcio e indstria idntico ou afins; ou a imitao dessas marcas,
de modo que possa ser induzido o comprador em erro ou confuso,
considerando-se existente a possibilidade de erro ou confuso sempre que as
diferenas entre as marcas no se evidenciem sem exame ou confrontao;
...

Assim que o Decreto-Lei n 254, de 1967, que instituiu nosso segundo Cdigo de
Propriedade Industrial, tambm dispunha:

Art. 80. No podem ser registrados como marca de indstria e de comrcio ou de


servio:
...
17) A reproduo, no todo ou em parte, de marca alheia anteriormente registrada
para distinguir os produtos ou servios idnticos ou semelhantes ou pertencentes
a gnero de indstria, de comrcio ou relativos a atividades idnticas ou afins ou
a imitao dessas marcas, que possibilite erro, dvida ou confuso,
considerando-se existente tal possibilidade sempre que as diferenas entre as
marcas no se evidenciem sem exame ou confrontao;
...

Bem assim, nosso terceiro Cdigo, Decreto-Lei n 1.005, de 1969:

Art. 76. No podem ser registrados como marca de indstria, de comrcio e de


servio:
...
15) A reproduo, no todo, em parte ou com acrscimos, de marca alheia,
anteriormente registrada para distinguir produtos, mercadorias ou servios
idnticos, semelhantes ou pertencentes a gnero de indstria, de comrcio ou
relativo a atividades idnticas ou afins, ou a imitao dessas marcas, que
possibilite erro, dvida ou confuso considerando-se existente tal possibilidade
sempre que as diferenas entre as marcas no se evidenciem sem exame ou
confrontao;
...

Da mesma forma o quarto deles, Lei n 5.772, de 1971, que enfatiza os ramos de
atividades idnticos, semelhantes, relativos ou afins:

Art. 65. No registrvel como marca:


...
17) Imitao, bem como reproduo no todo, em parte, ou com acrscimo, de marca
alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou servio, idntico,
semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dvida ou
confuso, salvo a traduo no explorada no Brasil;
...

A Lei atual, n 9279, de 1996, no art. 124, inc. XIX, alm de referir-se a produtos ou servios
idnticos, semelhantes ou afins, ainda os considera colidentes quando possam causar
confuso ou associao com marca alheia, indo mais alm do mbito estabelecido nas
leis anteriores.

Joo da Gama Cerqueira, em seu Tratado da Propriedade Industrial, assim se manifesta


sobre o tema:

Do que no pode constituir marca registrada:


...
17) A reproduo, no todo ou em parte, de marca alheia, anteriormente registrada
para distinguir os mesmos produtos ou artigos semelhantes ou pertencentes a
gnero de comrcio idntico ou afim; ou a imitao dessas marcas, de modo que
possa ser induzido o comprador em erro ou confuso sempre que as diferenas
entre as marcas no se evidenciem sem exame ou confrontao.
...
A proibio, entretanto, no absoluta, de acordo com o princpio da especialidade
das marcas (ns. 135 e 136 do 1 volume): sendo diferentes os produtos a que a
marca se destina, o registro lcito. A sua recusa, nos termos da lei, s tem lugar
quando a marca se destinar a distinguir: a) os mesmos produtos; b) produtos
semelhantes; c) produtos pertencentes a gnero de comrcio ou indstria
idntico ou afim.

A lei procurou prever todas as hipteses, partindo do particular para o geral, de


modo gradativo; em primeiro lugar, cogita de produtos idnticos; em segundo
lugar, de produtos semelhantes; em terceiro lugar, leva em conta o gnero de
comrcio ou indstria, sem cogitar da identidade ou semelhana entre os
produtos ou artigos, mas da identidade e da afinidade dos ramos de negcio a
que as marcas se destinam. Nos dois primeiros casos a lei procura impedir a
confuso direta entre os produtos provocada pela identidade ou semelhana das
marcas; no terceiro caso visa, alm disso, a resguardar o direito do titular da
marca de estender o seu uso a outros produtos ou artigos pertencentes ao mesmo
gnero de comrcio ou indstria que explora, ou a gnero afim.
(vol. II, Tomo II, parte III, Ed. Forense, 1956, pp. 54/56)

Em suma, o princpio da especialidade (designado no acrdo como especificidade)


nunca se restringiu a produtos, servios ou ramos de atividades idnticos,
compreendendo, tambm, os semelhantes, afins ou que possam causar associao
com a marca registrada.

4. O MBITO TERRITORIAL DE PROTEO DO NOME EMPRESARIAL

Muito se tem discutido sobre o mbito territorial de tutela do nome comercial ou empresarial.

Isso porque, de um lado, o Decreto 916, de 1890, que cuida das firmas, fala em proteo
local, e o art. 8 da Conveno de Paris (que lei interna) fala em proteo
internacional.

O art. 3 da Lei das Sociedades por Aes, n 6.404, de 1976, estabelece proteo s
denominaes, sem estabelecer qualquer restrio territorial. E, quando a lei no
restringe, no cabe ao intrprete restringir, alm do mais em se tratando de sociedades
annimas, as quais, por sua natureza e porte, operam em todo o territrio nacional.

Em se tratando de sociedades por quotas, o Decreto 3.708, de 1919, omisso a respeito e


remete lei das sociedades annimas (acima).

A Constituio Federal determina que a lei assegurar aos autores de inventos industriais
privilgio temporrio para sua utilizao, bem como proteo s criaes industriais,
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
remetendo lei ordinria o estabelecimento da forma e condies dessa proteo.

No entanto, a proteo ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no art.


8 da Conveno de Paris.
A denominao da sociedade annima goza da exclusividade prevista na Constituio, j que
consagrada pela lei especfica (art. 3, 2, da Lei n 6.404, de 1976). Essa
exclusividade opera em todo o territrio nacional, j que a lei no a limita, nem
condiciona seu exerccio a qualquer formalidade de carter estadual ou nacional. O
mesmo se aplica s sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do
Decreto n 3.708, de 1919, Lei das Sociedades por Aes.

E outro no podia ser o tratamento dispensado s denominaes das pessoas jurdicas, visto
sua prpria existncia dever ser reconhecida em todo o pas em face do art. 18 do Cdigo
Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existncia. O mesmo deve ser observado
quanto s firmas, princpio esse somente atenuado quanto existncia dos homnimos,
quando se aplica a regra dos 1 e 2 do art. 6 do Decreto n 916, de 1890 (destaque-
se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonmia para o
caso das firmas, no se aplicando a restrio territorial do art. 6 s denominaes das
companhias annimas, reguladas no art. 4).

Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida em
todo o territrio nacional, a mesma regra deve ser aplicada quanto aos nomes
semelhantes. preciso, todavia, haver um critrio para se estabelecer qual a semelhana
vedada (a Lei das Sociedades por Aes se refere no 2 do art. 3 a denominaes
idnticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito). Quando se tratarem de
denominaes arbitrariamente escolhidas, o critrio deve ser mais rgido, especialmente
se tais denominaes contiverem palavra ou expresso de fantasia, pelas quais seja a
pessoa jurdica conhecida. Nessa hiptese, tal nome ou expresso passa a constituir o
prprio nome comercial, devendo receber a mesma tutela conferida ao nome completo.

No que tange localidade das sociedades, no outro o entendimento seno o de que a


exclusividade de utilizao do nome empresarial no est restrita ao mbito estadual,
conforme a localizao da empresa. Tal questo j foi objeto de profunda anlise na
Apelao Cvel n 4.163 TJ RJ (publicado na RT 512/246 e RDM 31/94) que
concluiu:

...
No mrito, correta a concluso alcanada pelo digno Juiz Eduardo Mayr, na erudita
sentena de fls.

A Constituio Federal inscreve entre os direitos individuais o de uso do nome


comercial. E f-lo em termos que no admitem restries ao garantir ao seu
titular exclusividade desse uso (art. 153, 24). Somente uma interpretao
distoante de todos os princpios de interpretao teleolgica e finalstica poder
restringir essa exclusividade ao mbito estadual, conforme a localizao da
sede da empresa. A ampliao crescente dos meios de comunicao, o
vertiginoso desenvolvimento das relaes comerciais e industriais esto a
apontar a necessidade de estender-se a proteo do nome comercial a mbito
nacional.

5. OS NOMES EMPRESARIAIS ESTO SUJEITOS AO PRINCPIO DA


ESPECIALIDADE?

Por sua natureza, o nome comercial direito exclusivo absoluto, no limitado ao ramo de
atividade, de modo que, ao menos quanto s denominaes, no podem coexistir no
territrio nacional duas idnticas. No caso de firmas, o princpio se atenua, em face do
dever de veracidade na sua formao.
A proteo ao nome comercial no restrita ao ramo de atividade de seu titular, visto que a lei
no limita essa proteo, no sendo lcito ao intrprete criar limitaes no previstas pelo
legislador. Alis, tratando-se de denominaes, a doutrina unnime a respeito,
podendo-se citar a lio de Tullio Ascarelli, que durante tantos anos pontificou no meio
jurdico brasileiro:

Es decir, puede cuestionarse si la denominacin social no deberia diferenciar-se de


la de cualquer otra persona jurdica o colectividad y si, a su vez, no deberia
protegerse en todo el territorio nacional y, por tanto, ms all del mbito de la
actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la posibilidad de
confusin con la denominacin de otra persona jurdica o colectividad. De otro
modo, en efecto, la tutela de la denominacin no comprende el posible perjuicio
que tambim ocasionar (por ejemplo, a efectos del crdito bancario) una
denominacin similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en
el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la lcita existencia de
homnimos, est lejos de ser necesaria para la denominacin, libremente
elegida, de la persona jurdica o de la colectividad organizada.
(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales Barcelona, 1970, pg. 379).

Nem se exige, segundo os princpios, que se trate de conflito onomstico entre pessoas fsicas
ou jurdicas que exercitem atividades comerciais idnticas, semelhantes, relativas ou
afins, reconhecem-no a doutrina (cf. Gama Cerqueira, vol. I, pg. 493, n 194, e vol. II, t.
II, parte III, pgs. 320 e segs., Tratado da Propriedade Industrial, RJ, Forense, 1976;
Trajano Miranda Valverde, Sociedade por Aes, RJ Forense, 1941, Vol. I, pg. 52, n
39; Waldemar Ferreira, Tratado de Direito Mercantil, RJ-SP, Freitas Bastos, 1939, vol.
II, pgs. 89-90, n 68 inc. IV; Carvalho de Mendona, Tratado de Direito Comercial,
RJ, Freitas Bastos, 1934, vol. II n 175; Tlio Ascarelli, in Revista dos Tribunais vol.
159, pg. 21) e a jurisprudncia (cf. Decises sobre os nomes comerciais Vidrobrs,
Quimetal, Philips, Esso e JB, citadas por Luiz Leonardos, A Proteo ao Nome
Comercial do Direito Brasileiro, in Revista dos Tribunais, vol. 450, pgs. 31 e notas;
Ap. Cvel n 115.008, 6 CC do TJSP, aput P.R. Tavares Paes, Propriedade Industrial,
SP, Saraiva, 1982, pg. 346; Revista dos Tribunais 525/62-66, 450/261-263, e Revista
de Jurisprudncia do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, 58/134-136).

E razo que assim seja, porque, visando a lei a discernir, uma das outras, as firmas e
denominaes comerciais, a fim de evitar confuso, o princpio tem inteira aplicao,
ainda que diversifique o gnero de atividade das sociedades, porque a proteo das
denominaes sociais no pressupe necessariamente o elemento concorrncia,
circunstncia que apenas influi para agravar a possibilidade de confuso (Gama
Cerqueira, no parecer in Revista dos Tribunais, vol. 249, pg. 37). Este o substrato da
interdio das homonmias (homografias e homofonias), cujas conseqncias danosas
transitam da possibilidade imediata de estorvos no relacionamento mercantil at aos
riscos provveis de desvio de clientela e de grave promiscuidade dos conceitos pblicos.

Todos esses princpios, albergados pela doutrina, constam do lcido e brilhante acrdo
proferido, pela 2 Cmara Civil do TJSP, na Apelao Cvel n 78.942-1 da Comarca de
So Paulo, relatado pelo eminente Desembargador Cezar Peluzo.

A jurisprudncia, por seu turno, no discrepa. Ao contrrio, convalida todo o exposto,


conforme se verifica das ementas a seguir transcritas:
DENOMINAO COMERCIAL BALILA e BALIZA IMITAO
ATIVIDADES DE COMRCIO DIFERENTES IRRELEVNCIA AO
PROCEDENTE PERDAS E DANOS RECURSO PROVIDO VOTO
VENCIDO.

No importa que dois estabelecimentos mercantis tenham atividades comerciais


diferentes para o efeito de proteo do nome comercial, normalmente se
houver imitao maliciosa, com objetivo de causar confuso.

(AC. 272.803 Capital Apelante: Indstrias Reunidas Balila S/A. Apelada: Baliza
Indstrias Reunidas Ltda.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
nome comercial Proteo Denominaes semelhantes ou idnticas Direito da
firma registrada, anteriormente, na Junta Comercial, de pedir a modificao,
ainda que diverso o gnero de comrcio ou de indstria Embargos rejeitados
Voto vencido.

(EI 280.852 So Paulo Embargante: Precisa Indstria e Comrcio Ltda.


Embargada: Hermes Precisa S/A. Mquinas para escritrio).

NOME COMERCIAL SEMELHANA DE NOMES DIREITO DO


PREJUDICADO DE REQUERER A SUA NOTIFICAO CARNCIA DE
IMPORTNCIA QUANTO AO FATO DE SEREM DIVERSOS OS RAMOS DE
COMRCIO E DE COEXISTIREM SOCIEDADES COM DENOMINAES
IGUAIS OU SEMELHANTES AO PROCEDENTE.

No importa o fato de serem diversos os ramos de comrcio e de coexistirem muitas


sociedades com denominaes iguais ou semelhantes. O que no se pode negar
que quela que primeiro registrou o nome comercial assiste o direito de requerer a
alterao ou de no permitir a denominao idntica ou semelhante.

115.008 Capital Apelante: Vintobrs Filtros S/A. Apelado: Indstria Reunidas


Vidrobrs Ltda.).

NOME COMERCIAL ARQUIVAMENTO NO INPI REGISTRO ANTERIOR NA


JUNTA COMERCIAL GARANTIA DE USO.

A anterioridade do registro do nome comercial, comprovada pelo arquivamento do ato


constitutivo na Junta Comercial, garante ao titular o seu uso, ainda que algum
obtenha, posteriormente, o seu depsito ou arquivamento no INPI.

(TJ-MG Ac. Unn. da 2 Cm. Civ. DJ de 10/06/91 Ap. 84.060.2-BH Rel. Ds.
Leondio Doehler).

NOME COMERCIAL
O direito ao uso exclusivo do Nome Comercial em todo o territrio nacional no est
sujeito ao registro do INPI e surge to s da constituio jurdica da sociedade,
atravs do registro de seus atos constitutivos no registro do Comrcio.

(STJ 4 T. RE 6.169-AM Rel. Min. Athos Carneiro TSTJ Lex n 30, pg. 162).

Nesses casos, deve prevalecer o ensinamento de Gama Cerqueira:

Quanto s denominaes das sociedades em particular, necessrio distinguir entre


as que so compostas de expresses genricas, mais ou menos vulgares, as quais
devem ser tomadas em seu conjunto para se apreciar a possibilidade de confuso,
e as que se distinguem por uma caracterstica, caso em que a questo deve ser
apreciada em relao a essa expresso, no se levando em conta os elementos
comuns que entram na composio das denominaes em conflito, porque o seu
efeito distintivo muito relativo e fica anulado pela identidade ou semelhana das
expresses caractersticas, pelas quais as sociedades se tornam conhecidas e
passam a ser designadas pelo pblico. (in Tratado da Propriedade Industrial,
Edio Revista Forense 1956 Volume II pg. 322).

Finalmente, a existncia do erro ou confuso no se vincula ao gnero de comrcio ou


indstria, conforme deflui das lies de Joo da Gama Cerqueira:

No importa que diversifique o gnero de comrcio ou indstria explorado, porque a


proteo do nome comercial no pressupe necessariamente o elemento
concorrncia, circunstncia que, entretanto, influi para agravar a possibilidade de
confuso e as suas conseqncias. (ob. cit. vol. II, tomo II, pg. 321).

O Tribunal Federal de Recursos, ao julgar a Apelao Cvel n 10.344, fixou o seguinte


entendimento:

O titular de marca registrada pode impedir o seu uso por terceiros, seja na atividade
industrial, seja na composio do nome de empresa. (Dirio da Justia de
26/11/53, pg. 445).

Por sua vez, a 3 Cmara Cvel do 1 Tribunal de Alada do Estado do Rio de Janeiro,
julgando a Apelao Cvel n 37.137, decidiu que:

Nome Comercial vedada sua composio com marca de outrem, anteriormente


registrada, ou depositada para registro, se houver coincidncia, ainda que parcial,
de atividade econmica. (Acrdo de 02.08.79).

Pode-se citar, ainda, o acrdo do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo proferido na


Apelao Cvel n 274.036.1/2 SP, caso em que disputavam o direito ao nome CRUZ
VERDE uma sociedade civil e uma associao sem fins lucrativos, do qual se destaca:

Com relao ao mrito, melhor sorte no merece o recurso. Apesar da distino


que quer fazer a apelante quanto s associaes e as sociedades civis no seu
intuito de obteno de lucro a qual existe, realmente -, no pode prevalecer
sua tese.

Ocorre que a referida distino no tem o condo de afastar o direito ao nome, o


qual, alis, constitucionalmente protegido, quer com relao s pessoas
fsicas, quer as jurdicas. Independentemente de terem ou no fins lucrativos,
as pessoas jurdicas tm o direito proteo de seu nome. Por ele devem zelar
a fim de impedir que outros ao utilizarem-se possam vir a macul-lo.

6. CONCLUSO

I. No resta dvida de que transporte de passageiros e transporte de carga, se no


forem atividades idnticas, so afins, semelhantes e podem causar confuso ou
associao. Inconcebvel imaginar-se uma companhia de cargas areas com o
mesmo nome de uma empresa de aviao que transporta passageiros; ou uma
companhia ferroviria de carga, face a uma companhia ferroviria de passageiros, o
mesmo quanto navegao ou outros meios de transporte.
II. A tutela ao nome comercial ou de empresa no restrita ao territrio da localidade
ou do Estado. Especificamente no caso em exame, em que a Autora constituiu-se
no ano de 1969. Isso porque o art. 166 do Decreto-Lei n 1.005, de 21 de outubro
de 1969, estabeleceu que:

Art. 166. A proteo ao nome comercial ou de empresa, em todo o territrio


nacional, adquirida atravs do arquivamento ou registro dos atos constitutivos
da firma ou sociedade no Registro do Comrcio ou no Registro Civil das pessoas
jurdicas, conforme o caso.

Isso significa que aquela Lei atribuiu a todas as empresas existentes, antes e durante a
sua vigncia, proteo em todo o territrio nacional.

Em relao Autora, trata-se de direito adquirido, no derrogvel por legislao


posterior.

III. A proteo ao nome comercial ou de empresa, mormente em se tratando de


denominaes, no est sujeita ao princpio da especialidade, o qual somente se
aplica s marcas, no sentido exposto no item I supra.

Nenhuma lei brasileira jamais estabeleceu esse tipo de restrio para a tutela do nome
empresarial e a jurisprudncia ptria, salvo raras excees, no sentido de ampla
tutela ao nome, decorrncia necessria do reconhecimento da existncia das
pessoas jurdicas pelos arts. 18 e 19 do Cdigo Civil.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 30 de julho de 2001.

NEWTON SILVEIRA
Proteo s Denominaes das Sociedades de advogados
20/09/2001

Denominaes de Sociedades de Advogados O mbito territorial de proteo e a


questo das homonmias

CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado ORLANDO GIACOMO FILHO, Presidente da Comisso


de Sociedades de Advogados da OAB- Seccional de So Paulo e do Conselho do CESA
Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, acerca da questo do mbito territorial de
proteo s denominaes das sociedades de advogados e da possvel existncia de
homonmias entre diferentes sociedades constitudas em diferentes Estados da Federao e,
portanto, registradas em diferentes Seccionais da OAB.

PARECER

01. Cumpre ressaltar, desde logo, que a personalidade jurdica, criao da doutrina,
ganhou seu status no nosso direito positivo atravs do Cdigo Civil (Lei n 3.701, de 1 de
janeiro de 1916).

Efetivamente, o art. 18 do Cdigo Civil veio a estabelecer que comea a existncia legal
das pessoas jurdicas de direito privado com a inscrio dos seus contratos, atos
constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei
especial....

02. O registro peculiar das sociedades comerciais so as juntas comerciais; das sociedades
civis, o registro civil das pessoas jurdicas; o das sociedades de advogados, as seccionais da
Ordem dos Advogados do Brasil.

Dessa forma, o arquivamento de cada espcie de sociedade, conforme sua natureza, d


nascimento pessoa jurdica.

03. No caso especfico das sociedades de advogados, o Estatuto da OAB reafirma o teor
do art. 18 do Cdigo Civil:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestao de


servios de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no Regulamento Geral.
1. A sociedade de advogados adquire personalidade jurdica com o registro
aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja
base territorial tiver sede.

04. Quanto ao nome das sociedades civis, o CC delas cuida no art. 19, estabelecendo que
o registro declarar... a denominao... da associao....

Embora o Cdigo Civil nada mais diga sobre a denominao das sociedades civis e
associaes, decorrncia natural e lgica do reconhecimento da existncia das pessoas
jurdicas o reconhecimento do direito s suas denominaes.
05. Equiparam-se ao nome comercial as denominaes das sociedades civis e das
fundaes (Dec.-lei n 7.903, de 1945, art. 104, pargrafo nico).
Por sua natureza, o nome comercial direito exclusivo absoluto, no limitado ao ramo de atividade, de modo
que, ao menos quanto s denominaes, no podem coexistir no territrio nacional duas idnticas. No caso de
firmas, o princpio se atenua, em face do dever de veracidade na sua formao.

A proteo aos sinais distintivos utilizados pelo empresrio no exerccio da empresa decorre
de seu direito a individualizar-se em uma situao de concorrncia.
No entanto, a proteo ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no art. 8 da Conveno
de Paris.

06. A denominao da sociedade annima goza da exclusividade prevista na


Constituio, j que consagrada pela lei especfica (art. 3, 2, da Lei n 6.404, de 1976).
Essa exclusividade opera em todo o territrio nacional, j que a lei no a limita, nem
condiciona seu exerccio a qualquer formalidade de carter estadual ou nacional. O mesmo
se aplica s sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto n
3.708, de 1919, Lei das Sociedades por Aes.

E outro no podia ser o tratamento dispensado s denominaes das pessoas jurdicas, visto
sua prpria existncia dever ser reconhecida em todo o pas em face do art. 18 do Cdigo
Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existncia. O mesmo deve ser observado quanto
s firmas, princpio esse somente atenuado quanto existncia dos homnimos, quando se
aplica a regra dos 1 e 2 do art. 6 do Decreto n 916, de 1980 (destaque-se que mesmo
esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonmia para o caso das firmas,
no se aplicando a restrio territorial do art. 6 s denominaes das companhias
annimas, reguladas no art. 4).

07. Antes de mais nada, foi repristinado o Decreto n 916, de 1890, que criou, na
Repblica, o registro de firmas ou razes sociais.

O Decreto cuida das firmas e no das denominaes e seu art. 6 estabelece a seguinte regra:

Art. 6. Toda firma nova dever se distinguir de qualquer outra que exista
inscrita no registro do lugar.
1. Se o comerciante tiver nome idntico ao de outro j inscrito, dever
acrescentar designao que o distinga.

Acrescenta seu art. 10:

Art. 10. O emprego ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dar direito
ao dono de exigir a proibio desse uso e a indenizao por perdas e danos,
alm da ao criminal que no caso couber.
...
3. Tambm ser sumria e processada no juzo comercial a ao para
obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idntica, a modific-la por
forma que seja impossvel erro ou confuso.

Assim, no regime institudo pelo Decreto 916, o direito firma era local e admitia-se a
semelhana entre firmas, mas no sua identidade, resolvida pelo acrscimo de designao
distintiva, dado o fato da possvel homonmia das pessoas fsicas scias de uma e outra.

08. A tutela das denominaes vem disposta na Lei das Sociedades por Aes n 6404, de 1976, que
repete o que j constava no Decreto 2627, com os mesmos nmeros de artigo e pargrafo:
Art. 3. A sociedade ser designada por denominao acompanhada das
expresses companhia ou sociedade annima, expressas por extenso ou
abreviadamente mas vedada a utilizao da primeira ao final.
...
2. Se a denominao for idntica ou semelhante a de companhia j
existente, assistir prejudicada o direito de requerer a modificao, por via
administrativa (art. 97) ou em juzo, e demandar as perdas e danos
resultantes.

Quanto s denominaes das sociedades por quotas, que tenham optado por essa forma
de nome comercial, aplica-se a mesma regra, por expressa remessa do art. 18 do Decreto
n 3708, de 1919:

Art. 18. Sero observadas quanto s sociedades por quotas, de


responsabilidade limitada, no que no for regulado no estatuto social, e na
parte aplicvel, as disposies da lei das sociedades annimas.

09. Alm disso, esse direito reconhecido, independentemente de registro ou depsito, nos termos da
Conveno da Unio de Paris para a Proteo de Propriedade Industrial, de 20/03/1883, promulgada, no
Brasil, pelo Decreto 1.263, de 10/10/1994:

Art. 8. O nome comercial ser protegido em todos os pases da Unio sem


obrigao de depsito ou de registro, quer faa ou no parte de uma marca de
fbrica ou de comrcio.

10. No que tange localidade das sociedades, no outro o entendimento seno o de que a exclusividade de
utilizao do nome empresarial no est restrita ao mbito estadual, conforme a localizao da empresa. Tal
questo j foi objeto de profunda anlise na Apelao Cvel n 4163 TJ RJ (publicado na RT 512/246 e RDM
31/94) que concluiu:

...
No mrito, correta a concluso alcanada pelo digno Juiz Eduardo Mayr, na
erudita sentena de fls.
A Constituio Federal inscreve entre os direitos individuais o de uso do nome
comercial. E f-lo em termos que no admitem restries ao garantir ao seu titular
exclusividade desse uso (art. 153, 24). Somente uma interpretao distoante de
todos os princpios de interpretao teleolgica e finalstica poder restringir essa
exclusividade ao mbito estadual, conforme a localizao da sede da empresa. A
ampliao crescente dos meios de comunicao, o vertiginoso desenvolvimento
das relaes comerciais e industriais esto a apontar a necessidade de estender-se
a proteo do nome comercial a mbito nacional.

11. Teria o advento da Lei n 8934, de 1994, que dispe sobre o Registro Pblico de
Empresas Mercantis e Atividades afins modificado esse panorama?

Segundo essa Lei, a proteo ao nome empresarial decorre automaticamente do


arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades, ou de suas
alteraes (art. 33). Os pargrafos desse artigo, que foram vetados pelo ento Presidente
Itamar Franco, declaravam expressamente que essa proteo tinha carter nacional. A
justificativa do veto era o fato de que nem todas as empresas tinham atuao de mbito
nacional, no devendo a Lei generalizar a proteo nacional a todas elas,
indiscriminadamente.

12. Mas o regulamento da Lei, pelo Decreto n 1800, de 1996, foi alm da justificativa do
veto, dispondo:
Art. 61. A proteo ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais,
decorre, automaticamente, do arquivamento da declarao de firma mercantil
individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alteraes desses
atos que impliquem mudana de nome.
1. A proteo ao nome empresarial circunscreve-se unidade federativa de
jurisdio da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o
caput deste artigo.
2. A proteo ao nome empresarial poder ser estendida a outras unidades da
federao, a requerimento da empresa interessada, observada instruo
normativa do Departamento Nacional de Registro do Comrcio DNRC.
Art. 62. O nome comercial atender aos princpios da veracidade e da
novidade e identificar, quando assim o exigir a lei, o tipo jurdico da
sociedade.
...
2. No poder haver colidncia por identidade ou semelhana do nome
empresarial com outro j protegido.
3. O Departamento Nacional de Registro do Comrcio DNRC, atravs de
instrues normativas, disciplinar a composio do nome empresarial e
estabelecer critrios para verificao da existncia de identidade ou
semelhana entre nomes empresariais.

13. Finalmente, a Instruo Normativa DNRC n 53, de 6 de maro de 1996,


estabeleceu:

Art. 7. Observado o princpio da novidade, no podero coexistir, na mesma


unidade federativa dois nomes empresariais idnticos ou semelhantes.
Pargrafo nico. Se a firma ou razo social for idntica a de outra empresa j
registrada, dever ser modificada ou acrescida de designao que a distinga.
Art. 10. Ficam estabelecidos os seguintes critrios para a anlise de
identidade e semelhana dos nomes empresariais, pelos integrantes do Sistema
Nacional de Registro de Empresas Mercantis SINREM:

I. entre firmas ou razes sociais, consideram-se os nomes por inteiro,


havendo identidade se homgrafos e semelhana se homfonos;
II. entre denominaes sociais:

a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por


expresses comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, ocorrendo
identidade se homgrafos e senelhana se homfonos;
b) quando contiverem expresses de fantasia incomuns, sero elas
analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homgrafas e
semelhana se homfonas.

14. A meu ver, as normas do Decreto 1800 e da Instruo Normativa n 53 no passam


de normas procedimentais para as Juntas Comerciais, no elidindo a proteo ampla aos
nomes de empresas em termos territoriais ou de ramos de atividade conforme reiterada
jurisprudncia de nossos tribunais. A respeito do tema, no posso deixar de mencionar
excelente trabalho publicado por KARIN GRAU-KUNTZ, sob o ttulo DO NOME DAS
PESSOAS JURDICAS (Malheiros Editores, 1998), que praticamente esgota o assunto.

I. Pelo exposto, a denominao das sociedades em geral (entre as quais se


incluem as das sociedades de advogados, que no so firmas, embora
compostas dos nomes de scios) goza de exclusividade em todo o territrio
nacional, por aplicao analgica das normas que tutelam os nomes
comerciais ou de empresa, entendimento albergado pela jurisprudncia
ptria, no obstante as restries do Dec. 1800, de 1996, que deve ser
interpretado como um regulamento, que , e que estabelece obrigaes a
serem cumpridas pelas juntas comerciais.

II. No caso de homonmias entre os scios, deve-se aplicar, tambm por


analogia, a regra do 1 do art. 6 do Dec. 916, de 1890, que dispe: Se o
comerciante tiver nome idntico ao de outro j inscrito, dever
acrescentar designao que o distinga.

Assim, se duas sociedades de advogados, inscritas em seccionais diferentes,


tiverem o mesmo nome, obrigao daquela que se constituiu depois
acrescentar designao que a distinga da mais antiga.

III. Embora a exclusividade possa ser exercida em juzo nos moldes do acima
exposto, resta uma questo prtica de como evitar, preventivamente, o
surgimento de sociedades de advogados homnimas.

IV. Entendo que, administrativamente, a OAB poderia baixar provimento nos


moldes da Instruo Normativa DNRC n 53/96, ensejando que as
sociedades de advogados possam promover, nas outras seccionais, um
registro de extenso da proteo de sua denominao social,
independentemente da abertura de filial.

Esse registro seria facultativo e teria funo meramente preventiva, no


representando condio prvia para quem, no o tendo feito, possa ingressar
em juzo para reclamar a modificao de nome que cause confuso ou desvio
de clientela.

Outra alternativa seria a criao do Cadastro Nacional das Sociedades de


Advogados que, automaticamente, integrasse as bases de dados das
seccionais, evitando o surgimento de sociedades de advogados homnimas.

So Paulo, 20 de Setembro de 2001.

NEWTON SILVEIRA
O Nome Sathya Sai Baba
24/10/2001

DIREITO AO USO DO NOME DE BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

DOS FATOS QUE ORIGINARAM A CONSULTA

A FUNDAO BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA DO BRASIL, fundada em 1991,


doravante denominada FUNDAO SAI, tendo tomado conhecimento da existncia de um
instituto cultural denominado INSTITUTO SATHYA SAI DE EDUCAO, doravante
denominado INSTITUTO NOTIFICADO, notificou-o, na pessoa de seu diretor geral, Sr.
Gonalo Vicente de Medeiros, indicando os direitos da FUNDAO SAI sobre o nome
SATHYA SAI BABA e sobre o PROGRAMA SATHYA SAI DE VALORES
HUMANOS.

Em resposta, o notificado relatou seu prprio histrico:

- originrio do Centro Brasileiro para Divulgao da Educao em Valores Humanos,


fundado em 03/04/1993;
- passou, em 30/03/1995, a ser denominado Centro Sathya Sai de Educao em Valores
Humanos.
- finalmente, em 22/02/1999, o Centro Sathya Sai de Educao passou a ser denominado
INSTITUTO SATHYA SAI DE EDUCAO.

DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS

importante que se enumerem as entidades existentes, ostentando, como cerne de sua

denominao social, o nome SRI SATHYA SAI.

Em ordem cronolgica, so elas:

1. FUNDAO BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA DO BRASIL (doravante


denominada FUNDAO SAI) entidade sem fins lucrativos que tem por objeto divulgar a
mensagem do lder espiritual e educador Sri Sathya Sai Baba. Ano de constituio: 1991.

2. COMIT COORDENADOR DO BRASIL DA ORGANIZAO SRI SATHYA


SAI (doravante denominado COMIT COORDENADOR), constitudo por ata de
13/03/1992.

3. INSTITUTO SATHYA SAI DE EDUCAO (doravante denominado


INSTITUTO NOTIFICADO). Ano de constituio: 1993; em 30/03/1995, alterao de
denominao social, de CENTRO BRASILEIRO PARA DIVULGAO DA EDUCAO
EM VALORES HUMANOS, para CENTRO SATHYA SAI DE EDUCAO EM
VALORES HUMANOS.
4. INSTITUTO SRI SATHYA SAI DE EDUCAO DO BRASIL (doravante
denominado INSTITUTO AUTORIZADO), constitudo por ata de 23/05/2000.

De acordo com a estrutura da ORGANIZAO SRI SATHYA SAI MUNDIAL, no Brasil


esto autorizados a usar o nome e explorar a imagem de Sathya Sai Baba a FUNDAO SAI
(responsvel pelos aspectos legais relativos ao nome e imagem de Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba), o COMIT COORDENADOR (rgo gestor mximo, dele emanam as orientaes
para a atuao dos centros, grupos, fundao, escolas, institutos e todas as entidades ligadas
Organizao Sai no Brasil) e o INSTITUTO AUTORIZADO (responsvel pelas atividades
de educao).

Note-se que tanto o COMIT COORDENADOR quanto o INSTITUTO AUTORIZADO


foram constitudos por deliberao da FUNDAO SAI, estando, pois, legitimados a usar o
nome de BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA em suas denominaes sociais.

DOS PRINCPIOS APLICVEIS

I. Da proteo ao nome das pessoas jurdicas.

Desde o advento do Cdigo Civil de 1916, generalizou-se a personificao das


sociedades em decorrncia da inscrio dos seus contratos, atos constitutivos,
estatutos ou compromissos no seu registro peculiar (art. 18 1). Os registros
peculiares so o Registro Civil das Pessoas Jurdicas, a Junta Comercial e, at, o
Conselho Seccional da OAB...

As associaes civis, sem fins lucrativos, tais como as aqui tratadas, receberam
vagas menes no Cdigo Civil, nos arts. 16, I 2 e 22 3, de forma que sua construo
complementada pela Lei de Registros Pblicos e pela doutrina. Destaque-se que
tanto o Cdigo Civil quanto o Comercial usam indistintamente os termos sociedade e
associao, scio e associado, de modo que devemos compreender que a
associao em sentido estrito uma espcie de sociedade, em sentido amplo.
Importante lembrar, tambm, que a associao civil, de intuitos no econmicos,
tem estrutura muito semelhante da sociedade annima, a mais capitalista das
sociedades, como a assemblia de fundao, estatuto e livre circulao de
membros, podendo ambas classificarem-se como institucionais. Os arts. 22 e 23 do
Cdigo Civil fazem expressa distino entre associao de intuitos no econmicos
e sociedade de fins econmicos, antecipando a diviso das sociedades em
empresrias e no empresrias.

Quanto ao nome das sociedades e associaes, o Cdigo Civil faz meno s suas
denominaes no art. 19, I 4.

1
Art. 18. Comea a existncia legal das pessoas jurdicas de direito privado com a inscrio de seus contratos,
atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei especial, ...
2
Art. 16. So pessoas jurdicas de direito privado:
I As sociedades civis, religiosas, pias, morais, cientficas ou literrias, as associaes de utilidade pblica e as
fundaes.
3
Art. 22. Extinguindo-se uma associao de intuitos no econmicos, ...
4
Art. 19. O registro declarar:
I a denominao, os fins e a sede da associao ou fundao.
Para encerrar esta remisso ao Cdigo Civil, devemos assinalar que a definio de
sociedade do art. 1.363 5 aplica-se tanto s civis, quanto s comerciais, visto que o
Cdigo Comercial no as define.

Destarte, a tutela da denominao da pessoa jurdica coincide com sua constituio, nos
termos da lei civil.

Por outro lado, o art. 104, do Decreto-Lei n 7.903/45, que instituiu o Cdigo da Propriedade
Industrial, assim disps:

Art. 104. Considera-se nome comercial a firma ou denominao adotada pela


pessoa fsica ou jurdica, para o exerccio de atividades comerciais, industriais ou
agrcolas.

Pargrafo nico. Equipara-se ao nome comercial, para todos os efeitos da


proteo que lhe dispensa este Cdigo, a denominao das sociedades civis, ou
das fundaes.

Seguindo esse princpio, quanto tutela das firmas e das denominaes, formas do nome
comercial, cabem as seguintes consideraes, aplicveis por analogia s associaes:

No caso do empresrio, o nome ou sinal pelo qual conhecido no comrcio (no s pela
clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comrcio, como fornecedores,
instituies de crdito, distribuidores, etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente
ligado pessoa (natural ou jurdica), ao qual se agrega o conceito pblico de que desfrute.

Na primeira hiptese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2 do Decreto n


916, de 1890 (firma ou razo comercial o nome sob o qual o comerciante ou sociedade
exerce o comrcio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as
denominaes das sociedades por quotas e por aes, tais como constam do contrato ou do
estatuto e no Registro do Comrcio.

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominao social) constitui dever do


empresrio (embora lhe seja lcito alter-la desde que inscreva a alterao no Registro do
Comrcio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. n 916, art. 6),
no sendo alienvel a no ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser
usada antecedida da declarao sucessor de - cf. art. 7).

Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pblica, no derrogveis por vontade das partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito exclusivo de seu titular, podendo
ser formado no s pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominao social), como por
outros nomes ou sinais pelos quais o pblico identifique o comerciante, independentemente
de registro, tal como preceitua o art. 8 da Conveno de Paris. Nesse sentido, equiparam-se
ao nome comercial as denominaes das sociedades civis e das fundaes (Dec.-lei n 7.903,
de 1945, art. 104, pargrafo nico).

Por sua natureza, o nome comercial direito exclusivo absoluto, no limitado ao ramo de
atividade, de modo que, ao menos quanto s denominaes, no podem coexistir no territrio

5
Art. 1.363. Celebram contrato de sociedade as pessoas, que mutuamente se obrigam a combinar
seus esforos ou recursos, para lograr fins comuns.
nacional duas idnticas. No caso de firmas, o princpio se atenua, em face do dever de
veracidade na sua formao. Os ramos de atividades e a localizao s sero levados em conta
em casos de imitao, a fim de se determinar a possibilidade de confuso.

Destaque-se que a proteo ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto no


art. 8 da Conveno de Paris.

A denominao da sociedade annima goza da exclusividade prevista na Constituio, j que


consagrada pela lei especfica (art. 3, 2, da Lei n 6.404, de 1976). Essa exclusividade
opera em todo o territrio nacional, j que a lei no a limita, nem condiciona seu exerccio a
qualquer formalidade de carter estadual ou nacional. O mesmo se aplica s sociedades por
quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto n 3.708, de 1919, Lei das
Sociedades por Aes.

E outro no podia ser o tratamento dispensado s denominaes das pessoas jurdicas, visto
sua prpria existncia dever ser reconhecida em todo o pas em face do art. 18 do Cdigo
Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existncia. O mesmo deve ser observado quanto
s firmas, princpio esse somente atenuado quanto existncia dos homnimos, quando se
aplica a regra dos 1 e 2 do art. 6 do Decreto n 916, de 1890 (destaque-se que mesmo
esse antigo decreto somente previa a possibilidade da homonmia para o caso das firmas, no
se aplicando a restrio territorial do art. 6 s denominaes das companhias annimas,
reguladas no art. 4).

Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida em
todo o territrio nacional, a mesma regra deve ser aplicada quanto aos nomes semelhantes.
preciso, todavia, haver um critrio para se estabelecer qual a semelhana vedada (a Lei das
Sociedades por Aes se refere no 2 do art. 3 a denominaes idnticas ou semelhantes,
nada esclarecendo a respeito). Quando se tratarem de denominaes arbitrariamente
escolhidas, o critrio deve ser mais rgido, especialmente se tais denominaes contiverem
palavra ou expresso de fantasia, pelas quais seja a pessoa jurdica conhecida. Nesse hiptese,
tal nome ou expresso passa a constituir o prprio nome comercial, devendo receber a mesma
tutela conferida ao nome completo. A semelhana vedada aquela que possa estabelecer
confuso a todos aqueles que venham a se relacionar com os titulares dos nomes (e no
apenas clientela, pelo que tais nomes ou expresses no se acham sujeitos ao princpio da
especialidade, que se aplica s marcas). Na prtica, os tribunais levam em conta o local da
sede, o ramo de atividade e eventuais dessemelhanas na denominao completa, no porque
a proteo ao nome comercial seja local ou limitada ao ramo de atividade, mas porque esses
elementos de fato podem conduzir concluso da impossibilidade de confuso.

A tutela das denominaes vem disposta na Lei da Sociedades por Aes n 6404, de 1976,
que repete o que j constava no Decreto 2627, com os mesmos nmeros de artigo e pargrafo:

Art. 3. A sociedade ser designada por denominao acompanhada das


expresses companhia ou sociedade annima, expressas por extenso ou
abreviadamente mas vedada a utilizao da primeira ao final.
...
2 - Se a denominao for idntica ou semelhante a de companhia j existente,
assistir prejudicada o direito de requerer a modificao, por via administrativa
(art. 97) ou em juzo, e demandar as perdas e danos resultantes.

Alm disso, esse direito reconhecido, independentemente de registro ou depsito, nos


termos da Conveno da Unio de Paris para a Proteo de Propriedade Industrial, de
20/03/1883, promulgada, no Brasil, pelo Decreto 1.263, de 10/10/94:

Art. 8 - O nome comercial ser protegido em todos os pases da Unio sem


obrigao de depsito ou de registro, quer faa ou no parte de uma marca de
fbrica ou de comrcio.

J o art. 195, V, da Lei n 9.279/96 (nova Lei de Propriedade Industrial), define, com toda a
clareza, como crime, a violao de nome comercial pertencente a outrem:

Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem:


...
V - usa, indevidamente, nome comercial, titulo de estabelecimento ou insgnia
alheios ou vende, expe ou oferece venda ou tem em estoque produto com essas
referncias;
...

A proteo ao nome comercial no restrita ao ramo de atividade de seu titular, visto que a lei
no limita essa proteo, no sendo lcito ao intrprete criar limitaes no previstas pelo
legislador. Alis, tratando-se de denominaes, a doutrina unnime a respeito, podendo-se
citar a lio de Tullio Ascarelli, que durante tantos anos pontificou no meio jurdico
brasileiro:

Es decir, puede cuestionarse si la denominacin social no deberia diferenciar-se


de la de cualquer otra persona jurdica o colectividad y si, a su vez, no deberia
protegerse en todo el territrio nacional y, por tanto, ms all del mbito de la
actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la possibilidad de
confusin con la denominacin de otra persona jurdica o colectividad. De otro
modo, en efecto, la tutela de la denominacin no comprende el possible perjuicio
que tambim ocasionar (por ejemplo, a efectos del crdito bancario) una
denominacin similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en
el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la lcita existencia de
homnimos, est lejos de ser necessaria para la denominacin, libremente elegida,
de la persona jurdica o de la colectividad organizada

(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales - Barcelona, 1970, pg.


379).

Nesse diapaso, pronunciou-se o Desembargador Cezar Peluso, do Tribunal de Justia do

Estado de So Paulo, como Relator na Apelao Cvel n 78.942-1. Confira-se trecho do

brilhante acrdo:

Nem se exige, segundo os princpios, que se trate de conflito onomstico entre


pessoas fsicas ou jurdicas que exercitem atividades comerciais idnticas,
semelhantes, relativas ou afins, reconhecem-no a doutrina (...).

E razo que assim seja, porque, visando a lei a discernir, umas das outras as
firmas e denominaes comerciais, a fim de evitar confuso, o princpio tem
inteira aplicao, ainda que diversifique o gnero de atividade das sociedades,
porque a proteo das denominaes no pressupe necessariamente o elemento
concorrncia, circunstncia que apenas influi para agravar a possibilidade de
confuso (GAMA CERQUEIRA, j no parecer in Revista dos Tribunais, vol.
249, pg. 37, e na op. ult. Cit., pg. 321. Grifos nossos). Esta o substrato da
interdio de homonmias (homografias e homofonias), cujas conseqncias
danosas transitam da possibilidade imediata de estorvos a relacionamento
mercantil alem dos fiscos provveis de desvio de clientela e de grave
promiscuidade dos conceitos pblicos.

J o Decreto n 1800/96 dispe:

Art. 62. O nome empresarial atender aos princpios da veracidade e da


novidade e identificar, quando assim o exigir a lei, o tipo jurdico da sociedade.
...
2. No poder haver colidncia por identidade ou semelhana do nome
empresarial com outro j protegido.

3. O departamento Nacional de Registro do Comrcio - DNRC, atravs de


instrues normativas, disciplinar a composio do nome empresarial e
estabelecer critrios para verificao da existncia de identidade ou semelhana
entre nomes empresariais."

Finalmente, a Instruo Normativa DNRC n 53, de 6 de maro de 1996, estabeleceu no


pargrafo nico do art. 7:

Se a firma ou razo social for idntica a de outra empresa j registrada, dever


ser modificada ou acrescida de designao que a distinga.

E no art. 10:

Ficam estabelecidos os seguintes critrios para a anlise de identidade e


semelhana dos nomes empresariais, pelos integrantes do Sistema Nacional de
Registro de Empresas Mercantis - SINREM:

I. - entre firmas ou razes sociais, consideram-se os nomes por inteiro, havendo


identidade se homgrafos e semelhana se homfonos;

II - entre denominaes sociais:

a) consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por expresses


comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar ocorrendo identidade se
homgrafos e semelhana se homfonos;

b) quando contiverem expresses de fantasia incomuns, sero elas analisadas


isoladamente, ocorrendo identidade se homgrafas e semelhana se homfonas.

A meu ver, as normas do Decreto 1800 e da Instruo Normativa n 53 no passam de normas


procedimentais para as Juntas Comerciais, no elidindo a proteo ampla aos nomes de
empresas em termos territoriais ou de ramos de atividade conforme reiterada jurisprudncia
de nossos tribunais. A respeito do tema, vale ser mencionado excelente trabalho publicado por
KARIN GRAU-KUNTZ, sob o ttulo DO NOME DAS PESSOAS JURDICAS (Malheiros
Editores 1998), que praticamente esgota o assunto.
II. Da proteo s marcas.

No Brasil, vigora o sistema atributivo de direitos sobre a marca (art. 129, da Lei n 9.279/96
Lei da Propriedade Industrial 6), isto , a proteo conferida pelo registro validamente
expedido pelo rgo competente, o INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.

As marcas registradas tm sua proteo assegurada em mbito nacional, mas restrita a


determinado segmento de atividades princpio da especialidade.

Isto significa que o titular de uma marca registrada detm um direito de uso exclusivo,
oponvel erga omnes, para identificar determinados produtos e/ou servios reivindicados no
pedido de registro respectivo, organizados de acordo com a classificao do INPI.

Note-se que, como regra geral, a marca registrada pode impedir o registro de outra idntica ou
semelhante, para distinguir produto ou servio pertencente a segmento idntico ou afim (art.
124, XIX, da Lei n 9.279/96 7).

Destarte, a proteo a nomes registrados, no INPI ou no registro competente de pessoas


jurdicas (confira-se tpico anterior), obsta a que terceiros os reivindiquem para si, a qualquer
ttulo (como marca, como nome empresarial, como nome de domnio), bem como os
explorem, sem autorizao do titular respectivo.

III. Dos direitos autorais.

O art. 8, I da Lei n 9.610/98 exclui da tutela aos direitos autorais qualquer forma de

metodologia. Confira-se:

Art. 8. No so objeto de proteo como direitos autorais e que trata esta Lei:

I as idias, procedimentos normativos, sistemas, mtodos, projetos ou conceitos

matemticos como tais.

...

Haveria, contudo, proteo se uma metodologia fosse expressa de forma nova e original, caso
em que a tutela autoral recairia sobre sua forma de expresso, de contedo literrio e/ou
artstico.

6
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme disposies desta
lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o territrio nacional, ...
7
Art. 124, XIX No so registrveis como marca ... reproduo ou imitao, ainda que com acrscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou servio idntico, semelhante ou afim, suscetvel
de causar confuso ou associao com marca alheia.
IV. Do patronmico SATHYA SAI BABA

Legitimados, portanto, a FUNDAO SAI e o COMIT COORDENADOR requereram e


obtiveram o registro de marcas compostas pelo patronmico em tela (ou a partir dele), a saber:

Fundao Sai.

1) Marca nominativa BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA, objeto do registro n


819649260, concedido em 06/07/1999, oriundo de depsito datado de 13/11/1996, na
classe 41(10.40.70), para assinalar servios de ensino e educao de qualquer natureza e
grau; de organizao de feira, exposio, congresso, espetculo artstico, desportivo e
cultural; de carter comunitrio, filantrpico e beneficente.

2) Marca nominativa PROGRAMA SATHYA SAI DE VALORES HUMANOS, objeto


do registro n 820320129, concedido em 26/10/1999, oriundo de depsito datado de
09/10/1997, na classe 41(10.40.70), para assinalar servios de ensino e educao de
qualquer natureza e grau; de organizao de feira, exposio, congresso, espetculo
artstico, desportivo e cultural; de carter comunitrio, filantrpico e beneficente.

A FUNDAO SAI tem em seu nome, ainda, trs pedidos de registro em trmite no
INPI:

- pedido n 820249815, para a marca mista VERDADE RETIDO PAZ AMOR NO-
VIOLNCIA, na classe na classe 41(10.40.70), para assinalar servios de ensino e
educao de qualquer natureza e grau; de organizao de feira, exposio, congresso,
espetculo artstico, desportivo e cultural; de carter comunitrio, filantrpico e
beneficente. Depositado em 18/09/1997, esse pedido est publicado na Revista da
Propriedade Industrial n 1516, de 25/01/2000, para cincia e eventual oposio de
terceiros;

- pedido n 8228039992, para a marca nominativa BHAGAVAN SRI SATHYA SAI


BABA, na classe internacional 16, para assinalar livros, folhetos e impressos em geral.
Depositado em 14/06/2000, esse pedido foi publicado na Revista da Propriedade
Industrial n 1549, de 12/09/2000, para cincia e eventual oposio de terceiros;

- pedido n 822804000, para a marca nominativa BRACAVAN SRI SATHYA SAI


BABA (sic.), na classe internacional 41, para assinalar publicaes peridicas, jornais,
revistas, livros e impressos em geral. Depositado em 14/06/2000, esse pedido foi
publicado na Revista da Propriedade Industrial n 1548, de 05/09/2000, para cincia e
eventual oposio de terceiros.

Comit Coordenador.

1) Marca nominativa SRI SATHYA SAI, objeto do registro n 846719845, concedido em


04/07/1995, oriundo de depsito datado de 07/05/1992, na classe 41(60), para assinalar
servios de carter desportivo, recreativo, social e cultural, sem finalidade lucrativa;
2) Marca figurativa, objeto do registro n 817131477, concedido em 20/12/1994, oriundo de
depsito datado de 09/02/1993, na classe 41(60), para assinalar servios de carter
desportivo, recreativo, social e cultural, sem finalidade lucrativa.

DOS DIREITOS DAS PARTES ENVOLVIDAS

Assim, as entidades da ORGANIZAO SRI SATHYA SAI no Brasil, especialmente a


FUNDAO SAI e o COMIT COORDENADOR so titulares legtimos de
denominaes e de marcas registradas, cujo elemento diferenciador remete ao patronmico do
mentor indiano (confiram-se anexos que acompanham o presente estudo).

Tambm o INSTITUTO AUTORIZADO, dada sua origem, tem plena legitimidade para
ostentar o nome de BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA em sua denominao.

certo, pois, que os princpios genricos acima tratados, no que tange tutela aos nomes das
pessoas jurdicas, so plenamente aplicveis ao fattispecie que originou o presente estudo.

Depreende-se de tais princpios que, dada a ordem cronolgica de constituio das entidades
autorizadas pela ORGANIZAO SRI SATHYA SAI e de adoo das denominaes
respectivas, inadmissvel que o INSTITUTO NOTIFICADO siga utilizando a
denominao que adotou, a partir de 30/03/1995, sob pena de serem tomadas contra ele as
medidas judiciais adiante especificadas.

DAS MEDIDAS CABVEIS - DA LEGITIMIDADE


Conforme relatado, o INSTITUTO NOTIFICADO passou a ostentar o nome SATHYA

SAI, como cerne de sua denominao, somente em 30/03/1995.

Ora, a FUNDAO SAI foi constituda e conta com proteo sua denominao social

desde 1991.

O COMIT COORDENADOR, por sua vez, foi constitudo e conta com proteo sua

denominao social desde 1992.

Assim, tanto a FUNDAO SAI quanto o COMIT COORDENADOR tm legitimidade

para a adoo de medidas judiciais e extrajudiciais em face do INSTITUTO NOTIFICADO,

a saber:
- Notificao Extrajudicial, via Cartrio de Registro de Ttulos e Documentos, visando
compelir aquele instituto a cessar o uso do nome SATHYA SAI, a qualquer ttulo,
alterando o registro respectivo. Trata-se de medida de carter preventivo, hbil a
resguardar direitos e prevenir responsabilidades.

- Medida Cautelar de Protesto e Notificao Judicial (art. 867 e seguintes do Cdigo de


Processo Civil), perante o Poder Judicirio, visando compelir aquele instituto a cessar o
uso do nome SATHYA SAI, a qualquer ttulo, alterando o registro respectivo. Trata-se de
medida de carter preventivo, com maior impacto que a notificao via cartrio, hbil
tambm a resguardar direitos e prevenir responsabilidades.

- Ao Ordinria de contedo cominatrio, eventualmente cumulada com pleito de perdas e


danos, com o mesmo objetivo das medidas supra-relacionadas.

Ressalte-se que cada uma dessas providncias tangem a signos distintivos relacionados com

direito de uso de patronmico (direito de personalidade), no podendo ser vedada a divulgao

da doutrina do lder espiritual SATHYA SAI BABA (art. 8, I, da Lei n 9.610/98 - confiram-

se consideraes supra sobre direitos autorais).

Por derradeiro, fica, desde j, mencionado o resultado de buscas no banco de dados do INPI

que indicam a existncia de pedidos de registro em andamento, para marcas compostas a

partir dos nomes SATHYA e SATHYA SAI:

1) pedido de registro n 820704555, para a marca mista SATHYA, em nome de SIGNO


GRAPHO EDITORA LTDA., na classe 11(10), para assinalar jornais, revistas e
publicaes peridicas em geral. Trata-se de pedido deferido, devendo o requerente pagar
as taxas federais relativas concesso do registro e expedio do certificado respectivo.

2) pedido de registro n 822988313, para a marca mista INSTITUTO SATHYA SAI DE


EDUCAO (precisamente o INSTITUTO NOTIFICADO), na classe internacional
41, para assinalar servios de ensino e de educao em geral; publicao e emprstimo de
livros; edio de fitas de vdeo. Esse pedido foi publicado, tendo-se expirado o prazo para
oposio de terceiros.

Seria de cautela o acompanhamento do processamento desses pedidos, para a tomada da nica

medida cabvel, ainda na esfera administrativa, perante o INPI: a instaurao de processos

administrativos de nulidade, quando da concesso dos registros respectivos.

CONCLUSO

O presente estudo teve o intuito de apontar os direitos aos signos distintivos em jogo,

tutelados pelas normas do Direito Civil, do Direito Comercial e da legislao marcria.

Procurou-se, ainda, estabelecer a titularidade respectiva, exclusiva das entidades legitimadas

por autorizao da ORGANIZAO SATHYA SAI e, em conseqncia, a legitimidade das

mesmas para a adoo de medidas hbeis a preserv-los, em face de terceiros que os

pretendam violar, tal como vem fazendo o INSTITUTO NOTIFICADO.

A reflexo no pode excluir uma ponderao acerca do direito ao uso do nome de pessoas

clebres. Universalmente reconhecido, desde que no seja expressamente impugnado, h de

prescindir do consentimento de seus herdeiros ou sucessores. A rigor, so nomes incorporados

ao patrimnio pblico: de uma coletividade ou de toda a humanidade. Assim, SANTO

AGOSTINHO, ALBERT EINSTEIN etc.

Contudo, uma autorizao expressa do titular respectivo prevalecer sobre uma utilizao

tolerada admitida tacitamente mormente em situaes como a que se nos apresenta, de


conflito entre duas ou mais pessoas jurdicas que, pretendendo exercer as mesmas atividades,

fazem uso do patronmico de uma mesma celebridade.

Esse meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 24 de outubro de 2001.

NEWTON SILVEIRA
O Nome Safra
23/11/1999

CONSULTA

O BANCO SAFRA S.A., por sua Diretoria, formulou-me consulta acerca da questo abaixo
descrita.

O nome SAFRA constitui a parte essencial e caracterstica do nome comercial do BANCO,


cuja importncia irradia para as empresas controladas.

O nome SAFRA tambm marca registrada pelo BANCO na sua rea de atividade e registrada pelas demais
empresas do grupo, nas suas respectivas reas de atuao.

O nome SAFRA , ainda, patronmico dos fundadores e controladores do BANCO SAFRA, que consentiram
em sua adoo como nome comercial e marca das instituies financeiras e demais empresas integrantes do
grupo.

Em diversas oportunidades tais nomes comerciais e marcas foram opostos em juzo a terceiras empresas que
haviam adotado o nome SAFRA como nome comercial, marca ou ttulo de estabelecimento, sempre obtendo
provimentos judiciais favorveis, determinando a cessao do uso desautorizado de tal nome. Essas decises
judiciais enfatizaram a notoriedade do nome SAFRA no mercado e o direito dos fundadores e controladores do
BANCO a seu nome de famlia.

Passados vrios anos, os controladores do BANCO fundaram, cada qual, empresas que atuam no mercado
financeiro e/ou na prestao de servios auxiliares s atividades financeiras, no pressuposto de que tm o direito
de assim faz-lo, j que SAFRA constitui seu patronmico e podem utiliz-lo na denominao social de outras
empresas que no participam do conglomerado financeiro que fundaram.

A administrao do BANCO, por sua vez, ciente do valor econmico do nome, o qual se agregou ao valor das
empresas que dele se utilizam legitimamente, preocupou-se com esse fato, na medida em que possa diminuir o
valor de seu aviamento, pelo efeito da diluio desse sinal distintivo, em prejuzo das empresas e, via de
conseqncia, dos acionistas minoritrios.

Decorre do problema, como colocado, um conflito entre o direito


personalssimo ao patronmico (que compete aos membros da famlia) e o direito empresarial ao mesmo nome,
como signo distintivo das empresas, seus produtos e servios.

Nessas circunstncias, a consulta pode ser resumida da seguinte forma: lcito aos controladores do BANCO
utilizarem-se do nome SAFRA em outras empresas, ou esse fato pode ensejar a alegao de abuso dos
controladores?

Isso posto, passo ao meu parecer a respeito, dividido nas seguintes partes:

I. Marca e nome comercial


II. O direito ao nome civil
III. Da jurisprudncia

IV. Concluses

I. MARCA E NOME COMERCIAL

Em minha tese de doutorado na USP, publicada em 1984 pela Editora Saraiva, sob o ttulo LICENA DE USO
DE MARCA E OUTROS SINAIS DISTINTIVOS, abordei o mesmo tema que agora me submetido.
Naquele livro tratei, entre outros sinais distintivos, do direito marca e ao nome comercial e da colidncia entre
estes sinais, conforme breve resumo que fao a seguir, com as devidas adaptaes aps o advento da Lei de
Propriedade Industrial n 9279, de 1996.

O nome comercial distingue o prprio empresrio, firma individual ou pessoa jurdica,


no exerccio do comrcio.

Da mesma forma que o nome civil do cidado constitui a um s tempo um


direito e uma obrigao, no podendo uma pessoa alter-lo ou substitu-lo,
seno nos casos em que a lei autoriza, mas estando preservado, como
elemento da personalidade, na mesma medida desta, o nome que o
comerciante tenha adotado no comrcio (que, no caso do comerciante
individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome civil) preservado
pela lei da usurpao e da imitao.

No caso do empresrio, o nome ou sinal pelo qual conhecido no comrcio (no s pela
clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comrcio, como fornecedores,
instituies de crdito, distribuidores, etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente
ligado pessoa (natural ou jurdica), ao qual se agrega o conceito pblico de que desfrute.

Na primeira hiptese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2 do Decreto n.


916, de 1890 (firma ou razo comercial o nome sob o qual o comerciante ou sociedade
exerce o comrcio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as
denominaes das sociedades por quotas e por aes, tais como constam do contrato ou do
estatuto e no Registro do Comrcio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigao
do empresrio e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade solidria dos
scios a que, normalmente, no estariam obrigados.

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominao social) constitui dever


do empresrio (embora lhe seja lcito alter-la desde que inscreva a alterao no Registro
do Comrcio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. n. 916, art.
6), no sendo alienvel a no ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse
caso ser usada antecedida da declarao sucessor de cf. art. 7).

Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pblica, no derrogveis por vontade das


partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito exclusivo de seu titular,


podendo ser formado no s pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominao
social), corno por outros nomes ou sinais pelos quais o pblico identifique o
comerciante, independentemente de registro, tal como preceitua o art. 8 da Conveno
de Paris. Nesse sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominaes das
sociedades civis e das fundaes (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, pargrafo nico) .
Por sua natureza, o nome comercial direito exclusivo absoluto, no limitado ao ramo de
atividade, de modo que, ao menos quanto s denominaes, no podem coexistir no
territrio nacional duas idnticas. No caso de firmas, o princpio se atenua, em face do
dever de veracidade na sua formao. Os ramos de atividades e a localizao s sero
levados em conta em casos de imitao, a fim de se determinar a possibilidade de confuso.

Ao mesmo tempo em que o empresrio organiza os meios de que dispe para o


exerccio da empresa, conjugando-os a fim de otimizar os resultados, destinao essa
que d unidade ao estabelecimento e que decorre de uma atividade criadora, aplica ao
prprio estabelecimento e aos produtos de sua atividade sinais (nomes e/ou smbolos)
que possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores (ou usurios).

Muito embora tais sinais no constituam obras do esprito (como as invenes e obras
artsticas), esto em estreita ligao com tal tipo de atividade, sendo por isso tutelados (se o
sinal, em si, contm o resultado direto da atividade criadora, podendo ser considerado, p.
ex., uma obra de desenho, poder receber a tutela mais ampla dos direitos de autor). No
condio, entretanto, para receber a tutela da lei como sinal identificador, que seja ele uma
obra do esprito. Mesmo na lei de direitos autorais a proteo ao ttulo da obra no
absoluta (como seria se recebesse tratamento de obra intelectual).
A proteo aos sinais distintivos utilizados pelo empresrio no exerccio da empresa
decorre de seu direito a individualizar-se em uma situao de concorrncia. Assim sendo,
como elementos identificadores da atividade "aziendal", todos os sinais usados pelo
empresrio devem receber a mesma tutela contra a concorrncia desleal,
independentemente de sua especializao em signos do empresrio, do estabelecimento ou
do produto ou servio. Nesse sentido, tais sinais no constituem bens imateriais (embora
sejam imateriais), mas acessrios de bens imateriais (estes no significado de obras do
esprito, acrescidas ao patrimnio intelectual da humanidade pela atividade criativa de um
agente o autor em relao s obras intelectuais; o inventor, em relao inveno; o
empresrio, em relao ao aviamento).

Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei reconhece a existncia dos bens imateriais
obras do esprito cria, por sua vez, novos bens imateriais obra da lei nestes
buscando reprimir a concorrncia desleal, utilizando a mesma tcnica que pareceu
apropriada tutela das obras intelectuais. Nesse nvel, ento, se renem numa s
categoria de bens imateriais tanto as criaes intelectuais quanto os signos exteriores que
as identificam.

A marca evoluiu da "assinatura" do produtor aposta ao produto, ou de um sinal de


propriedade aposto s mercadorias em trnsito ou depositadas em armazns, a um sinal que
vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedncia constante de
determinado produto, mercadoria ou servio, oferecidos em concorrncia com outros de
procedncia diversa. A marca pressupe a existncia, ao menos potencial, de produtos
idnticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento
de concorrncia, e no de monoplio.

Todos os sinais distintivos se acham ligados, por uma relao de titularidade, ao empresrio
que os explora. O crescimento do aviamento decorre da reputao do empresrio, do bom
atendimento que recebe o pblico no estabelecimento, da qualidade dos produtos e servios
e da publicidade, conceito esse que se comunica, por sua vez, a cada um desses elementos
isolados, concentrando-se nos sinais que os distinguem.

Um desses elementos, o produto, recebeu especial ateno do legislador,


devido sua qualidade de poder desligar-se do estabelecimento e circular
como mercadoria. As tcnicas modernas de prestao de servios tornaram
possvel tambm a desvinculao dos servios do local de negcios. O nome
ou smbolo com os quais o produtor marcava seus produtos, como signo
indicador do prprio produtor ou do local de produo, passaram a constituir
nome ou sinal do produto (mercadoria ou servio). Esse o significado atual
da marca de indstria e/ou comrcio e de servios.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespcie de produtos.


Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulrio,
encontram-se alguns com caractersticas prprias, que foram designados por
um nome ou smbolo pelo titular da marca. Isso torna possvel aos
consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem
adquirir (ou os servios que desejam utilizar) e ao empresrio referi-los em
sua publicidade.

Pela importncia econmica da marca, sua utilidade para os consumidores e pelo


estmulo que representa livre concorrncia, o legislador, a par de manter as normas
que reprimem a concorrncia desleal e punem os atos confusrios, conferiu marca o
status de bem imaterial exclusivo (objeto de uma "propriedade" idntica outorgada s
obras do esprito), status esse que decorre do registro criado pela lei.

Essa autonomia do sinal, criada pela lei, torna-o passvel de propriedade e de circulao
como objeto de negcios jurdicos, mas no se trata de uma propriedade sobre o prprio
sinal (como ocorre com os outros bens imateriais, obras intelectuais), mas sobre a aplicao
do sinal a determinado produto, mercadoria ou servio, ou seja, corresponde ao uso
exclusivo do sinal quanto a determinada categoria de bens materiais ou imateriais
servios (como o ttulo de obra, que distingue uma coisa incorprea). Como em nosso
sistema o registro pode anteceder ou substituir o uso do sinal (embora ocorra a
desconstituio desse direito se o uso no se inicia em certo prazo), o direito sobre o sinal,
decorrente do registro, corresponde aplicao, com exclusividade, sobre determinada
categoria de produtos ou artigos abstratamente considerados.

Em qualquer das hipteses, cada um dos direitos se exerce em relao a uma srie
determinada de produtos, mercadorias ou servios.

O registro garante a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o territrio nacional


para assinalar os produtos, mercadorias ou servios do titular, na classe correspondente
sua atividade, a fim de distingui-los de outros idnticos ou semelhantes. O registro da
marca vigorar pelo prazo de dez anos, contados da data da expedio do certificado de
registro, podendo ser renovado por perodos iguais e sucessivos, desde que requerida a
prorrogao na forma da lei.

Eis a o contedo e mbito do direito decorrente do registro. O contedo o da


propriedade e uso exclusivo do sinal para assinalar as mercadorias, produtos ou servios
do titular distinguindo-os de outros idnticos ou semelhantes. O mbito em relao aos
artigos e servios o daqueles indicados no certificado de registro (seja pelos artigos ou
servios diretamente especificados, seja pela indicao de seu gnero, seja pela indicao
do ramo de atividade a que correspondam). Em relao ao mbito territorial, todo o
territrio nacional, no limitado regio em que de fato sejam vendidos os artigos ou
prestados os servios. Quanto ao mbito temporal o da durao do registro e de suas
sucessivas prorrogaes.

No tempo, territrio e quanto aos artigos ou servios constantes do registro, tem o seu
titular o direito de proibir que qualquer outro utilize o mesmo sinal ou sinais
semelhantes, hbeis a causar confuso, em artigos ou servios idnticos ou afins e em
"papis, impressos e documentos" relativos sua atividade. O direito exclusivo
compreende tambm a faculdade de proibir a reproduo da marca ou suas imitaes,
com o fim de ser utilizada na forma acima indicada.

Ao titular do registro faculta-se a propositura de ao penal contra os infratores, a busca


e apreenso preliminar da queixa-crime e a medida complementar de destruio das
marcas contrafeitas, bem como as aes civis para pleitear a absteno com a cominao
de pena pecuniria e a de perdas e danos.

A Constituio Federal determina que "a lei assegurar aos autores de inventos
industriais privilgio temporrio para sua utilizao, bem como proteo s criaes
industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos", remetendo lei ordinria o estabelecimento da forma e condies dessa
proteo.

No entanto, a proteo ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto


no art. 8 da Conveno de Paris.

A denominao da sociedade annima goza da exclusividade prevista na Constituio, j


que consagrada pela lei especfica (Art. 3, 2, da Lei n. 6.404, de 1976). Essa
exclusividade opera em todo o territrio nacional, j que a lei no a limita, nem condiciona
seu exerccio a qualquer formalidade de carter estadual ou nacional. O mesmo se aplica s
sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do Decreto n. 3.708, de
1919, Lei das Sociedades por Aes.

E outro no podia ser o tratamento dispensado s denominaes das pessoas jurdicas,


visto sua prpria existncia dever ser reconhecida em todo o pas em face do art. 18 do
Cdigo Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existncia. O mesmo deve ser
observado quanto s firmas, princpio esse somente atenuado quanto existncia dos
homnimos, quando se aplica a regra dos 1 e 2 do art. 6 do Decreto n. 916, de
1890 (destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da
homonmia para o caso das firmas, no se aplicando a restrio territorial do art. 6 s
denominaes das companhias annimas, reguladas no art. 4).
Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida
em todo o territrio nacional, a mesma regra deve ser aplicada quanto aos nomes
semelhantes. preciso, todavia, haver um critrio para se estabelecer qual a semelhana
vedada (a Lei das Sociedades por Aes se refere no 2 do art. 3 a denominaes
idnticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito). Quando se tratarem de
denominaes arbitrariamente escolhidas, o critrio deve ser mais rgido, especialmente se
tais denominaes contiverem palavra ou expresso de fantasia, pelas quais seja a pessoa
jurdica conhecida. Nesse hiptese, tal nome ou expresso passa a constituir o prprio
nome comercial, devendo receber a mesma tutela conferida ao nome completo. A
semelhana vedada aquela que possa estabelecer confuso a todos aqueles que venham a
se relacionar com os titulares dos nomes (e no apenas clientela, pelo que tais nomes ou
expresses no se acham sujeitos ao princpio da especialidade, que se aplica s marcas).
Na prtica, os tribunais levam em conta o local da sede, o ramo de atividade e eventuais
dessemelhanas na denominao completa, no porque a proteo ao nome comercial seja
local ou limitada ao ramo de atividade, mas porque esses elementos de fato podem
conduzir concluso da impossibilidade de confuso.

Pela ampla proteo conferida ao nome comercial, o uso de sua parte caracterstica por
terceiros depende da competente autorizao do titular, na medida em que este tem o
direito de proibir sua utilizao em todo o territrio nacional para qualquer ramo de
atividade. J os sinais sujeitos ao princpio da especialidade, como as marcas, so dotados
de exclusividade apenas em relao aos ramos de atividades respectivos. Dessa forma, o
uso de marca para assinalar produtos diversos lcito e independe de autorizao do
titular. Igualmente, seu emprego em ttulo de estabelecimento ou insgnia em ramo
diferente preenche o requisito suficiente da novidade relativa. Deve ser considerado ilcito,
entretanto, o uso de marca em ttulo de estabelecimento ou insgnia, em nome comercial ou
sinal e expresso de propaganda destinados a assinalar atividades correlacionadas com os
artigos ou servios distinguidos pela marca. Nessas circunstncias, a marca impede a
formao de nome comercial que a contenha, exceto se o objeto da sociedade nada tenha
que ver com os artigos ou servios por ela assinalados (ficando, em conseqncia, a
sociedade impedida de ampliar seu objeto social de modo a abranger atividades
correlacionadas).

Em todos os casos em que exista exclusividade sobre o sinal, tal exclusividade opera no
s entre sinais do mesmo tipo, mas de forma cruzada dentro dos mbitos respectivos, de
modo que o titular do sinal possui o ius excludendi alios.

Teria a situao se alterado no decurso destes 15 anos? Qual o arsenal legislativo de que dispomos hoje?

Antes de mais nada, foi repristinado o Decreto n 916, de 1990, que criou, na Repblica, o registro de firmas ou
razes sociais.

O Decreto cuida das firmas e no das denominaes e seu art. 6 estabelece a seguinte regra:

"Art. 6. Toda firma nova dever se distinguir de qualquer outra que exista inscrita no
registro do lugar.

1. Se o comerciante tiver nome idntico ao de outro j inscrito, dever


acrescentar designao que o distinga."

Acrescenta seu art. 10:

Art. 10. O emprego ou uso ilegal de firma registrada ou inscrita dar direito ao dono de
exigir a proibio desse uso e a indenizao por perdas e danos, alm da ao criminal que
no caso couber.
...
3. Tambm ser sumria e processada no juzo comercial a ao para
obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idntica, a modific-la por
forma que seja impossvel erro ou confuso".
Assim, no regime institudo pelo Decreto 916, o direito firma era local e admitia-se a semelhana entre firmas,
mas no sua identidade, resolvida pelo acrscimo de designao distintiva, dado o fato da possvel homonmia
das pessoas fsicas scias de uma e outra.

J as denominaes das sociedades no so objeto daquele Decreto, que expressamente dispe:

"Art. 13. No sero inscritas as companhias annimas.


Art. 15. Este Decreto no se refere ao nome comercial ou industrial, continuando em todo
o vigor os Decretos ns. 3.346, de 14 de outubro de 1887, e 9.818, de 31 de dezembro do
mesmo ano."

A tutela das denominaes vem disposta na Lei da Sociedades por Aes n 6404, de 1976, que repete o que j
constava no Decreto 2627, com os mesmos nos de artigo e pargrafo:

Art. 3 - A sociedade ser designada por denominao acompanhada das expresses


companhia ou sociedade annima, expressas por extenso ou abreviadamente mas
vedada a utilizao da primeira ao final.
...
2 - Se a denominao for idntica ou semelhante a de companhia j existente, assistir
prejudicada o direito de requerer a modificao, por via administrativa (art. 97) ou em
juzo, e demandar as perdas e danos resultantes.

Quanto s denominaes das sociedades por quotas, que tenham optado por essa forma de nome comercial,
aplica-se a mesma regra, por expressa remessa do art. 18 de Decreto n 3708, de 1919:

Art. 18 Sero observadas quanto s sociedades por quotas, de responsabilidade limitada,


no que no for regulado no estatuto social, e na parte aplicvel, as disposies da lei das
sociedades annimas.

Alm disso, esse direito reconhecido, independentemente de registro ou depsito, nos termos da Conveno
da Unio de Paris para a Proteo de Propriedade Industrial, de 20/03/1883, promulgada, no Brasil, pelo
Decreto 1.263, de 10/10/94:

Art. 8 - O nome comercial ser protegido em todos os pases da Unio sem obrigao
de depsito ou de registro, quer faa ou no parte de uma marca de fbrica ou de
comrcio.

J o art. 195, V, da Lei n 9.279/96 (nova Lei de Propriedade Industrial), define, com toda a clareza, como
crime, a violao de nome comercial pertencente a outrem:

Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem:


...
V usa, indevidamente, nome comercial, ttulo de estabelecimento ou insgnia alheios ou
vende, expe ou oferece venda ou tem em estoque produto com essas referncias;
...

Quanto ao uso de marca registrada de terceiro em nome comercial, esse uso fere o direito exclusivo que decorre
do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,


conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo
o territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e de certificao o disposto
nos arts. 147 e 148.

A proteo ao nome comercial no restrita ao ramo de atividade de seu titular, visto que a lei no limita essa
proteo, no sendo lcito ao intrprete criar limitaes no previstas pelo legislador. Alis, tratando-se de
denominaes, a doutrina unnime a respeito, podendo-se citar a lio de Tllio Ascarelli, que durante tantos
anos pontificou no meio jurdico brasileiro:

Es decidir, puede cuestionarse si la denominacin social no deberia diferenciarse de la


de cualquer otra persona jurdica o colectividad y si, a su vez, no deberia protegerse en
todo el territrio nacional y, por tanto, ms all del mbito de la actividad desarrollada y
de su esfera territorial, contra la possibilidad de confusin con la denominacin de otra
persona jurdica o colectividad. De otro modo, en efecto, la tutela de la denominacin no
comprende el possible perjuicio que tambim ocasionar (por ejemplo, a efectos del
crdito bancario) una denominacin similar para actividades diversas; esta
consecuencia, admisible en el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la
lcita existencia de homnimos, est lejos de ser necessaria para la denominacin,
libremente elegida, de la persona jurdica o de la colectividad organizada (grifos
nossos).
(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales Barcelona, 1970,
pg. 379).

Nem se exige, segundo os princpios, que se trate de conflito onomstico entre pessoas fsicas
ou jurdicas que exercitem atividades comerciais idnticas, semelhantes, relativas ou afins,
reconhecem-no a doutrina (cf. GAMA CERQUEIRA, vol. I, pg. 493, n 194, e vol. II, t. II,
parte III, pgs. 320 e segs., Tratado da Propriedade Industrial, RJ, Forense, 1976;
TRAJANO MIRANDA VALVERDE, Sociedade por Aes, RJ Forense, 1941, Vol. I, pg.
52, n 39; WALDEMAR FERREIRA, Tratado de Direito Mercantil, RJ-SP, Freitas Bastos,
1939, vol. II, pgs. 89-90, n 68 inc. IV; CARVALHO DE MENDONA, Tratado de Direito
Comercial, RJ, Freitas Bastos, 1934, vol. II n 175; TULIO ASCARELLI, in Revista dos
Tribunais vol. 159, pg. 21) e a jurisprudncia (cf. Decises sobre os nomes comerciais
Vidrobrs, Quimetal, Philips, Esso e JB, citadas por LUIZ LEONARDOS, A Proteo ao
Nome Comercial do Direito Brasileiro, in Revista dos Tribunais, vol. 450, pgs. 31 e
notas; Ap. Cvel n 115.008, 6 CC do TJSP, aput P.R. TAVARES PAES, Propriedade
Industrial, SP, Saraiva, 1982, pg. 346; Revista dos Tribunais 525/62-66, 450/261-263, e
Revista de Jurisprudncia do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, 58/134-136).

E razo que assim seja, porque, visando a lei a discernir, uma das outras, as firmas e
denominaes comerciais, a fim de evitar confuso, o princpio tem inteira aplicao, ainda
que diversifique o gnero de atividade das sociedades, porque a proteo das denominaes
sociais no pressupe necessariamente o elemento concorrncia, circunstncia que apenas
influi para agravar a possibilidade de confuso (GAMA CERQUEIRA, no parecer in
Revista dos Tribunais, vol. 249, pg. 37. Este o substrato da interdio das homonmias
(homografias e homofonias), cujas conseqncias danosas transitam da possibilidade imediata
de estorvos no relacionamento mercantil at aos riscos provveis de desvio de clientela e de
grave promiscuidade dos conceitos pblicos.

II. O DIREITO AO NOME CIVIL

A respeito do tema, passo a transcrever trecho do parecer da lavra do eminente Prof. Dr. Rubens Limongi
Frana, recentemente falecido, datado de 01/11/1994.

Esse parecer foi elaborado a meu pedido e leva o ttulo O DIREITO AO NOME CIVIL E O SEU USO
INDUSTRIAL (acha-se apensado a ao promovida por UNDERBERG KG contra Vva. UNDERBERG
ALBRECHT E CIA. LTDA., em curso perante a Justia Federal no Rio de Janeiro):

Proteo do Direito ao Nome no Sistema Jurdico Brasileiro


O Direito ao Nome um Direito da Personalidade, manifestao que do Direito
Identidade Pessoal e Familiar.

A proteo dos Direitos da Personalidade tem seu incio positivo nas Actiones
Injuriarum do Direito Romano (V. a respeito a obra clssica de Rudolph Von Ihering
Actio Injuriarum Des Lsions Injurieuses em Droit Romain trad. de O. de
Meulenaere, Paris, 1888); experimentou considervel desenvolvimento no Direito
Cannico Medieval; mas foram os juristas alemes, especialmente GAREIS e
KOHLER, que, na segunda metade do sculo passado, lhe deram os contornos de uma
definio cientfica denominando-os Individualrechte, Personalittsrechte ou
Persnlichkeisfrechte.

Na Espanha, vrios autores desenvolveram o respectivo estudo entre eles Rui Toms
e, na Itlia, alm de outros, sobressairam-se no exame do assunto Rav, Gangi, e
sobretudo Adriano De Cupis com o notvel tratado em 2 volumes I Diritti della
Personalit.

No Brasil, o primeiro estudo sobre um aspecto da materia foi o de Spencer Vampr, com o
seu O Direito ao Nome, de 1935, com 180 pginas; seguiu-se, em 1949, o primeiro
trabalho de natureza geral, de nossa autoria (V. LIMONGI FRANA A Proteo
Possessoria dos Direitos Pessoais) e a nossa mografia com 679 pginas sobre o Direito
ao Nome (V. LIMONGI FRANA, Do Nome Civil das Pessoas Naturais, 1 edio,
1958; 3 edio, 1975).

Nossos estudos foram completados com o ensaio Direitos da Personalidade


Coordenadas Fundamentais, publicado em vrias revistas cientficas, especialmente
na Revista da Academia Brasileira de Letras Jurdicas, n 4, p. 37, e traduzido para
o espanhol pelo Ministro da Justia da Argentina, Prof. Dr. Jorge Maiorano,
conforme se v no Apendice da Eciclopdia Omeba, vol. VI, p. 138.

Nossos estudos tambm tm sido utilizados na Europa, por autores renomados com o Prof.
Dr. Herman Eichler, da Austria, conforme se depara em sua clssica obra
Personenrecht, Wien New York, 1983, os. 197, 308 e 313.

Entre outros autores que, posteriormente cuidaram do assunto entre ns, ressaltaram-se
Orlando Gomes com o Anteprojeto de Cdigo Civil, de 1961, e o Magistrado e
Professor Dr. Carlos Alberto Bittar com a excelente monografia Direitos da
Personalidade, ed. Forense Universitria.

Conforme temos proposto e, de ordinrio, vem sendo aceito pela Doutrina e pela
Jurisprudncia, dizem-se Direitos da Personalidade as faculdades jurdicas cujo objeto
so os diversos aspectos da prpria pessoa do sujeito, bem assim dos seus prolongamentos
e projees.

Uma doutrina inicial, adotada por De Cupis, sustentou que so direitos da


personalidade apenas aqueles reconhecidos expressamente pelo sistema legal;
orientao esta cujo radicalismo positivista foi superado pela doutrina realista,
segundo a qual a realidade de tais direitos est no fato de serem efetivamente alicerces
da proteo pessoa humana, podendo dar-se a sua consagrao na Jurisprudncia,
na Doutrina e na prpria Recta Ractio da demonstrao in casu.
Tal sustentao no se alinha nos moldes libertrios do Freies Recht dos juristas de
meados do passado sculo, mas nos ensinamentos da obra cientfica de mestres como Von
Ihering e, particularmente, de Franois Gny, com o seu Mthode em 2 vols. e o seu
Science et Tchnique em Droit Positif, em 4 vols., cujas eruditssimas consideraes so
a demonstrao da regra hermenutica Par le Code; mais au dl du Code.

No Brasil esta orientao encontra reconhecimento legal expresso nos arts. 4 e 5 da


Lei de Introduo ao Cdigo Civil, bem assim em muitos textos de diversas leis
ordinrias, assim como da prpria Constituio Federal, art. 5, caput e ns. I, X, XII,
XIV, XXVII, XXIX.

Em nosso ensaio publicado na Revista da Academia e na Eciclopdia Omeba


(Trad. Do Prof. Maiorano) definimos cerca de sessenta espcies de direitos da
personalidade, que, em suma, no desejando alongar-nos, se classificam em trs
grupos fundamentais: A) o Direito Integridade Fsica, como o Direito ao Corpo e as
partes separadas deste, morto ou vivo; B) o Direito Integridade Intelectual, como o
Direito de Autor; e C) O Direito Integridade Moral, como o Direito Identidade
Familiar e Individual.
Isto posto, cumpre assinalar que o Direito ao Nome a principal espcie das
categorias que integram o Direito Identidade, sobressaindo-se em meio a outras
variedades, como o agnome, o nome vocatrio e o pseudnimo, alm de outros.

Mas para bem delinearmos o objeto da nossa pesquisa cumpre definir Direito
Identidade e Direito ao Nome.

Direito Identidade aquele que tm, a Famlia e a Pessoa, de serem conhecidas como aquelas que so,
com os seus peculiares e substanciais atributos, e de no serem confundidas com outrem.

Direito ao Nome a DESIGNAO pela qual se identificam e distinguem as Pessoas e


as Familias, nas relaes concernentes sua vida jurdica, econmica, poltica e social.

Se o agnome ou alcunha pode ser posto circunstancialmente por um grupo de pessoas,


de modo transitrio, como se d na vida escolar ou esportiva; se o nome vocatrio
aquele que o Sujeito escolhe como o de preferncia para ser chamado; se o
pseudnimo a Pessoa escolhe para se identificar num certo setor de sua atividade,
geralmente no mundo artstico ou literrio (V. LIMONGI FRANA, Direito do
Pseudnimo, in ENCICLOPDIA SARAIVA DO DIREITO, vol. 25, p. 257-293, S.
Paulo, 1977; Do Nome Civil das Pessoas Naturais, pg. 495-506, 3 ed., S. Paulo,
1975); - o Direito ao Nome, por sua substancial importncia para a vida jurdica
obedece as regras rgidas, de formao, de imposio, de mudana, de uso, e de perda;
alm do que, extrapola do campo do Direito Privado, para adentrar o do Direito
Pblico, que o reconhece oficialmente, fiscaliza e protege.

Da, a pari-passu com o Direito ao Nome, a co-existncia de uma Obrigao do Nome,


de acordo com as rigorosas prescries legais. (V. Perreau, Le Droit au Nom, Paris,
1900; Humblet, Trait des Noms, Paris, 1892; Philippe Sudre, Le Droit au Norm,
Paris, 1903; Fabien Maccario, Le Droit au Nom, Paris, 1921; De Cupis, II Diritto
allIdentit Personale, Milano, 1949; etc).

Assim, em linhas bem sintticas, quanto formao do nome, ele composto


basicamente de nome individual (ou prenome) e nome de famlia (ou patronmico).
Quanto imposio, o direito de por o nome concerne, de acordo com a Constituio
atual, tanto ao pai como me; e, no que tange ao nome de mulher casada, nos termos
anteriores do Cdigo Civil, a mulher assumia, com o casamento, o nome do marido.
Quanto alterao, s permitida em casos particulares, como de prenome ridculo.
Quanto mudana, em princpio, o primeiro prenome imutvel. Quanto ao uso, o
Direito ao Nome por si implica o direito de us-lo; ao passo que, por outro lado, os
Tribunais e a Doutrina tem reconhecido a alterao, mudana ou acrscimo de nome,
em razo de uso habitual no contestado. E, quanto perda, se ele se d com o
divrcio no que respeita mulher culpada, o mesmo no acontece em caso de viuvez.

III. DA JURISPRUDNCIA

Teve curso perante a 16 Vara Cvel do Rio de Janeiro, sob meu patrocnio, ao que envolvia o uso do nome
SAFRA por parte de DISTRIBUIDORA DE COMESTVEIS DISCO, a qual figurava no polo passivo do
feito.

No polo ativo, estavam o BANCO SAFRA S.A., o BANCO SAFRA DE INVESTIMENTO S.A., a SAFRA
COMPANHIA DE COMRCIO EXTERIOR e os Srs. Joseph Safra e Moise Yacoub Safra.

A sentena de 1 instncia deu provimento ao, cujo teor resumido o seguinte:

... conclui-se pela procedncia da ao que tem como finalidade principal fazer com
que a R se abstenha de fazer uso do nome SAFRA como identificador de seus
negcios...

E tal providncia se impe em razo de tal uso constituir, sem sombra de dvida, uma
usurpao do nome comercial das Autoras... claro pois, que da maneira que usado
o nome SAFRA pela R, enseja confuso embora se trate de atividades diferentes...
Finalmente, quanto ao nome civil e/ou patronmico, no merece melhor acolhida a
argumentao da R. Quando a lei fala em nome civil, na espcie, no quer impor a
proibio de seu uso total, ou seja, o nome completo. In casu, o sobrenome
(patronmico) SAFRA dever ser interpretado como nome para efeitos da
proibio...

Essa deciso foi confirmada pela 6 Cmara Civil do TJRJ, sob a seguinte ementa:

A palavra SAFRA na posio usada pela R,


SAFRA-DISCO, gera confuso com os
nomes dos autores, podendo prejudicar seus
interesses.
Outras aes foram promovidas, sob os mesmos argumentos, contra terceiras empresas que adotaram o nome
SAFRA como marca ou nome comercial, como a SAFRA FACTORING e outras, sempre com sucesso, de
forma que o nome SAFRA constitui hoje um ativo valioso do BANCO SAFRA e suas controladas.

Por outro lado, certo que a jurisprudncia brasileira tem consagrado aos titulares de nome civil ou patronmico
o direito de constituirem marca ou nome comercial utilizando esse sinal distintivo. O leading case o acrdo
da 4 Turma do TFR, datado de 22/03/82, cuja ementa a seguinte:

permitido o registro de marca constituda por nome civil, desde que com expresso
consentimento do titular ou de seus sucessores diretos. O que deve ficar esclarecido
que o nome civil pode ser registrado como marca, desde que no ocorra a homonmia,
hiptese que implica na adoo de forma diferente. A forma distintiva, de conseguinte,
deve ser exigida apenas no segundo registro.

Finalmente, recente acrdo da 5 Cmara de Direito Privado do TJSP, proferido em 05/08/1999, Rel. Ivan
Sartori, na Apelao Civel n 061.646-4/9, enfrenta a questo do conflito entre o direito ao nome civil e o direito
ao seu uso empresarial, concluindo:

Irrelevante, outrossim, o argumento atinente


possibilidade do uso do patronmico do scio da
acionada, desde que, a uma, segundo bem
anotado pelo douto magistrado, tal se restringe
identificao civil e, a duas, as pessoas dos
scios se no confundem com a sociedade, nos
termos do art. 20, do CC, sendo que, no caso, r
a pessoa jurdica.
IV. CONCLUSO

O direito dos controladores do BANCO SAFRA de constiturem sociedades e registrarem o


nome SAFRA como marca no absoluto.

O acrscimo de designao que o distinga, a teor do 1 do Art. 6 do Decreto 916, de


1890, lcito na medida em que se refira a firma, e no a denominao, face liberdade de
constituir-se denominao social sem a utilizao do nome de acionista ou fundador.

Assim que, na nova Lei de Direitos Autorais, N 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,


preserva-se o direito personalssimo do autor de retirar de circulao a obra ou de suspender
qualquer forma de utilizao j autorizada, quando a circulao ou utilizao implicarem
afronta sua reputao e imagem (art. 24, VI), mas ressalvadas as prvias indenizaes a
terceiros, quando couberem( 3).

Dessa forma, o exerccio do direito de personalidade, por natureza inalienvel, irrenuncivel e imprescritvel,
no elide o direito de os prejudicados por esse exerccio receberem a indenizao que couber.

Em outras palavras, o que estabelece o art. 117 da Lei das Sociedades por Aes, n 6.404, de 1976:

O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados


com abuso de poder.

Entre as modalidades de exerccio abusivo de poder elencadas no 1 de mencionado artigo, encontra-se a


adoo de polticas ou decises que no tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuzo
a acionistas minoritrios, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobilirios emitidos
pela companhia.

Assim, na medida em que a diluio do nome SAFRA, mediante a constituio de nomes comerciais ou marcas,
possa diminuir o valor atrativo que integra o aviamento do BANCO SAFRA e suas controladas, esse fato poder
implicar na obrigao dos controladores de indenizarem os acionistas minoritrios e demais interessados que
investiram no valor representado por esse ativo.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 23 de Novembro de 1999.

NEWTON SILVEIRA
O Nome Odebrecht
14/06/2004

MARCA E NOME EMPRESARIAL DE ALTO RENOME

O nome SAFRA empregado como marca comercial dos autores,


principalmente no que diz respeito ao Banco SAFRA.
A r usa o nome SAFRA Disco.
Entre os dois nomes existe, na verdade, confuso. A palavra SAFRA tem
importncia fundamental no nome do Banco SAFRA e nas demais empresas do
grupo SAFRA. A palavra SAFRA, na posio usada pela r, gera confuso com
os nomes dos autores, e pode prejudicar os seus interesses.
(Apelao Cvel n. 41.139 6a. Cmara Cvel do Tribunal de Justia do Estado do
Rio de Janeiro, v.u., Rel. Des. Salim Saker).

Consulta-me o ilustre advogado Mauro J. G. Arruda, scio do escritrio Pinheiro Neto Advogados, acerca da
Ao Ordinria de Nulidade de Registro de Marca, proposta por ODEBRECHT S.A. contra o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial e ODEBRECHT Comrcio e Indstria de Caf Ltda. processo n.
95.49115-0, que tramitou perante a 12a Vara Federal da Seo Judiciria do Estado do Rio de Janeiro.

BREVE HISTRICO
Conforme afirma a petio inicial, a Autora tradicional empresa, notoriamente
conhecida nos mercados nacional e internacional, e holding do Grupo Odebrecht, o qual iniciou suas
atividades em 1945, com a constituio da Construtora Norberto Odebrecht S.A.. Na data em que foi proposta
a ao, a ODEBRECHT reunia 55 empresas no Brasil e 17 empresas no exterior, dedicando-se a diversas
atividades. O nome Odebrecht patronmico de Norberto Odebrecht, fundador do Grupo e presidente do
Conselho de Administrao da Autora.

A R Odebrecht Comrcio e Indstria de Caf Ltda., por sua vez, constituiu-se em 1963, sob a firma ou razo
social Edmundo Odebrecht & Filhos. Em 1978, a sociedade R adotou a denominao atual Odebrecht
Comrcio e Indstria de Caf Ltda.. A R veio a obter dois registros da marca ODEBRECHT nas classes
relativas a servios auxiliares ao comrcio de mercadorias, inclusive importao e exportao e frutas,
verduras, legumes e cereais, ambos concedidos pela co-R INPI, respectivamente em 1992 e 1995.

Destacou a Autora na inicial: Quando a CAF LTDA. alterou o seu nome comercial, de Edmundo Odebrecht
& Filhos para Odebrecht Comrcio e Indstria de Caf Ltda., visando, assim, dar nfase expresso
ODEBRECHT como designativa de seu nome comercial, tal expresso j era amplamente conhecida nos
mercados nacional e internacional, como simplesmente ODEBRECHT.

Em conseqncia do acima exposto, a Autora pleiteou a declarao de nulidade dos registros da marca
ODEBRECHT e a condenao da R a abster-se de utilizar o nome ODEBRECHT, seja na comercializao de
seus produtos (marca), seja na composio de seu nome comercial.

Na sentena de 1a. Instncia, o MM. Juzo da 12a Vara Federal do Rio de Janeiro negou provimento ao face
ao princpio da especialidade das marcas, alegando que a exceo a esse princpio seria a marca notria, proteo
essa de carter excepcional, s concedida mediante declarao da autoridade administrativa. Referida sentena
silenciou quanto proteo do nome empresarial da Autora.

Na deciso da Apelao Cvel n. 97.02.11345-8, a 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Regio negou
provimento ao recurso da Autora por unanimidade, sob o fundamento de tratarem-se de empresas com produtos
e ramos comerciais distintos, na conformidade da ementa.

No voto do Relator, Juiz Federal Luiz Antonio Soares, destaca-


se transcrio de texto de Fbio Ulhoa Coelho, nos seguintes
termos:
O titular de marca, registrada numa ou mais classes, pode requerer ao INPI
que lhe atribua a qualidade de alto renome. Neste caso, se a autarquia
considerar que a marca mesmo amplamente conhecida, e deferir o pedido, a
sua proteo ser absoluta. O titular da marca de alto renome registrada pode,
assim, impedir sua utilizao por qualquer outro empresrio, mesmo os
dedicados a atividade econmica diversa.

No obstante a transcrio feita pelo Juiz Relator, entendeu ele no ter logrado xito a Apelante em demonstrar
que a marca ODEBRECHT marca notria, a fim de receber proteo absoluta em todas as classes. Ou seja,
entendeu o Relator que a notoriedade da marca ODEBRECHT deveria ter sido objeto de reconhecimento
administrativo, previamente, pelo INPI, para que, s ento, o Poder Judicirio pudesse reconhec-la como
notria ou de alto renome!

Tanto assim que, na deciso dos embargos de declarao formulados pela Autora-apelante, enfatizou o D.
Relator:

Ora, no tendo a marca ODEBRECHT obtido essa declarao, aplica-se ao


caso o princpio da especificidade, de modo que a proteo das marcas
registradas pela autora limitada aos produtos e servios da mesma classe.

Nenhum dos acrdos, em sede de apelao e de embargos,


abordou a questo da proteo ao nome empresarial.
Finalmente, foram admitidos os recursos especial e extraordinrio da Autora-apelante.

Isso posto, passo ao meu parecer.

PARECER

A respeito do tema da identificao do empresrio, escrevi em minha tese de doutorado


o quanto segue:

O nome comercial distingue o prprio empresrio, firma individual ou pessoa


jurdica, no exerccio do comrcio.

Da mesma forma que o nome civil do cidado constitui a um s tempo um direito e


uma obrigao, no podendo uma pessoa alter-lo ou substitu-lo, seno nos casos
em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade,
na mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comrcio
(que, no caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o
nome civil) preservado pela lei da usurpao e da imitao.

Mesmo o nome do autor de obra literria, cientfica ou artstica preservado em


sentido positivo (proibindo-se sua supresso ou substituio) e negativo
(proibindo-se sua usurpao) pela lei civil (CC, art. 667, 1)1, aplicando-se tal
garantia tanto ao nome civil do autor quanto ao pseudnimo ou sinal que utilize
para sua identificao na obra artstica.

No h que confundir, pois, a obrigao de utilizar o nome verdadeiro nos


negcios jurdicos de que participem o cidado e o comerciante (dever de
veracidade) com o direito que assiste ao autor e ao empresrio (individual ou
sociedade) de impedir a utilizao indevida de seu nome, seja, neste caso, aquele
que conste dos registros pblicos ou aquele pelo qual seja conhecido do pblico.

No caso do empresrio, o nome ou sinal pelo qual conhecido no comrcio (no


s pela clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comrcio, como
fornecedores, instituies de crdito, distribuidores etc.) integra seu aviamento
subjetivo, diretamente ligado pessoa (natural ou jurdica), ao qual se agrega o
conceito pblico de que desfrute esta.

1. V. tambm arts. 25 e 126 da Lei n. 5.988/73 e 185 do Cdigo Penal.

Na primeira hiptese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2 do


Decreto n. 916, de 1890 (firma ou razo comercial o nome sob o qual o
comerciante ou sociedade exerce o comrcio e assina-se nos atos a ele referentes),
a que se devem acrescentar as denominaes das sociedades por quotas e por
aes, tais como constam do contrato ou do estatuto e no Registro do Comrcio.
Sob este aspecto, o nome comercial constitui obrigao do empresrio e seu uso
em forma incorreta pode ocasionar a responsabilidade solidria dos scios a que,
normalmente, no estariam obrigados.

De fato, via de regra, o emprego ostensivo do nome civil do comerciante nos atos
de comrcio implica sua responsabilidade pessoal. Assim que o art. 3 do
Decreto n. 916 estipula que o comerciante individual (ou o que tenha scio no
ostensivo ou sem contrato devidamente arquivado) no poder tomar para firma
seno o seu nome, completo ou abreviado, aditando, se quiser, designao mais
precisa de sua pessoa ou gnero de negcio. E sabido que o comerciante
individual responde com todo o seu patrimnio s obrigaes mercantis
assumidas. O mesmo ocorrer quando tenha scio oculto ou com contrato no
arquivado, visto que, ostensivamente, os atos de comrcio foram por ele
praticados.

Igualmente, na sociedade em nome coletivo respondem os scios solidriamente,


em especial aqueles cujos nomes aparecem na firma. Na sociedade em comandita,
a firma no deve ostentar o nome ou nomes dos scios comanditrios (caso
contrrio podero ser solidariamente responsveis pelos compromissos sociais)2. O
mesmo se diga do scio de indstria, cujo nome tambm no pode constar da
firma, a fim de isent-lo da responsabilidade solidria. E por esse mesmo motivo
que se proibe o uso de firma ou a incluso do nome de acionista nas denominaes
das sociedades por aes (embora o hbito tenha contornado a proibio,
incluindo-se nome de acionista a ttulo de homenagem, em funo de
denominao de fantasia)3. Embora se admita o uso de firma nas sociedades por
quotas, a omisso da palavra limitada torna os scios-gerentes e os que fizerem uso
da firma social solidria e ilimitadamente responsveis (Dec. n 3.708, de 1919, art.
3 2). O simples emprstimo do nome torna a pessoa solidariamente responsvel
pelas dvidas da sociedade mesmo que no seja scio (Dec. n 916, art. 8,
pargrafo nico).

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominao social)


constitui dever do empresrio (embora lhe seja lcito alter-lo desde que inscreva
a alterao no Registro do Comrcio), devendo distinguir-se de outra inscrita no
registro do lugar (Dec. n 916, art. 6), no sendo alienvel a no ser
conjuntamente com o estabelecimento (devendo nesse caso ser usada antecedida
da declarao sucessor de cf. art. 7).

2. ...el socio comanditario lo que, a mi modo de ver, debe valer tambin para la sociedad comanditaria por
acciones que consienta que su nombre figure en la razn social responde ilimitadamente y solidariamente al
igual que los socios colectivos; a mi entender, tanto en las sociedades en nombre colectivo como en las
comanditarias, puede tomarse en consideracin un principio anlogo ante el tercero que independientemente
del supuesto del art. 2.292, prr. ltimo consienta la inclusin de su nombre en la razn social (Ascarelli,
Teoria de la concurrencia y los bienes inmateriales, Barcelona, Bosh, 1970, p. 382).

3. Decreto n. 916, de 1890, art. 4, regra essa j atenuada no Decreto-lei n. 2.627, de 1940, art. 3, 1.
Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pblica, no derrogveis por vontade
das partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito subjetivo exclusivo de


seu titular (CF, art. 153, 24), podendo ser formado no s pelo nome comercial
subjetivo (firma ou denominao social), como por outros nomes ou sinais pelos
quais o pblico identifique o comerciante, independentemente de registro, tal como
preceitua o art. 8 da Conveno de Paris4. Nesse sentido, equiparam-se ao nome
comercial as denominaes das sociedades civis e das fundaes (Dec.-lei n.
7.903, de 1945, art. 104, pargrafo nico).

Por sua natureza, o nome comercial direito exclusivo absoluto, no limitado ao


ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto s denominaes, no podem
coexistir no territrio nacional duas idnticas. No caso de firmas, o princpio se
atenua, em face do dever de veracidade na sua formao. Os ramos de atividades e
a localizao s sero levados em conta em casos de imitao, a fim de se
determinar a possibilidade de confuso.

(Licena de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, ed. Saraiva, 1984, p. 9/12).

Assim, as questes que exsurgem do quanto acima relatado so:


I O diferenciado tratamento legal dado s firmas ou razes sociais, por um
lado, e s denominaes sociais, por outro;
II Se a proteo absoluta dada s marcas de alto renome depende do prvio
reconhecimento administrativo pelo INPI;
III A no limitao, em termos de ramo de atividade, proteo conferida
ao nome empresarial;
IV A soluo dada pela Lei e pela Jurisprudncia no caso de homnimos,
seja em matria de nome empresarial ou de marca.

Passarei, assim, a tratar de cada um desses tpicos.

I FIRMAS E DENOMINAES

Firmas e denominaes constituem as duas vertentes possveis


do nome empresarial, objeto, no novo Cdigo Civil, dos artigos
1155 e seg.s.

4. Alguns autores, como Rotondi, entendem que o nome comercial objetivo se referiria no ao empresrio, mas
prpria organizao aziendal; outros, ainda, o ligam empresa (atividade), tendncia essa que se refletiu em
nosso Cdigo de 1967, no qual se adotou a expresso nome de empresa, em substituio a nome comercial,
embora o art. 90 o defina como nome do comerciante. O prprio Decreto n. 916, de 1890, estabelece, no art. 15,
distino entre as firmas ou razes comerciais e os nomes comerciais ou industriais. A respeito do conceito de
nome comercial objetivo, v. Gama Cerqueira (Tratado, cit., v. 1, p. 472 e s.), onde o autor inclui no conceito o
pseudnimo do comerciante, as alcunhas dadas pelo pblico, as corruptelas do nome comercial, desenhos,
emblemas, siglas, iniciais e outros elementos pelos quais o pblico conhea o comerciante.
A firma acha-se definida nos art.s 1156 e 1157, a denominao
no art. 1160 e sua dplice opo nos art.s. 1158 e 1161, relativos
s sociedades limitadas e s comanditas por aes.

Assim que a firma constituda pelo nome do empresrio


individual ou pelo nome de um ou mais scios solidrios, no
caso de firma ou razo social.

J as denominaes devem ser designativas do objeto social,


podendo nelas constar nome de pessoa ( n. do art. 1160).

No se coloca, quanto s denominaes, o problema dos


homnimos, dada a liberdade de sua formao.

A questo das homonmias s deve ser posta quanto s firmas.


Quanto a estas, desde o Decreto n. 916, de 1890, resolvia-se
pelo acrscimo de designao distintiva ( n. do art. 1163).

Quanto s denominaes, desde as memorveis lies de Joo


da Gama Cerqueira e Tullio Ascarelli, deveriam diferenciar-se
acentuadamente, em razo, repita-se, de sua liberdade de
formao.

Dessa forma, quando a R-apelada adotou a firma ou razo


social Edmundo Odebrecht e Filhos, nenhum reparo se lhe
poderia opor, j que operante a regra da homonmia, superada
pelo acrscimo de designao distintiva (Edmundo). No
momento em que a R adotou denominao com o nome
ODEBRECHT, passou a ferir o direito exclusivo da Autora-
apelante, eis que denominao arbitrria...

II A PROTEO ABSOLUTA DADA S MARCAS DE


ALTO RENOME NO DEPENDE, NEM DEPENDIA, DE
PRVIO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
PELO INPI

O art. 67 do Cdigo de Propriedade Industrial de 1971 deferia a


proteo marca notria, designada pela lei atual de marca de
alto renome.

Diz o Acrdo recorrido que o reconhecimento dessa


notoriedade (alto renome) dependeria de prvia manifestao
formal do INPI.

certo que o direito exclusivo sobre a marca registrada


depende, e dependia, do prvio registro no INPI. Por isso, a
doutrina unnime em afirmar que o registro da marca
constitutivo, ou seja, atributivo do direito (art. 59 da lei de 1971
e art. 129 da lei de 1996).

E quanto ao reconhecimento da notoriedade (alto renome)?


A lei 5772, de 1971, Cdigo da Propriedade Industrial,
estabeleceu no seu artigo 67:

A marca considerada notria no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos


dste Cdigo ter assegurada proteo especial, em tdas as classes, mantido
registro prprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em
parte, desde que haja possibilidade de confuso quanto origem dos produtos,
mercadorias ou servios, ou ainda prejuzo para a reputao da marca.

Entendeu o V. Acrdo que a marca da Autora-apelante, alm


de ter o seu registro nos termos e para os efeitos do Cdigo
(como efetivamente est registrada na conformidade dos
registros elencados na inicial e devidamente documentados, na
forma do referido art. 59), deveria, tambm, ser objeto de um
segundo registro, como marca notria!

No isso o que dizia aquela lei.

De fato, o mencionado art. 67 pode, e deve, ser separado em


duas proposies, a saber:

a) A marca considerada notria no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos


deste Cdigo, ter assegurada proteo especial, em todas as classes, ... desde que
haja possibilidade de confuso quanto origem dos produtos, mercadorias ou
servios, ou ainda prejuzo para a reputao da marca; e
b) (ser) mantido registro prprio para impedir o de outra que a reproduza ou
imite, no todo ou em parte.

Esse segundo comando para o INPI, no para o Judicirio!

Se houver o registro prprio, o INPI ter meios de impedir o de


outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte. Mas o
Poder Judicirio poder reconhec-la como notria,
independentemente do registro prprio...

Tanto assim que a lei atual, de 1996, nem mesmo menciona o


tal registro prprio:

Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser


assegurada proteo especial, em todos os ramos de atividade.

Dessa maneira, no tenho dvidas em afirmar que o


reconhecimento da notoriedade ou alto renome, seja na vigncia
da lei de 1971 (art. 67), seja na vigncia da lei atual (art. 125),
tem carter meramente declarativo e no constitutivo.

III A PROTEO AO NOME EMPRESARIAL NO


LIMITADA AO RAMO DE ATIVIDADE DO TITULAR

O tpico final acima transcrito de minha tese de doutorado e em


minha ltima publicao (A Propriedade Intelectual e as Novas
Leis Autorais, 2a. ed., Saraiva, 1998, p. 18) foi acolhido pelo
STJ, no RE n. 30.751-3-SP, Quarta Turma, Ministro Relator
Ruy Rosado de Aguiar, 01/08/1994:

Por sua natureza, o nome comercial direito exclusivo absoluto, no limitado ao ramo de
atividade, de modo que, ao menos quanto s denominaes, no podem coexistir no territrio
nacional duas idnticas. No caso de firmas, o princpio se atenua, em face do dever de
veracidade na sua formao. Os ramos de atividades e a localizao s sero levados em
conta em casos de imitao, a fim de se determinar a possibilidade de confuso.
A proteo ao nome comercial no restrita ao ramo de
atividade de seu titular, vistos que a lei no limita essa proteo,
no sendo lcito ao intrprete criar limitaes no previstas pelo
legislador. Alis, tratando-se de denominaes, a doutrina
unnime a respeito, podendo-se citar a lio de Tullio Ascarelli,
que durante tantos anos pontificou no meio jurdico brasileiro:

Es decir, puede cuestionarse si la denominacin social no deberia diferenciarse


de la de cualquer otra persona jurdica o colectividad y si, a su vez, no deberia
protegerse en todo el territrio nacional y, por tanto, ms all del mbito de la
actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la possibilidad de
confusin con la denominacin de otra persona jurdica o colectividad. De otro
modo, en efecto, la tutela de la denominacin no comprende el possible perjuicio
que tambim ocasionar (por ejemplo, a efectos del crdito bancario) una
denominacin similar para actividades diversas; esta consecuencia, admisible en
el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la lcita existencia de
homnimos, est lejos de ser necessaria para la denominacin, libremente elegida,
de la persona jurdica o de la colectividad organizada (grifos nossos).
(Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales Barcelona, 1970, pg.
379).

Nem se exige, segundo os princpios, que se trate de conflito onomstico entre pessoas fsicas
ou jurdicas que exercitem atividades comerciais idnticas, semelhantes, relativas ou afins,
reconhecem-nos a doutrina (cf. GAMA CERQUEIRA, vol. I, pg. 493, n 194, e vol. II, t. II,
parte III, pgs. 320 e segs., Tratado da Propriedade Industrial, RJ, Forense, 1976;
TRAJANO MIRANDA VALVERDE, Sociedade por Aes, RJ Forense, 1941, Vol. I, pg.
52, n 39; WALDEMAR FERREIRA, Tratado de Direito Mercantil, RJ-SP, Freitas Bastos,
1939, vol. II, pgs. 89-90, n 68 inc. IV; CARVALHO DE MENDONA, Tratado de Direito
Comercial, RJ, Freitas Bastos, 1934, vol. II n 175; TULIO ASCARELLI, in Revista dos
Tribunais vol. 159, pg. 21) e a jurisprudncia (cf. Decises sobre os nomes comerciais
Vidrobrs, Quimetal, Philips, Esso e JB, citadas por LUIZ LEONARDOS, A Proteo ao
Nome Comercial do Direito Brasileiro, in Revista dos Tribunais, vol. 450, pgs. 31 e
notas; Ap. Cvel n 115.008, 6 CC do TJSP, aput P.R. TAVARES PAES, Propriedade
Industrial, SP, Saraiva, 1982, pg. 346; Revista dos Tribunais 525/62-66, 450/261-263, e
Revista de Jurisprudncia do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, 58/134-136).

E razo que assim seja, porque, visando a lei a discernir, uma das outras, as firmas e
denominaes comerciais, a fim de evitar confuso, o princpio tem inteira aplicao, ainda
que diversifique o gnero de atividade das sociedades, porque a proteo das denominaes
sociais no pressupe necessariamente o elemento concorrncia, circunstncia que apenas
influi para agravar a possibilidade de confuso (GAMA CERQUEIRA, no parecer in
Revista dos Tribunais, vol. 249, pg. 37, e na op. Ult. Cit., pg. 321). Este o substrato da
interdio das homonmias (homografias e homofonias), cujas conseqncias danosas
transitam da possibilidade imediata de estorvos no relacionamento mercantil at aos riscos
provveis de desvio de clientela e de grave promiscuidade dos conceitos pblicos.
Todos esses princpios, albergados pela doutrina, constam do lcido e brilhante acrdo
proferido, pela 2 Cmara Civil do TJSP, na Apelao Cvel n 78.942-1 da Comarca de So
Paulo, relatado pelo eminente Desembargador Cezar Peluzo.

Portanto, o direito exclusivo ao nome empresarial


ODEBRECHT pertence Autora-apelante, independentemente
do ramo de atividade.

Se essa exclusividade pudesse ser atenuada poca em que a


R-apelada se utilizava da firma ou razo social Edmundo
ODEBRECHT, deve ser encarada de forma absoluta a partir de
quando a R adotou a denominao ODEBRECHT.

IV A SOLUO DADA PELA LEI E PELA


JURISPRUDNCIA NO CASO DE HOMNIMOS, SEJA
EM MATRIA DE NOME EMPRESARIAL OU DE
MARCA

Como assinalado, se se tratassem de firmas, a soluo dada pela


lei, desde os idos da primeira repblica (Dec. 916, de 1890),
seria o acrscimo de designao distintiva.

Pode-se, at, estender o princpio, por analogia, s


denominaes, tendo em vista os expressos termos do nico
do art. 1160 do vigente Cdigo Civil, que, alis, repete idntica
disposio do art. 3 e seus da Lei de Sociedades por Aes,
n.6404, de 1976.

Deveria, ento, a R-apelada ter mantido o prenome Edmundo


em sua nova denominao social...

J quanto s marcas, o primeiro precedente jurisprudencial, que


iluminou as subseqentes decises judiciais e atos normativos
do INPI, foi o acrdo do velho Tribunal Federal de Recursos,
em deciso de 21/08/1951 (AC n. 2594, Distrito Federal,
Primeira Turma, Rel. Djalma da Cunha Melo):

MARCA DE FBRICA Nome Pessoa que o tem igual ao de outro e objeto de


registro Faculdade de registr-lo igualmente com caractersticas diferentes.
Qualquer pessoa que tenha direito ao uso do mesmo nome pode us-lo e registr-
lo como marca desde que lhe d forma caracterstica diferente, de modo a evitar
confuso; admitir o contrrio implicaria em permitir monoplio injusto em favor
de quem primeiro adotasse o prprio nome para fim comercial com prejuzo
evidente para os homnimos. (grifos nossos).

V CONCLUSO

A marca ODEBRECHT deve ser considerada marca notria ou


de alto renome, em favor de ODEBRECHT S.A., titular de
inmeros registros dessa marca perante o INPI, de forma no
limitativa ao ramo de atividade e independentemente de prvio
reconhecimento administrativo pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.

O nome empresarial ODEBRECHT S.A. tambm deve ser


considerado notrio ou de alto renome, face importncia
empresarial do Grupo ODEBRECHT, no Brasil e no exterior.

Essa a concluso que se impe, dado o precedente transcrito no


intrito deste PARECER em ao em que contendiam, de um
lado, diversas sociedades integrantes do Grupo SAFRA,
liderado pelo Banco SAFRA S.A., e, de outro, a Distribuidora
de Comestveis Disco S.A., a qual insculpia em seus
estabelecimentos a inscrio SAFRA Disco.

Merece destaque, a propsito, texto da sentena de 1a Instncia


integralmente mantida pelo Acrdo do Tribunal de Justia do
Rio de Janeiro:

Por outro lado, no merece acolhida a alegao da r de que o nome comercial


restrito ao ramo de atividade, quer dizer, se a atividade das autoras bancria, de
importao e exportao, no se infere, necessariamente, que possa ser usado em
outros ramos de atividade. Ademais, da maneira que usado pela r, o nome
comercial SAFRA no deixa qualquer margem de dvida que indica,
subliminarmente, tratar-se de um grupo, mxime quando como, na espcie, vem o
nome safra sobrepujando-se ao nome disco, como se v nos dsticos que as
fotografias anexadas aos autos demonstram.

Em concluso final, entendo, s.m.j., no ser lcito Odebrecht


Comrcio e Indstria de Caf Ltda. o uso ou o registro do
nome ODEBRECHT isolado, seja como marca, seja como
elemento identificador de seu nome empresarial.

So Paulo, 14 de Junho de 2004.

NEWTON SILVEIRA
O Nome Francesca Romana
10/02/2006

NOME CIVIL, PSEUDNIMO, MARCA E NOME EMPRESARIAL

CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado RICARDO PORTUGAL GOUVA acerca da procedncia da notificao


extrajudicial, datada de 12/12/05, dirigida por FRANCESCA ROMANA DIANA sua constituinte
FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.

Em referida notificao, FRANCESCA, scia da notificada FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.,


descreve ter autorizado a sociedade de que faz parte a registrar seu nome civil FRANCESCA ROMANA
como marca da Sociedade, no Brasil e no exterior.

Em decorrncia dessa autorizao formal, datada de 21/02/92, a sociedade obteve diversos registros de marcas,
relacionados em referida notificao.

Alega a notificante FRANCESCA que tais registros em nome da sociedade somente devem subsistir
enquanto a referida autorizao permanecer em vigor.

Por motivo de sua separao do scio FABRIZIO GIANNONE e por considerar ter havido quebra de confiana
na empresa notificada (de que scia), entende a notificante FRANCESCA que os registros de tais marcas
no mais podero continuar em nome da sociedade, face ao artigo 1.165 do Novo Cdigo Civil, o qual dispe
que o nome do scio que vier a falecer, for includo ou se retirar, no pode ser conservado na firma social.

E, assim sendo, notifica FRANCESCA a sociedade FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA. a (a)
transferir para o seu nome a titularidade de todos os registros de marcas FRANCESCA ROMANA ou
assemelhadas, (b) transferir para o seu nome a titularidade dos nomes de domnio na Internet nas mesmas
circunstncias, (c) promover a alterao de seu nome empresarial, e etc.

Esse o motivo da presente consulta, que passo a responder, no sem antes fazer um breve histrico da sociedade
consulente, das relaes entre seus scios e perante terceiros colaboradores.
HISTRICO

DA SOCIEDADE FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.


FRANCESCA ROMANA DIANA e FABRIZIO GIANNONE so scios quotistas detentores da totalidade do
capital social da sociedade FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA., cabendo a cada um deles o
percentual de 50% das respectivas quotas, que esto totalmente subscritas e integralizadas, livres de quaisquer
nus ou gravames.

A sociedade possui sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, e gira em torno de um objetivo que
consiste, basicamente, no artesanato e comercializao de bijuterias em geral, jias semi-preciosas, acessrios de
moda, presentes e perfumes sob as marcas Francesca Romana e FR, consertos de produtos, assim como a
importao e exportao dessas mercadorias.

Iniciada em 1986 como uma empresa artesanal, a sociedade teve crescimento graas, especialmente, s
habilidades administrativas do scio FABRIZIO, o qual soube transform-la, a partir de uma empresa artesanal
de fundo de quintal, em uma das maiores empresas do ramo de bijuterias do pas.
As atividades da sociedade, desde o incio, foram e so desenvolvidas mediante a utilizao das marcas
registradas Francesca Romana e FR, uma homenagem do scio FABRIZIO sua ento esposa,
FRANCESCA.

Tais marcas, graas excelncia e qualidade dos produtos, conquistaram posio de destaque e renome nos
mercados nacional e internacional, tornando a empresa extremamente rentvel para seus scios.
Durante o primeiro ano de atividade da sociedade (1986), o scio FABRIZIO acompanhou os trabalhos da
Itlia, onde ainda residia. Isso porque sua presena naquele pas era vital para a sociedade, pois gozava de uma
boa posio profissional e estava acumulando capital para investir no novo negcio que o casal comeava a
desenvolver.

Assim, muito embora no constasse do contrato social quando da constituio da sociedade, face ao fato de ento
ainda no residir no Brasil, foi graas exclusivamente aos recursos aportados pelo scio FABRIZIO que a
sociedade pode se constituir e iniciar seus trabalhos.

A scia FRANCESCA chegou ao Brasil sete meses antes que o scio FABRIZIO, para exercer a funo de
tcnica de irrigao. Por fora do emprego que conseguiu no Brasil, dispunha de um visto de permanncia e
trabalho temporrio. poca, ela era funcionria da empresa Agrogest de So Paulo, que atuava no
gerenciamento de fazendas e, posteriormente, acabou encerrando suas atividades.

Em razo desse encerramento de atividades por parte da empresa que empregava a scia FRANCESCA, da
Itlia o scio FABRIZIO decidiu financiar a criao da FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.,
junto com a Sra. Margarida Rostorowsky, que, poca, era funcionria da Johnson & Johnson e, por razes
pessoais, logo saiu da sociedade.

J quela poca (meados de 1986), mesmo no constando como scio, por permanecer residindo na Itlia, era
FABRIZIO quem dirigia a recm criada sociedade, cabendo a FRANCESCA, desde a criao da empresa,
somente o papel de criao das bijuterias.
Vale frisar que, quando do incio das atividades, a sociedade no possua nenhuma loja. Em
verdade, a sociedade sequer dispunha de um local prprio, sendo que a atividade de
desenvolvimento e produo era realizada num pequeno atelier, na casa do ento casal.
A partir do momento em que FABRIZIO passou a residir no Brasil, adentrando efetivamente na condio de
scio da sociedade e assumindo o cargo de administrador em 20 de maio de 1987, a sociedade, ano aps ano,
passou a experimentar um aumento ainda maior e sucessivo na produo e vendas, possuindo hoje 10 (dez) lojas
licenciadas no Brasil e 13 (treze) lojas licenciadas no exterior, isso, sem falar das vendas feitas a lojistas
multimarcas, tanto no Brasil, como no mercado externo.

Com o sucessivo aumento na produo e nas vendas, o scio FABRIZIO, graas aos seus profundos
conhecimentos administrativos, desenvolveu uma forma de absorver o aumento de trabalho, alm de viabilizar o
crescimento e a expanso da sociedade atravs da realizao de parcerias com funcionrios e terceiros, que ento
viraram colaboradores da sociedade.

Verificando que a capacidade de desenvolvimento e produo da sociedade estava no limite de suas


possibilidades (isso em meados de 1990), FABRIZIO vislumbrou a possibilidade de expanso da sociedade
atravs da terceirizao de reas que no fossem a sua atividade fim (criao das peas).

Foi assim que o scio FABRIZIO, atravs de terceiros ou mesmo de ex-funcionrios (Marisa Serpa, Cludia
Pugliese, Antnio Serpa, Sueli Reis de Souza), constituiu um grupo de colaboradores, muitas vezes at mesmo
participando pessoalmente da constituio de algumas dessas empresas colaboradoras (notadamente Romana
Artefatos e FFGG).

Esses colaboradores passaram a se responsabilizar principalmente pela produo (faccionistas) e prestao de


servios para a sociedade. As chamadas empresas colaboradoras - Romana Artefatos Indstria e Servios Ltda.,
Julius Bijou Indstria e Comrcio Ltda. (antiga Hamil Suissa Ltda.), R.W. Importao e Exportao Ltda. (razo
social de Belapedra) e Concrdia Presentes Ltda..

Foi graas viso empreendedora do scio FABRIZIO que a sociedade realizou parcerias extremamente felizes
com colaboradores, os quais foram essenciais para a expanso e crescimento da sociedade e at hoje trabalham
com ela.

Essas sociedades colaboradoras so de suma importncia para a sociedade. Essa importncia comprova o sucesso
dessas parcerias, ocorridas por obra da engenhosidade administrativa do scio FABRIZIO.

Vale ressaltar que a scia FRANCESCA sempre se beneficiou dos excelentes resultados advindos das parcerias
realizadas, sendo certo que os benefcios por ela experimentados foram e so idnticos aos benefcios
experimentados pelo scio FABRIZIO.
Em maro de 2004, FABRIZIO e FRANCESCA, at ento casados, se separaram judicialmente, mantendo, no
entanto, a condio de scios da sociedade, detentores, cada qual, do percentual de 50% (cinqenta por cento) do
capital social.

Isso posto, passo ao meu

PARECER

I. DO DIREITO AO NOME CIVIL


A respeito do tema, passo a transcrever trecho do parecer da lavra do eminente Prof. Dr. Rubens Limongi
Frana, recentemente falecido, datado de 01/11/1994.

Esse parecer foi elaborado a meu pedido e leva o ttulo O DIREITO AO NOME CIVIL E O SEU USO
INDUSTRIAL (acha-se apensado ao promovida por UNDERBERG KG contra Vva. UNDERBERG
ALBRECHT E CIA. LTDA., em curso perante a Justia Federal no Rio de Janeiro):

Proteo do Direito ao Nome no Sistema Jurdico Brasileiro

O Direito ao Nome um Direito da Personalidade, manifestao que do Direito


Identidade Pessoal e Familiar.

A proteo dos Direitos da Personalidade tem seu incio positivo nas Actiones
Injuriarum do Direito Romano (V. a respeito a obra clssica de Rudolph Von
Ihering Actio Injuriarum Des Lsions Injurieuses em Droit Romain trad.
de O. de Meulenaere, Paris, 1888); experimentou considervel desenvolvimento
no Direito Cannico Medieval; mas foram os juristas alemes, especialmente
GAREIS e KOHLER, que, na segunda metade do sculo passado, lhe deram os
contornos de uma definio cientfica denominando-os Individualrechte,
Personalittsrechte ou Persnlichkeisfrechte.

Na Espanha, vrios autores desenvolveram o respectivo estudo, entre eles Rui


Toms e, na Itlia, alm de outros, sobressairam-se no exame do assunto Rav,
Gangi, e sobretudo Adriano De Cupis com o notvel tratado em 2 volumes I
Diritti della Personalit.

No Brasil, o primeiro estudo sobre um aspecto da materia foi o de Spencer Vampr, com
o seu O Direito ao Nome, de 1935, com 180 pginas; seguiu-se, em 1949, o primeiro
trabalho de natureza geral, de nossa autoria (V. LIMONGI FRANA A Proteo
Possessoria dos Direitos Pessoais) e a nossa monografia com 679 pginas sobre o
Direito ao Nome (V. LIMONGI FRANA, Do Nome Civil das Pessoas Naturais, 1
edio, 1958; 3 edio, 1975).

Nossos estudos foram completados com o ensaio Direitos da Personalidade


Coordenadas Fundamentais, publicado em vrias revistas cientficas, especialmente na
Revista da Academia Brasileira de Letras Jurdicas, n 4, p. 37, e traduzido para o
espanhol pelo Ministro da Justia da Argentina, Prof. Dr. Jorge Maiorano, conforme se
v no Apendice da Enciclopdia Omeba, vol. VI, p. 138.

Nossos estudos tambm tm sido utilizados na Europa, por autores renomados com o
Prof. Dr. Herman Eichler, da ustria, conforme se depara em sua clssica obra
Personenrecht, Wien New York, 1983, os. 197, 308 e 313.

Entre outros autores que, posteriormente cuidaram do assunto entre ns, ressaltaram-se
Orlando Gomes com o Anteprojeto de Cdigo Civil, de 1961, e o Magistrado e
Professor Dr. Carlos Alberto Bittar com a excelente monografia Direitos da
Personalidade, ed. Forense Universitria.
Conforme temos proposto e, de ordinrio, vem sendo aceito pela Doutrina e
pela Jurisprudncia, dizem-se Direitos da Personalidade as faculdades jurdicas cujo
objeto so os diversos aspectos da prpria pessoa do sujeito, bem assim dos seus
prolongamentos e projees.

Uma doutrina inicial, adotada por De Cupis, sustentou que so direitos da personalidade
apenas aqueles reconhecidos expressamente pelo sistema legal; orientao esta cujo
radicalismo positivista foi superado pela doutrina realista, segundo a qual a realidade de
tais direitos est no fato de serem efetivamente alicerces da proteo pessoa humana,
podendo dar-se a sua consagrao na Jurisprudncia, na Doutrina e na prpria Recta
Ractio da demonstrao in casu.

Tal sustentao no se alinha nos moldes libertrios do Freies Recht dos juristas de
meados do passado sculo, mas nos ensinamentos da obra cientfica de mestres como
Von Ihering e, particularmente, de Franois Gny, com o seu Mthode em 2 vols. e o
seu Science et Tchnique em Droit Positif, em 4 vols., cujas eruditssimas
consideraes so a demonstrao da regra hermenutica Par le Code; mais au dl
du Code.

No Brasil esta orientao encontra reconhecimento legal expresso nos arts. 4 e 5 da


Lei de Introduo ao Cdigo Civil, bem assim em muitos textos de diversas leis
ordinrias, assim como da prpria Constituio Federal, art. 5, caput e ns. I, X, XII,
XIV, XXVII, XXIX.

Em nosso ensaio publicado na Revista da Academia e na Enciclopdia Omeba (Trad.


Do Prof. Maiorano) definimos cerca de sessenta espcies de direitos da personalidade,
que, em suma, no desejando alongar-nos, se classificam em trs grupos fundamentais:
A) o Direito Integridade Fsica, como o Direito ao Corpo e as partes separadas deste,
morto ou vivo; B) o Direito Integridade Intelectual, como o Direito de Autor; e C) O
Direito Integridade Moral, como o Direito Identidade Familiar e Individual.

Isto posto, cumpre assinalar que o Direito ao Nome a principal espcie das categorias
que integram o Direito Identidade, sobressaindo-se em meio a outras variedades, como
o agnome, o nome vocatrio e o pseudnimo, alm de outros.

Mas para bem delinearmos o objeto da nossa pesquisa cumpre definir Direito
Identidade e Direito ao Nome.

Direito Identidade aquele que tm, a Famlia e a Pessoa, de serem conhecidas como
aquelas que so, com os seus peculiares e substanciais atributos, e de no serem
confundidas com outrem.

Direito ao Nome a DESIGNAO pela qual se identificam e distinguem as Pessoas e


as Famlias, nas relaes concernentes sua vida jurdica, econmica, poltica e social.

Se o agnome ou alcunha pode ser posto circunstancialmente por um grupo


de pessoas, de modo transitrio, como se d na vida escolar ou esportiva; se o nome
vocatrio aquele que o Sujeito escolhe como o de preferncia para ser chamado; se o
pseudnimo a Pessoa escolhe para se identificar num certo setor de sua atividade,
geralmente no mundo artstico ou literrio (V. LIMONGI FRANA, Direito do
Pseudnimo, in ENCICLOPDIA SARAIVA DO DIREITO, vol. 25, p. 257-293, S.
Paulo, 1977; Do Nome Civil das Pessoas Naturais, pg. 495-506, 3 ed., S. Paulo, 1975);
- o Direito ao Nome, por sua substancial importncia para a vida jurdica obedece as
regras rgidas, de formao, de imposio, de mudana, de uso, e de perda; alm do que,
extrapola do campo do Direito Privado, para adentrar o do Direito Pblico, que o
reconhece oficialmente, fiscaliza e protege.

Da, a pari-passu com o Direito ao Nome, a co-existncia de uma Obrigao do Nome, de


acordo com as rigorosas prescries legais. (V. Perreau, Le Droit au Nom, Paris,
1900; Humblet, Trait des Noms, Paris, 1892; Philippe Sudre, Le Droit au Norm,
Paris, 1903; Fabien Maccario, Le Droit au Nom, Paris, 1921; De Cupis, II Diritto
allIdentit Personale, Milano, 1949; etc).

Assim, em linhas bem sintticas, quanto formao do nome, ele composto


basicamente de nome individual (ou prenome) e nome de famlia (ou patronmico).
Quanto imposio, o direito de por o nome concerne, de acordo com a Constituio
atual, tanto ao pai como me; e, no que tange ao nome de mulher casada, nos termos
anteriores do Cdigo Civil, a mulher assumia, com o casamento, o nome do marido.
Quanto alterao, s permitida em casos particulares, como de prenome ridculo.
Quanto mudana, em princpio, o primeiro prenome imutvel. Quanto ao uso, o
Direito ao Nome por si implica o direito de us-lo; ao passo que, por outro lado, os
Tribunais e a Doutrina tem reconhecido a alterao, mudana ou acrscimo de nome,
em razo de uso habitual no contestado. E, quanto perda, se ele se d com o divrcio
no que respeita mulher culpada, o mesmo no acontece em caso de viuvez.

Decorre do problema, como colocado, um conflito entre o direito personalssimo ao nome civil e o direito
empresarial ao mesmo nome, como signo distintivo das empresas, seus produtos e servios.

II. MARCA E NOME EMPRESARIAL8

Em minha tese de doutorado na USP, publicada em 1984 pela Editora Saraiva, sob o ttulo LICENA DE USO
DE MARCA E OUTROS SINAIS DISTINTIVOS, abordei o mesmo tema que agora me submetido.

Naquele livro tratei, entre outros sinais distintivos, do direito marca e ao nome comercial e da colidncia entre
estes sinais, conforme breve resumo que fao a seguir, com as devidas adaptaes aps o advento da Lei de
Propriedade Industrial n 9279, de 1996.

O nome comercial distingue o prprio empresrio, firma individual ou pessoa jurdica,


no exerccio do comrcio.

Da mesma forma que o nome civil do cidado constitui a um s tempo um


direito e uma obrigao, no podendo uma pessoa alter-lo ou substitu-lo, seno nos
casos em que a lei autoriza, mas estando preservado, como elemento da personalidade,
na mesma medida desta, o nome que o comerciante tenha adotado no comrcio (que, no
caso do comerciante individual, deve, necessariamente, coincidir com o nome civil)
preservado pela lei da usurpao e da imitao.

No caso do empresrio, o nome ou sinal pelo qual conhecido no comrcio (no s pela
clientela, mas pela generalidade dos agentes que atuam no comrcio, como fornecedores,
instituies de crdito, distribuidores, etc.) integra seu aviamento subjetivo, diretamente
ligado pessoa (natural ou jurdica), ao qual se agrega o conceito pblico de que
desfrute.

Na primeira hiptese, temos o nome comercial subjetivo, definido no art. 2 do Decreto n.


916, de 1890 (firma ou razo comercial o nome sob o qual o comerciante ou sociedade
exerce o comrcio e assina-se nos atos a ele referentes), a que se devem acrescentar as
denominaes das sociedades por quotas e por aes, tais como constam do contrato ou
do estatuto e no Registro do Comrcio. Sob este aspecto, o nome comercial constitui
obrigao do empresrio e seu uso em forma incorreta pode ocasionar a
responsabilidade solidria dos scios a que, normalmente, no estariam obrigados.

No sentido de nome comercial subjetivo, a firma (e a denominao social) constitui dever


do empresrio (embora lhe seja lcito alter-la desde que inscreva a alterao no Registro
do Comrcio), devendo distinguir-se de outra inscrita no registro do lugar (Dec. n. 916,
art. 6), no sendo alienvel a no ser conjuntamente com o estabelecimento (devendo
nesse caso ser usada antecedida da declarao sucessor de cf. art. 7).9

8
O novo Cdigo Civil instituiu essa expresso em substituio a nome comercial
9
Vide os artigos correspondentes do novo Cdigo Civil na parte III.2 adiante.
Tratam-se, no caso, de preceitos de ordem pblica, no derrogveis por vontade das
partes.

Diferentemente, o nome comercial objetivo constitui direito exclusivo de seu titular,


podendo ser formado no s pelo nome comercial subjetivo (firma ou denominao
social), como por outros nomes ou sinais pelos quais o pblico identifique o comerciante,
independentemente de registro, tal como preceitua o art. 8 da Conveno de Paris. Nesse
sentido, equiparam-se ao nome comercial as denominaes das sociedades civis e das
fundaes (Dec.-lei n. 7.903, de 1945, art. 104, pargrafo nico).

Por sua natureza, o nome comercial direito exclusivo absoluto, no limitado ao ramo
de atividade, de modo que, ao menos quanto s denominaes, no podem coexistir no
territrio nacional duas idnticas. No caso de firmas, o princpio se atenua, em face do
dever de veracidade na sua formao. Os ramos de atividades e a localizao s sero
levados em conta em casos de imitao, a fim de se determinar a possibilidade de
confuso.

Ao mesmo tempo em que o empresrio organiza os meios de que dispe para


o exerccio da empresa, conjugando-os a fim de otimizar os resultados, destinao essa
que d unidade ao estabelecimento e que decorre de uma atividade criadora, aplica ao
prprio estabelecimento e aos produtos de sua atividade sinais (nomes e/ou smbolos) que
possam ser reconhecidos pela clientela e consumidores (ou usurios).

Muito embora tais sinais no constituam obras do esprito (como as invenes e obras
artsticas), esto em estreita ligao com tal tipo de atividade, sendo por isso tutelados (se
o sinal, em si, contm o resultado direto da atividade criadora, podendo ser considerado,
p. ex., uma obra de desenho, poder receber a tutela mais ampla dos direitos de autor).
No condio, entretanto, para receber a tutela da lei como sinal identificador, que seja
ele uma obra do esprito. Mesmo na lei de direitos autorais a proteo ao ttulo da obra
no absoluta (como seria se recebesse tratamento de obra intelectual).

A proteo aos sinais distintivos utilizados pelo empresrio no exerccio da empresa


decorre de seu direito a individualizar-se em uma situao de concorrncia. Assim sendo,
como elementos identificadores da atividade "aziendal", todos os sinais usados pelo
empresrio devem receber a mesma tutela contra a concorrncia desleal,
independentemente de sua especializao em signos do empresrio, do estabelecimento
ou do produto ou servio. Nesse sentido, tais sinais no constituem bens imateriais
(embora sejam imateriais), mas acessrios de bens imateriais (estes no significado de
obras do esprito, acrescidas ao patrimnio intelectual da humanidade pela atividade
criativa de um agente o autor em relao s obras intelectuais; o inventor, em relao
inveno; o empresrio, em relao ao aviamento).

Pode-se dizer, portanto, que, enquanto a lei reconhece a existncia dos bens imateriais
obras do esprito cria, por sua vez, novos bens imateriais obra da lei nestes
buscando reprimir a concorrncia desleal, utilizando a mesma tcnica que pareceu
apropriada tutela das obras intelectuais. Nesse nvel, ento, se renem numa s
categoria de bens imateriais tanto as criaes intelectuais quanto os signos exteriores que
as identificam.

A marca evoluiu da "assinatura" do produtor aposta ao produto, ou de um sinal de


propriedade aposto s mercadorias em trnsito ou depositadas em armazns, a um sinal
que vai atuar diante dos consumidores para identificar uma procedncia constante de
determinado produto, mercadoria ou servio, oferecidos em concorrncia com outros de
procedncia diversa. A marca pressupe a existncia, ao menos potencial, de produtos
idnticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um instrumento
de concorrncia, e no de monoplio.

Todos os sinais distintivos se acham ligados, por uma relao de titularidade, ao


empresrio que os explora. O crescimento do aviamento decorre da reputao do
empresrio, do bom atendimento que recebe o pblico no estabelecimento, da qualidade
dos produtos e servios e da publicidade, conceito esse que se comunica, por sua vez, a
cada um desses elementos isolados, concentrando-se nos sinais que os distinguem.
Um desses elementos, o produto, recebeu especial ateno do legislador,
devido sua qualidade de poder desligar-se do estabelecimento e circular como
mercadoria. As tcnicas modernas de prestao de servios tornaram possvel tambm a
desvinculao dos servios do local de negcios. O nome ou smbolo com os quais o
produtor marcava seus produtos, como signo indicador do prprio produtor ou do local
de produo, passaram a constituir nome ou sinal do produto (mercadoria ou servio).
Esse o significado atual da marca de indstria e/ou comrcio e de servios.

As marcas, como lembra Ascarelli, indicam uma subespcie de produtos. Entre produtos
similares, conhecidos por um nome do vocabulrio, encontram-se alguns com
caractersticas prprias, que foram designados por um nome ou smbolo pelo titular da
marca. Isso torna possvel aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que
pretendem adquirir (ou os servios que desejam utilizar) e ao empresrio referi-los em
sua publicidade.

Pela importncia econmica da marca, sua utilidade para os consumidores e pelo


estmulo que representa livre concorrncia, o legislador, a par de manter as normas
que reprimem a concorrncia desleal e punem os atos confusrios, conferiu marca o
status de bem imaterial exclusivo (objeto de uma "propriedade" idntica outorgada s
obras do esprito), status esse que decorre do registro criado pela lei.

Essa autonomia do sinal, criada pela lei, torna-o passvel de propriedade e de circulao
como objeto de negcios jurdicos, mas no se trata de uma propriedade sobre o prprio
sinal (como ocorre com os outros bens imateriais, obras intelectuais), mas sobre a
aplicao do sinal a determinado produto, mercadoria ou servio, ou seja, corresponde
ao uso exclusivo do sinal quanto a determinada categoria de bens materiais ou imateriais
servios (como o ttulo de obra, que distingue uma coisa incorprea). Como em nosso
sistema o registro pode anteceder ou substituir o uso do sinal (embora ocorra a
desconstituio desse direito se o uso no se inicia em certo prazo), o direito sobre o
sinal, decorrente do registro, corresponde aplicao, com exclusividade, sobre
determinada categoria de produtos ou artigos abstratamente considerados.

Em qualquer das hipteses, cada um dos direitos se exerce em relao a uma srie
determinada de produtos, mercadorias ou servios.

O registro garante a propriedade e o uso exclusivo da marca em todo o territrio


nacional para assinalar os produtos, mercadorias ou servios do titular, na classe
correspondente sua atividade, a fim de distingui-los de outros idnticos ou semelhantes.
O registro da marca vigorar pelo prazo de dez anos, contados da data da expedio do
certificado de registro, podendo ser renovado por perodos iguais e sucessivos, desde que
requerida a prorrogao na forma da lei.

Eis a o contedo e mbito do direito decorrente do registro. O contedo o da


propriedade e uso exclusivo do sinal para assinalar as mercadorias, produtos ou servios
do titular distinguindo-os de outros idnticos ou semelhantes. O mbito
em relao aos artigos e servios o daqueles indicados no certificado de
registro (seja pelos artigos ou servios diretamente especificados, seja pela indicao de
seu gnero, seja pela indicao do ramo de atividade a que correspondam). Em relao
ao mbito territorial, todo o territrio nacional, no limitado regio em que de fato
sejam vendidos os artigos ou prestados os servios. Quanto ao mbito temporal o da
durao do registro e de suas sucessivas prorrogaes.

No tempo, territrio e quanto aos artigos ou servios constantes do registro, tem o seu
titular o direito de proibir que qualquer outro utilize o mesmo sinal ou sinais
semelhantes, hbeis a causar confuso, em artigos ou servios idnticos ou afins e em
"papis, impressos e documentos" relativos sua atividade. O direito exclusivo
compreende tambm a faculdade de proibir a reproduo da marca ou suas imitaes,
com o fim de ser utilizada na forma acima indicada.

Ao titular do registro faculta-se a propositura de ao penal contra os infratores, a busca


e apreenso preliminar da queixa-crime e a medida complementar de destruio das
marcas contrafeitas, bem como as aes civis para pleitear a absteno com a cominao
de pena pecuniria e a de perdas e danos.

A Constituio Federal determina que "a lei assegurar aos autores de inventos
industriais privilgio temporrio para sua utilizao, bem como proteo s criaes
industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos", remetendo lei ordinria o estabelecimento da forma e condies dessa
proteo.

No entanto, a proteo ao nome comercial independe de registro, consoante o disposto


no art. 8 da Conveno de Paris.

A denominao da sociedade annima goza da exclusividade prevista na Constituio, j


que consagrada pela lei especfica (Art. 3, 2, da Lei n. 6.404, de 1976). Essa
exclusividade opera em todo o territrio nacional, j que a lei no a limita, nem
condiciona seu exerccio a qualquer formalidade de carter estadual ou nacional. O
mesmo se aplica s sociedades por quotas, em virtude da expressa remessa do art. 18 do
Decreto n. 3.708, de 1919, Lei das Sociedades por Aes.

E outro no podia ser o tratamento dispensado s denominaes das pessoas jurdicas,


visto sua prpria existncia dever ser reconhecida em todo o pas em face do art. 18 do
Cdigo Civil, sendo o nome o aspecto exterior dessa existncia. O mesmo deve ser
observado quanto s firmas, princpio esse somente atenuado quanto existncia dos
homnimos, quando se aplica a regra dos 1 e 2 do art. 6 do Decreto n. 916, de 1890
(destaque-se que mesmo esse antigo decreto somente previa a possibilidade da
homonmia para o caso das firmas, no se aplicando a restrio territorial do art. 6 s
denominaes das companhias annimas, reguladas no art. 4).

Se a identidade de nomes comerciais (no sentido amplo acima indicado) deve ser coibida
em todo o territrio nacional, a mesma regra deve ser aplicada

quanto aos nomes semelhantes. preciso, todavia, haver um critrio para se


estabelecer qual a semelhana vedada (a Lei das Sociedades por Aes se refere no 2
do art. 3 a denominaes idnticas ou semelhantes, nada esclarecendo a respeito).
Quando se tratarem de denominaes arbitrariamente escolhidas, o critrio deve ser mais
rgido, especialmente se tais denominaes contiverem palavra ou expresso de fantasia,
pelas quais seja a pessoa jurdica conhecida. Nessa hiptese, tal nome ou expresso
passa a constituir o prprio nome comercial, devendo receber a mesma tutela conferida
ao nome completo. A semelhana vedada aquela que possa estabelecer confuso a
todos aqueles que venham a se relacionar com os titulares dos nomes (e no apenas
clientela, pelo que tais nomes ou expresses no se acham sujeitos ao princpio da
especialidade, que se aplica s marcas). Na prtica, os tribunais levam em conta o local
da sede, o ramo de atividade e eventuais dessemelhanas na denominao completa, no
porque a proteo ao nome comercial seja local ou limitada ao ramo de atividade, mas
porque esses elementos de fato podem conduzir concluso da impossibilidade de
confuso.

Pela ampla proteo conferida ao nome comercial, o uso de sua parte caracterstica por
terceiros depende da competente autorizao do titular, na medida em que este tem o
direito de proibir sua utilizao em todo o territrio nacional para qualquer ramo de
atividade. J os sinais sujeitos ao princpio da especialidade, como as marcas, so
dotados de exclusividade apenas em relao aos ramos de atividades respectivos. Dessa
forma, o uso de marca para assinalar produtos diversos lcito e independe de
autorizao do titular. Igualmente, seu emprego em ttulo de estabelecimento ou insgnia
em ramo diferente preenche o requisito suficiente da novidade relativa. Deve ser
considerado ilcito, entretanto, o uso de marca em ttulo de estabelecimento ou insgnia,
em nome comercial ou sinal e expresso de propaganda destinados a assinalar atividades
correlacionadas com os artigos ou servios distinguidos pela marca. Nessas
circunstncias, a marca impede a formao de nome comercial que a contenha, exceto se
o objeto da sociedade nada tenha que ver com os artigos ou servios por ela assinalados
(ficando, em conseqncia, a sociedade impedida de ampliar seu objeto social de modo a
abranger atividades correlacionadas).
Em todos os casos em que exista exclusividade sobre o sinal, tal exclusividade opera no
s entre sinais do mesmo tipo, mas de forma cruzada dentro dos mbitos respectivos, de
modo que o titular do sinal possui o ius excludendi alios.

III. CONCLUSES

III.1. QUANTO MARCA FRANCESCA ROMANA


No documento datado de 21/02/92, FRANCESCA ROMANA DIANA declara:

... venho por meio deste instrumento, informar que tendo adotado como pseudnimo o
nome FRANCESCA ROMANA, consinto que a empresa FRANCESCA ROMANA
BIJUTERIAS LTDA., venha a depositar como marca e a use de acordo com as suas
necessidades comerciais.

Assim fazendo, a notificante FRANCESCA deu implemento, a contrario sensu, ao determinado no artigo
124, incisos XV e XVI, da Lei de Propriedade Industrial n 9.279, de 1996:

Art. 124. No so registrveis como marca:


...
XV nome civil ou sua assinatura, nome de famlia ou patronmico e imagem de terceiros,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI pseudnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artstico singular ou


coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

Com base nesse consentimento formal, a notificada FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.
levou a registro o nome FRANCESCA ROMANA, marca essa que distingue seus produtos e suas atividades
perante a clientela.

Registrada a marca em nome da sociedade, passou a mesma a constituir uma propriedade, conforme o disposto
no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,


conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o
territrio nacional...

Esses registros tornaram-se inatacveis com o decurso do prazo de


prescrio, a teor do artigo 174 da mesma Lei:

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ao para declarar a nulidade do registro,


contados da data da sua concesso.

III.2. QUANTO AO NOME EMPRESARIAL FRANCESCA ROMANA BIJUTERIAS LTDA.

Enganou-se a notificante ao lastrear sua notificao ao artigo 1.165 do novo Cdigo Civil.

que mencionado artigo se refere firma e no denominao, que o caso do nome empresarial da
consulente.

Veja-se, a respeito, o que regula o Cdigo Civil:


Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominao adotada, de
conformidade com este Captulo, para o exerccio de empresa.

Art. 1.156. O empresrio opera sob firma constituda por seu nome, completo ou
abreviado, aditando-lhe, se quiser, designao mais precisa da sua pessoa ou do gnero de
atividade.

Art. 1.157. A sociedade em que houver scios de responsabilidade ilimitada operar sob
firma, na qual somente os nomes daqueles podero figurar, bastando
para form-la aditar ao nome de um deles a expresso "e companhia" ou sua abreviatura.

Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominao, integradas pela
palavra final "limitada" ou a sua abreviatura.

1o A firma ser composta com o nome de um ou mais scios, desde que pessoas fsicas,
de modo indicativo da relao social.

2o A denominao deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o


nome de um ou mais scios.
...
Art. 1.160. ...

Pargrafo nico. Pode constar da denominao o nome do fundador, acionista, ou pessoa


que haja concorrido para o bom xito da formao da empresa.

Dessa forma, o nome empresarial da sociedade consulente denominao, e no firma, no se


lhe aplicando o disposto no artigo 1.165.

III.3. DO DEVER DE INDENIZAR

Muito embora a marca FRANCESCA ROMANA tenha se convertido em bem imaterial de propriedade da
consulente, no mais podendo ser desconstitudo pelo decurso do prazo prescricional; muito embora, ainda, no
tendo a scia FRANCESCA direito de obrigar a sociedade a suprimir seu nome da denominao social da
consulente, caso venha a se retirar ou ser excluda da sociedade; caso, por absurdo, tivesse FRANCESCA o
direito de faz-lo, deveria indenizar a sociedade pela diminuio conseqente do seu aviamento, entendido como
valor perante a clientela.

que, in casu, por analogia, dever-se-ia aplicar o disposto no 3 do artigo 24 da Lei de Direitos Autorais n
9.610, de 1998:

Art. 24. So direitos morais do autor:


...
VI o de retirar de circulao a obra ou de suspender qualquer forma de utilizao j
autorizada, quando a circulao ou utilizao implicarem afronta sua reputao e
imagem;
...
3 Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prvias indenizaes a terceiros,
quando couberem.

Esse o meu parecer, s.m.j.


So Paulo, 10 de fevereiro de 2006

NEWTON SILVEIRA
Segunda Parte
Marcas
A Marca Kolynos e a Marca Sorriso
16/06/1997

CONSULTA

Tendo apresentado a mim, para exame e comparao, a embalagem do tradicional CREME


DENTAL KOLYNOS e a nova embalagem destinada a substitu-la, sob a marca SORRISO,
formulou o ilustre advogado Dr. Carlos Francisco de Magalhes consulta no sentido de ser
avaliada a possibilidade de confuso entre ambas, de acordo com os princpios que regem a
propriedade industrial e a concorrncia desleal.

Aps o exame detalhado da questo, formulo o seguinte

PARECER

ANTECEDENTES

COLGATE PALMOLIVE adquiriu os negcios da KOLYNOS em 14 pases.

No Brasil, considerando-se que COLGATE detm mais que 22% do mercado de dentifrcios,
a fuso dos negcios passaria a dominar 78,8% do mercado de cremes dentais, j que o creme
dental KOLYNOS conta com 56% desse segmento.

Empresas concorrentes acionaram o CADE, alegando concentrao excessiva do mercado em


mos de uma nica empresa.

Sendo uma das principais atribuies do CADE julgar atos de concentrao de empresas para
evitar a formao de monoplios, o rgo analisou o caso, dando COLGATE trs opes
para solucionar a questo.

AS ALTERNATIVAS

Sendo o CADE um rgo de defesa da concorrncia, tem poder para impor restries a
compras de empresas que resultem em domnio acima de 20% do mercado.

Assim, no uso de suas atribuies, ofereceu o CADE COLGATE trs opes:

a) vender a KOLYNOS para terceiros;


b) licenciar a marca por 20 anos; e
c) suspender seu uso por 4 anos.

Qualquer das trs alternativas tem como fundamento impedir a concentrao excessiva do
mercado em poder de uma nica empresa.

O objetivo de qualquer das alternativas seria evitar que novos concorrentes fossem impedidos
de entrar no mercado de cremes dentais, criando espao para que outras marcas pudessem
ganhar mais participao dentro do mercado de higiene bucal brasileiro.
A ALTERNATIVA ESCOLHIDA

Optando pela terceira alternativa, de suspender o uso da marca KOLYNOS por 4 anos,
KOLYNOS DO BRASIL anunciou a retirada temporria do mercado, do conhecido creme
dental KOLYNOS.

Por outro lado a COLGATE anunciou no pretender se servir de alternativa aberta pelo
prprio Conselho, de utilizar o nome KOLYNOS associado a outras marcas, de terceiros,
deixando tambm de colocar disposio dos concorrentes, por meio de oferta pblica, parte
da capacidade produtiva da KOLYNOS.

Optou a COLGATE por retirar do mercado o creme dental KOLYNOS, lanando em seu
lugar uma nova marca: SORRISO.

No entanto, vem tomando conhecimento o pblico consumidor, no s das notcias publicadas


nos jornais e veiculadas por televiso e rdio, mas tambm de comunicados da prpria
KOLYNOS DO BRASIL, ou da adquirente COLGATE, de que a frmula do creme dental
SORRISO ser a mesma do anterior, KOLYNOS.

Outros comunicados imprensa informavam que a produo inicial do creme dental sob a
nova marca SORRISO seria igual produo normal de KOLYNOS: 45 milhes de
bisnagas por ms.

O LANAMENTO DO NOVO PRODUTO: SORRISO

Finalmente, veio a pblico o comunicado de lanamento do novo produto SORRISO, em


substituio ao creme dental KOLYNOS, que induz o consumidor a pensar que KOLYNOS
e SORRISO so o mesmo produto, e que a marca SORRISO nada mais do que a sucessora
provisria da marca KOLYNOS.

Na campanha de lanamento do creme dental SORRISO, a KOLYNOS optou por ressaltar


os vnculos entre as marcas, mostrando tratar-se do mesmo produto, com o mesmo preo, e
que a nica diferena est no novo nome.

A QUESTO COLOCADA

Nova representao foi apresentada ao CADE pela concorrncia, alegando que a embalagem
do novo produto, SORRISO, se assemelha muito da KOLYNOS, exigindo modificaes
na embalagem e no tubo do creme dental SORRISO.

A questo , agora, que, do confronto entre as embalagens dos produtos, se conclua se uma
remete diretamente outra; se o consumidor, ao deparar com o novo creme dental
SORRISO, o comprar como uma marca nova ou se h elementos que podem faz-lo tomar
uma marca pela outra; se o consumidor brasileiro, enfim, ficar sem usar a pasta de dentes
KOLYNOS por 4 anos, ou se se manter fiel ao produto, continuando a adquir-lo por ser o
mesmo produto sob o novo nome temporrio.

Assim, h que comparar as embalagens dos produtos KOLYNOS e SORRISO, de modo a


verificar se a nova embalagem, como apresentada, hbil a influir na mente do consumidor
como sendo a mesma KOLYNOS, o mesmo produto, fabricado pelo mesmo fabricante, com
mesma frmula e preo do anterior, apenas disfarado sob uma apresentao que mantm um
mesmo ar de famlia.
DA COMPARAO ENTRE AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS KOLYNOS E
SORRISO.

1. Quanto s embalagens, so elas exatamente do mesmo tamanho,


apresentando-se a do produto SORRISO com a mesma cor de fundo
amarela tradicional da KOLYNOS.

2. A embalagem do produto SORRISO ocupou cerca de metade de seu


campo visual com outra cor, a pretexto de criar um diferencial com a
embalagem anterior. No entanto, a outra cor, azul, representativa de gua
em movimento, mais propriamente de uma piscina, que o principal
elemento de todas as campanhas publicitrias do creme dental KOLYNOS.

3. No obstante sejam os tipos de letras utilizados nas marcas


KOLYNOS e SORRISO no exatamente idnticos, so bastante
semelhantes, devendo-se ressaltar que as marcas KOLYNOS e
SORRISO so igualmente apresentadas na cor verde sobre fundo
amarelo.

4. A marca SORRISO foi disposta levemente na diagonal, na


embalagem de seu produto, enquanto que a marca KOLYNOS se
apresenta exatamente na horizontal.

Esse fato, todavia, no relevante, dado o espao disponvel nas


embalagens, que foi ocupado da mesma forma, com ambas as marcas
sendo encimadas pela expresso:

CREME DENTAL COM FLUOR

5. Quanto a essa expresso, no mesmo tom verde da


marca do produto, sobre o mesmo fundo amarelo, so
utilizados tipos de letras quase idnticos.
6. A embalagem tradicional de KOLYNOS apresentava, abaixo da marca,
a expresso SUPER BRANCO, substituda na embalagem de SORRISO por
DENTES BRANCOS, ambas as expresses em letras de cor branca.

7. A tradicional embalagem do creme dental KOLYNOS sempre


trouxe, aps a marca do produto, um emblema vermelho, em formato
trapezoidal, limitado abaixo por linha verde, separada do emblema por
campo branco.

O mesmo ocorre com a embalagem de


SORRISO, que traz, na sequncia da marca do
produto, o mesmo tipo de figura, levemente
arredondada, na cor vermelha, limitada por
trao branco e, a seguir, outro verde, no mesmo
tom de verde da marca KOLYNOS.
8. Quanto a esses emblemas, foi mantida a mensagem que, na embalagem
do creme dental KOLYNOS era DELICIOSA PROTEO
REFRESCANTE, alterada, na embalagem de SORRISO, para
PROTEO QUE REFRESCA, mantendo-se, de qualquer forma, o
mesmo aplo, apresentado em ambas as embalagens grafado em letras
brancas sobre fundo vermelho.

9. As apresentaes acima descritas aparecem em trs das quatro


superfcies das embalagens.

de interesse notar que, na quarta superfcie de ambas aparece a


mesma mensagem publicitria:

(...) auxilia na proteo de seus dentes contra os cidos


causadores da crie dental. Com exclusivo sabor (...)
proporciona hlito puro e refrescante. Mantenha seus
dentes brancos, brilhantes e sadios. Sorria confiante com
(...).
Na referida mensagem, que exatamente a mesma nas duas
embalagens em cotejo, aparece, em cada qual, nos campos deixados em
branco, em uma a marca KOLYNOS e, na outra, a marca SORRISO.

10. No entanto, o nome KOLYNOS aparece, na embalagem de


SORRISO, nesse mesmo campo da embalagem, com a indicao, em
destaque, de que o creme dental SORRISO produzido sob autorizao
dos proprietrios da marca por:

KOLYNOS DO BRASIL LTDA.

seguindo-se a essa indicao, o mesmo endereo, o mesmo nmero de


CEP, o mesmo nmero de CGC e o mesmo farmacutico responsvel
pelo produto KOLYNOS.

11. Ainda nesse campo, est apresentada, em ambas as embalagens, a


frmula de cada produto, seguida de figura de envelope com a
indicao CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

A VISO DE CONJUNTO

No parece haver dvidas de que a nova embalagem, do novo produto SORRISO, foi
cuidadosamente elaborada para desenvolver uma aparncia diversa, sem ser diferente, ou seja,
mantendo-se o mesmo ar de famlia.

claro que a manuteno da cor de fundo das embalagens, a apresentao das marcas na
mesma posio e cor, a existncia do emblema vermelho com mensagem similar e a mesma
mensagem publicitria explicativa do produto, alm da clara exibio da marca
KOLYNOS, apresentada a pretexto de indicar o nome do fabricante e, alm de tudo, a
apresentao, na nova embalagem, da gua da piscina evocativa de todas as campanhas
publicitrias de KOLYNOS, no so afetadas por pequenas alteraes em tipos de letras,
umas mais grossas outras mais finas, ou na troca de super branco por dentes brancos,
quando o apelo est no branco.

Fica evidente, do estudo da nova embalagem, que houve a preocupao, enquanto se mexia
em pontos secundrios, em manter a mesma viso de conjunto entre as embalagens, criando
uma que, embora com pequenas alteraes em pontos individualizados, traga mente do
consumidor, de imediato, a embalagem anterior, com sua marca conhecida, mantendo
inalterado o volume de venda do produto e, via de consequncia, o monoplio que se
procurou evitar.

UM OUTRO ENFOQUE PARA O PROBLEMA

Imagine-se que no tivesse havido a compra da KOLYNOS pela COLGATE.

Imagine-se que o mercado se mantivesse como at ento se apresentava, com a marca


KOLYNOS, comercializada h quase um sculo, na liderana do mesmo quanto ao seu
notrio creme dental KOLYNOS.

Imagine-se, ento, que um terceiro, o anterior proprietrio da marca SORRISO adquirida pela
COLGATE, por exemplo, decidisse lanar no mercado um novo creme dental, que levasse a
marca SORRISO, e que o fizesse utilizando a embalagem sob exame.

Deveria, ou poderia, KOLYNOS DO BRASIL LTDA. se insurgir contra tal concorrente,


alegando contrafao de sua marca e ato de concorrncia desleal, como o so os confusrios
tendentes a desviar, de maneira fraudulenta, a clientela de outrem?

Vista sob essa tica, a questo teria que ser analisada sob o ngulo da propriedade industrial,
especificamente no que toca reproduo ou imitao de marca anteriormente registrada.

Quanto a esse aspecto, melhor que ningum estudou o tema o saudoso JOO DA GAMA
CERQUEIRA, autor do TRATADO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, que na obra
citada, assim ensina:

A reproduo da marca a cpia servil, idntica, sem disfarces. Reproduzir


copiar.
.........................................................................
Distingue-se da reproduo a imitao, porque, neste caso, no h cpia servil
da marca registrada, mas apenas semelhana capaz de criar confuso ao
titular da marca anterior e aos prprios consumidores.

A identidade caracteriza a reproduo; a semelhana caracteriza a imitao.


.........................................................................
O contrafator sempre procura artifcios que encubram ou disfarcem o ato
delituoso. No copia servilmente a marca alheia, empregando marca
semelhante, que com ela se confunda, a fim de iludir o consumidor.
........................................................................
Pouco importa que a marca se assemelhe em todos os pontos com a
anteriormente registrada ou que a semelhana exista apenas em relao a uma
parte da marca ou a alguns de seus elementos. Desde que a semelhana seja de
molde a criar confuso entre os produtos assinalados, o registro no poder
ser concedido.
No discrepa a opinio esposada por CARVALHO DE MENDONA que define a
IMITAO como:

Semelhanas to pronunciadas entre a marca registrada e a criada


subsequentemente, que originem a possibilidade de confuso por parte
dos consumidores ou compradores dos produtos ou mercadorias.

Retornando lio de GAMA CERQUEIRA, informa ele que:

A imitao pode assumir as mais variadas formas, sendo tarefa impossvel


indic-las todas.

Tanto nos casos propriamente de contrafao, isto , nos casos de delito, como
naqueles em que se procura registrar marca semelhante a outra j registrada,
o contrafator recorre a toda sorte de artifcios para alcanar os fins visados e,
ao mesmo tempo, embaraar a ao do prejudicado.

Procura dar nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confuso com a
marca legtima, mas precavidamente introduz elementos diferentes, s vezes
bastante sensveis, os quais, sem prejudicar a impresso de conjunto da
marca, possam servir para sua defesa...
........................................................................
O contrafator no visa iludir apenas o consumidor, mas tambm a justia ou a
repartio incumbida do registro.

Por isso, quanto mais hbil a imitao, tanto mais perigosa se torna. Para
desmascar-la h que possuir alguma argcia, uma sensibilidade especial,
uma intuio particular capaz de descobrir o que se acha oculto atravs
daquilo que propositadamente se ostenta.

As marcas imitadas, pode-se dizer, distinguem-se das legtimas pelo que


mostram e com elas se assemelham pelo que escondem.
......................................................................
Nas marcas mistas, compostas de denominaes ou figuras, ora imita-se a
parte nominativa, dando-se aparncia diversa ao conjunto, ora imita-se a
parte figurativa, caracterizando-se a marca com denominao diferente. No
primeiro caso, o contrafator argumentar com os aspectos de conjunto das
marcas para demonstrar a impossibilidade de confuso, malgrado a
semelhana da denominao; no segundo, apelar para a diversidade das
denominaes, que seria suficiente para impedir qualquer confuso.

O consumidor, porm, corre sempre o risco de ser ludibriado e


induzido em rro, ou porque, iludido pela semelhana do nome,
no atenta para a diferena do conjunto, ou porque, enganado
pela aparncia da marca, no fixa a ateno na denominao, s
vezes habilmente dissimulada.
Assim, estivesse a KOLYNOS sofrendo a concorrncia da SORRISO, lanada no mercado
por terceiro, certamente contaria com todos os elementos suficientes para, dada a semelhana
das embalagens em confronto, e da possibilidade de confuso dos consumidores, agir com
rigor contra o contrafator, face legislao especfica que rege a propriedade industrial no
Brasil.
Ora, no caso, KOLYNOS pode ser vista como a contrafatora j que, proibida de utilizar a
marca KOLYNOS, deixou ela de ser prpria, por 4 anos, mas alheia, retirada do mercado
exatamente para evitar continue sendo consumida, mantendo-se o monoplio que se procura
evitar, face concentrao a que se chegou.

No caso, COLGATE, agora proprietria da marca KOLYNOS, contrafaz a prpria marca,


como se fosse um terceiro, de modo a manter o monoplio, frustrando o sentido da opo que
lhe foi oferecida pelo CADE.

CONCLUSES FINAIS

claro que a apreciao de duas embalagens em confronto, para avaliao da possibilidade de


iludir o consumidor ou, no caso, de frustrar regra legal imposta pelo CADE, traz em s certo
grau de subjetividade, podendo-se considerar a posio aqu expressa como opinativa e, de
certo modo o , porque o critrio subjetivo, assim como as qualidades pessoais do observador,
no deixam de influir sensivelmente no seu parecer.

No entanto, esse no o caso presente,de possibilidade de erro ou confuso, em matria de


marcas, cuja apreciao est sujeita a regras e princpios, legais e doutrinrios, a que no pode
se esquivar quem tenha, como o signatrio, de pronunciar-se em questo desse gnero.

Entre essas regras encontra-se, desde o Cdigo da Propriedade Industrial de 1945 inserto o
preceito segundo o qual se considera existente a possibilidade de erro ou confuso sempre
que as diferenas entre as marcas no se evidenciem sem exame ou confrontao.

Desse preceito se deduzem trs princpios da maior importncia, que desmascaram a


intencionalidade da criao da nova embalagem do CREME DENTAL SORRISO, que no
deveria ter sido analisada pela comparao, item por item, com a anterior do CREME
DENTAL KOLYNOS, como se fez ao incio do presente parecer:

1. As marcas no devem ser confrontadas e comparadas mas


apreciadas suces-sivamente, a fim de se verificar se a impresso
causada por uma recorda a impresso deixada pela outra;
2. As marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista no as suas
diferenas, mas as suas semelhanas;

3. Finalmente, deve-se decidir pela impresso de conjunto das


marcas e no pelos seus detalhes.

bviamente, quem tem que decidir da possibilidade de confuso, deve colocar-se na posio
de consumidor, levando em conta, ainda, a natureza do produto.

Nesse sentido, no tem qualquer dvida o signatrio de que as embalagens dos produtos
KOLYNOS e SORRISO sero tomadas pelo consumidor por acondicinamento do mesmo
produto, fabricado pelo mesmo produtor, com o mesmo preo e que, por algum motivo legal
no perfeitamente compreendido pelo grosso da populao, habituada ao consumo de milhes
de tubos do creme dental KOLYNOS, tem de ser chamado, por algum tempo, de SORRISO.

No h dvidas de que, qualquer que tenham sido os pontos que, no obstante faam parte do
acordo assinado perante o CADE, e que, segundo a imprensa, fazem parte de um anexo
confidencial ao acordo, o princpio bsico que permitiu COLGATE optar pela terceira
alternativa das oferecidas pelo Conselho est calcado em que a nova marca no pode
confundir o consumidor. Ou, como se expressa a prpria conselheira Lcia Helena Salgado e
Silva, em matria publicada na Folha de So Paulo de 13.06.1997:

Ele (o consumidor) no pode achar que est comprando a mesma


marca (KOLYNOS).

Ocorre que, ao proceder a um simulacro de embalagem que consegue ser diversa, sem ser
diferente, na qual detalhes sem importncia so alterados, mas mantidas as cores, mensagens
e apelos publicitrios, com evocao, ainda, do ponto bsico (piscina) dos filmes publicitrios
do produto KOLYNOS, tudo isso cercado de uma srie de comunicados que s serviram para
chamar, ainda, mais, a ateno para a permanncia do produto no mercado, embora
disfarado, no parece haver dvida de que a COLGATE, decidida a manter o negcio, dele
no desistindo como seria sua primeira opo, e nem licenciado a marca a terceiros, opo
que tambm lhe foi oferecida, mantendo a capacidade produtiva das fbricas da KOLYNOS,
que convenientemente teve seu nome comercial alterado para incluir a marca que deveria ser
suprimida, decidiu a COLGATE, tambm, manter o monoplio que adquiriu pela compra da
KOLYNOS, alcanando uma concentrao que incumbe ao CADE evitar, proibindo a
utilizao da embalagem e do tubo do produto SORRISO, pelos motivos antes expostos.

Esse meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 16 de Junho de 1997.

NEWTON SILVEIRA
A Marca Wiborowa
12/08/1977

Vide o corpo deste estudo no Parecer sobre a marca Stolichnaya


A Marca Contini
10/12/1998

CONSULTA
O ilustre advogado, Dr. Lanir Orlando, consulta-nos acerca de dois processos judiciais em que contendem, de
um lado, MARTINI & ROSSI LTDA. e, de outro, IRMOS CONTE LTDA.

HISTRICO

01. MARTINI & ROSSI LTDA. ajuizou, perante a 9 Vara Federal da Seo Judiciria de S. Paulo
(processo n 91.0707339-9), ao de nulidade de diversos registros de marcas para rtulos de bebidas
obtidos perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial por IRMOS CONTE LTDA.

Entre os registros anulandos se encontra o de n 810.827.573, relativo ao rtulo VERMOUTH


BRANCO, obtido aos 29 de outubro de 1985.

A R, em sua contestao, alegou preliminar de prescrio, eis que uma grande parte de seus
registros de marcas j havia sido obtida h mais de cinco anos.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, comparecendo aos autos, reconheceu e demonstrou a


ocorrncia da prescrio quinqenal, estabelecida nas leis de propriedade industrial anteriores
propositura da ao, na vigente quela data (Cdigo de 1971) e na atual, de 1996.

Essa ao de nulidade ainda no teve julgamento em primeira instncia.

02. Paralelamente, a mesma Autora, MARTINI & ROSSI LTDA., ajuizou, contra a mesma
IRMOS CONTE LTDA., ao ordinria para Cessao da Concorrncia Desleal, distribuda aos 21
de outubro de 1991, 1 Vara da Comarca de Cndido Mota - SP.

Nessa ao a Autora alega que a R pratica concorrncia desleal por meio de:

- denominao CONTINI,
- logotipo CONTINI,
- rtulos Vermouth Bianco CONTINI, Vermouth Tinto CONTINI e Vermouth
Dry CONTINI.

Constitui tarefa espinhosa para este parecerista, certamente o foi para o magistrado da Comarca de
Cndido Mota, e o ser para o E. TJSP, proceder leitura da pea vestibular, autntica agresso ao
idioma ptrio.

Em suma, alega a Autora que a marca CONTINI constitui contrafao de MARTINI e que os
rtulos, em seu conjunto, se assemelham, de modo a iludir o consumidor. Isso devido,
principalmente, ao uso pela R da terminao TINI...

A alentada inicial, de 69 pginas, repete praticamente todo o texto da ao de nulidade proposta,


mesma poca, perante a Justia Federal (supra).
O curioso que a Autora, em lugar de cumular a presente ao (com pedido de absteno) ao de
nulidade, em curso perante a Justia Federal, optou por propor duas aes, com idntico fundamento,
perante juizes diversos.

Esta ao, de Cessao de Concorrncia Desleal, j recebeu sentena em 1 instncia, publicada aos
24 de novembro de 1995.

No que toca preliminar de prescrio, calcou-se o MM. Juiz da 1 Vara Civil de Cndido Mota
smula 143 do STJ:
Prescreve em cinco anos a ao de perdas e danos pelo uso de marca
comercial.

Mas, quanto ao pedido cominatrio, entendeu o ilustre magistrado no ter ocorrido a prescrio.

Considerou, entretanto, que, quanto aos nomes MARTINI e CONTINI, seriam eles
perfeitamente distinguveis:

Na fria realidade, a marca nominativa CONTINI pode coexistir


pacificamente com a marca nominativa MARTINI, como convivem tantas
outras TINIs no mesmo mercado e mesmo seguimento.

No entanto, julgou procedente a ao (parcialmente) para determinar requerida, que se abstivesse


do uso dos rtulos, contra-rtulos e colarinhos nas garrafas dos produtos CONTINI DRY e
CONTINI BIANCO.

Esta, em apertada sntese, a situao da presente ao, que aguarda deciso do E. TJSP, face s
apelaes da Autora e R.

Isso posto, passo a formular minha opinio, em forma de

PARECER
I. A QUESTO DA PRESCRIO

Acolheu o MM. Juzo da Comarca de Cndido Mota a preliminar de prescrio quanto pretenso
indenizatria, face aos termos da smula 143 do STJ, acima transcrita.

Repudiou, no entanto, a alegao de prescrio quanto pretenso cominatria (pedido de


absteno). Efetivamente, outra smula do STJ, de n 142, estabelece:

Prescreve em vinte anos a ao para exigir a absteno do uso de marca comercial.

Data vnia, o prazo prescricional de vinte anos no se aplica hiptese dos autos. Isso porque os
rtulos da R, cuja cessao de uso pretende a Autora, se acham registrados e a ao de nulidade de
registro de marca prescreve em cinco anos, seja conforme o Cdigo de 1971, seja pela Lei vigente, de
1996.
Assim, a smula 142 do STJ inaplicvel ao caso presente, tendo em vista que as marcas (cuja
absteno de uso pretende a Autora) se acham registradas pela R h mais de cinco anos...

Essa afirmao, que pode causar perplexidade, se torna clara se examinarmos a antiga perlenga, da
qual este parecerista participou em diversas oportunidades, acerca da prescrio da ao
(cominatria ou proibitria) objetivando a cessao de uso de nome comercial semelhante.

A RDM (Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econmico e Financeiro), n 4, ano X, 1971, estampa,
s pginas 56 e seguintes, acrdo da 2 Cmara Civil do Tribunal de Justia de S. Paulo (AC n 192.374-
SP), que concluiu no sentido de que de cinco anos o prazo prescricional das aes para anular o
arquivamento de firma ou nome comercial, semelhantes a outros. Tal deciso menciona a questo da
aplicabilidade do artigo 10, 2, do Decreto n 1.236, de 1904. Esse dispositivo legal se acha transcrito
pgina 59 da RDM citada:

Art. 10. Nem a falta de interposio do recurso, nem o seu indeferimento dirimem
o direito que a outrem assiste, na forma do artigo antecedente, de propor ao:
...................................................................................
2. Para obrigar o concorrente que tenha direito a nome idntico ou semelhante
a modific-lo por forma que seja impossvel erro ou confuso.

Esta ao caber somente a quem provar posse anterior de marca ou nome para
uso comercial ou industrial, embora no o tenha registrado e prescreve, assim
como a referente ao artigo 8, ns. 2, 3 e 4, primeira parte, se no forem
intentadas at seis meses depois do registro da marca.

Sobre esse tema comentei:

Parece-nos de clareza meridiana que o prazo prescrito no n 2,


do artigo 10 da Lei n 1.236 s se aplica quando o nome comercial
idntico ou semelhante ao de outrem faa parte de marca que
venha a ser registrada. Nesse caso a prescrio ocorreria seis
meses depois de efetivado o registro, pois no teria sentido uma
ao tendente a modificar a denominao da titular do registro da
marca que inclui tal denominao quando no mais se pudesse
anular o registro que a contm. Alis o citado dispositivo
clarssimo ao declarar que o prazo se conta do registro da marca.
(RDM citada, p. 60).
A questo volta baila na RDM n 26 (1977), que publica acrdo da 1 Turma do STF, Rel. Min.
Aliomar Balieiro, cuja ementa transcrita pgina 106:

A prescrio da ao da sociedade annima para modificao de


denominao de outra que se assemelha sua e anterior, de
acordo com art. 3 2 , do Decreto-lei 2.627, de 1940, a de cinco
anos, do Cdigo da Propriedade Industrial (Decreto-lei 7.903, de
1945), e no a de seis meses, do Decreto 1.236, de 1904.
O acrdo destaca (pgina 108 da RDM citada):

Embora a proteo do Cdigo da Propriedade Industrial


dependa do registro por ele institudo, certo que, pelo art. 112, o
usurio antigo de uma denominao ou nome, ainda no
registrado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial,
pode opor-se, dentro de cinco anos, a quem, nesse registro, tenha
inscrito denominao nova, suscetvel de conflito e confuso. O
Departamento decidir da prioridade do usurio antigo, ainda
que no registrado.
Outro acrdo sobre o tema foi publicado na RDM n 52 (1983), da 2 Turma do TRF (AC 29.655 - GB),
cujo voto do relator, Min. Dcio Miranda, destaca:

No que toca decadncia, verifico que o prazo de seis meses do art. 10, 2 e no
art. 11, 2 do Dec. 1.236, de 24.09.1904, era prazo de prescrio da ao para
obrigar o concorrente a modificar o nome, se no fosse intentada at seis
meses depois do registro da marca. Supunha, pois, o registro do nome
como marca. Ainda quando se considerasse vigente a disposio, seria de todo
inaplicvel ao caso dos autos, em que a r no chegou a registrar seu nome no
Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
Sobre o tema, comentei (pgina 108 da RDM citada):

que era costume poca o registro de marcas complexas (rtulos) que, em


geral, continham alm da marca propriamente dita, o nome comercial de seu
proprietrio. E no seria coerente admitir-se a ao para compelir algum a
alterar sua denominao se o registro que a continha no mais pudesse ser
anulado.

As leis posteriores de propriedade industrial ampliaram dito prazo de seis meses


para cinco anos, mas no alteraram a razo determinante da existncia da
prescrio naquele caso, ou seja, a existncia de um registro.

Quero com isso demonstrar que, se a R, em ao de absteno, obteve registro para a marca
(nominativa ou rtulo), o prazo de prescrio da ao de absteno, necessariamente, tem de ser o
prazo de prescrio da ao de nulidade. Subsistente o registro, no h como acolher a pretenso de
absteno.

Alis, a R traz colao diversos acrdos nesse sentido, como, por exemplo:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca - Proteo - Alegao pela R tratar-


se de marca no registrvel - Eficcia, no entanto, enquanto no for anulada,
em ao prpria, no Juzo Federal competente - Recurso no provido.
Apelao Cvel n 127.523-1 - 2 Cmara Cvel do Tribunal de Justia do
Estado de So Paulo - Julgamento 02.04.1991.
RJTJESP - LEX - 134/201

Recurso Especial n 36.898-7-SP


Terceira Turma do Superior Tribunal de Justia - Julgamento 01.03.1994
NOME COMERCIAL
Proteo decorrente do disposto no artigo 8 da Conveno da Unio de Paris.
Desnecessidade de que haja sido feito o registro no Brasil.
MARCA - Registro
No se pode vedar o uso a quem titular do registro. A anulao desse haver de
ser pleiteada em ao direta.
RSTJ/Junho 1994/373

II. NO MRITO

O verdadeiro e prprio precedente desta causa (embora no estejamos dentro do sistema da


common-law) foi o caso CINZANO x CALDEZANO, objeto de acrdo da Quarta Cmara Civil do
TJSP (AC n 279.331, da Comarca de Jundia).

A sentena de 1 instncia, ressalvando R o direito de uso da marca CALDEZANO, proibiu-a do


uso de certos rtulos, considerados imitativos. Apelaram ambas as partes, como no presente feito.

Destaca o acrdo, no entanto:

Ocorre que, j proferida a sentena, datada de 12 de junho de 1978 (fls. 796),


a R demonstrou nos autos ter obtido o registro, junto ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, da marca CALDEZANO, deferida a expedio do
respectivo certificado (fls. 894), apesar da oposio administrativamente
manifestada pela Autora e por outra firma (fls. 874).

E, mais adiante:

Conferindo esse vetusto e V. Acrdo, datado de 1918 e relatado pelo eminente


Ministro Urbano Marcondes, se l: O preceito cominatrio hoje aplica-se
perfeitamente sempre que se deseja evitar que algum ofenda o nosso direito.
E, mais adiante: Tanto a marca do apelante, como a dos apelados, esto
registradas; e, se uma imitao ou contrafao da outra, podendo induzir o
consumidor a erro ou engano, ao prejudicado cabe a ao ordinria para
anular o registro, nos termos do art. 10 pargrafo 2 do Decreto n 1.236 de 24
de setembro de 1904 (pg. 407 daquele repertrio de jurisprudncia).

E, finalizando:

Por fim, h a considerar-se que o final zano, ou ano, j se agregou aos usos
e costumes da indstria de bebidas, especialmente vermutes, no s no Brasil,
como acima visto, mas tambm no mercado internacional. Ocorreu, na espcie,
fenmeno no muito incomum, de assimilao, pelo pblico, da idia do gnero
pela meno da espcie, - o que no significa se deva negar da autora a
proteo que a legislao ptria oferece s marcas registradas. No sendo as
marcas idnticas, a proteo se volta para a semelhana e esta deve ser apreciada
caso por caso, com anlise dos mais variados fatores que se oferecem ao
intrprete. O conjunto dessa anlise se revela favorvel R, o que leva
concluso de que, dando-se expresso semelhante o sentido que deve ter, no
contexto do art. 59 do Cdigo da Propriedade Industrial, no colidem as marcas
em anlise, podendo perfeitamente conviver no mercado nacional, desde que

No que diferem os casos CINZANO/CALDEZANO e MARTINI/CONTINI que, neste ltimo, os


rtulos da R tambm se acham registrados como marca, sujeitos prescrio qinqenal.

O que parece ocorrer nos dois casos, na opinio do subscritor, que, em nenhum dos dois, ocorre
uma verdadeira hiptese de imitao, quando o consumidor, pretendendo comprar um produto,
enganado, comprando o outro.

O consumidor sabe que est comprando o outro, mas se satisfaz com o secundrio, sucedneo, de
mesmo estilo...

O que a lei pretende coibir o engodo do consumidor, no o seu direito, consciente, de satisfazer-se
com os sucedneos daquilo que ele admira, mas no pode comprar.

Sinceramente, quem compra CALDEZANO sabe que no est comprando CINZANO. Ou no isto
que as religies popularescas vendem? O parque temtico da felicidade. O vidro pelo cristal. A
cabeleireira de subrbio, que tansforma a patroa numa Lady Di. O bancrio que malha na
academia e se apresenta como um astro de cinema. Os shopping centers, os carros de segunda
mo, as perucas dos carecas, a msica dita country, as viagens baratas a Miami, o direito de
parecer sofisticado perante a sua pequena tribo. Vamos tirar essa satisfao do povo em nome de
uma pretenso pecuniria das grandes empresas?

No por menos que o primeiro acrdo citado (RDM n 4 - 1971), destaca, pg. 57:

Curiosamente a origem da palavra snob estaria ligada a uma abreviao da


expresso latina sine nobilitate, sem ttulo de nobreza. Na lngua portugusa
criou-se o anglicismo snobismo, como sinnimo de diletantismo, gosto,
admirao e coisas que esto fora do seu meio social, pedantismo, afetao. E na
gria moderna est em moda a palavra snobao.

Lembre-se, a propsito, que a lei de direitos autorais n 9.610, de 1998,


repetindo o que j dispunha a lei anterior, prescreve em seu art. 47:

So livres as parfrases e pardias que no forem verdadeiras


reprodues da obra originria nem lhe implicarem em
descrdito.
Por estas razes, entendo, salvo melhor juzo, que o produto CONTINI no infringe os direitos da
MARTINI, porque o consumidor est consciente de se tratarem de produtos diversos, embora do
mesmo estilo.

So Paulo, 10 de Dezembro de 1998.

NEWTON SILVEIRA
A Marca Nuggets
20/11/2000

CONSULTA

Tendo apresentado a mim, para exame, a respeitvel sentena prolatada nos autos da ao
Ordinria 000.00.548716-1 que Sadia S/A move contra Produtos Alimentcios Superbom
Indstria e Comrcio Ltda. perante a 12 Vara Cvel da Comarca de So Paulo, formulou a
empresa SADIA S/A consulta no sentido de serem avaliados seus fundamentos, de acordo
com os princpios que regem a propriedade industrial e a concorrncia desleal.

Aps o exame detalhado da questo, formulo o


seguinte
PARECER

ANTECEDENTES

A SADIA S/A props a ao sob estes fundamentos:

- a autora titular dos direitos sob as marcas NUGGET nominativa, registro


811929108, NUGGETS nominativa, registro 812223850, e CHICKEN NUGGETS
nominativa, registro 812650719, por fora de Contrato de Licena de Uso Exclusivo
de Marcas celebrado com a titular MacDonalds International Property Company,
Ltd., devidamente averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Tais marcas so destinadas a produtos alimentcios.

- a r lanou no mercado produto com a utilizao da expresso GRAINS NUGGETS


SUPERBOM, tambm distinguindo produtos alimentcios, em violao dos
direitos sobre as marcas registradas da autora.

Foi formulado pedido de absteno de produo e comercializao de produtos contendo as


marcas NUGGETS, NUGGET e CHICKEN NUGGETS, sob pena de multa diria, bem
como condenao em indenizao por perdas e danos, inclusive morais.

A r PRODUTOS ALIMENTCIOS SUPERBOM INDSTRIA E COMRCIO LTDA.


contestou a ao sob estes fundamentos de mrito:

- a r requereu junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registro da


marca mista SUPERBOM GRAINS NUGGETS, tendo o processo recebido o
nmero 820896918.
- essa marca mista requerida constituda pela combinao de elementos nominativos
e figurativos, o que constituiria fator de diferenciao em relao marca
NUGGETS.
- ningum ofereceu oposio a esse pedido de registro.
- a autora titular da marca NUGGETS somente, e a r requereu o registro da marca
SUPERBOM GRAINS NUGGETS.
- segundo o Dicionrio Ingls-Portugus de Antonio Houais e Ismael Cardim,
nugget significa pedao, pepita, e que, em consequncia, dizer-se nugget de
frango seria o mesmo que dizer pedao de frango. Isso tornaria a marca
NUGGET meramente evocativa.
- as embalagens dos produtos da autora e dos produtos da r teriam diferenas de cor, o
que afastaria a possibilidade de confuso do consumidor.
- os produtos da r so destinados a pessoas que no consomem carne, enquanto que os
produtos da autora so destinados a pessoas que consomem carne.
- em razo desses argumentos, existiria a possibilidade legal de convivncia entre as
expresses NUGGETS e GRAINS NUGGETS SUPERBOM.

O laudo pericial subscrito pela perita CLLIA MARIA RESENDE BERNARDES


BIANCO, nomeada pelo MM. Juzo, afirma ter sido comprovada a apreenso de embalagens
onde encontrada a marca NUGGETS, de titularidade da Sadia, em violao aos direitos
dessa empresa.

A respeitvel sentena prolatada pelo Excelentssimo Senhor Doutor Juiz de Direito JOS
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, da 12 Vara Cvel Central da Comarca
de So Paulo, teve os seguintes fundamentos de mrito:

- a autora titular dos direitos sobre as marcas nominativas CHICKEN NUGGETS,


NUGGET e NUGGETS.
- a r utilizou a expresso GRAINS NUGGETS SUPERBOM em seus produtos e
depositou a marca SUPERBOM GRAINS NUGGETS.
- a princpio caracterizou-se violao ao direito marcrio da autora, pois a marca
NUGGETS est regularmente registrada perante o INPI e averbada a licena de uso
da autora, sendo os produtos de ambas da mesma classe.
- no entanto, a expresso nugget traduzida do ingls para o portugus significa
pedao e, em razo disso, constituiria termo genrico, de uso comum.
- em razo disso, incidiriam as regras proibitivas de registro como marca do artigo 124,
VI e XXI da Lei 9279/96, sendo vedada sua apropriao na classe de produtos
alimentcios.
- o contrrio se daria se a r tivesse utilizado a expresso CHICKEN NUGGETS, pois
esta no encontra vedao de apropriao; nesse caso, a violao estaria
caracterizada.

Sob esses fundamentos, a ao foi julgada improcedente.

ANLISE DA QUESTO LUZ DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

AS AFIRMAES DA AUTORA

A autora efetivamente titular dos direitos sobre as marcas NUGGET, NUGGETS e


CHICKEN NUGGETS. Os registros foram expedidos validamente pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, tendo o titular assegurado o direito de seu uso exclusivo em todo o
territrio nacional, nos termos do art. 129 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da
Propriedade Industrial), in verbis:

Art. 129 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente


expedido, conforme as disposies desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e de
certificao o disposto nos arts. 147 e 148.

O Contrato de Licena de Uso relativo s marcas, celebrado entre a empresa titular e a autora,
foi averbado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, estando tambm atendido o
disposto no art. 140 da Lei da Propriedade Industrial, in verbis:
Art. O contrato de licena dever ser averbado no INPI para que produza efeitos
em relao a terceiros.

fora de dvida, portanto, que a autora detm os direitos sobre as marcas NUGGET,
NUGGETS e CHICKEN NUGGETS, e que tem o direito de uso exclusivo dessas marcas
assegurado para si em todo o territrio nacional.

tambm assente que a r lanou no mercado produto com a expresso GRAINS


NUGGETS, tanto pela notcia dada pelo laudo pericial quanto pelo fato de que a r no
dissentiu da afirmao, admitindo-a.

AS AFIRMAES DA R

A r efetivamente depositou junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial o pedido de


registro da marca SUPERBOM GRAINS NUGGETS, tendo o processo recebido o nmero
820896918; a marca requerida constituda de elementos nominativos e figurativos.

No entanto, no verdadeira a afirmao de que a insero de elementos nominativos e


figurativos constituiria fator de diferenciao em relao marca NUGGETS.

Clara a lio a respeito desse tema do eminente GAMA CERQUEIRA, nosso maior
tratadista de Propriedade Industrial:

As questes de reproduo de marcas no oferecem grandes dificuldades, dada a


simplicidade de seu conceito. Tratando-se de marca nominativa, verifica-se a
hiptese quando a denominao reproduzida, ainda que em caracteres diferentes
ou que a ela se acrescentem outros elementos.

(in Tratado da Propriedade Industrial, 2 Edio, Editora Revista dos Tribunais, Vol. 2, pg.
909).

Da mesma posio Carvalho de Mendona (Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. V,


parte I, n. 357, pg. 343) e Valdemar Ferreira (Instituies, vol. 2, 3 Ed., pg. 300).

O acerto da tese fica evidenciado quando ela aplicada a hipteses possveis. Por exemplo: a
marca nominativa MAIZENA estaria sendo reproduzida pela expresso MAIZENA
ARISCO, ainda que esta ltima tivesse apresentao mista, com elementos de desenhos e
cores. MAIZENA marca registrada, e essa expresso no pode ser reproduzida em qualquer
outro produto, ainda que com acrscimo de nova expresso, marca ou conjunto de desenhos e
cores j que essa reproduo constitui violao de registro de marca validamente expedida,
em infrao direta ao direito de exclusividade de uso assegurado ao titular pelo citado art. 129
da Lei da Propriedade Industrial. Outro exemplo pode ser mencionado: a marca COCA-
COLA estaria sendo reproduzida pela expresso COCA-COLA ANTRCTICA, ainda que
esta ltima trouxesse rtulos, cores e forma de apresentao estilizada; igualmente haveria
infrao direta ao direito de exclusividade que a lei assegura ao titular da marca COCA-
COLA.

E a tese foi esposada recentemente por v. Acrdo prolatado pela Nona Cmara de Direito
Privado do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, por votao unnime, no julgamento
da Apelao Cvel n. 41.346-4, de Campinas, que decidiu litgio entre a marca registrada
SUNNY e a expresso SUNNY SIDE, Relator o eminente Desembargador FRANCIULLI
NETTO:

A adio Side palavra Sunny, esta ltima de propriedade da autora e


devidamente registrada, no transfigura os dados essenciais do problema. No
exigem a lei e o sistema jurdico ptrio que a reproduo seja idntica, perfeita ou
total. Basta a reproduo parcial, mormente na espcie, em que foi repetido o
nome nuclear, pois este o que fica impregnado e calcado na percepo do
consumidor, uma vez que o que se deve evitar a possibilidade de confuso, a
propiciar vantagens s custas de propriedade e esforo alheios.

Vale a citao de v. Acrdo, tambm recente, prolatado pela Colenda 20 Cmara Cvel do
Egrgio Tribunal de Justia do Estado do Rio Grande do Sul, decidindo o Agravo de
Instrumento 70001622794 (Agravante: SADIA S/A; Agravadas: PERDIGO
AGROINDUSTRIAL S.A. e outra), onde foi examinada a mesma hiptese ora em
discusso:

(...) Releva destacar que h prova do registro do licenciamento e do contrato de


exclusividade celebrado com o titular da marca, nos termos do art. 139, pargrafo
nico, da Lei 9.279/96. E a violao dos direitos da agravante estaria
caracterizada pela materialidade da apreenso j ocorrida e o documento de fl.
59, a evidenciar, efetivamente, que a agravada estaria se apropriando do nome
NUGGETS para lanamento de seus produtos. Ora, evidente os prejuzos que
da decorreriam, notadamente pela demora na prestao jurisdicional, com o
prolongamento do uso indevido da marca, especialmente em relao imagem do
produto frente ao consumidor. Nessa circunstncia, com base no artigo 558 do
CPC, concedo efeito suspensivo para deferir a antecipao de tutela reclamada,
determinando, de conseguinte, sejam as agravadas intimadas a cessar a
comercializao e distribuio indevidas dos produtos com as marcas licenciadas
Nuggets, que foram cedidos em carter de exclusividade agravante, sob pena
de multa diria de 10 mil reais.

Dessa forma, no verdadeira a afirmao da r, de que a combinao de elementos


nominativos e figurativos constituiria fator de diferenciao entre a marca registrada
NUGGETS e a expresso SUPERBOM GRAINS NUGGETS.

Tampouco aproveita o argumento de que ningum ofereceu oposio ao pedido de registro da


r.

Tambm a esse respeito clara a lio do saudoso mestre GAMA CERQUEIRA:

Completando a parte relativa reproduo e imitao de marcas, convm


esclarecer algumas questes que surgem freqentemente na prtica.

Em primeiro lugar, deve-se observar que a falta de oposio ao registro por parte
do titular da marca anteriormente registrada, como o prprio consentimento deste,
no autorizam a concesso do registro de marca que a reproduza ou imite, porque
no se encontra em jogo apenas o seu direito sobre a marca, mas tambm o
interesse do consumidor.
(op. citada, pgs. 921/922).

Para alm disso, deve-se considerar que, independentemente da interposio de oposio, o


interessado que tenha seus direitos lesados dispe ainda de Processo Administrativo de
Nulidade, que pode ser instaurado at seis meses aps a expedio do certificado de registro,
nos termos dos arts. 168 e 169 da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 168 A nulidade do registro ser declarada administrativamente quando


tiver sido concedida com infringncia do disposto nesta lei.

Art. 169 O processo de nulidade poder ser instaurado de ofcio ou mediante


requerimento de qualquer pessoa com legtimo interesse, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias contados da data da expedio do certificado de registro.

E alm da possibilidade de anulao administrativa do ato concessivo irregular, o interessado


dispe ainda de ao de nulidade, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos dos arts. 173 a 175
da Lei da Propriedade Industrial.

Assim, nenhum direito poderia ser reconhecido em favor da r pelo fato isolado de no ter
sido apresentada oposio a seu pedido de registro de marca.

Passamos a analisar o argumento de defesa de que a palavra nugget, no idioma ingls,


significa pedao, pepita, e que, em consequncia, dizer-se nugget de frango seria o
mesmo que dizer pedao de frango, o que tornaria a marca NUGGET meramente
evocativa.

Em primeiro lugar, vale mencionar que o dicionrio citado pela r traz a definio do
vocbulo de forma inversa quela citada pela r:

nugget s. pepita, pedao


e no
nugget s. pedao, pepita, como foi citado.

Pode a correo parecer, primeira vista, de menor importncia; no o , contudo.

Vale conferir a mesma definio trazida por outros dicionrios:

nugget
[n'git] s. pepita f. (de ouro).
(Dicionrio Michaelis Ingls-Portugus).

Nugget pepita
(Tradutor on-line www.obrasil.com)

nugget s. pepita, pedao.


(Dicionrio Ingls-Portugus Websters)

nugget 1. A lump of valuable metal or mineral, eg gold, found in the earth. 2.


A small thing, eg an idea or a fact, that is regarded as valuable: a book full of
nuggets of useful information.
(OXFORD Advanced Learners Dictionary)

A concluso que se impe que nugget tem como significado primrio o vocbulo da
lngua portuguesa pepita, e como significado secundrio pedao, e mesmo nesse
significado secundrio, corresponderia a pedao de grande valor, por associao ao
significado primrio, pepita de ouro. Isso no torna a marca NUGGET evocativa, e menos
ainda de uso comum ou necessrio na classe de produtos alimentcios. Trata-se de marca de
fantasia, j que Pepitas de Frango no forma usual ou necessria de se designar frangos
empanados.

Outro aspecto que refora esta concluso a traduo da prpria expresso utilizada pela r: a
se sustentar sua tese, GRAINS NUGGETS teria a traduo de PEDAOS DE GROS
quando, na verdade, o que ela comercializa no so pedaos de gros. Onde, ento, a
expresso de uso comum, necessrio ou vulgar do vocbulo NUGGETS?

Em diversos passos, a r afirma que diferenas de cor e de embalagens afastariam a


possibilidade de confuso do consumidor, buscando deslocar a discusso para esse ngulo de
anlise. Torna-se importante, aqui, estabelecer-se a diferena entre reproduo e imitao de
marca; para fixar-se essa diferena, contundente o magistrio de GAMA CERQUEIRA:

As questes de reproduo de marcas no oferecem grandes dificuldades, dada a


simplicidade de seu conceito. Tratando-se de marca nominativa, verifica-se a
hiptese quando a denominao reproduzida, ainda que em caracteres diferentes
ou que a ela se acrescentem outros elementos.

(op. cit., pg. 909).

Distingue-se da reproduo a imitao, porque, neste caso, no h cpia servil


da marca registrada, mas apenas semelhana capaz de criar confuso
prejudicial ao titular da marca anterior e aos prprios consumidores. A
identidade caracteriza a reproduo; a semelhana caracteriza a imitao.

(op. cit., pg. 914).

No caso presente, trata-se de reproduo de marca anteriormente registrada (marca


nominativa NUGGETS em comparao a GRAINS NUGGETS); no , pois, a hiptese de
imitao.

Tratando-se de reproduo e no de imitao, plenamente aplicvel a lio de GAMA


CERQUEIRA:

Completando estas noes, devemos observar que, nos casos de reproduo, a


questo da possibilidade de confuso indiferente, como decorre de lei. O que se
deve verificar , exclusivamente, se a marca se destina a produto idntico ou
semelhante, ou pertencente ao mesmo gnero de comrcio ou indstria ou a
gnero afim.
(op. cit., pgs. 910/911).

Trata-se de reproduo de marca anteriormente registrada; e o gnero de indstria das duas


empresas o mesmo produtos alimentcios. No h que se cogitar, portanto, de
possibilidade de confuso no esprito do consumidor. A violao, in casu, objetiva, e est
plenamente caracterizada.

O ltimo argumento colacionado pela r diz respeito natureza dos consumidores de uma e
de outra empresa; enquanto que os produtos da SADIA seriam destinados a pessoas que
consomem carne, os produtos da SUPERBOM seriam destinados a pessoa que no
consomem carne.
Esse ltimo argumento no descaracterizaria a violao. Como j se disse acima, ambos os
produtos esto classificados na classe dos produtos alimentcios, sem distino de seus
componentes ou de seu pblico alvo. Repita-se a lio de GAMA CERQUEIRA:

Completando estas noes, devemos observar que, nos casos de reproduo, a


questo da possibilidade de confuso indiferente, como decorre de lei. O que se
deve verificar , exclusivamente, se a marca se destina a produto idntico ou
semelhante, ou pertencente ao mesmo gnero de comrcio ou indstria ou a
gnero afim.
(op. e local citados grifos nossos).

fora de dvida que produtos alimentcios, sejam quais forem seus componentes, pertencem
a gnero idntico de indstria.

E, de toda forma, nada impede que a titular dos direitos sobre a marca no caso, a SADIA
possa, no futuro, decidir-se pela fabricao de produtos alimentcios destinados a pessoas que
no consomem carne; a extenso do seus direitos marca confere-lhe essa possibilidade,
mantendo a exclusividade do signo em tal hiptese, como bem exposto por GAMA
CERQUEIRA:

A lei procurou prever todas as hipteses, partindo do particular para o geral,


de modo gradativo; em primeiro lugar, cogita de produtos idnticos; em
segundo lugar, de produtos semelhantes; em terceiro lugar, leva em conta o
gnero de comrcio ou indstria, sem cogitar da identidade ou semelhana
entre os produtos ou artigos, mas da identidade e da afinidade dos ramos de
negcio a que as marcas ou servio se destinam. Nos dois primeiros casos a lei
procura impedir a confuso direta entre os produtos provocada pela
identidade ou semelhana das marcas; no terceiro caso visa, alm disso, a
resguardar o direito do titular da marca de estender o seu uso a outros
produtos ou artigos pertencentes ao mesmo gnero de comrcio ou indstria
que explora, ou a gnero afim.
(op. cit., pgs. 906/907 grifos nossos)

A se admitir a tese da r, portanto, estar-se-ia negando titular dos direitos sobre as marcas
registradas a possibilidade de ampliar seu leque de produtos, dentro do mesmo gnero, em
detrimento do direito de exclusividade que lhe assegurado pelo art. 129 da Lei da
Propriedade Industrial.

OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENA

Em seus fundamentos, a respeitvel sentena reconhece a titularidade dos direitos da autora


SADIA sobre as marcas CHICKEN NUGGETS, NUGGET e NUGGETS; reconhece,
ainda, que a r utilizou a expresso GRAINS NUGGETS, e que depositou a marca
correspondente; reconhece, finalmente, que ficou caracterizada a violao aos direitos
marcrios da SADIA, j que a marca NUGGETS est regularmente registrada e sua licena
de uso averbada junto ao INPI, e os produtos de ambas as empresas so da mesma classe. Em
suma, a respeitvel sentena reconhece a violao dos direitos da autora, em todos os seus
aspectos.

No entanto, busca uma excludente de violao na traduo do termo nugget, que entende
ser termo genrico, de uso comum, razo pela qual incidiriam as regras proibitivas de registro
como marca do artigo 124, VI e XXI da Lei 9279/96.
Data maxima venia do ilustre prolator da respeitvel sentena, no existe, nem poderia existir,
tal excludente de violao.

Primeiro e menos importante porque, como se viu, a traduo primria e correta da


expresso inglesa nugget pepita, e no pedao no sentido que lhe emprestou o r.
decisrio.

Segundo porque atribuio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o exame das


irregistrabilidades contidas no art. 124 da Lei 9279/96, sub censura da Justia Federal, foro
competente rationae materia para eventual declarao de nulidade de registros concedidos
irregularmente, nos termos do art. 175 da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 175 A ao de nulidade do registro ser ajuizada no foro da justia federal


e o INPI, quando no for autor, intervir no feito.

Assim, a Justia Estadual no poderia se substituir ao foro competente rationae materia para
analisar a registrabilidade ou irregistrabilidade da marca; a competncia exclusiva para essa
anlise da Justia Federal, com a interveno necessria do INPI no feito.

Por outro lado, o prazo prescricional para tal ao de declarao de nulidade de cinco anos,
nos termos do art. 174 da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 174 Prescreve em 5 (cinco) anos a ao para declarar a nulidade do


registro, contados da data da sua concesso.

Temos estabelecido, assim, que:

a) a marca NUGGETS foi concedida em perfeita consonncia com a lei, como se


explanou na anlise dos argumentos da autora e da r;
b) ainda que a concesso do registro tivesse sido feita em desacordo com o art. 124 da
Lei da Propriedade Industrial, a competncia exclusiva rationae materia para
anlise e declarao de eventual nulidade do registro seria da Justia Federal, com
intervenincia necessria do INPI, por fora do art. 175 da mesma lei;
c) no caso presente, qualquer discusso acerca de eventual nulidade do registro estaria
irremediavelmente prescrita, nos termos do art. 174 da Lei da Propriedade
Industrial;
d) de todo modo, a Justia Estadual no poderia substituir-se Justia Federal na
anlise da registrabilidade da marca violada.

CONCLUSO

De todo o exposto, colhemos a concluso de que a expresso NUGGETS perfeitamente


aproprivel como marca, pelo sentido fantasioso de sua traduo.

E, de todo modo, ainda que assim no fosse, o exame de eventual irregistrabilidade competiria
exclusivamente Justia Federal, por fora da competncia rationae materia especificada no
art. 175 da Lei da Propriedade Industrial estando tal matria irremediavelmente prescrita,
por fora do art. 174 do mesmo Diploma.

Assim, h registro de marca, validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade


Industrial e em plena vigncia, da marca NUGGETS.
A expresso utilizada pela r, GRAINS NUGGETS, constitui reproduo da marca
anteriormente registrada, em violao frontal ao direito de exclusividade previsto no art. 129
da Lei da Propriedade Industrial.

Irrelevantes os argumentos sobre eventuais diferenas entre a marca NUGGETS e a


expresso GRAINS NUGGETS (acrscimo da palavra grains, diferenas de cores,
embalagens, etc.), j que a espcie de reproduo, onde a possibilidade de confuso no
requisito essencial, e no simples imitao, sede em que tal discusso seria admissvel.

Irrelevante, ainda, o argumento sobre a diversidade de pblico alvo consumidores e no


consumidores de carne pois os direitos relativos ao registro da marca alcanam a
possibilidade futura de seu titular ampliar o leque de produtos que industrializa, dentro da
mesma classe de produtos alimentcios em que tem assegurada a exclusividade do signo
distintivo.

A negativa de garantia exclusividade garantida por lei marca NUGGETS configura


negativa de vigncia ao artigo 129 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade
Industrial).

Esse meu parecer, s. m. j.

So Paulo, 20 de Novembro de 2000.

NEWTON SILVEIRA
A Marca Extra
Janeiro/2001

PARECER ACERCA DA REGISTRABILIDADE DO NOME EXTRA COMO


MARCA NO RAMO DE SUPERMERCADOS

CONSULTA
Consulta-nos o nobre advogado Dr. Srgio Garcia Martins, em representao de ATACADO
DISTRIBUIO, COMRCIO E INDSTRIA LTDA., acerca da seguinte questo:

01. Aos 28 de maio de 1987, sua representada depositou, perante o INPI - Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, pedido de registro para a marca mista EXTRA, na classe nacional 40 (10. 15. 34),
para distinguir, entre outros, servios auxiliares ao comrcio de mercadorias, com a finalidade de distinguir
um supermercado;

02. O registro solicitado, aps a tramitao de processo administrativo por cerca de 12 (doze) anos (!), foi
finalmente concedido pelo INPI aos 05 de janeiro de 1999 e expedido o correspondente certificado sob n
813.533.155, sem qualquer ressalva ou restrio;

03. Eis que COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO, concorrente da empresa consulente no


ramo de supermercados, promoveu, aos 10 de novembro de 2000, ao ordinria que foi distribuda 34
Vara Federal do Rio de Janeiro, pleiteando a nulidade parcial do Registro n 813.533.155, objetivando fosse o
registro apostilado pelo INPI para nele constar a ressalva sem direito ao uso exclusivo da palavra EXTRA
isoladamente, por entender ser tal palavra inaproprivel no ramo de supermercados, j que ela mesma, Autora,
utiliza esse nome h vrios anos para distinguir seus supermercados;

04. O Mm. Juiz da 34 Vara Federal concedeu liminar, suspendendo os efeitos do


registro at o julgamento definitivo da demanda.

Isso posto, a consulta tem por objeto saber-se se o nome EXTRA , ou no, aproprivel
como marca no ramo de supermercados.
Passo, a seguir, a formular meu parecer.

PARECER

I. DOS FUNDAMENTOS DA AO ORDINRIA DE NULIDADE


PROMOVIDA POR COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIO.

Alega a Autora da ao ser titular de inmeros registros e pedidos de registros para a


marca EXTRA, EXTRA HIPERMERCADOS e JUMBO EXTRA, sem precisar as
classes e datas de seus pretensos direitos.

Alega, ainda, que os demais registros de marca EXTRA, exceto aquele objeto da ao de
nulidade, foram concedidos sem direito exclusivo da palavra EXTRA, sem precisar,
novamente, as classes e datas de tais registros.

Alega, ademais, terem seus sinais distintivos grande poder distintivo, conforme se
verifica, por exemplo, com a marca EXTRA. Atualmente, este signo j identificado
pelos consumidores de produtos e servios de hipermercados, ou afins, de todo o Pas,
sem qualquer risco s demais empresas que tm atividades voltadas ao mesmo segmento
de mercado.
Para suportar suas alegaes, menciona vrias marcas de terceiros compostas do radical
EXTRA na mesma sub-classe 40 (15). Conclui, ento, no ser a palavra EXTRA
aproprivel, isoladamente, porque trata-se, portanto, de elemento que tem relao com a
qualidade do produto ou servio, registrvel apenas se dotado de suficiente
distintividade...

II. DA LIMINAR DEFERIDA AUTORA

Os fundamentos da liminar concedida pelo Mm. Juzo da 34 Vara Federal do Rio de


Janeiro so muito simples:

Os autos demonstram que a autora requereu vrios registros para a marca


EXTRA, EXTRA HIPERMERCADOS e JUMBO EXTRA, todos deferidos pelo
INPI.
A utilizao das marcas referidas deflui dos registros que lhe foram cometidos e
que colidem com aqueles tambm outorgados segunda r, sem a devida ressalva.

O despacho, seguindo a linha da inicial, omite-se quanto s classes e datas de tais registros.

III. DO DIREITO DE PRIORIDADE QUE COMPETE TITULAR DO


REGISTRO N 813.533.155.
Omitindo a inicial a data do pedido de registro da CONSULENTE, R naquela ao de nulidade, bem como a
referncia necessria classe 40 (15), levou a Autora a erro de fato o Mm. Juiz prolator da liminar mencionada.

O fato que a prioridade do registro da CONSULENTE tem data de 28 de maio de 1987, e


no h qualquer marca EXTRA anterior quela prioridade na mencionada classe 40 (15).

Assim, fatos supervenientes, ocorridos em outras classes, no podem ser trazidos colao para o fim de se
discutir a legitimidade do registro que veio a ser emitido aos 05 de janeiro de 1999.

A nica questo que se pe saber-se se, nos idos de maio de 1987, a palavra EXTRA poderia, ou no, ser
apropriada pela CONSULENTE vista do direito aplicvel.

IV. DA PALAVRA EXTRA NA LNGUA PORTUGUESA.


Os mais antigos dicionrios da lngua portuguesa ou no consignam a palavra EXTRA, ou a mencionam como
palavra da lngua latina.

Assim que o PEQUENO DICCIONRIO DA LNGUA PORTUGUESA, de CNDIDO


DE FIGUEIREDO, editado em Lisboa por ARTHUR BRANDO & C, nem ao menos
consigna essa palavra.

J o dicionrio portugus denominado DO POVO, consigna a palavra EXTRA


indicando ser prefixo latino significando fora ou alm de.
O DICCIONRIO ILLUSTRADO DA LNGUA PORTUGUEZA, de FRANCISCO DE ALMEIDA,
editado por FRANCISCO PASTOR, indica EXTRA como palavra latina que significa fora, alm, para
fora.

No mundo moderno, o tradicional dicionrio AURLIO indica a palavra EXTRA com os seguintes sentidos:

1. Frmula reduzida de extraordinrio (especialmente usada na imprensa):


EDIO EXTRA; TRABALHOU QUATRO HORAS EXTRAS.
2. Carbonato de alta densidade.
3. Pessoa que faz servio acidental ou suplementar.
4. Ator que vem cena como elemento de um grupo, aglomerado ou multido;
comparsa, figurante, ponta.

O mesmo dicionrio tambm consigna EXTRA - indicando posio exterior, fora de: EXTRAMURAL,
EXTRA-UTERINO.

Outro dicionrio dos mais populares, o MICHAELIS, indica, exatamente, os mesmos sentidos do AURLIO:
EDIO EXTRA, CARBONATO, FIGURANTE, pessoa que presta servio acidental ou suplementar.

Como se verifica, nenhum dos sentidos assinalados de uso necessrio, comum ou vulgar em
relao a supermercados.

V. DA DOUTRINA.

DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, em seu MARCAS E EXPRESSES DE


PROPAGANDA, editora Forense 1984, no captulo COMPOSIO DA MARCA
(pgs. 109 e seguintes), relaciona os sinais que podem constituir marca e, s pginas
111/112, trata da COMPOSIO DA MARCA MEDIANTE PALAVRA, nos seguintes
termos:

O mais comum que a marca seja constituda de uma palavra, combinao de


palavras ou denominao.

E palavras de uso comum so suscetveis de registro como marca? BOUTET e


LODI apontam a jurisprudncia italiana consolidada a respeito: palavras de
uso comum podem ser objeto de registro desde que no se apresentem como
funo indicativa do produto ou de algum de seus elementos constitutivos e
sejam usadas no como expresso de linguagem comum (da qual a ningum
lcito apropriar-se) mas como expresso de fantasia com carter de
originalidade e novidade, de forma a possuir uma eficcia individualizante
que legitima a exclusividade e proteo da marca. Deciso que ilustra a
matria: a denominao veterano para um brandy no se pode considerar
descritiva: a referncia do termo a tal produto perfeitamente lcita, vlida e
eficaz, porque no imaginada antes, nova, algica (que dispensa demonstrao
ou prova para se ver que certa), evidente e na exata medida
caracterizante.

Warm (quente em ingls, caldo em italiano) foi admitida como marca


registrada pelo Tribunal de Brgamo, 15.12.56, por ser o significado ingls da
palavra ignorado pela grande maioria dos consumidores italianos. A fora
individualizante da palavra foi considerada maior que o significado da
palavra, no efeito acstico.

Playboy. A palavra possui suficientemente o requisito de originalidade para


constituir ua marca vlida adotada para contradistinguir uma revista
destinada geralmente ao pblico masculino.

TULLIO ASCARELLI, autor italiano que por muitos anos pontificou no Brasil, em um
de seus mais famosos livros, a TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES
INMATERIALES, edio Bosch, Barcelona, 1970, tambm cuidou do tema s pginas
407 e seguintes de sua obra:

Como signo distintivo, la marca debe poseer, como ya hemos dicho, eficcia
distintiva y, precisamente, eficcia distintiva del producto; en esta eficacia
distintiva, en esta contribucin a la individualizacin (a la nomenclatura, como
hemos dicho en las lecciones anteriores, advirtiendo que no nos referamos,
exclusivamente, a denominaciones) de la realidad y con referencia a mercancas y
productos, reside la creacin intelectual que despus integra el bien inmaterial
tutelado.

Por ello puede requerirse en la marca (v. Arts. 17 y 18 L.M.) originalidad y


novedad, esto es, por un lado, abstracta capacidad distintiva (requisito que
concierne a la tutelabilidad misma del signo, como marca), por otro, diferenciacin
de otras marcas vlidas dentro del mismo mbito, requisitos, ambos, que tienen una
primera justificacin en la tutela del pblico consumidor.

El primer requisito excluye la posibilidad de que constituyan marcas las


denominaciones (y mutatis mutandis las configuraciones) genricas de los
productos que se quieren distinguir (y a estos efectos, con finalidad probatoria,
pueden ser utilizados tratados y diccionarios), las cuals, evidentemente,
pertenecen al patrimonio lingstico comn para distinguir un determinado gnero
de productos y, por tanto, pueden ser utilizadas libremente, careciendo de aptitud
para individualizar, particularmente, productos de esse gnero. Con lo que se
excluyen las denominaciones genricas de productos o mercancas [aunque se
utilice la denominacin genrica en un idioma extranjero o en una lengua muerta
y... tal vez respecto de las lenguas muertas debiera distinguirse entre las que
forman parte del patrimonio comn (por ej., el latn) y las que no (por ej., el
smero)-], aunque se trate de una palabra nueva pero formada segn las reglas
comunes del idioma sobre la base de la funcin del producto. Sin embargo podr
valer como marca una combinacin original de palabras de uso comn que no
posea carcter indicativo del gnero de productos o de sus elementos o el uso de
una denominacin genrica para un producto distinto o con independencia de su
referencia individual al producto que se pretende individualizar.

Ainda no direito italiano LUIGI SORDELLI, em MARCHIO E SECONDARY MEANING, edio


Giuffr, Milo, 1979, destaca s pginas 5 e 6:

Uno dei principi basilari della teoria dei segni distintivi concerne la non
appropriabilit da parte di alcuno di parole o segni che facciano parte del comune
linguaggio intesi ed usati nel significato che loro proprio.

Del resto il principio di fondo, che riguarda la stessa esistenza del marchio e si
riferisce ad uno dei suoi requisiti essenziali, concerne la distintivit del segno
(o per dirla com termine della lngua inglese la sua <distinctiveness>) poich
in mancanza di essa il marchio non esiste, non potendo adempiere all sua
funzione od all sua attitudine a distinguere um prodotto tra gli altri della
stessa categoria: si parla allora di nomi banali, necessari, generici od usati
nella lngua comune per i quali principio accolto in tutti gli ordinamenti che
non si pu da parte di alcuno monopolizzare la parola nel suo significato
corrente. questo dunque um principio di portata generale che riguarda
lintera collettivit ivi comprendendo sia gli imprenditori (anche nei loro
interessi contrapposti) sia i consumatori. Ma la affermazione di tale principio
trova poi la posibilit di ulteriori precisazioni solo se si consideri il mutamento
di significato che la parola comporti (si vedano ad esempio i marchi formati
da parole comuni usate nel senso di parole di fantasia) o quando, pur
manteniendo lo stesso significato, la parola subisca strutturalmente
modificazioni od alterazioni tali da farla apparire diversa e nuova, anche se
persiste nella radice del nome un richiamo alla composizione ed alluso del
prodotto o ad una sua qualit o efficacia: si qui di fronte ai marchi c.d.
significativi od espressivi. Tali marchi godono per la loro struttura e la loro
efficacia e facilit penetrativa di un particolare favore da parte di coloro che li
adottano (bench per lo pi costituiscano dei marchi deboli) perch, come si
usa dire, sono parlanti cio indicano essi stessi al consumatore, senza
ulteriori spiegazioni, di quale prodotto si tratti e si impongono pi facilmente
alla sua memria e attenzione. Si ha in tal caso un contemperamento degli
opposti interessi, poich si fa salvo il divieto della monopolizzazione del
comune linguaggio (con la modifica della struttura della parola), permettendo
tuttavia un richiamo allo stesso significato che una parte della parola o taluni
suoi elementi continuano ad evocare.

No direito francs. Y. SAINT-GAL, em sua famosa obra MARQUES DE FABRIQUE, ed. Delmas, Paris,
1972, pg. D5, tambm se dedicou ao tema:

Les dnominations.

Ce sont des mots invents ou pris dans le langage courant. Ils doivent tre
arbitraires et de fantaisie. Ils ne peuvent, ni tre gnriques, ni ncessaires, ou
exclusivement descriptifs pour dsigner les produits quils sont destins
distinguer. On peut faire choix de mots dtourns de leur sens normal, condition
quils ne soient pas susceptibles de tromper le public.

La jurisprudence a donn de frquentes applications de ces principes. Elle les


avait forgs elle-mme sous lempire de lancienne loi du 23 juin 1857. La loi du
31 dcembre 1964 est venue consacrer cette interprtation en exigeant dans ses
articles 1 et 3, que les dnominations soient arbitraires ou de fantaisie, et que les
signes choisis comme marques ne prsentent pas un caractre ncessaire,
gnrique, dceptif ou par trop descriptif.

Il sagit, en lespce, dune question de fait et dapprciation personnelle, souvent


dlicate du juge. Il est donc difficile de donner aux fabricants et commerants la
recherche de marques une ligne de conduite prcise, car les dcisions des
tribunaux peuvent apparatre parfois contradictoires.

La jurisprudence a tendance cependant interprter, dune manire plutt


librale, le degr darbitraire ou de fantaisie que doit comporter une
dnomination.

Il convient galement de tenir compte des dcisions prises par lAdministration


qui, en vertu de larticle 8 de la loi du 31 dcembre 1964, se voit accorder le droit
de procder un examen pralable portant sur la valeur intrinsque de la marque,
savoir sur son caractre plus ou moins ncessaire, gnrique ou dceptif. Cette
interprtation des organismes et des tribunaux administratifs peut ne pas toujours
concorder avec celle des tribunaux judiciares.

No direito portugus, mais prximo do nosso, RUY DE MATOS CORTE-REAL, em seus comentrios ao
Cdigo da Propriedade Industrial Portugus, Coimbra Editora, 1982, transcreve, pg. 66, acrdo a
respeito:

Segundo o ac. Do Sup. Trib. De Just., de 14.11.979, Bol. 291-520, a marca s


franca ou genrica, se fizer qualquer designao, em relao aos produtos que
assinala, quanto sua qualidade, quantidade, destino, valor, lugar de origem ou
poca de produo.

VI. DA JURISPRUDNCIA.

A REVISTA DE JURISPRUDNCIA, editada pelo Instituto Nacional da Propriedade


Industrial, Vol. 1, 1986, menciona alguns julgados administrativos a respeito da matria:

REVISO ADMINISTRATIVA ARTIGO 65, ITEM 20, DO CPI MARCA


EVOCATIVA MANUTENO DO REGISTRO.
ARGACAL tecnicamente registrvel, luz do disposto no item 20, do art. 65,
do CPI. Aplica-se questo o conceito de marca evocativa, porquanto so
utilizados na elaborao da marca o radical arga, relativo a argamassa, e o
vocbulo cal, substncia branca resultante da calcinao de pedras calcrias,
usada em argamassas. A justaposio destes vocbulos, entretanto compe uma
denominao inexistente no lxico, razo pela qual no pode ser considerada de
uso necessrio, comum ou vulgar para assinalar materiais de construo.

certo tambm que a utilizao do radical arga e do vocbulo cal no os


exclui do patrimnio comum, porque a exclusividade concedida em lei se
restringe to-somente ao conjunto elaborado a partir desses termos.

REVISO ADMINISTRATIVA EXPRESSO DE FANTASIA


INTELIGNCIA DO ITEM 20 DO ART. 65 DO CPI MANUTENO DO
REGISTRO.

P NO CHO no uma expresso de uso necessrio, uma vez que no


mantm relao direta com calados.

Como sabido, os calados tm como funo primordial cobrir os ps e no


desnuda-los.

P NO CHO , na verdade, um verbete popular, que denota realismo,


objetivismo. Assim, essa expresso possui carter fantasioso e inovador, sendo
passvel o seu registro como marca, enquanto sinal identificador de calados e
similares.

REVISO ADMINISTRATIVA ARTIGO 65, ITEM 10 E 20, DO CPI


INOCORRNCIA DENOMINAO EVOCATIVA MANUTENO DO
REGISTRO.

CHOCOLATINE no palavra encontrada nos dicionrios da lngua


portuguesa ou nos dicionrios de idiomas estrangeiros e, neste caso, fica
claro que se trata de expresso de fantasia.

Assim, no se pode falar que CHOCOLATINE seja palavra que descreva ou que
intitule produto, j que no um termo necessrio para designar chocolates,
balas, doces, caramelos, bombons e outros produtos derivados de cacau.

CHOCOLATINE , na verdade, marca evocativa ou sugestiva, e seu


registro no exclui do uso comum a expresso necessria chocolate.

O Juiz Federal AGUSTINHO FERNANDES DIAS DA SILVA coletou um sem nmero de sentenas em sua
obra PATENTES E MARCAS NA JUSTIA FEDERAL, edio Freitas Bastos, 1992:

5 Vara Federal RJ
MANDADO DE SEGURANA Proc. n 6.070
Marca LETTER PRESS. Arts. 65, itens 10 e 20 do C.P.I., e 6 da Conveno
de Paris. No expresso simplesmente descritiva de qualquer produto,
mercadoria ou servio, nem de uso necessrio, comum ou vulgar para designar
qualquer deles. Concesso de segurana, para prosseguimento do processo de
registro.
(p. 53).

5 Vara Federal RJ
MANDADO DE SEGURANA Proc. n 6.349
Marca HOBJETO. Art. 65, item 6, do C.P.I. Sentido da proibio legal,
referente a denominao genrica. Concesso da segurana, para
prosseguimento do processo de registro.
(p. 69).

6 Vara Federal RJ
AO ORDINRIA Proc. n 5.796.156
Marca POLVILHO ANTISSPTICO. Art. 65, n 20, do C.P.I. No expresso
necessria para designar o produto. Precedentes. Nulidade da deciso que indeferiu
o registro.
(p. 242).

Neste caso, destaca-se do corpo da sentena:

Por ltimo, favorecem Autora, ao contrrio do que alega o Ru, os


precedentes invocados, relativos s marcas COCA-COLA, MISTURA
FINA, FIAT LUX, GENERAL ELECTRIC, SUPER LUX, MOTO
SPORT, SEIVA DE SILVESTRES, SEIVA DE FLORES, SEIVA DE
ROSAS, SOLFEIJO, BRILHO CERMICA e AMENDOLIVA, as
quais (exceto as trs primeiras) s foram registradas por deciso judicial.
No foi o Ru, portanto, que as considerou expresses simplesmente evocativas,
portanto registrveis, e no propriamente descritivas do produto que viriam a
assinalar. As referidas marcas, tal como POLVILHO ANTISSPTICO,
constituem expresses compostas, tendo sido registradas em seus conjuntos, e
no por seus elementos componentes, separadamente. O mesmo se diga quanto
s marcas VOLKSWAGEN e ULTRAGAZ, sendo de se notar ainda que a
marca GEMADO, conforme esclarecido pelo Ru, foi registrada em razo de
seu longo uso, critrio que agora se recusa a aplicar a POLVILHO
ANTISSPTICO. No cabe aqui a distino, invocada pelo Ru, entre o
sistema antigo, segundo o qual a aquisio da marca ocorria pela simples
ocupao, sendo por isso importante o uso prolongado, e o da lei atual, em que o
registro tem carter atributivo; isso, porque o uso prolongado no est sendo
considerado como requisito para aquisio da marca, mas sim para apreciao
de seu carter distintivo, segundo os termos da Conveno de Paris e do Cdigo
da Propriedade Industrial. (p. 247).

6 Vara Federal RJ
AO ORDINRIA Proc. n 5.836.166
Marca COMGS, classe 37. Art. 65, inciso 20, do C.P.I. Indeferimento do
registro. Reexame do ato, admitindo a viabilidade do registro, por ser a marca
apenas evocativa. Reconhecimento do pedido e extino do processo. (p. 254).

6 Vara Federal RJ
AO ORDINRIA Proc. n 5.868.173
Marca AGRO SAFRA. Art. 65, item 6, do C.P.I. Indeferimento do registro.
Reexame do ato, admitindo a viabilidade do registro, por ser a marca apenas
evocativa. Reconhecimento do pedido e extino do processo. (p. 256).

6 Vara Federal RJ
AO ORDINRIA Proc. n 6.052.657

Marca NATIONAL, e conjunto figurativo. Art. 65, 6 do C.P.I. Reabertura do


processo administrativo para indeferir o pedido, sob a alegao de se tratar de
denominao genrica. Inocorrncia de ofensa coisa julgada administrativa
e a direito adquirido, bem como de prescrio aquisitiva. Todavia, o INPI
atribuiu excessiva abrangncia ao impedimento legal do registro. Nulidade da
deciso denegatria. (p. 269).
Aqui, destacamos do corpo da sentena:

Conforme se deduz das opinies de PONTES DE MIRANDA, GAMA


CERQUEIRA e WALDEMAR FERREIRA, qualquer das expresses
enumeradas no inciso 6, do art. 65, podem ser registradas como marca, desde
que no se relacionem com o produto. NATIONAL, evidentemente, no se
relaciona com qualquer produto da indstria eletroeletrnica ou com qualquer
outro que a Autora produz. To flagrante a registrabilidade da marca
NATIONAL, que serviu de paradigma ao ilustre Ministro ARMANDO
ROLLEMBERG, no julgamento da Apelao Cvel n 79.840-RJ, para afastar a
proibio de registro com relao marca INTERNATIONAL.

A orientao adotada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem dado


ensejo a inmeras aes visando a anulao das decises da autarquia, do que
resultou uma vasta jurisprudncia a respeito da matria, destacando-se os casos
referentes s marcas BRILHOCERMICA, SUPER-LUX, SEIVA DE
FLORES, POLY SELO, CRISMETAL e AMENDOLIVA, todas
consideradas registrveis. (p. 271).

6 Vara Federal RJ
AO ORDINRIA Proc. n 6.093.361
Marca SALHO, classe 29.50. Indeferimento com base no art. 65, n 20, do
C.P.I. Reexame na via administrativa, por se tratar de expresso de cunho
evocativo. Reconhecimento do pedido de extino do processo. Dispensa da
condenao em honorrios advocatcios. (p. 277).

6 Vara Federal RJ
AO ORDINRIA Proc. n 6.288.790
Marca nominativa CHEQUE-CONSULTA. Indeferimento com base no art. 65,
n 6, do C.P.I. Reexame na via administrativa, por ser marca apenas evocativa.
Reconhecimento do pedido e extino do processo. (p. 284).

VII. DOS FATOS E DO DIREITO APLICVEL

Revendo-se, agora, os fatos e idias acima elencadas, os seguintes destaques devem ser
feitos:

- A marca EXTRA foi depositada pela CONSULENTE aos 28 de maio de 1987


e constitui a primeira marca EXTRA na classe 40.15;
- A inexplicvel demora de cerca de 12 anos do processo administrativo no
elide o direito de prioridade que compete CONSULENTE, motivo pelo qual
o registro foi concedido sem qualquer ressalva ou restrio;
- Esse fato destri a alegao de COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIO de ser titular de inmeros registros e pedidos de registros
para a marca EXTRA, EXTRA HIPERMERCADOS e JUMBO EXTRA, face
prioridade da CONSULENTE que data de maio de 1987;
- Mais estranha ainda a alegao dessa concorrente de terem seus sinais
distintivos grande poder distintivo, conforme se verifica, por exemplo, com a
marca EXTRA, visto que tal poder distintivo, reconhecido pela concorrente,
opera em favor da CONSULENTE, a qual goza do direito de prioridade em
relao marca EXTRA;
- No se deve confundir a palavra EXTRA, com o radical EXTRA -, que
possuem significados diferentes na lngua portuguesa, sendo que o
substantivo EXTRA no tem relao com a qualidade do produto ou
servio, como pretendido pela concorrente;
- Mesmo o radical EXTRA -, que funciona como um adjetivo, no tem relao
com qualidade mas sim o sentido de fora de, como em extra-lide ou extra-
petita;
- Assim a liminar concedida pelo Mm. Juiz da 34 Vara Federal do Rio de
Janeiro praticou verdadeira inverso no fundamento de que a utilizao
das marcas referidas deflui dos registros que lhe foram concedidos e que
colidem com aqueles tambm outorgados segunda R, visto que tal
colidncia deve beneficiar a detentora da prioridade;
- Os fatos supervenientes prioridade no podem influenciar o exame da
legitimidade do registro da CONSULENTE;
- A palavra EXTRA, consoante consta dos dicionrios AURLIO e
MICHAELIS, tem os sentidos indicados no captulo IV supra: edio extra,
horas extras, carbonato de alta densidade, pessoa que faz servio
suplementar e ator, figurante, ponta, - significados que no mantm
qualquer relao com o ramo de supermercados;
- A doutrina ratifica a adoo como marca de palavras existentes no
vocabulrio, como o caso de DOMINGUES, ao afirmar que palavras de
uso comum podem ser objeto de registro desde que no se apresentem como
funo indicativa do produto... de forma a possuir uma eficcia
individualizante..., eficcia essa, alis, reconhecida pela concorrente ao
afirmar o poder distintivo da marca EXTRA;
- Tlio Ascarelli, por sua vez, tambm se refere eficcia distintiva,
excetuando to somente as denominaes genricas dos produtos, o que
no o caso da marca EXTRA;
- Luigi Sordelli tambm admite a adoo de marcas formadas de palavras
comuns usadas no sentido de palavras de fantasia, o que denomina de
marcas significativas ou expressivas, que fazem apelo ao significado que
evocam;
- O mesmo ocorre no direito francs, na citao de Saint-Gal, o qual afirma
que as marcas podem consistir em palavras inventadas ou tomadas da
linguagem corrente;
- A jurisprudncia administrativa do INPI, colecionada no captulo VI, faz
clara diferenciao entre marcas de uso necessrio e as simplesmente
evocativas, estas registrveis;
- Esse entendimento avulta nos julgados da Justia Federal transcritos na
seqncia, sendo de destacar-se, no caso da marca NATIONAL, a crtica
feita pelo magistrado ao INPI, afirmando que o INPI atribuiu excessiva
abrangncia ao impedimento legal do registro.

VIII. CONCLUSO

Nada obsta o registro como marca de um radical latino, desde que possua grande poder
distintivo, conforme se verifica, por exemplo, com a marca EXTRA.

Alis, esse no o nico caso de um radical latino, registrado como marca, desde que
sem relao necessria com o produto ou servio a distinguir.

Assim que, entre outras, o INPI registrou as seguintes marcas nominativas, sem
qualquer ressalva ou restrio:
- Marca SUB, classe 38.60
Registro n 815.491.808, de 15.07.1997
de DOCTORS ASSOCIATES, INC.
- Marca INTER, classe 41.60
Registro n 814.077.781, de 06.02.1990
de SPORT CLUB INTERNACIONAL
- Marca INTER, classe 9.15.80
Registro n 820.040.690, de 21.09.1999
de INTERMED EQUIPAMENTO MDICO
HOSPITALAR LTDA.
- Marca ULTRA, classe 36.70
Registro n 815.122.314, de 09.02.1999
de ULTRAPAR PARTICIPAES S/A.

Todo o exposto leva concluso da plena registrabilidade da marca EXTRA, sem


qualquer ressalva ou restrio, na classe nacional 40.15 com a finalidade de distinguir um
supermercado.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, Janeiro de 2001.

NEWTON SILVEIRA
A Marca Les Fils
18/01/2002

DA REGISTRABILIDADE E PROTEO DA MARCA LES FILS

DA ORIGEM DA CONSULTA

A marca LES FILS, originariamente de titularidade da sociedade NEW FREEDOM INDSTRIA E


COMRCIO LTDA., considerada um dos principais bens do patrimnio imaterial de sua atual titular, LES
FILS PARTICIPAES E COMRCIO LTDA..

Trata-se de marca de inegvel fora atrativa que, resultado de altos investimentos na constante
melhoria da qualidade dos produtos que assinala e em estratgias de marketing, alcanou
notoriedade no segmento de vesturio e afins.

A histria da marca LES FILS remonta a 17/07/1987, quando do depsito do pedido de registro n
813622662, na classe 25(10.20), da marca mista ANNIFUTURI LES FILS, da empresa NEW FREEDOM
INDSTRIA E COMRCIO LTDA.

Prematuramente, a deciso administrativa de viabilidade do pedido de registro (gide do revogado Cdigo da


Propriedade Industrial, Lei n 5.771/72) considerou a marca registrvel to-somente em seu conjunto, extrada
a exclusividade de uso da expresso LES FILS, na classe 25.

Concedido em 26/04/1994, o registro em questo no atingiu, portanto, sua plena eficcia.

A fim de introduzir no seu acervo marcrio outros signos que pudessem apresentar a mesma fora atrativa e,
buscando evitar o impeditivo a uma proteo plena do signo distintivo, a empresa NEW FREEDOM IND. E
COM. LTDA. e, posteriormente, a LES FILS PARTICIPAES E COMRCIO LTDA. requereram
registros para marcas semelhantes ou compostas pela expresso LES FILS, nas formas nominativa e mista,
diversificando os produtos reivindicados (confira-se Anexo I):

- Marca ANNIFUTURI LES FILS


1) Registro n 813622662, concedido em 26/04/1994, oriundo de
depsito efetuado em 17/07/1987
Classe 25(10.20), relativa a roupas e acessrios do vesturio de uso
comum e para prtica de esportes

Configurao: mista
2) Registro n 818490888, concedido em 21/12/1997, oriundo de
depsito efetuado em 26/05/1995
Classe 03(20), relativa a produtos de perfumaria e de higiene, e
artigos de toucador em geral
Configurao: mista
3) Registro n 818490900, concedido em 26/05/1995, oriundo de
depsito efetuado em 09/09/1997
Classe 14(10.20.30), relativa a metais preciosos e semi-preciosos;
pedras preciosas, pedras preciosas, semi-preciosas e suas imitaes;
jias e suas imitaes
Configurao: mista

- Marca LEFI LOEZ


1) Registo n 818364351, concedido em 06/05/1997, oriundo de depsito
efetuado em 22/03/1995
Classe 25 (10.20.60), relativa a roupas e acessrios do vesturio de
uso comum e para prtica de esportes; artigos de viagem
Configurao: nominativa

- Marca LEFI LOZ


1) Registro n 820772321, concedido em 08/05/2001, oriundo de
depsito efetuado em 10/07/1998
Classe 25 (10.20.60), relativa a roupas e acessrios do vesturio de
uso comum e para prtica de esportes; artigos de viagem
Configurao: nominativa
2) Registro n 200008072, concedido em 08/05/2001, oriundo de
depsito efetuado em 10/07/1998.
Classe internacional 18, reivindicando bolsas, carteiras, malas
mochilas e necessaires
Configurao: nominativa

- Marca LES FILS


1) Pedido de registro n 821073001, depositado em 02/12/1998
Classe 09(05.45), relativa a relgios e aparelhos e instrumentos ticos
Configurao: nominativa
2) Pedido de registro n 821073052, depositado em 02/12/1998
Classe 14(10.20.30), relativa a metais preciosos e semi-preciosos;
pedras preciosas, pedras preciosas, semi-preciosas e suas imitaes;
jias e suas imitaes
Configurao: nominativa

3) Pedido de registro n 821073060, depositado em 02/12/1998


Classe 03(20), relativa a produtos de perfumaria e de higiene, e artigos
de toucador em geral
Configurao: nominativa

4) Pedido de registro n 821073125, depositado em 02/12/1998


Classe 25 (10.20.60), relativa a roupas e acessrios do vesturio de
uso comum e para prtica de esportes; artigos de viagem
Configurao: nominativa
5) Pedido de registro n 822613760, depositado em 12/09/2000
Classe internacional 25, reivindicando confeces em geral, de
vesturio e de outros itens botas, chapus, chinelos, galochas,
gorros, palmilhas, sandlias, suspensrios, sapatos, tnis e xales de
qualquer material (tecidos impermeveis, goretex, strechs, couros,
peles etc.)
Configurao: nominativa

O objeto de desejo, cerne deste estudo, a marca nominativa LES FILS, na classe 25.

O entendimento questionvel do INPI e os incessantes


confrontos com terceiros tendo por objeto a marca em tela traz
a necessidade de que se esclaream os direitos da LES FILS
PARTICIPAES E COMRCIO LTDA..

Num primeiro tpico, ser demonstrado o direito da LES FILS de obter os registros para a marca LES
FILS, nominativa, para distinguir confeces, seja perante o INPI, seja por via judicial, dada sua composio
original.
Nesse sentido, pertinente o estabelecimento de estratgias de
ao, no mbito contencioso, estando a LES FILS no plo
ativo ou no plo passivo de um litgio.

Destarte, alm das questes analisadas no tpico relativo originalidade da composio da marca LES FILS,
ser desenvolvida a tese do direito da LES FILS prosseguir utilizando-se da marca LES FILS, face ao
decurso do tempo (prescrio).

Por derradeiro, apresentaremos o procedimento a adotar


relativamente a tentativas de terceiros de obterem registros
para marcas que contenham o radical FIL.

I. DO DIREITO DA LES FILS DE OBTER OS REGISTROS PARA A MARCA


LES FILS, NOMINATIVA, PARA DISTINGUIR CONFECES, SEJA PERANTE
O INPI, SEJA POR VIA JUDICIAL, DADA SUA COMPOSIO ORIGINAL

A criao de uma marca raramente fortuita; aps constituda e colocada no mercado, a


evoluo de sua utilizao (ou desvio, como si acontecer) pode ser apreciada luz da prpria
evoluo do idioma em que se expressa.

Tal o cerne da tese desenvolvida em parecer elaborado pela Prof Dra. Ieda Maria Alves, acerca da marca
CIMENTCOLA (Anexo II). Parafraseando seu ensinamento:

O idioma portugus, sobretudo no Brasil, pas acolhedor de diversificada


imigrao, tem-se ampliado: naturalmente, incorporam-se a seu acervo termos de
origem estrangeira, num verdadeiro processo de neologismo.

O titular de uma marca pode ser pioneiro na comercializao do produto por ela
identificado, at ento sem similar no mercado; a expresso de fantasia utilizada
tende, ento, a tornar-se indissocivel desse produto, assumindo papel de
substantivo designativo do objeto em questo.

Ocorre, com freqncia a insero dessa nova lngua nos dicionrios, como uma
espcie de codificao, permitindo que um determinado grupo se certifique de seu
acervo idiomtico.

Assim, os termos nilon e gilete, originariamente utilizados como marcas


(NYLON e GILLETTE), passaram a pertencer ao vocabulrio usual, com
definio de seu significado no MICHAELIS Moderno Dicionrio da Lngua
Portuguesa (Ed. Companhia Melhoramentos 1998) e Novo Dicionrio
AURLIO da Lngua Portuguesa (Ed. Nova Fronteira 2 edio),
notadamente.

Tal no exatamente o caso da marca LES FILS, expresso que resultado de uma justaposio singular de
dois substantivos, pertencentes cada um a um idioma, com suficiente originalidade a propiciar a seu titular um
direito exclusivo:

les artigo definido plural, em Francs;


fils plural de fil: substantivo masculino, designativo de tecido
transparente, de seda, algodo ou nilon, geralmente engomado, tramado em
forma de rede de furos redondos ou hexagonais, usado sobretudo para vus,
cortinados, vestidos de noite ou saiotes de bal, tule, bobinete... (segundo
verbete do NOVO DICIONRIO DA LNGUA PORTUGUESA, de Aurlio
Buarque de Holanda Ferreira).
O Mestre Paul Mathly, professor do Centre dtudes Internationales de Proprit Industrielle de lUniversit
de Strasbourg, tendo comentado casos julgados na Frana, esclareceu que uma marca, podendo ser constituda
por vrios vocbulos, deve ter seu carter distintivo apreciado nessa composio. E concluiu:

Alors, il importe peu que chaque mot composant lexpression soit ncessaire ou
descriptif; il sagit de savoir si lexpression prise dans la combinaison qui la
constitue, est ncessaire, gnrique, usuelle ou essentiellement descriptive 10 (
LE DROIT FRANAIS DES SIGNES DISTINCTIFS Librairie du Journal des
Notaires et des Avocats pg. 170)

A marca LES FILS est absolutamente fora da hiptese dos signos necessrios, descritivos, usuais ou
essencialmente genricos, ainda que possa o termo fils, na classe 25, guardar estreita relao com certos
produtos que pretende distinguir. Tal circunstncia a faz, a rigor, uma marca evocativa, que apresenta o objeto
que assinala, sem descrev-lo.

Quanto s marcas evocativas, merece destaque a seguinte deciso:

APELAO CVEL N 89.0204025-9 (Tribunal Regional Federal da 2 Regio


2 Turma) doc. 22.
EMENTA
Administrativo. Indeferimento, com base no art. 65, item 20, do Cdigo de
Propriedade Industrial, de pedido de registro da marca RAMCARD,
destinada a assinalar, na classe 09, aparelhos eletrnicos.
Em se tratando de marca evocativa, ou fraca, no se torna imprescindvel a forma
distintiva, sendo suficiente, na nominativa, a originalidade.
A justaposio de ram com card, compondo nova palavra, no registrada nos
lxicos, se insere nessa perspectiva legal e doutrinria, placitada pela
jurisprudncia.
Apelo improvido, unanimidade.
(grifo nosso).

irrefutvel a originalidade e a distintividade da marca LES FILS: composta de dois termos que, reunidos,
no produzem nenhum significado, mantm-se, pela apreenso do termo fils, como meramente alusiva aos
produtos da classe 25 e, portanto, fora da incidncia do art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial, n
9.279/96:

Art. 124 No so registrveis como marca:


(...)
VI sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou aquele
empregado comumente para designar uma caracterstica do produto ou servio,
quanto natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou
de prestao do servio, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
(...)

Inaceitvel, pois, nessa classe, qualquer limitao registrabilidade da expresso LES FILS, isolada ou
complementada por outros termos, na forma nominativa ou acompanhada de elementos grficos e/ou figurativos,
conferindo-lhe a apresentao mista.

II. DO DIREITO DA LES FILS DE SEGUIR UTILIZANDO A MARCA LES FILS,


FACE AO DECURSO DO TEMPO (PRESCRIO)

10
Traduo livre: Ento, pouco importa que cada palavra compondo a expresso seja necessria ou descritiva;
trata-se de saber se a expresso, tomada na combinao que a constitui, necessria, genrica, usual ou
essencialmente descritiva.
A questo da prescrio, nas aes de absteno de uso e de reparao de dano baseadas em
violao de marca registrada, das mais controvertidas, foi objeto de julgamento da ao
rescisria 512-DF (96/0036725-6), pelo Superior Tribunal de Justia, em brilhante acrdo
que a esclareceu definitivamente.

Aquela Corte viu-se confrontada com a questo que parecia solucionada pela Smula 142, de sua lavra.

O entendimento ento sumulado era o de que o prazo de prescrio no caso de aes para exigir a absteno de
uso de marca era o de 20 (vinte) anos, disciplinado pelo art. 177 do Cdigo Civil.

A ao rescisria sob a apreciao do Superior Tribunal de Justia motivou a revogao do


verbete sumular 142-STJ, em julgamento marcado por debates em que, com absoluto
brilhantismo, sustentaram votos contrrios o Exmo. Sr. Ministro Waldemar Zveiter, na
qualidade de Relator, e o Exmo. Sr. Ministro Barros Monteiro, como Revisor:

Ementa: Ao rescisria. Violao a literal disposio de lei. Inocorrncia. Ao


visando a absteno de uso de marca comercial com pedido de reviso da Smula
142/STJ, acolhido por maioria para revog-la.
I Rescisria improcedente, por inocorrncia do pressuposto autorizador do art.
485, V, do CPC.
II Acolhido o pedido de reviso da Smula 142/STJ, que resta revogada por
deciso majoritria.
III Perda do depsito em favor do ru. Custas e honorrios de 10% sobre o
valor da causa.
ACRDO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os senhores Ministros da 2
Seo do Superior Tribunal de Justia, na conformidade dos votos e das notas
taquigrficas a seguir, por unanimidade, julgar improcedente a ao, e, por maioria,
cancelar a Smula 142 desta Corte.
(...).

RELATRIO

O Exmo. Min. Waldemar Zveiter: All Latex Indstria de Artigos Esportivos


Ltda. ajuiza a presente ao rescisria, com fulcro no artigo 485, V, do CPC,
objetivando a desconstituio do decidido no REsp 23.732-8, Relator Sr. Ministro
Ruy Rosado de Aguiar, cujo acrdo guarda a seguinte ementa (fls. 68):

Marca. Prescrio.
Ao para reparao dos danos causados pelo uso indevido de marca prescreve
em cinco anos (art. 178, 10, IX, C. Civil); a ao fundada na obrigao de no
fazer, visando a cessao do uso da marca de propriedade da autora, prescreve
em vinte anos (art. 177 do C. Civil).
Apelo conhecido e provido para reconhecer e prescrio qinqenal.
Alega violao a literal disposio de lei, ao ter o
acrdo rescindendo aplicado ao caso o disposto no
art. 177, do Cdigo Civil, em lugar do que dispe o
art. 178, 10, IX, do mesmo diploma legal,
sustentando serem qinqenais os prazos, tanto para
propor ao de indenizao pelo uso indevido de
marca, quanto para requerer a absteno de seu uso,
ou seja, para pleitear uma obrigao de no fazer.
Alm de propor reviso da Smula 142, desta Corte, a autora discorre sobre o
direito de propriedade, distino entre direitos reais e pessoais e a prescrio
sobre eles incidente e colaciona julgados do STF e deste STJ em abono a sua tese.

Contestao s fls. 190/197; rplica s fls. 199/205; razes finais s fls. 240/241 e
243/250 e parecer da douta Subprocuradoria-Geral da Repblica s fls. 252/260,
pela improcedncia da Rescisria.
o relatrio.
VOTO
A matria em destaque consiste em saber qual prazo prescricional para exigir a
absteno do uso de nome ou marca comercial, tendo o acrdo rescindendo
adotado a vintenria, enquanto a Autora pugna pela aplicao do prazo
qinqenal.
Rejeito o pedido de reviso da Smula 142/STJ no mbito desta ao rescisria,
que desacolho por no ver presente o pressuposto do art. 485, V do CPC, em que
se arrimou.
Neste mesmo sentido est o parecer da douta Subprocuradoria-Geral da
Repblica que adoto como razes de decidir, verbis (fis. 256/260):
O direito de propriedade, certo, corresponde a um direito real, na esteira do
elenco encartado no art. 674, do Cdigo Civil.
O direito marca industrial ou comercial um direito de propriedade, como se
depreende no inc. XXIX, do art. 5, da Constituio Federal.
O direito de propriedade, como bvio, recai sobre a res e no sobre uma outra
pessoa, como ocorre com os direitos obrigacionais. Nestes, ainda que a relao
jurdica tenha por objeto uma coisa, como, verbi gratia, na compra e venda (cf.
Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, Livraria Freitas Bastos S/A, 1960, 3 ed., v.
III, n. 177, p. 256), no h a ocorrncia de um ius in re, seno, apenas, uma
obrigao a vincular as partes contratantes.
Da mesma forma, ainda que a obrigao derive do direito de propriedade, como a
do direito que possui o seu proprietrio credor de que determinada pessoa
devedor abstenha-se da utilizao do bem, essa relao jurdica sempre
pessoal. o esclio de Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Parte
Especial, t. XXII, Borsi, Rio de Janeiro, 3 ed., 1971, p. 15):
A relao jurdica a que correspondem os direitos reais recai sobre a coisa, a res,
razo por que pode ser entre o titular do direito e todos: no tem de incidir em ato
positivo ou negativo de determinada pessoa, o que a personalizaria. O poder, o
senhorio exclusivo, sobre a coisa est ligado a isso. Na relao jurdica do
direito pessoal h objeto que est no patrimnio do devedor e devido, ou
devido como ato do devedor; na relao jurdica do direito real, o objeto j
est no patrimnio do sujeito ativo, de jeito que os sujeitos passivos s devem
a absteno, o atendimento, o respeito.
No patrimnio desses objetos no est, est no patrimnio do sujeito ativo. Ao
passo que, tratando-se de direitos de obrigao, est no patrimnio do credor a
pretenso a que o objeto venha a ele. O objeto pode ainda no existir, ter de ser
feito pelo devedor (contrato de obra ou de servio, contrato de trabalho,
encomenda de livro, ou de obra de arte) (grifos no originais).
Assim, consistindo a pretenso de absteno do uso de marca em uma obrigao
de no fazer, no se pode falar em direito real, pois obrigao implica, com a
exceo das obrigaes propter rem, direito pessoal, prestao.
Orlando Gomes (Obrigaes, Forense, Rio de Janeiro, 1984, 7 ed., pp. 11-12)
pontifica: A obrigao pertence categoria das relaes jurdicas de natureza
pessoal. (...) Elemento decisivo do conceito a prestao. Para constituir uma
relao obrigacional, uma das partes tem de se comprometer a dare, facere ou
praestare, como esclareceu o jurisconsulto Paulo, isto , a transferir a
propriedade de um bem ou outro direito real, a praticar ou abster-se de qualquer
ato ou a entregar alguma coisa sem constituir direito real (grifos originais).
De todo o exposto, de se concluir que, posto decorrente do direito de
propriedade de marca industrial, a faculdade do proprietrio quanto a exigir de
outrem a absteno de seu uso se insere no campo dos direitos obrigacionais e no
no dos direitos reais.
Da, o primeiro dos fundamentos de improcedncia da presente ao
rescisria.
Com efeito, quer a autora que, ante a s circunstncia de o direito sobre a marca
constituir-se em direito real, tambm as obrigaes da derivadas, inclusive as de
absteno ao seu uso indevido, sejam tambm reais, o que de todo em todo
inadmissvel.
Da mesma forma, no prospera, tambm, a tese levantada na presente ao de
desconstituio, quanto a serem unos os prazos para ao de absteno ao uso
indevido de marca industrial e para a ao de indenizao decorrente de tal
ilicitude.
No pertinente ao tema do lapso prescricional, esse nobre Superior Tribunal de
Justia, por reiteradas vezes, tem-se manifestado em sentido idntico ao da
deciso rescindenda, conforme se depreende das seguintes ementas:
Nome comercial, Ao de preceito cominatrio e ao para ressarcimento dos
prejuzos causados pelo uso indevido. Prescrio.
A ao cominatria objetivando fazer cessar o uso comercial prescreve em vinte
anos, no incidindo o art. 178, 10, inc. IX, do Cdigo Civil, invocvel to-s na
demanda para ressarcimento dos danos causados pelo uso indevido.
Recurso conhecido em parte, mas improvido (REsp 2.476-RJ, Rel. Min. Antnio
Torreo Braz, DJ 12.6.93, p. 17.626).
Marca. Uso indevido. Ao de absteno de uso. Prescrio.
A ao para impedir o uso indevido de marca prescreve em 20 anos (art. 177, do
CC); a reparao de danos da derivados que tem prescrio qinqenal (art.
178, 10, inc. IX, do CC).
Recurso conhecido e provido (REsp 30.727-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
DJ 13.3.95, p. 5.299).
Inocorrendo, portanto o pressuposto autorizador do art. 485, V, do CPC,
rejeito o pedido de reviso da Smula 142 e julgo improcedente a presente
Rescisria.
o meu voto.
VOTO
O Sr. Min. Barros Monteiro: A autora pretende desconstituir o v. acrdo
proferido no REsp 23.732-8/SP, que porta a seguinte ementa:
Marca. Prescrio.
A ao para reparao dos danos causados pelo uso indevido de marca prescreve
em cinco anos (art. 178, 10, IX, C. Civil; a ao fundada na obrigao de no
fazer, visando a cessao do uso da marca de propriedade da autora, prescreve
em vinte anos (art. 177 do C. Civil).
Apelo conhecido e provido para reconhecer a prescrio qinqenal (fls. 68).
A par de propor, preliminarmente, a reviso da Smula 142 desta Corte, a
demandante sustenta que, tanto para a hiptese de pleito alusivo reparao de
danos como para o caso de ao fundada em obrigao de no fazer, visando
cessao de uso de determinada marca, o lapso prescricional o de cinco anos.
Tocante pretendida reviso do verbete sumular 142-STJ, penso ser esta a
oportunidade para faz-lo, pois realmente o referido enunciado no
corresponde aos julgados que lhe deram origem.
Tratando-se de ao proposta para exigir a absteno do uso de marca comercial,
o prazo de prescrio, a rigor, no o vintenrio, como consta da smula em foco,
mas sim, nos termos do disposto no art. 177 do Cdigo Civil, o de dez anos entre
presentes e quinze entre ausentes, visto que, na forma do que assentou a C. 2
Seo, o prazo prescricional ser a o das aes reais (REsp 19.355-0-MG, voto
proferido pelo Sr. Ministro Eduardo Ribeiro, in RSTJ 80/287).
Quando do julgamento do REsp 43.480-7-SP, de que fui Relator, em que se
pretendia tambm a absteno do uso de marca comercial, considerei que o lapso
prescricional pertinente o das aes reais e, sendo a controvrsia instaurada
entre presentes, o prazo de dez anos. Eis por que, naquele precedente da 4
Turma, lanara uma reserva ao que enuncia a indigitada Smula 142.
Proponho, destarte, que, na conformidade com o que reza o art. 125, 1, do RI
desta Casa, se proceda reviso da referida smula, independentemente, porm,
do sobrestamento do presente feito.
Quanto ao mrito, penso desassistir razo autora em sua pretenso.
Cuidando-se de ao que objetive a cessao do uso de marca comercial, o prazo
da prescrio diverso em relao demanda que vise a obter a reparao de
danos.
Tal distino foi feita pelo Sr. Ministro Eduardo Ribeiro de incio quando do
julgamento do REsp 10.564-0-SP, posteriormente reafirmada pela 2 Seo ao
apreciar o REsp 19.355-0-MG, acima mencionado. Do voto de S. Exa. colhe-se
o seguinte:
Est a questo em saber se aplicvel hiptese o prazo prescricional de que
cogita o art. 178, 10, IX do Cdigo Civil, fixando-o em cinco anos, quando se
trate de ofensa ou dano causado ao direito de propriedade.
Longamente se debateu sobre a natureza do direito do titular da marca,
discutindo-se quanto a ser possvel classific-la como de propriedade.
Tenho para mim que como tal haver de ser considerado, no subsistindo, em
relao ao tema, as dvidas que existem quando se trata de nome comercial.
Abstenho-me, entretanto, de sobre a matria deter-me mais longamente, uma vez
que, por outra razo, entendo no incidir a norma no caso ora em apreciao.
No julgamento do REsp 3.185, de que fui Relator, e que o recorrente fez juntar aos
autos, decidiu esta Turma que o citado dispositivo poderia aplicar-se quando se
cogitasse de ao de reparao do dano.
No, se objetivasse impedir continuasse a violao do direito. Transcrevo
trecho do voto que ento proferi:
A aplicabilidade do item IX espcie em exame sujeita-se a controvrsia. De todo
desnecessrio, entretanto, dela cogitar neste julgamento. Refere-se o dispositivo
pretenso relativa a dano na propriedade, j verificado. Assim, a demanda que
pleiteie indenizao sujeita-se prescrio qinqenal, tendo como termo inicial a
data em que se verificou o dano. Ora, no caso em julgamento foi negado pedido de
reparao, fundado em perdas e danos. Cingiu-se a condenao a que se
abstivesse a r de futuras violaes ao direito da autora. Relativamente a isso no
incide a norma invocada.
No outra a autorizada opinio de Carpenter, a afirmar que a prescrio de que
ali se cogita da ao civil, cujo fim a indenizao do prejuzo causado a quem
sofreu dano na sua propriedade (Da Prescrio, 3 ed., Editorial Nacional de
Direito, p. 716).

Reputo indispensvel a distino, pena de chegar-se a concluses inaceitveis.


Tome-se o exemplo da ofensa propriedade de um imvel, que importasse
esbulho. Se o prazo prescricional de cinco anos, significar isso que, decorrido
o qinqnio, no mais poder o proprietrio reaver a posse?
O absurdo da resposta afirmativa foi salientado por Cmara Leal, conforme
transcrito em acrdo fls. 253. Impossvel concluir no pudesse o proprietrio
reivindicar o bem. Isso envolveria a perda de um dos principais atributos da
propriedade, embora mais dilargado o prazo prescricional quando se trate de
ao real.
til, se me afigura, discernir, no caso, como usualmente se admite em teoria geral,
entre direitos absolutos e relativos. Nos primeiros, oponveis a todos, incluem-se
os reais. Os relativos vinculam determinadas pessoas. Podem nascer, entre outras
causas, da violao de um direito absoluto. Assim o proprietrio tem direito de
exigir, de todos, o respeito sua propriedade. A prescrio rege-se pelas normas
pertinentes aos direitos reais. Violando, entretanto, aquele direito. surge um outro,
de pedir reparao do dano. Este, de natureza pessoal, tem prazo de prescrio
distinto.
Decorrido o prazo de cinco anos, prescreve o direito do proprietrio da marca de
pleitear reparao dos danos que, do desrespeito a ele, lhe tenha advindo. Dela,
entretanto, no deixou de ser titular. Nem perdeu a propriedade seus atributos.
Poder demandar sejam impedidas outras ofensas ou que cesse a existente. O
prazo prescricional ser o das aes reais, como assinalado pelo Desembargador
Oliveira Leite, do Egrgio Tribunal de Justia de Minas, em acrdo cuja cpia se
encontra nos autos (in RSTJ 80/286-287).
Conclui-se, destarte, que no caso em exame, se o prazo da prescrio no
vintenrio, tambm no o de cinco anos, mas de dez anos, consoante deflui
do estatudo no art. 177, segunda parte, do Cdigo Civil Brasileiro.
Por tais motivos, no vislumbrando ofensa aos arts. 177 e 178, 10, inc. IX, do
CC, julgo improcedente a ao, carreando autora as despesas processuais e os
honorrios advocatcios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Se
unnime a deciso, perder ela o depsito feito em favor da r.
como voto.

Destarte, cancelada a Smula 142, por proposta do E. Ministro Revisor Barros Monteiro, em voto finalmente
vencedor, resta incontroverso o atual entendimento do Superior Tribunal de Justia, quanto ao prazo
prescricional para a ao de absteno.

Trata-se de ao real, e no de ao pessoal, sujeita, pois, incidncia do art. 177, segunda parte, do
Cdigo Civil:

Art. 177. As aes pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos. As reais


em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que
poderiam ter sido propostas.

De toda evidncia, o uso da marca LES FILS, comprovado por notas fiscais, desde 1989,
torna prescrita qualquer pretenso de terceiros a que a LES FILS PARTICIPAES E
COMRCIO LTDA. deixe de us-la.

III. MEDIDAS A ADOTAR RELATIVAMENTE A TENTATIVAS DE TERCEIROS DE


OBTEREM REGISTROS PARA MARCAS QUE CONTENHAM O RADICAL FIL

Assim, na qualidade de titular de registros para a marca ANNIFUTURI LES FILS,


inequivocamente composta de elementos absolutamente originais e, portanto, distintivos,
a LES FILS PARTICIPAES E COMRCIO LTDA. tem plena legitimidade para a
adoo de medidas judiciais e extrajudiciais em face de terceiros, a saber:

- Notificao Extrajudicial, via Cartrio de Registro de Ttulos e


Documentos, visando compelir contrafatores e concorrentes desleais a
cessar o uso de signos iguais ou semelhantes marca LES FILS, a
qualquer ttulo.
Trata-se de medida de carter preventivo, hbil a resguardar direitos e
prevenir responsabilidades; criam-se possibilidades de soluo
conciliatria ou, caso contrrio, precedente e indcio de contumcia e m-
f a serem explorados em eventual medida buscando um pronunciamento
judicial definitivo acerca do assunto.
- Medida Cautelar de Protesto e Notificao Judicial (art. 867 e seguintes
do Cdigo de Processo Civil), perante o Poder Judicirio Estadual,
visando compelir contrafatores e concorrentes desleais a cessar o uso de
signos iguais ou semelhantes marca LES FILS, a qualquer ttulo.
Trata-se de medida de carter preventivo, com maior impacto que a
notificao via cartrio (h a expedio de mandado judicial de
intimao), hbil a resguardar direitos e prevenir responsabilidades;
criam-se possibilidades de soluo conciliatria ou, caso contrrio,
precedente e indcio de contumcia e m-f a serem explorados em
eventual medida buscando um pronunciamento judicial definitivo acerca
do assunto.
- Ao Ordinria de contedo cominatrio, com pedido de antecipao da
tutela jurisdicional pleiteada, eventualmente cumulada com pleito de
perdas e danos, perante o Poder Judicirio Estadual, visando compelir
contrafatores e concorrentes desleais a cessar o uso de signos iguais ou
semelhantes marca LES FILS, a qualquer ttulo.
- Ao de Nulidade de Registro de Marca ou de atos emanados do INPI
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, perante
o Poder Judicirio Federal, em consonncia com os artigos 5, XXXV e
109, I, da Constituio Federal, e artigos 173, caput, e 175, caput, da Lei
da Propriedade Industrial, n 9.279/96 11.

Ademais, na qualidade de usuria da marca LES FILS, por lapso de tempo superior ao
prazo prescricional previsto para o pleito de absteno, a LES FILS PARTICIPAES
E COMRCIO LTDA., sucessora da NEW FREEDOM INDSTRIA E COMRCIO
LTDA., prevalece-se de um verdadeiro direito adquirido a alicerar eventual defesa.

CONCLUSO

O registro de marca confere um direito de propriedade, como tal oponvel erga omnes.

Numa vertente negativa, garante ao titular o direito de uso exclusivo, facultando-lhe


impedir que terceiros, sem autorizao, utilizem a marca (art. 129, da Lei n 9.279/96).

Numa vertente positiva, fica assegurado, em especial, o direito de licenciar o uso da


marca e o direito de zelar pela sua integridade material (art. 130, da Lei n 9.279/96).

Tais so, mais do que prerrogativas, verdadeiros desafios que se apresentam ao titular
da marca.

Importa que a marca possa ser objeto de licena de uso, o que acarreta uma renncia ao
direito exclusivo por parte de seu titular em benefcio do licenciado.

A licena de uso dos sinais distintivos do comerciante assume especial relevo no contrato
de franchise, do qual elemento essencial, embora a ele no limitado.

11
Art. 5, XXXV, da Constituio Federal: a lei no excluir da apreciao do Poder Judicirio leso ou ameaa
a direito.
Art. 109, I, da Constituio Federal: Aos juzes federais compete processar e julgar as czusas em que a Unio,
entidade autrquica ... forem interessadas ....
Art. 173, da Lei n 9279/96: A ao de nulidade poder ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com
legtimo interesse.
Art. 175, da Lei n 9279/96: A ao de nulidade do registro ser ajuizada no foro da justia federal e o INPI,
quando no for autor, intervir no feito.
Considerado o aviamento como integrado pela idia organizadora do empresrio e por
seus reflexos exteriores (sinais identificadores e posio de mercado), o contrato de
franchise tem por objeto uma verdadeira participao do franchisee no aviamento do
franchisor. Alm disso, deve-se considerar que, embora se trate de um contrato de
cooperao, os contratantes so potencialmente concorrentes.

Assim, o franchisor abre mo, em benefcio do franchisee, do direito sobre seu prprio
aviamento, direito esse protegido pelas normas de represso concorrncia desleal.

Trata-se de genuna licena de uso do aviamento relativo ao gnero de indstria ou de


comrcio (estabelecimento ou um setor dele).

Acompanham essa licena, como acessrios do estabelecimento e elementos do


aviamento, no s a marca, mas tambm o ttulo de estabelecimento, a insgnia, a
expresso ou sinal de propaganda, no mais constituindo a licena desses sinais
distintivos um contrato acessrio, mas elemento essencial de um s contrato.

Importa que, evitando a perda de direitos pela declarao de nulidade e, se prescrito o


prazo para tanto, pela caducidade se mantenha o registro de marca vlido; evitando
que a marca se enquadre em uma das hipteses previstas no art. 124, VI, da Lei da
Propriedade Industrial, de perda de seu carter distintivo, mantenha-se o registro
respectivo plenamente eficaz.

Esse meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 18 de janeiro de 2002.

Newton Silveira
A Marca 51
16/07/2003

CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado paulista LANIR ORLANDO, em representao de


INDSTRIAS MLLER DE BEBIDAS LTDA., acerca do eventual acerto, ou
desacerto, de sentena proferida pelo DD. Juzo da 9 Vara da Seo Judiciria do Rio
de Janeiro, no processo n 97.0006868-4, ao ordinria proposta por MISSIATO
INDSTRIA E COMRCIO LTDA. contra o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, cujo polo passivo veio a ser integrado, tambm, pela
Consulente.
BREVE HISTRICO

I. MISSIATO INDSTRIA E COMRCIO LTDA. promoveu, perante o INSTITUTO NACIONAL


DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ao ordinria de nulidade do ato administrativo que cancelou o Registro
n 812.352.459, de 11/10/1988, relativo marca mista 61 que lhe fora outorgado por aquela Autarquia. O
cancelamento do registro da marca 61 da Autora baseou-se na marca 51 da Consulente.

A ao judicial de nulidade baseia-se em diversos fundamentos, que podem ser assim


resumidos:

a) uso anterior
A Autora alega que usava a marca 61 desde os idos de 1958, quando obteve
alvar de aprovao do produto CANINHA 61.
b) depsito de marca anterior
Alega, mais, a Autora que aos 27/10/1958, depositou perante a Autarquia R
(ento DNPI) a marca mista CANINHA 61 EMI, a qual veio a se converter
no registro n 281.855, de 26/04/1963 (no prorrogado).
c) no colidncia
Alega, finalmente, que a marca 61 no se confunde com a marca 51, face
existncia concomitante de outras marcas de terceiros, tais como 21, 31,
41 e 71.

II. Distribuda a ao 9 Vara Federal da Seo Judiciria do Rio de Janeiro, o INSTITUTO


NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em contestao, aps requerer o chamamento ao processo
da Consulente, titular da marca 51, manifestou-se no mrito pela procedncia da ao, visto que os registros
da marca 51 datavam de 1975 (item 15 da contestao).

III. Comparece, em seguida, aos autos a Consulente, INDSTRIAS MLLER DE


BEBIDAS LTDA., a qual, alm de alegar a notoriedade de sua marca 51, chama a
ateno para o erro do INPI que no detectara a pr-existncia de seu pedido n
003.925.528, depositado em 05/09/1961, convertido em registro, devidamente prorrogado
e que recebeu a anotao de notoriedade da marca 51.

IV. Aps a contestao da Consulente, compareceu o INPI novamente aos autos reconhecendo o seu erro,
j que a marca mista EXTRA LUXO 51 PIRASSUNUNGA, registrada pela Consulente sob n 003.617.726,
fora depositada aos 03/04/1961, anteriormente ao pedido da Autora que se deu em 31/08/1973. Alterou, ento,
o INPI sua posio inicial, requerendo fosse a ao julgada improcedente.

V. Apesar do acima exposto, a sentena do D.Juzo da 9 Vara Federal deu provimento ao, pelo
principal argumento de que a marca 61 da Autora, depositada aos 31/08/1973, era anterior s marcas 51 da
R, ora Consulente.
VI. Dada a incongruncia entre o afirmado na sentena e a 2 manifestao do INPI (item IV supra), a R
Consulente ops Embargos de Declarao, j que suas marcas EXTRA LUXO 51 PIRASSUNUNGA e 51
PIRASSUNUNGA datavam, respectivamente, de 03/04/1961 e 05/09/1961.

VII. Na deciso dos embargos, o Mm. Juzo acolheu-os, mas manteve a sentena porque a Autora teria
depositado sua marca CANINHA 61 aos 27/10/1958! (trata-se da marca descrita no item I b supra, cujo
registro no foi prorrogado).

VIII. Essa a situao do caso, o qual se acha, atualmente, aguardando deciso da apelao formulada pela R
Consulente.

Assim postos os fatos em breve resumo, passo a emitir o meu

PARECER

01. DO USO ANTERIOR

O sistema brasileiro de registro de marcas, na esteira do sistema europeu continental (e ao


contrrio do sistema norte-americano, que se baseia no uso da marca), atributivo do direito
quele que primeiro depositar a marca.

Como exceo ao sistema atributivo, o Cdigo da Propriedade Industrial de 1945 e a Lei vigente, de 1996, em
vigor a partir de 15/05/1997, concedem direito de preferncia ao utente. Adiante-se que no o caso dos autos,
pois a marca 61 da Autora foi depositada aos 31/08/1973 e registrada aos 10/07/1996, na vigncia do Cdigo
de 1971 que no conferia o direito de preferncia ao utente.

Mas mesmo que a marca 61 tivesse sido solicitada na vigncia do Cdigo de 1945, ou na
vigncia da Lei de 1996, o direito de preferncia deveria ter sido exercido em sede
administrativa, e no em juzo.

Se no, vejamos:

DECRETO-LEI n 7.903, de 1945

Art. 96: No poder gozar da proteo deste Cdigo a reproduo ou


imitao de
marca de terceiros, no registrada, mas em uso, devidamente comprovado,
desde que o respectivo utente, impugnando o registro pedido como suscetvel
de o prejudicar, requeira o da sua marca dentro de sessenta dias, contados da
data da impugnao.
1. Ocorrendo a impugnao caber ao Diretor do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial decid-la, deferindo ou no o pedido, com recurso, em
ambos os casos, dentro de sessenta dias.
2. Quando apresentada, em grau de recurso a impugnao, caber ao Conselho
de Recursos da Propriedade Industrial o julgamento, suscetvel de recurso
extraordinrio nos trmos e forma da lei, para o Ministro do Trabalho, Indstria e
Comrcio, cuja deciso por fim a instncia administrativa.
3. Em qualquer caso, ficar sobreestado o andamento dos processos
relativos s marcas em litgio, at que se decida sobre a impugnao,
procedendo-se depois quanto ao registro das marcas, concedendo-o ou
denegando-o, conforme fr, afinal, julgada a impugnao.
4. Dessa deciso, no caber mais recurso administrativo, se a impugnao
tiver sido julgada pelo Ministro do Trabalho, Indstria e Comrcio em
recurso extraordinrio.

LEI n 9.729, de 1996


Artigo 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu
uso exclusivo em todo o territrio nacional, observado quanto s marcas
coletivas e de certificao o disposto nos artigos 147 e 148.
1. Toda pessoa que, de boa f, na data da prioridade ou depsito, usava no
Pas, h pelo menos 6 (seis) meses, marca idntica ou semelhante, para
distinguir ou certificar produto ou servio idntico, ou semelhante ou afim,
ter direito de precedncia ao registro.
2. O direito de precedncia somente poder ser cedido juntamente com o
negcio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relao com o uso da
marca, por alienao ou arrendamento.

Alm do mais, tal direito de precedncia teria de ter sido exercido contra o primeiro registro da marca 51 da
Consulente, que data dos idos de 1961, de forma que estaria prescrita essa pretenso em ao proposta mais de
30 anos depois.

De qualquer forma, a prpria Autora que reconhece o desuso da marca de 1958 no


item 22 da inicial:
22. Como esse rtulo no mais se achava em uso...

Assim, no h como tomar em conta o insincero argumento do uso anterior!

02. DO ALEGADO REGISTRO ANTERIOR


O Registro n 281.855, de 26/04/1963, relativo marca CANINHA 61 EMI, da Autora, que fora depositado
em 27/10/1958 e que serviu de fundamento deciso dos embargos (item VII supra), NO FOI
PRORROGADO, estando portanto completamente extinto por fora do disposto no art. 142, I, da Lei de
Propriedade Industrial.

Por esse nico e exclusivo motivo a sentena recorrida totalmente insubsistente, decorrendo de mero
erro de fato.

03. NO COLIDNCIA COM MARCA NOTRIA

Finalmente, o argumento de que a marca 61 no se confunde com a marca 51 da


Apelante, face pr-existncia das marcas 21, 31, 41 e 71, igualmente no pode
subsistir.

que as marcas mencionadas pela Autora-apelada foram concedidas no passado, antes da declarao oficial da
notoriedade da marca 51.

A esta altura, declarada a notoriedade da marca 51 (Registro n 003.617.726 item III


supra), deve o aplicador da Lei observar o disposto no Art. 125 da Lei de Propriedade
Industrial n 9279, de 1996:

Art. 125. marca registrada no Brasil considerada de alto renome ser assegurada
proteo especial, em todos os ramos de atividade.

Bem assim o disposto no Art. 196, II, da mesma Lei:

Art. 196: As penas de deteno previstas nos Captulos I, II e III deste Ttulo
sero aumentadas de um tero metade se:
...
II. a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente
conhecida, de certificao ou coletiva.
04. CONCLUSO

O alegado uso anterior da marca 61 por parte da Autora somente poderia ter servido para uma impugnao
administrativa ao primeiro registro da marca 51 que data do ano de 1961. No s passou, de h muito,
essa oportunidade, como tambm, reconheceu a prpria Autora que... esse rtulo no mais se achava em
uso... (item 22 da inicial).

Exatamente porque no mais se utilizava dessa marca a Autora abandonou o Registro n


281.855, de 1963, deixando de prorrog-lo, pelo que se acha ele extinto.

Em consequncia, no h uso anterior nem registro anterior que favoream a Autora-apelada


em sua pretenso.

Essa pretenso, portanto, de registrar a marca 61, sem qualquer antecedente, em face da
marca 51, declarada notria pelo INPI e, reconhecidamente, de alto renome nos termos
do Art. 125 da atual Lei de Propriedade Industrial.

Tal pretenso invivel face aos expressos termos da Lei, que determina que a marca de alto
renome deve receber proteo especial, constituindo sua imitao agravante do crime de
violao de marca registrada (Art. 196, II, da Lei n 9279, de 1996).

Esse o meu parecer, salvo melhor juzo.

So Paulo, 16 de Julho de 2003.

NEWTON SILVEIRA
A Marca Stolichnaya
17/06/2004

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Importao de produto junto a um dos inmeros


fabricantes no exterior Argio de contrafao formulada por proprietria do registro da marca
nominativa no Brasil Inocorrncia Representao exclusiva que no pode ser oposta a terceiros
Improcedncia da ao Recurso improvido.
(Apelao Cvel n 090.538.4/3, So Paulo 3a Cmara Cvel do Tribunal de Justia do Estado de
So Paulo, v.u., Rel. Des. Carlos Roberto Gonalves).

Consulta-me o ilustre advogado Guilherme Fiorini Filho, scio de Felsberg e Associados, em representao de
sua cliente OSTALCO DO BRASIL S.A., acerca do direito de sua cliente importar para o Brasil a vodca
STOLICHNAYA da empresa estatal russa FEDERAL STATE ENTERPRISE SOJUZPLODOIMPORT
(doravante designada FKP).

BREVE HISTRICO
A marca STOLICHNAYA foi inicialmente registrada no Brasil por VSESOJUZNOE OBJEDINENIJE
SOJUZPLODOIMPORT (doravante designada por V/O), em 25/04/1979, na classe brasileira 35.10, relativa a
bebidas em geral.

Em 16/03/1993 foi apresentado ao INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial um pedido de


alterao de nome do proprietrio para FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY
SOJUZPRODOIMPORT (doravante designada por VAO).

Esse pedido de alterao de nome foi baseado numa declarao do presidente da VAO, Sorochkin Evgenij
Filippovich, o qual declarou que o nome da organizao Sojuzplodoimport foi alterado para Foreign
Economic Joint Stock Company Sojuzplodoimport. Entretanto, o estatuto da nova companhia, que seria o
documento hbil para provar que a alterao de nome de SOJUZPLODOIMPORT para VAO
SOJUZPLODOIMPORT era vlido sob as leis da Rssia, no foi fornecido ao INPI...

Posteriormente, em 15/06/1994, a empresa PLODIMEX DO BRASIL apresentou um pedido de transferncia


da marca STOLICHNAYA para o seu nome, baseado em documento de cesso datado de 18/04/1994, firmado
por VAO SOJUZPLODOIMPORT para a PLODIMEX DO BRASIL. A averbao dessa transferncia foi
aprovada pelo INPI em 05/12/1994.

Em seguida, em 10/03/2000, SPIRITS INTERNATIONAL N.V. apresentou ao INPI pedido de transferncia


da marca para o seu nome, na conformidade de documento de cesso em seu favor, firmado por PLODIMEX
DO BRASIL aos 26/10/1999.

Diversas outras marcas contendo o nome STOLICHNAYA, depositadas em 22/06/1998, foram, da mesma
forma, transferidas para SPIRITS INTERNATIONAL N.V., as quais foram concedidas pelo INPI aos
27/08/2002.

Todas essas sucessivas transferncias acima descritas foram decorrncia da primeira averbao de alterao de
nome de V/O SOJUZPLODOIMPORT para VAO SOJUZPLODOIMPORT.
Ocorre que o judicirio russo j declarou a nulidade dos atos praticados por VAO SOJUZPLODOIMPORT
como sucessora de V/O, de forma que aquela averbao de alterao de nome realizada perante o INPI , em
conseqncia, invlida. Assim, todas as transferncias que se seguiram aps a invlida averbao de alterao de
nome so, tambm, invlidas.

De fato, por deciso da Alta Corte Arbitral Russa, datada de 16/10/2001, foi anulada a clusula do estatuto de
VAO SOJUZPLODOIMPORT, a qual declarava que essa era sucessora de V/O SOJUZPLODOIMPORT.

Em decorrncia da clusula estatutria anulada em deciso judicial final, a VAO SOJUZPLODOIMPORT


havia se apropriado da marca STOLICHNAYA tanto na Rssia, quanto no Brasil e em outros pases.
Aps a deciso judicial acima indicada, de 16/10/2001, o INPI russo (ROSPATENT) devolveu a marca
STOLICHNAYA propriedade da FEDERAO RUSSA.

Por decreto do governo russo de 04/07/2002 foi autorizada a empresa estatal FKP SOJUZPLODOIMPORT a,
em nome do governo russo, usar e licenciar as marcas de produtos alcolicos sem, entretanto, poder ced-las, de
acordo com regulamento adotado pelo Ministrio da Agricultura e pelo Ministrio das Relaes
Patrimoniais.

O que interessa, em resumo, que a marca STOLICHNAYA retornou propriedade da FEDERAO


RUSSA, que esta nomeou a FKP SOJUZPLODOIMPORT como sua representante no ramo de bebidas
alcolicas e que a OSTALCO DO BRASIL S.A. pretende importar desta a vodca russa STOLICHNAYA e
distribu-la em territrio brasileiro.

No entanto, no Brasil, o registro da marca segue em nome de SPIRITS INTERNATIONAL N.V..

Esse o objeto da consulta.

Isso posto, passo ao meu parecer.

PARECER

No a primeira vez que tribunais brasileiros enfrentam questes de marcas de vodcas


cuja propriedade foi contestada no Brasil em decorrncia de distrbios negociais
resultantes do desmonte da Unio Sovitica.

Fato semelhante j ocorrera na Polnia em relao marca WIBOROWA, com reflexos


no Brasil quando, por coincidncia, este parecerista foi solicitado a opinar.

Necessrio se faz, neste passo, transcrever alguns trechos do mencionado parecer, o qual
se aplica, muito proximamente, questo objeto deste:

Antes de mais nada preciso considerar que a presente


questo "sui generis", tendo em vista a peculiaridade da
situao criada na Polnia.

As vodcas polonesas eram fabricadas em regime de monoplio estatal por uma s empresa (POLMOS). Aps a
quebra do monoplio, a fabricao foi dividida em 25 companhias (POLMOSES). A empresa que exporta vodca
para a R, GOMEZ CARRERA, uma fabricante legtima e detentora, na Polnia, do direito sobre a marca
WIBOROWA. A AUTORA AGROS, por circunstncias histricas, pennaneceu na qualidade de proprietria da
marca no Brasil.

Por outro lado, celebrou a AUTORA, AGROS, contrato de distribuio exclusiva da vodca WIBOROWA no
Brasil, em favor de AURORA INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA., a qual,
todavia, no assumiu o papel de litisconsorte ativa na ao em questo, que promovida to somente pela
empresa polonesa AGROS.

I - INTRODUO

A propriedade da marca um monoplio privado concedido pelo Estado, expresso de sua soberania. Como
monoplio (propriedade) garante-se ao seu titular um direito de uso exclusivo, oponvel erga omnes. Como
expresso de soberania este direito s ser reconhecido nos limites do territrio do Estado que o concedeu
(princpio da territorialidade). Para obter a proteo da marca em outros territrios, o seu titular dever
requer-Ia em cada um deles. Mesmo as convenes internacionais, que pretendem equiparar o estrangeiro, no
que diz respeito ao exerccio dos seus direitos de marca, ao nacional, mantm a plena vigncia das legislaes
nacionais e a territorialidade da proteo.

Da afirmar-se que o direito de marcas, por sua natureza territorial, "facilita o fracionamento do direito em
mos de titulares diversos, notando-se um estmulo a que a marca seja cedida a quem a explora em cada pas.
(...) Tal fracionamento, por sua vez, cria dificuldades para a livre circulao das mercadorias, j que os direitos
territoriais criam monoplios locais em mos de terceiros....1

A acelerao capitalista e especialmente a formao de blocos econmicos tm agravado o conflito entre os

princpios da territorialidade da proteo da marca e o da livre circulao de mercadorias. As questes sobre

importaes paralelas servem de exemplo.

1. Silveira, Newton: Licena de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos, Ed. Saraiva, 1984.
O problema das importaes paralelas pode ser formulado de
maneira simples: poder o titular de uma marca, alegando o
seu direito de uso exclusivo, impedir a introduo no
autorizada de produtos por ele mesmo produzidos, ou
produzidos e assinalados com a mesma marca por uma terceira
empresa a ele jurdica ou economicamente vinculada, no
territrio que lhe concedeu aquele direito de uso exclusivo?

A soluo deste problema sugere dois caminhos distintos,


dependendo dos vnculos econmicos entre o Estado do titular
da marca e o Estado de onde se originam os produtos
paralelamente importados. Em outras palavras, a soluo ser
uma se o problema se apresenta entre Estados sem vnculos
econmicos especiais entre si, e ser outra se entre Estados-
membros de um mercado econmico comum. A deciso entre
permitir ou proibir as importaes paralelas suscita inmeras
questes relativas natureza do direito de marcas.

II - A FUNO ECONMICA DA MARCA


As marcas exercem funo muito importante em uma economia de mercado pressupondo "a existncia, ao
menos potencial, de produtos idnticos ou similares oferecidos perante o mesmo mercado, sendo, pois, um
instrumento de concorrncia e no de monoplio." 2

Elas possibilitam ao empresrio diferenciar no comrcio o seu


produto dos produtos oferecidos pelos seus concorrentes e
atravs delas os consumidores podem distinguir uma
mercadoria de determinada origem empresarial de outra.
Aquele que utiliza uma marca, atua concorrencialmente. Desta
sorte, exerce a marca papel fundamental para a transparncia
de mercado, viabilizando a concorrncia leal.

Alm disso, "enquanto as patentes recompensam a criatividade do inventor e estimulam o desenvolvimento


cientfico, as marcas recompensam aquele produtor que continuamente fabrica produtos de alta qualidade
estimulando, desta forma, o desenvolvimento econmico. Sem a proteo das marcas dar-se-ia pouco incentivo
ao produtor para que desenvolvesse novos produtos ou mantivesse a qualidade de produtos j existentes"3.

III - O PRINCPIO DA TERRITORIALIDADE DA MARCA

Na Europa do sculo passado e incio deste sculo, a opinio dominante da doutrina, inspirada nos
ensinamentos de Joseph Kohler , via no direito de marcas uma manifestao da personalidade de seu
proprietrio4. Como no direito ao nome ou firma, o direito s marcas deveria ser reconhecido no
mundo inteiro. Nesta idia encontramos exprimido o chamado "princpio da universalidade da
marca".

2. Silveira, Newton, ob.cit.


3. De acordo com as concluses do Advogado Geral Francis Jacobs no caso Hag II, item 18, in GRUR int. 1990, pg. 965.
4. De acordo com Beier,Friedrich-Karl: Territorialitaet des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, in GRUR Int.,
pg.8 e Hoth, Juergen: Territoriale Grenzen des Schutzbereichs von Warenzeichnungen, in GRUR 1968, pg. 64.
O mesmo Joseph Kohler rejeitou, em 1910, a aplicao do mencionado princpio s marcas e, ao comentar a
ento vigente legislao sobre sinais distintivos, passou a falar em proteo "local" do direito de personalidade
concedido ao titular da marca, limitada ao mbito territorial.

O princpio da territorialidade significa que a existncia e a


proteo de uma marca encontra-se limitada ao territrio do
Estado que a concedeu, ou seja, a proteo nacional e a
internacional de um mesmo sinal so totalmente independentes,
sendo irrelevante a coincidncia de seus titulares ou no. Assim,
a situao jurdica da marca no estrangeiro e o direito
aliengena no afetam, pelo menos diretamente, o direito
nacional ou as decises nele calcadas.

IV - OUTRAS FUNES DA MARCA

A finalidade da marca identificar um produto diferenciando-o dos de outros fabricantes. Neste sentido fala-se
em "funo de origem da marca.

Para o seu titular, a marca"... serve para identificar os produtos por ele produzidos como seus produtos para
que se diferenciem dos produtos de seus concorrentes. Para o seu titular, a marca um meio de classificao do
produto de acordo com a sua origem. A funo de distino implica na funo de origem."5
Para o consumidor hoje geralmente indiferente se o produto da marca "X" produzido por este ou aquele
industrial, ou se este produto tem o mesmo fabricante que o produto assinalado com a marca "A". Neste sentido
ela no mais cumpre sua funo de origem em acepo estrita, a qual reportava assinatura do industrial. Ela
no fornece ao consumidor uma informao direta sobre a sua origem, mas indica a ele que os produtos provm
de uma empresa determinada, apesar de annima. A funo de origem da marca, em relao aos consumidores
que adquirem o produto, deve ser entendida neste sentido.

A marca ainda serve ao consumidor como um meio para identificar um produto de acordo com suas
caractersticas individuais. O consumidor relaciona marca caractersticas advindas de sua experincia
pessoal com o produto, ou com aquelas prometidas pela publicidade. Ela garante que o produto foi produzido
sob o controle de seu titular e, portanto, presume-se que possui uma qualidade constante. Esta a chamada
"funo de garantia da marca6.

Vale lembrar que a qualidade oferecida por um produto no absoluta. Seu produtor tem a liberdade de
modific-la a qualquer momento, o que far por sua conta e risco.

5. Baumbach/Hefermehl: Warenzeichenrecht und Internationales Wettbewerbs und Zeicherecht, 11. Auflage, Verlag C.H. Beck Muenchen

A "funo de propaganda da marca" corresponde ao seu" efeito


publicitrio", ou seja, a marca representa o elo entre o produto
e o consumidor exercendo, desta sorte, no apenas funo de
diferenciao e identificao em relao ao produto, mas
tambm manifestando-se como fora de atrao e sugesto.

A proteo legal concedida marca reporta sua funo de


origem, ou seja, marca como indicativo de que o produto por
ela assinalado origina-se de determinado fabricante. As funes
de garantia e propaganda so funes derivadas da funo de
origem, o que eqivale dizer que a proteo daquelas duas
funes reporta-se em primeiro plano ao titular da marca, no
devendo ser confundida com a proteo reservada ao
consumidor.

A tutela garantida s marcas produz efeitos que atingem de forma indireta os consumidores. Ao conceder ao seu
titular proteo contra o risco de confuso entre sua marca e outra de concorrente, protege-se tambm o
interesse do consumidor que no deve ser ludibriado. Porm, e apesar destes efeitos, o objeto do direito de
marcas no o consumidor, mas a marca. A proibio do uso de uma marca semelhante ou idntica a outra
anterior, capaz de gerar confuso, existe no em razo dos interesses do consumidor, que poderia confundir-se
levando uma por outra, mas em razo dos interesses do proprietrio da marca. Para tanto basta mencionar que
incabvel a idia de que um consumidor venha a valer-se do direito de marcas para defender-se de alguma
leso sofrida, por exemplo, por marca enganosa. Para tanto ele dever valer-se da legislao pertinente.
V - DA CESSO E DA LICENA DE USO DE MARCA

No Brasil, a propriedade da marca concedida atravs de seu registro no INPI. O direito de marca direito
patrimonial que pode ser objeto de negcios jurdicos de alienao ou de simples utilizao. A legislao
brasileira possibilita a cesso e a licena de uso da marca. A averbao dos contratos perante o INPI estende
os efeitos inter partes, equiparando-os a direito real, oponveis erga omnes.

Pela legislao brasileira anterior, a marca s podia ser cedida junto com o gnero de comrcio ou indstria a
que se aplicasse. A cesso isolada da marca no era permitida. Ao contrrio ela deveria ser acompanhada dos
valores que formam o ramo de indstria ou comrcio exercido, de forma que este possibilitasse ao seu sucessor
a sua continuao. Tais valores poderiam estar expressos em uma mquina especial, na frmula de uma bebida,
em uma patente, no know-how adquirido etc. dependendo de cada caso.

6. Para Baumbach/Hefermehl, ob.cit., a terminologia correta seria "funo de confiana da marca". A constncia nas
caractersticas do produto marcado uma "concluso de probabilidade" (Wahrscheilichkeitschluss), que vale enquanto a
confiana do consumidor no for decepcionada.
De acordo com Gama Cerqueira7 "as razes em que se fundam as leis que vedam o trfico da marca
isoladamente no dizem respeito sua natureza, nem natureza do direito que sobre ela possui o seu titular. ...
O que justifica, a nosso ver, a proibio legal a funo objetiva das marcas, isto , a funo de distinguir os
produtos diferenciando-os de outros de procedncia diversa." E citando Afonso Celso prossegue "a marca outra
coisa no seno acessrio ou complemento do objeto que caracteriza; um elemento de verdade e lealdade
comercial, donde se segue que seria falsear-lhe a natureza e os fins tolerar-lhe o trfico, independente dos
produtos ou mercadorias para que foi apropriada. Se assim fora, deixaria de garantir aos consumidores que o
gnero assinalado proveio de determinada origem, o que daria lugar a condenveis especulaes".

Na verdade, a Lei de Propriedade Industrial vigente no Brasil no


mais condiciona a cesso da marca simultnea transferncia do
gnero de indstria e comrcio. A citao acima transcrita de Gama
Cerqueira se referia ao Cdigo de Propriedade Industrial de 1945 e,
por desateno de seus revisores, deixou de ser atualizada.

Por licena de uso de marca entende-se a autorizao para usar a marca da mesma forma, ou nas
mesmas propores, que o seu titular. O direito protegido permanece em sua substncia com o seu
titular, mas o seu uso transfere-se para o licenciado. Para o direito de marcas, a expresso "licena
de uso" significa que o licenciador abriu mo de fazer valer o seu direito de uso exclusivo em relao
ao licenciado. Se ao licenciado ainda for permitido registrar a marca em seu nome estar ele
conquistando um direito prprio, apesar da essncia deste direito ainda continuar vinculada ao
licenciador.

Gama Cerqueira8 afirmava que a disposio que permite a "cesso" do uso da marca choca-se com o
princpio da intransmissibilidade da marca independente do gnero de comrcio e indstria para o
qual tiver sido adotada.
Baumbach/Hefermehl defendem que tal situao no fere aquele princpio, uma vez que
o licenciador no transfere a titularidade da marca, mas apenas o seu uso. Argumentam
tambm que o contrato de licena de uso de marca no fere a funo de origem da
marca. Dizem que a proteo garantida marca contra o risco de confuso uma
proteo individual, afetando o interesse geral de forma meramente indireta. Assim, o
direito subjetivo que cabe ao proprietrio do sinal de no utiliz-lo o como indicativo de
origem no prejudicado quando ele mesmo permite que uma outra pessoa o utilize.
Neste sentido os produtos de um licenciado no so "produtos de um outro". Tendo em
vista a estrutura do direito de marcas, onde os interesses do consumidor ocupam uma
posio perifrica em relao aos interesses do titular da marca, no se poderia afirmar
que a utilizao da marca para produtos produzidos pelo licenciado venha gerar danos
relevantes ao seu proprietrio pelo engano quanto origem da marca.

7. Gama Cerqueira, Joo da: Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, Editora Revista. dos Tribunais.
8. Gama Cerque ira, Joo da: ob. cit.
Quanto funo de qualidade, a legislao brasileira previa, na forma do artigo 90 da Lei 5.772/71, que o
proprietrio da marca assume a obrigao de exercer controle efetivo sobre as especificaes, natureza e
qualidade dos produtos assinalados. "Igualmente quando no haja patente, ou no tenha sido fmnado contrato
especfico de fornecimento de tecnologia, mas a marca esteja sendo utilizada pelo seu titular para assinalar
seus produtos, o contrato dever prever que os produtos a serem fabricados pelo licenciado contero idnticas
especificaes, natureza e qualidade" 9. A nova Lei de Propriedade Industrial assenta no artigo 139 o mesmo
entendimento.

VI - IMPORTAES PARALELAS

A proteo concedida pelo direito marca garante ao seu titular o poder de impedir as importaes de
produtos marcados com sinais confundveis com aquele por ele utilizado para distinguir as suas mercadorias.

A questo das importaes toma dimenso maior e mais complexa quando diz respeito a produtos originais, no
alterados, cuja primeira colocao no mercado, feita pelo seu prprio titular, ocorreu no exterior e,
posteriormente, este mesmo produto original foi reintroduzido por um terceiro no mercado nacional (importao
paralela).

Ao mencionarmos produtos originais, estamos nos referindo a produtos que indicam a mesma origem,
reportando, desta sorte, ao mesmo produtor. Nesta situao a funo de origem e o direito do titular da marca
de proibir importaes que firam o seu direito de uso exclusivo transformam-se em instrumentos de aplicao
da poltica econmica adotada pelo Estado. A forma como os Tribunais Europeus aplicaram estes dois
princpios - ora estendendo um e consequentemente restringindo outro, ora restringindo este e ampliando o
outro - para adapt-los necessidade de garantir o princpio da livre circulao de mercadorias, fundamento
bsico de um mercado econmico comum, ilustra claramente a necessidade de adaptar o direito de marcas ao
modelo econmico adotado pelo Estado. A questo das importaes paralelas ganha em propores conforme
as relaes econmicas entre os pases aumentam.
VII - TEORIA DA EXAUSTO

A teoria da exausto, construo jurisprudencial, existe muito mais em razo do


livre comrcio de produtos do que propriamente em razo da natureza da marca. Nas palavras de Alberto
Bercovitz10 assim explicada: "La doctrina del agotamiento parte tradicionalmente y segn resulta de su propia
denominacin de que una vez que se ha hecho uso

9. Silveira, Newton, ob.cit.

de un derecho de propiedad industrial, aI introducir en el mercado un producto protegido por l, ese derecho se
ha agotado con referencia a ese producto, es decir, que ya no se pueden hacer valer facultades derivadas de ese
derecho frente a quienes adquieran, usen o negocien con el producto en cuestin. O sea, que ese producto puede
circular libremente en el mercado, sin que puedan afectarle Ias facultades que la ley confiere al titular del
derecho de propiedad industrial que lo comercializ."

Se os efeitos da exausto manifestam-se apenas a nvel nacional, fala-se em exausto nacional; se se manifestam
a nvel internacional, fala-se de exausto internacional.

As palavras de Bercovitz descrevem a idia de que o direito ao uso exclusivo da marca no concedido sem
limites, mas antes tendo por escopo aquilo que a marca pretende fomentar, a concorrncia. A exausto
internacional, aplicao daquela idia ajustada aos princpios de uma poltica econmica onde se incentiva a
livre circulao de mercadorias, surgiu para solucionar os casos de importaes paralelas. Assim, se os
produtos marcados tratam-se de produtos originais (produzidos pelo prprio titular da marca ou por uma
empresa jurdica ou economicamente a ele vinculada) o direito de uso exclusivo da marca que o seu titular goza
no territrio do Estado que o concedeu no poder ser invocado para impedir as importaes paralelas
daqueles produtos.

Como j dissemos, a forma como cada Estado aplica o princpio


da exausto, se apenas a nvel nacional (desta sorte no
permitindo as importaes paralelas) ou internacional
(permitindo-as), diz respeito muito mais poltica econmica
adotada do que ao direito de marcas. A este ltimo interessa
averiguar se a marca cumpre as suas funes intrnsecas, ou
no; o fato do produto que cumpra aquelas funes ter sido
produzido ou comercializado no territrio de um Estado, ou
fora dele, vai alm do seu mbito de interesse. J para a
aplicao da poltica econmica adotada pelo Estado, mais ou
menos protecionista, ser relevante se o produto assinalado
com esta marca "B" foi produzido, marcado ou comercializado
no territrio nacional ou fora dele.

Ainda cabe mencionar que a expresso "exausto dos direitos" no a mais adequada. Tal teoria indica que o
direito de uma empresa no violado com a comercializao de um produto legalmente marcado e introduzido
no mercado pela sua titular ou por uma empresa a ela jurdica ou economicamente vinculada. Isto no significa
que a titular do direito de marca no possa valer seus direitos contra, por exemplo, a comercializao de um
produto ilegitimamente marcado ou modificado. A doutrina alem defende que os termos "consumao" ou
"consumo dos efeitos do direito de marcas" seria mais adequado. 11

10. Bercovitz, Alberto: La Propiedad Industrial e Intelectual en el Derecho Comunitario in Tratado de Derecho Comunitario
Europeo (Estudio Sistematico desde el Derecho Espaol), Tomo 11, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1986.
VIII - O PROBLEMA DAS IMPORTAES PARALELAS NA UNIO EUROPIA E A
TEORIA DA ORIGEM COMUM

Um dos objetivos bsicos do Tratado de Roma, instrumento inicial que criou a Unio
Europia, a instaurao de um mercado comum baseado em um regime de livre
concorrncia. Para tanto previu-se a supresso entre os Estados-membros dos direitos
aduaneiros e das restries quantitativas entrada e sada de mercadorias. Quaisquer
outras medidas de efeitos restritivos, e todas as medidas que possam colocar em perigo a
concretizao dos objetivos daquele Tratado, foram proibidas (artigo 5, inc. 11). Porm, a
subsistncia dos direitos de propriedade industrial, regulados em cada Estado-membro por
legislao prpria (se bem que atualmente harmonizadas), encontra-se expressamente
reconhecida no artigo 36. Admite-se que a proteo dos mesmos possa justificar as
proibies ou restries importao, exportao ou trnsito de mercadorias entre os
Estados-membros.

A previso de que cada Estado-membro mantenha sua legislao prpria sobre Propriedade Industrial ainda se
encontra no artigo 222 do Tratado, onde se afirma que o regime de propriedade dos Estados-membros no ser,
de forma alguma, prejudicado. No ser porm tolerada a utilizao dos direitos de propriedade industrial,
exceo liberdade de circulao, de maneira arbitrria e injustificada.

Para definir quais seriam as restries permitidas e no permitidas, a jurisprudncia europia partiu da
diferenciao entre existncia e exerccio dos direitos de propriedade industrial. O Tratado de Roma no
influenciaria a existncia daqueles direitos nacionais, mas sim o seu exerccio, no afetando sua existncia
enquanto o seu exerccio exclusivo esteja justificado pela salvaguarda dos direitos que constituam seu objeto
especfico, mas podendo limitar o exerccio abusivo dos mesmos, quando se empenhem em fazer fracassar a
eficcia de determinadas normas.

O conflito entre estes dois princpios antagnicos, livre circulao de mercadorias e direito de marcas, foi
motivo, e ainda o , de muitas controvrsias em questes de importaes paralelas. Para solucion-las os
Tribunais criaram inicialmente a teoria da origem comum dos produtos marcados, pela qual o direito de
marcas foi amplamente sacrificado em prol do princpio da livre circulao de mercadorias. Posteriormente
reformularam sua posio, cedendo frente necessidade de, mesmo em um regime de livre circulao de
mercadorias, garantir pelo menos um grau mnimo do exerccio de uso exclusivo da marca.

A teoria da origem comum foi desenvolvida alargando os efeitos do princpio da exausto


dos direitos de marca. De acordo com esta idia, se o titular do sinal em um Estado-
membro
11. BallmbachlHeffermhel, ob. cit.
tambm titular de sinais paralelos em outros Estados-membros, no poder reprimir a introduo paralela de
produtos marcados se, ele mesmo, ou com sua autorizao, os introduziu pela primeira vez no mercado. A
princpio entendeu-se, para efeitos de exerccio de direitos de marca, como mesmo titular, todas as empresas de
um grupo ou todas as empresas com vnculos jurdicos ou econmicos. Seguindo este raciocnio, uma vez
introduzido um produto objeto de um direito de propriedade industrial no mercado de um Estado-membro, nem
o titular do mesmo,nem nenhuma das empresas vinculadas jurdica ou economicamente a ele, poderiam
exercitar direitos outorgados em outros Estados-membros, para este mesmo objeto, com o fim de fazer valer
quaisquer reclamaes relacionadas com tal importao12.

Tornou-se porm problemtico quando, para um mesmo objeto de direito de propriedade industrial, existam
titulares distintos em diferentes Estados-membros. O caso Hag13 nos serve de exemplo e, para solucion-Io, o
Tribunal alargou a teoria da origem comum do produto, entendendo ser ,suficiente que em algum momento
os direitos de propriedade industrial tenham tido o mesmo titular, mesmo que depois, por ato voluntrio, ou
no, tenham passado a pertencer a titulares distintos, sem nenhum nexo entre si.

Esta postura, alijamento do direito de marcas em prol da livre circulao de mercadorias, veio a ser derrubada,
quatorze anos depois, com a sentena proferida no caso Hag II. 14

A marca, para que possa incentivar o correto funcionamento do mercado de livre concorrncia e cumprir com a
sua funo econmica, deve permitir ao consumidor deduzir uma ligao entre a sua origem e a sua qualidade.

A importncia do exerccio do direito exclusivo da marca pelo seu titular exprime-se na idia de que uma marca
s poder cumprir a sua funo de garantia se for exclusiva. No momento em que seu titular est obrigado a
dividi-la com um concorrente, perder o controle sobre o "goodwill" a ela relacionado.

Como exposto, entendeu o Tribunal Europeu que, neste caso, a funo essencial da marca estaria comprometida
se o seu titular no pudesse exercer seu direito exclusivo impedindo aimportao de um produto de qualidade
inferior, assinalado com marca suscetvel de causar confuso com a sua, pois os consumidores no poderiam
distinguir com certeza a origem do produto marcado e poderiam atribuir a o titular da marca a m qualidade
de um produto pelo

12. Ainda de acordo com Bercovitz, ob.cit.


I3. In GRUR Int. 1974, pg. 338.
14. In GRUR Int. 1990, pg. 960.
qual ele no responsvel. Neste caso, as disposies sobre
livre circulao de mercadorias no impedem uma lei nacional
de permitir ao titular da marca em um Estado-membro opor-se
importao paralela de produtos de outro Estado-membro,
quando estes ostentem uma marca idntica ou suscetvel de
confundir-se com aquela.
IX - IMPORTAES PARALELAS E OS TRIBUNAIS BRASILEIROS

O direito ptrio no dispe diretamente sobre o tema


importaes paralelas, mas a jurisprudncia as tem proibido,
valendo-se da garantia de exclusividade do uso da marca em
todo o territrio nacional.

Algumas sentenas proferidas por nossos Tribunais, porm, tm


sido mencionadas para apontar uma certa tendncia da
jurisprudncia brasileira a adotar o princpio da exausto dos
direitos de marca a nvel internacional.

O caso Barber Greene l5, como expresso no relatrio da sentena de apelao, trata "...de uma ao ordinria para
impedir o uso de marca de fbrica das autoras e que a r vem fazendo uso em seus impressos e at em anncios
de propaganda, infringindo assim, flagrantemente a norma editada no Cdigo da Propriedade Industrial, art. 7016,
Contestou somente uma das rs afirmando que apenas importa e vende os produtos da primeira autora fabricados
nos Estados Unidos, bem como de outros fabricantes de peas e acessrios para tratores, empregados,
principalmente, em terraplanagem e pavimentao. Em seus impressos e anncios menciona exatamente tais
produtos de genuna procedncia e no de sua fabricao ou confeco. Julgada improcedente a ao, apelaram
as vencidas insistindo na sua procedncia e procurando at modificar o fundamento da inicial afirmando "que
no se trataria propriamente de uma violao de sua marca de fbrica, mas de um abuso de seu nome de
comrcio...". O Tribunal manteve a deciso de primeira instncia, argumentando:

"Desta (da primeira autora que tem sede no estrangeiro) importam os produtos e
os vendem no mercado interno como genunos, sem qualquer transgresso s
normas do Cdigo de Propriedade Industrial.
(...)
Ora, se as rs adquirem sem qualquer restrio tais produtos da autora
estrangeira, evidente que tero de anunci-Ios em sua propaganda comercial,
atravs de seus impressos e anncios.

15. Apelao Cvel n. 191-817 - TJSP, in Revista de Direito Mercantil, Econmico e Financeiro, 6,
pg.88-89.
16. O mencionado artigo 70 o da legislao vigente na poca da propositura da ao, Decreto-lei n
254.

Esse procedimento no constitui violao ou contrafao de marca ou abuso de


nome de comrcio, tanto mais que no se trata de reproduo da marca da
apelante ou do seu nome comercial" (o grifo nosso).

Como j mencionamos, a marca cumpre uma funo econmica. O monoplio de seu


uso concedido para possibilitar uma concorrncia leal e premiar seu titular pelo seu
esforo e trabalho que nela se exterioriza. Se marca o legislador concedesse um direito
absoluto, o seu titular poderia colocar seu produto marcado no mercado e impedir que,
por exemplo, fosse feita uma revenda. Imagine-se o produtor do zper que vende a sua
mercadoria para uma indstria de confeces: se seu direito de marca fosse absoluto
poderia ele impedir a venda do vestido onde se encontra costurado o seu zper, ou ainda
poderia cobrar royalties sobre cada revenda ou uso de seu produto. Ora, este direito
absoluto vai de encontro com a prpria razo de concesso do monoplio que, repetindo
mais uma vez, a de possibilitar concorrncia leal.

Como bem diz Joaquim Antnio D'ngelo de Carvalho, ao tecer seus comentrios sentena em parte
transcrita17 , "bvio que tal exclusividade no pode chegar ao cmulo de impedir a prpria circulao da
mercadoria assinalada com a marca registrada. Assim, se o artigo industrializado identificado com a marca
de indstria, nada impede que o comerciante, no atacado e no varejo, faa a promoo da marca de indstria,
para melhor circulao da mercadoria. Em tal promoo, no ato de o comerciante anunciar a marca alheia,
no h, em absoluto, qualquer apropriao do direito exclusivo deferido ao fabricante pelo registro da marca".
E, ainda, mais adiante, "Seria absurdo que se exportasse ou vendesse uma certa mercadoria para um
comerciante ou industrial, impedindo-os de assinal-la com a caracterstica que tem na origem." Isto claro.
Tal proibio implodiria o ncleo, a razo de existncia da marca, que se exprime em ser um instrumento de
concorrncia e no de monoplio.

Na sentena no se questionou em momento algum o problema


de importao paralela. A deciso limitou-se extenso do
monoplio concedido marca pela legislao brasileira. Tal
problema no toca na questo do princpio da territorialidade e
a sua aplicao, ou no, frente importao dos produtos
originais Barber-Greene americanos. Depreender que tal
sentena seria um exemplo de aplicao do princpio de
exausto internacional ir muito alm em suposies,
estendendo o entendimento do Tribunal a questes que no
foram objeto de julgamento.

J no caso "BoIla"18, a autora, representante exclusiva no Brasil dos produtores do vinho italiano "BoIla" e
proprietria do registro, no INPI, desta mesma marca nominativa para

17. In Revista de Direito Econmico, Financeiro e Mercantil, 6 - pg.89.


18. Apelao Cvel n. 75.002-1- So Paulo - in LEX - 106

bebidas, xaropes e sucos concentrados, entendeu ter seu direito violado pela r, importadora do mesmo vinho
italiano.

O Juzo de primeira instncia condenou a r a "abster-se, sob pena de multa, a vender, expor ou manter em
depsito bebidas da marca 'BoIla', bem como a pagar-lhe perdas e danos."

O Juzo de Apelao julgou a ao improcedente, entendendo no haver ocorrido nenhuma infrao ao registro
da marca mencionada:

"No houve infrao da marca de fbrica, eis que a apelante no fabrica o vinho
'Bolla'.
E tambm no houve infrao marca de comrcio, pois ela no mantm em
depsito nenhum produto a que aponha a denominao 'Bolla'. O vinho com essa
marca, repita-se, importado da Itlia e a recorrente simplesmente o vende no
Brasil, aps importao que faz por conta prpria.
(...)
verdade que, segundo consta, a apelada representante exclusiva dos vinhos
'Bolla' no Brasil; mas tal exclusividade no pode ser oposta a terceiros,
tanto mais que a apelante no importou o produto diretamente junto aos
fabricantes, mas de empresa distribuidora. E se importou os vinhos, em atividade
evidentemente licita, claro que o fez com vistas sua venda no Brasil, o que
no se reveste de atividade violadora ou de contrafao referida marca (...) "

O Juzo baseou-se apenas na existncia do contrato de representao exclusiva, sem mencionar ser a autora a
proprietria dos registros da marca "Bolla" na classe de produtos que inclui 'bebidas'.

Ignorando ser a autora tambm proprietria da marca, e considerando que entre ela e a titular da marca
"Bolla" italiana s houvesse um contrato de representao, a concluso de que neste caso no estamos diante
de um problema de contrafao de marca clara. Somente o contrato de representao exclusiva, de fato, no
concede autora o direito de impedir a r de importar de distribuidor os vinhos "Bolla". Este tipo de contrato
cria efeitos obrigacionais (no caso, exclusividade de representao) apenas entre as partes e no oponvel
erga omnes.

Sob o ponto de vista da titular italiana da marca, mesmo ela, neste caso, no poderia impedir a revenda dos
produtos, por terceiros, a pases com os quais ela houvesse firmado contrato de representao, j que de acordo
com a idia bsica da limitao dos direito de marcas frente sua funo de fomentar a concorrncia leal, a
primeira introduo do produto no mercado italiano, procedida por ela mesma ou com seu consentimento,
exaurira o seu direito de propriedade da marca.

A questo se complica, e a deciso mostra-se lacunosa, ao


considerarmos a titularidade do registro brasileiro da marca.
Sob este aspecto, caracteriza-se um problema de importao
paralela, onde a representante dos vinhos e proprietria da
marca "Bolla" v o seu direito ao uso exclusivo de tal marca
comprometido atravs da introduo de produtos assinalados
com a mesma marca, os quais no so de sua produo.
Lembrando que o representante dos vinhos "Bolla" no Brasil, e tambm titular da marca para o nosso territrio,
no produz vinhos "Bolla" mas apenas os comercializa dentro do territrio brasileiro e que a marca deve
cumprir a sua funo de origem, coloca-se a seguinte questo: o que merece maior proteo, o registro da
marca ou a sua funo de origem?

Se considerarmos apenas a funo de origem da marca, no h


por que proibir a importao paralela daqueles produtos, pois
neste caso a importao dos produtos "Bolla" efetuada pela r
no fere aquela funo. Os produtos introduzidos pela r so,
materialmente falando, os mesmos produtos "Bolla"
comercializados pela autora. Assim, a representante no teria
um direito maior do que o direito do produtor da marca, ou
seja, se aquele no pode impedir a comercializao do produto
que ele mesmo colocou no mercado, esta ltima tambm no
poderia.

Se valorizamos os efeitos do direito ao uso exclusivo adquirido


pelo registro da marca em relao sua funo de origem,
aplica-se o princpio da territorialidade e conclui-se que as
importaes estaro proibidas.

O julgamento neste caso demandaria uma tomada de posio


em relao aplicao do princpio da territorialidade e uma
anlise da funo de origem da marca e das outras funes que
dela advm; o que resultaria, consequentemente, na deciso
sobre a adoo da exausto a nvel nacional ou internacional.
O Tribunal, porm, como j mencionamos acima, apenas
considerou a relao contratual de representao e analisou os
efeitos do contrato em relao a terceiros. No tocou, em
momento algum, a exemplo do que foi feito na deciso Barber
Greene, no cerne da questo sobre importaes paralelas. O
Tribunal assinalou um indcio de direo ao negar a aplicao
do artigo 175, IV a) e b) do Decreto 7.903, de 1945, aos
produtos importados pela r, mas da prosseguir por conta
prpria nessa direo e chegar concluso de que tal sentena
seria indcio da adoo do princpio da exausto internacional,
nos parece ir longe demais.

Interessante notar que no Juzo Penal as aes deste tipo foram julgadas improcedentes. Transcrevemos parte
do teor da Apelao n 865.237/5 1 Vara Criminal- 25 de abril de 1994- So Paulo:

"(...) Os tipos em que insiste a apelante no foram infringidos. Os querelados


no esto 'usando marca legitima de outrem em produto ou artigo que no de
sua fabricao '. Ao contrrio, a mercadoria autntica. Produzida pelo
fornecedor original. Nem esto a vender 'artigo ou produto que tem marca de
outrem e no de fabricao deste'. Vendem, expe venda e tm em depsito
mercadoria autntica, no reproduzida.

Se a conduta dos querelados pode representar concorrncia desleal, o tema h de


ser apreciado na esfera cvel. Os danos da apelante devem ser examinados na
instncia adequada. O Estado somente deve ser acionado para aplicar o brao
pesado da sano criminal 'quando a conservao da ordem juridica no se
possa obter com outros meios de reao, isto , com os meios prprios do direito
civil. '(NELSON HUNGRIA, "Comentrios ao Cdigo Penal, 3 ed., vol I, tomo
2, p.27)".

X - O PROBLEMA DAS IMPORTAES PARALELAS E A NOVA LEI DE PROPRIEDADE


INDUSTRIAL

A nova Lei de Propriedade Industrial19 garante a exclusividade do uso da marca em todo o territrio nacional
(artigo 129), prevendo ainda ao seu titular, ou a seu requerente, a possibilidade de ceder o registro, ou pedido
de registro, e licenciar o seu uso.
A reproduo da marca registrada, sem autorizao de seu
titular, no todo ou em parte, ou sua imitao de modo que possa
induzir confuso, ou a alterao de marca j colocada no
mercado constitui ilcito penal (art.189). O mesmo acontece
com a importao, exportao, venda, oferecimento ou
exposio venda, ocultao ou manuteno em estoque de
produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou
imitada, de outrem, no todo ou em parte, ou de produto de sua
indstria ou comrcio contido em vasilhame, recipiente ou
embalagem que contenha marca legtima de outrem (art.190).

Destaque-se, antes de mais nada que, no caso em discusso, no est preenchido o tipo penal dos arts. 189 e
190, pois nem a fabricante polonesa, nem a importadora, R na ao, reproduz, imita, altera, ou importa,
"produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida...". A fabricante polonesa utiliza licitamente a marca
WIBOROWA.

Se, dessa exportao para o Brasil, decorre violao de alguma


disposio contratual entre AGROS, autora, e POLMOS, esta
mera questo que deve ser dirimida entre ambas perante os
tribunais poloneses, mas que no pode extravasar o mbito do
contrato e atingir terceiro, ou seja, a R GOMEZ CARRERA.

Em estrita interpretao da nova lei brasileira de propriedade


industrial, h que se fazer distino entre a parte que regula as
patentes e a parte que regula as marcas.

19. Lei n de 9.279, de 14 de maio de 1996, que entrou em vigor em 15 de maio de 1997.

De fato, na parte que regula as patentes, o legislador ptrio inovou. No


art. 43 estabeleceu as limitaes ao direito do titular da patente. No
art. 42 estabeleceu os direitos decorrentes da titularidade da patente,
direitos esses dembito civil, eis que no captulo Dos Crimes Contra
as Patentes (arts. 183 a 186) tipificou os ilcitos penais, os quais so
mais restritos, como deveria ser, do que os ilcitos civis do art. 42.

J no caso das marcas no agiu assim o legislador.

Estabeleceu, no art. 132, as restries aos direitos do titular da marca, mas no se preocupou em definir
diferentemente os ilcitos civis e os ilcitos penais, como fez com as patentes.

No que toca s marcas, manteve a orientao das leis anteriores de caracterizar o ilcito civil como idntico ao
ilcito penal. Na lacuna de tipificao do ilcito civil, tem o intrprete de valer-se da tipificao do ilcito penal.

Ora, como exposto, se a R no pratica ilcito penal, no pratica,tambm, qualquer ilcito civil.

Eventual conflito de interesses, de carter pecunirio, dever ser dirimido, como j


exposto, entre a fabricante exportadora e a "trading", titular dos registros no Brasil,
perante o Juzo competente.

A sentena de 1a instncia, prolatada aos 10/12/1997, pelo Juiz


Dimas Borelli Thomaz Junior, julgou improcedente a ao,
promovida por AGROS HOLDING S.A. contra GOMEZ
CARRERA IMPORTAO, EXPORTAO E
REPRESENTAO LTDA., na qual a empresa polonesa,
titular do registro da marca WIBOROWA no Brasil, pretendia
que a importadora brasileira no poderia trazer da Polnia para o
territrio brasileiro a legtima vodca WIBOROWA porque ela,
AGROS HOLDING, era a titular do registro da marca no
Brasil.

Alguns trechos dessa sentena merecem ser aqui transcritos, por


sua pertinncia:

Aqui, no entanto, a marca no identifica a excelncia ou o escracho do


produto, pois na origem, na Polnia, conforme documentado nos autos, so 25
os produtores da WIBOROWA.

inegvel cuidar-se de marca conhecida e reputada, mas o registro dela foi


autorizado administrativamente, mas agora, posta a situao para anlise
judicial, no possvel valer-se a autora desse argumento para creditar-se razo,
como bem susteve a r.
...
certo ter a autora registro da marca no Brasil, renovando-o periodicamente e
querendo mostrar-se titular, como est na documentao que acompanha a
inicial.
...
Por incrvel que parecer possa, a identificao da bebida, no caso em anlise,
no se dar pela marca, mas est e estar documentada na etiqueta informativa
da origem da fabricao e de quem importou.

Debuxa-se da ter respingado no Brasil, entre as partes, o descompasso havido


na Polnia quanto WIBOROWA. Impossvel compor aqui sem composio na
origem, pois, repito, no se d a exclusividade querida pela autora.

Em sede de apelao, a 3a Cmara de Direito Privado do


Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, por votao
unnime, manteve a deciso de 1a Instncia, conforme ementa
transcrita na abertura deste parecer.

Destaca-se:

A apelada no fabrica a vodca WYBOROWA. Apenas a importa da Polnia e a


vende no Brasil. No h falar-se, pois, em contrafao, mesmo sendo a apelante
proprietria da marca nominativa e representante exclusiva no Brasil do referido
produto.

Esse precedente (da marca WIBOROWA) se aplica como uma


luva presente questo (da marca STOLICHNAYA).

A marca na origem do produto pertence FEDERAO


RUSSA, de quem a consulente pretende importar o produto
legtimo atravs da representante oficial FKP
SOJUZPLODOIMPORT.

No h como prevalecer, no caso especfico, o registro da marca


brasileira irregularmente transferido para SPIRITS
INTERNATIONAL N.V., a qual, nem ao menos, a fabricante
da legtima vodca russa STOLICHNAYA.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 17 de Junho de 2004.

NEWTON SILVEIRA
A Marca Ultra
10/01/2002

DA OBRIGAO DE ABSTENO DE USO DE SIGNO NO APROPRIVEL

CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARES acerca do


eventual acerto, ou desacerto, da sentena proferida pelo Mmo. Juiz NEWTON DE
OLIVEIRA NEVES em ao promovida por ULTRATECNO PARTICIPAES
S/A. contra OAS PARTICIPAES LTDA., que teve curso perante a 36 Vara
Cvel da Capital de So Paulo processo n 2816/98.

Nessa ao foi a R (OAS) condenada ao pagamento da multa contratual


correspondente ao valor especificado na inicial, que dever ser corrigido desde a
data da propositura da ao, incidindo juros de mora a partir da citao, impondo-
se-lhe ainda a obrigao de abster-se de utilizar, em carter definitivo, a expresso
ULTRA, ou ULTRATEC, sob qualquer forma, sob pena de arcar com a multa que
fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) por infrao que vier a ser praticada a partir
desta data.

DOS FATOS

Consta dos autos parecer da lavra do ilustre Professor Doutor LUIZ GASTO PAES DE
BARROS LEES, cujo relatrio adoto e transcrevo a seguir.

1/1. Por meio de contrato epistolar datado de 20 de fevereiro de 1992,


denominado de AJUSTE DEFINITIVO PARA AQUISIO DA
ULTRATEC ENGENHARIA S.A. E ULTRATECNO CENTRO DE
TECNOLOGIA LTDA. (doravante identificado apenas como AJUSTE
DEFINITIVO), a OAS PARTICIPAES LTDA., na qualidade de
Compradora, pactuou com a ULTRATECNO PARTICIPAES S.A., na
qualidade de Vendedora, a aquisio da totalidade das aes representativas do
capital social da Ultratec Engenharia S.A. e a totalidade das quotas do capital da
Ultratecno Centro de Tecnologia Ltda. Esse AJUSTE DEFINITIVO foi o
fecho de tratativas precedentes, consubstanciadas em correspondncia de 10 de
janeiro de 1991, e de um Protocolo de Intenes de 21 de janeiro de 1992, assinado
entre partes.

1/2. Nesse AJUSTE DEFINITIVO, foi convencionado entre as partes que a


aquisio em pauta se faria por pessoas jurdicas do grupo da Compradora, a
serem por ela indicadas oportunamente (cf. Prembulo). Dessa forma, as aes
da Ultratec Engenharia S.A. foram transferidas para a sociedade World
Participaes Ltda., atravs dos termos de transferncia nmeros 15 e 16,
lavrados em 27 de fevereiro de 1992, no livro de "Transferncia de Aes
Nominativas nmero 01, a fls. 14v. e 15, da Companhia. Igualmente as quotas
sociais da Ultratecno Centro de Tecnologia Ltda. foram transferidas para a
World Participaes Ltda. e a Participaes em Empresas de Engenharia
Ltda. - todas pessoas jurdicas pertencentes ao grupo OAS.

1/3. Em 15 de julho de 1996, a World Participaes Ltda. transferiu a totalidade


das aes da Ultratec Engenharia S.A. sociedade Coesa Engenharia Ltda.,
tambm do grupo OAS, atravs do termo de transferncia numero 17, lavrado no
livro de Transferncia de Aes Nominativas da Companhia, a fls. 16v., datado e
assinado pela empresa cedente e pela cessionria, na forma da Lei.

1/4. No AJUSTE DEFINITIVO, de 1992, pactuado entre a OAS e a


ULTRATECNO PARTICIPAES, a Compradora se obrigou com a
Vendedora a (a) fazer cessar, desde logo, o uso do logotipo ULTRA,
reproduzido no instrumento contratual, inclusive nos impressos das empresas
ULTRATEC alienadas (ou seja, da Ultratec Engenharia e da Ultratecno
Centro de Pesquisas), e (b) a alterar, no prazo de 12 meses (suscetvel de
prorrogao por acordo entre as partes), a denominaco social das referidas
empresas, para dela excluir o nome ULTRA, sob pena de incorrer na obrigao de
compor as perdas e danos pr-fixados em 20% do valor do contrato, conforme
disposto nas Clusulas 18, 19 e 20, a seguir transcritas:

18. Imediatamente aps a transferncia da posse das empresas, OAS far cessar
qualquer uso do logotipo ULTRA [reproduo], inclusive nos impressos ou material
de propaganda das empresas ULTRATEC.

19. A VENDEDORA autorizar, a titulo precrio, a continuidade do uso da palavra


ULTRA na denominao social das empresas ULTRATEC, por 12 (doze) meses, a
contar da data da transferncia das aes e quotas, prorrogvel por acordo entre as
PARTES. A COMPRADORA obriga-se a alterar a denominao social das referidas
empresas para delas excluir o nome ULTRA observado o prazo ora concedido, sob
pena de incorrer na obrigao de compor as perdas e danos pr-fixados no item 20,
infra.

20. A parte que infringir o presente AJUSTE DEFINITIVO ou deixar de adimplir as


obrigaes nele estipuladas, incorrer em perdas e danos, pr-fixados em 20% (vinte por
cento) do valor deste contrato, corrigido consoante o disposto no item 13 supra, valor
esse liquido, certo e exigvel, sujeito a execuo forada, nos termos do art. 585, II, do
Cdigo de Processo Civil.

1/5. Em 27 de setembro de 1995, as partes, em comum acordo, acordaram em


alterar o prazo de doze meses para o cumprimento da obrigao prevista na
clusula 19, supra citada, estendendo-o para o dia 30 de junho de 1996, sendo essa
dilao do prazo contratual objeto de correspondncia da ULTRATECNO
PARTICIPAES OAS, com o de acordo desta ltima.

1/6. Logo a seguir, em 30 de novembro de 1995, foi firmado o distrato social da


Ultratecno Centro de Tecnologia Ltda., ficando assim extinta, a partir dessa data,
uma das sociedades adquiridas, objeto da transao formalizada pelo AJUSTE
DEFINITIVO de 1992.

1/7. Em 3 de junho de 1996, antes do termo da dilao pactuada acima comentada,


foi esse prazo contratual novamente prorrogado, agora para 30 de julho de 1996,
atravs de nova correspondncia da ULTRATECNO PARTICIPAES, com o
de acordo da OAS, comprometendo-se as partes ao seguinte:

a) at o dia 30 de julho de 1996, a OAS ter dado inicio a todos os atos que
se faam necessrios para excluir da denominao social das empresas
ULTRATEC e ULTRATECNO o nome ULTRA;

b) ser facultada a utilizao de documentos e papis em geral em que a


denominao das empresas contenha a expresso ULTRA, at o trmino dos
estoques atualmente existentes desde que no seja excedida a data de 31 de
dezembro de 1996.

1/8. Para o cumprimento do acima pactuado, e em se considerando que j tinha


sido dissolvida e extinta a sociedade Ultratecno Centro de Tecnologia Ltda.,
restava OAS apenas empenhar-se no sentido de excluir a expresso ULTRA
da denominaco social da empresa Ultratec Engenharia S.A., no prazo ajustado.
Nesse sentido, atravs da missiva DSU-031/96, de 23 de julho de 1996, a prpria
sociedade Ultratec Engenharia S.A. comunicou ULTRATECNO
PARTICIPAES S.A. que fora implementada, atravs da Assemblia Geral
Extraordinria realizada em 17 de junho de 1996, a modificao da denominao
social da empresa, passando para UTC Engenharia S.A., tendo a respectiva ata
sido arquivada na JUCESP, conforme cpia anexada.

1/9. Na mesma correspondncia, a antiga Ultratec Engenharia S.A. (ora UTC


Engenharia S.A.) comunicava ainda que, no que se refere utilizaco de
documentos e papis em geral, a empresa optara por usar at 31.12.96 estoques
ento existentes, apondo, por carimbo, a nova denominao, com o que concordou
a ULTRATECNO PARTICIPAES S.A., tornando cincia em rodap
devidamente firmado.

1/10. Estavam, assim, cumpridas pela OAS todas as clusulas e condies do AJUSTE
DEFINITIVO firmado em 1992. Em 21 de maro de 1997, foi assinado Contrato de
Compra e Venda Irrevogvel e Irretratvel entre a Coesa Engenharia Ltda., na qualidade
de Vendedora e o Senhor Ricardo Ribeiro Pessoa, na qualidade de Comprador, pactuando a
alienao de todas as aes do capital social da UTC Engenharia S.A., nova
denominao da Ultratec Engenharia S.A., tendo sido assinado em 27 de junho de 1997
pela cedente e pelo cessionrio o termo de transferncia respectivo, de numero 20, no livro
de Transferncia de Aes Nominativas numero 01, a fls. 17, da aludida companhia.
Cessava, assim, nessa data, todo e qualquer vnculo do grupo OAS com a UTC, antiga
Ultratec. Advirta-se que o Senhor Ricardo Ribeiro Pessoa no tinha e no tem -
nenhuma participao no capital das empresas do grupo OAS, de sorte que a partir de
maro de 1997, com essa alienao, no remanescem quaisquer vnculos societrios do
grupo OAS com a empresa vendida, que passou a ser controlada por outro
acionista.

1/11. Eis que em outubro de 1998 foi a OAS PARTICIPAES LTDA.


surpreendida com uma ao de reparao civil, cumulada com pedido de multa
cominatria, aparelhada junto 36 Vara Cvelda Comarca de So Paulo, de
iniciativa da ULTRATECNO PARTICIPAES S.A. sob a alegao de
inadimplemento por parte da OAS das obrigaes contratuais de fazer e no-fazer,
constantes das clusulas 18 e 19 do AJUSTE DEFINITIVO de 20 de fevereiro
de 1992 entre os mesmos celebrados, expressamente apenada com perdas e danos
prfixadas de 20% sobre o valor do contrato. Tal infrao contratual decorreria do
uso reiterado do nome ULTRA na denominao social e no logotipo em vrios
eventos publicitrios, por parte da empresa UTC Engenharia S.A., indevidamente
caracterizada como empresa coligada da OAS (cf item 4 da petio inicial).

1/12. Conforme relata a Autora do feito no item 5 da pea inaugural, a alegada


conduta infratora da OAS diria respeito a atos e fatos ocorridos no curso do ano de
1998 ou seja, aps 21 de maro de 1997, quando a OAS j no tinha mais qualquer
liame com a UTC Engenharia S.A., visto que, nessa ultima data, a sua coligada
Coesa Engenharia Ltda. vendera a totalidade das suas aes a terceiro, no
detendo mais o poder de comando sobre a referida empresa. Da haver a OAS, na
sua contestao, suscitado preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade
jurdica do pedido alegando ainda, quanto ao mrito, que cumprira fielmente o
contratofirmado, no podendo ser responsabilizada pela conduta de terceiro, ao
qual a relao contratual em tela, decorrente do AJUSTE DEFINITIVO era e
absolutamente estranha. Nessas condies, requeria a denunciao da lide
empresa UTC.

1/13. O MM. Juzo a quo, alm de indeferir o pedido de denunciao da lide, por
no encontrar fundamento legal ou contratual para o mesmo, repeliu os argumentos
desfiados na contrariedade, acolhendo o pedido da autora e condenando a OAS a
pagar o valor atualizado da multa contratual, sob o argumento de que, verbis:

Assim, eventual sucesso ou transferncia do objeto do contrato, no exime a


responsabilidade do adquirente junto ao vendedor original salvo se tal constar
expressamente do novo negcio realizado. E esse pacto, como visto, no foi
firmado pelas partes. A autora no teve qualquer participao nos negcios
realizados posteriormente, nem mesmo interferindo como anuente. Portanto,
no pode a r eximir-se de sua responsabilidade alegando fatos supervenientes
ao contrato. [...] Portanto, comprovado o inadimplemento contratual, deve a
r arcar com a multa prevista no contrato para, querendo, voltar-se contra as
empresas sucessoras, razo pela qual mostra-se correta sua figurao no plo
passivo, ao contrrio do que enfaticamente sustentado na resposta.

1/14. A1m da multa contratual, a r. sentena de primeira instancia imps ainda


OAS a obrigao de abster-se de utilizar, em carter definitivo, da expresso
ULTRA, ou ULTRATEC, sob qualquer forma, com a cominao da pena
pecuniria fixada em R$ 100.000,00 por infrao que vier a ser praticada a partir de
ento. Com isso, acolheu a postulao de tutela especfica, em carter liminar,
quanto pretenso cominatria, requerida pela autora, nos termos do art. 461, 3,
do estatuto processual.

1/15. Salvo melhor juzo, no acreditamos que a r. sentena tenha feito justia ao
caso, laborando em vrios equvocos, mormente em sua fundamentao, pelo que
certamente ser reformada em superior instancia, pelas razes a seguir expostas, e
que sero objeto do presente parecer.

Isso posto, passo a apresentar o meu parecer a respeito do tema.

PARECER

No ornei esta obra e nem a enchi de perodos sonoros ou de palavras empoladas e


floreios ou de qualquer outra lisonja ou ornamento extrnseco com que muitos
costumam descrever ou ornar as prprias obras; porque no quis que coisa alguma
seja seu ornato e a faa agradvel seno a variedade da matria e a gravidade do
assunto. (Niccol Machiavelli, O PRNCIPE, introduo).

Sumrio:
I. DO NOME COMERCIAL OU
EMPRESARIAL...............................................................14
II. DOS SINAIS NO APROPRIVEIS COMO
MARCA....................................................16
III. DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA OAS
(E TAMBM POR PARTE DA
UTC)...............................................................................23
IV. DAS CLUSULAS LIMITATIVAS DE
CONCORRNCIA............................................28
V. A R (OAS) NO PODE SER RESPONSABILIZADA POR FATO DE
TERCEIRO
(UTC).............................................................................................................37
VI.
CONCLUSES.................................................................................................................
..39

I. DO NOME COMERCIAL OU EMPRESARIAL

consabido que o nome comercial ou empresarial distingue, de um lado, o comerciante ou


empresrio individual e, de outro, a sociedade comercial ou empresarial (pessoa jurdica).

O empresrio individual utiliza, exclusivamente, firma individual (Dec. 916, de 1890).

As sociedades, conforme o caso, utilizam firma ou razo social ou denominao.

As firmas sociais so caractersticas das sociedades de pessoas, elencadas no Cdigo


Comercial, e so opcionais para as sociedades por quotas. As denominaes so
empregadas pelas sociedades annimas, sendo opcionais para as sociedades por quotas.

Inicialmente, as denominaes das sociedades annimas eram compostas simplesmente pela


designao de seus fins, pois, tratando-se de sociedades destinadas a empreendimentos
de grande envergadura, no se imaginavam duas CIAS. DAS NDIAS OCIDENTAIS
ou duas ESTRADAS DE FERRO SANTOS-JUNDIA.

Com a proliferao das sociedades annimas e, portanto, da concorrncia entre elas, passou a
ser insuficiente a mera indicao dos fins sociais. Passaram ento as annimas a incluir
na denominao social palavras de uso comum ou fantasiosas (nome de fantasia) para se
distinguirem umas das outras. At o emprego do nome do fundador na composio da
denominao passou a ser admitida, o que antes no era.

O fato que firma ou denominao social o nome da pessoa jurdica que nasce com a
inscrio de seus atos constitutivos no registro peculiar (Cd. Civil art. 18).

Assim, no momento em que a ULTRATEC ENGENHARIA S/A. alterou sua denominao


para UTC ENGENHARIA S/A. cumpriu o pactuado na clusula 19 do AJUSTE
DEFINITIVO, mediante o arquivamento perante o Registro do Comrcio.

Tanto assim, que a prpria sentena o reconheceu ao afirmar a fls. 466 dos autos:

E a controvrsia constatada nestes autos diz respeito to somente, a responsabilidade da


r, vez que a causa de pedir, ou seja, o descumprimento do contrato com relao
ao uso indevido da marca ficou incontroverso nos autos... (grifo nosso).

O certo e insofismvel, neste passo, que a R cumpriu o disposto na clusula 19 do contrato


ao alterar, perante o Registro do Comrcio, sua denominao para UTC
ENGENHARIA S/A., dela excluindo o radical ULTRA, como pactuado.
Talvez nem precisasse faz-lo, pois o radical ULTRA de uso comum, como se v de
listagem obtida perante o SISBACEN (Base de Dados do Banco Central do Brasil
Anexo I).

II. DOS SINAIS NO APROPRIVEIS COMO MARCA

Como bem assinalado no parecer do Prof. Dr. LUIZ GASTO PAES DE BARROS
LEES, o radical ULTRA no aproprivel como marca, face s expressas disposies
da Lei de Propriedade Industrial al indicadas.

Fazem disso prova as centenas de marcas registradas constantes da lista obtida junto ao Banco
de Dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Anexo II).

Quanto a radicais (prefixos e sufixos), a lio do mestre Joo da Gama Cerqueira exemplar:

Quanto aos prefixos e sufixos, utilizam-se os de uso geral, vernculos ou de origem


latina ou grega, como trans, endo, hipo, hiper, per, dia, retro, anti, exo, bis, tri,
tetra, que possuem significado prprio, ou outros, de formao arbitrria, como an,
in, ina, ol, ona, ex, ox, tex, tix, ac, ite, ase, eno, ose, etc.

Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, no podem constituir
objeto de direito exclusivo.

(in Tratado da Propriedade de Industrial, Vol. I, Forense, RJ, 1946, p. 410).

O que se deduz dessa listagem, tambm, que, embora ULTRA isoladamente no seja
aproprivel, palavras compostas que contenham o radical so apropriveis.

A respeito j escrevera JOO DA GAMA CERQUEIRA em seu Tratado da Propriedade


Industrial, Forense, vol. I, p. 370/371:

Nada obsta, ainda, que na composio da marca entrem elementos de uso comum
j empregados em outras marcas, ainda que em indstria semelhante, desde
que a sua combinao torne a marca distinta, afastando a possibilidade de
confuso.

Tanto assim, que UTC ENGENHARIA S/A. titular de diversos registros de marcas
perante o INPI que contm o radical ULTRA, entre eles a marca nominativa
ULTRATEC (Registro n 006.765.432) e a marca mista ULTRATEC, com emblema
formado por U e flecha (Registro n 006.765.440).

Note-se que o emblema U e flecha o emblema da UTC ENGENHARIA, e no o


emblema da Autora ULTRATECNO PARTICIPAES.

Por todo o exposto e demonstrado, a UTC ENGENHARIA, ao utilizar a marca


ULTRATEC com o seu prprio emblema empresarial acha-se no exerccio regular de
direito (Art. 160, I, do Cd. Civil).

III. DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA OAS (E TAMBM POR


PARTE DA UTC)
Como demonstrado no Cap. I supra, a OAS cumpriu a obrigao avenada de alterar a
denominao social da empresa adquirida, dela retirando o radical ULTRA. A clusula
19 foi devidamente cumprida.

E quanto clusula 18?

18. Imediatamente aps a transferncia da posse das empresas, OAS far cessar qualquer uso
do logotipo ULTRA (reproduo), inclusive nos impressos ou material de propaganda
das empresas ULTRATEC.

E qual o logotipo ULTRA da Autora?

Mais uma vez acessando-se o Banco de Dados do INPI verifica-se que a Autora possui um
nico registro de marca, o qual consiste no registro n 815.145.420, relativo marca
mista ULTRATECNO, cujo logotipo se acha exibido na Revista da Propriedade
Industrial n 1401, de 07/10/1997:

Esse o logotipo ULTRA, composto do radical ULTRA circundado por traos quebrados
azuis, formando um crculo, e mais o sufixo TECNO.

O simples confronto visual deste logotipo com o logotipo da UTC (seu smbolo empresarial
composto de U e flecha), bem demonstra que a R cumpriu tambm o disposto na
clusula 18 do contrato.

IV. DAS CLUSULAS LIMITATIVAS DE CONCORRNCIA

O que consta do Captulo anterior a exata e literal interpretao das Clusulas 18 e 19 do


denominado AJUSTE DEFINITIVO.

Mas a Autora pretende interpretar o ajuste de maneira mais ampla: pouco importa que a
ULTRATEC tenha alterado sua denominao social para UTC (assim cumprindo a
Clusula 19) e no mais utilize o logotipo ULTRA conforme exibido na clusula 18,
substituindo-o pelo seu prprio smbolo empresarial. Entende a Autora que a UTC no
pode utilizar o radical de uso comum ULTRA, embora seja esta titular da marca
registrada ULTRATEC (Cap. II supra).

No se trata a pretenso da Autora de um direito do tipo real, pois a Autora no


proprietria de registro do radical ULTRA isoladamente, e nem pode pretender
qualquer espcie de propriedade sobre tal radical em termos de nome comercial (Caps. I
e II supra). Tratar-se-ia tal clusula (como interpretada pela Autora) de clusula
limitativa ou restritiva de concorrncia (direito de crdito ou meramente obrigacional).

Veremos a seguir que, a interpretar-se a clusula 18 dessa forma ampliativa, seria ela nula por
duas razes: por violar o princpio constitucional da livre concorrncia e por no haver
obrigao perptua e ilimitada.

Acerca do primeiro tpico, valemo-nos da lio do ilustre constitucionalista MANOEL


GONALVES FERREIRA FILHO (in parecer no publicado):

A economia de mercado e a livre concorrncia.


sabido que a Carta de 1988 consagra a economia social de mercado1. Segue nisto os
passos de outras, como a Constituio Espanhola de 1978 que explcita na
caracterizao (art. 37). Ou mais longinquamente a Constituio Alem de 1949
que consagrou o modelo2. Na verdade, a Constituio vigente difere, na
inspirao, das anteriores, seja a de 1946, seja a de 1967 (com a Emenda n 1/69),
porque enfatiza o elemento liberal, enquanto estas sublinhavam o
intervencionismo. Basta lembrar para demonstr-lo que a Lei Magna em vigor,
por um lado, aponta como princpio da Ordem Econmica a livre concorrncia,
o que nenhuma outra havia feito entre ns; por outro, no menciona o
intervencionismo, no tendo no seu texto regra equivalente ao art. 148 da Carta de
1946. Est a, sem dvida, um reflexo do to falado neoliberalismo. Como
economia de mercado explicite-se baseia-se na liberdade, tanto na liberdade
de iniciativa, quanto na liberdade de concorrncia, h pouco mencionada.

Basta para demonstr-lo apontar que a livre iniciativa um dos fundamentos da


Repblica, segundo enuncia expressamente o art. 1, IV da Lei Maior. , alm
disso enfatiza o caput do art. 170 uma das bases da Ordem Econmica. E
mais pela primeira vez na histria constitucional ptria, a livre concorrncia
apontada como um dos princpios reitores da mencionada Ordem Econmica
(art. 170, IV). Claro est que no se exclui a atuao do Estado como agente
normativo e regulador da atividade econmica, com as funes de fiscalizao,
incentivo e planejamento, de acordo com o caput do art. 174. Numa economia de
mercado insista-se no bvio a concorrncia entre empresas instrumento
fundamental. Desta livre concorrncia o mais livre que possa ser ela espera-se
o desenvolvimento das foras produtivas e conseqentemente a prosperidade
geral. A defesa da concorrncia assim essencial para esse tipo de economia. Bem
se v isto do comando contido no art. 173, 4 da Constituio: A lei reprimir
o abuso do poder econmico que vise dominao dos mercados,
eliminao da concorrncia e ao aumento arbitrrio dos lucros. Decorre da
nfase na livre concorrncia a invalidade de normas, e mesmo de acordos
entre empresas, que visem s reservas de mercado.

Ou seja, a inconstitucionalidade das normas contrrias concorrncia as quais, se


anterior a regra nova Carta, importa em revogao, ou, se posterior, a nulidade
absoluta das mesmas. Mesmo no campo da liberdade contratual, essa nfase leva
necessariamente a uma interpretao restritiva de toda clusula de restrio, se
explcita. Sim, porque no se pode concebe-la, sequer, como implcita, pois
contrria ao esprito do sistema jurdico nacional, defluente da Lei Magna de
1988.

1. V. sobre todo este assunto meu livro Direito Constitucional Econmico, Saraiva,
So Paulo, 1990, particularmente p. 3 a 16.

2. Cf. MULLER-GROELING, Hubertus, La Economia Social de Mercado en


Alemania, Corporacin de Estudios Liberales, Santiago do Chile, 1989.

A disciplina da concorrncia
Atendendo ao mandamento do art. 173, 4 da Constituio, est em vigor a Lei
n 8.884, de 11 de junho de 1994. Desta Lei decorre a disciplina da
concorrncia no Pas; ela, e nenhuma outra, que hoje regula a
concorrncia, estabelecendo o limite entre o que lcito ou ilcito, legal ou
ilegal, permitido ou proibido, porque abusivo ou desleal, nessa matria.
Vale destacar que esta Lei configura como infrao de ordem
econmica, independentemente de culpa, limitar, falsear ou de qualquer
forma prejudicar a livre concorrncia ou a livre iniciativa (art. 20, I).Mais
explicitamente, no art. 21, considera infrao da ordem econmica,
tambm: V criar dificuldades constituio, ao funcionamento ou ao
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou
financiador de bens ou servios; (sublinhei).

Note-se bem o que est nesse texto. Como a livre iniciativa e a livre
concorrncia so peas fundamentais do sistema econmico que prefere a
Constituio, infrao criar simples dificuldades para a constituio e o
funcionamento de empresa que venha a competir no mercado.Registre-se,
por outro lado, a nfase no mercado ou seja, ao plano macro da
concorrncia que sobreleva ao plano micro da disputa de clientela.
Como est no art. 20, 1 da Lei: A conquista de mercado resultante de
processo natural fundado na maior eficincia de agente econmico em
relao a seus competidores no caracteriza o ilcito previsto no inciso II
(dominar mercado relevante de bens e servios). Com efeito, numa
economia moderna, a competio se trava entre empresas e dela resulta o
bem geral, se for ela vencida pela mais eficiente, capaz de produzir mais e
melhor, a preos que mais favoream o consumidor. a esta competio
evidentemente que se referem as normas da Lei n 8.884/94.

Se o pensamento do Prof. Manoel Gonalves Ferreira Filho exemplo da modernidade


jurdica, tais princpios vm do incio do sculo passado, expressos na obra As Cesses
de Clientela, de Rui Barbosa (1913).

Todos sabem que esse livro nada mais que o inteiro teor dos embargos infringentes perante
o Supremo Tribunal Federal, nos quais Rui tornou-se vitorioso face ao no menos
eminente Jos Xavier Carvalho de Mendona. Era tambm, como neste caso, um
litgio decorrente de cesso do estabelecimento do Conde lvares Penteado, o qual
voltara a restabelecer-se em concorrncia com o estabelecimento vendido.

Na introduo dessa obra Rui destaca:

Infelizmente, possuindo, quando escrevi este arrazoado, os grandes repertrios da


jurisprudncia dos tribunais em Frana, na Itlia, na Blgica e nos Estados
Unidos, no tinha a coleo dos arestos ingleses, que alis supri com outros
subsdios, acompanhando as alegaes adversas, at onde elas iam. Agora que
j a reuni aos meus elementos de trabalho, poderia trazer dali novas
autoridades, para corroborar as idias, que expendi nos autos, quando mostrei
que o critrio da razoabilidade, adotado hoje pela justia britnica ao apreciar
os contratos restritivos da liberdade, comercial ou industrial, em tais
contratos, no desfavorece situao jurdica dos meus constituintes.

No captulo que intitula de Interdies absolutas (p. 209) Rui escreveu:

Mas tudo isso cairia por terra ante a nulidade essencial do compromisso alegado,
vista da sua ilegitimidade essencial. No pede a Autora que se tolha os Rus
o direito de se entregarem a tecelagem da juta por certo lapso de tempo, ou no
espao de certa extenso territorial. No. Da pretenso articulada por ela
resulta, para os Rus, em absoluto, a inibio de exercerem nunca mais essa
indstria, seja quando for, e onde quer que seja.
Ora, bem ao contrrio do que se afirma no respeitvel acrdo embargado, a
jurisprudncia e a doutrina, nos povos cultos, cujo direito conhecemos,
consideram absolutamente nulas as convenes dessa natureza.

Ou, ainda, p. 238:

Mas, admitindo, ao contrrio, que hajam convencionado (onde?) essa interdio,


sendo ela, indefinida, sem restrio nenhuma, quanto durao e ao
territrio, irremediavelmente v, rrita e nenhuma.

Uma reflexo, porm, ainda.

Se as interdies absolutas ou indefinidas so nulas, quando mesmo explcitas no


contrato, como, no silncio do contrato, na ausncia de clusula formal,
admitir uma interdio absoluta, ou indefinida?

Se a vontade categrica dos contraentes no vale, para estabelecer uma interdio


ilimitada, como admit-la por mera inferncia, por simples induo opinativa,
no silncio dos contraentes?

E, citando Lawson:

A contract unlimited as to space, though limitated in time, is held void. It is


unreasonable, being more than the party requires for his protection

Termina Rui seu arrazoado com esta perorao (p. 299):

Vedando, pois, aos Rus essa concorrncia, a despeito da qual a Autora alcanou
tamanha prosperidade, no iria o Supremo Tribunal Federal assegurar
compradora o gozo da situao comercial, que com a compra adquiriu,
situao muito inferior que logo depois conquistou, e ocupa. Iria,
simplesmente, regal-la com um monoplio, que no ajustou comprar, de que
no necessita para a legtima remunerao dos capitais empregados na
compra, e que pesaria sobre um Estado inteiro, o mais laborioso dos nossos
Estados, sobre o principal ramo da produo brasileira, sobre todos os
consumidores desse artigo precioso, no Brasil, nicamente para desenvolver a
pletora econmica de uma companhia poderosa.

Afinal de contas, o que pretende a Autora atravs da presente ao criar, artificialmente, um


monoplio sobre o radical ULTRA, monoplio esse que nem o ajuste definitivo ampara,
nem nosso Direito e Jurisprudncia.

V. A R (OAS) NO PODE SER RESPONSABILIZADA POR FATO DE


TERCEIRO (UTC)

Ensina Washington de Barros Monteiro, em seu CURSO DE DIREITO CIVIL, que O


nosso Cdigo Civil mantm-se fiel teoria subjetiva. Em princpio, para que haja
responsabilidade, preciso que haja culpa; sem prova desta, inexiste obrigao de reparar
o dano (Curso 5 Vol. Direito das Obrigaes, 3 Ed., p. 414).

No entanto, a fls. 386 dos autos, a Autora confunde sucesso nas obrigaes com obrigao
por fato de terceiro.
Se entende ela, al, que a UTC sucedeu R nas obrigaes, pelo prprio princpio da teoria
subjetiva contra ela deveria ter proposto a ao.

Agora, se pretende que a R (OAS) deva responder por atos da suposta sucessora (UTC), a
questo j de responsabilidade por fato de terceiro.

Complementando a lio supra-transcrita, Francisco dos Santos Amaral Neto ensina:

A responsabilidade por fato prprio a obrigao de indenizar decorrente de


ao ou omisso culposa do agente, provado o nexo de causalidade e o dano
(CC, art. 159).

A responsabilidade por fato de terceiro ou de outrem, galicismo condenvel por


sua impropriedade, por deixar antever ser possvel a responsabilidade sem
culpa (objetiva), decorrente de ato de terceiro, pressupe dois agentes. Um,
causador do prejuzo; outro, responsvel pela indenizao. o que ocorre nos
casos do art. 1.521, pelo qual so responsveis os representantes legais por
direito de famlia, os empregadores, os hoteleiros e os donos de educandrios
pelos atos praticados pelos respectivos representantes, prepostos e hspedes.
H que precisar, todavia. No caso dos pais, tutores e curadores e donos de
educandrio, chega a configurar-se responsabilidade por fato prprio, uma
vez que a lei estabelece uma presuno iure tantum de culpa in vigilando. Essas
pessoas respondem pelos danos causados pelos menores impberes (CC, art.
156) sob sua vigilncia, salvo se provarem no ter havido, de sua parte, culpa.
Se o autor do dano for menor pbere, ser responsvel direto, juntamente
com seus representantes legais, com solidariedade (CC, art. 156).
(in Enciclopdia Saraiva, verbete Responsabilidade Civil).

Assim tambm as responsabilidades do controlador estatudas no Art. 117 da Lei das


Sociedades por Aes n 6.404, de 1976.

Seria o caso do controlador semelhante ao dos pais e tutores. Mas a R no mais


controladora da UTC, no podendo responder por seus atos nem ao menos por culpa in
vigilando...

VI. CONCLUSES

a) A R cumpriu a obrigao estatuda na clusula 19 do AJUSTE


DEFINITIVO ao promover a alterao de nome da controlada para UTC
ENGENHARIA S/A.;

b) A R cumpriu a obrigao estabelecida na clusula 18, j que o logotipo


ULTRA foi substitudo pelo prprio smbolo empresarial da UTC;

c) A R no assumiu a obrigao de no utilizao do radical ULTRA (sem o


logotipo) como marca;

d) O radical ULTRA (e no o logotipo ULTRA) inaproprivel, seja a ttulo de


marca, seja a ttulo de nome comercial, como o demonstram os anexos I e II,
que exibem centenas de denominaes sociais e marcas compostas com esse
radical;

e) A interpretao ampliativa da clusula 18, forada pela Autora, inquinaria tal


obrigao de nulidade absoluta, no s por no existir obrigao perptua,
como por contrariar o princpio constitucional da livre concorrncia, ao criar
um monoplio sobre um termo inaproprivel;

f) A titularidade da marca pela UTC., com o radical ULTRA, em palavra


composta, nas classes 37.05 e 40, legal e legtima e sua utilizao, tal como
antes explicado (p. 22), mero exerccio regular de um direito;

g) O emblema U e flecha, devidamente registrado pela UTC Engenharia S/A.,


no se confunde com o logotipo da Autora, como se comprova com o
reproduzido (p. 26).

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 10 de Janeiro de 2002.

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07/11/2006

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DA DILUIO DA MARCA DE ALTO RENOME POR MEIO DA IMITAO DE


RTULO

(CORROBORATIVO DOS LAUDOS E PARECERES ANEXOS INICIAL DA AO


PROPOSTA POR COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMRICAS AMBEV E
CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARAC S/A CONTRA CERVEJARIA KAISER
BRASIL S/A)

I CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado SRGIO BERMUDES acerca dos termos da


inicial da ao proposta perante o foro cvel central da Comarca da Capital do
Estado de So Paulo por suas representadas COMPANHIA DE BEBIDAS DAS
AMRICAS AMBEV E CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARAC S/A
contra CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A, objetivando a retirada do mercado
dos novos rtulos da cerveja SOL, imitativos dos rtulos da cerveja SKOL, em
recipientes, garrafas e latas. Os textos da inicial e de seus anexos foram objeto de
atenta leitura deste parecerista.

II PROLEGMENO
Sente-se este parecerista em posio cmoda para a feitura do presente parecer, eis que, recentemente,
manifestou-se em caso entre as mesmas partes, em que a imitao de rtulos era, igualmente, profligada.

A saber:
Com efeito, no referido parecer, juntado que foi aos autos de ao ordinria em trmite pela 27 Vara Civel da
Capital (Frum Central), Processo n 583.00.2006.156383-8/000000-00, a questo estava centrada,
principalmente, no lanamento de uma cerveja denominada PUERTO DEL SOL, pela AMBEV, acusada pela
fabricante mexicana da cerveja SOL de ter escolhido tal marca, composta com a palavra SOL (PUERTO DEL
SOL).

Mas, j naquele parecer, e na ao acima mencionada, destacava-se que a CERVEJA SOL era, e sempre foi,
comercializada em embalagem inovadora.

O presente parecer trata, como o anterior referido, coincidentemente em caso entre as mesmas
partes, da contrafao de marcas e imitao de rtulos de cervejas, o que permite a este
parecerista a cmoda posio de corroborar os laudos e pareceres anexos inicial da presente
demanda.
III DOS LAUDOS E PARECERES ANEXOS INICIAL

So dois os laudos anexos inicial, ambos elaborados por dois professores universitrios
especialistas em semiologia: Professora Clotilde Perez e Professor Srgio Bairon.

O enfoque dado foi o de uma anlise semitica comparativa das embalagens das cervejas SOL
e SKOL, cuja semelhana foi exemplarmente exibida s fls. 6 da inicial da presente ao.
A par da evidente semelhana entre os rtulos das cervejas SKOL e SOL, avulta o fato de que
a cerveja SOL comercializada em todo o mundo com rtulo prprio e notrio que a
distingue dos concorrentes, menos no Brasil, onde toda a notoriedade da apresentao da
cerveja SOL foi deixada de lado em razo da criao de um novo rtulo, um verdadeiro clone
do rtulo da cerveja SKOL, lder de mercado em nosso pas.

As anlises semiticas comparativas dos dois laudos juntados inicial da presente demanda
so unnimes na concluso de que os rtulos das cervejas SOL e SKOL so semelhantes, to
semelhantes que fcilmente passveis de confuso de parte do pblico consumidor.

Quanto aos pareceres acostados aos autos, importante a questo do trade dress da cerveja
SOL.

O ilustre parecerista Jos Carlos Tinoco Soares, tratando do assunto, do conjunto-imagem, da


roupagem do rtulo-produto, conclui que, sem dvida, a cerveja SOL espelhou-se na
rotulagem tradicional, conceituada e sobejamente consagrada que ostenta a marca SKOL:

Tendo frente a marca SKOL, sob seu conhecido e caracterstico conjunto-


imagem, nada mais fez a concorrente, seno passar a empregar, no primeiro caso
da GARRAFA, o quanto segue:

a) o mesmo formato geral da rotulagem (ovalado);

b) ainda com respeito a rotulagem o da marca SOL, o mesmo padro decorativo


de fundo, substancialmente baseado na cor amarela e branca, determinando
uma relao de similaridade com o padro de fundo, tambm amarelo e
branco, encontrado na cerveja SKOL;

c) o rtulo com a marca SKOL, inclui, ainda, uma borda contornante perifrica
de cor dourada, detalhe esse tambm encontrado no rtulo da cerveja SKOL;

d) os dois rtulos, ainda, so ornamentados por uma borda contornante que


apresenta um padro decorativo formado por representao estilizada de um
ramo de cevada;

e) do ponto de vista da grafia das respectivas marcas, existe, ainda, uma


inegvel similaridade no que tange a predominncia da cor vermelha,
empregada nas duas marcas;

f) de modo mais amplo, nos dois rtulos a associao das quatro cores bsicas
a saber: branca, amarela, dourada e vermelha, compem o conjunto
visualmente confundvel;

g) a diagramao dos dois rtulos mostra-se idntica tambm no que diz


respeito ao posicionamento do termo indicativo ao produto Cerveja Pilsen o
qual escrito na poro superior do rtulo, acima dos elementos
nominativos, empregando a mesma cor dourada.

Com relao s LATAS, todo o contedo acima referenciado mostra-se verdadeiro,


visto que os rtulos nos dois casos no sofrem alterao, cabendo mencionar,
entretanto, que a condio de similaridade entre os produtos agravada, ainda,
em funo da cor predominante de fundo (branco), utilizada nas latas.
A idntica concluso chegou o outro parecer, elaborado pelo escritrio
DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER E IPANEMA MOREIRA:
Diante de todos os fatos arguidos, consideramos que o lanamento da nova
verso do rtulo SOL em questo resultara em desvio fraudulento e indevido de
clientela e concorre deslealmente com a marca SKOL no Brasil.

A introduo no mercado do rtulo da cerveja SKOL criou um conceito novo e


original no mercado de cerveja. Tanto isso verdade que, no h em nosso
entendimento qualquer outro rtulo que seja semelhante ao da SKOL no mercado
brasileiro.

Resta evidente de que o lanamento do rtulo da cerveja SOL foi desenvolvido


tendo como fonte de inspirao a SKOL.

Este parecerista concorda, plenamente, com tais laudos e pareceres, at porque esto
absolutamente concordes com o que a respeito de concorrncia desleal e de m-f estabelece a
legislao especfica em vigor:

Constitui ato de concorrncia desleal qualquer ato de concorrncia contrrio


aos usos honestos em matria industrial ou comercial.
(Conveno de Paris, Artigo 10 bis, 2).

O saudoso Jos Pinto Antunes, manifestando-se acerca da definio acima


transcrita, escreveu:

Por conseguinte, repetimos o que dissemos anteriormente, o patrimnio


industrial tem uma proteo especfica que a dos seus elementos; todo ato
contra esse direito expresso taxativamente declarado como concorrncia ilcita.

Mas no suficiente essa proteo; a realidade mais rica do que a previso do


legislador; h prticas condenveis alm das que expressamente a lei enumerou
e puniu com variadas sanes e a convenincia da defesa do patrimnio
industrial impe a assimilao do uso desonesto ao ato ilcito pela deciso da
jurisprudncia fundada no art. 10 bis da reviso de Haia.
(in Da Concorrncia Desleal na Legislao Brasileira, So Paulo, Revista dos
Tribunais, 1940, pp. 64/65).

Assim, dizia o mestre, a norma tica foi incorporada ao direito positivo.

Discorrendo sobre a noo de concorrncia desleal, pondera JOO DA GAMA


CERQUEIRA, in Tratado da Propriedade Industrial, 2 ed., So Paulo, Ed. RT, v. 2/1.267:

Sob a denominao genrica de concorrncia desleal costumam os autores


reunir uma grande variedade de atos contrrios s boas normas da concorrncia
comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou
indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e
suscetveis de lhes causar prejuzos. Deve-se observar que esses atos so
igualmente condenveis quando praticados pelo comerciante ou industrial para
conservar e defender a sua clientela, em face de outros competidores que lha
disputem por meios leais ou desleais.

Toda a luta da concorrncia econmica, no comrcio e na indstria, como,


alis, em outras profisses, desenrola-se em torno da clientela, esforando-se uns
para formar a prpria freguesia, atraindo para si a alheia, ao passo que outros
porfiam em conservar e aumentar a clientela adquirida. A conquista da clientela
sempre feita custa dos concorrentes mais fracos ou menos hbeis.
Linhas adiante, observa o mesmo autor:

Vs tm sido as tentativas dos autores e legisladores para estabelecer o princpio


geral da represso da concorrncia desleal ou para defin-la em frmula
sinttica, que abranja os seus elementos caractersticos e possa aplicar-se a todas
as suas modalidades. As definies que tm sido propostas se revelam
insuficientes, girando quase sempre em torno das noes de lealdade,
honestidade, bons costumes, boa f e outras semelhantes, as quais so bastante
vagas e imprecisas, variando conforme o grau de moralidade e de sensibilidade
de cada pessoa. Outras frmulas se, por um lado, parecem mais precisas, pelo
seu carter teleolgico, caracterizando os atos de concorrncia desleal pelos fins
a que visam, por outro lado, so falhas, por no caracterizarem a natureza do
ato. Alm disso, a realidade excede os conceitos, surgindo sempre novas formas
de concorrncia, antes insuspeitadas, que no se enquadram nas definies
propostas, superando as suas previses.

Cuidando do tema em causa, destaca JOO DA GAMA CERQUEIRA, in Tratado da


Propriedade Industrial, 2 ed., So Paulo, Ed. RT, v. 2/1.277:

Entre os meios de criar confuso com os produtos ou artigos de um concorrente


acode idia, desde logo, o uso de sinais distintivos idnticos ou semelhantes aos
que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como
marcas, a hiptese cai sob o domnio da lei respectiva, sendo punvel como
contrafao (Cdigo de 1945, art. 175, II). Tratando-se de sinais no registrados,
condio essencial ao baseada em concorrncia desleal que esses sinais,
alm de reunirem os requisitos intrnsecos que os tornem distintivos e suscetveis
de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem
conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo
princpio quando se trata de imitao ou reproduo do aspecto caracterstico do
produto ou forma de sua apresentao (embalagens, envoltrios, recipientes,
etc.), quando no sejam vulgares ou pertencentes ao domnio pblico.

Quanto aos fatos alegados na presente ao, conclui este parecerista que o rtulo da cerveja
SOL, como apresentada ao mercado brasileiro, idneo a criar confuso com a cerveja
SKOL, sendo que tal concluso leva em conta o fato de terem os fabricantes da cerveja SOL
criado tal rotulagem diferente da notria apresentao da cerveja SOL em todo o mundo.

Ou seja, outra explicao no pode haver para que uma cerveja vendida em todo o mundo
com determinada e notria apresentao tenha recebido, s para uso no Brasil, uma
apresentao que, coincidentemente, passvel de confuso com a apresentao da cerveja
lider de mercado em nosso pas.

Acontece que esse tipo de atitude tem o condo de, alm de todos os aspectos bastante bem
esclarecidos no corpo da inicial e nos laudos e pareceres juntados, o de promover a diluio
do poder distintivo do rtulo da cerveja SKOL, desiderato que, se alcanado, destruir
irreversivelmente o poder atrativo da cerveja SKOL, sua reputao e visibilidade nica no
competitivo mercado em que atuam as partes em litgio.

IV CONCLUSO

Independentemente da questo semitica objeto dos laudos apensos inicial e da


concorrncia desleal, objeto dos pareceres dos juristas integrantes do escritrio
DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA e do ilustre JOS CARLOS
TINOCO SOARES, chama-me a ateno o risco de diluio do poder distintivo do rtulo da
SKOL, que, sem dvida, se trata de marca de alto renome.

Segundo Denis Borges Barbosa12, a diluio, sob o aspecto semiolgico, o processo de


perda da distintividade de uma marca como conseqncia de uma pluralidade emergente de significados ou
referentes, para apenas um significante.

J com relao ao aspecto terico, tratar-se-ia do efeito de uso por terceiros, em territrio nacional e no mbito
do comrcio, de uma marca suficientemente conhecida, perdendo a marca a sua significao. A habilidade de
uma marca de individualizar um produto , assim, enfraquecida, podendo mesmo chegar a ponto de ser
destruda.
Ainda conforme Fbio Ulhoa Coelho13, a diluio da marca o fenmeno que se verifica quando os
consumidores de um produto passam a identificar seu gnero pela prpria marca de um de seus fabricantes.

Segundo Fonteles Cabral14, a doutrina norte-americana reconhece trs tipos de diluio,


quais sejam, (i) trademark blurring (ofuscao de marca), em que ocorre a
diminuio da distintividade ou unicidade da marca, uma vez que a expresso passa a
identificar produtos de fontes diversas; (ii) trademark tarnishment (maculao de
marca), em que h a destruio da imagem positiva de uma marca que seu titular
construiu, devido a um terceiro que se utiliza de uma dada marca para designar
produtos de baixa qualidade ou para vincular o sinal com um conceito moralmente
reprovado pela sociedade; e (iii) adulterao de marca, em que utiliza-se sinal de forma
diversa daquela apropriada por seu titular, prejudicando a fixao de uma imagem
nica na memria dos consumidores, afetando a distintividade da marca15.

Esto mais sujeitas diluio as marcas de alto renome, por serem mais atrativas aos
interesses de terceiros para identificar seus produtos e servios.

Nos Estados Unidos da Amrica, conforme McCarthy16, h uma lei uniformizada desde a
promulgao do U.S. Federal Trademark Dilution Act, em 1996.

Descreve Ong17 que o U.S. Federal Trademark Dilution Act possibilita que o titular de uma
marca famosa18 impugne qualquer uso no autorizado de sua marca que cause diluio de
sua qualidade distintiva.

O U.S. Federal Trademark Dilution Act trouxe como principal ponto a possibilidade do titular
de uma marca famosa impugnar o uso comercial por um terceiro de determinada marca ou

12
In Generificao e marcas registradas, in parecer no publicado, p. 76.
13
In Curso de Direito Comercial, v. 1,7. Ed., So Paulo, Saraiva, 2003, p. 172.
14
In Diluio de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?, in Revista da ABPI, n 58, maio-junho de 2002, pp.
24-29
15
As cortes norte-americanas acordam em aplicar a teoria da diluio da marca apenas quando a marca
envolvida fosse suficientemente conhecida para ser considerada distintiva, ou seja, ao se falar de tal marca, j
seria trazido lembrana do pblico o produto ou servio que ela designa.
16
In Dilution of a trademark: European and United States Law Compared, in The Trademark Reporter, vol. 94,
nov/dez, 2004, p. 1163.
17
In Protecting well-known trade marks: perspectives from Singapore, in The Trademark Reporter, v. 95, n 6,
nov/dez, 2005, p. 1225.
18
De acordo com a doutrina norte-americana, a marca famosa entendida como sendo aquela que possui um
grau de fama que extrapole uma poro substancial do territrio dos Estados Unidos da Amrica. Alm disso, o
U.S. Federal Trademark Dilution Act tambm enumera os seguintes fatores para que se atribua a uma marca o
carter de famosa: grau de distintividade; durao e mbito de uso e publicidade da marca; a extenso geogrfica
na qual a marca utilizada; os canais de troca de bens e servios em que a marca utilizada; o grau de
reconhecimento da marca nos canais de troca; a natureza e extenso do uso de marcas idnticas ou semelhantes
por terceiros; etc.
nome comercial que se inicie aps uma marca ter se tornado famosa, causando diluio de sua
qualidade distintiva.

Ainda nos termos do U.S. Federal Trademark Dilution Act, a diluio da marca se verifica
quando h diminuio da capacidade de uma marca famosa de identificar e distinguir bens ou
servios, independentemente da presena ou ausncia de (i) concorrncia entre o titular da
marca famosa e terceiros; ou (ii) possibilidade de confuso, equvoco ou decepo.
Nos Estados Unidos da Amrica, conforme expe Denis Borges Barbosa19, contra a diluio
de uma marca cabe ao civil com o objetivo da reparao pelos danos efetivamente
causados. A respectiva indenizao ser calculada com base no lucro auferido pelo titular da
marca similar, nos prejuzos sofridos pelo titular da marca diluda, alm do custo da ao.

J sob o Singapore Trademarks Act, que entrou em vigor em 15 de janeiro de 1999, Ong20
descreve que o titular de uma marca de alto renome que impugna uso indevido da mesma
dever antes provar que a marca j era considerada como de alto renome em Singapura
quando do depsito de marca idntica de terceiros; do uso indevido da mesma; dos atos de
violao ocorrerem; ou provada a m-f do terceiro.

Provado ser de alto renome a marca em questo, tal documento legal prev trs tipos de
condutas lesivas a tais marcas, em relao a quaisquer bens ou servios, quais sejam: (i)
associao entre determinados bens e servios ao titular da marca de alto renome, capaz de
causar danos aos interesses de tal titular; (ii) diluio de maneira desleal do carter distintivo
da marca do titular; e (iii) obteno de vantagem desleal sobre o carter distintivo da marca de
alto renome.

A segunda conduta diz respeito a uma eroso da distintividade de uma marca de alto renome
como um indicador de bens ou servios. De acordo com o Singapore Trademarks Act, a
diluio ocorre quando existe a utilizao no autorizada e que no enseja confuso de uma
marca de alto renome, ou algo semelhante a ela, que enfraquea a associao nica entre a
marca e os bens e servios que ela designa. O que ameaado a singularidade de tal
conexo mental entre a marca de alto renome e o negcio do titular, a ento resultando no
gradual desembasamento, diluio ou eroso do que distintivo na marca.

Outro elemento que deve ser considerado em uma ao com base na diluio da marca
o grau de renome da mesma. Nesse sentido, quanto mais famosa for uma marca, maior
deve ser o espectro de sua proteo contra a diluio, independente de sua
arbitrariedade. Isso decorre do fato de que marcas de grande reconhecimento so
facilmente trazidas memria do consumidor, transcendendo barreiras geogrficas,
scio-econmicas e mercadolgicas. Assim, marcas mais reconhecidas possuem um
poder de atrao maior do que sinais distintivos comuns e, portanto, merecem uma
proteo alm da usual, devido sua distintividade mpar21.

Nem se diga que a lei brasileira no previu a proteo contra a diluio de marcas, eis que o
art. 124, Inc. XIX da L.P.I. acrescentou o termo associao quando se refere reproduo ou
imitao de marca alheia registrada, suscetvel de causar confuso ou associao com marca
alheia.

A concluso que se impe que:


19
In Generificao e marcas registradas, in parecer no publicado, p. 89.
20
In Protecting well-known trade marks: perspectives from Singapore, in The Trademark Reporter, v. 95, n 6,
nov/dez, 2005, p. 1231.
21
Todo o acima, conforme Tese de Lurea de minha orientanda Luiza Sato Pereira Dias
a) alm das semelhanas evidentes entre os rtulos em questo,
demonstradas pelos laudos anexos inicial;
b) alm da possibilidade de confuso do consumidor desatento, induzido a
engano entre os recipientes em questo, ensejando os denominados atos
confusrios de concorrncia desleal, objeto dos pareceres de DANNEMANN
SIEMSEN e TINOCO SOARES;

c) o que mais chama a ateno do signatrio deste parecer o risco de


diluio do poder distintivo do rtulo da SKOL (que, diga-se, consiste em
marca de alto renome).

Esse risco, se concretizado, ser irreparvel por deciso indenizatria. No h como restituir
marca de alto renome o seu poder atrativo aps a diluio de seu carter distintivo e nico.

Somente a antecipao de tutela poder impedir a degenerescncia da unicidade atrativa da


marca de alto renome.

Por outro lado, R no se causar qualquer dano irreparvel pela concesso de tutela
antecipatria. Basta a ela, no interregno, utilizar-se de seus rtulos tradicionais, tambm
famosos.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 7 de Novembro de 2006.

NEWTON SILVEIRA
A Marca AAS
23/11/2006

A sigla AAS de uso comum? Alcance de seu registro como marca.

... no que toca, principalmente, aos produtos farmacuticos, uma relativa semelhana
inevitvel e injusto seria o rigor da apreciao nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade
de comrcio de um concorrente em favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse
gnero, por lhe parecer til e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua
composio, deve suportar, como nus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhana
de outras marcas com as suas. (Joo da Gama Cerqueira, in Tratado da Propriedade
Industrial, vol. II, pgs. 818/819, 2 ed., 1982).

I. CONSULTA

O ilustre advogado Ayrton Lorena, em representao de CIMED - INDSTRIA DE


MEDICAMENTOS LTDA., apresenta consulta acerca de eventual colidncia entre a
marca AAS (de SANOFI) e a marca CIMAAS (da CIMED), ambas registradas
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o que passo a responder atravs do
presente parecer.

II. RESUMO DO PROCESSO

1. Acha-se em curso na Comarca de Pouso Alegre (MG) a ao ordinria n 525 02 005944-


6, autuada aos 27/06/02, em que contendem SANOFI S/A. e outra (autoras) e CIMED
INDSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. (r).

2. A ao tem por objeto proibir o uso da expresso CIMAAS por parte da r. Tanto o
produto das autoras, quanto o da r, consistem em compostos do cido acetilsaliclico.

3. No tem 22 da inicial afirmam as autoras: O que a Autora deseja proteger a marca


AAS, nome fantasioso, inventado (sic) para servir de marca comercial e as suas
embalagens tradicionais.

4. A fls. 56 (apenso inicial) encontra-se o certificado de registro da marca mista AAS


em rtulo nas cores vinho, branco e rosa, sobre uma faixa em L invertido (de cor
vinho).

5. A fls. 178 e segs. a liminar concedida contra a r, nos seguintes termos:

No h dvida, porm, que no deve ser permitido que a r continue a fabricar e a


embalar o produto com a marca CIMAAS infantil, porque causa s autoras danos
de difcil reparao. Assim, e com fundamento no art. 209, 2 da Lei 9.279/96,
defiro, em parte, as liminares, e determino a busca e a apreenso de todos os
medicamentos e embalagens, bem como dos materiais para a embalagem, j
estampados com esta marca, e que para que a r paralise a embalagem do cido
acetilsaliclico, na dosagem infantil, com a mesma.

Assino o prazo de 20 dias para que a r recolha do mercado todos os produtos da


marca CIMAAS infantil.
A desobedincia a qualquer desses comandos importar no pagamento da multa diria
de cinquenta salrios mnimos.

6. A fls. 186, encontra-se certido do Sr. Oficial de Justia, da qual se destaca:

Certifico, ainda, que o que encontrei foi o medicamento, constante de cido


acetilsaliclico, de nome CIMAAS, porm com embalagem diferente da que consta
dos autos, sendo que em contato telefnico com o MM. Juiz, para sanar dvida
acerca da apreenso do medicamento, foi-me recomendado que trouxesse como
amostra para averiguao, para posterior deliberao.

7. A embalagem do CIMAAS infantil da r acha-se a fls. 188 dos autos, onde se v que a
marca CIMAAS se exibe na embalagem em faixa horizontal, e no em forma de L
invertido.

8. Voltando os autos ao Juzo, este despachou:

Cumprindo o mandado, o oficial de justia certificou que no encontrou o produto


CIMAAS infantil, com o envelope anteriormente usado, de cor rosa e fundo
vermelho, conforme cpia e exemplar juntado aos autos, e sim o mesmo produto,
com embalagens diferentes, cujas amostras recolheu. Os autores pediram a
extenso da liminar de busca e apreenso, tambm para estes, porque o uso da
marca j fora vedado na deciso em execuo (fls. 182/183).

Deciso. O envelope apreendido branco, com fundo lils (?), bem diferente daquele
anteriormente utilizado pelo ru. Todavia, estou convicto que continua bem clara a
inteno de copiar a marca AAS, pois as letras esto justapostas ao CIM, de
CIMED.

9. Em sua contestao, afirmou a r:

Sendo a expresso AAS meramente designativa de cido AcetilSaliclico de


utncia geral, obrigatrio concluir pela improcedncia do pedido autoral. (fls.
223).

10. Em sua rplica de fls. 313 e seguintes, afirmam as autoras:

27. Como vastamente explicitado, as Autoras so fabricantes, dentre outros


importantes medicamentos, do AAS, um composto de cido acetilsaliclico de
efeito analgsico, antitrmico e antiinflamatrio conhecido nacional e
internacionalmente, cuja(s) marca(s) encontra(m)-se devidamente registrada (sic)
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

11. E, adiante:

35. AAS marca registrada da Autora, junto ao Instituto Nacional da Propriedade


Industrial, h mais de 30 anos, garantindo direito exclusivo sobre essa expresso.
A m-f da R fica mais evidente quando se nota que a marca em apreo
puramente fantasiosa, ou seja, uma criao da autora, com intuito de absorver a
ateno dos consumidores aos quais seus produtos se destinam. Evidente, pois, a
tentativa de se utilizar da marca criada originalmente pela Autora. Ora, a
originalidade das denominaes de fantasia deve ser respeitada.

12. E, mais adiante:


39. A Autora no vem pleiteando o uso exclusivo sobre a denominao genrica
cido acetilsaliclico, at porque no se trata de nome genrico. O medicamento
AAS no termo tcnico, ou palavra de uso necessrio, nem tampouco sua
apropriao viola o direito de outros competidores utilizarem a expresso cido
acetilsaliclico.

13. Quanto marca CIMAAS da r, afirmaram as autoras (fls. 349):

10. Ademais, h que ser esclarecido que o to alardeado pedido de registro da marca
CIMAAS, efetuado pela r, confere ao seu titular MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO e no a propriedade da marca. No Brasil, adotamos o chamado sistema
atributivo para conferir ao titular de uma marca seu uso exclusivo. Isso significa
que somente o registro validamente expedido pelo INPI assegura a exclusividade
do uso da marca.

14. Ainda sobre a marca CIMAAS da r, manifestaram-se as autoras a fls. 541:

42. Portanto, at a expedio do certificado de registro, que ocorre apenas aps o


deferimento do pedido e o pagamento das taxas finais pelo requerente (arts. 160 e
161 da Lei 9279/96), o titular do pedido de registro possui somente mera
expectativa de direito sobre a marca.

43. Destarte, infere-se que a r no titular de nenhum direito que lhe garanta o uso
da expresso CIMAAS, sendo certo que apesar de no ter apresentado
oposio, as autoras apresentaram petio administrativa informando sobre a
existncia de registro anterior para a marca AAS, petio esta que certamente
ser considerada pelo INPI ao examinar o pedido de registro da r.

15. A fls. 619, transcreveu a r a Resoluo da ANVISA Agncia Nacional de Vigilncia


Sanitria:

RESOLUO RDC n 333, de 19 de novembro de 2003

3.4 Pode ser utilizado nome assemelhado a outro j registrado, desde que se
diferencie por no mnimo 3 letras distintas, presentes ou ausentes, limitando a
probabilidade de haver confuso na escrita para resguardar a identidade do
produto realmente prescrito.

16. Feitos estes destaques retirados dos autos, passo aos prximos itens.

III. A SIGLA AAS NA LITERATURA CIENTFICA

A FACULDADE DE QUMICA da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA publicou artigo


intitulado A Incrvel Histria da Droga Maravilha em que explica a aspirina como cido acetil saliclico e
este, por sua vez, simplesmente e de forma abreviada, como AAS e conta um pouco da histria do medicamento.

O remdio AAS foi descoberto pelo qumico Bayer Felix Hoffmann, em 10 de agosto de 1897, que o descreveu
como Uma mistura com 500 partes de cido saliclico e 75 partes de anidrido actico por cerca de 500 C num
balo de refluxo. Um lquido claro obtido do qual, quando resfriado, extrado uma massa cristalina, que o
cido acetil saliclico. O excesso de anidrido actico extrado por presso e o ac. Acetilsaliclico
recristalizado em clorofrmio seco.

um dos analgsicos mais populares do mundo.

O ingrediente ativo da Aspirina, cido acetil saliclico (AAS), a forma comercial sintetizada de um composto
que ocorre naturalmente, o salicinato de matila, encontrado na planta Willow Tree, comum na Europa e nos
EUA.
John Vane, em 1971, descobriu o mecanismo da ao do AAS no corpo humano. O AAS tambm usado no
combate a cardiopatologias e doenas cardiovasculares, no tratamento de cncer, diabetes, mal de Alzheimer e
migrainas.

O nome Aspirina, marca registrada do AAS produzido pela Bayer, vem de a, para acetil e spir para
spirea, uma outra fonte natural para salicinato. Em 06 de maro de 1899, a droga foi lanada no mercado sob a
forma de p, e, em 1900, a aspirina j era a droga em tabletes mais vendida no mundo. Atualmente, s nos EUA,
cerca de 29 milhes de tabletes so consumidos a cada ano.22

No Brasil, o cido acetil saliclico vem sendo denominado por sua abreviatura - AAS pelos mais diversos
setores governamentais, da mdia e de entidades pblicas e privadas ligadas sade e aos medicamentos, para os
quais AAS sinnimo de cido acetil saliclico.

O FisCel - Centro Multidisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extenso, com atividades voltadas para a pesquisa
cientfica aplicada como, por exemplo, a pesquisa sobre o tratamento de aterosclerose sem cirurgia, em sua
pgina na internet, ao tratar da pesquisa que se concentra no estudo do papel das prostaglandinas (PGs), refere-
se ao cido acetil saliclico por sua abreviatura comum: AAS.23
O JM Online - Jornal da Manh, na matria Estatsticas Interessantes, de 22/06/2006, assinada por Sandra
Abud, no painel Opinio, comenta os dados estatsticos da automedicao dos brasileiros e aponta
textualmente o AAS como sinnimo da cido acetil saliclico dando conta de que um dos remdios mais
consumidos pelos brasileiros sem indicao mdica.24

A MEDPLAN, especializada em planos de assistncia mdica e medicamentos, na sua pgina de internet de


Artigos Notcias e Informaes Medplan, em 07/02/2006, no artigo Automedicao: Uma Terapia Arriscada
e Perversa, refere-se expressamente ao uso do conhecido AAS - cido Acetilsalicilico, para refinar o
sangue.25

O prprio MINISTRIO DA SADE, atravs da ANVISA - Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria - em


seu Informe SNVS/Anvisa/UFARM n 2, de 25 de fevereiro de 2002, em que trata da automedicao da
populao brasileira e dos riscos de intoxicao com analgsicos e antitrmicos, refere-se expressamente ao AAS
como abreviatura do cido acetil saliclico, inclusive em tabela denominada Tabela 1 - Valores das Doses
Recomendadas para os Principais Analgsicos e Antitrmicos, em que consta em primeiro lugar o cido acetil
saliclico e sua abreviatura (AAS) e, ainda, com observao aps a tabela, simplesmente referindo-se ao
medicamento como AAS, prescindindo do nome tcnico completo.26

A fabricante de produtos cirrgicos EDLO, em sua coluna de artigos e novidades, traz matria denominada
Protocolo Gerenciado de Infarto reduz tempos de diagnstico, interveno e hospitalizao, refere-se ao
cido acetil saliclico atravs de sua abreviatura: AAS.27

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SO PAULO publicou em seu Jornal do


Cremesp, Ano XVIII, n 170, de outubro de 2001, matria do renomado mdico Dr. Anthony Wong, que
chefe do Centro de Assistncia Toxicolgica do Hospital das Clnicas da FMUSP, intitulada A segurana dos
medicamentos analgsicos faz inmeras referncias ao AAS, em conjunto e isoladamente de seu nome
tcnico, cido acetil saliclico, utilizando-o como sinnimo e como abreviatura.28

Em matria do Jornal do Povo, de 22/08/2002, que trata da PADETEC- Parque de Desenvolvimento


Tecnolgico da Universidade Federal do Cear, que funciona com o apoio do CNPQ, ao tratar da Unidade de
Produo de Medicamentos Genricos refere-se produo do cido acetil saliclico indistintamente como
AAS.29

22
Fonte: http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/exemplar10.html
23
Fonte: www.ufrgs.br/fisiologia/fisiologiacelular
24
Fonte: www.jmonline.com.br
25
Fonte: www.medplan.com.br
26
Fonte: www.anvisa.gov.br
27
Fonte: www.edlo.com.br
28
Fonte: www.cremesp.org.br
29
Fonte: www.padetec.ufc.br
Em artigo denominado Medicina Natural, publicado no stio de internet Sade e Informao, refere-se ao AAS
como sinnimo de cido acetil saliclico e d conta de que ele extrado da casca do salgueiro.30

A FUNDAO PR-SANGUE do Governo do Estado de So Paulo, em sua cartilha online sobre doao de
sangue, esclarece, no captulo Voc no poder doar sangue, logo no primeiro item, que o doador no poder
doar sangue se ingeriu AAS (cido acetil saliclico), ou qualquer outro medicamento que contenha AAS em sua
composio. Exemplos: Aspirina, Sonrisal etc. dando claro exemplo que os rgos governamentais ligados
sade entendem que AAS a abreviatura do termo tcnico do medicamento em comento, bem como que o
uso da abreviatura tem maior poder de esclarecimento junto ao pblico que seu nome tcnico ou alguma
marca especfica de medicamento que contenha a substncia cido acetil saliclico. 31

Em importante trabalho na rea de pediatria intitulado Doena de Kawasaki simulando quadro sptico: relato
de caso, de autoria dos Drs. ngela Espsito, da Diviso de Pediatria do Hospital Universitrio da USP (HU-
USP), Gabriele Zamperlini Netto, mdico assistente do Pronto Socorro do Hospital Universitrio da USP, Bianca
Massaroppe, mdica assistente do Pronto Socorro do Hospital Universitril da USP e Joo Paulo Becker Lotufo,
mestre em pediatria e mdico chefe do Hospital Universitrio da USP, ao tratar da discusso de caso
envolvendo o tratamento da Doena de Kawasaki fazem uso da expresso AAS isoladamente como sinnimo
de cido acetil saliclico.32

Tambm no meio acadmico encontra-se inserido em trabalhos de mestrado o uso do termo AAS como sinnimo
e abreviatura do cido acetil saliclico, como o caso da Faculdade de Odontologia da USP de Ribeiro Preto,
em que a Dra. Sandra Aparecida Marinho, sob a superviso do Dr. Miguel Angel Sala Di Matteo, apresentou a
dissertao intitulada Efeitos Teratognicos da Interao cido acetil saliclico (AAS) e Etanol. Avaliao
Morfolgica e Morfomtrica em Epitlio de Lngua de Fetos de Rata.33
A PHARMASPECIAL, especializada em fornecimento de matria-prima para farmcias de manipulao,
refere-se, em sua extensa lista de produtos, expressamente, ao cido acetil saliclico como AAS.34

A REVISTA BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA publicou artigo dos Drs. Cludia Saad Magalhes
Machado, Joaquina Maria de Melo Correa, Nilton Carlos Machado e Suzana Souza Queiroz intitulado
Monitorizao da teraputica saliclica em crianas com artrite e tambm trata indistintamente AAS como
sinnimo e abreviatura de cido acetil saliclico.35

No stio de internet CIRPLASTICA.COM.BR, que trata de cirurgias plsticas, a Dra. Priscila Abdalla esclarece,
na seo Pr-Operatrio, que o paciente no deve tomar medicaes base de cido acetil saliclico (AAS),
em mais uma clara constatao de que o meio mdico trata tranquilamente o medicamento por sua
abreviatura natural.36

Na mesma rea de cirurgia plstica e esttica, o stio de internet www.cirurgiaestetica.com.br faz as mesmas
recomendaes de pr-operatrio, em igual referncia ao (AAS).

Mesmo no MEIO VETERINRIO o cido acetil saliclico tratado tambm como AAS, como o caso da
referncia ao medicamento KETOFEN, da fabricante Merial, que alega ter efeito 100 vezes superior ao cido
acetil saliclico (AAS), em clara demonstrao de que a explicao que acessvel populao do nome
tcnico do medicamento em comento reiteradamente feita por meio de sua abreviatura AAS, entre
parntesis, nos mais variados meios governamentais, particulares, mdicos e, at, como o caso,
veterinrios.37

No mesmo sentido e fazendo igual uso da abreviatura AAS, o stio de internet www.endurancebrasil.com.br
publicou matria intitulada Tcnicas & Veterinria Antinflamatrios No Esteroidais (AINES).

30
Fonte: www.geocities.com/saudeinfo/natural.htm
31
Fonte: www.prosangue.gov.br
32
Fonte: www.pediatriasaopaulo.usp.br
33
Fonte: www.pcarp.usp.br
34
Fonte: www.pharmaspecial.com.br
35
Fonte: www.revbrasreumatol.com.br
36
Fonte: www.cirplastica.com.br
37
Fonte: http://br.merial.com/donos_caes/produtos/ketofen/ketofen.asp
Ainda no meio veterinrio, h, em idntica referncia ao (AAS), o artigo O uso do carprofeno no tratamento da
osteopatia craniomandibular em um co - Relato de Caso, publicado no stio de internet Veterinria
Onlione.38

O CENTRO DE ADOO COBASI, que trata de animais, informa os efeitos colaterais em animais do uso do
AAS, no stio de internet www.cobasi.com.br

A ASSOCIAO BRASILEIRA DE ASMTICOS, na seo de seu stio de internet de Perguntas


Freqentes, item 26, refere-se aspirina e, logo aps, em parntesis explicativo, ao cido acetil saliclico -
AAS, deixando claro que a aspirina se explica pelo nome tcnico de seu princpio ativo e este, por sua vez,
por sua abreviatura: AAS.39

O BRAZILIAN JOURNAL OF ORHINOLARYNGOLOGY - RBORL, em artigo intitulado Estudo da


Associao entre Epistaxe e Gravidade da Hipertenso Arterial Sistmica, trata o cido acetil saliclico por sua
conhecida abreviatura: (AAS).40

O Jornal VIDA INTEGRAL publicou matria intitulada Medicamentos na Terceira Idade, em 12/08/06, em
que tambm fez uso do explicativo do nome tcnico cido acetil saliclico atravs de sua abreviatura entre
parntesis: (AAS).41
O INSTITUTO NACIONAL DE CNCER, ligado ao MINISTRIO DA SADE, em suas Orientaes aos
Doadores de Plaquetas adverte que o doador no deve ingerir cido acetil saliclico se for doar plaquetas, e
esclarece ao pblico o significado do termo tcnico, mais uma vez, entre parntesis: (AAS).42
Os LABORATRIOS ALLOS publicaram matria sobre o Controle de Alergenos e Irritantes, na seo de
seu stio de internet de Controle Ambiental, no subttulo Cuidados Gerais, onde se referem diretamente a AAS,
em negrito, como nome genrico do medicamento em comento, para, aps, acrescentar a explicao do nome
tcnico: cido acetil saliclico.

A SOCIEDADE PARAENSE DE PEDIATRIA esclarece, em artigo assinado pela mdica pediatra Dra. Maria
Ivone Oliveira (Coordenadora do Programa de Adolescentes da URE Materno Infantil em Belm - Par)
intitulado Como ajudar quando seu filho fica doente, que no tratamento de dengue o cido acetil saliclico no
deve ser usado e complementa, entre parntesis: (AAS).43

No mesmo sentido, ainda, A AGNCIA FIOCRUZ (Fundao Instituto Oswaldo Cruz) DE NOTCIAS, em
matria intitulada Aspectos Clnicos do Dengue, faz igual uso do termo (AAS) como abreviatura e explicativo
de cido acetil saliclico.44

No mesmo sentido, o stio de internet www.clickfilhos.com.br, ao tratar da doena conhecida por catapora, faz
vrias referncias ao AAS, na mesma disposio explicativa acima descrita.

No mesmo sentido, ainda, A AGNCIA FIOCRUZ (Fundao Instituto Oswaldo Cruz) DE NOTCIAS, em
matria sobre catapora.45
A LAFEPE MEDICAMENTOS, que o segundo maior laboratrio pblico do Brasil, tambm se refere ao
cido acetil saliclico como (AAS).46

No mesmo sentido, os LABORATRIOS BOEHRINGER-INGELHEIM referem-se ao AAS de forma


idntica do LAFEPE MEDICAMENTOS.47

O Departamento de Farmcia e Farmacologia da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING - PR


publicou em seu peridico Acta Scientiarum, v. 24, n. 3, p. 649-655 - 2002, o artigo Desenvolvimento de

38
Fonte: www.veterinriaonline.com.br/artigo.php?cd_caso=6
39
Fonte: http://sbasp.org.br/faq.asp
40
Fonte: www.rborl.org.br
41
Fonte: www.vidaintegral.com.br
42
Fonte: www.inca.gov.br
43
Fonte: www.sopape.com.br
44
Fonte:www.fiocruz.br/ccs/especiais/dengue/dengue_aspectosclinicos.htm
45
Fonte: www.fiocruz.br/ccs/glossario/catapora.htm
46
Fonte: www.lafepe.pe.gov.br
47
Fonte: www.boehringer-ingelheim.com.br
comprimidos de AAS 500 mg: influncia do Amido 1500 na compresso direta, tratando o AAS, como se l
no ttulo do artigo, como sinnimo de seu princpio ativo.

A Legislao Nacional tambm trata o cido acetil saliclico simplesmente por AAS. A Portaria n 1073/GM de
26/09/2000, do SICORDE - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAES SOBRE DEFICINCIA, que
trata da erradicao da hansenase no territrio nacional, do Ministro Barjas Negri, em seu Anexo - Instrues
Normativas, item 3.1.4.2 - Intercorrncias durante o tratamento afirma, textualmente: Exemplo: cido acetil
saliclico (AAS) 2g ao dia....

Como se l, o prprio Ministrio e seus rgos governamentais tratam com absoluta correo o tema em debate,
inclusive em texto de lei, ao atribuir abreviatura AAS a categoria de explicao do termo tcnico cido acetil
saliclico.

A ANVISA - Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria informa os riscos de interaes medicamentosas com
medicamentos de venda livre por serem de fcil acesso ao pblico, possibilitando a auto-medicao. Indica como
uma das drogas isentas de prescrio mdica a Aspirina, e quando o faz utiliza a nomenclatura de seu princpio
ativo, cido Acetilsalicilico, aberviando-o, tambm, como AAS. O Ministrio da Sade indica, ainda, que este
medicamento, combinado com insulina, antibimicrobianos, ou cido valprico e outros principios ativos, podem
causar grandes males sade.48

O renomado stio de internet de QUMICA, www.quimica.com.br, publicou reportagem intitulada Novos


ativos reforam a pesquisa de teraputica, no qual faz referncia direta ao AAS, isoladamente, sem sequer
esclarecer que se trata do cido Acetisaliclico, em mais uma demonstrao de que a abreviatura , na verdade,
tratada como sinnimo direto do princpio ativo em comento.

O CONSELHO REGIONAL DE QUMICA DA 4 REGIO, no artigo Aspirina: um velho medicamento


com novos usos, tambm afirma que o nome qumico da aspirina cido acetil saliclico e complementa entre
parntesis (AAS).49

A RESOLUO SES n 2679/05, da Secretaria Estadual da Sade do Estado do Rio de Janeiro, publicada no
D.O. de 30/03/05, que implementa o uso de medicamentos trombticos no tratamento de infarto, ao estabelecer
quais medicamentos devero ser usados no tratamento da cardiopatia, tambm trata o AAS como sinnimo de
cido acetil saliclico.

A FEDERAO DE SOCIEDADES DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL - FESBE, em artigo intitulado


Efeito do cido Acetil Saliclico e Salicilato de Sdio no Crescimento de Cepas de Candida Albicans in vitro,
trata do Salicilato de Sdio como (NaS) e o cido Acetil Saliclico como (AAS), em evidente demonstrao que,
tambm no meio dos estudos biomdicos, o AAS tratado como abreviatura e sinnimo do princpio ativo em
comento.

O JORNAL DA IMAGEM EMPRESARIAL, em matria intitulada Nem tudo que Bayer bom, de Roberto
de Castro Neves, refere-se ao famoso AAS (cido acetil saliclico)... de forma direta, usando o nome tcnico
como explicativo da abreviatura AAS, em clara demonstrao de que AAS a forma mais conhecida e divulgada
do princpio ativo em questo.50

A REVISTA LATINOAMERICANA DE TECNOLOGIA EXTRACORPREA publicou artigo do mdico


Dr. Jerrold H. Levy, professor de anestesiologia da Emory University School of Medicine e diretor de
anestesiologia cardiotorcica do Emory Heathcare, em Atlanta, EUA, intitulado Manuseio da anticoagulao e
dos inibidores de receptores plaquetrios nos pacientes de cirurgia cardaca e tambm usa a abreviatura
explicativa AAS entre parntesis aps o nome tcnico do medicamento objeto deste parecer.

Em iniciativa conjunta da Associao Mdica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, o PROJETO


DIRETRIZES publicou o artigo intituladoDiabetes Melitus: Uso de cido Acetil Saliclico (AAS), de autoria
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em 29/07/04, em que, j no ttulo, observa-se que o
meio mdico trata o medicamento em questo, recorrentemente, por sua abreviatura comum: AAS.

48
Fonte: www.anvisa.gov.br
49
Fonte: www.crq4.org.br
50
Fonte: www.imagemempresarial.com
A maior enciclopdia online do planeta, denominada WIKIPEDIA, ao tratar do tema Aspirina, esclarece que, nos
pases onde Aspirina ainda marca registrada, o cido acetil saliclico tratado por sua abreviatura: AAS, em
portugus, espanhol e francs, ASA, em italiano e ingls, e ASS em alemo.

Em Portugal, O CLUBE DE ANESTESIA REGIONAL - CAR, em artigo intitulado Neuroestimulao


epidural dos cordes posteriores na dor por cardiopatia isqumica no foge regra e trata, no subttulo
Preparao do doente, o cido acetil saliclico como AAS.

A UNIVERSIDADEDE NAVARRA, na Espanha, atravs de sua Clnica Universitria, tratando sobre a dor,
publicou importante artigo intitulado Um estudio que descubre el mecanismo del efecto antinflamatorio del
AAS galardonado com el premio internacional Aspirina, em 20/10/05, tratando, j no ttulo, o cido Acetil
Saliclico, diretamente como AAS e, no artigo propriamente dito, esclarece que a abreviatura (AAS) o
princpio ativo da Aspirina.51

O artigo Evaluacin econmica del tratamiento con cido acetilsaliclico en dosis bajas en la prevencin
primaria de enfermedades cardiovasculares da REVISTA ESPAOLA DE CARDIOLOGIA Online tambm
expe, aps declianr o princpio ativo em comento, a respectiva abreviatura entre parntesis: (AAS).52

O DURG-LA (Drug Utilization Research Group, Latin America), que uma rede de grupos profissionais de
farmacologia clnica, farmcia, sade pblica e outras profisses sanitrias para o intercmbio de experincias
em investigao, doena, servios e atividades reguladoras relacionados a medicamentos, quando trata da
Aspirina indica que seu cdigo ordenador AAS. 53

A Universidade Nacional de Crdoba, na Argentina, em seu Centro de Informacin de Medicamentos


(CIME), Boletn Informativo n. 14, a respeito do cido acetil saliclico, tambm trata o princpio ativo em
comento por sua abreviatura, AAS.

No Chile, o SCIELO - SCENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE, em artigo intitulado Acido


acetilsalicilico en la prevencin primaria de la cardiopatia coronaria: a todos? tambm trata indistintamente
como AAS o cido acetil saliclico.54

Ainda, o SCIELO de Espanha, em www.scielo.isciiies, em artigo intitulado Uso de analgsicos y cido


acetilsaliclico em um estudio multicntrico em Espaa, trata diretamente como AAS o medicamento em
comento.

E, j no ano de 2003, vem artigo especfico sobre o tema deste parecer, atravs do SCIELO brasileiro, que
esclarece, com a mxima literalidade, que comum o uso de siglas e abreviaes em medicina, citando o AAS
como exemplo, em conjunto com DNA e IV, em extenso e muito completo artigo intitulado Expresses
Mdicas: Falhas e Acertos.55

Finalmente, no h notcia do registro de marca como AAS ou sua correspondente abreviatura em ingls, nem na
Europa, nem nos EUA, sendo certo que o mais prximo que se chegou de um registro de marca no estrangeiro
foi a marca AA, na classe 5 internacional IC 042. US 100 101. G&S, para clnicas mdicas, servios de hotelaria
e casas de enfermaria, ou seja, no h registro da marca AAS como medicamento.

IV. A DOUTRINA

Extraio da recentssima tese de doutorado de Denis Borges Barbosa, O FATOR


SEMIOLGICO NA CONSTRUO DO SIGNO MARCRIO, as seguintes
observaes, citaes e jurisprudncia:

1. Os signos que expressam, na linguagem comum, a prpria coisa ou um elemento dela,


no so registrveis 95.

51
Fonte: www.viatusalud.com
52
Fonte: www.revespcardiol.org
53
Fonte: www.durg-la.uab.es
54
Fonte: www.scielo.cl
55
Fonte: www.scielo.br
95
Note-se aqui: so irregistrveis os signos que, na linguagem comum,
representem a coisa. Tal se d porque eles se encontram no sermus
communis, apropriados como domnio pblico da lngua. A vedao aqui
de direito, e de direito constitucional. (p. 39)

2. Uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade, pelo fenmeno da


generificao, ou seja, no fluxo de comunicao a marca deixa de ser daquele produto ou
servio, originrio do titular, e passa a ser um descritor funcional (celofane e frmica so
casos consagrados pela jurisprudncia), que emigra para o domnio comum. (p. 44)

3. Como indicamos anteriormente, a relao de significao aquela existente no mbito de


um signo marcrio entre significante a palavra ou imagem e o significado, ou
imagem-de-marca. Para que a significao efetivamente exista, deve haver distintividade,
que , em todos os pases, um dos requisitos de proteo jurdica das marcas. (p. 59)

4. Assim, uma marca no ser registrada (tornando-se, assim, exclusiva) se no for


distintiva em suas duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado
dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepo do pblico
de forma a apontar o produto em questo.

A questo aqui o requisito da distintividade ou distingibilidade absoluta. Tal exigncia se


exprime, no campo jurdico, pela exigncia de que a marca, para poder ser apropriada
singularmente, deve destacar-se suficientemente do domnio comum. O direito marcrio
considera: res communis omnium sejam os signos genricos, os necessrios, ou os de uso
comum, sejam os signos descritivos. (p. 60)

5. Por exemplo: um marceneiro hbil e talentoso faz cadeiras bem torneadas, leves e
resistentes de madeiras nobres; quer tornar seus produtos reconhecveis e
individualizveis por uma palavra, de tal forma que os consumidores possam comunicar
entre si as virtudes de seu artesanato. No escolher designar seus produtos como cadeira
porque isso no indica que a sua cadeira diferente das outras, de menos qualidade.
Mesmo que o quisesse, o direito no lhe permitiria conseguir a exclusividade do uso da
palavra, pois cadeira j de uso de todos.
...

claro que o Direito seja o brasileiro, seja o de qualquer pas no vai dar a algum o uso
exclusivo de uma expresso que era antes de uso comum, necessrio, uma expresso que
o povo precisa para se comunicar155.

A questo se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o INPI invadiu propriedade
pblica, violou a res communis omnium (ou, no caso, o sermus communis, que o
mesmo no campo das palavras).
155
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. 1, parte
1, Rio de Janeiro: Edio Forense, 1946.

Por outro lado, no se pode permitir que um comerciante ou industrial se


aproprie dos nomes dos produtos que vende ou fabrica, impedindo que
seus concorrentes exeram o direito de se servirem deles. Mais adiante,
p. 406: O uso exclusivo dessas denominaes violaria, sem dvida, a
liberdade de comrcio, estabelecendo o monoplio indireto da venda ou
fabricao de toda uma espcie de produtos, uma vez que fosse lcito a
qualquer comerciante ou industrial apropriar-se da denominao
empregada, de modo corrente, pelo pblico e pelo comrcio para design-
los. (p. 61)

6. Em todos estes casos, temos res communis omnium, inapropriveis pelo titular, salvo o
caso de acrscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em ltima anlise, constituir a
exclusividade, o elemento caracterstico resultante do acrscimo. (p. 62)

7. Reservadas em muitos pases a um registro secundrio, certas marcas sem maior


distintividade so aceitas, embora tenham relao com o produto ou servio a ser
designado. Tal relao no pode ser direta (denotativa), por exemplo, impressora para
impressoras, mas indireta ou conotativa, como por exemplo, as que evoquem o elemento
marcado.

De outro lado, a marca fraca muito mais sujeita presena de competidores e menos
defensvel num caso de contrafao161.

BERTRAND, op. cit., p. 327: ds lors la protection confr par la la marque se


limitera souvent la possibilit dempcher la reproduction lidentique, et
son titulaire devra tolrer la coexistence de marques proches de la sienne.
(p. 63)

8. So genricas tanto as denominaes originalmente vinculadas ao produto ou servio,


quanto aquelas que, pelo uso, se tornaram necessrias ao processo de comunicao. J.X.
Carvalho de Mendona, referindo-se ao fenmeno, assim entende177:

Denominao necessria a que se prende prpria natureza do produto designado; a


que se acha a ele incorporada, constituindo o seu prprio nome; denominao
vulgar, usual, aaquela que, no tendo sido originariamente o verdadeiro nome do
produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como
seu nome.
177
MENDONA, Carvalho de. Tratado de direito comercial, v. III, T. I, Rio de
Janeiro: ed. Russel, 2003, p. 267. (p. 67)

9. Mas alguns fenmenos extrnsecos ao signo podem ocorrer:

...
- Depois do registro, perder a distintividade absoluta atravs da generificao183.
183
Generificao = converso em domnio pblico da marca que se torna uma
descrio funcional ou caracterstico de um produto (ex. isopor, frmica,
xerox, gilette, entre outras). (p. 70)

10. Em toda parte, existe especial tratamento quanto distintividade das marcas de emprego
farmacutico. No se constituem, em regra, em nome de fantasia, mas conforme o
recomenda a prtica de denominao farmacutica, em favor do mdico e do consumidor
expresso que indica o principal ativo farmacolgico.
...
A nova lei, que no contempla tal especificidade, no se antagoniza, de outro lado, com o
princpio. A jurisprudncia, alis, o acolhe:

- TFR 2 R. APELAO CVEL N 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ


rgo Julgador: 1 TURMA ESPp. Data Deciso: 13/03/2006. MARCAS.
ALEGAO DE COLIDNCIA. MEDICAMENTOS. USO DO RADICAL DO
PRINCPIO ATIVO NA COMPOSIO DA MARCA. AUSNCIA DE
SIMILARIDADE OU DE POSSIBILIDADE DE CONFUSO. comum o fato
de as marcas de medicamentos conterem o radical que represente o seu princpio
ativo, no se traduzindo em imitao o uso desse radical na composio de marcas,
sobretudo se essa composio no traz similaridade fontica com marca j
existente. De par com isso, tratando-se de marcas a assinalar ansiolticos, ou seja,
medicamentos para cujo uso necessria prescrio mdica, com mais razo ainda
a concluso de ausncia de confuso, visto tratar-se de profissionais especializados,
afeitos a esse segmento de mercado e j acostumados utilizao de marcas
diversas de medicamentos que contenham, em sua composio designativa, o
mesmo radical relativo ao princpio ativo do medicamento. Apelao a que se nega
provimento. (p. 71)

11. A generificao da marca ocorre quando, aps o reconhecimento da proteo, o contedo


da marca perde a distintividade, recaindo no domnio comum. O exemplo mais fcil
deste fenmeno o da marca aposta a produto to tecnologicamente caracterstico que o
signo, ao invs de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins passe a se
confundir com ele. Xerox, Gilete e Pirex so alguns casos bvios. (p. 92)

12. O efeito descrito no direito comum como perda do objeto do direito. Com efeito, sendo
o efeito da marca registrada a construo de uma propriedade ou exclusividade sobre o
uso de um signo em determinado mercado, a perda da distintividade retira o pressuposto
deste uso exclusivo. Ocorreria o fenmeno descrito no Cdigo Civil de 1916 em seus
artigos 77 e 78, I245.

Como j se viu, a carncia de distintividade obstaria o registro; a perda desta, em momento


posterior, eliminaria o pressuposto do registro.
245
Art. 77. Perece o direito perecendo o seu objeto. Art. 78. Entende-se que
pereceu o objeto do direito: I. Quando perde as qualidades essenciais, ou
o valor econmico. (...). No encontra artigo correspondente ao Cdigo
Civil de 2002. (pp. 93/94)

13. Como j indicado, a CUP e TRIPs fixam a distintividade como elemento central do
desenho jurdico das marcas. Em particular, o artigo 6 quinquies b 2 da Conveno da
Unio de Paris CUP prev que podero ser recusadas ou invalidadas marcas
desprovidas de qualquer carter distintivo ou compostas exclusivamente de sinais ou
indicaes que possam servir no comrcio para designar a espcie, a qualidade a
quantidade e o destino. (p. 97)

14. Supremo Tribunal Federal


RE-107892/PR Ministro Rafael Mayer J. 23/5/86 Primeira turma. DJ de 27.06.86 pg. 11620
Ementrios do STF vol. 01425.03 pf. 00575. Ementa: nome comercial. Formica
Corporativa. Cyanamid do Brasil S/A. Imprio das Frmicas. Inocorrncia de
semelhana capaz de gerar confuso.

Expresso de uso vulgarizado a utilizao, como nome de fantasia, em sociedade puramente


comercial, de vocbulo genrico e de uso comum, sem detrimento a marca industrial de
produto, e afastada a possibilidade de confuso de nomes e realidades, no implica
violao. Recurso Extraordinrio no conhecido. (p. 99/100)

15. Esse dispositivo se aplica, em particular, no caso das chamadas marcas fracas, ou de
pouca distinguibilidade629,
629
Bertrand, op. cit., p. 327: ds lors la protection confr par la marque se
limitera souvent la possibilit dempcher la reproducion lidentique, et
son titulaire devra tolrer la coexistence de marques proches de la sienne.
(p. 272)

V. CONCLUSO

No h dvida de que a sigla AAS se vulgarizou, ou generificou. Assim, a marca da


SANOFI, de marca fraca, tornou-se fraqussima.

Assim, agiu bem o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ao deferir o registro da marca
CIMAAS para a CIMED.

Ambas, CIMAAS e AAS podem conviver no mercado sem risco de confuso por parte
dos consumidores.

Proibir que qualquer indstria farmacutica faa uso da sigla AAS para indicar cido
acetilsaliclico, ou de compor marcas que contenham essa sigla, significaria constituir um
monoplio indesejvel, que contrariaria os prprios fundamentos do sistema de marcas.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 23 de Novembro de 2006.

NEWTON SILVEIRA
Terceira Parte
Patentes, Desenho Industrial
E Segredo Industrial
Patente sobre Processo Industrial
De Fabricao de Tubos
30/07/2001

PARECER

Concesso de antecipao de tutela que determina a paralisao


completa de uma fbrica, vista de laudo preliminar acerca de pretensa
violao de patentes, laudo esse que nem ao menos considera o teor das
reivindicaes ou pontos caractersticos das patentes e seu alcance.

CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado Dr. Antonio Garbelini Jr. acerca do acerto, ou


no, da antecipao de tutela concedida pelo MM. Juzo da 24 Vara Cvel da
Capital na Ao Ordinria 22071-0/00, promovida por HOBAS
ENGENEERING AG e outro contra G-TEC TUBOS S/A. e outros.

01. DO OBJETO DA CONSULTA

Com base em laudo preliminar da lavra do Eng. Eduardo Teixeira Gomide (juntado
Medida Cautelar de Busca e Apreenso proc. 2.099/00 fls. 75/93), o MM. Juzo
da 24 Vara Cvel da Capital concedeu a antecipao de tutela nos seguintes termos:

A percia de fls. 75/93 conclui ter havido indcios de violao de patente


da Autora pela empresa G-TEC. Assim, concedo a antecipao de
tutela quanto a ela, na forma pleiteada em absteno total de
comercializao dos produtos, sob pena de multa diria de R$
20.000,00. Cite-se-a. Esclaream os autores se pretendem a
propositura da ao quanto aos demais rus em 48 horas. Int.
(Providenciar a retirada, em cinco dias, da carta precatria expedida,
comprovando a distribuio em dez dias). (grifos nossos).
No entanto, as concluses do laudo referido no despacho acima so do seguinte teor:

As interfaces do sistema de controle de processo, instalado nos


microcomputadores da sala de controle da G-TEC (anexo 07 Cpia
da interface do sistema de controle de processo utilizado para a
fabricao dos tubos do tipo GRP), so similares aos procedimentos
de fabricao de tubos do tipo GRP patenteados pelas autoras (anexo
11 Procedimentos de fabricao dos tubos tipo GRP patenteados
pelas autoras).

Os documentos encontrados nas instalaes da G-TEC, que


descrevem algumas partes do processo de fabricao dos tubos GRP
(anexo 09 Rascunhos do processo de fabricao fornecidos pela
equipe de profissionais de origem sueca) contm informaes
similares s utilizadas pelas requerentes no processo de fabricao
dos tubos GRP (anexo 11 Procedimento de fabricao dos tubos tipo
GRP patenteados pelas autoras). (grifos nossos)

O que se constata dessas concluses que o Eng. Gomide comparou o processo de


fabricao utilizado pela R G-TEC com:

a) o anexo 11- Procedimento de fabricao dos tubos tipo


GRP, e

b) o anexo 9- Rascunhos do processo de fabricao


fornecidos pela equipe de profissionais de origem sueca
(!).

Ou seja, o perito comparou o processo de fabricao da R com dois textos preparados pela
prpria Autora e seus profissionais de origem sueca.

Sobre as patentes da Autora nada disse! No comparou o processo de fabricao da R com o


exato teor dos pontos caractersticos das patentes da Autora.

Ora, as concluses acima esto eivadas de vcio substancial, por desconsiderarem o disposto
no Art. 41 da Lei de Propriedade Industrial, n 9.279 de 1996, verbis:

Art. 41. A extenso da proteo conferida pela patente ser


determinada pelo teor das reivindicaes, interpretado com base no
relatrio descritivo e nos desenhos. (grifos nossos)

A R G-TEC agravou do despacho concessivo da antecipao de tutela, tendo o Relator


recebido o Agravo, conferindo-lhe efeito suspensivo.
02. DOS ELEMENTOS TCNICOS ENVOLVIDOS
NA QUESTO

Enquanto se aguarda o julgamento do Agravo, dois outros laudos unilaterais foram elaborados
nas medidas cautelares, os quais padecem dos mesmos vcios, por desconsiderarem o teor
das reivindicaes ou pontos caractersticos das patentes.

A R G-TEC, por sua vez, solicitou ao Eng. Clvis Silveira minucioso estudo, o qual est
sendo juntado aos autos do Agravo, espancando quaisquer dvidas que pudessem
subsistir em relao no contrafao das patentes HOBAS por parte da R G-TEC.

O estudo realizado pelo Eng. Clvis Silveira examina em profundidade os processos


administrativos de concesso das patentes PI 8904813, PI 9206179 e PI 9503243 e
compara seus pontos caractersticos com a tecnologia G-TEC, concluindo pela sua no
coincidncia.

J na introduo de seu estudo, alerta o consultor:

O signatrio j conhecia em profundidade o teor das patentes objeto dos


Autos, e outras a elas relacionadas, pois j as examinara em detalhe,
quando fora, no ano passado, consultado para verificar o Estado da
Tcnica relativo patente

PI8904813, e considera muito importante e oportuno, nesse momento,


esclarecer ao Juzo que, para se constatar a contrafao de uma
patente de inveno absolutamente necessrio fazer-se a anlise
tcnica do quadro de reivindicaes da mesma, o que s pode ser
realizado por quem tenha competncia e experincia nesse campo
especializado e saiba ler e analisar um documento de patente, sendo
capaz de compreender seu contedo, distinguindo aquilo que uma
reafirmao do que j est compreendido no Estado da Tcnica (de
acordo com a Lei 9.279/96) daquilo que est sendo reivindicado (que
deve ser novo, inventivo e de aplicao industrial) como direito de
exclusividade do titular da patente, que to somente uma parte do
que est expresso nas Reivindicaes, exatamente o que vem aps a
expresso caracterizado por, de acordo com o Ato Normativo 127
do INPI.

No captulo 2 de seu estudo, sob o ttulo ANTECEDENTES, faz o consultor severas crticas
ao procedimento dos experts judiciais:

Na seqncia dos fatos, em decorrncia da ao movida por Hobas


contra G-TEC e outros, foram determinadas trs percias, para as
quais foram indicados trs peritos, a saber, os Engs. Pascholati,
Gomide e Abro, cujos Laudos so comentados pelo signatrio, no
Captulo 5.

Com relao aos referidos Laudos o signatrio deste j manifestara,


em seu Parecer anterior, que ficou estarrecido ao examin-los; em
especial o do Eng. Fernando Csar Pascholati, datado de 29 de
Maro de 2001, devido aos absurdos e equvocos tcnicos ali
encontrados, que saltam aos olhos de qualquer pessoa que detenha
um mnimo de conhecimento sobre patentes; alis, aquele laudo
composto de apenas algumas pginas redigidas pela metade (das
quais oito so um intil rol de itens) tendo como anexos cinco
volumes com milhares de pginas igualmente imprestveis para o
esclarecimento da matria, seno para fazer peso, uma vez que
sequer foram referidas no texto e nem utilizadas para trazer as
necessrias luzes, seno umas poucas que, todavia, nada
esclareceram mas serviram de base para, efetiva e ineficazmente, o
jejuno expert concluir, em umas poucas penadas a esmo, sem
qualquer fundamento tcnico minimamente aceitvel que, como se
estivesse procurando satisfazer ansiedade da Autora, houve
violao das patentes, e isso sem que se consiga encontrar qualquer
indcio de que as referidas patentes tenham sido consultadas ou que
suas reivindicaes tenham sido analisadas! ( no captulo final
dos relatrios descritivos de patentes que, de acordo com a Lei, esto
as Reivindicaes, que definem os limites do direito de
exclusividade do titular).

A propsito, dois dos esclarecedores anexos juntados ao


laudo do Eng. Pascholati correspondem quilo que seu autor
denominou de tradues (do ingls para o portugus), foram
examinadas pelo signatrio, que ficou outra vez surpreso ao
constatar at onde pode chegar a falta de profissionalismo
num trabalho pericial dessa importncia.

No volume intitulado Tradues dos Desenhos, por sua vez nada


mais do que cpias do outro volume Desenhos, foram redigidas,
mo livre, as pretensas tradues absolutamente primrias, em geral
erradas, evidentemente por quem no conhece a lngua inglesa nem
sabe identificar, mesmo em portugus, o que est ali desenhado,
trocando sistematicamente os adjetivos pelos substantivos, tornando a
pea tcnica inidentificvel.

Em outro volume, desta vez traduo de um manual tcnico da


Autora (que ela mesma no teria coragem de publicar, porque foi
transformada numa pea absolutamente hilria), encontram-se
frases como, por exemplo, este livro de canalizao(?) ... foi
produzido ... comprando(?) oficial e contratantes(?) e ...no curso
do tempo a
madeira tornou-se lascada(?) e ainda, ovulao(!) do tubo, a
rao da presso etc., verdadeiramente um primor lingstico e
tcnico, porque completamente non-sense, incompreensvel,
resultando tambm imprestvel para a percia, que deveria ser sria,
esclarecedora ao Juzo, em processo que envolve direitos patentrios
de altssima relevncia e de graves conseqncias, que deveria
constituir trabalho competente e responsvel.

Para completar esse quadro sinistro para a elaborao daquele


trabalho seu autor informou ter consumido 1800 horas tcnicas ou
seja, dez meses de vinte dias teis de nove horas de trabalho integral
dirio!

Quanto ao segundo Laudo, o do Eng. Eduardo Teixeira Gomide,


datado de 25 de Janeiro de 2001, o signatrio no pode deixar de
observar que, embora parecendo ser mais leve que o anterior, no
deixou de ser um trabalho superficial, exposto tambm em algumas
poucas pginas, sem arrazoado tcnico consistente, que resultou em
equivocadas e estapafrdias concluses, uma vez que seu autor
tambm no soube como, nem para qu, deveria compulsar os
documentos de patente inseridos nos Autos, que foram a razo de ser,
o leit motiv da disputa.

Alm disso, parece no ter compreendido qual deveria ter sido sua
misso, pois inicialmente afirmou que seu objetivo seria buscar
programas de propriedade da Autora, tendo emitido concluses
sobre contrafao de patentes (que no foram examinadas!). Coisas
muito diferentes, que dizem respeito a legislaes diversas, a
propriedade intelectual de programas sendo objeto da Lei 9.609/98 (e
no da Lei 9.279/96 programa de computador no patentevel no
Brasil!).

Finalmente, quanto ao terceiro Laudo, objeto dos Autos, o do


Eng. Abro, parece que o objetivo da percia no ficou claro
para o Sr. Perito.

Ele recolheu cerca de 2800 desenhos, colocados disposio da Requerente,


tendo sido apenas 24 selecionados pelos experts da mesma que os
consideraram bons para a anlise, cujas concluses foram do tipo
provavelmente os projetos atendem a mesma finalidade.

O Sr. Perito sequer visitou as instalaes da Requerida, no examinou as


patentes da Requerente e entregou um Laudo Pericial, claro,
inconclusivo quanto a violao de patentes. Mas anexou ao mesmo sete
anexos incluindo a prpria patente, que sequer menciona.
Esses foram, do ponto de vista do signatrio, os principais
antecedentes tcnicos que merecem ficar aqui registrados deram
ensejo elaborao deste Laudo Tcnico complementar, aps a
vistoria das instalaes da G-TEC.

No captulo 3 de seu estudo, sob o ttulo SOBRE A TECNOLOGIA G-TEC E O


ESTADO DA TCNICA, o consultor relata:

Segundo a Lei 9.279/96 o estado da tcnica com relao a uma


certa patente constitudo por tudo aquilo tornado acessvel ao
pblico antes da data do depsito do pedido da patente, por descrio
oral ou escrita qualquer outro meio, no Brasil ou no Exterior.

O processo industrial para fabricao de tubos em utilizao pela G-


TEC encontra-se em domnio pblico pelo menos desde 1.960!

Alm disso, a padronizao de elementos (garantida atravs da srie


ISO-9.000) se faz presente no Brasil atravs da Associao Brasileira
de Normas Tcnicas (ABNT), sendo que para as dimenses bsicas de
tubos e conexes, por exemplo, as normas indicam 6 metros de
comprimento, dimetros externos definidos e presses admissveis de
trabalho definidas.

Como se depreende da leitura dos textos das patentes objeto deste


Laudo, o primeiro tubo de polister reforado com fibra de vidro, o
chamado PRFV, fabricado pelo sistema de centrifugao, foi
instalado numa hidroeltrica sua por volta 1961 (apesar do fato
desta tecnologia ter surgido logo aps a 2a Guerra Mundial)! e
muitas empresas, a partir de ento, com base nessa iniciativa sua,
decidiram produzir os tubos PRFV, pelas suas evidentes qualidades
tcnicas.

Assim, desde aquela poca, j era de conhecimento pblico o sistema


de deposio por centrifugao, com molde necessariamente rotativo,
cuja rotao depende principalmente do dimetro; como tambm j
era conhecido o canho de alimentao com molde tendo movimento
relativo longitudinal; alm disso, os componentes bsicos (resinas,
areia, fibras, materiais de enchimento, etc.) que entram na
elaborao do produto dos mais diversos fabricantes, tm
caractersticas similares.

Seguindo a linha de raciocnio acima imediato para qualquer


tcnico da rea, que um alimentador de matrias primas dever ter
um comprimento levemente maior que 6 metros, que o comprimento
normatizado dos tubos, o mesmo
ocorrendo com os moldes; seu dimetro externo dever ser menor que
o dimetro interno do menor tubo a ser produzido; o molde dever ter
um sistema de motorizao que permita a variao de sua rotao;
obviamente, o canho alimentador dever se movimentar no sentido
do eixo do molde, descarregando os componentes da receita em
quantidades e tempos desejados, no interior do molde; e, aps o
processo qumico de endurecimento da resina o tubo dever ser
sacado do molde, para dar oportunidade a uma nova produo.

Ora, tais caractersticas constituem decorrncias bsicas,


tecnicamente bvias, evidentes para um tcnico do ramo, de modo que
se pode afirmar que um engenheiro mecnico bem formado capaz
de, facilmente, desenhar um croquis ou um fluxograma para uma
instalao destinada a produzir tubos PRFV.

Alm disso, um alto grau de automatizao, no decorrer dos anos 80 e


90, foi incorporado pelas indstrias que pretendiam diminuir custos,
depender menos de mo de obra, obter maior regularidade no
produto, etc., sendo que a automao atravs da informtica tornou-
se uma verdadeira obsesso mundial.

Nesse caso tambm, pode-se afirmar que qualquer engenheiro de


sistemas competente, especializado em automao de processos,
capaz de elaborar um software para automao e controle das
operaes dos correspondentes processos de produo, bastando
implantar um adequado sistema de controle com a utilizao dos
usuais controladores lgicos programveis (os chamados CLP).

Alm do acima exposto, com respeito ao estado da tcnica


relativo fabricao de tubos centrifugados de PRFV, de se
observar que a patente PI7602575, tambm da mesma Hobas,
depositada em 27/04/76 (portanto j expirada h mais de dez anos),
tornou de domnio pblico o processo de centrifugao ali
reivindicado.

Do mesmo modo, tubos formados por diversas camadas constitudas


de fibras de vidro, resina, matria plstica, granulados de
enchimento, produzidos centrifugamente num molde oco, como por
aplicao de camadas sobre um ncleo, ou ainda por uma
combinao desses processos, foram objeto de reivindicao da
Patente PI 7704284, depositada em 30/06/77, j expirada h mais de
nove anos.

Assim, conclui o consultor:


A tecnologia utilizada pela G-TEC no processo de fabricao de tubos PRFV a
convencional, j compreendida no Estado da Tcnica.

No captulo 4 do estudo, o consultor examinou o contedo


completo dos processos administrativos de concesso das trs
patentes HOBAS, tendo concludo que:

Os exames tcnicos dos pedidos de patente PI8904813, PI9206179


e PI9503243, efetuados pelo INPI Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, no contemplaram as necessrias buscas
de patentes para a verificao do Estado da Tcnica.

Os pareceres tcnicos do examinador de patentes do INPI


Instituto Nacional da Propriedade Industrial, referentes s
patentes PI8904813, PI9206179 e PI9503243, foram superficiais
com respeito verificao dos requisitos de patenteabilidade.

As patentes PI8904813, PI9206179 e PI9503243 foram deferidas


sem a adequada verificao dos requisitos de novidade e
atividade inventiva.

Aps exaustiva anlise dos trs laudos (GOMIDE - ABRO - PASCHOLATI), o estudo
conclui, no captulo 6, que o processo G-TEC analisado no infringe em nada as patentes PI
8904813, PI 9206179 e PI 9503143.

Suas concluses finais foram:

(1) A tecnologia utilizada pela G-TEC no processo de fabricao


de tubos de PRFV a convencional, j compreendida no
Estado da Tcnica.

(2) Os exames tcnicos dos pedidos de patente PI8904813,


PI9206179 e PI9503243, efetuados pelo INPI, no
contemplaram as necessrias buscas de patentes para a
verificao do Estado da Tcnica.

(3) Os pareceres tcnicos do examinador de patentes do INPI,


referentes s patentes PI8904813, PI9206179 e PI9503243,
foram superficiais com respeito verificao dos requisitos
de patenteabilidade.

(4) As patentes PI8904813, PI9206179 e PI9503243 foram


deferidas sem a adequada verificao dos requisitos de
novidade e atividade inventiva.
(5) O Laudo do Eng. Pascholati imprestvel para elucidar a
questo objeto dos Autos.

(6) O Laudo do Eng. Gomide imprestvel para elucidar a


questo objeto dos Autos.

(7) O Laudo do Eng. Abro imprestvel para elucidar a


questo objeto dos Autos.

(8) O processo G-TEC analisado no infringe em nada a Patente


PI 8904813.

(9) O processo G-TEC analisado no infringe em nada a Patente


PI 9206179.

(10) O processo G-TEC analisado no infringe em nada a Patente


PI 9503143.

(11) A Patente PI8904813 nula.

Face a todo o acima exposto, de indagar-se como pode haver tamanha discrepncia
entre esse estudo, elaborado por engenheiro expert em propriedade industrial, e os
laudos unilaterais realizados pelos experts judiciais nas medidas cautelares que
antecederam a ao ordinria.

03. DOS PONTOS CARACTERSTICOS OU


REIVINDICAES

Por bvio e elementar, qualquer anlise com vistas a determinar violao de patente
pressupe necessariamente a anlise da patente e a comparao do produto e/ou processo
impugnados com a matria protegida pelo ttulo.

E, como j mencionado, o que deve ser levado em conta em uma tal anlise comparativa o
teor das reivindicaes ou pontos caractersticos da patente.

So as reivindicaes que, nos exatos termos do art. 41 da Lei de Propriedade Industrial, j


acima transcrito, interpretadas com base no relatrio descritivo e nos desenhos, se houver,
determinam, definem e delimitam a proteo conferida pela patente.
Essa regra de fundamental importncia para a solidez da patente e, principalmente, para a
segurana jurdica de terceiros, sendo tradicional em nosso sistema de patentes e adotada
internacionalmente na quase totalidade dos pases.

Nesse sentido, o mestre Joo da Gama Cerqueira, em seu TRATADO DA


PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Vol. II, Tomo I, Parte II Ed. Revista Forense Rio de
Janeiro, 1952 pgs. 162 a 166), j afirmava que:

No tocante aos efeitos das reivindicaes, a nossa lei aproxima-se do


direito alemo e americano, pois so os pontos caractersticos
constantes do resumo final que determinam o objeto da inveno ou
da patente e, por conseguinte, a extenso do direito do inventor.

Do que dispe a lei resulta a importncia das reivindicaes em


nosso sistema. Porque fixam o objeto da inveno e constituem a
medida do direito do inventor, tudo gira em trno delas.

(...)

Por sse motivo, deve o inventor ter o mximo cuidado ao especificar


os pontos caractersticos da inveno, indicando de modo claro e
preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos
essenciais. A lei permite que o inventor, nessa parte do relatrio,
trace os limites precisos do seu direito: incumbe-lhe, pois, proceder
com cuidado e inteligncia para obter uma patente valiosa. O valor e
a sorte do privilgio dependem das reivindicaes, que um escritor
considera como a alma da patente.

Mais recentemente, Luiz Guilherme de A. V. Loureiro, em sua obra A LEI DE


PROPRIEDADE INDUSTRIAL COMENTADA (Ed. Lejus, 1999 pg. 84), tratando das
reivindicaes, esclarece:

As reivindicaes tm um papel essencial na obteno da proteo


da inveno pela patente. Elas delimitam o monoplio de explorao
do patenteado. O que descrito, mas no reivindicado no pode ser
objeto de proteo.

(...)

Afinal, o papel da reivindicao justamente assegurar o mximo


possvel a segurana de terceiros e, por essa razo, a lei confere
reivindicao a funo de determinar o alcance da proteo
conferida pela patente.
No Direito norte-americano a norma exatamente a mesma, como se depreende do art. 112
do Ttulo 35 do United States Code, abaixo transcrito:

Sec. 112. Specification

The specification shall contain a written description of the invention,


and of the manner and process of making and using it, in such full,
clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the
art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to
make and use the same, and shall set forth the best mode
contemplated by the inventor of carrying out his invention.

The specification shall conclude with one or more claims particularly


pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant
regards as his invention.

(...)56

Ainda no que tange ao direito norte-americano, J. Thomas MCCarthy, em sua obra de


referncia MCCARTHYS DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELLECTUAL PROPERTY
(The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D.C. Second Edition), no verbete
CLAIM (reivindicao) assim disps:

claim [patent] The part of a patent that defines the technology which
is the exclusive property of the patentee for the duration of the patent.
A patent claim sets the bounds of the technical area within which the
patent owner has the legal right to exclude others from making, using,
and selling.

(...)

Infringement Is Determined by the Wording of the Claims. It is only


the claims that define the exclusive rights of a patent.

(...)
The first step in determining patent infringement is to interpret the
claim in question to ascertain its precise scope and meaning before
comparing it to the accused device.57

56
Art. 112. Relatrio
O relatrio deve conter uma descrio escrita da inveno e da maneira e do processo de sua fabricao e uso,
em termos plenos, claros, concisos e exatos, de modo a possibilitar a uma pessoa habilitada na rea tcnica
pertinente, ou naquela mais proximamente a ela relacionada, a realiz-la e us-la, e deve indicar o melhor modo
contemplado pelo inventor para a sua realizao.
O relatrio deve trazer em sua concluso uma ou mais reivindicaes indicando de forma particularizada e
especificamente reivindicando a matria que o requerente considera como sendo a sua inveno.
(...) (traduo livre)
Sempre no mesmo diapaso, a Conveno sobre a Concesso de Patentes Europias assim
define a proteo conferida pela patente (Convention sur la Dlivrance de Brevets Europens
- Deuxime Partie - Droit des Brevets - Chapitre III - Effets du brevet europen et de la
demande de brevet europen):

Article 69 - Etendue de la protection

1) L'tendue de la protection confre par le brevet europen ou par


la demande de brevet europen est dtermine par la teneur des
revendications. Toutefois, la description et les dessins servent
interprter les revendications.
(...)58

A norma vem melhor explicitada na regra 29 do Regulamento de Execuo da Conveno


(Rglement d'Excution de la Convention sur la Dlivrance de Brevets Europens - Troisime
Partie - Dispositions d'Application de la Troisime Partie de la Convention - Chapitre II -
Dispositions rgissant les demandes):

Rgle 29 - Forme et contenu des revendications

(1) Les revendications doivent dfinir, en indiquant les


caractristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour
lequel la protection est recherche. Si le cas d'espce le justifie, les
revendications doivent contenir:

a) un prambule mentionnant la dsignation de l'objet de l'invention et


les caractristiques techniques qui sont ncessaires la dfinition des
lments revendiqus mais qui, combines entre elles, font partie de
l'tat de la technique;

b) une partie caractrisante prcde des expressions caractris


en ou caractris par et exposant les caractristiques techniques
qui, en liaison avec les caractristiques indiques sous a), sont celles
pour lesquelles la protection est recherche.

(...)59
57
reivindicao [patente] A parte de uma patente que define a tecnologia que de propriedade exclusiva do
titular pela durao da patente. Uma reivindicao de patente estabelece os limites da rea tcnica dentro da qual
o titular possui o direito de excluir terceiros de fabricar, usar e vender.
(...)
A violao determinada em vista da redao das reivindicaes. So somente as reivindicaes que definem
os direitos exclusivos do titular da patente.
(..)
O primeiro passo para caracterizar-se uma violao de patente consiste em interpretar-se a reivindicao em
questo com vistas a determinar sua precisa abrangncia e significado antes de compara-la com o objeto
impugnado. (traduo livre).
58
Artigo 69 Extenso da proteo
1) A extenso da proteo conferida pela patente europia ou pelo pedido de patente europia determinada pelo
teor das reivindicaes. Todavia, o relatrio descritivo e os desenhos servem como base para interpretar as
reivindicaes.

(...) (traduo livre).


59
Regra 29 - Forma e contedo das reivindicaes
No que diz respeito Lei de Propriedade Industrial atualmente em vigor no Brasil, que nessa
parte nada inovou em relao s leis anteriores e se conforma aos padres internacionais,
depreende-se com clareza de seu art. 19 qual a estrutura e o contedo de um documento de
patente, a saber:

a) Relatrio Descritivo;
b) Reivindicaes;
c) Desenhos, se for o caso; e
d) Resumo.

O Relatrio Descritivo, nos termos do art. 24 da Lei, deve trazer a descrio clara e
suficiente do objeto, de modo a possibilitar sua realizao por tcnico no assunto e indicar,
quando for o caso, a melhor forma de execuo da inveno.

As Reivindicaes, conforme dispe o art. 25, devero ser fundamentadas no relatrio


descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso,
a matria objeto da proteo.

Para uma idia mais detalhada e concreta acerca da estruturao, contedo e finalidade dessas
partes essenciais de um documento de patente, vale compulsar o Ato Normativo n 127, de
05/03/97, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, que estabelece normas
gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade
Industrial, n 9.279/96, no que se refere s patentes de inveno, s patentes de modelos de
utilidade e aos certificados de adio de inveno.

Segundo o item 15.1.2 do AN 127/97, o Relatrio Descritivo dever atender aos seguintes
requisitos, dentre outros:

a) ser iniciado pelo ttulo;

b) precisar o setor tcnico a que se refere a inveno;

c) descrever o estado da tcnica que possa ser considerado til


compreenso, busca e ao exame da inveno, citando, sempre

(1) As reivindicaes devem definir, pela indicao das caractersticas tcnicas da inveno, o objeto do pedido
para o qual a proteo solicitada. Se a hiptese especfica o justificar, as reivindicaes devem conter:
a) um prembulo mencionando a designao do objeto da inveno e as caractersticas tcnicas que so
necessrias para a definio dos elementos reivindicados mais que, combinadas entre si, fazem parte do
estado da tcnica;
b) uma parte caracterizante precedida da expresso caracterizada por e expondo as caractersticas
tcnicas que, em conjunto com as caractersticas indicadas na alnea a), so aquelas para as quais a
proteo solicitada.
(...)
que possvel, os documentos que o reflitam, destacando os
problemas tcnicos existentes;

d) definir os objetivos da inveno e descrever, de forma clara,


concisa e precisa, a soluo proposta para o problema
existente, bem como as vantagens da inveno em relao ao
estado da tcnica;

e) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito tcnico


alcanado.

E, no tocante s Reivindicaes, o AN 127/97 estabelece, em seus itens 15.1.3.2 e 15.1.3.2.1,


dentre outras, as seguintes regras:

a) as reivindicaes devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo


ttulo ou parte do ttulo correspondente sua respectiva
categoria e conter uma nica expresso caracterizado por;

b) cada reivindicao deve definir, clara e precisamente, e de


forma positiva, as caractersticas tcnicas a serem protegidas
pela mesma, evitando-se expresses que acarretem indefinio
na reivindicao;

c) as reivindicaes devem estar totalmente fundamentadas no


relatrio descritivo;

d) as reivindicaes independentes devem, quando necessrio,


conter, entre a sua parte inicial e a expresso caracterizado
por, um prembulo explicitando as caractersticas essenciais
definio da matria reivindicada e j compreendidas pelo
estado da tcnica;

e) aps a expresso caracterizado por devem ser definidas as


caractersticas tcnicas essenciais e particulares que, em
combinao com os aspectos explicitados no prembulo, se
deseja proteger.

04. DA PROTEO CONSTITUCIONAL S INVENES

A Lei e a sua regulamentao deixam claro que o Relatrio Descritivo traz uma srie de
informaes, que vo desde a descrio do estado da tcnica e das solues j conhecidas, a
citao e anlise de documentos relacionados com o assunto, passando pela colocao do
problema cuja soluo se busca obter, at a indicao e explicao detalhada da inveno para
a qual se pleiteia a proteo, de suas vantagens e forma(s) de realizao, e que as
Reivindicaes, por sua vez, especificam, isolando desse contexto, aquilo que realmente
constitui a inveno a ser protegida, isto , aquela matria que preenche o requisito da
novidade, por no estar contida no estado da tcnica, e o da atividade inventiva, por no
decorrer, para um tcnico no assunto, de maneira evidente ou bvia do estado da tcnica.
Em relao matria definida nas reivindicaes, com clareza e preciso, e somente a ela, o
Estado, em contrapartida pela divulgao da inveno sociedade, conceder, em benefcio
do inventor ou de seu(s) cessionrio(s), em carter excepcional aos princpios constitucionais
da liberdade de iniciativa e da livre concorrncia, um direito de exclusividade de explorao
por tempo determinado, em obedincia ao disposto no art. 5o, inciso XXIX, da Constituio
Federal.

E a idia bsica subjacente a qualquer sistema de patentes exatamente essa: o Estado

incentiva o desenvolvimento e a divulgao de inovaes tcnicas ou tecnolgicas de

utilidade e aplicao industrial mediante a outorga, em contrapartida, de direitos exclusivos de

explorao das invenes por um determinado perodo de tempo.

O interesse subjacente a esse escambo, assim como a sua eficincia em induzir realizao de
esforos inventivos e divulgao dos respectivos resultados, dependem intrinsecamente da
garantia da liberdade de concorrncia e da explorao de tecnologias no patenteadas.

A sujeio da patenteabilidade aos requisitos de novidade e atividade inventiva uma


indicao clara de que a livre explorao das idias a regra, da qual a proteo conferida
pela patente uma exceo, sendo certo que, aps a expirao de seu prazo de vigncia, passa
seu objeto necessariamente ao domnio pblico, podendo ser livremente explorado por quem
o deseje.

E, por tratar-se de exceo a princpios constitucionais fundamentais informativos da ordem


econmica, a proteo conferida o por prazo determinado (20 anos no caso de patentes de
inveno, conforme art. 40 da Lei de Propriedade Industrial) e para a matria protegida por
ttulo vlida e regularmente outorgado, que deve atender aos requisitos de patenteabilidade
- novidade, atividade inventiva e utilidade industrial (art. 8o), conforme definida e
delimitada nas reivindicaes (art. 41).

05. CONCLUSO

Do exposto, resta evidenciado que os laudos objeto das crticas do Eng. Clvis Silveira
pecam pelo defeito bsico de terem sido elaborados por peritos de confiana dos juzes locais
mas, certamente, jejunos em propriedade industrial, que nem ao menos sabem separar o joio
do trigo, isto , o estado da tcnica da matria patenteada objeto do teor das reivindicaes
ou pontos caractersticos, aps a expresso caracterizado por...

Isso, afora o cabimento das crticas ao procedimento administrativo de concesso de tais


patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, embora no influam na
questo, j que a concluso a de que a tecnologia G-TEC no constitui contrafao das tais
patentes, mesmo que tivessem sido adequadamente concedidas.

O que causa espcie, no entanto, que unicamente com base em tais indcios (laudo de fls.
75/93 da ao ordinria), o MM. Juzo da 24 Vara Cvel da Capital concedeu a
antecipao de tutela, determinando a absteno total de comercializao dos produtos.

Ora, os produtos em questo so os nicos e todos os produtos de fabricao da R G-


TEC, de forma que aquela determinao significa a paralisao total da fbrica da R
G-TEC e, na prtica, seu fechamento e conseqente e inevitvel falncia.

A par de a antecipao de tutela, por sua natureza, no poder ser concedida na base de simples
indcios (que outra coisa no so as concluses dos laudos mencionados), essa antecipao
no pode resultar em completa dbcle da R, como acima exposto.

Se, aps a realizao, nos autos principais, de percia bilateral, realizada por experts que
conheam a Lei de Propriedade Industrial, concluir-se, a final, no ter havido contrafao
das indigitadas patentes, ter sido tarde demais, pois a situao da R ter se tornado
irreversvel.

por esta razo que o Art. 203, da Lei de Propriedade Industrial dispe:

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou


comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando
publicamente, as diligncias preliminares limitar-se-o vistoria e
apreenso dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, no podendo
ser paralisada a sua atividade licitamente exercida. (grifos nossos)

Essa norma no constitui inovao da Lei de 1996, pois j se achava insculpida no Cdigo da
Propriedade Industrial de 1945, o Decreto Lei n 7.903, sendo vasta a jurisprudncia
brasileira confirmando o sentido dessa norma.

Ora, se mesmo em sede de busca e apreenso preliminar probe a Lei a paralisao das
atividades da requerida, que dizer em sede de antecipao de tutela, quando a lei processual
condiciona sua concesso ao pleno convencimento do Juzo?

Para tanto, no bastam simples indcios formulados em laudo pericial preliminar e


unilateral!

Por todo o exposto, foroso concluir que a deciso que concedeu a antecipao de tutela, na
forma ampla e precipitada em que foi deferida, desatendeu ao disposto no art. 273 do Cdigo
de Processo Civil, porque:
I. Inexiste prova inequvoca de contrafao das patentes da
Autora;

II. No h fundado receio de dano irreparvel ou de difcil


reparao;

III. H evidente perigo de irreversibilidade do provimento


antecipado.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 30 de julho de 2001.

Prof. Dr. Newton Silveira


Segredo Industrial sobre Tecnologia de Montagem de
Monovia Area Eletrificada
05/11/2001

TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA E SEGREDO INDUSTRIAL

CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado Marco Antonio Simes Gouveia, associado a


FLORENCE, BOLTZ ADVOGADOS, acerca do acerto, ou no, de liminar
concedida pelo Mm. Juzo da 10 Vara Cvel da Comarca de So Bernardo do
Campo/SP, em ao de absteno de uso de tecnologia cumulada com pedido de
indenizao por perdas e danos, promovida por GKW EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS S/A. contra LUIZ ALBERTO UTIKAVA e LAUFT
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., para impedir os Rus de utilizarem
a tecnologia consistente na montagem de monovia area eletrificada, sob pena de
multa diria fixada em R$ 10.000,00 por dia.

Aps sucinta exposio dos fatos e dos fundamentos jurdicos que regem a
matria, darei meu parecer a respeito.

I. DOS FATOS

01. Na inicial de MEDIDA CAUTELAR DE PRODUO ANTECIPADA DE


PROVAS promovida pela GKW contra os Rus, declara a Requerente ser empresa
que se dedica a atividades ligadas ao ramo de engenharia, com destaque para o
desenvolvimento tecnolgico de projetos industriais e fabricao de equipamentos
destinados, principalmente, indstria automobilstica, atuando no mercado desde
1950.

02. Que o primeiro Ru, UTIKAVA, era funcionrio da Autora, ao qual esta delegou a
responsabilidade pela absoro e aplicao de uma tecnologia bsica utilizada no
transporte de cargas, principalmente em linhas de montagem de automveis, chamada
ELECTRIC OVERHEAD MONORAIL (E. O. M.).

03. Que referida tecnologia foi desenvolvida h cerca de 15 anos na Europa, tendo sido a
FREDENHAGEN GmbH KG da Alemanha uma das empresas pioneiras na pesquisa
e desenvolvimento desse produto.
04. Que a Autora recebeu da FREDENHAGEN GmbH direito de licena para uso
exclusivo daquela tecnologia, pagando, em contrapartida, royalties por tal uso.

05. Que o Sr. UTIKAVA, aps desligar-se da Autora, constituiu a segunda R, LAUFT,
atravs da qual est oferecendo o equipamento como opo no mercado nacional
sem ser seu legtimo titular ou ter qualquer licena de uso.

06. Que tal conhecimento tcnico est sendo utilizado pela empresa LAUFT para a
comercializao e implantao da E.O.M., tecnologia especfica de propriedade da
Autora.

07. Que, com isso, exerce a concorrncia desleal por vender equipamento de tecnologia
cuja licena exclusiva da Autora...

08. Porisso, requereu a produo antecipada de provas a saber a exibio e a vistoria


pericial no equipamento E.O.M. instalado na empresa MERCEDES BENZ DO
BRASIL, de modo que seja comprovada a utilizao indevida de tecnologia
licenciada Autora...

09. Em sua contestao, os Rus , ento Requeridos, observam que juntou a Autora aos
presentes autos os documentos de fls. 38 a 68, consistentes em Contrato de
Cooperao e Transferncia de Tecnologia; Documento de Cesso; e o Contrato de
Licena para uso de marcas, todos elaborados no dia 15 de dezembro de 1997...

10. Que tais contratos, por no estarem registrados no INPI carecem do carter erga
omnes, ou seja, no so oponveis contra terceiros.

11. Que a tecnologia defendida pela Autora est disponvel no mercado desde a dcada
de 70, e h muito tempo j se encontra em domnio pblico.

12. Que a primeira instalao no Brasil de um Transportador Areo Eletrificado foi


realizado na dcada de 70, na usina de Itaipu, portanto... a quase trinta anos.

13. Que vrias so as empresas que oferecem produtos similares aos Transportadores
Areos Eletrificados, com variadas nomenclaturas, como SEM, AEMS, SD, etc.,
dentre as quais... CASSIOLI, CINETIC, COMAU, DURR, ELSENMANN,
RAPISTAN, LITTON, LAJETRON, entre outras

14. Que a tecnologia utilizada era bastante comum no mercado mundial...; que a
tecnologia descrita pela Autora uma das mais comuns do mercado internacional
nesse tipo de aplicao...; que dita tecnologia objeto da norma alem VDI 3643 e
de variada literatura tcnica, como o ANURIO IMAN DE LOGSTICA
1998/1999...; que a revista Prxis Report, em reportagem de 1993, indicava uma
lista de 17 empresas que j produziam esse tipo de equipamento
(Elektrohngebahnen, nome em alemo do aludido EOM)....

15. Que os conhecimentos tcnicos envolvidos so evidentes para qualquer profissional


do ramo, sustentado que est por norma internacional e pela vasta utilizao no
mercado por empresas concorrentes... e que, portanto, nenhum segredo tecnolgico
da Autora foi divulgado pelo Ru Luiz...

16. Do laudo elaborado pelo perito nomeado RYSZARD MAJEWSKI, Prof. Titular de
Instalaes Industriais da FEI (fls. 446 e segs. da medida cautelar), merecem
destaque as seguintes afirmaes:

H vrias empresas nacionais e estrangeiras que


executam a instalao de monovias eletrificadas com
tecnologias parecidas (fls. 447);

Perguntado se mediante uma comparao com a tecnologia E.O.M. fornecida pela


Autora na instalao paradigma da fbrica da FORD DO BRASIL em Taboo da
Serra, possvel afirmar que trata-se da mesma tecnologia encontrada nas
instalaes da MERCEDES BENZ, respondeu o perito:

No. Para afirmar a mesma tecnologia das duas


instalaes, inicialmente necessitamos definir e
constatar o mesmo material utilizado na construo
das instalaes, mesma geometria dos elementos,
mesma funo, mesma operao, mesma automao
das instalaes, mesmo traado, mesmas condies
fsicas etc. (fls. 448).

Finalmente:

O perito leva em considerao que no somente a


empresa GKW possui essa tecnicidade de execuo de
monovia eletrificada. H meia dzia de empresas no
ramo atuantes no Brasil, mas tambm considera que
todas no divulgam e no ensinam a estranhos as
suas metodologias de produo. (fls. 454).

17. O mesmo perito, de nomeao do Juzo, respondeu, a fls. 534 e segs., aos quesitos das
Requeridas, merecendo destaque as respostas aos seguintes quesitos:

2. H quanto tempo esto disponveis no mercado a tecnologia


necessria para o desenvolvimento de Transportadoras
Areas Eletrificadas?...

Resp. H mais de vinte anos...


3. O conceito utilizado para o controle de velocidade do
equipamento da Lauft na linha da MERCEDES o mesmo
utilizado pelo equipamento da Autora na FORD Taboo,
especificamente na linha de montagem de portas?

Resp. No. So instalaes diferentes... (fls. 537).

1. No existe e no h empresa detentor da patente para


execuo da monovia eletrificada. (fls. 538).

4. Os elementos de composio da instalao da monovia


eletrificada da Requerida e da Requerente so diferentes
visando suas funes especficas de cada instalao conforme
solicitado pelo cliente. (fls. 539).

18. Encerrada a medida cautelar preparatria, ingressou a Autora com a ao principal,


que denominou de

AO PELO RITO ORIGINRIO DE ABSTENO DE


USO DE TECNOLOGIA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAO POR PERDAS E DANOS.

19. Um dos fundamentos relevantes para a Autora nessa ao assim formulado:

31. A violao perpetrada pelo primeiro Ru, Sr. Luiz Alberto


Utikava e pela sua empresa, R Lauft, corresponde
utilizao dos conhecimentos adquiridos to somente em
virtude da atividade que desenvolvia enquanto empregado
da Autora, para a prtica de concorrncia desleal atravs da
constituio de empresa atuante no mesmo segmento da
Autora.

20. Finalmente, por despacho de 10 de setembro de 2001, o Mm. Juzo da 10 Vara Cvel
de So Bernardo do Campo concedeu liminar para que os Rus

ABSTENHAM-SE DE UTILIZAR A TECNOLOGIA


BSICA NO TRANSPORTE DE CARGAS,
PRINCIPALMENTE EM LINHAS DE MONTAGEM DE
AUTOMVEIS, CHAMADA ELECTRIC

OVERHEAD MONORAIL OU MONOVIA AREA


ELETRIFICADA, sob pena de pagamento de multa
diria que fixa em R$ 10.000,00 por dia de atraso.

21. Esses os fatos que motivaram a presente consulta, sobre os quais passo a me
pronunciar.
PARECER

II. A LIBERDADE DE CONCORRNCIA

Ningum melhor que o ilustre constitucionalista MANOEL


GONALVES FERREIRA FILHO para ilustrar esta parte
do parecer acerca da liberdade de concorrncia consagrada
na Carta Magna de 1988. Tomo, assim, a liberdade de
transcrever sua erudita manifestao a respeito (in parecer
ainda no publicado):

Ao contrrio do que parece a quem desprevenidamente perpassa os


olhos pela inicial, no est nos autos em discusso uma mera questo
de direito privado, comercial, a envolver a concorrncia entre dois
grupos de empresas. Indo mais fundo na controvrsia, verifica-se que
est em jogo no processo a interpretao do prprio sistema
econmico que traa a Constituio vigente.

A economia de mercado e a livre concorrncia.

sabido que a Carta de 1988 consagra a economia social de


mercado. Segue nisto os passos de outras, como a Constituio
Espanhola de 1978 que explcita na caracterizao (art. 37).

Ou mais longinquamente a Constituio Alem de 1949 que


consagrou o modelo.

Na verdade, a Constituio vigente difere, na inspirao, das


anteriores, seja a de 1946, seja a de 1967 (com a Emenda n 1/69),
porque enfatiza o elemento liberal, enquanto estas sublinhavam o
intervencionismo. Basta lembrar para demonstr-lo que a Lei Magna
em vigor, por um lado, aponta como princpio da Ordem Econmica a
livre concorrncia, o que nenhuma outra havia feito entre ns; por
outro, no menciona o intervencionismo, no tendo no seu texto regra
equivalente ao art. 148 da Carta de 1946.

V. sobre todo este assunto meu livro Direito Constitucional Econmico, Saraiva, So Paulo, 1990,
particularmente p. 3 a 16.
Cf. MULLER-GROELING, Hubertus, La Economia Social de Mercado en Alemania, Corporacin de
Estudios Liberales, Santiago do Chile, 1989.

Est a, sem dvida, um reflexo do to falado neoliberalismo.

Como economia de mercado explicite-se baseia-se na liberdade,


tanto na liberdade de iniciativa, quanto na liberdade de concorrncia,
h pouco mencionada.
Basta para demonstr-lo apontar que a livre iniciativa um dos
fundamentos da Repblica, segundo enuncia expressamente o art. 1,
IV da Lei Maior. , alm disso enfatiza o caput do art. 170 uma
das bases da Ordem Econmica. E mais pela primeira vez na
histria constitucional ptria, a livre concorrncia apontada como
um dos princpios reitores da mencionada Ordem Econmica (art.
170, IV).

Claro est que no se exclui a atuao do Estado como agente


normativo e regulador da atividade econmica, com as funes de
fiscalizao, incentivo e planejamento, de acordo com o caput do art.
174.

Numa economia de mercado insista-se no bvio a concorrncia


entre empresas instrumento fundamental. Desta livre concorrncia
o mais livre que possa ser ela espera-se o desenvolvimento das
foras produtivas e conseqentemente a prosperidade geral.

A defesa da concorrncia assim essencial para esse tipo de


economia. Bem se v isto do comando contido no art. 173, 4 da
Constituio:

A lei reprimir o abuso do poder econmico que vise


dominao dos mercados, eliminao da concorrncia
e ao aumento arbitrrio dos lucros.

Decorre da nfase na livre concorrncia a invalidade de normas, e


mesmo de acordos entre empresas, que visem s reservas de
mercado. Ou seja, a inconstitucionalidade das normas contrrias
concorrncia as quais, se anterior a regra nova Carta, importa em
revogao, ou, se posterior, a nulidade absoluta das mesmas.

Mesmo no campo da liberdade contratual, essa nfase leva


necessariamente a uma interpretao restritiva de toda clusula de
restrio, se explcita. Sim, porque no se pode conceb-la, sequer,
como implcita, pois contrria ao esprito do sistema jurdico nacional,
defluente da Lei Magna de 1988.

A disciplina da concorrncia

Atendendo ao mandamento do art. 173, 4 da Constituio, est em


vigor a Lei n 8.884, de 11 de junho de 1994. Desta Lei decorre a
disciplina da concorrncia no Pas; ela, e nenhuma outra, que hoje
regula a concorrncia, estabelecendo o limite entre o que lcito ou
ilcito, legal ou ilegal, permitido ou proibido, porque abusivo ou
desleal, nessa matria.

Vale destacar que esta Lei configura como infrao de ordem


econmica, independentemente de culpa, limitar, falsear ou de
qualquer forma prejudicar a livre concorrncia ou a livre iniciativa
(art. 20, I).

Mais explicitamente, no art. 21, considera infrao da ordem


econmica, tambm:

V - criar dificuldades constituio, ao


funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa
concorrente ou de fornecedor, adquirente ou
financiador de bens ou servios; (sublinhei)

Note-se bem o que est nesse texto. Como a "livre iniciativa" e a


"livre concorrncia" so peas fundamentais do sistema econmico
que prefere a Constituio, infrao criar simples dificuldades para a
constituio e o funcionamento de empresa que venha a competir no
mercado.

Registre-se, por outro lado, a nfase no mercado - ou seja, ao plano


"macro" da concorrncia que sobreleva ao plano "micro da disputa de
clientela. Como est no art. 20, 1 da Lei:

"A conquista de mercado resultante de processo natural


fundado na maior eficincia de agente econmico em
relao a seus competidores no caracteriza o ilcito
previsto no inciso II" ("dominar mercado relevante de
bens e servios").

Com efeito, numa economia moderna, a competio se trava entre


empresas e dela resulta o bem geral, se for ela vencida pela mais
eficiente, capaz de produzir mais e melhor, a preos que mais
favoream o consumidor.

a esta competio evidentemente que se referem as normas da Lei n


8.884/94.

III. TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA E SEGREDO INDUSTRIAL

Sobre esse tema, j escrevi artigo publicado na Revista de Direito Mercantil n 26, de
1977, pp. 87/97, sob o ttulo CONTRATOS DE TRANSFERNCIA DE
TECNOLOGIA, do qual transcrevo o seguinte trecho:
O objeto principal de um contrato de transferncia de tecnologia a transmisso, de
uma contratante a outra, de conhecimentos secretos ou de difcil acesso relativos a um
produto ou processo industrial.

A proteo ao segredo industrial est prevista em nosso direito


positivo no n. XI do art. 178 do Decreto-lei 7.903, de 27.8.1945, que
capitula como crime de concorrncia desleal a divulgao ou
explorao no autorizadas de um segredo de fbrica. Se bem que
referido dispositivo se dirija especificamente quele que teve
conhecimento do segredo quando a servio de seu detentor, ou seja, o
empregado ou prestador de servios, verifica-se que o legislador
reconhece ao detentor de um segredo industrial o direito de mant-
lo secreto, ao

1. A Comisso Especial para a Proteo Internacional da Propriedade Industrial da


Cmara de Comrcio Internacional de Paris (Doc. 45O/195, de 9.1.1961) adotou a
seguinte definio de know how: "Connaissance et exprience tchniques ou
accumulation des connaissances et expriences tchniques caractre secret,
ncessaires pour ralizer ou mettre en pratique certaines tchniques qui
individuellement ou en association, servent des buts industriels (cf. Demin, Le
contrat de know how, p. 13).

2. V., a respeito, os comentrios de Joo da Gama Cerqueira, em seu Tratado da


propriedade industrial, relativos ao referido artigo, onde o autor entende que s
ocorre o crime quando realizado pelo empregado e durante a vigncia do contrato
de trabalho, no sendo punvel a revelao do segredo industrial por um ex-
empregado, ou seja, aps rescindido o contrato de trabalho.

menos em relao queles que, tendo conhecimento do produto ou


processo, por lhes ter sido confiado ou em razo do servio,
vierem a divulg-lo ou explor-lo sem autorizao.

O inciso seguinte do mesmo artigo pune, tambm, aquele que, em


circunstncias similares, divulga ou se utiliza de segredo de
negcio.

A tais crimes corresponde ao pblica mediante representao, o que


bem demonstra sua importncia, pois para quase todos os demais
crimes de concorrncia desleal e em matria de propriedade industrial
somente se procede mediante queixa (art. 181 do Decreto-lei 7.903, de
1945).4

Segredo industrial

Pode-se definir como segredo o conhecimento que algum possui com


exclusividade. Em sentido negativo, o segredo significa a
impossibilidade de conhecimento por outras pessoas que no aquele
que o detm.
3. Celso Delmanto, em seu Crimes de concorrncia desleal, entende de forma diversa do mestre
Gama Gerqueira: p. 227, comenta "fala a lei em segredo de que teve conhecimento em razo do
servio", e no de que tem conhecimento, abrangendo, a nosso ver, o servio anterior, aquele que o
agente no mais exerce por hav-lo deixado".

4. Pode-se entender a importncia que tem o segredo industrial como objeto das normas de represso
concorrncia desleal por ser ele um dos principais elementos da atividade organizadora do empresrio. V., a
respeito, o artigo que publiquei no n. 138 dos Arquivos do Ministrio da Justia, sob o titulo 'Concorrncia
desleal e propriedade imaterial", p. 143, onde conclua que o aviamento, bem protegido de concorrncia
desleal, era decorrncia da atividade organizadora do empresrio. Assim, a violao do segredo industrial por
parte "di concorrenti che, con mezzi contrari alla verit, allonest od alla morale cos com abuso del diritto
prprio, tentano diminuirne lavviamento e extornarne la clientela (cf. Umberto Pippa, Nozione di diritto
industriale), ser sempre ato de concorrncia desleal.

Importam, aqui, os segredos relativos gesto de uma empresa ou


estabelecimento industrial, que podem ser designados por segredos
empresariais. Segredos empresariais so aqueles que se relacionam
com a organizao da empresa e importam na sua luta competitiva.5

Tais segredos empresariais podem-se referir a diferentes setores do


estabelecimento, como o setor tcnico-industrial, o setor comercial ou
outros. Os segredos relativos ao setor comercial como listas de
clientes, fornecedores, sistema de clculos de preos, etc., ou outros
relativos prpria gesto da empresa, como sua situao financeira,
o projeto de um novo contrato, um balano ainda no publicado,
constituem os chamados segredos de negcio. Os segredos que
correspondem ao setor tcnico-industrial de uma empresa so,
propriamente, os segredos industriais ou de fbrica.6

Pode-se, assim, definir o segredo industrial como o conhecimento


sobre idias, meios de fabricao ou produtos que o empresrio
deseja manter ocultos por seu valor competitivo. Ressaltam aqui os
caractersticos essenciais do segredo, ou seja, seu carter oculto,
voluntrio e vantajoso. Incluem-se, alm dos processos de fabricao
e produtos, as prprias idias, como os descobrimentos cientficos,
que, ocorrendo no seio da empresa, podem ter uma aplicao prtica
potencial de alto valor competitivo.

5. V. Gomez Segade, El secreto industrial, pp. 51-57.

6. Pelletier, em seu Droit industrial, destaca que: "le procd doit, em outre, pour tre protg, tre
exploit secrtement dans une fabrique: la loi le dit formellement. Il rsult de l quon ne devrait ps
considrer comme secret de fabrique, dans le sens de lart. 418, um procd de laboratoire, ni mme
un procd de contrle financier ou administratif employ dans les bureaux annexs.a la fabrique"
(n 1.047, p. 316).

Natureza jurdica do segredo Industrial

Os diversos autores que versam sobre os direitos de autor e de


propriedade industrial podem ser divididos, grosso modo, em duas
correntes: os que consideram esses direitos como espcie dos direitos
de personalidade e os que os consideram bens imateriais.7

Os direitos de personalidade, se bem que expliquem certas facetas


desse gnero de direitos, no se adaptam a outras circunstncias,
porque no explicam a possibilidade de cesso das obras, certas
derrogaes no interesse da coletividade, nem so aplicveis s
pessoas jurdicas. Por isso mesmo, a corrente dominante no sentido
de se considerarem as obras intelectuais e os sinais distintivos como
bens imateriais, objeto de direitos e de negcios jurdicos.8

7. Celso Delmanto explica: "o segredo de fabricao um bem incorpreo que nasce
pela descoberta, tem sua tradio pela comunicao e se extingue pela divulgao (ob.
cit., p. 212).

8. Em meu trabalho "Concorrncia desleal e propriedade imaterial", j referido,


comentava: "no pois o carter pessoal que caracteriza as obras de arte. O fato de
serem criaes do esprito, postas pela primeira vez no mundo, une as obras de
criao artstica e Industrial. O que as distingue que as invenes industriais visam
a produzir um efeito sobre o mundo fsico e as artsticas um efeito sobre o mundo
espiritual, mesmo quando utilizam para esse fim elementos materiais como suporte
ou transporte. A sua natureza a mesma, so bens imateriais, seu fundamento o
mesmo como direito aos frutos do trabalho livre, sua origem a mesma, a criao
humana. Quando essa obra contm parte da personalidade do autor, espelhando-a
como um retrato ou fotografia, h que se respeitar tambm os direitos morais do
autor que se acrescem obra, mas no se trata ento da proteo da obra
propriamente dita, mas da proteo de outra espcie de direitos que, nessa
circunstncia, aderem obra, da mesma forma que a aposio de um retrato de
Fidel Castro a um avio no caso de direito aeronutico" (Arquivos cit., 183/182).

Os bens imateriais podem ser divididos em exclusivos, como so as


marcas, as patentes, o nome comercial, e no exclusivos ou de
exclusividade imperfeita. Isso porque nem todos os bens imateriais
gozam de exclusividade. o caso do segredo industrial, do
aviamento, ou da forma distintiva dos produtos industriais. Estes no
so direitos exclusivos; protegem-se pelas normas contra a
concorrncia desleal. Por isso se diz que so dotados de
exclusividade imperfeita. J para os bens imateriais exclusivos, as
normas de represso concorrncia desleal constituem apenas uma
proteo complementar.9

Objeto do segredo industrial

Como se depreende da noo de segredo industrial, seu objeto um


produto ou processo industrial no divulgado e de valor competitivo,
ou. seja, uma inveno. Mas uma inveno no patenteada. No
importa se patentevel ou no patentevel, pois esse um critrio que
decorre de poltica legislativa.10 O que importa que constitua uma
inveno que o empresrio, por impedimento legal ou por sua prpria
convenincia, decidiu manter em sigilo.

9. Gama Cerqueira, na "Introduo" de seu Tratado da propriedade industrial, comenta que


todo o edifcio da propriedade industrial e da propriedade literria, cientfica e artstica
repousa no princpio tico da represso da concorrncia desleal, que constitui o fundamento
e a razo de suas leis.

10. A opo entre patente ou segredo j era conhecida entre ns desde o tempo do
Imprio, pela Lei de 25.8.1530, cujo art. 8 declarava que se o Governo comprasse o
segredo da inveno ou descoberta o faria publicar, e que, no caso em que apenas
concedesse a patente, o segredo perduraria at a expirao do prazo do privilgio,
quando o inventor seria obrigado a publicar o segredo. Comentando tal disposio,
escrevia eu (Tecnologia Importao e exportao, p. 47): v-se que a proteo
concedida pelo Estado decorre do excepcional interesse em fazer o inventor "contar
o segredo, a ponto de estabelecer a alternativa entre comprar o segredo ou
conceder a patente (art. 6) e de no questionar sobre a autoria no caso de
publicao ou divulgao da inveno (art. 10), caso em que, cessando o interesse
do Estado, o direito do inventor no reconhecido, como alis procedem quase
todos os legisladores atuais".

Ao lado das invenes no patenteadas, podem constituir objeto de um segredo


industrial, como j referido, as descobertas cientificas.

Modelos ou desenhos industriais, cujo lanamento mantido no mais


rigoroso sigilo, como comum com novas linhas de veculos e artigos
de moda, podem constituir segredos industriais, embora certos autores
entendam que nesse caso se trate, mais propriamente, de segredo de
negocio.11

Importante objeto de segredo industrial podem ser certas prticas


manuais (tours de main), que, muito simples, na verdade, para
justificarem a concesso de uma patente, a nica maneira de o
empresrio as reservar para si atravs do segredo. Por outro
lado, mesmo que fossem patenteadas, a fiscalizao da
contrafao seria praticamente impossvel. Dessa forma, a
convenincia do empresrio de mant-las secretas.

Podem se incluir, finalmente, os resultados de pesquisas e projetos


de organizao do trabalho na empresa, que, nos pases
socialistas, encontram proteo especfica sob o ttulo de
propostas de inovao ou de racionalizao.

11. Celso Delmanto (ob.. cit., p. 221) de opinio que "os estilos de vesturios
criados para temporada no podero ser considerados como sigilo de fbrica. Mas
sua revelao a concorrentes, quando ainda confidenciais (no vendidos), pode, em
tese, tipificar quebra de segredo de negcio style ou design piracy.

O "know how"

Estabelecida a abrangncia da noo de segredo industrial, devemos,


a seguir, considerar o conceito do chamado know how, ou seja, qual a
prestao de um contrato de know how.12

certo que o know how reconhecido hoje como uma das


modalidades de propriedade industrial (como , desde 1967, o
certificado de autoria de inveno, criao socialista, recm-
introduzida na nova Lei de Patentes do Mxico). sabido que o
know how acompanha geralmente as cesses ou licenas de
patentes. , tambm, um conhecimento e, portanto, um bem
intangvel. Pode-se, pois, definir o know how como um conjunto
de regras, procedimentos e prticas que permitem a rpida e
vantajosa explorao de uma inveno. Existe, porm, ao lado
deste know how complementar ou acessrio, um know how
autnomo, objeto em si mesmo de um negcio jurdico.

Como o segredo, o know how pode ter por objeto


conhecimentos tcnicos ou conhecimentos comerciais (know
how comercial).

12. Cf. Paul Demin (ob. cit., p. 19): La question qul se pose alors tout naturellement
est de savoir si le contrat de know how constitue un contrat d'entreprise
douvrage comme le prtend N. D. Ashley ou si, au contraire, il s'agit d'une
convention analogue a un contrat de licence de brevet (location d'un bien mobilier).

Questo relevante saber-se se o know how tem por objeto apenas


conhecimentos secretos. Parece que a resposta deve ser positiva, visto
que sem o segredo, o know how perde o seu valor competitivo.13 A
ttulo de exemplo, o know how no secreto no pode consistir em
entrada na formao do capital de uma sociedade por aes, por ser
apenas um servio.

Contrato de "know how"

preciso distinguir entre contratos de cesso de know how e


contratos de licena de know how se bem que esta ltima
modalidade seja expressamente vedada no Ato Normativo 15/75,
que regula os contratos de transferncia de tecnologia no Brasil.
Via de regra, quando se fala simplesmente em contrato de know how,
estamos em face de um contrato de licena, e no de cesso.14 A
licena impe o compromisso do licenciador de no exercitar, durante
o prazo do contrato, contra o licenciado, um ius prohibendi, direito
esse que decorre das normas de represso concorrncia desleal.

13. Cf., ainda, Paul Demin, (ob. cit., p. 17) "Le contrat de know how est une convention par laquelle une
personne, phisique ou morale s'oblige faire jouir le concotractante des droits qu'elIe possde sur certaines
formules et procds secrets pendent un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci soblige lui
payer.

14. Ainda, cf. Paul Demin, (ob. cit., pp. 22-23): "D'une faon rudimentaire, la diffrence entre le contrat
de know how et le contrat de cession de know how est la mme qu'entre la location et la vente".

Ao lado dos contratos de know how propriamente ditos, que


supem a licena ou cesso de conhecimentos secretos,
encontramos, ainda, os contratos de assistncia tcnica e de
engineering.

Os contratos de assistncia tcnica tm por objeto dados, informes


e experincias tcnicas no secretas, mas cujo conhecimento
exigiria um esforo ou custo considerveis por parte do
empresrio. No constituem, assim, bens imateriais, mas um
servio prestado por uma das contratantes em benefcio da outra
contratante (no este o sentido da expresso assistncia tcnica
no Ato Normativo 15/75, onde est empregada no sentido de
treinamento de pessoal). importante essa diferenciao, pois no
contrato de know how o licenciado poder denunci-lo se verificar
que os conhecimentos transmitidos no eram realmente secretos.

No que se refere ao contrato de engineering, h que considerar o


consulting engineering e o commercial engineering. O primeiro
compreende estudos de carter tcnico-econmico para a
realizao de um projeto industrial (ou para a reorganizao,
modernizao ou ampliao de uma empresa, investigao de
mercado, etc.). J o commercial engineering compreende, alm da
fase de estudo, uma fase de execuo, ou seja, construir e entregar
uma instalao industrial em funcionamento (os chamados
contratos de turn kee).

O contrato de engineering se diferencia dos contratos de know


how e assistncia tcnica porque, nestes, a empresa que transmite
os conhecimentos no se obriga a p-los em prtica. Alm disso, o
contrato de engineering adquire contornos de empreitada,
responsabilizando-se a empresa de engenharia e consultoria pelos
resultados esperados do projeto ou da instalao. Por outro lado,
a fornecedora de engineering no , necessariamente, a titular dos
conhecimentos objeto do contrato. Pode atuar como mandatria
do titular dos conhecimentos.15

Por todo o exposto, pode-se concluir que know how e segredo


industrial so sinnimos. Assim, o know how no compreende
conhecimentos comerciais nem conhecimentos no secretos,
designados estes, mais corretamente, por assistncia tcnica.

Patente e segredo industrial

Resta confrontar os segredos industriais e as patentes, idias em si


conflitantes, porque os conhecimentos tcnicos objeto de uma
patente tornam-se de conhecimento pblico atravs de sua
publicidade (da a origem da designao patente).

15. Cf. Gomez Segade (ob. cit., pp 157-158): "El que contrata con una empresa de engineering
encomienda a sta la tarea de conseguir los datos, informes, maquinas, licencias de patentes, etc.,
que sean necessarios para llevar a cabo la obra encomendada. Por esto, en ocasiones, las empresas
de engineering tendrn que gestionar la licencia de patente para su cliente o bien conseguir una
licencia o cesion de know how.

Basicamente, a patente um monoplio legal (a reproduo do


produto ou do processo no deve ocorrer, porque tal no permitido);
o segredo industrial um monoplio de fato (a reproduo no pode
ocorrer, porque o produto ou o processo so desconhecidos).

Ao passo que o titular de uma patente possui um direito exclusivo


sobre a inveno, o titular do segredo no se pode opor ao uso do
segredo por parte de um terceiro que tenha adquirido o conhecimento
por meios lcitos.

Considerando a possibilidade de conflito entre o direito de pr-uso


do titular de um segredo e o direito de um terceiro que venha a
obter uma patente para a mesma inveno, a legislao de alguns
pases impede que o titular da patente exera a sua exclusividade
contra aquele que explorava a inveno em segredo antes do
pedido de patente.16 A lei brasileira desconhece essa
possibilidade.
16
. Gmez Segrade, ob. cit., p. 270: ...em muchos ordenamientos se regula expressamente el
llamado derecho de preuso de la invencin, que permite al possedor de la invencin explotada
en secreto seguir utilizndola aunque un tercero haya obtenido una patente para la misma. As
sucede en la legislacin alemana, en la suiza y la francesa.

IV. EM RESUMO

A. Do acima exposto, tomam-se em considerao os seguintes fatos:

a) que a tecnologia em questo foi desenvolvida h cerca


de 15 anos na Europa, tendo sido a FREDENHAGEN
GmbH uma das empresas pioneiras na pesquisa desse
produto;

b) que a Autora pretende ser proprietria dessa


tecnologia;

c) que o contrato de licena exclusiva dessa tecnologia


foi firmado no dia 15 de dezembro de 1997 (!);

d) que essa tecnologia est disponvel no mercado desde a


dcada de 70;

e) que vrias so as empresas que oferecem produtos


similares;

f) que essa tecnologia est divulgada em revistas tcnicas e


objeto da norma alem VDI 3643, tecnologia essa
conhecida na Alemanha sob a designao de
ELEKTROHNGEBAHNEN;

g) que no h segredo industrial envolvido com essa


tecnologia;

h) que h vrias empresas nacionais e estrangeiras que


executam a instalao de monovias eletrificadas com
tecnologias parecidas (laudo fls. 447);

i) que a tecnologia fornecida pela Autora FORD em


Taboo da Serra diferente da encontrada nas
instalaes da MERCEDES BENZ (laudo fls. 448);
j) que no somente a GKW possui essa tecnicidade de
execuo de monovia eletrificada (laudo fls. 454 e
537);

k) que esse tipo de tecnologia est disponvel no mercado


h mais de vinte anos (laudo fls. 537);

l) que a ao principal promovida pela Autora de


ABSTENO DE USO DE TECNOLOGIA...;

m) que a Autora pretende que a R pratica concorrncia


desleal atravs da constituio de empresa atuante no
mesmo segmento da Autora, valendo-se de
conhecimentos adquiridos em virtude da atividade que
desenvolvia enquanto seu empregado;

n) que a liminar concedida determina que os Rus


ABSTENHAM-SE DE UTILIZAR A TECNOLOGIA
BSICA NO TRANSPORTE DE CARGAS....

B. Toma-se em considerao, ainda, a seguinte matria de direito:

a) a inconstitucionalidade das normas contrrias


concorrncia e a invalidade dos acordos que visem
reserva de mercado;

b) a ilicitude consistente em criar dificuldades


constituio, ao funcionamento ou ao desenvolvimento
de empresa concorrente (art. 21, V, da Lei n 8.884, de
1994);

c) a conquista de mercado resultante de processo natural


fundado na maior eficincia de agente econmico em
relao a seus competidores no caracteriza (o) ilcito
(art. 20, 1, da mesma Lei);

d) a chamada transferncia de tecnologia pode ter por


objeto conhecimentos secretos ou no secretos (mas de
difcil acesso);
e) segredo industrial o conhecimento que algum possui
com exclusividade, ou seja, em carter oculto;

f) os contratos de assistncia tcnica (espcie do gnero


transferncia de tecnologia) tm por objeto dados,
informes e experincias tcnicas no secretas, mas cujo
conhecimento exigiria um esforo ou custo considerveis
por parte do empresrio.

V. EM CONCLUSO

Pode-se concluir, assim, que:

1. A tecnologia em questo no objeto de segredo


industrial, embora de difcil acesso;

2. incabvel a pretenso da Autora de ABSTENO


DE USO DE TECNOLOGIA no secreta;

3. A liminar concedida contra os Rus, determinando


que se abstenham de atuar no segmento de
TECNOLOGIA BSICA NO TRANSPORTE DE
CARGAS... fere os princpios da Ordem Econmica
albergados pela Carta Magna;

4. Tal determinao somente teria fundamento se a


tecnologia em questo fosse objeto de patente ou de
segredo industrial, o que no o caso.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 5 de novembro de 2001.

NEWTON SILVEIRA
Patente sobre Urnas Eletrnicas para Votao
11/01/2002

CONCORRNCIA PBLICA E CONSEQENTE CESSO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

DOS FATOS

Atravs da concorrncia pblica n 02/95, foi aberta licitao para o primeiro fornecimento ao
Tribunal Superior Eleitoral de urnas eletrnicas para votao.

Na letra g, item 15.1 do Edital da citada concorrncia, constava a seguinte obrigao da


vencedora da concorrncia:

ceder ao Tribunal Superior Eleitoral, em carter definitivo, todos os direitos


patrimoniais de autoria, seja de propriedade material ou imaterial dos CEVs,
impressoras e urnas, que decorram da utilizao direta ou indireta, pela Justia
Eleitoral, em qualquer parte do Territrio Brasileiro, dos equipamentos,
programas e resultados produzidos em conseqncia desta licitao, entendendo-
se por resultados quaisquer estudos, relatrios, descries tcnicas, prottipos,
dados, esquemas, plantas, desenhos, fluxogramas, listagens de programas de
computadores (fonte ou executvel), documentao didtica e outros especificados
no Anexo I.

Destaque-se que o pr-edital foi publicado aos 10/10/95, o edital propriamente dito aos
03/12/95 e a abertura das propostas foi realizada aos 08/02/96, tendo vencido a concorrncia a
empresa UNISYS BRASIL LTDA.

A UNISYS, vencedora da concorrncia, delegou ao Sr. Carlos Csar Moretzsohn Rocha a


construo da urna eletrnica a ser apresentada concorrncia, o qual, por contrato datado de
22/03/96, cedeu UNISYS os direitos de comercializar, com exclusividade, conforme o
EDITAL cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento, incluindo o disposto no item
15.g do EDITAL, mas no limitado a ele.

Destaque-se, ainda, que, atravs de referido contrato de cesso, o Sr. Carlos Csar Moretzsohn Rocha recebeu substancial pagamento, bem
como adiantamento de US$ 200,000.00 (duzentos mil dlares) (clusula 6.2 do contrato de cesso).

Ato contnuo, a UNISYS firmou com o Tribunal Superior Eleitoral CONTRATO DE AQUISIO DE COLETORES ELETRNICOS DE
VOTO, datado de 27/03/96.

Na clusula 4, letra h de referido contrato, constou a obrigao, por parte da UNISYS, de


ceder ao Tribunal Superior Eleitoral, em carter definitivo, todos os direitos patrimoniais
de autoria, seja de propriedade material ou imaterial, dos CEVs, impressoras e urnas....

Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral tomou conhecimento de que o referido Sr.


Carlos Csar Moretzsohn Rocha requerera, em seu prprio nome, patente de inveno para
EQUIPAMENTO PARA VOTAO ELETRNICA, perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, pedido de patente esse que tomou o n PI 9601961-1 A, depositado
aos 17/07/96.
O referido pedido de patente foi publicado oficialmente aos 29/09/98 e indeferido pelo INPI
conforme publicao de 04/09/2001, tendo o depositante apresentado recurso contra tal
indeferimento aos 05/11/2001.

DA CONSULTA

Isso posto, consulta-nos o Tribunal Superior Eleitoral, atravs da pessoa de seu servidor Dr.
Josival Barreto, acerca da propriedade intelectual das urnas eletrnicas resultantes da
concorrncia pblica n 02/95.

O parecer que se segue cuidar exclusivamente da propriedade intelectual das mencionadas


urnas eletrnicas ou CEVs, desconsiderando a eventual ausncia de novidade do pedido de
patente formulado aos 17/07/96, o qual foi indeferido pelo INPI aos 04/09/2001 por suposta
ausncia de novidade do pedido.

PARECER

Tradicionalmente, a propriedade intelectual constitui-se em duas vertentes. Uma,


relativa aos direitos autorais sobre obras literrias, artsticas e cientficas. Outra,
relativa s invenes, modelos de utilidade e desenhos industriais, objeto da Lei de
Propriedade Industrial.

Muito embora as urnas eletrnicas ou CEVs, por sua utilidade e aplicao industrial, se
insiram no campo da propriedade industrial, convm, antes de mais nada, fazer-se uma
incurso sobre o tema dos direitos autorais, os quais, de certa forma, podem ser considerados
regras gerais da propriedade intelectual, da mesma forma que o Cdigo Civil tambm se
aplica ao Direito Comercial quanto a certas normas que podem ser consideradas normas
gerais de direito privado.

A QUESTO VISTA SOB O NGULO DO DIREITO DE AUTOR

O saudoso autoralista Carlos Alberto Bittar, em sua dissertao de Mestrado apresentada


Faculdade de Direito da Universidade de So Paulo a 19/11/75, tratou do tema do Direito de
autor na obra feita sob encomenda, editada pela Editora Revista dos Tribunais em 1977. Esse
trabalho foi resumido pelo prprio autor na Enciclopdia Saraiva do Direito, sob o verbete
CONTRATO DE ENCOMENDA DE OBRA INTELECTUAL.

No item 4.1 de referido texto, destaca o autor: prevalece hoje a orientao geral de que o
encomendante adquire, a ttulo derivado, direitos patrimoniais relativos utilizao da obra
na forma especfica avenada, permanecendo na esfera do autor os direitos morais....

Clvis Bevilqua, em seu Cdigo Civil comentado, 6 edio, Ed. Freitas Bastos, v. 5, p. 78,
comentando a disposio do art. 1347, informa que o texto veio do art. 1569 do Projeto,
classificando a encomenda como uma das formas do contrato de edio, acentuando que a
obra feita segundo o plano do editor e existindo, in casu, locao de servios, reservados ao
autor a sua remunerao e o direito autoral sobre a sua produo.

Carvalho Santos (Cdigo Civil Brasileiro interpretado, 2 edio, Rio de Janeiro, Ed. Freitas
Bastos, 1938, v. 18, p. 429), tambm aproxima esse contrato da locao de servios,
assemelhando a edio compra e venda.
Slvio Rodrigues (Direito Civil Dos contratos e das declaraes unilaterais de vontade, 3
edio, So Paulo, Max Limonad, p. 342) considera a encomenda, em face do CC, uma das
modalidades previstas para a edio, mas assinala que o contrato de encomenda daquele
difere pela iniciativa e pelos efeitos: na edio, a obra apresentada pronta ao editor,
enquanto na encomenda a iniciativa deste, que contrata o autor para a realizao da obra.

Fazendo meno ao texto j revogado do art. 36 da Lei n. 5988 de 1973, escreve Bittar no
item 6.1 de seu texto sob exame: Sugere esse artigo que existem trs formas de encomenda:
a funcional, a de prestao de servios e a decorrente de relao de emprego. Mas, em
verdade, h tambm a encomenda pura e simples, ligada a contrato especfico de encomenda,
como a prpria lei admite.

A diferenciar a encomenda pura e simples das outras figuras, Bittar assinala alguns caractersticos daquela:

a) a iniciativa pertence sempre ao encomendante;


................................................................................
c) na consecuo da obra, pode existir plena liberdade do autor ou ingerncia do
comitente;
d) da: encomendante apenas sugere a obra ... ou, ento, nele trabalha ou
colabora, no se limitando simples solicitao ou indicao;
e) a remunerao elemento necessrio encomenda em geral.

Ainda a respeito do tema, o tambm saudoso autor Eduardo Vieira Manso (in Contratos de
Direito Autoral, Ed. Revista dos Tribunais, So Paulo, 1989, pp. 65 e segs.) escreveu o
captulo intitulado Direitos autorais decorrentes da obra intelectual encomendada, captulo
esse que j havia sido anteriormente publicado, sob a forma de ensaio, pela Revista Arquivos
do Ministrio da Justia, n 136, edio de dezembro de 1975, pp. 44 a 75. Desse memorvel
texto, destacamos alguns trechos que muito bem se aplicam questo sob exame.

Assim que, logo pgina 66, diz o autor: o Direito Autoral ... tambm se curva s
exigncias da coletividade, tal como o prprio direito propriedade e at mesmo os mais
irrecusveis direitos de personalidade.

Mais adiante, pgina 74, acrescenta: Quando a obra intelectual no realizada pela
iniciativa de seu autor, fala-se de obra encomendada (oeuvre de commande, opera per
commissione, etc.). Ao autor se pede a criao de uma obra segundo um tema dado, um fato
apontado, um argumento a ser desenvolvido, uma histria a ser contada, um motivo a ser
elaborado etc.

Criticando o texto acima mencionado de Clvis Bevilqua, que acaba confundindo o contrato
de edio com a obra feita por encomenda, Vieira Manso assim se manifesta:

Nos contratos de encomenda, no entanto, em que o encomendante se obriga a


utilizar economicamente a obra encomendada, no h um contrato preliminar
(pactum de contrahendo), mas verdadeiro contrato autoral, de consenso
antecipado, que dispensa nova contratao para a licitude da futura utilizao da
obra intelectual. (p. 76)

Incisivamente, acrescenta pgina 78:

De fato, se um autor realiza uma obra, sob encomenda (portanto, sob a iniciativa
de outrem), porque aceitou a utilizao de sua obra pelo encomendante.
Comentando, tambm, o art. 36 da revogada Lei n. 5988 de 1973, Manso acrscenta:

J se viu que o contrato de encomenda no um contrato de prestao de


servios, hiptese em que o prestador se empenha na realizao de uma atividade,
sem obrigar-se quanto aos resultados dessa atividade (obrigaes de meio).
contrato pelo qual o autor se obriga a fazer determinadas obras (opus) para
entreg-la ao encomendante, a quem cabe aprovar ou no o resultado obtido. (p.
84)

Acrescentando, mais adiante: o contrato de encomenda existe, por si s, independentemente


da existncia de um contrato de trabalho assalariado, ou de um dever funcional, ou de um
contrato de prestao de servios, sempre que as partes contratantes visarem,
exclusivamente, criao de uma obra intelectual, cuja iniciativa parte do encomendante que
recomenda ao autor-encomendado o tema, o fato, a idia, o contedo etc. (p. 86)

Enfaticamente, conclui o autor:

Quando o encomendante uma pessoa cuja atividade tem como objetivo a


explorao de obras intelectuais da mesma espcie que a da obra encomendada,
a encomenda cumprida induz presuno de que os direitos patrimoniais para a
utilizao na forma regular da atividade do encomendante foram transferidos
simultaneamente, eis que no teria outra finalidade tal encomenda. (p. 87)

Ou, mais adiante: o princpio geral de que a titularidade dos direitos patrimoniais passa
ao comitente, na medida em que essa transferncia se faz indispensvel para que p contrato
possa efetivamente ser til. (p. 88)

Finalmente, citando Henry Jessen (Direitos intelectuais, Rio de Janeiro, Ed. Itaipu, 1967, p.
51), transcreve: em princpio, toda obra de autoria de pessoa ou pessoas remuneradas pelos
cofres pblicos para o fim expresso ou implcito de sua elaborao ex officio pertence de
direito ao Estado.

Por todo o acima exposto, conclui-se que, mesmo em tema de direitos autorais (cuja Lei
especfica pende at desmesuradamente para os interesses egosticos do autor), os direitos
patrimoniais sobre a obra realizada sob encomenda pertencem ao comitente, muito
especialmente quando se trata de encomenda remunerada pelos cofres pblicos!

A QUESTO VISTA SOB O NGULO DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Se, no campo do direito autoral, as digresses acima transcritas constituem matria


exclusivamente doutrinria, face omisso da vigente Lei de Direitos Autorais n. 9610 de
1998, o mesmo no ocorre no campo da propriedade industrial, j que a necessidade de
segurana jurdica das relaes econmicas decorrentes da criao de invenes e modelos
levou o legislador a regular expressamente a matria.

Joo da Gama Cerqueira, em seu famoso Tratado da Propriedade Industrial (v. II, Tomo I,
parte II, Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952), inicia o texto desse volume com captulo
reservado ao sujeito de direito. J pgina 16, explica:

Assim, se uma pessoa concebe a criao de um novo produto ou processo


privilegivel e, no dispondo de conhecimentos tcnicos suficientes para a
realizao da idia, incumbe um profissional dos trabalhos de pesquisas e
experincias, nesse caso no h locao de servios.
Tratando do tema de invenes de empregados, acrescenta o mestre Gama Cerqueira:

Entre os autores que procuram justificar esse direito, encontra-se ALLART, que
atribui ao empregador a propriedade da inveno realizada pelo empregado de
acordo com as ordens e instrues que houver recebido, porque, aceitando a
misso que lhe foi confiada, o empregado teria renunciado a qualquer direito
sobre o resultado de seu trabalho, agindo na qualidade de mandatrio. (p. 22)

Mais adiante, citando Borsi e Pergolesi, acrescenta: A inveno de propriedade de seu


autor, mas, por fora daquela obrigao, passa para a propriedade do empregador, como
resultado do trabalho do empregado, a que ele tem direito. (p. 25)

E, mais adiante:

Duas hipteses mais simples so previstas pelos autores, que geralmente se


inspiram na jurisprudncia dos Tribunais: a das invenes feitas pelo empregado
em execuo de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientao e
instrues deste; e a das invenes que o empregado realizar fora de seu trabalho
normal. No primeiro caso, a inveno deve pertencer ao empregador, que a
concebeu e a orientou o empregado em sua realizao, considerando-se o
empregado mero executor da misso de que foi incumbido. (p. 27)

Comentando o art. 65 do Cdigo da Propriedade Industrial de 1945, explica o mestre:

Do mesmo modo, se a inveno realizada por incumbncia do empregador, de


acordo com suas idias e concepes e com os meios por ele fornecidos ao
empregado para esse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao
primeiro. (p. 41)

A fim de que no se queira restringir a regra a casos de trabalho assalariado, o mestre


esclarece ainda:

No obstante referir-se o art. 65 a contrato de trabalho, deve-se entender essa


expresso em sentido lato, abrangendo todas as relaes de emprego e de locao
de servios e no, apenas, os casos em que h contrato escrito.
.................................................................................
As disposies do Cdigo relativas s invenes de empregados aplicam-se s
pessoas jurdicas de direito pblico e s autarquias administrativas em relao
aos seus empregados e funcionrios que exercerem suas funes em razo de
nomeao ou de contrato. (p. 47)

Embora publicadas em 1952, quando da vigncia do Cdigo da Propriedade Industrial de


1945, promulgado pelo Decreto-Lei n. 7903, as observaes do mestre permanecem vlidas
face Lei vigente. Se no, vejamos;

Efetivamente, dispe o art. 88 da vigente Lei n. 9279 de 1996:

Art. 88. A inveno e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao


empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execuo ocorra no
Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta
da natureza dos servios para os quais foi o empregado contratado.
Ratificando a observao do mestre, no sentido de que a norma supra transcrita no se
restringe ao trabalho assalariado, a Lei expressa:

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, s relaes
entre o trabalhador autnomo ou o estagirio e a empresa contratante e entre
empresas contratantes e contratadas.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Captulo, no que couber, s entidades da


Administrao Pblica, direta, indireta e fundacional, federal, estadual e
municipal.

Se, no entanto, considerssemos apenas a doutrina relativa obra sob encomenda, sob o
enfoque mais geral do direito autoral, no sentido de que a amplitude da cesso decorrente da
encomenda depender da finalidade do contrato, fica, ainda, claro que, no caso especfico da
urna eletrnica, da prpria natureza do contrato a sua cesso Unio, representada pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

A finalidade especfica do contrato resta plenamente especificada na minuta elaborada pela


Advocacia-Geral da Unio, que transcrevo a seguir:

Em 15 de dezembro de 1995, foi tornado pblico pelo Tribunal Superior Eleitoral


TSE, atravs de divulgao no Dirio Oficial da Unio, o procedimento
licitatrio inserido na Concorrncia Internacional n 02/95, tipo tcnica e preo,
visando o fornecimento de equipamentos de informtica denominados Coletor
Eletrnico de Voto (CEV) popularmente conhecido como urnas eletrnicas.

Referido certamente restou, integralmente, disciplinado pelas normas previstas no


Edital n 002/95 que dentre outras disposies, determinou em seu item 15.1, letra
g, que a licitante vencedora se obrigava a ceder, definitivamente, em benefcio
do Tribunal Superior Eleitoral TSE, todos os direitos patrimoniais de autoria,
seja de propriedade material seja imaterial, no que se refer aos Coletores
Eletrnicos de Votos (urnas eletrnicas), objeto do processo licitatrio ali
disciplinado.

Tambm restou determinado no item 2.1, do Edital n. 02/95, que os Coletores


Eletrnicos de Votos (CEVs) deveriam seguir pormenorizadamente, na sua
concepo e operacionalizao, as especificaes tcnicas definidas por uma
Comisso criada no Tribunal Superior Eleitoral TSE, ou seja, a licitante
vencedora, simplesmente, materializaria e instalaria um projeto com todas as
especificaes tcnicas e procedimentais j previamente definidas pelo prprio
TSE.

Pois bem, realizadas todas as etapas do certame em questo, sagrou-se vencedora


a empresa UNISYS BRASIL LTDA. que, em decorrncia disso, veio a firmar com o
TSE o Contrato n 003/96, decorrente da Concorrncia n 002/95, que tinha por
objeto a aquisio de 73.780 (setenta e trs mil, setecentos e oitenta) Coletores
Eletrnicos de Voto (CEV).

Insta esclarecer que, como no poderia deixar de ser, a empresa licitante


vencedora, qual seja, a UNISYS BRASIL LTDA., apresentou a sua proposta
exatamente em acordo e seguindo pormenorizadamente todos os aspectos tcnicos
previamente definidos pelo TSE, no que tange concepo e operacionalizao
das urnas eletrnicas, conforme determinado pelo item 2.1 do Edital n. 02/95, bem
como se obrigou, em face da Clusula Quarta, letra h, do Contrato n 003/96, a
ceder, definitivamente, ao TSE todos os direitos patrimoniais de autoria, seja de
propriedade material seja imaterial, dos referidos CEVs (Contrato anexo
documento 03).

Destarte, aps haver sido firmado o contrato acima mencionado, a UNISYS


BRASIL LTDA., visando executar as suas obrigaes contratuais consistentes na
materializao e instalao das CEVs, na forma do projeto desenvolvido
tecnicamente pela Comisso formada no mbito do TSE, subcontratou a empresa
TODA, da qual o requerido, Sr. Carlos Csar Moretzsohn Rocha, se afigura como
uma dos scios proprietrios com o escopo de que essa pessoa jurdica
desenvolvesse e materializasse o projeto, j previamente especificado em todos os
seus termos pelo TSE, dos Coletores Eletrnicos de Voto CEV.

Seguindo, detalhadamente, todas as caractersticas tcnicas especificadas pelo


TSE, desenvolveu a UNISYS BRASIL LTDA., atravs de sua subcontratada
gerenciada pelo requerido, a tecnologia do Coletor Eletrnico de Voto CEV,
objeto do Contrato n. 003/96-TSE, valendo esclarecer que, conforme se verifica do
Contrato de Cesso de Direitos anexo, em 22 de maro de 1996, o Sr. CARLOS
CSAR MORETZSOHN ROCHA, ora demandado, cedeu todos os direitos
atinentes aos referidos Coletores Eletrnicos de Voto CEV, em benefcio da
empresa contratante. (documento 04).

Feita essa cesso, a UNISYS BRASIL LTDA., em 27 de maro de 1996, firmou


junto ao TSE o acima mencionado Contrato n. 003/96, onde, repise-se, conforme a
Clusula Quarta, letra h, de dita avena, cedeu a contratada, em carter
definitivo, ao TSE todos os direitos de propriedade materiais ou imateriais,
referentes aos Coletores Eletrnicos de Voto CEV.

Entretanto, para surpresa geral, o requerido, em absoluta e reprovvel m-f, em


17 de julho de 1996, ou seja, mais 04 (quatro) meses aps a UNISYS haver
transferido ao TSE os direitos patrimoniais do equipamento em foco, aviou
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, pedido de registro
da patente do nominado Coletor Eletrnico de Voto CEV (urnas eletrnicas),
pleito esse que se encontra em fase de tramitao em referido instituto.

Note-se que o pedido de registro de patente, levado a cabo pelo requerido, restou
apresentado em 17/07/96, data essa posterior cesso, pelo demandado dos
direitos referentes aos Coletores Eletrnicos de Voto CEVs UNISYS
(22/03/96), bem como, aps a data em que tal empresa transferiu, por meio do
contrato n 003/96, todos os direitos de propriedade materiais e imateriais de
referido equipamento ao TSE (27/03/96).

Com efeito, tal conduta perpetrada pelo demandado se consubstancia como


absolutamente ilegal e lesiva ao errio, e consequentemente ao direito subjetivo da
acionante, vez que busca tal promovido registrar a patente de uma equipamento
cujo direito de propriedade material e imaterial restou transferido Unio,
representada pelo TSE, (Clusula Quarta, letra h do contrato anexo),
exsurgindo da o direito de a requerente ver, liminarmente, suspenso o pleito de
registro em questo, como abaixo se demonstrar.

Muito bem.

No fossem a doutrina especfica ao direito autoral acima transcrita, nem as normas expressas
da Lei de Propriedade Industrial, poderia ser argumentado que o Sr. Carlos Csar Moretzsohn
Rocha no teria firmado contrato diretamente com o Tribunal Superior Eleitoral e tambm
no teira feito uma cesso completa dos direitos patrimoniais relativos urna eletrnica, face
aos termos aparentemente vagos do contrato que firmou com a UNISYS aos 22/03/96.
No de prosperar, no entanto, tal interpretao:

- primeiro porque, na clusula 1.1 do contrato de cesso que o requerente da patente firmou
com a UNISYS, h expressa referncia ao acatamento do teor do EDITAL, incluindo o
disposto no item 15.g do EDITAL, mas no limitado a ele.

Portanto, fica claro que a cesso realizada foi para o fim e nos termos de referido
Edital.

- segundo porque, tendo referido Edital, atravs de referida clusula 15.1, g, estabelecido
a conseqncia necessria da cesso dos direitos patrimoniais relativos urna eletrnica,
de aplicar-se o disposto nos arts. 1516 e 1517 do Cdigo Civil Brasileiro:

Art. 1516. Nos concursos que se abrirem com promessa pblica de recompensa,
condio essencial, para valerem, a fixao de um prazo, observadas tambm as
disposies dos pargrafos seguintes:

1 A deciso da pessoa nomeada, nos anncios, como juiz, obriga os


interessados.

2 Em falta de pessoa designada para julgar o mrito dos trabalhos que se


apresentarem, entender-se- que o promitente se reservou essa funo.

3 Se os trabalhos tiverem mrito igual, proceder-se- de acordo com o artigo


antecedente.

Art. 1517. As obras premiadas nos concursos de que trata o artigo anterior s
ficaro pertencendo ao promitente se tal clusula se estipular na publicao da
promessa.

Ora, a clusula de cesso foi estipulada na publicao da promessa (licitao pblica), sendo
de conseqncia necessria que a(s) obra(s) premiada(s) no(s) concurso(s) ... ficaro
pertencendo ao promitente!

Nem se diga que todo o acima exposto refere-se a contratos e que a norma do Cdigo Civil
Brasileiro acha-se insculpida na parte das declaraes unilaterais de vontade.

Isso porque, ao publicar o Tribunal Superior Eleitoral o mencionado Edital de concorrncia


(proposta) e ao apresentar-se o Sr. Carlos Csar Moretzsohn Rocha, intermediado pela
UNISYS, ao mencionado concurso ou licitao, praticou verdadeiro ato de aceitao (alis,
aceitao essa expressa no contrato de cesso para a UNISYS), formando, proposta e
aceitao, verdadeiro contrato com todas as conseqncias acima enumeradas, seja no campo
dos direitos autorais, seja no da propriedade industrial.

Em conseqncia, e para finalizar, entendo que o pedido de patente PI n 9601961-1 A


pertence de direito consulente, Tribunal Superior Eleitoral, independentemente de o
depositante de pedido de patente firmar qualquer outra declarao de vontade.

Recomendo que esse reconhecimento do direito de propriedade sobre a inveno seja objeto
de ao declaratria que estabelea a plena propriedade do invento em favor da Unio,
representada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Essa propriedade de circulao forada dos direitos sobre o invento industrial acha-se bem
delineada por Tullio Ascarelli, em sua famosa obra Teoria da concorrncia e dos bens
imateriais (Ed. Bosch, Barcelona, 1970, pp. 584/5):

El problema de la circulacin de los derechos sobre el invento industrial est


relacionado con las caractersticas que ya ms de una vez hemos examinado como
propias de la disciplina.

El invento patentado, objeto de un derecho patrimonial absoluto, es circulable,


transmisible inter vivos y (si concurren las normales reglas sucesorias) mortis
causa; transmisible, evidentemente, con carcter autnomo, ya que no podrn
tenerse en cuenta las consideraciones que hemos sealado como propias de la
circulacin de los signos distintivos, ni podran surgir todos aquellos problemas
que, en relacin con la tutela de lo indito, determinan algunos lmites a la
ejecucin forzosa, a la expropiacin, a la prenda y al secuestro en materia de
obras del ingenio (v. artculos 111 y 112 L. A.).

Es en el campo de los inventos donde la autonoma del bien inmaterial est ms


netamente acusada; la patente y su publicacin superan las dificultades que de
outro modo se derivaran de la imposibilidad de una fsica aprehensin del bien y
permiten identificar el bien y su titular a ttulo originario.

De este modo es la publicidad de la patente la que, por un lado, constituye el


presupuesto de la ulterior publicidad establecida para la circulacin del derecho
sobre el invento patentado, a travs de la disciplina de la transcripcin y, por
outro lado, es la que precisamente permite disciplinar los derechos reales de
garanta, secuestro, ejecucin forzosa y expropiacin por utilidad pblica en
materia de inventos (mientras que, como veremos, es precisamente la falta de una
publicidad coordinada con la constitucin e identificacin del bien, la que impide
una correspondiente y conveniente disciplina en materia de obras del ingenio).

Esta circulacin del derecho vuelve a reafirmar la configuracin del derecho


mismo como derecho absoluto sobre un bien externo al sujeto, es decir, como
derecho sobre un bien inmaterial. Esta premisa, en efecto, se coordina com la
posibilidad de circulacin del derecho mismo y la constitucin de derechos
derivados (a la que aludiremos dentro de poco), tambin de carcter absoluto.

Los derechos patrimoniales en materia de patentes de invenciones industriales (o


ms exactamente, a mi entender, las invenciones patentadas) son susceptibles de
ejeccin forzosa (artculo 87 L. P.) y (como veremos en el prximo nmero) de
expropiacin por utilidad pblica. La ejecucin forzosa tiene por objeto el invento
patentado y, precisamente, el invento patentado en un determinado Estado (y no
me parecen logrados los intentos encaminados a permitir una ejecucin forzosa
que surta efectos en todos los estados, como si concerniese al invento en s mismo
considerado), el bien inmaterial all constituido.

Esse meu parecer, s. m. j.

So Paulo, 11 de Janeiro de 2002.

Newton Silveira
Segredo Industrial sobre Tecnologia
De Fabricao de Tubos
16/07/2002

PATENTE, SEGREDO INDUSTRIAL E DOMNIO PBLICO

I. CONSULTA

Consulta-nos o ilustre advogado ANTONIO GARBELINI JNIOR, acerca dos


fundamentos de ao ordinria promovida por HOBAS ENGINEERING AG e outra
contra suas clientes G-TEC TUBOS S/A. e outras, em curso perante a 24 Vara Cvel
da Capital.

A ao principal foi precedida de diversas medidas preparatrias de busca e apreenso, em


diferentes comarcas, em cada qual tendo sido apresentado laudo, subscrito por perito
nomeado pelo Juzo de cada localidade.

Tais laudos, no entendimento das Rs, calcadas em estudo fornecido pelo expert Eng.
Clvis Silveira, seriam eivados de insubsistncia fundamental porque, no tocante s
patentes, no fizeram o necessrio confronto entre os pontos caractersticos das
patentes e o processo de fabricao observado, por ocasio das diligncias, na sede
da R G-TEC e, no tocante a segredo industrial, no fizeram o necessrio confronto,
entre aquele processo de fabricao e o que as Autoras alegam consistir em seu
segredo industrial, o qual, alis, nem chegou a ser revelado nos autos para o fim de
que tal confronto pudesse ter sido realizado.

Nessas circunstncias, a consulta se consubstancia em constiturem tais laudos, ou no,


fundamento suficiente para a propositura da ao em tela.

Para responder coerentemente a esta consulta, necessrio se faz repassar alguns conceitos
bsicos da propriedade industrial, para, a seguir, apresentar nossas concluses, nos
termos em que se seguem.

II. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE E ALCANCE DA PROTEO


CONFERIDA POR UMA PATENTE

A Lei de Propriedade Industrial, n 9.279, de 1996, estabelece, no art. 8, os requisitos de


patenteabilidade de uma inveno: novidade, atividade inventiva e aplicao
industrial.
O requisito de novidade acha-se expresso no art. 11: A inveno e o modelo de utilidade
so considerados novos quanto no compreendidos no estado da tcnica, o qual por
sua vez, vem definido no 1:

O estado da tcnica constitudo por tudo aquilo tornado


acessvel ao pblico antes da data do depsito do
pedido de patente, por descrio escrita ou oral, por
uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no
exterior...

Ou seja, o estado da tcnica compreende tudo o que tenha sido divulgado antes da data do
pedido de patente. Em outras palavras, antes da data do pedido, a inveno deve ser
mantida em segredo.

O pedido de patente, por sua vez, na forma do art. 19, deve conter: requerimento, relatrio
descritivo, reivindicaes (ou pontos caractersticos), desenhos (se for o caso) e
resumo.

Interessam-nos, aqui, o relatrio descritivo e as reivindicaes.

Acerca do relatrio, reza o art. 24:

O relatrio dever descrever clara e suficientemente o


objeto, de modo a possibilitar sua realizao por
tcnico no assunto e indicar, quando for o caso, a
melhor forma de execuo.

Assim, a funo do relatrio revelar o segredo, sem rebuos, e a melhor forma de


execuo da inveno, de maneira que, quando do trmino da proteo temporria
patente, caia ela de direito e de fato no domnio pblico, tornando-se realizvel por
terceiros pela simples leitura do relatrio, complementada pela observao dos
desenhos, se houver.

Dessa forma, o relatrio da patente no confere direitos ao seu titular, mas representa uma
sua obrigao.

J quanto s reivindicaes, estabelece o art. 25:

As reivindicaes devero ser fundamentadas no


relatrio descritivo, caracterizando as
particularidades do pedido e definindo, de modo claro
e preciso, a matria objeto da proteo (grifos
nossos).

Ou seja, o direito do titular da patente definido nas reivindicaes ou pontos


caractersticos. Confirma-o o teor do art. 41:

A extenso da proteo conferida pela patente ser


determinada pelo teor das reivindicaes, interpretado
com base no relatrio descritivo e nos desenhos.
Melhor explicitando, tudo o que foi revelado no relatrio descritivo tornou-se pblico e
livremente desfrutvel, exceto o que foi expressamente reivindicado nos pontos
caractersticos, cuja exclusividade perdurar pelo tempo de vigncia da patente, ao
trmino do qual cair, tambm, no domnio pblico.

Em concluso, s ocorrer violao de patente se for constatado que o produto ou


processo utilizados pelo ru se enquadram nas reivindicaes da patente.

III. SEGREDO INDUSTRIAL

A respeito desse tema, transcrevemos, a seguir, trecho de artigo doutrinrio que


publicamos na Revista de Direito Mercantil n 26, pp. 87 e segs., sob o ttulo
CONTRATOS DE TRANSFERNCIA DE TECNOLOGIA, ainda na vigncia
do Cdigo da Propriedade Industrial de 1971:

I. Introduo

O objeto principal de um contrato de transferncia de tecnologia a


transmisso, de uma contratante outra, de conhecimentos secretos
ou de difcil acesso relativos a um produto ou processo industrial.1

A proteo ao segredo industrial est prevista em nosso direito positivo


no n XI do art. 178 do Decreto-lei 7.903, de 27.08.1945, que
capitula como crime de concorrncia desleal a divulgao ou
explorao no autorizadas de um segredo de fbrica.2 Se bem
que

1. A Comisso Especial para a Proteo Internacional da Propriedade Industrial da


Cmara de Comrcio Internacional de Paris (Doc. 450/198, de 9.1.1961) adotou
a seguinte definio de know how: Connaissance et exprience tchniques ou
accumulation des connaissances et expriences tchniques caractre secret,
ncessaires pour ralizer ou mettre em pratique certaines tchniques qui
individuellement ou em association, servent des buts industriels (cf. Demin, Le
contrat de know how, p. 13).

2. V., a respeito, os comentrios de Joo da Gama Cerqueira, em seu Tratado da


Propriedade Industrial, relativos ao referido artigo, onde o autor entende que s
ocorre o crime quando realizado pelo empregado e durante a vigncia do
contrato de trabalho, no sendo punvel a revelao do segredo industrial por
um ex-empregado, ou seja, aps rescindido o contrato de trabalho.
referido dispositivo se dirija especificamente quele que teve
conhecimento do segredo quando a servio de seu detentor, ou
seja, o empregado ou prestador de servios, verifica-se que o
legislador reconhece ao detentor de um segredo industrial o direito
de mant-lo secreto, ao menos em relao queles que, tendo
conhecimento do produto ou processo, por lhes ter sido confiado
ou em razo do servio, vierem a divulg-lo ou explor-lo sem
autorizao.3

O inciso seguinte do mesmo artigo pune, tambm, aquele que, em


circunstncias similares, divulga ou se utiliza de segredo de
negcio.

A tais crimes corresponde ao pblica mediante representao, o que


bem demonstra sua importncia, pois para quase todos os demais
crimes de concorrncia desleal e em matria de propriedade
industrial somente se procede mediante queixa (art. 181 do
Decreto-lei 7.903, de 1945).4

3. Celso Delmanto, em seu Crimes de Concorrncia Desleal, entende de forma


diversa do mestre Gama Cerqueira: p. 227, comenta: fala a lei em segredo de
que teve conhecimento em razo do servio, e no de quem tem
conhecimento, abrangendo, a nosso ver, o servio anterior, aquele que o agente
no mais exerce por hav-lo deixado.

4. Pode-se entender a importncia que tem o segredo industrial como objeto das
normas de represso concorrncia desleal por ser ele um dos principais
elementos da atividade organizadora do empresrio. V., a respeito, o artigo que
publiquei no n 133 dos Arquivos do Ministrio da Justia, sob o ttulo
Concorrncia desleal e propriedade imaterial, p. 143, onde conclua que o
aviamento, bem protegido de concorrncia desleal, era decorrncia da atividade
organizadora do empresrio. Assim, a violao do segredo industrial por parte
di concorrenti che, com mezzi contrari alla verit, allonest od alla morale cos
com abuso del diritto proprio, tentano diminuirne lavviamento e extornarne la
clientela (cf. Umberto Pippia, Nozione di diritto industriale), ser sempre ato de
concorrncia desleal.

II. Segredo Industrial

Pode-se definir como segredo o conhecimento que algum possui com


exclusividade. Em sentido negativo, o segredo significa a
impossibilidade de conhecimento por outras pessoas que no
aquele que o detm.

Importam, aqui, os segredos relativos gesto de uma empresa ou


estabelecimento industrial, que podem ser designados por segredos
empresariais. Segredos empresariais so aqueles que se relacionam
com a organizao da empresa e importam na sua luta competitiva.
5

Tais segredos empresariais podem-se referir a diferentes setores do


estabelecimento, como o setor tcnico-industrial, o setor comercial
ou outros. Os segredos relativos ao setor comercial, como listas
de clientes, fornecedores, sistema de clculos de preos, etc., ou
outros relativos prpria gesto da empresa, como sua situao
financeira, o projeto de um novo contrato, um balano ainda no
publicado, constituem os chamados segredos de negcio. Os
segredos que correspondem ao setor tcnico-industrial de uma

5. V. Gomez Segade, El secreto industrial, pp. 51-57.

empresa so, propriamente, os segredos industriais ou de fbrica.6

Pode-se, assim, definir o segredo industrial como o conhecimento sobre


idias, meios de fabricao ou produtos que o empresrio deseja
manter ocultos por seu valor competitivo. Ressaltam aqui os
caractersticos essenciais do segredo, ou seja, seu carter oculto,
voluntrio e vantajoso. Incluem-se, alm dos processos de
fabricao e produtos, as prprias idias, como os descobrimentos
cientficos, que, ocorrendo no seio da empresa, podem ter uma
aplicao prtica potencial de alto valor competitivo.

III. Natureza jurdica do segredo industrial

Os diversos autores que versam sobre os direitos de autor e de


propriedade industrial podem ser divididos, grosso modo, em duas
correntes: os que consideram esses direitos como espcie dos
direitos de personalidade e os que os consideram bens imateriais.7

6. Pelletier, em seu Droit industrial, destaca que: Le procd doit, em outre, pour
tre protg, tre exploit secrtement dans une fabrique: la loi le dit
formellement. Il resulte de l quon ne devrait pas considrer comme secret de
fabrique, dans le sens de lart. 418, um procd de laboratoire, ni mme um
procd de contrle financier ou administratif employ dans les bureaux
annexs la fabrique. (n. 1.047, p. 316).

7. Celso Delmanto explica: o segredo de fabricao um bem incorpreo que


nasce pela descoberta, tem sua tradio pela comunicao e se extingue pela
divulgao. (ob. cit. p. 212).
Os direitos de personalidade, se bem que expliquem certas facetas desse
gnero de direitos, no se adaptam a outras circunstncias, porque
no explicam a possibilidade de cesso das obras, certas
derrogaes no interesse da coletividade, nem so aplicveis s
pessoas jurdicas. Por isso mesmo, a corrente dominante no
sentido de se considerarem as obras intelectuais e os sinais
distintivos como bens imateriais, objeto de direitos e de negcios
jurdicos.8

Os bens imateriais podem ser divididos em exclusivos, como so as


marcas, as patentes, o nome comercial, e no exclusivos ou de
exclusividade imperfeita. Isso porque nem todos os bens
imateriais gozam de exclusividade. o caso do segredo
industrial, do aviamento, ou da forma distintiva dos produtos
industriais. Estes no so direitos exclusivos; protegem-se pelas
normas contra a concorrncia desleal. Por isso se diz que so
dotados de exclusividade imperfeita. J para os bens imateriais

8. Em meu trabalho Concorrncia desleal e propriedade imaterial, j referido,


comentava: no pois o carter pessoal que caracteriza as obras de arte. O
fato de serem criaes do esprito, postas pela primeira vez no mundo, une as
obras de criao artstica e industrial. O que as distingue que as invenes
industriais visam a produzir um efeito sobre o mundo fsico e as artsticas um
efeito sobre o mundo espiritual, mesmo quando utilizam para esse fim
elementos materiais como suporte ou transporte. A sua natureza a mesma,
so bens imateriais, seu fundamento o mesmo como direito aos frutos do
trabalho livre, sua origem a mesma, a criao humana. Quando essa obra
contm parte da personalidade do autor, espelhando-a como um retrato ou
fotografia, h que se respeitar tambm os direitos morais do autor que se
acrescem obra, mas no se trata ento da proteo da obra propriamente dita,
mas da proteo de outra espcie de direitos que, nessa circunstncia, aderem
obra, da mesma forma que a aposio de um retrato de Fidel Castro a um
avio no caso de direito aeronutico (Arquivos cit. 133/132).

exclusivos, as normas de represso concorrncia desleal constituem


apenas uma proteo complementar.9

IV. Objeto do segredo industrial

Como se depreende da noo de segredo industrial, seu objeto um


produto ou processo industrial no divulgado e de valor
competitivo, ou seja, uma inveno. Mas uma inveno no
patenteada. No importa se patentevel ou no patentevel, pois
esse um critrio que decorre de poltica legislativa.10 O que
importa que constitua uma inveno que o empresrio, por
impedimento legal ou por sua prpria convenincia, decidiu manter
em sigilo.

Ao lado das invenes no patenteadas, podem constituir objeto de um


segredo industrial, como j referido, as descobertas cientficas.

9. Gama Cerqueira, na Introduo de seu Tratado da Propriedade Industrial,


comenta que todo o edifcio da propriedade industrial e da propriedade literria,
cientfica e artstica repousa no princpio tico da represso da concorrncia
desleal, que constitui o fundamento e a razo de suas leis.

10. A opo entre patente ou segredo j era conhecida entre ns desde o tempo do
Imprio, pela Lei de 28.8.1830, cujo art. 8 declarava que se o Governo
comprasse o segredo da inveno ou descoberta o faria publicar, e que, no
caso em que apenas concedesse a patente, o segredo perduraria at a
expirao do prazo do privilgio, quando o inventor seria obrigado a publicar o
segredo. Comentando tal disposio, escrevia eu (Tecnologia importao e
exportao, p. 47): v-se que a proteo concedida pelo Estado decorre do
excepcional interesse em fazer o inventor contar o segredo, a ponto de
estabelecer a alternativa entre comprar o segredo ou conceder a patente (art.
6) e de no questionar sobre a autoria no caso de publicao ou divulgao da
inveno (art. 10), caso em que, cessando o interesse do Estado, o direito do
inventor no reconhecido, como alis procedem quase todos os legisladores
atuais.

Modelos ou desenhos industriais, cujo lanamento mantido no mais


rigoroso sigilo, como comum com novas linhas de veculos e
artigos de moda, podem constituir segredos industriais, embora
certos autores entendam que nesse caso se trate, mais
propriamente, de segredo de negcio.11

Importante objeto de segredo industrial podem ser certas prticas


manuais (tours de main), que, muito simples, na verdade, para
justificarem a concesso de uma patente, a nica maneira de o
empresrio as reservar para si atravs do segredo. Por outro lado,
mesmo que fossem patenteadas, a fiscalizao da contrafao seria
praticamente impossvel. Dessa forma, a convenincia do
empresrio de mant-las secretas.

Podem se incluir, finalmente, os resultados de pesquisas e projetos de


organizao do trabalho na empresa, que, nos pases socialistas,
encontram proteo especfica sob o ttulo de propostas de
inovao ou de racionalizao.

11. Celso Delmanto (ob. cit., p. 221) de opinio que os estilos de vesturios
criados para temporada no podero ser considerados como sigilo de fbrica.
Mas sua revelao a concorrentes, quando ainda confidenciais (no vendidos),
pode, em tese, tipificar quebra de segredo de negcio, style ou design piracy.
V. O know how

Estabelecida a abrangncia da noo de segredo industrial, devemos, a


seguir, considerar o conceito do
chamado know how, ou seja, qual a prestao de um contrato de know
how.12

certo que o know how reconhecido hoje como uma das modalidades
de propriedade industrial (como , desde 1967, o certificado de
autoria de inveno, criao socialista, recm-introduzida na nova
Lei de Patentes do Mxico).

sabido que o know how acompanha geralmente as cesses ou licenas


de patentes. , tambm, um conhecimento e, portanto, um bem
intangvel. Pode-se, pois, definir o know how como um conjunto
de regras, procedimentos e prticas que permitem a rpida e
vantajosa explorao de uma inveno. Existe, porm, ao lado
deste know how complementar ou acessrio um know how
autnomo, objeto em si mesmo de um negcio jurdico.

Como o segredo, o know how pode ter por objeto conhecimentos


tcnicos ou conhecimentos comerciais (know how comercial).

12. Cf. Paul Demin (ob. cit., p. 19): La question qui se pose alors tout naturellement
est de savoir si le contrat de know how constitue un contrat dentreprise
douvrage comme le prtend N.D. Ashley ou si, au contraire, il sagit dune
convention analogue a um contrat de licence de brevet (location dum bien
mobilier).

Questo relevante saber-se se o know how tem por objeto apenas


conhecimentos secretos. Parece que a resposta deve ser positiva,
visto que sem o segredo, o know how perde o seu valor
competitivo.13 A ttulo de exemplo, o know how no secreto no
pode consistir em entrada na formao do capital de uma sociedade
por aes, por ser apenas um servio.

VI. Contrato de know how

preciso distinguir entre contratos de cesso de know how e contratos


de licena de know how, se bem que esta ltima modalidade seja
expressamente vedada no Ato Normativo 15/75, que regula os
contratos de tecnologia no Brasil.

Via de regra, quando se fala simplesmente em contrato de know how,


estamos em face de um contrato de licena, e no de cesso.14 A
licena impe o compromisso do licenciador de no exercitar,
durante o prazo do contrato, contra o licenciado, um ius
prohibendi, direito esse que decorre das normas de represso
concorrncia desleal.
13. Cf., ainda, Paul Demin, (ob. cit., p. 17): Le contrat de know how est une
convention par laquelle une persone, phisique ou morale soblige faire jouir le
cocontractante des droits quelle possde sur certaines formules et procds
secrets pendent um certain temps et moyennant um certain prix que celui-ci
soblige lui payer.

14. Ainda, cf. Paul Demin, (ob. cit., pp. 22-23): Dune faon rudimentaire, la
diffrence entre le contrat de know how et le contrat de cession de know how est
la mme quentre la location et la vente.

Ao lado dos contratos de know how propriamente ditos, que supem a


licena ou cesso de conhecimentos secretos, encontramos, ainda,
os contratos de assistncia tcnica e de engineering.

Os contratos de assistncia tcnica tm por objeto dados, informes e


experincias tcnicas no secretas, mas cujo conhecimento exigiria
um esforo ou custo considerveis por parte do empresrio. No
constituem, assim, bens imateriais, mas um servio prestado por
uma das contratantes em benefcio da outra contratante (No este
o sentido da expresso assistncia tcnica no Ato Normativo 15/75,
onde est empregada no sentido de treinamento de pessoal).
importante essa diferenciao, pois no contrato de know how o
licenciado poder denunci-lo se verificar que os conhecimentos
transmitidos no eram realmente secretos.

No que se refere ao contrato de engineering, h que considerar o


consulting engineering e o commercial engineering. O primeiro
compreende estudos de carter tcnico-econmico para a
realizao de um projeto industrial (ou para a reorganizao,
modernizao ou ampliao de uma empresa, investigao de
mercado, etc.). J o commercial engineering compreende, alm da
fase de estudo, uma fase de execuo, ou seja, construir e entregar
uma instalao industrial em funcionamento (os chamados
contratos de turn key).

O contrato de engineering se diferencia dos contratos de know how e


assistncia tcnica porque, nestes, a empresa que transmite os
conhecimentos no se obriga a p-los em prtica. Alm disso, o
contrato de engineering adquire contornos de empreitada,
responsabilizando-se a empresa de engenharia e consultoria pelos
resultados esperados do projeto ou da instalao. Por outro lado, a
fornecedora de engineering no , necessariamente, a titular dos
conhecimentos objeto do contrato. Pode atuar como mandatria do
titular dos conhecimentos.15
Por todo o exposto, pode-se concluir que know how e segredo industrial
so sinnimos. Assim, o know how no compreende
conhecimentos comerciais nem conhecimentos no secretos,
designados estes, mais corretamente, por assistncia tcnica.

VII. Patente e segredo industrial

Resta confrontar os segredos industriais e as patentes, idias em si


conflitantes, porque os conhecimentos tcnicos objeto de uma
patente tornam-se de conhecimento pblico atravs de sua
publicidade (da a origem da designao patente).

15. Cf. Gmez Segade (ob. cit., pp. 157-158): El que contrata con una empresa de
engineering encomienda a sta la tarea de conseguir los datos, informes,
mquinas, licencias de patentes, etc., que sean necesarios para llevar a cabo la
obra encomendada. Por esto, en ocasiones, las empresas de engineering
tendrn que gestionar la licencia de patente para su cliente o bien conseguir una
licencia o cesin de know how.

Basicamente, a patente um monoplio legal (a reproduo do produto


ou do processo no deve ocorrer, porque tal no permitido); o
segredo industrial um monoplio de fato (a reproduo no pode
ocorrer, porque o produto ou o processo so desconhecidos).

Ao passo que o titular de uma patente possui um direito exclusivo sobre


a inveno, o titular do segredo no se pode opor ao uso do segredo
por parte de um terceiro que tenha adquirido o conhecimento por
meios lcitos.

Considerando a possibilidade de conflito entre o direito de pr-uso do


titular de um segredo e o direito de um terceiro que venha a obter
uma patente para a mesma inveno, a legislao de alguns pases
impede que o titular da patente exera a sua exclusividade contra
aquele que explorava a inveno em segredo antes do pedido de
patente.16 A lei brasileira desconhece essa possibilidade.

Isso posto, coloca-se a seguinte questo: se, para constatar-se a contrafao de uma
patente, faz-se necessrio confrontar o produto ou processo com as reivindicaes da
patente, para constatar-se a violao de um segredo industrial, deve-se comparar o
produto ou processo com o que?

16. Gmez Segade, ob. cit., p. 270: ... em muchos ordenamientos se regula
expressamente el llamado derecho de preuso de la invencin, que permite al
possedor de la invencin explotada en secreto seguir utilizndola aunque un
tercero haya obtenido una patente para la misma. As sucede en la legislacin
alemana, en la suiza y en la francesa.
A soluo dada pelo art. 206 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 206: Na hiptese de serem reveladas, em juzo, para a


defesa dos interesses de qualquer das partes, informaes
que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de
indstria ou de comrcio, dever o juiz determinar que o
processo prossiga em segredo de justia, vedado o uso de
tais informaes tambm outra parte para outras
finalidades.

Ou seja, para confrontar-se um processo de fabricao supostamente secreto com o


processo de fabricao empregado pelo ru, deve o autor, sob a garantia do art.
206, descrever previamente seu processo, a fim de possibilitar o confronto.

IV. DOS FATOS, LUZ DAS PREMISSAS


PR-ESTABELECIDAS

Examinando-se a inicial da ao ordinria em questo, destaca-se, no item 3:

A tecnologia de fabricao dos tubos representada, em


parte, por segredos industriais e, em outra parte, por
invenes patenteadas em vrios pases, inclusive no
Brasil.

No item 6, a inicial informa, apenas, os nmeros das trs patentes brasileiras. No item 7, a
inicial refere simples suspeitas de que a primeira estivesse se valendo... de segredos
industriais revelados por ex-empregados das Autoras e haver indcios de violao de
suas patentes ...

Ao final, requerem a condenao dos rus a abster-se de fabricar, colocar venda,


vender, distribuir, exportar e/ou usar os tubos que infringem, no todo ou em
parte, as patentes de inveno ns. 8904813-0, 9206179-6 e 9503243-6, e a
tecnologia protegida por seus segredos industriais...

QUAIS SEGREDOS INDUSTRIAIS???

verdade que, no item 9 da inicial, afirmaram as autoras:

As percias de informtica e de engenharia mecnica, que


esto sendo realizadas neste

Juzo e nas comarcas de Rio Claro e Santa Brbara dOeste,


vo, sem dvida, revelar que as suspeitas das Autoras
eram procedentes, comprovando a ilegal divulgao de
seus segredos industriais em proveito das duas primeiras
Rs, bem como a violao de suas patentes.

Mas a inicial da medida cautelar tambm no define, nem informa, em que consistiriam
tais segredos industriais!
Do parecer da lavra do Eng. Clvis Silveira destaca-se, a respeito:

5. SOBRE OS LAUDOS DOS SRS. PERITOS JUDICIAIS

Alm do que foi comentado preliminarmente, o signatrio


deste Laudo no pode deixar de comentar a confuso
terminolgica e de entendimento da questo argida, o que
constatou no exame que fez do texto e das concluses dos
Laudos Periciais, confuses essas relacionadas aos
conceitos de propriedade industrial, propriedade
intelectual, patente, reivindicao, violao de
patente, apropriao de segredo industrial e outras.
Estas duas ltimas, a propsito, so coisas totalmente
diversas, at mesmo opostas.

Matria patenteada, portanto publicada, no pode


constituir-se em segredo industrial! Alm disso, torna-se
de domnio pblico, quando da expirao da patente.
Matria publicada em manuais, prospectos, propaganda
etc., tambm no pode constituir-se em segredo.

Assim, violao de patente no se confunde com


apropriao de segredo industrial; e do mesmo modo,
utilizao de conhecimento de domnio pblico
(inclusive de patentes expiradas) no pode ser
contrafao de patente.

S haver contrafao de patente quando um terceiro


no autorizado utilizar processo ou produto constante
de alguma reivindicao de uma patente e, mesmo
assim, se estiver vigente.
...

5.1. LAUDO DO ENG. PASCHOLATI

Esse Laudo Pericial estatuiu em seu objetivo que o


trabalho seria documentar e proceder busca e
apreenso de desenhos, produtos e todo o material que
viesse provar (!) a violao das patentes PI 8904813; PI
9206179 e PI 9503243, como se o Sr. Perito Judicial
estivesse a servio da Autora.
...

No referente Patente PI 8904813 o trabalho pericial


apresentou apenas seu ttulo, informando

que cpia da mesma fora fornecida pelas Autoras. Mais


adiante, indicou o que imagina que a patente reivindica
(sic). Mas o que reproduziu, foi, na verdade, parte do
resumo da patente o que, de fato, no inclui o teor das
reivindicaes.

O Sr. Perito confundiu o que est no estado da tcnica


(antes do caracterizado por) com o que foi efetivamente
reivindicado (aps o caracterizado por da reivindicao
de acordo com Ato Normativo n 127 do INPI, item
15.1.3.2.1 alnea d e e reproduzidos a seguir):

d) as reivindicaes independentes devem,


quando necessrio, conter, entre a sua parte
inicial e a expresso caracterizado por,
um prembulo explicitando as caractersticas
essenciais definio da matria
reivindicada e j compreendidas pelo estado
da tcnica;

e) aps a expresso caracterizado por


devem ser definidas as caractersticas
tcnicas essenciais e particulares que, em
combinao com os aspectos explicitados no
prembulo, se deseja proteger;

(INPI Ato Normativo n 127 de


05/03/1997)

O Sr. Perito certamente no entendeu o que foi


reivindicado nas patentes, pois mencionou que podem
ser observados tubos produzidos na fbrica da Requerida
que se enquadram nas descries da patente acima.
(sic)!
...

Com relao segunda patente, a PI 9206179,


NOVAMENTE O Sr. Perito apresentou apenas o ttulo e,
nesse caso, atravs da amostragem fotogrfica, conclui que
certos itens fazem parte da patente (?)
...

Sem ter analisado as reivindicaes da patente, entendeu o


Sr. Perito que os itens acima fazem parte da mesma!

Ora, obviamente, todos os itens apresentados j estavam


integrados ao estado da tcnica e, por sinal, sequer foram
reivindicados nessa patente.

Com relao patente PI 9503243 tambm, novamente,


o Laudo Pericial mencionou apenas o ttulo.
...
Percebe-se ter havido clara confuso entre os direitos de
propriedade industrial referentes s

patentes, objeto da Lei 9.279 de 14 de Maio de 1.996, e


a proteo dos direitos autorais de programas de
computador, objeto da Lei 9.609 de 1.998!

opinio do signatrio deste que as Requerentes, na


inicial, deveriam ter informado quais os seus programas e
apensado aos Autos, no caso de possurem, os
correspondentes certificados de registros de seus
softwares, e disponibilizando ao Sr. Perito cpias
integrais ou as partes principais que compem a
programao de sua automao, como, alis, fizeram no
caso de suas patentes, para a identificao de eventual
ato ilcito.
...

Ao examinar documentos tcnicos de G-TEC e


concluindo ter encontrado informaes similares s
utilizadas pelas Requerentes, no atinou o Sr. Perito que,
tanto a R G-TEC quanto a Autora HOBAS, atuam no
mesmo ramo, fabricam produtos similares e utilizam o
mesmo processo bsico de fabricao, h muito tempo
integrado ao estado da tcnica!
...

A partir deste item inicial e fundamental, a percia


demonstra erro de direcionamento. A finalidade desta
percia est clara no despacho judicial que a determinou:

... Cuida-se de apreciar pedido de liminar visando, basicamente, determinar realizaes de


exame pericial e impor a exibio de documentos ou a busca e apreenso, tendo em vista
alegaes de violao de segredo industrial...

Com relao ao pedido de liminar, reconhece-se


expressamente que as Autoras detm a patente referente
aos devidos fins, igualmente h plausibilidade do direito
alegado considerando o laudo invocado na inicial que atesta
a possibilidade de violao do segredo industrial por parte
de alguma das Requeridas...

claro que o trabalho pericial deveria apoiar-se e direcionar-


se pelo texto legal da Lei n 9.279/76, que regula os direitos
e deveres dos detentores de patentes.
...

Em primeiro lugar parece que o objetivo da percia no


ficou claro ao Sr. Perito. Alm disso, no sabendo o que
procurar, incumbiu os Assistentes Tcnicos da Autora a
efetuar a seleo e apreenso dos documentos
apreendidos que deveriam ser motivo da percia tcnica.
...

Fica claro que o Sr. Perito no teve acesso aos autos


principais e como no considerou os parmetros legais
impostos pela Lei n 9.279/76,

acabou por introduzir seus prprios conceitos e parmetros


avaliatrios, certamente orientado ou sugestionado pelos
interlocutores das Requerentes.

Posteriormente, iniciou a comparao entre documentos


apreendidos na empresa ATCAN, com documento
supostamente de propriedade da Requerente, a ele entregues
pelos interlocutores da mesma, mas que no integravam o
processo e, claro, no foram apreendidos na ATCAN!

Sequer a autenticidade destes documentos oferecidos ao Sr.


Perito, para a fatdica e incomum comparao, foi verificada.
O Sr. Perito supostamente aceitou esses papis, comparou-
os e emitiu seu parecer, que, alis, nada conclui alm do fato
de que as plantas instaladas visam a mesma finalidade!
...

Ora, as Requerentes so concorrentes da Requerida e


produzem produtos similares, elaborados com os mesmos
princpios bsicos.

O fato de que alguns (cerca de 0,5%) dos desenhos tenham


algo em comum completamente aceitvel e inevitvel, alm
do que o Sr. Perito em seu laudo, neste caso, no concluiu
por qualquer patente violada e tampouco por qualquer
segredo industrial violado, motivo pelo que de se concluir
finalmente a inexistncia de ilcito.

V. DO NECESSRIO CONFRONTO ENTRE O SEGREDO E O ESTADO DA


TCNICA E ENTRE O SEGREDO E O PROCESSO DE FABRICAO
INQUINADO DE VIOL-LO

O simples fato de as autoras no terem descrito, seja na ao cautelar, seja na ao


ordinria, qual o seu processo de fabricao de tubos que julgam secreto, impede que
se verifique se se trata, ou no, de um processo secreto de fabricao.

Porque do confronto entre o suposto segredo e o estado da tcnica (domnio pblico) que
se poderia concluir, antes de mais nada, que as autoras detivessem, efetivamente, um
segredo industrial de fabricao de tubos.
Se as autoras o tivessem descrito, sob a garantia do sigilo processual, teria sido possvel
estabelecer a primeira premissa: tal processo de fabricao, como descrito, constitui,
de fato, uma novidade, ainda no divulgada?

Mas no o fizeram, de modo que, nem ao menos, se pode dizer que as autoras detm
um processo secreto de fabricao, nunca antes divulgado.

A segunda conseqncia da indeterminao de qual o processo de fabricao que as


autoras consideram secreto que no h o que comparar com o processo de fabricao
utilizado pela primeira r.

No seria o prprio processo de fabricao revelado nas patentes? Ou outro? No se sabe!

Tratar-se-ia daquele know-how complementar, necessrio ou til para a aplicao de uma


patente? Tambm no se sabe...

Ou ser que esse segredo de Polichinelo a pedra da sopa de pedra (pe a pedra e tira a
pedra... e sobram as patentes)?

A FINAL DE CONTAS, QUAL O CONTEDO DO SEGREDO INDUSTRIAL? Ser to


secreto que nem ao Juzo ser dado conhec-lo?

Somente uma sentena secreta, jamais revelada, poder resolver o impasse.

VI. DA INOPONIBILIDADE DO SEGREDO INDUSTRIAL FACE A TERCEIROS


QUE NO PARTICIPARAM DA EVENTUAL VIOLAO

Alegam as autoras que seria possvel que ex-empregados seus tenham revelado seu segredo
industrial primeira r, recm constituda.

Que tem a r G-TEC a ver com isso, se recebeu tais informaes (tais quais?) mediante
regular contrato de transferncia de tecnologia?

Conforme exposto no captulo III supra, o segredo industrial no equivale a uma patente.
bem de exclusividade relativa, ou seja, no oponvel erga omnes, mas to-somente
em relao s partes (detentor do segredo/violador do segredo).

Em outras palavras, se fosse o caso, as autoras somente teriam ao contra aqueles ex-
empregados, mas no contra todos.

Eis as palavras de Tullio Ascarelli a respeito:

La proteccin del secreto permitir, a quien haya realizado


una creacin intelectual, ser el nico que la disfrute o
utilice, comunicarla a ttulo oneroso a otras personas,
exigir resarcimiento de daos a quien, abusivamente, la
hubiese arrebatado o divulgado o utilizado despus de una
comunicacin confidencial, pero
no le permitir impedir la posterior utilizacin por parte de
cuantos hayan podido llegar a su conocimiento, tras una
divulgacin incluso ilcita y no le asegurar prioridad
alguna frente a quien autnomamente ha llegado a la
misma creacin.
(in Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Ed.
Bosch, Barcelona, 1970, p. 259).

VII. CONCLUSES

Face ao exposto, foroso concluir:

a) A ao no se fundamenta em segredo industrial;

b) As autoras suspeitam que as rs fizeram qualquer coisa, talvez


violao de segredo, talvez violao de patentes, ou talvez at estejam
licitamente operando no mercado brasileiro (j que o verbo concorrer
seria inadequado, eis que as autoras aqui no esto);

c) Os laudos exarados nas medidas cautelares so inconcludentes quanto


violao dos pontos caractersticos das patentes das autoras;

d) As autoras no tm ao. Podem ter interesse, mas no legtimo.

Esse o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 16 de julho de 2002.

NEWTON SILVEIRA
Patente sobre o Produto
Farmacutico Docetaxel
03/11/2004

PARECER

O caso do produto DOCETAXEL

PREMISSAS

PREMISSAS CONSTITUCIONAIS

O art. 5 da Constituio de 1988 estabelece, entre as garantias individuais, o direito do


inventor ao privilgio temporrio sobre sua inveno. Esse direito condicionado:

Art.: 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza,


garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a
inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana e
propriedade nos termos seguintes:
(...)

- XXIX a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio temporrio


para sua utilizao, bem como proteo s criaes industriais, propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas;

Alm disso, a garantia individual, aparentemente, se acha em conflito com a norma geral de
livre concorrncia, expressa nos arts. 1 e 170 da Carta Magna:

Art. 1 A Repblica Federativa do Brasil, formada pela unio indissolvel dos Estados
e Municpios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrtico de Direito
e tem como fundamentos
...
IV. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
...

Art. 170. A ordem econmica, fundada na valorizao do trabalho humano e na


livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existncia digna, conforme os
ditames da justia social, observados os seguintes princpios:
...
IV - livre concorrncia;
...

Essa aparente contraposio resolvida pela aplicao do princpio da proporcionalidade,


que, nas palavras de Eros Grau, nada mais que a eqidade:

O que pretendo singelamente afirmar, inspirado em Newmann, que a


proporcionalidade no passa de um novo nome dado eqidade.
(in Eqidade, razoabilidade e proporcionalidade Revista do Advogado Ano XXIV
Set. 2004, n 78, p. 28).

Sobre a proporcionalidade j se escreveu:

Para resolver o grande dilema que vai ento afligir os que operam com o Direito
no mbito do Estado Democrtico contemporneo, representado pela atualidade
de conflitos entre princpios constitucionais, aos quais se deve igual obedincia,
por ser a mesma a posio que ocupam na hierarquia normativa, que se
preconiza o recurso a um princpio dos princpios, o princpio da
proporcionalidade, que determina a busca de uma soluo de compromisso, na
qual se respeita mais, em determinada situao, um dos princpios em conflito,
procurando desrespeitar o mnimo ao(s) outro(s), e jamais lhe(s) faltando
minimamente com o respeito, isto , ferindo-lhe seu ncleo essencial, onde se
encontra entronizado o valor da dignidade humana. Esse princpio, embora no
esteja explicitado de forma individualizada em nosso ordenamento jurdico, uma
exigncia inafastvel da prpria frmula poltica adotada por nosso constituinte, a
do Estado Democrtico de Direito, pois sem a sua utilizao no se concebe
como bem realizar o mandamento bsico dessa frmula, de respeito simultneo
dos interesses individuais, coletivos e pblicos60.

Sob a perspectiva do Cdigo Civil, o ilustre Professor informa que as normas de


direito privado no so de se considerar um esteio de interesses individuais como
um fim em si mesmo justificado, mas devem antes promover o ordenamento
funcional desses interesses com aqueles outros, quer de natureza coletiva, social
ou "difusa", quer de natureza propriamente geral, pblica. E nesse contexto que
se supera, igualmente, a viso clssica dos direitos e garantias fundamentais
enquanto direitos e garantias individuais, liberdades pblicas, voltados
exclusivamente contra o Estado, o qual, perante tais direitos, teria o dever de to-
somente abster-se da prtica de atos que os ameaasse ou violasse.61

No que se refere especificamente ao conflito entre a proteo constitucional livre


concorrncia e ao direito de propriedade acima referido, Denis Borges Barbosa
informa que na presena de uma situao na qual se achem em conflito dois
princpios de igual hierarquia normativa e, para aqueles que a admitem,
axiolgica, deve-se utilizar o denominado mtodo da ponderao de bens,
aplicvel luz de cada caso concreto, no qual, verificada a coliso entre os
princpios em jogo, devem ser impostas restries recprocas aos bens jurdicos
protegidos por cada princpio, de modo que cada um s sofra as limitaes
indispensveis salvaguarda do outro.62

Nesse sentido, quando se verificar, no caso concreto, a coliso entre o princpio


da liberdade de concorrncia e o direito do titular de determinada patente de
exclusividade de sua explorao, podero ser impostas restries livre
concorrncia, como j o prev a legislao, sempre que a preservao do direito
individual de propriedade for necessria, por exemplo, para assegurar o
desenvolvimento e a continuidade de pesquisas em determinada rea sem a
disperso de recursos financeiros e humanos na produo e comercializao em
larga escala. Em outras ocasies, poder ocorrer que, para atendimento a
relevante interesse pblico, o titular da patente veja restringido seu direito de
60
FILHO, Willis Santiago. O Princpio da Proporcionalidade em Direito Constitucional e em Direito
Privado no Brasil, disponvel no site www.mundojuridico.adv.br.
61
Op. cit.
62
BARBOSA, Denis Borges. Como Conciliar os Ditames Constitucionais da Livre Concorrncia com o
Sistema de Patentes?, disponvel no site www.nbb.com.br.
exclusividade em prol da livre concorrncia, a fim de reduzir custos de
comercializao e permitir o acesso de um maior nmero de pessoas a um novo
produto.63

Conclui Denis Barbosa, afirmando que em ambas as hipteses, eventuais


restries propriedade ou concorrncia podero ser balizadas pelo princpio
constitucional da funo social da propriedade, o qual servir como vetor
interpretativo, permitindo a manuteno do privilgio quando o interesse
individual prevalecer e restringindo a livre concorrncia, ou justificando a perda
do privilgio em prol da liberdade concorrencial, sempre que o titular da patente
impedir ou dificultar o acesso do pblico ao novo produto, para que a propriedade
se adeqe plenamente sua funo social.64

Assim, a integrao do sistema da Propriedade Intelectual, calcado no princpio


tico da represso da concorrncia desleal, num Direito Geral da Concorrncia
(que mais do que um ramo de direito, um direito interdisciplinar, que junta
peas provenientes de setores diversos da ordem jurdica), respaldado pelo
princpio constitucional da livre concorrncia, o que se pode extrair da
aplicao do princpio da proporcionalidade.

No caso do direito do inventor, um dos meios de se aplicar a proporcionalidade atravs das


normas e do devido processo legal de concesso das patentes estabelecidos na Lei de
Propriedade Industrial.

Ir alm atingir o princpio geral da livre concorrncia.

PREMISSAS LEGAIS

Neste tpico, seguiremos os passos de Joo da Gama Cerqueira em seu inexcedvel Tratado
da Propriedade Industrial (Vol. II, Tomo. I, Parte II, Forense 1952).

No Captulo II (Das invenes privilegiveis), ao tratar das diversas espcies de inveno, o


autor dedica o 23 ao produto:

A primeira categoria de invenes constituida pelos produtos (p. 53).

E, no 24:

... da lio se colhe que no conceito de produtos no influem os meios


empregados para obt-lo. Desde que do emprego desses meios resulte um corpo
certo e determinado, tem-se o produto. Outra questo saber se o produto novo,
no sentido legal, e privilegivel. (p. 56).

Segue, no 25:

A substituio de matria, as alteraes de dosagem e, em geral, as modificaes


de composio, estrutura, forma dimenses, propores, superfcie, cor e outros
acidentes, obedecem mesma regra. Na prtica, a questo da existncia de
inveno, nesses casos, oferece grandes dificuldades, sendo necessrio haver
severidade na concesso de patentes para esse gnero de invenes, que do lugar
a freqentes abusos....

63
Op. cit.
64
Op. cit
Conceder-se o privilgio, nesse caso, em que no h inveno, mas apenas uma
inovao, seria criar um monoplio injusto. (p. 57).

Acrescentando no 27:

A patente concedida para a inveno de um produto assegura ao inventor o direito


exclusivo de fabric-lo e vend-lo. Consequentemente, o concessionrio da patente
pode impedir que qualquer pessoa o fabrique e explore, por mais diverso que seja
o processo ou o meio empregado para obt-lo. O objeto do privilgio o prprio
produto, pouco importando o processo de fabricao. Nesse caso, qualquer pessoa
que invente processo diverso para obter o mesmo produto no poder us-lo para
esse fim, enquanto o privilgio do produto estiver em vigor. (p. 58).

Mas, concluindo o 27, o autor adverte:

O fato de ser privilegiado o processo no restringe os efeitos da patente relativa ao


produto, de modo a permitir que o produto possa ser fabricado por processos
diferentes. (p. 58).

A partir do 28, o autor passa a tratar dos processos de fabricao:

A segunda categoria compreende a inveno de meios para se obter um produto ou um


resultado industrial. (p. 58).

E, mais adiante:

O que caracteriza esta classe de invenes que elas tm por objeto um meio para se
obter um produto ou um resultado industrial. (p. 60).

E acrescenta:

indiferente que o produto ou o resultado seja novo, ou no, desde que o seja o meio
empregado para obt-lo. A inveno tem por objeto o novo meio empregado e no
os seus efeitos. Assim, tanto privilegivel o novo meio para se obter um produto
ou resultado conhecido, como o que se destina a conseguir um produto ou
resultado tambm novo. (p. 61).

Concluindo no 29:

A patente, porm, no abrange o produto ou resultado obtido, sendo lcito a qualquer


pessoa fabricar o mesmo produto e obter o mesmo resultado, empregando meios
diversos ou novos, no sentido legal, salvo se o produto tambm for privilegiado.
(p. 61).

At este ponto, o que se pode concluir, com certeza, que:

- patente de produto diferente de patente de processo;

- a patente de produto tem maior amplitude que a patente de processo, que


mais restrita.

Tratando de patentes para medicamentos (que, poca, no eram privilegiveis), o autor


comentou no 59:
Proibindo a concesso de patentes para invenes que tenham por objeto alimentos ou
medicamentos, a lei visa a evitar os abusos que poderiam praticar-se sombra dos
privilgios, no s no que se refere ao preo desses produtos, que poderiam
elevar-se arbitrriamente, como no tocante sua produo. Entende-se que
produtos que podem ser essenciais subsistncia ou sade devem ser livremente
explorados. (p. 114/115).

No Captulo III o autor passa a tratar dos pedidos de patentes e das formalidades de sua
concesso.

Defendendo a necessidade do exame prvio para a concesso de patentes, o autor assim se


manifesta no 75:

Quaisquer que sejam os inconvenientes que se costuma atribuir ao exame prvio, as


grandes vantagens desse sistema so incontestveis e compensam largamente as
desvantagens que possa apresentar. O simples fato de permitir o exame prvio,
quando bem praticado, que se evite a concesso de inmeras patentes para coisas
que no constituem inveno ou para invenes a que falte o requisito essencial da
novidade, suficiente para recomendar o sistema. O maior defeito do sistema da
livre concesso justamente o de facilitar a invaso das patentes desse gnero,
que freqentemente se convertem em instrumentos de fraude e de extorso contra
indstrias legtimas, merc das garantias de que a lei cerca os privilgios de
inveno. Referindo-se nossa lei de 1882, que adotara esse sistema, escreveu
Carvalho de Mendona: Tem havido inominveis abusos, constituindo meio de
vida de indivduos desonestos a torpe especulao de requerer patentes de
inveno para produtos, processos e meios conhecidos desde Ado; assim
acastelados, extorquem dinheiro dos que os empregam ou usam licitamente, sob
ameaa de violento processo penal, iniciado pela busca e apreenso. Contra
esses abusos no h corretivo possvel. Mesmo que a lei permita alegar-se, em
defesa, a nulidade do privilgio, ponto em que era omissa a lei de 1882, no se
esquivar a vtima da extorso s perturbaes resultantes da busca e apreenso,
ao vexame do processo-crime, aos prejuzos pecunirios, aos incmodos da
demanda e, sobretudo, ao risco de uma deciso judicial injusta em que, muitas
vezes, no deixa de influir o falso prestgio de que se reveste um privilgio
concedido pelo Govrno, risco que no se pode desprezar, quando a lei impe aos
infratores da patente penas restritivas da liberdade. Coibir tais abusos,
estendendo-se aos que os praticam as penas relativas ao estelionato ou sujeitando-
os a forte indenizao, como sugeria o eminente autor citado, no seria praticvel,
nem til. No comete crime de estelionato ou de outra espcie quem age
judicialmente fundado em um ttulo legal a que est ligado o exerccio da ao;
por outro lado, a responsabilidade civil pelos danos causados pelo abuso do
direito de agir quase sempre ilusria, no s pela dificuldade de apurar esses
danos, como, principalmente, pela inutilidade de executar a sentena contra
pessoas geralmente desprovidas de bens que respondam pela indenizao, como
so, via de regra, os piratas a que se referia Carvalho de Mendona. Ora, o exame
prvio, se no evita totalmente a concesso de patentes em desacordo com a lei,
atenua, em grande parte, esse grave inconveniente do sistema da livre concesso,
o que j constitui considervel vantagem. O exame prvio pode evitar o que
inevitvel no sistema da livre concesso.

No 82, destaca-se:

... o ttulo sumrio deve corresponder ao objeto da inveno, sob pena de nulidade da
patente. (p. 157).
E, mais adiante:

Em nosso direito, o que prevalece o resumo que contm os pontos caractersticos da


inveno. (p. 158).

No 85, tratando das reivindicaes:

Prescreve o Cdigo da Propriedade Industrial que o relatrio deve terminar por um


resumo que defina com clareza os pontos constitutivos da inveno, os quais
serviro para estabelecer e delimitar os direitos do inventor.

A especificao dos pontos constitutivos da inveno, ou pontos caractersticos, o que


comumente se denomina reivindicaes. (p. 162).

Acerca das reivindicaes, o autor comenta no 86:

No tocante aos efeitos das reivindicaes, a nossa lei aproxima-se do direito alemo e
americano, pois so os pontos caractersticos constantes do resumo final que
determinam o objeto da inveno ou da patente e, por conseguinte, a extenso do
direito do inventor.

Do que dispe a lei resulta a importncia das reivindicaes em nosso sistema. Porque
fixam o objeto da inveno e constituem a medida do direito do inventor, tudo gira
em torno delas. A investigao da novidade no exame prvio, as oposies aos
pedidos de patente, as aes contra os infratores do privilgio, as questes
relativas validade da patente, tudo se concentra nos pontos caractersticos
reivindicados pelo inventor. A interpretao do privilgio cifra-se nas
reivindicaes, tal como constam da patente, independentemente do que consta do
processo, dos laudos tcnicos e do despacho de concesso do privilgio. A
descrio e os desenhos podem esclarecer as reivindicaes, mas no suprem a
sua deficincia, as suas falhas ou omisses. O que consta da descrio, se no
constar das reivindicaes, como se no existisse. Ao contrrio, porm, o que
delas constar prevalece, embora no conste da descrio. Nada mais precisamos
acrescentar para salientar a importncia e o valor dos pontos caractersticos em
toda a vida da patente, desde o momento em que requerida.

Por esse motivo, deve o inventor ter o mximo cuidado ao especificar os pontos
caractersticos da inveno, indicando de modo claro e preciso no que ela
consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais. A lei permite que o
inventor, nessa parte do relatrio, trace os limites precisos do seu direito:
incumbe-lhe, pois, proceder com cuidado e inteligncia para obter uma patente
valiosa. O valor e a sorte do privilgio dependem das reivindicaes, que um
escritor considera como a alma da patente.

Os pontos caractersticos, de acordo com a nossa lei, no devem consistir, como se d


em outros pases, no simples resumo da descrio, embora o Cdigo empregue
essa palavra. Como observa Bonnet, a descrio pode mencionar, sem
inconvenientes, elementos j conhecidos da inveno, os quais o inventor no
cogita de incluir na sua patente, e muitas vezes a descrio no seria
compreensvel se os omitisse, limitando-se parte privilegivel da inveno. Ao
contrrio disso, a reivindicao deve encerrar nica e exclusivamente aquilo que
pode ser privilegiado. Trata-se, conclui o autor citado, de reunir estes elementos
em uma frmula apropriada e de estabelecer a definio concisa e rigorosamente
lgica da inveno, que permita diferen-la de outras e caracterizar a
contrafao. A descrio antecipa, explica e comenta a reivindicao, em que
termina e que constitui a sua concluso lgica (Bonnet). Mas a especificao dos
pontos caractersticos no tarefa simples, nem fcil, demandando no s o
perfeito conhecimento da inveno, como certa prtica desse gnero de trabalho.

No 90, o autor cuida do exame tcnico da inveno, mencionando o art. 23 do Cdigo da


Propriedade Industrial de 1945:

Dispe o art. 23 do Cdigo da Propriedade Industrial que, se o pedido de patente


estiver em ordem (ou devidamente regularizado), proceder-se-, desde logo, ao
exame tcnico da inveno, podendo-se, quando convier, solicitar audincia de
outros servios tcnicos especializados da administrao pblica federal,
subordinados, ou no, ao Ministrio do Trabalho, Indstria e Comrcio, ou de
organizaes reconhecidas pelo Govrno como rgos de consulta.

Finalmente, no Captulo IV, ao tratar dos direitos do inventor antes de obter a patente de
inveno, afirma o autor:

Antes de obtida a patente, o direito do inventor um direito precrio e imperfeito, no


gozando das garantias especiais da lei; mas um direito absoluto, pois o inventor
pode dar sua inveno o destino que quiser. Pode conserv-la indita, explor-la
como segredo de fbrica, ced-la ou divulg-la. um direito que preexiste
concesso da patente. ( 100, p. 193).

A NOVA LEGISLAO

Antes da promulgao da vigente Lei de Propriedade Industrial n 9.279, de 1996, o Brasil


promulgou o Decreto n 1.355, de 1994 (o Acordo TRIPs).

Como o Brasil (e outros pases) no concedia patentes na rea farmacutica, o referido


Acordo estabeleceu:

Artigo 70.8 Quando um membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo


da OMC, no conceder proteo patenteria a produtos farmacuticos nem aos
produtos qumicos para a agricultura em conformidade com as obrigaes
previstas no Artigo 27, esse Membro;

a) no obstante as disposies da Parte VI, estabelecer, a partir da data de entrada


em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de
patente para essas invenes possam ser depositados:
...
Art. 70.9 Quando um produto for objeto de uma solicitao de patente num Membro,
em conformidade com o pargrafo 8.a, sero concedidos direitos exclusivos de
comercializao, no obstante as disposies da Parte VI acima, por um prazo de
cinco anos, contados a partir da obteno da aprovao de comercializao nesse
Membro ou at que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro
se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente data de entrada em vigor
do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitao de patente tenha sido
apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se
tenha obtido a aprovao de comercializao naquele outro Membro.

Em seguida, foi publicada a Lei n 9279, aos 14/05/1996, para entrar em vigor no prazo de um
ano, com exceo de certos artigos das Disposies Transitrias que deram um
tratamento especial aos pedidos de patentes na rea farmacutica, pendentes ou
depositados no perodo (pipeline), em obedincia ao disposto no Acordo TRIPs.
Finalmente, foi baixada a Lei n 10.196, de 2001, que acrescentou um nico ao Art. 229 e
acrescentou Lei de 1996 os artigos 229, A, B e C, verbis:

Art. 229.
Pargrafo nico: Aos pedidos relativos a produtos farmacuticos e produtos qumicos
para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1 de janeiro de 1995 e 14
de maio de 1997, aplicam-se os critrios de patenteabilidade desta Lei, na data
efetiva do depsito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-
se a proteo a partir da data da concesso da patente, pelo prazo remanescente a
contar do dia do depsito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art.
40.

229-A Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados


entre 1 de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9 alnea c,
da Lei n 5.772, de 21 de dezembro de 1971, no conferia proteo, devendo o
INPI publicar a comunicao dos aludidos indeferimentos.

229-B Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1 de janeiro de 1995 e


14 de maio de 1997, aos quais o art. 9, alneas b e c, da Lei n 5.772, de
1971, no conferia proteo e cujos depositantes no tenham exercido a faculdade
prevista nos arts. 230 e 231, sero decididos at 31 de dezembro de 2004, em
conformidade com esta Lei.

229-C A concesso de patentes para produtos e processos farmacuticos depender


da prvia anuncia da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA.

PREMISSAS FTICAS

Aos 08/01/1997, a RHONE-POULANC RORER S.A., sociedade francesa, depositou no


Brasil sob n 9.508.789 pedido de patente para processo de fabricao de um produto
farmacutico que veio a ser conhecido como DOCETAXEL. Esse pedido foi apresentado
entre 01/05/1995 e 14/05/1997, perodo mencionado no Art. 229-A da Lei n 10.196, de
2001, a qual determinou o indeferimento de tais pedidos de patentes de processo. Assim,,
por fora da Lei n 10.196, o pedido de patente para processo de fabricao do
DOCETAXEL foi indeferido, restando ao INPI publicar a comunicao dos aludidos
indeferimentos.

No entanto, aos 14/08/2002, a AVENTIS PHARMA S.A. (sucessora da RHONE-POULANC)


comparece aos autos do processo administrativo n 9.508.789 pretendendo a
transformao do pedido de patente de processo para pedido de patente de produto.
Note-se: esse pedido j estava indeferido por fora da Lei n 10.196, de 2001!

Tendo recebido parecer contrrio do INPI, a requerente volta carga atravs de petio de
18/11/2002, apresentando novas reivindicaes como produto, sob a seguinte alegao:

Com efeito, impende destacar que as reivindicaes, conforme ora apresentadas,


descrevem um produto farmacutico, caracterizado pelas condies especiais sob
as quais foi obtido, ou seja, o processo singular (sic) capaz de proporcionar ao
produto reivindicado a estabilidade e comportamento melhorado desejveis.

No estivera o pedido de patente indeferido por fora de lei, a requerente apresenta novas
reivindicaes mascarando o processo em produto e confessando a artimanha:
Importante esclarecer, ainda, que a proteo para o produto farmacutico per se,
devidamente fundamentada no relatrio descritivo submetido a esse Eg. Instituto,
somente foi requerida por conta da proibio imposta pelo artigo 229-A da Lei
9.279/96, com redao dada pela Lei 10.196/01. (grifos nossos).

Aos 14/02/2003 o INPI exarou novo exame tcnico, do qual se destaca:

No entanto, preciso que se esclarea um outro ponto: um produto no passa a ser


novo pelo simples fato de estar sendo produzido ou utilizado de forma indita.
Neste aspecto e neste sentido, a Requerente deve esclarecer se o produto que
pretende ver protegido novo, mesmo que em sua forma fsica (configurao
cristalina, por exemplo).

Aps esclarecimentos da Requerente, o INPI emitiu parecer favorvel aos 09/04/2003 e


determinou que o pedido fosse enviado ANVISA para anuncia face ao disposto no
art. 229-C da Lei 9.279/96, conforme redao dada pela Lei 10.196/2001.

Destaque-se que o novo relatrio e reivindicaes apresentados pela Requerente aos


24/03/2003, que mereceu a aprovao do INPI, continua descrevendo processo de
fabricao e a reivindicao principal mascara o processo de produto, trocando somente o
ttulo para produto farmacutico estvel melhorado, caracterizado por o produto ser
obtido a partir da cristalizao em uma mistura de gua e de um lcool aliftico contendo
de 1 a 3 tomos de carbono, depois de se secar o produto obtido em condies
determinadas de temperatura, presso e umidade. Ora, isso processo!

Remetido o processo ANVISA, aquela Agncia manifestou-se contrariamente concesso


da patente, isso aos 10/11/2003. Destaca a ANVISA em seu parecer que todos os
documentos correspondentes ao presente pedido foram deferidos nos pases designados
com cinco reivindicaes de processo de preparao do derivado tri-hidratado (US
6022985; EP 0770070; WO 9601815). E que Das observaes descritas, pode-se
concluir que:

1) O quadro reivindicatrio concedido apresenta como objeto o produto tri-hidratado


atravs de reivindicaes que no encontram suporte no relatrio descritivo
inicialmente depositado, cujas caractersticas foram adicionadas depois do pedido
de exame.

2) O requerente conseguiu apresentar, atravs de um processo de cristalizao


especfico, a melhor maneira de limitar a absoro em trs molculas de gua.
Atribuindo assim Atividade Inventiva, Novidade e Aplicao Industrial ao processo
atravs do qual se obtm o derivado tri-hidratado.

Diante do exposto e considerando que, neste caso, a concesso de uma patente indevida pode
significar, em ltima instncia, a restrio do acesso da populao aos medicamentos
derivados do objeto desta patente, sugere-se uma reavaliao do presente pedido.

Aps manifestao da Requerente, novo parecer da ANVISA foi exarado aos 12/02/2004,
novamente desfavorvel concesso de patente. Destaca-se:

4) Esta Agncia vem esclarecer, mais uma vez, que o requerente apresenta, atravs
de um processo de cristalizao especfico, a melhor maneira de limitar a
absoro em trs molculas de gua, atribuindo assim atividade inventiva,
novidade e aplicao industrial ao processo atravs do qual se obtm o derivado
tri-hidratado.

5) Esta Agncia vem ainda esclarecer que o presente pedido, caso venha a ser
concedido ou deferido, estar sujeito nulidade administrativa, em vista das
inmeras ilegalidades j apresentadas.

Tendo sido barrada, por uma segunda vez, pela ANVISA, a Requerente comparece perante o
INPI, aos 17/02/2004, ingenuamente, solicitando Certido do Artigo 70.9 do TRIPS
(Direitos de Comercializao).

Aps alguma tergiversao do INPI, consta a fls. 305 do processo administrativo:

Beth,
segue sugesto de certido Evidentemente tudo o que aqui se certifica dever traduzir
o que efetivamente demonstra o processo relativo ao pedido de patente em
questo.
Em 31/05/2004
Mauro Maia.

E, anotado mo: Presidncia.

A certido, finalmente expedida aos 15/06/2004, firmada pelo Presidente em exerccio do


INPI, tem o exato teor abaixo transcrito:

CERTIDO
Certifico, para os efeitos do pargrafo 9, do art. 70, do Anexo do Decreto n 1355, de 30 de
dezembro de 19941 que o Pedido de patente brasileiro PI 9508789-3, cuja a reivindicao
principal : 1. Produto farmacutico estvel melhorado, para o tratamento de leucemia
extrema e tumores slidos, caracterizado pelo fato de ser triidrato de (2R, 3S) 3 terc
butoxicarbolilamino 2 hidrxi 3 fenilpropionato de 4 acetxi 2a benzoilxi 5,
20 epxi 1,7, 10, - triidrxi 9 oxotax 11 en 13a ila, apresentando os dados de
difrao de raios-X representados pela Figura 1 a, obtido a partir da cristalizao do (2R, 3S)
3 terc butoxicarbonilamino 2 hidrxi 3 fenilpropionato de 4 acetxi 2a
benzoiilxi - 5, 20 epxi 1,7, 10 - triidrxi 9 oxotax 11 en 13a ila em uma
mistura de gua e de um lcool aliftico contendo de 1 a 3 tomos de carbono, depois de se
secar o produto obtido em condies determinadas de temperatura, presso e umidade, foi
depositado em 7 de julho de 1995 em conformidade com o pargrafo 8.a do mencionado art.
70, do Decreto n 1355. O exame deste pedido de patente ainda no foi concludo, ou seja,
ainda no foi indeferido nem foi concedida a patente correspondente.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2004.

Luiz Otavio Beaklini


Presidente em exerccio.

1. Quando um produto for objeto de uma solicitao de patente num Membro, em


conformidade com o pargrafo 8.a, sero concedidos direitos exclusivos de
comercializao, no obstante as disposies da Parte VI acima, por um prazo de cinco
anos, contados a partir da obteno da aprovao de comercializao nesse Membro ou
at que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for
mais breve, desde que, posteriormente data de entrada em vigor do Acordo
Constitutivo da OMC, uma solicitao de patente tenha sido apresentada e uma patente
concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido a aprovao de
comercializao naquele outro Membro.

Essa certido inverdica, pois, aos 7 de julho de 1995 no foi depositado o pedido de
patente brasileiro PI 9508789-3 cuja reivindicao principal ... produto
farmacutico estvel melhorado.

O pedido brasileiro n 9508789-3 foi depositado aos 08/01/97 e se refere a processo de


fabricao do tri-hidrato...

Alm disso, a informao constante da certido, no sentido de que o pedido no foi


indeferido, tampouco verdadeira, pois o pedido em questo foi indeferido por
fora da Lei n 10.196, de 2001!

CONCLUSES

I. O PEDIDO DE PATENTE N 9508789, DEPOSITADO AOS 08/01/97, PARA


PROTEGER UM PROCESSO DE FABRICAO, EST INDEFERIDO DESDE
16/02/01, DATA DA PUBLICAO DA LEI N 10.196;

II. SUA PRETENDIDA TRANSFORMAO EM PEDIDO DE PATENTE PARA


PRODUTO, POSTERIORMENTE A SEU INDEFERIMENTO, NULA, INEFICAZ E
INEXISTENTE, POIS NO SE PODE ALTERAR O QUE NO MAIS EXISTE,
ALM DO FATO DE QUE TAL TRANSFORMAO SERIA ILEGAL MESMO
QUE O PEDIDO ESTIVESSE PENDENTE, POR TODAS AS FAZES ACIMA
EXPOSTAS;

III. POR TODOS ESSES MOTIVOS, A CERTIDO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA


PELO INPI AOS 15/06/2004 NO CORRESPONDE NEM AO DIREITO NEM AOS
FATOS, DE FORMA QUE, CASO A AVENTIS PHARMA VENHA, DE POSSE
DELA, A CAUSAR DANOS CONCORRNCIA, ESTAR SUJEITA DEVIDA
INDENIZAO.

Esse o meu parecer s.m.j.

So Paulo, 03 de Novembro de 2004.

NEWTON SILVEIRA
Quarta Parte
Direito Autoral
Direito Autoral sobre Mamferos Parmalat
08/10/1998

Honrado pela consulta formulada pela agncia de publicidade DM9 DDB, relativa s implicaes do contrato
de licena de direitos autorais firmado, aos 4 de agosto de 1997, por TOM ARMA STUDIO, INC., de New
York NY, e PARMALAT INDSTRIA E COMRCIO LTDA., no tocante srie Mamferos, promovida
por referida agncia e que vem sendo objeto de licenciamento reverso pelo estdio norte-americano, aps o
exame de referido contrato e das peas publicitrias que me foram fornecidas, elaborei o seguinte

PARECER
I. DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO

1. O contrato, firmado aos 4 de agosto de 1997, entre o estdio TOM ARMA e a PARMALAT
consiste em contrato de licena de direitos autorais relativos a photographs, animal costumes and
artwork. Conforme o ANEXO A do contrato, as ilustraes licenciadas correspondem a 23 disfarces
de animais (panda, foca, leo, rinoceronte, ovelha, gato, co, porco, gamb, urso marron, elefante,
coelho, porco-espinho, tigre, girafa, leopardo, urso polar, gorila, bfalo, zebra, morsa, macaco e
vaca), bem como a 55 imagens originais (exibidas no portfolio em anexo). Essa licena exclusiva,
nos termos do contrato.

2. Entre os consideranda do contrato, consta que:

WHEREAS, LICENSOR relies on the broad based appeal and good


reputation of LICENSEEs products and trademarks bearing the
PARMALAT name as a material inducement to enter into this agreement
and associate LICENSORs name, trademarks and copyrights therewith.

3. De acordo com a clusula 1 do contrato de licena, o direito exclusivo outorgado em relao


aos produtos licenciados, os quais, conforme o ANEXO A, consistem em qualquer produto
alimentcio com o nome PARMALAT.

4. Explicitando os limites da exclusividade concedida, as clusulas 1.E e 1.F estabelecem:

E. During the Term of this Agreement, LICENSOR agrees to grant


no licenses for use of the Licensed Artwork without the express
agreement of LICENSEE, except with respect to merchandising,
entertainment, and multimedia fields of use, as defined in Paragraph
1.F. herein, and further provided that LICENSEE shall be in
compliance with all of the terms and conditions of this Agreement.

F. LICENSEE acknowledges that LICENSOR has entered into


numerous licensing agreements prior to this Agreement and will enter
into additional licensing agreements in the future. Therefore and
notwithstanding anything to the contrary in this Agreement,
LICENSOR expressly reserves all rights in the Licensed Artwork,
subject to its sole discretion, for use in merchandising, entertainment,
and multimedia fields, including without limitation, stationery, books,
calendars, greeting cards and gift items, clothing, costumes, toys,
games and sporting goods, housewares, baby bottles, figurines, sewing
patterns and snow globes.

II. DOS FATOS SUPERVENIENTES VIGNCIA DO CONTRATO

5. Formado o acordo de vontades e iniciada a execuo do contrato, a PARMALAT encarregou


a agncia consulente, a DM9 DDB (agncia do ano - CANNES 98), de idealizar e promover a
campanha publicitria dos produtos PARMALAT associada aos bichinhos licenciados (fotos e
disfarces).

6. A agncia designou a srie de bichinhos licenciados de MAMFEROS, ttulo apresentado


em logotipo caracterstico, que ganhou destaque nos outdoors, televiso e mdia impressa. A
campanha teve um sucesso retumbante e os MAMFEROS rpidamente adquiriram notoriedade.

7. Eis que, dada a notoriedade adquirida pelos MAMFEROS, graas imaginao da


agncia de publicidade e seu esforo junto mdia, o estdio TOM ARMA, prevalecendo-se dos
limites de exclusividade expressos nas clusulas 1.E e 1.F (supra transcritas), passou a conceder
licenas a terceiros, no mais sobre photographs, animal costumes and artwork, mas sobre os
MAMFEROS, em imagens associadas campanha publicitria da PARMALAT.

8. o caso do vdeo A FLORESTA FELIZ, que estampa na sua capa exatamente as


ilustraes principais da publicidade da PARMALAT e que, no entanto, diz respeito a uma produo
de segunda classe, em que uma histria ridcula encenada por crianas que nada tm a ver com as
estampadas na capa do vdeo, crianas de idades e estaturas diversas das que aparecem nas
ilustraes do autor, mal vestidas, com disfarces e fantasias que no lhes so apropriados.

9. No caso, h aproveitamento da floresta do filme publicitrio da PARMALAT com Ronaldinho,


alm da expresso MAMFEROS que foi criada para a promoo da PARMALAT, com relao
qual nada tem a ver TOM ARMA que, em seus livretos e ilustraes, utiliza nomes como ANIMAL
TIME, ZOO CREW, FUNNY FARM, WATER BABIES, etc..

10. Assim, estranho que TOM ARMA tenha licenciado LAYFF KOSMETIC LTDA. (BOTANY
& TREE) a produzir com a ilustrao do panda, da foca e outros um shampoo e um condicionador
infantil com utilizao da expresso MAMFEROS.

11. O mesmo acontece com os cadernos licenciados TILIBRA, que, tambm, so ligados
expresso MAMFEROS.

12. O aproveitamento da expresso MAMFEROS se d pelo prprio TOM ARMA, que licenciou
suas ilustraes com a expresso MAMFEROS para a SULFABRIL, chegando as notcias nas
revistas especializadas a referir a linha mamferos, criada pelo fotgrafo americano TOM ARMA para
a campanha do GREEN PEACE (e recentemente aproveitada pela DM9 para a campanha publicitria da
PARMALAT)...

13. O site da I.T.C. INTERNATIONAL TRADING CONSULTANCE, empresa que comercializa


licenas no territrio brasileiro e conta com escritrios nos principais pases da Amrica Latina,
informa possuir os principais personagens de sucesso e clssicos consagrados mundialmente, dentre
os quais menciona MAMFEROS, indicando como criador TOM ARMA.

14. H, at, uma pgina especial sobre o sucesso consagrado de MAMFEROS, indicados
como os bichinhos da PARMALAT, que so oferecidos ao pblico interessado em licenas alegando
a vantagem do grande apoio de marketing graas PARMALAT....

III. DA CONSULTA

15. Face aos fatos acima assinalados e aos termos do contrato de licena, a agncia de
publicidade contratada para a promoo dos bichinhos PARMALAT formula diversas indagaes,
que podem ser concentradas em duas questes principais:

A. No obstante o direito que se reservou a licenciante de outorgar outras


licenas, conforme as limitaes exclusividade expressas nas clusulas 1.E e
1.F, podem essas licenas conferidas a terceiros no territrio resultar em peas
de qualidade duvidosa, hbeis a prejudicar o investimento em publicidade
realizado pela licenciada?

B. Tem direito a licenciante de tirar proveito para si da notoriedade


adquirida em decorrncia da campanha publicitria enfocada no ttulo
MAMFEROS e em situaes peculiares e ambientes idealizados pela
agncia de publicidade?

o que passamos a responder.

IV. DO PADRO DE QUALIDADE

16. O contrato foi firmado considerando que TOM ARMA confia na grande atrao e boa
reputao dos produtos e marcas da PARMALAT e que isso razo relevante para a realizao do
contrato e para que TOM ARMA associe aos produtos PARMALAT seu nome, marcas e direitos
autorais.

17. Reconhecendo TOM ARMA, como razo relevante para efetuar o contrato, a grande atrao
e boa reputao dos produtos da PARMALAT, tem ele prprio a obrigao de recusar, no territrio
do contrato, outras licenas para produtos inferiores que, associados publicidade da PARMALAT,
possam desmerecer o esforo de difuso e permitam o aproveitamento parasitrio do trabalho da
DM9 em favor da PARMALAT.

18. No obstante o contrato restrinja os direitos da PARMALAT e garanta os direitos de TOM


ARMA ao licenciamento de uma srie de outros produtos, no parece haver dvida de que as
obrigaes com a manuteno da qualidade e do valor comercial das referidas figuras so comuns a
ambas as partes contratantes, motivo pelo qual a PARMALAT reconhece que todas as imagens e
disfarces so comercialmente valiosos (item 5 letras E e F1 do contrato) e TOM ARMA
reconhece e afirma como razo relevante para realizar este contrato e associar a eles seu nome, marca e
direitos autorais a grande atrao e a boa reputao dos produtos e marcas da PARMALAT.

V. DO APROVEITAMENTO REVERSO DOS


MAMFEROS
19. A revista jurdica italiana IL DIRITTO DI AUTORE, de maro/98, publica interessante artigo
de Luciano Menozzi, sob o ttulo IMMAGINE E NOTORIET NELLA COMUNICAZIONE
ICONICA.

20. Embora o autor do texto se refira ao direito imagem (direito de personalidade), e no ao


direito de autor do fotgrafo (como no caso em exame), suas consideraes tm plena aplicao ao
tema da presente consulta.

21. Referindo-se notoriedade adquirida pela imagem de determinada pessoa, afirma:

Siamo qui allestremo grado di oggettivazione dellimmagine di


una persona, che arriva fino al punto di staccarla dalla persona
reale.
22. E acrescenta:

In sostanza, pu dirsi che il diritto positivo considera tradizionalmente


limmagine della persona prendendo come riferimento limmagine nella sua
realt immediata e nei suoi riflessi morali, senza soffermarsi particolarmente
su altri riflessi, che possano avere carattere diverso e valore prevalentemente
commerciale.

Le situazioni alle quali ci riferiamo sono ben diverse: sono situazioni che
riguardano immagini non dirette della realt, ma immagini che potremmo
dire di secondo grado, rispetto alle quali la notoriet costituisce un
elemento costitutivo dellutilizzo delle immagini stesse.
23. Para concluir que:

Le immagini a cui ci referiamo... esistono solo in fuzione della loro


circolazione e specialmente della loro utilizzazione per fini pubblicitari...
Sono quindi situazioni nelle quali lelemento economico in primo piano e
limmagine notoria trattata alla stregua di un bene commerciale.

24. A seguir, afirma:

...limmagine con i mezzi di comunicazione di massa diventata un vero e


proprio prodotto di consumo.

destacando que:

immagine notoria infatti un plus valore

25. E finaliza:

In conclusione, ci sembra di poter affermare che limmagine notoria


costituisce un bene immateriale autonomo rispetto allimmagine-ritratto; bene
che per le sua caratteristiche e la sua funzione travalica lambito dei diritti
della personalit come regolati dal diritto positivo e trova pi consona
collocazione fra i segni distintivi commerciali.

Tutta la materia della publicit andrebbe comunque rivista in unottica che


tenga conto dellevoluzione sociale e del costume, con riconoscimento e
regolamento di quel right of publicity del quale da tempo si parla.

26. Nessas condies, sem outras consideraes acerca de obra coletiva, ou direito
paternidade, ou explorao comercial de obra artstica, parece claro que, face ao contrato com a
PARMALAT, as ilustraes de TOM ARMA assumiram, no territrio do contrato, uma importncia
comercial e uma capacidade de licenciamento com que no contavam antes, o que liga TOM ARMA
PARMALAT, obrigando o autor das ilustraes, da mesma forma que a PARMALAT no contrato, a
no proceder de maneira que diminua ou prejudique a fora publicitria com que as figuras e
ilustraes agora contam.

27. O mesmo ocorreria, por exemplo, com as fotografias e ilustraes de ANNE GEDDES, que
aparecem no livro Jardim Encantado, que apresenta fotos de outras crianas, com outros disfarces
que, no obstante a qualidade artstica, no se tornaram publicamente to conhecidas, talvez por
falta de um contrato com uma empresa do porte da PARMALAT.

28. Parece fora de dvida que a PARMALAT est em condies de exigir que as demais
licenas outorgadas por TOM ARMA, sempre fundadas na notoriedade dada s ilustraes pela
PARMALAT, obedeam aos mesmos critrios presentes no contrato que deu origem a tal
notoriedade, ou seja, que qualquer nova licena leve em conta, necessariamente, a manuteno da
integridade da publicidade da PARMALAT, no associando a seus produtos quaisquer outros que
aproveitem parasitariamente o investimento publicitrio feito ou possam, de qualquer forma, diminuir
o valor de referido investimento.

29. Em concluso, mesmo que as fotos de TOM ARMA e os disfarces de sua autoria estejam
sendo usados pela PARMALAT sob licena, no pode ele utilizar-se das situaes e do ttulo
MAMFEROS, elementos essenciais e caractersticos da campanha publicitria idealizada pela
agncia de publicidade sem, antes, obter dela a autorizao e licena correspondentes.

30. O fato de depender de autorizao do autor de obra artstica sua traduo ou adaptao, no
d ao autor da obra original o direito de usar e licenciar a traduo ou adaptao sem prvia
autorizao do autor da traduo ou da adaptao.
O emprego que o estdio TOM ARMA vem fazendo do sobre-valor acrescido s suas imagens pelo
trabalho intelectual que compete DM9 DDB representa, assim, um aproveitamento indbito e um
enriquecimento sem causa.

o meu parecer, s.m.j.

So Paulo, 08 de outubro de 1998.

NEWTON SILVEIRA
Direito Autoral sobre Figuras de Objetos Utilitrios
29/10/2002

PARECER

Consulta-nos a empresa ARTESPAO ILUSTRAO E DESIGN LTDA., na pessoa de


seu ilustre advogado, Dr. Aroldo Joaquim Camillo Filho, acerca de ao judicial proposta
por Saulla Maria Pimento Samecina e EMPRESA SAULLA DECORAES SC
LTDA., referente a suposta violao direitos autorais sobre desenhos para elaborao de
croquis para construtoras.

Solicita-nos parecer referente ao proposta, em que foram juntadas cerca de 600 cpias
de desenhos de mveis, bem como pessoas, rvores, flores, carros, moblias, aparelhos
eletrodomsticos, arbustos, folhagens, etc., utilizadas para elaborao de croquis para
construtoras.

A ao foi proposta para impedir suposta violao de direitos autorais dos desenhos acima
mencionados, que seriam de propriedade da EMPRESA SAULLA DECORAES SC
LTDA.

As imagens objeto da demanda so figuras de objetos utilitrios, como sofs, cadeiras, pias,
foges, utilizados amplamente no mercado, como acontece quando se quer, por exemplo,
encomendar uma cozinha planejada. Essas figuras, ento, so coladas em determinados
locais da cozinha, para que se possa ter idia de todo o conjunto, ou seja, de como a cozinha
ficar quando pronta.

A ao foi proposta para impedir suposta violao de direitos autorais dos autores, que
alegam serem profissionais que atuam h muito tempo no mercado de ilustrao grfica de
fachadas de edifcios, tendo criado e registrado fragmentos de imagens digitalizadas com o
objetivo de utiliz-las nas plantas de empreendimentos imobilirios, servio prestado pela
empresa SAULLA DECORAES SC LTDA.

Acreditam os autores que seus desenhos estejam sendo ilicitamente reproduzidos pela r,
que teria tido acesso aos mesmos em virtude da contratao de dois ex-funcionrios dos
autores, pretensos praticantes de ilcito penal de furto, destinando, ainda, r, a suposta
prtica de concorrncia desleal.

Diante de tais fatos, pleiteiam os autores impedir que a r possa usar, reproduzir,
modificar, armazenar, copiar, divulgar ou colocar em circulao as ilustraes que
contenham fragmentos de imagens que entendem ser de sua autoria, bem como, seja a r
condenada a indenizar-lhes por danos morais em decorrncia da alegada utilizao
indevida de tal material.

A alegao dos autores foi feita com base no art. 7o da Lei 9.610/98, que dispe sobre o
elenco de obras que so passveis de proteo pelo direito autoral no Brasil, como segue:

Art. 7 So obras intelectuais protegidas as criaes do


esprito, expressas por qualquer meio ou fixadas em
qualquer suporte, tangvel ou intangvel, conhecido ou que
se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literrias, artsticas ou cientficas;

II - as conferncias, alocues, sermes e outras obras da


mesma natureza;

III - as obras dramticas e dramtico-musicais;

IV - as obras coreogrficas e pantommicas, cuja execuo


cnica se fixa por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composies musicais, tenham ou no letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou no, inclusive as


cinematogrficas;

VII - as obras fotogrficas e as produzidas por qualquer


processo anlogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura,


litografia e arte cintica;

IX - as ilustraes, cartas geogrficas e outras obras da


mesma natureza;

X - os projetos, esboos e obras plsticas concernentes


geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo,
cenografia e cincia;

XI - as adaptaes, tradues e outras transformaes de


obras originais, apresentadas como criao intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletneas ou compilaes, antologias,


enciclopdias, dicionrios, bases de dados e outras obras,
que, por sua seleo, organizao ou disposio de seu
contedo, constituam uma criao intelectual.

1 Os programas de computador so objeto de


legislao especfica, observadas as disposies desta
Lei que lhes sejam aplicveis.

2 A proteo concedida no inciso XIII no abarca os


dados ou materiais em si mesmos e se entende sem
prejuzo de quaisquer direitos autorais que subsistam a
respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

3 No domnio das cincias, a proteo recair sobre


a forma literria ou artstica, no abrangendo o seu
contedo cientfico ou tcnico, sem prejuzo dos
direitos que protegem os demais campos da
propriedade imaterial.

O direito autoral tem previso constitucional como direito fundamental e est previsto no
art. 5o, XXVII, que dispe sobre os direitos e garantias fundamentais:

Art. 5 - (...)
(...)
XXVII aos autores pertence o direito exclusivo de
utilizao, publicao ou reproduo de suas obras,
transmissvel aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; (...)
(grifamos)

Conforme disposto no art. 7o da Lei, so protegidas as criaes intelectuais, materializadas


por qualquer meio, no dizer de Jos Carlos da Costa Netto, qualquer que seja seu gnero,
a forma de expresso, o mrito ou destinao (in Direito Autoral no Brasil, Ed. FTD,
1998).

A originalidade um dos elementos necessrios para que a obra seja protegida pelo direito
de autor. A esse respeito, discorre Jos Carlos Costa Netto, em sua obra j citada acima:

O objeto do direito de autor ou o bem jurdico protegido


a criao ou obra intelectual, qualquer que seja seu
gnero, a forma de expresso, o mrito ou destinao.
Segundo HENRY JESSEN, dever preencher os seguintes
requisitos:

a) pertencer ao domnio das letras, das artes ou


das cincias;

b) ter originalidade;
c) achar-se no perodo de proteo fixado pela
lei.

Desses trs elementos, o que mais tem ocupado a ateno


dos juristas concerne originalidade, que deve ser tomada
como uma caracterstica respeitante forma de
exteriorizao da idia, e no em relao idia em si, que,
como visto, no considerada como objeto dos direitos de
autor. A expresso utilizada por HENRY DESBOIS a
originalidade da forma, que explica:

A forma sob a qual a idia apresentada, confere


uma exclusividade, uma condio de ser original.

Se por um lado a lei aponta o que passvel de proteo pelo direito de autor, por outro,
coloca o que no pode ser protegido, no art. 8o, a saber:

Art. 8 No so objeto de proteo como direitos autorais de


que trata esta Lei:

I - as idias, procedimentos normativos, sistemas, mtodos,


projetos ou conceitos matemticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais,


jogos ou negcios;

III - os formulrios em branco para serem preenchidos por


qualquer tipo de informao, cientfica ou no, e suas
instrues;

IV - os textos de tratados ou convenes, leis, decretos,


regulamentos, decises judiciais e demais atos oficiais;

V - as informaes de uso comum tais como calendrios,


agendas, cadastros ou legendas;

VI - os nomes e ttulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idias


contidas nas obras. (grifos nossos)

O ordenamento brasileiro no confere proteo a idias e tampouco ao aproveitamento


industrial das idias contidas nas obras. Entendemos que a Lei 9.610/98, continua a tutelar
as obras de arte aplicada, como o fazia a Lei 5.988/73. Nesse sentido, j nos pronunciamos
da seguinte forma:
Aparentemente, suprimiu a norma do art. 6o, XI, da lei
revogada, que tutelava as obras de arte aplicada. Mas, se
no as excluiu expressamente, que continuam tuteladas,
com a ressalva do art. 8o, VII, que considera no objeto de
proteo da lei o aproveitamento industrial ou comercial
das idias contidas nas obras. A norma no diverge da
anterior, que protegia as obras de arte aplicada, desde
que seu valor artstico possa dissociar-se do carter
industrial do objeto a que estiverem sobrepostas. (Newton
Silveira, in A Propriedade Intelectual e as Novas Leis
Autorais, Ed. Saraiva, 1998, p. 64).

O aproveitamento industrial ou comercial das idias que esto contidas nas obras no
protegido pelo direito autoral, de modo que vrias pessoas podem ter uma mesma idia,
por exemplo, ao pintar um quadro.

que o direito autoral protege as expresses das criaes e no as idias em si, sendo
possvel uma obra ser considerada original, mesmo que j exista outra tratando do mesmo
tema. O que diferencia uma da outra a forma de apresentao.

A esse respeito, Jos Carlos Costa Netto comenta, em sua obra j citada:

Mas, como se infere do entendimento deste clebre jurista


francs, no se deve confundir originalidade com novidade.
O termo originalidade da forma deve ser entendido de
maneira subjetiva, tendo em vista as caractersticas
prprias modalidade da obra intelectual em questo. J a
novidade, requisito, principalmente, para obteno de
privilgios no campo da propriedade industrial, onde um
modelo, desenho ou inveno tem que, necessariamente,
trazer uma caracterstica inovadora, uma concepo de
natureza objetiva.

Finalmente, sobre o carter subjetivo da originalidade no


campo das obras literrias, artsticas e cientficas, HENRY
DESBOIS cita um exemplo esclarecedor:

H dois pintores que, sem estarem combinados e sem


apoio mtuo, fixam, um depois do outro, sobre suas telas, a
mesma paisagem, dentro da mesma perspectiva e sob a
mesma claridade. A segunda dessas paisagens no nova
no sentido objetivo da palavra, j que, por hiptese, a
primeira teve por tema a primeira paisagem. Mas a
ausncia de novidade no coloca obstculo constatao
da originalidade: os dois pintores, efetivamente,
desenvolveram uma atividade criativa, tanto um como o
outro, tratando, independentemente, o mesmo tema. Pouco
importa se eles pertencem mesma escola (estilo), que suas
respectivas telas apresentem semelhanas entre si. Ambas
se constituiro obras absolutamente originais.

Desenhos que no apresentam valor artstico ou esttico, mas to somente aspecto utilitrio
no gozam, em nosso ordenamento jurdico, de proteo do direito autoral.

certo que diversas so as formas de arte a merecer proteo da Lei de Direitos Autorais,
sendo que algumas apresentam visvel utilidade, enquanto que em outras predomina o valor
esttico, sem que nelas o atributo utilitrio exclua a proteo como direito autoral.

Percebe-se que no a quantidade, utilidade e a possibilidade de explorao industrial


da obra que definem seu carter artstico. O que define determinada forma como obra
passvel de proteo como direito de autor ou como desenho industrial a viabilidade de
dissociar-se o carter artstico do carter industrial do objeto a que a obra estiver
sobreposta.

Se a obra em si apresenta valor artstico, antes ou independentemente de sua aplicao


na indstria, sendo dotada de atributos estticos que no esto condicionados sua
utilizao neste ou naquele suporte material, estar-se- diante de obra artstica passvel
de registro e proteo como direito autoral. Caso contrrio, no existe obra que possa
gozar da proteo de direito autoral.

No caso em tela, os referidos desenhos no apresentam valor artstico por si s,


independentemente do contexto em que esto inseridos. O Laudo n. 01/090/48104/2000,
elaborado pelo Ncleo de Percias de Informtica da Secretaria de Segurana Pblica a
fls. 18, diz o seguinte:

Durante os trabalhos nota-se que conferas e arbustos em


muito se assemelham com os trabalhos efetuados pela
empresa vtima, como exemplo verifica-se que o fogo
utilizado nas maquetes pela empresa ARTESPAO e o
trabalho registrado pela empresa vtima, possuem muitos
pontos em comum no que tange a pequenos detalhes, na
fotografia 01 vislumbra-se o referido fogo (aparece em
praticamente todas as maquetes que necessitam daquele
(sic) tipo de vista do eletrodomstico) obtido de uma
maquete da empresa investigada, nota-se que o mesmo
possui as caractersticas:

1) somente uma mancha branca que sugere o efeito de


reflexo de luz (item a);

2) uma mancha branca sugerindo tambm o efeito de


reflexo de luz (item b);
3) formatos e contornos das bocas, tons de azul e
quadriculado na regio do centro da circunferncia;

possvel notar neste exemplo a semelhana, na verdade


no correspondem a mesma imagem, tudo indica a
presena de partes do desenho da empresa vtima, contudo
confrontar impressos com imagens na tela no confivel,
por esta razo necessitamos dos arquivos para que possam
ser avaliados na tela de nossos equipamentos por meio de
aplicativos grficos.

A mera semelhana no caracteriza violao de direitos autorais, tampouco a idia de se


colocar foges na cozinha, ou a forma como os foges so apresentados. Ainda que se
queira diversificar, um fogo sempre ter o mesmo aspecto, sob pena de no ser
percebido como tal. O mesmo acontece com cadeiras, que precisam ter assento e quatro
pernas.

A utilizao de figuras para indicar o uso que se far dos ambientes no pode ser
considerado passvel de proteo autoral. Evidentemente que a copa da rvore estar sendo
utilizada fora do prdio e a pia e chuveiro, no banheiro. Assim, no possvel inovar ou
criar, porque todas as casas so assim, sendo esse tipo de informao de uso comum.
Qualquer um sabe que no banheiro haver pia, assim como na cozinha.

Como se pode verificar atravs dos cerca de 600 desenhos juntados pea exordial, os
fragmentos desenvolvidos pela R no so obras artsticas por si s, no importando em
que suporte material sejam aplicados. Ainda que fora do contexto das plantas para imveis,
no so criaes.

Por bvio que figuras que no constituam forma plstica ornamental, ou que no sejam obra
intelectual, podem ser utilizadas, pois no h criao. No h que se dizer que os desenhos
apresentados so originais ou que possuem valor artstico.

Alm disso, o que protegido pelo direito de autor no a idia em si, mas a sua concepo
esttica, seu valor artstico, sua forma de expresso, conforme j apontamos.

Acerca deste assunto especfico, j nos pronunciamos, na obra Direito de Autor no


Desenho Industrial, ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 70:

O mesmo critrio aplica a Lei brasileira 5.988, de 1973,


para as obras de arte aplicada, condicionando sua proteo
ao seu valor artstico (art. 6, XI). Trata-se tambm, no
caso, de exceo ao princpio geral de que a proteo
autoral deve ser conferida independente do mrito e
destinao da obra. No caso da fotografia, procura a lei
eliminar aquelas que decorrem de atividade puramente
mecnica, do simples acionar um boto da mquina; nas
obras de arte industrial, busca proteger apenas

aquelas que demonstrem o cunho original do autor. O


inciso referido faz meno, tambm, separabilidade entre
valor artstico e carter industrial, podendo-se aplicar aqui
a distino formulada por Ascarelli no sentido de que, no
caso das artes plsticas, a "forma" concerne
"linguagem", comunicao, enquanto que no caso dos
modelos industriais, a forma corresponde coisa em si. Em
outras palavras, quando a forma de um produto industrial
se reduz a essa finalidade, no h dissociao entre o
carter industrial e o seu valor artstico, ou seja, no h
valor artstico, o qual somente surge quando tal forma
corresponde a uma linguagem, revelando o cunho pessoal
do autor, o que equivaleria a dizer que a forma possui
carter expressivo. Como se verifica, trata-se, exatamente,
do mesmo requisito que exige a lei em relao fotografia,
sendo valor artstico sinnimo de carter expressivo.

Ainda, com relao comparao entre a propriedade industrial e os direitos autorais,


tambm nos pronunciamos, na mesma obra j citada, da seguinte maneira (p. 81):

Enquanto as obras protegidas pelo direito de autor tm,


como nico requisito, a originalidade, as criaes no campo
da propriedade industrial, tais como as invenes, modelos
de utilidade, desenhos e modelos industriais, dependem do
requisito de novidade, objetivamente considerado.

A originalidade deve ser entendida em sentido subjetivo,


em relao esfera pessoal do autor. J objetivamente
nova a criao ainda desconhecida como situao de fato.
Assim, em sentido subjetivo, a novidade representa um
novo conhecimento para o prprio sujeito, enquanto, em
sentido objetivo, representa um novo conhecimento para
toda a coletividade. Objetivamente novo aquilo que ainda
no existia; subjetivamente novo aquilo que era ignorado
pelo autor no momento do ato criativo.

No campo das criaes tcnicas no raro acontecer que


duas ou mais pessoas cheguem, uma independentemente da
outra, mesma soluo, em conseqncia de se acharem
em face do estado atual da tcnica. Tal coincidncia
extremamente rara no campo da criao artstica, visto
que o autor trabalha com elementos da sua prpria
imaginao.
Nas criaes tcnicas, a lei estabelece que devam ser elas
novas do ponto de vista objetivo, colocando o interesse da
coletividade acima do interesse pessoal do autor, e
considerando como suficiente a novidade subjetiva para a
tutela do direito de autor, o que, neste caso, no cria
obstculos ao progresso da coletividade.

No caso dos modelos e desenhos industriais, no se pode


falar de obstculo ao desenvolvimento tcnico, face
imensa variedade de formas possveis (lembre-se que a
proteo a tais criaes no abrange a forma necessria do
produto). No entanto, a lei brasileira exige para a
concesso de uma patente de modelo ou desenho industrial
a mesma novidade objetiva que requisito para a
concesso das patentes de inveno e de modelo de
utilidade. Essa exigncia atenuada, entretanto, no caso
dos modelos e desenhos. O art. 12 do Cdigo da
Propriedade Industrial estabelece que "para os efeitos
deste Cdigo, considera-se ainda modelo ou desenho
industrial aquele que, mesmo composto de elementos
conhecidos, realize combinaes originais, dando aos
respectivos objetos aspecto geral com caractersticas
prprias". Pode-se falar, assim, em uma novidade relativa,
consistindo no na forma abstratamente considerada, mas
na forma efetivamente utilizada como modelo.

Na verdade, o Cdigo da Propriedade Industrial exige no


s a novidade objetiva como a originalidade, j que
garante o direito de obter patente ao autor de inveno, de
modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho
industrial (art. 5), somente podendo ser requerido o
privilgio pelo prprio autor ou

seus herdeiros, sucessores ou eventuais cessionrios ( 2


do art. 5). Dessa maneira, a originalidade condio tanto
para a proteo das invenes, quanto das obras artsticas,
podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se
refere forma considerada em si mesma, enquanto que
para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode
no ser original, desde que o seja a sua aplicao, isto , a
originalidade neste caso consistiria na associao original
de uma determinada forma a um determinado produto
industrial.

Assim sendo, quando um modelo ou desenho possuam


somente originalidade relativa, isto , sua originalidade
consista unicamente na novidade de aplicao, no podem
eles merecer a proteo da lei de direitos autorais, estando
sujeita sua tutela ao requisito de novidade do Cdigo da
Propriedade Industrial (art. 6). Divulgados por qualquer
forma antes do pedido de patente, considerar-se-o de
domnio pblico, podendo ser livremente explorados por
quem quer que seja.

J quando a forma possuir suficiente originalidade para


merecer a proteo dos direitos autorais, essa proteo
independe de qualquer registro, decorre do prprio ato
de

criao. Como j vimos anteriormente, no caso dos


modelos e desenhos aplicados indstria, tal forma dever
ser dotada de valor artstico, isto , dever possuir carter
expressivo, para que possa ser considerada obra intelectual
protegida.

Nos termos do art. 6 do Cdigo da Propriedade Industrial,


a novidade da inveno deve ser considerada em relao ao
estado da tcnica77. J a lei de direitos autorais subentende
o requisito de originalidade no caput do art. 6, ao se
referir s obras intelectuais como criaes do esprito de
qualquer modo exteriorizadas. Ao referir-se, no inciso XI do
art. 6, possibilidade de poderem ser as obras de arte
aplicada dissociadas do carter industrial do objeto a que
estiverem sobrepostas, a lei d a entender que essa
categoria de criaes s poder ser protegida pelos direitos
autorais quando consistir em formas que resistam a tal
dissociao sem perder seu valor artstico, isto , se aps
abstratamente separada a forma do produto, se possa
constatar ter a mesma carter expressivo.

Nessa ordem de idias, pode-se dizer que coincidem os


conceitos de originalidade, carter expressivo e valor
artstico.

Importante lembrar que o registro, em sede de direito autoral, no tem carter constitutivo
de direitos, como bem aponta Jos Oliveira Ascenso, in Direito Autoral, 2a. Edio, Ed.
Renovar, 1997, p. 317:

77