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EL DERECHO DE MARCAS

1. Concepto y naturaleza jurdica de la marca

Si nos remontamos a la historia de las marcas, tenemos que las mismas han
sido empleadas desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros usos que se
les dio a las mismas en Amrica del Norte fue el de identificar la pertenencia del
ganado a un determinado criador. En un momento inicial, dicho smbolo sera
una forma de impedir que los bienes de un comerciante se confundan con los de
otro, pero una vez que el animal entrase al comercio, la identificacin pasara a
informar sobre la procedencia del bien.

Si retrocedemos algunos aos, tenemos que en Egipto se han encontrado


vasijas de adobe en las cuales figuraban inscripciones conocidas como
jeroglficas. En Grecia, los artistas igualmente utilizaban smbolos para distinguir
sus producciones. Probablemente la mayor cantidad de casos provengan de
Roma en donde el comercio era abundante, emplendose signos para distinguir
desde productos comestibles tales como vinos y quesos, hasta ladrillos
empleados en construcciones militares.

En la Edad Media aparecieron las House Marks conocidas hoy en da como


familias de marcas, las cuales, como su nombre lo indica, servan para identificar
los bienes pertenecientes a un hombre que hubiese contrado matrimonio,
procediendo a formar un hogar. En dicha poca, la sancin por usar
fraudulentamente una marca era la pena de muerte. Es en esta poca en la que
se configura la doctrina del common law1 y se contempla en distintas
legislaciones a lo largo del mundo el concepto de marca, pero no como es
entendida en la actualidad.

Sobre la definicin de la marca, podemos comenzar sealando que la misma se


encuentra comprendida dentro de la categora de los signos distintivos, los
cuales han sido entendidos por distintos estudiosos en la materia dentro del
conjunto de los bienes inmateriales.
Son varias las teoras que se han formulado en torno a la naturaleza jurdica de
los derechos intelectuales en general y de las marcas en particular. Debido a su
recurrencia en la doctrina nos interesa mencionar dos de las mismas: la teora
del derecho de propiedad y la teora de los bienes inmateriales.

En cuanto a la teora del derecho de propiedad, Baylos Corroza nos dice lo


siguiente:

A pesar de todas las diferencias que existen entre la


propiedad y los derechos de los creadores, sin embargo, la
tesis de la propiedad es la que ha sabido expresar mejor que
ninguna otra concepcin dos notas fundamentales en estos
derechos: la de tratarse de poderes jurdicos sobre un bien
exterior y la de incluir como un elemento fundamental la
relacin de pertenencia de la obra al que la ha creado.

Es sobre este punto que la teora de la propiedad se distingue de, por ejemplo,
la teora de la personalidad, pues la primera entiende al bien sobre el que recae
como un quid externus mientras que la segunda identifica al bien con los
derechos que le son propios a la persona tales como la integridad, la dignidad y
la reputacin.

1.1. Concepto de marca.

Podemos decir que la marca es un bien inmaterial. A su vez, los bienes


inmateriales pueden definirse como las prestaciones producto de la creacin o
del esfuerzo humano, que se materializan en determinados bienes y que
encierran un extraordinario valor informativo de gran relevancia en el mercado
moderno.
Gmez Segade divide los bienes inmateriales en tres grandes grupos: las
creaciones industriales (patentes, modelos de utilidad), los signos distintivos
(marcas, nombres comerciales) y las creaciones intelectuales (derechos de autor
y derechos conexos).
Como bien inmaterial, la marca no tiene una existencia sensible, sino que
necesita materializarse en cosas tangibles para ser percibida por los sentidos;
siendo adems susceptible de ser reproducido ilimitada y simultneamente en
diversos lugares.
Cabe destacar que en la actualidad suele emplearse el trmino Propiedad
Intelectual para referirse, de manera general, tanto a aquellos bienes
inmateriales objeto de proteccin por el Derecho de la Propiedad Industrial
patentes, marcas y nombres comerciales como por el Derecho de autor.
Veamos a continuacin cmo queda definida la marca en la legislacin
nacional y en la normativa de la Comunidad Andina. Es de resaltar la
importancia de esta ltima, representada, en lo que ahora nos interesa, por la
Decisin 486. Como seala Arana Courrejolles, esta norma de la Comunidad
Andina de Naciones es de aplicacin inmediata ya que goza de primaca
respecto de la norma nacional.

1.2. Caractersticas de la marca

De conformidad con lo estipulado por el artculo 134 de la Decisin 486, Rgimen


Comn de la Propiedad Industrial, son dos los requisitos que se exigen
actualmente a un signo para acceder a registro: la aptitud distintiva y la
representacin grfica. Esto en su momento result un cambio en comparacin
a la normativa anterior, la Decisin 344 del 21 de octubre de 1993, que exiga a
efectos del registro que el signo fuera perceptible, suficientemente distintivo y
susceptible de representacin grfica.
Sobre el segundo de los requisitos sealados (que en realidad resulta una
exigencia de forma ms que de fondo), Otero Lastres realiza la siguiente
reflexin:

A lo dicho cabra aadir que el requisito de la susceptibilidad


de representacin grfica o, en un sentido ms amplio, su
posibilidad de descripcin, no es una cuestin que deba
formar parte de los rasgos conceptuales de la marca, sino
que se trata de una exigencia que debera radicarse en sede
de procedimiento de registro.
Esta no sera la situacin, en cambio, en el caso del primero de los requisitos
enunciados dado que la distintividad resulta ser un elemento esencial para que
un signo adquiera la condicin marcaria.

Sobre la distintividad, podemos comenzar sealando que una de las principales


dificultades que se nos presenta, tanto al momento de definirla como de verificar
su existencia, radica en su carcter cambiante. En esta lnea de razonamiento,
Mansani sostiene lo siguiente:

Ya en este sentido puede, por tanto, afirmarse que la capacidad


distintiva es un concepto dinmico, en cuanto vara en el tiempo
en funcin de la percepcin del pblico (e, indirectamente, en
funcin de la actividad desarrollada o no desarrollada por el
titular del signo a efectos de determinar o modificar aquella
percepcin).

Debido a esta condicin cambiante, un signo que en sus orgenes posee una
distintividad dbil por evocar indirectamente las caractersticas de su producto,
una vez puesto en el mercado, ver fortalecida su capacidad distintiva como
resultado de, por ejemplo, una intensa campaa publicitaria. En el extremo
opuesto, un signo que en teora cuente con una fuerte distintividad por ser una
creacin sin ningn contenido conceptual, si no cuenta con el apoyo de su titular,
no tendr presencia en el recuerdo de los consumidores.

Lo dicho hasta aqu es aplicable a la distintividad observada desde un punto de


vista terico. En la prctica, y toda vez que en nuestro ordenamiento rige el
sistema constitutivo de derechos, la distintividad de un signo ser analizada en
el momento en que es presentada la solicitud ante la autoridad administrativa.
Luego de superado dicho examen, el signo mantendr su registro de manera
pacfica a menos que algn tercero cuestione su carcter distintivo.

Siguiendo con la reflexin de Mansani, el mismo nos presenta una definicin


inicial de lo que podemos entender por distintividad:
La capacidad distintiva (entendida como la percepcin,
variable en el tiempo, que el pblico tiene del hecho de que un
signo o uno de sus componentes identifiquen inequvocamente
los productos o servicios de una especfica empresa)
constituye el elemento decisivo para determinar el mbito de
tutela que se confiere a una marca.

Como podemos apreciar, el elemento comn en ambas afirmaciones es la


percepcin que tiene el pblico consumidor del signo puesto ante l, siendo
menos relevante la actuacin del titular que busca intervenir en dicha percepcin.
Sin embargo, no podemos dejar de sealar que en nuestro ordenamiento la
actuacin por parte del titular de la marca s puede ser recompensada,
independientemente de la asociacin que realice el consumidor.

La asociacin realizada en la mente de dicho consumidor es descrita por


Fernndez Novoa de la siguiente manera:

El signo asociado a los productos por el empresario se convierte


en una verdadera marca cuando la contemplacin del signo
desata en la mente de los consumidores las representaciones en
torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama
de los productos a las que antes se hizo alusin. Cuando as
ocurra, a la unin entre signo y producto se habr sumado el
perfil psicolgico que como sabemos es tambin parte integrante
del bien inmaterial llamado marca.

En este punto nos interesa mencionar dos contribuciones de la doctrina nacional


sobre la materia.

Cornejo Guerrero seala: adicionalmente un tercer tipo en esta clasificacin y


nos presenta las siguientes definiciones:
a) Consumidor Diligente: Es aqul consumidor, observador, analtico, de
especial cultura, que est bien informado sobre los movimientos del
mercado y que se detiene a considerar las caractersticas de los
productos, servicios y marcas que los distinguen.
b) Consumidor Medio: Es aqul consumidor que no es muy diligente, pero
tampoco muy distrado.
c) Consumidor Distrado: Como su mismo nombre lo indica, el consumidor
distrado es el que no pone atencin al momento de adquirir el producto o
solicitar el servicio, en consecuencia, puede confundir las marcas en
conflicto fcilmente.
El consumidor medio ser, en consecuencia, aqul que al momento de efectuar
su eleccin no invierta mucho tiempo en informarse sobre el producto o servicio,
pero preste una cierta atencin sobre la decisin que est efectuando.

2. Funciones y tipos de marcas

En el presente punto se tratarn algunas de las funciones que cumplen las


marcas en el mercado, as como las diferentes clases que existen de acuerdo
con sus niveles y ausencia de distintividad.

2.1. Funciones de las marcas

As como el concepto de distintividad se ha modificado a lo largo del tiempo, las


funciones marcarias tambin han ido cambiando a lo largo de la historia.

En efecto, Baylos Corroza seala que en un comienzo el signo cumpla con


indicar la pertenencia del objeto a una persona determinada, la autora sobre el
mismo de un artista o la atribucin de responsabilidades dentro del proceso de
produccin. Dichas funciones, si bien tendran un valor dentro del comercio de la
poca, no seran las mismas que desempea la marca de la modernidad.
En la misma lnea y a criterio de Bercovitz Rodriguez Cano, dicha titularidad
sobre los objetos no sera atribuible slo a personas naturales sino tambin a
personas jurdicas que actan en el mercado, es decir, a empresas, motivo por
el cual se considera al Derecho mercantil como Derecho de la empresa, siendo
elementos indispensables para una adecuada proteccin de los derechos de los
comerciantes los derechos de propiedad industrial.
Pero no sera sino hasta la llegada de la Revolucin Industrial que comenzara
el desarrollo del sistema marcario como lo entendemos hoy en da. Esto toda vez
que la distancia entre el productor y los consumidores, debido al inicio de la
produccin masiva, se volvera ms evidente, no siendo posible que las personas
tengan a la vista los productos que deseaban adquirir, por lo que necesitaban de
un instrumento que les permitiera identificar los bienes de su preferencia.

Hoy en da la doctrina especializada concuerda en sealar a la funcin distintiva


como propia de todo signo marcario. Sobre este tema, Bertone y Cabanellas nos
dicen:

Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y


de gran trascendencia econmica, se encuentran
subordinadas a la funcin distintiva, tanto desde un punto de
vista lgico como del jurdico. Desde el ngulo lgico, la marca
y sus restantes funciones dependen de su capacidad distintiva,
pues sin ella no existira el signo marcario. Lo mismo sucede
desde el enfoque jurdico, pues no puede darse la proteccin
propia de las marcas, proteccin que permite a stas cumplir
sus distintivas funciones, si el signo de que se trata carece de
la posibilidad de cumplir con su funcin distintiva.

Como se puede apreciar, la funcin distintiva no slo est presente en las


distintas clasificaciones, sino que adems ocupa un lugar preponderante en las
mismas.
Adicionalmente a ella, se pueden enumerar las siguientes: indicadora de
procedencia empresarial, indicadora de calidad (o funcin de garanta, tambin
conocida como funcin social), condensadora del eventual goodwill o reputacin,
publicitaria, competitiva y de proteccin (del titular y del consumidor). A
continuacin, y de acuerdo con la clasificacin planteada por Fernndez Novoa,
pasaremos a revisar las cuatro primeras funciones.
2.2. Funcin indicadora de procedencia empresarial

Sobre el particular podemos comenzar sealando que la funcin indicadora de


procedencia se encuentra vinculada con la operacin de diferenciar que vimos
dentro del concepto de distintividad marcaria. En otras palabras, la marca
permite al comerciante separar sus productos o servicios de otros en el mercado,
brindndole al consumidor la informacin de que los mismos son propios de su
empresa y no de otra. Esto a pesar de que dicho consumidor no tenga la
informacin exacta sobre dicha compaa.
Sobre este punto, Cornejo Guerrero sostiene que

El desconocimiento del origen del producto por parte de los


consumidores no implica que la funcin referida sea inexistente,
por cuanto el consumidor sabe, en cualquier caso, que los
productos distinguidos con la marca provienen de una empresa
en particular.

De igual manera, Rangel Ortiz seala:

La marca cumple la funcin de indicacin de procedencia


cuando sta se aplica a una serie de productos de manera que
el consumidor encuentra que los productos de la serie tienen un
elemento comn: la marca; de ah que el consumidor
legtimamente suponga que todos los productos que ostentan la
marca tienen un origen o procedencia comn. Esto ltimo, a
pesar de que dicha procedencia sea annima.
En consecuencia, resulta irrelevante para el pblico la informacin precisa sobre
el fabricante del producto o el prestador del servicio de su inters, siendo
suficiente el contar con la certeza de que se trata del mismo empresario que con
anterioridad satisfizo sus expectativas de consumo.
Esto ser cierto tambin en el caso de las marcas colectivas, es decir, aquellas
en las cuales hay ms de un empresario que se encuentra autorizado a emplear
el signo, siempre que se ajuste a los parmetros establecidos en el reglamento
de uso.
Sin embargo, no ocurrira lo mismo en el caso de las licencias de uso dado que
el titular de la marca autoriza a un tercero a usar la misma, pero en la mayora
de los casos los consumidores desconocen de dicho acuerdo, al igual que en el
caso de la cesin de la marca cuando no va acompaada de la transferencia de
los activos de la empresa. En ambos casos, el origen empresarial cambia, lo cual
constituye un riesgo para el consumidor pues nada le asegura que el producto o
servicio mantenga las cualidades que conoci con anterioridad.

2.3. Funcin indicadora de calidad

Tambin conocida como funcin de garanta o funcin social, esta atribucin


de la marca hace referencia a la idea que proporciona la misma al consumidor
sobre las cualidades del producto o servicio. Es as como las personas buscarn
aquellas marcas que asocian con ciertas caractersticas que en su momento les
resultaron positivas, ya sea por experiencia personal o por recomendacin de
terceros, esperando que las mismas sean iguales o incluso mejores.
Consideramos que dentro de este rubro se encuentra la denominada funcin de
proteccin al consumidor pues mediante la informacin que brinda el signo las
personas podrn realizar mejores decisiones de consumo y a travs de sus
preferencias, desplazar del mercado a aquellos empresarios que no cumplan con
ciertos estndares de calidad.
De lo dicho hasta el momento no se debe inferir que el producto o servicio
ofertado deba necesariamente contar con elevadas caractersticas que lo
posicionen por encima del resto. Sobre este tema, Fernndez Novoa seala:

De uno u otro modo, es indudable que por regla general el


consumidor cree que todos los productos o servicios dotados
con la misma marca ostentan la misma calidad: alta o baja. En
este sentido cabe afirmar que la marca es un signo que
proporciona al consumidor informacin acerca de una calidad
relativamente constante del producto o servicio. Esto es
innegable en el plano socioeconmico: la marca es un signo que
indica una cierta calidad del producto o servicio en la realidad del
mercado y, sobre todo, en las experiencias y vivencias de los
consumidores.
En la misma lnea que dicho autor, Bercovitz sostiene:

La marca debe suponer una cierta homogeneidad de los


productos o servicios a los que se aplica. Este planteamiento es
preferible a la consideracin de la marca como indicadora de una
determinada calidad, porque esa consideracin puede dar a
entender que un producto de marca es un producto de buena
calidad en todo caso y esa referencia es equvoca.

En consecuencia, se debe entender el trmino calidad asocindolo con la


homogeneidad, constancia o uniformidad en las cualidades o caractersticas del
producto o servicio que se tiene a la vista. Pero como mencionramos en su
momento, al igual que en el caso de la funcin de indicacin de procedencia
empresarial, en la funcin de garanta no hay seguridad de que la misma se
cumpla cuando se da la marca en licencia. Mientras sea el empresario original el
encargado de la produccin, ser de su mayor inters mantener el nivel de lo
ofertado, pero este no es el caso del licenciatario que podra encontrar un
provecho econmico en disminuir la calidad, ahorrando en su inversin durante
el tiempo que dure la licencia.
Es por ello que en otros pases se ha considerado adecuado que el licenciante
ejerza un control sobre el otro contratante para as impedir un lucro indebido con
el prestigio de su marca y la consecuente afectacin a los consumidores.

2.4. Funcin condensadora del goodwill o reputacin

La funcin condensadora de goodwill se aprecia de manera evidente en el caso


de las marcas notorias por su especial posicionamiento y prestigio en el
mercado. Esta cualidad hace referencia a la buena reputacin con la que cuenta
una marca y que lleva a los consumidores a optar por los productos o servicios
a los que est asociada y no a otros, por considerarlos superiores.
Pero, as como la reputacin de una marca puede ser positiva, la misma puede
devenir en un desprestigio o mala fama.

De acuerdo con Fernndez Novoa:

Aunque sta es la principal funcin que la marca desempea en


defensa de los intereses del empresario titular, hay que
puntualizar, sin embargo, que lejos de ser constante, la funcin
condensadora del goodwill es tan slo eventual. En efecto, la
marca de un producto o servicio puede poseer un goodwill o
buena fama, o bien un illwill o mala fama, porque las
asociaciones evocadas por la marca en el consumidor pueden
ser favorables o bien desfavorables.

Es por este motivo que el titular no debe descuidar sus esfuerzos por captar la
preferencia de los consumidores pues la misma no se encuentra asegurada,
pudiendo variar en el tiempo por distintas circunstancias.

2.5. Funcin publicitaria

Adems de las funciones ya sealadas, la marca cuenta adems con la


capacidad de dar a conocer al producto o servicio al que acompaa,
contribuyendo directamente a su posicionamiento en el mercado, ya sea
comunicando caractersticas propias de aquel o evocando ideas o sentimientos
deseables por parte del pblico. Esto depender, por ejemplo, del producto en s
mismo, de su forma de presentacin o de las palabras singulares que lo
acompaan.
Rangel Medina explica esta atribucin de la siguiente manera:

La atraccin de la clientela se opera en forma directa por el


conocimiento que el pblico tiene de los artculos, precisamente
por medio de la marca que los identifica. Si de una manera
especfica e inmediata la finalidad de la marca consiste en
identificar las mercancas, dicha identificacin implcitamente
produce la formacin de la clientela. Este sealamiento de la
procedencia constituye a su vez un modo de llamar al
consumidor, es un vehculo de rclame.

De lo sealado se desprende que la funcin publicitaria se encuentra relacionada


con la funcin de indicacin de procedencia pues con la sola asociacin a un
origen empresarial se va obteniendo una cuota de mercado. Adicionalmente a
esta funcin, tambin hay una vinculacin con la funcin indicadora de calidad y
condensadora de goodwill.
Es as como Arean Laln afirma:

En primer lugar, debe resaltarse que la funcin publicitaria de la


marca se beneficia, de manera conjunta e indirecta, de la tutela
que el Sistema de Marcas otorga a la funcin indicadora de la
procedencia empresarial y a la funcin indicadora de la calidad.
Y, en segundo trmino, conviene subrayar que al proteger el
goodwill anejo a una marca, de manera refleja se est
protegiendo la funcin publicitaria autnoma de la marca que
como sabemos interviene en la formacin del goodwill.

Esto si tenemos en cuenta que, si en el caso de una marca comn la marca por
s sola anuncia cualidades del producto o servicio, esto ser ms cierto en el
caso de las marcas notorias en las cuales dichas cualidades sern de especial
prestigio. Pero aun cuando se trate de una marca ordinaria, la funcin indicadora
de calidad tambin se encargar de informar sobre caractersticas positivas del
producto o servicio en cuestin.

3. Tipos de marcas

Dentro del conjunto de signos distintivos que tienen vocacin marcaria, podemos
encontrar dos sub grupos: aquellos aptos para registro que cuentan con distintos
grados de distintividad y aquellos que no alcanzan el registro por condiciones
inherentes al signo.
3.1. Marcas de fantasa, arbitrarias y sugestivas

Una vez superado el anlisis sobre la presencia de distintividad en un signo,


tenemos que el mismo puede ser clasificado en una de las siguientes tres
categoras: de fantasa (fanciful), arbitrario (arbitrary) o sugestivo (suggestive). A
continuacin, revisaremos cada una de las mencionadas clasificaciones
siguiendo tambin lo sealado por la doctrina norteamericana.

3.2. Marcas de fantasa (fanciful)

En lo que se refiere a niveles de distintividad, tanto la doctrina como la


jurisprudencia reconocen a este tipo de marcas un nivel elevado debido a la
distancia existente entre el producto o servicio que se designa y el signo que se
le atribuye, el cual adems carece de significado.

Sobre el particular, Arean Laln seala que:

Finalmente, las denominaciones caprichosas o de fantasa son


palabras acuadas con el expreso propsito de emplearlas
como marcas; o bien, trminos lejanos en el tiempo o en el
espacio que los consumidores no conocen y que se usan como
marcas.

Esto quiere decir que no hace falta que el signo carezca de todo significado
desde un punto de vista tcnico, sino que bastar con que no cuente con uno
para el consumidor en particular, ya sea porque ha cado en desuso o incluso
por pertenecer a otro idioma.

3.3. Marcas arbitrarias (arbitrary)

Un segundo grupo de signos que presentan una distintividad elevada es aquel


conformado por elementos que poseen un significado conocido por el
consumidor pero que no guardan relacin con el producto o servicio. Mansani
los define de la siguiente manera:
constituidos por trminos dotados de significado propio, incluso
coincidentes con el nombre comn de un producto, pero
desligado de las caractersticas del producto distinguido (ej.
Panda para automviles, Fruit para ropa de abrigo). Son
siempre tutelables, en una medida proporcional a la distancia
conceptual entre su significado y el nombre del producto que
distinguen.

En la doctrina norteamericana, tenemos que Halpern, Nard y Port nos dicen lo


siguiente:

Las marcas arbitrarias son palabras o smbolos que ya existen


en el lenguaje, pero que son usadas como marcas en bienes o
servicios a los cuales no son normalmente asociados. Por
ejemplo PPLE para computadoras o IVORY para jabn. Las
marcas arbitrarias no describen el bien o el servicio de ninguna
manera y no comunican ninguna caracterstica, ingrediente o
funcin del bien. Las marcas arbitrarias son consideradas
inherentemente distintivas y no requieren de un significado
secundario para ser registradas.
En conclusin, tanto en los signos de fantasa como en los que son arbitrarios,
no se cuestionar el cumplimiento de la funcin distintiva, ya sea porque el
trmino carece de significado o porque el mismo no tiene vinculacin con el
producto o servicio al que acompaa.

3.4. Marcas sugestivas (suggestive)

Dentro de esta ltima categora de signos registrables tenemos a aquellas


denominaciones que sugieren o evocan caractersticas del producto o servicio al
que acompaan, pero de manera indirecta, sin llegar a describirlos por completo,
siendo necesario el empleo de un cierto esfuerzo mental por parte del
consumidor para realizar la asociacin.
Silbert los define de la siguiente manera:
Las marcas sugestivas sugieren, pero no describen
directamente, las caractersticas o las cualidades de un producto
o un servicio. Una marca es sugestiva y no descriptiva si se
necesita al menos un cierto grado de imaginacin para llegar a
una conclusin en cuanto a la naturaleza de los bienes. Por
ejemplo, mientras que la marca Suavidad de Pluma puede ser
descriptiva en cuanto a edredones, sera sugestiva para
marsmelos.

La mayora de estudiosos en la materia aborda el tema de los signos sugestivos


en oposicin a los descriptivos dado que entre ambos grupos los lmites no
siempre resultan claros.
A manera de ejemplo, Arean Laln seala lo siguiente:

Desde entonces hasta nuestros das, tanto la jurisprudencia


como la doctrina han venido elaborando diversos criterios que
podemos sintetizar del modo siguiente: 1) Mientras las
denominaciones descriptivas comunican directamente al pblico
de los consumidores las cualidades o caractersticas del
producto, las denominaciones sugestivas obligan al consumidor
a hacer uso de su imaginacin y de su razn para relacionar la
marca con el producto. 2) Una denominacin es descriptiva de
un producto, y no sugestiva, si los empresarios del sector
necesitan usarla para describir sus productos a los
consumidores. 3) Una denominacin es descriptiva de un
producto, y no sugestiva, si ha sido usada con frecuencia para
designar productos similares. 4) En todo caso el carcter
descriptivo de una denominacin debe entenderse en sentido
amplio.

Dependiendo del grado de deformacin de la palabra, ser mayor o menor el


nivel de distintividad de la misma. En consecuencia, si las modificaciones
resultan menores o imperceptibles, mayor ser el riesgo de que la autoridad las
califique como descriptivas, concepto que veremos a continuacin.

4. Qu tipos de signos pueden ser utilizados como marca?

a) Las palabras o combinacin de palabras. - A este tipo de marcas se


les conoce como denominativas.
b) Las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos. - Si se trata solamente de
imgenes sin texto se les conoce como marcas figurativas. Como ejemplo
tenemos las siguientes:
Los sonidos y los olores. - Como mencionamos, hay formas de
representar grficamente los sonidos (est registrado, por ejemplo, el
sonido de la corneta de DOnofrio), pero para los olores todava no hay
una tecnologa o mtodo que lo represente grficamente segn los
criterios peruanos.
c) Las letras y los nmeros. - Para que funcionen como marcas
normalmente se necesita que sean aleatorios o arbitrarios con respecto al
producto o servicio en el que se van a usar. Si las letras y nmeros estn
relacionados con el producto o servicio es posible que solamente estn
realizando una funcin descriptiva y, por lo tanto, no cumplan con el
requisito de distintividad. Por ejemplo, XL no servira para distinguir ropa
porque describe la talla, pero quizs podra servir para identificar libros, si
es que los consumidores no le atribuyen a XL una finalidad descriptiva.
d) Un color delimitado por una forma o una combinacin de colores. -
Es muy complicado que se conceda como marca un color sin que est
delimitado por una forma porque esto le brindara al titular un control
exclusivo excesivamente, perjudicando el mercado6. Por ejemplo, si
alguien obtuviera como marca el color rojo impedira que se use este color
en el trfico comercial, con los graves perjuicios que puede imaginar. Por
este motivo se protege al color que est delimitado por una forma, la
misma que puede ser regular como un crculo, rectngulo, etc. o una
forma irregular. Tambin se puede proteger una combinacin de colores,
sin que en este caso sea exigible la existencia de contornos delineados.
En estos casos, no es raro que para registrar marcas consistentes total o
parcialmente en colores se recurra a cdigos internacionales para
precisar el color y tono especfico. El sistema Pantone para la
identificacin de colores es el ms utilizado.
e) La forma de los productos, sus envases o envolturas. - Cuando la
marca consiste en la forma de un producto o la forma de un envase,
estamos ante marcas tridimensionales; como ejemplos podemos
mencionar la forma tridimensional de la botella de Coca Cola y la forma
tridimensional de los chocolates Toble rone.
f) Cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores. - Aunque las combinaciones pueden ser muy
variadas, cabe resaltar que las combinaciones de signos denominativos y
signos figurativos reciben el nombre de marcas mixtas.

4.1. Signos genricos y descriptivos

El artculo 135 de la Decisin 486, Rgimen Comn de la Propiedad Industrial,


regula en sus diecisis incisos aquellos supuestos en los cuales un signo no
puede ser admitido a registro debido a condiciones propias del mismo. De estos
diecisis casos, cuatro hacen referencia al tema de la distintividad aplicable para
signos denominativos, figurativos o mixtos. Existen tambin prohibiciones en
cuanto a la forma del producto, pero al hacer referencia a marcas
tridimensionales no sern abordados, al no ser materia del presente estudio.

El inciso b) del artculo en mencin enuncia una objecin general: No podrn


registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Esto se
podra haber interpretado, contrario sensu, de lo estipulado en el artculo anterior:
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado.
Los siguientes incisos ya entran a regular casos especficos los cuales pueden
ser agrupados en dos categoras:
Denominaciones descriptivas y
Denominaciones genricas o usuales.

5. Signos descriptivos

Los signos descriptivos son aquellos que informan directamente y de manera


precisa acerca de ciertas caractersticas o condiciones importantes del producto
o servicio. En efecto, si se tratase de una referencia indirecta estaramos ante
signos sugestivos y si las caractersticas fuesen secundarias, no habra una
identificacin por parte del consumidor entre la denominacin y las propiedades
del producto.

Adicionalmente, decimos que el trmino debe ser preciso en oposicin a general


o vago puesto que, siguiendo con lo sealado por Otamendi, cuando el
calificativo sirva para describir muchos productos o servicios o haga referencia a
bienes intangibles (lase cualidades espirituales u otros tipos de
inmaterialidades) s proceder el registro. Este sera el caso de, por ejemplo,
marcas como Tentacin, Vicio o Sublime para productos de la Clase 30 de
la Clasificacin Internacional (productos de cacao y chocolate, entre otros).

Continuando con la reflexin, resulta acertada la definicin que nos brinda


Pachn Muoz:

La doctrina ha dicho que se est frente a una denominacin


genrica, cuando formulada la pregunta qu es? en relacin
con un producto o servicio, se responde empleando la
denominacin genrica.
Las denominaciones descriptivas de un producto o servicio son
aquellas que, con anterioridad a la fecha de la solicitud de
marca, informan al pblico consumidor acerca de las
caractersticas, cualidades, funciones, usos, componentes,
efectos u otras propiedades de los productos o servicios de
que se trate.
Las denominaciones descriptivas responden a la pregunta
cmo es? con referencia al producto o servicio. As, por
ejemplo, los tribunales de varios pases estimaron que el
trmino light (ligero, liviano, de poca graduacin) era
descriptivo para indicar cigarrillos de bajo contenido de nicotina
o alquitrn.

En este punto el autor hace referencia a un instrumento muy til empleado en la


jurisprudencia norteamericana y acuado por Thomas McCarthy. A criterio del
profesor, una marca responde las siguientes preguntas del consumidor: quin
eres? de dnde vienes? quin responde por ti? Pero el nombre del producto
responde a la pregunta qu eres? Muchos productos que compiten entre s
darn la misma respuesta, sin importar la fuente de origen y dichas
designaciones genricas le dirn al comprador lo que el producto es, no de
dnde ha venido.
Consideramos que la razn de ser de esta prohibicin se encontrara en el
inters por parte del legislador de impedir restricciones a la competencia entre
aquellos empresarios que concurran en el mercado. Ello toda vez que estamos
ante trminos comunes que se emplean conjuntamente a las marcas para
brindar informacin acerca del producto o servicio y que, de ser otorgadas a un
competidor en particular, impediran su uso por parte de terceros, dndole una
ventaja indebida al referido titular.

6. Signos genricos

Las denominaciones genricas son aquellas que nombran desde un principio o


que con el tiempo llegan a nombrar la especie o el gnero al que pertenecen los
productos o servicios que les son asignados. En este punto es importante
diferenciar el momento en que se presenta la genericidad: si la misma se da
desde el inicio, se tratara de una genericidad originaria, pero si la misma se da
con posterioridad, es el caso de la genericidad sobrevenida.
Cornejo Guerrero nos dice lo siguiente:

Para estar en el supuesto de un trmino genrico, no se trata


de que est de por medio una expresin de uso comn en el
idioma. Tambin debe notarse que la calificacin de un signo
como genrico y por ende no protegible, no slo debe verificarse
que dicho signo refiera a una categora general de producto, sino
que adems dicha categora general de producto debe ser
precisamente la que el signo est dirigido a distinguir. Tambin
estn incluidos dentro del concepto de los trminos genricos
aquellas expresiones que sin referirse especficamente al mismo
producto que se quiere distinguir, puede establecerse respecto
de ellas una relacin de especie a gnero.

En consecuencia, no se puede analizar la genericidad del signo en forma aislada


sino en relacin con el producto o servicio, no siendo suficiente que el signo sea
una especie o gnero cualquiera sino aquella a la que pertenecen los mismos.

7. Cules son los lmites a los derechos conferidos?

En cuanto a estos lmites, debemos sealar el plazo de duracin, el agotamiento


del derecho y los usos informativos. Sobre el plazo, las marcas se protegen
durante 10 aos desde la fecha en que se concede el registro y este registro se
puede renovar indefinidamente por periodos de 10 aos, previo pago de la tasa
correspondiente.

Sobre el agotamiento del derecho, esta figura se encuentra contemplada en el


artculo 158 de la Decisin N 486 y seala que un tercero puede realizar actos
de comercio respecto de una marca registrada, despus de que ese producto se
haya introducido en el comercio en cualquier pas por el titular del registro o por
otra persona con su consentimiento, en particular cuando los productos y los
envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con los productos no
hubiesen sufrido ninguna modificacin, alteracin o deterioro. Por ejemplo, si el
titular vendi su producto marcado en Estados Unidos, no puede impedir que el
producto sea importado por Per y se realicen posteriores transacciones
comerciales.

Finalmente, en lo referido a los usos informativos, los terceros pueden usar sin
consentimiento una marca registrada siempre y cuando el uso sea para fines
informativos (no a ttulo de marca), sea un uso de buena fe y no cause confusin
en el pblico respecto del origen empresarial. Por ejemplo, un taller de
reparacin de autos puede indicar en el cartel de su establecimiento las marcas
que repara; tambin puede entrar en este lmite, la publicidad comparativa entre
productos o servicios.

8. Qu derechos tiene el titular de una marca?

El titular del signo puede usarlo, transferirlo, licenciarlo, prendarlo y establecer


prohibiciones sobre su uso.
a) Uso del signo: El titular puede utilizar su signo registrado y, de hecho, no
solamente tiene el derecho de usarlo, sino que tiene la obligacin de
usarlo pues existe el procedimiento de cancelacin por falta de uso.
En este procedimiento, un tercero solicita la cancelacin de la marca del
titular por no haber sido usada en Per, ni en ningn pas de la Comunidad
Andina, sin motivo justificado en un lapso de tres aos consecutivos
precedentes a la fecha de inicio del procedimiento de cancelacin. Cabe
resaltar que se debe probar que el uso se realiza tal cual fue registrado el
signo, aunque se aceptan usos donde el signo haya variado de manera
no significativa.
b) Transferencia, prenda y licencia del signo: El titular puede transferir el
signo en propiedad, otorgar en garanta el signo o licenciarlo, es decir,
brindar autorizaciones para que terceros puedan utilizarla, por ejemplo,
en franquicias. El uso autorizado de un signo se puede utilizar como
defensa en un procedimiento de cancelacin por falta de uso.
c) Prohibiciones: El titular del signo puede impedir el registro de su marca
por un tercero y tambin impedir el uso de su marca por parte de un
tercero.
9. Cul es el trmite de registro de las marcas?

A nivel nacional, el primer paso, aunque no es obligatorio, es realizar ante


INDECOPI una bsqueda fontica (para palabras) o figurativa (para imgenes)
del signo que se tiene inters en obtener, especificando la clase o clases en las
cuales se quiere registrar; el resultado de la bsqueda orienta a la persona
respecto a la posibilidad de obtener el signo.

La solicitud de registro es presentada ante la Direccin de Signos Distintivos del


INDECOPI siguiendo el formato establecido. Si se han cumplido todos los
requisitos formales (como la presentacin de poderes o el pago de la tasa de
solicitud), se debe publicar la marca en el Diario El Peruano y, hasta luego de
30 das hbiles (laborables) contados desde la fecha en que se publica el signo,
cualquier persona que crea que le afecta la marca solicitada puede interponer
una oposicin, es decir, una objecin a que se registre. Igual plazo existe para la
oposicin andina.

Cabe resaltar que el INDECOPI, incluso cuando nadie se opone, realiza un


anlisis para determinar si la marca puede o no otorgarse, tomando en cuenta si
el signo es suficientemente distintivo, susceptible de representarse grficamente,
no engaa, no se confunde con otro previamente registrado o solicitado, etc. As,
si el resultado de la Direccin de Signos Distintivos no es favorable al solicitante
de la marca, ste puede apelar al Tribunal del INDECOPI, especficamente a la
Sala de Propiedad Intelectual.

Un dato importante es que el solicitante tiene dos formas de evitar que su marca
entre en conflicto con otra previamente registrada o solicitada; la no
reivindicacin y el acuerdo de coexistencia.

El mecanismo de la no reivindicacin se refiere a que el solicitante puede,


durante el trmite, limitar la cantidad de productos o servicios que originalmente
quera distinguir con su signo, pero no puede variar el signo solicitado ni ampliar
el listado de productos/servicios.
El acuerdo de coexistencia ocurre cuando el solicitante y el titular del signo en
conflicto acuerdan que podrn usarse lo signos pese a que sean idnticos o
similares para productos o servicios relacionados. Sin embargo, el INDECOPI,
como garante del mercado, puede no registrar el signo solicitado si considera
que, an pese al acuerdo, podra perjudicarse el mercado.

10. Prdida del derecho marcario

Cuando tratamos el tema de las denominaciones genricas mencionamos que


las mismas podan ser de dos tipos: aquellas que nombran desde un principio o
aquellas que con el tiempo llegan a nombrar la especie o el gnero al que
pertenecen los productos o servicios que les son asignados. Sobre el segundo
grupo corresponde en este punto realizar algunas precisiones.
En primer lugar, tenemos que Pachn realiza una distincin entre ambos grupos
como a continuacin se detalla:

se reconoce una realidad diferente desde el aspecto temporal,


una realidad sobreviniente, y debe considerarse que el signo
escogido era apto para distinguir qu podra haber originado un
registro vlido en su origen, pero que por la manera de hablar de
los consumidores (el vulgo) se convirti en un neologismo que
priv a la palabra de que se trate, de su fuerza distintiva, ya que
pas a designar un gnero de productos al haberse vulgarizado
la palabra.

Entre algunas de las medidas que puede adoptar el titular para evitar esta
vulgarizacin de su signo, Cornejo Guerrero recomienda las siguientes:

En la publicidad, en el etiquetado y en la presentacin del producto debe


evitarse usar la marca como si fuera su denominacin; en las etiquetas de
los productos, debe resaltarse la marca por encima del resto de los
elementos; identificar a la marca mediante los smbolos R. o M.R.; se
puede mencionar en la etiqueta a los titulares de la marca; en caso ya se
encuentre en peligro de perderse, se pueden publicar avisos en distintos
medios de comunicacin.

11. Cules son los principios jurdicos en el sistema de marcas?

A. Principio de inscripcin registral, que consiste en que puedo usar un


signo para identificar mi producto o servicio en el mercado, pero si no lo
registro no voy a poder obtener la proteccin tpica de las marcas: la
exclusin (evitar que otros usen mi signo). En consecuencia, el registro es
necesario para que se constituya el derecho de exclusiva, hacindose
titular de la marca aquella persona natural o jurdica que la inscriba
primero.
Cuando dos personas solicitan la misma marca, se toma en cuenta la
fecha de la solicitud (prelacin), teniendo mejor derecho aquel con la
prelacin ms antigua. Tambin se debe revisar si alguno de los
solicitantes est pidiendo que alguna prioridad, que se refiere a la
posibilidad de que se reconozca como fecha de solicitud en un pas B
una fecha anterior a la de la verdadera presentacin en B, asignndose
la fecha en la que se present la solicitud en un pas A. Por ejemplo, si
se solicita una marca en Estados Unidos el 01/01/2008 hay un plazo de 6
meses para reivindicar la prioridad; con lo cual, si present mi solicitud de
la misma marca en Per el 01/06/2008 y pido que reconozcan mi
prioridad, se har la ficcin de que la ped en Per el 01/01/2008.
Es importante tener en cuenta que el plazo de proteccin del registro es
de 10 aos y puede renovarse indefinidamente por periodos de 10 aos,
pagando una tasa de renovacin.
La principal excepcin al principio de inscripcin registral est en las
marcas notoriamente conocidas. Las marcas notoriamente conocidas son
aquellas que debido a diversos factores como su uso intensivo en el
mercado o en publicidad comercial, alcanzan un nivel de conocimiento
entre los consumidores que es superior al de las marcas comunes. En
base a este elevado conocimiento a las marcas notorias se les otorga una
proteccin reforzada y, como parte de esa proteccin reforzada es
posible, al menos en teora, proteger una marca notoria incluso si no est
registrada.
B. Principio de territorialidad, que establece como regla general que una
marca goza de proteccin nicamente en el territorio del pas en el cual
ha sido registrada. Nuevamente, como excepcin a este principio en el
terreno marcario, tenemos a la marca notoriamente conocida (por la
proteccin reforzada) y a la Oposicin Andina.
En general, la oposicin forma parte del trmite de registro y consiste en
que, luego de 30 das de la publicacin de la marca solicitada en el diario
oficial El Peruano, cualquier persona que vea afectada sus intereses por
esa solicitud (por ejemplo, por tener una marca similar inscrita en Per)
puede oponerse al registro presentando sus argumentos. Igualmente,
como parte de la Comunidad Andina, similar trmite de oposicin lo pude
realizar en nuestro pas cualquier persona con una marca inscrita en algn
pas miembro de la CAN (Oposicin Andina).
C. Principio de especialidad, mediante el cual, la defensa de una marca se
realiza solamente en relacin con productos o servicios idnticos o
similares al registrado. De esta manera, el titular de una marca se
encuentra facultado a impedir que un tercero no autorizado registre o
utilice una marca idntica o similar, pero por el principio de especialidad
slo puede defender su marca en el mbito de los productos o servicios
que sean idnticos o similares.
Es importante sealar que las clases que componen la Clasificacin de
Niza no restringen el principio de especialidad. En realidad, las clases no
determinarn la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios. Por
ejemplo, podemos considerar relacionados los productos lcteos y las
bebidas y zumos de frutas, pero stas se encuentran en clases diferentes.
Entonces, qu determina que los productos o servicios sean idnticos o
similares? Para ellos se debe tomar en cuenta, entre otros factores, la
finalidad, la naturaleza, la conexin competitiva, los canales de
comercializacin y el sector de consumo al que se refieran los productos
o servicios.
Como excepcin al principio de especialidad se encuentra, nuevamente,
la marca notoriamente conocida; en consecuencia, la proteccin
reforzada de la marca notoria va ms all de las pautas generales para el
establecimiento de conexin competitiva entre los productos o servicios.

Finalmente, tenemos un principio que inspira todo el ordenamiento jurdico


y tambin el mbito marcario: el Principio de buena fe. En base a este
principio, se presume la buena fe del solicitante de una marca y quien alegue
lo contrario debe probarlo. Por ejemplo, acta de mala fe el eventual
distribuidor en Per, que registra a su nombre las marcas de una empresa
extranjera con la que tuvo contacto, solicitando el registro con el nico fin
de vendrsela a la empresa extranjera bajo amenaza de que no lo dejarn
ingresar al mercado peruano.

12. Nulidad del Registro

Como se mencion anteriormente, el derecho de exclusiva sobre una marca


nace con el registro. No obstante, para que ello sea as el registro debe ser
vlidamente efectuado. El registro, por tanto, supone la observancia de una serie
de presupuestos y requisitos de validez cuya ausencia se puede traducir en
causas de nulidad. De ah que el literal a) del artculo 181 LPI disponga, en una
frmula quizs demasiado genrica, que se decretar la nulidad del registro
cuando el mismo se haya concedido en contravencin de cualquiera de las
disposiciones de la presente ley.

El literal b) del mismo artculo tambin sanciona con nulidad aquellos registros
que hubiesen sido otorgados con base en datos o documentos previamente
declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente,
contenidos en la solicitud y que sean esenciales. Otra causa de nulidad, prevista
en el literal c), es el registro obtenido de mala fe. Y en el artculo 184 LPI, se
seala que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro,
conoca o deba conocer que ellas pertenecan a un tercero.

Si la declaracin de nulidad significa, como seala Bercovitz, que la marca


inscrita no reuni en el momento de su inscripcin los requisitos legales para ser
registrada, es natural que la nulidad opere retroactivamente, es decir, que se
considere que aquella marca no fue nunca vlidamente concedida. 66 La Oficina
de Signos Distintivos del Indecopi es de la misma opinin:

La nulidad del registro de un signo distintivo supone la


existencia de un vicio al momento de haberse concedido el
referido registro. Ahora bien, la decisin de nulidad del registro
de un signo distintivo tiene efectos retroactivos, lo cual implica
que dicho registro nunca fue vlido.

13. Riesgo de Confusin

El ejercicio del ius prohibendi, por supuesto, no se puede ejercer contra cualquier
signo que se use en el mercado sin consentimiento del titular, sino slo contra
aquellos signos cuya identidad o semejanza con una marca anteriormente
solicitada para registro o ya registrada sea capaz de inducir al pblico a error
determinar si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusin y
error al consumidor. Estamos, de este modo, ante otro de los principios
fundamentales del Derecho de marcas, cual es el riesgo de confusin.

El riesgo de confusin exigido por la norma es un riesgo de confusin abstracto,


vale decir, no es necesario demostrar una concreta situacin de confusin, sino
que la identidad o semejanza de los signos confrontados sea de tal forma que
pueda inducir al pblico a error. Por tanto, ser suficiente verificar, a partir de
una comparacin de los signos y productos en conflicto, la aptitud para generar
confusin en el mercado. Como apunta Di Cataldo, no se exige probar la
existencia de una efectiva confusin en el consumidor, sino comprobar la
posibilidad de confusin.

Tambin debe tenerse en cuenta que el riesgo de confusin exige que el signo
posterior sea utilizado a ttulo de marca, es decir, para distinguir los productos o
servicios de un determinado empresario. Ergo, existen casos en los que est
permitido el uso de buena fe de la marca ajena, siempre y cuando no sea a ttulo
de marca: uso del nombre propio o seudnimo; el uso descriptivo de algunos
signos indicativos de cantidad, valor, destino, lugar de origen, etc.
14. Cmo se determina la identidad o semejanza entre los signos en
conflicto?

1. La apreciacin sucesiva de los signos considerando su aspecto de


conjunto, y con mayor nfasis en las semejanzas que en las
diferencias. Aqu se toma en cuenta, por ejemplo, la cantidad de slabas,
la similitud de vocales y consonantes, los prefijos y sufijos, etc., as como,
los grficos y tipos de letras, si los hubiere.
Se debe tener claro que las marcas no se perciben en el mercado de
manera simultnea, sino que, normalmente, se ven los signos de manera
sucesiva (primero uno y despus otro), por eso, se toma como referencia
el aspecto en conjunto de ambos signos, porque el consumidor tendr un
recuerdo ms o menos vago (no detallado) del signo que ha visto.
2. El grado de percepcin del consumidor medio. Esto se refiere a que,
en el anlisis, la autoridad debe colocarse en los zapatos de un
consumidor promedio del sector para determinar si los signos son
confundibles. Normalmente, si el producto es de consumo masivo (como,
por ejemplo, galletas), el grado de percepcin del consumidor medio es
bajo, es decir, no presta una detenida atencin. En cambio, el promedio
de los que compran bienes no masivos (por ejemplo, automviles), por lo
general, tiene un grado de atencin elevado, ya que se presta mucha
atencin a los vehculos, sus marcas y a sus principales caractersticas.
3. La naturaleza de los productos o servicios y su forma de
comercializacin o prestacin, respectivamente. En realidad, aunque
la norma lo seala como un criterio para determinar la semejanza de los
signos, lo apropiado es tomarlo en cuenta para determinar la semejanza
de los bienes, no de los signos.
Este criterio es muy importante para analizar el riesgo de confusin pues,
en ese caso, se toma en cuenta si los productos o servicios son idnticos
o similares, es decir, se utiliza el Principio de Especialidad. Lo que se hace
es comparar entre los productos y servicios, su finalidad (para qu se
usa?), naturaleza (forman parte del mismo gnero?), conexin (son
sustitutos o complementarios?), canales de comercializacin (se venden
en los mismos lugares?) y sectores de consumo a los que van dirigidos
(los compran las mismas personas?).
4. El carcter arbitrario o de fantasa del signo, su uso, publicidad y
reputacin en el mercado. Los signos evocativos, por ser dbiles, deben
aceptar que haya signos algo semejantes; en el otro extremo, se
encuentran los signos de fantasa, en los cuales cualquier semejanza
parecer un intento de copia. Los signos arbitrarios no se consideran ni
fuertes ni dbiles.
5. En cuanto al uso, publicidad y reputacin en el mercado, constituyen
criterios que causan extraeza pues no son tiles para el anlisis de
semejanza de signos y, por el lado de los productos, la confundibilidad se
da en abstracto; es decir, sin tomar en cuenta elementos fcticos. La
razn lgica para no tomar en cuenta elementos fcticos es que,
normalmente, el signo no se est usando en el mercado antes de
registrarlo.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el uso, publicidad y reputacin son
intensos, pueden hacer ms fuerte al signo y, de hecho, por eso existe la
figura del secondary meaning. Tambin por este motivo existe la figura de
la marca notoria, que tiene una proteccin reforzada o especial. Sin
embargo, incluir estos factores para determinar la confundibilidad entre
marcas normales no parece muy apropiado; quizs eso explique por qu
esta parte del enunciado no suele utilizarse.
6. Si el signo es parte de una familia de marcas, La familia de marcas se
refiere a que tres o ms marcas de un mismo titular comparten un mismo
prefijo o sufijo; el mejor ejemplo es el prefijo nes que acompaa a todas
las marcas de la empresa Socit des Produits Nestl S.A. Cabe sealar
que la partcula debe por s sola debe identificar un origen determinado,
por lo tanto, si la partcula fuera, por ejemplo, genrica, no servira para
formar una familia de marcas. Se toma en cuenta este criterio en la
confundibilidad porque las familias de marcas ayudan a mejoran la
recordacin y identificacin empresarial, de modo que, si el prefijo o sufijo
es copiado, afecta esa posibilidad de identificar la marca y puede creerse
que tiene un origen distinto al verdadero.
Adems de los mencionados criterios generales, existen dos que son tambin
muy importantes, que, dependiendo del caso en concreto, se suelen tomar en
cuenta para los signos denominativos, figurativos y mixtos:

14.1. Semejanza conceptual

La semejanza conceptual entre dos signos se establece en funcin del


significado de las denominaciones confrontadas. De este modo, como seala
Bercovitz, al comparar los signos habr que tener en cuenta no slo su aspecto
puramente material, sino tambin las ideas que suscita su significado. Dems
est decir que una semejanza fontica no se corresponder necesariamente con
una semejanza conceptual, ni viceversa. Es de mencionar que el criterio
conceptual puede ser utilizado tanto para afirmar la existencia de riesgo de
confusin, como para descartarlo.
No obstante, es de tener en cuenta que no slo las denominaciones son
susceptibles de soportar un juicio comparativo desde el punto de vista conceptual
por lo dems existen denominaciones de fantasa, absurdas en s mismas e
incapaces de evocar algn concepto, pues los signos figurativos tambin pueden
evocar conceptos y, por tanto, es posible hacer comparaciones entre ellos en
atencin a la idea que representan. Claro que las marcas exclusivamente
figurativas tendran el problema de su transmisin oral, que es el medio a travs
del cual, generalmente, los consumidores solicitan el producto. Por esta razn,
el nmero de marcas exclusivamente figurativas es muy inferior al de las marcas
denominativas o mixtas. Siendo que en estas ltimas tambin es posible hacer
un anlisis comparativo de los signos desde el punto de vista conceptual.

14.2. Semejanza fontica

La comparacin fontica entre los signos enfrentados es de suma importancia a


la hora de determinar la existencia de riesgo de confusin, ya que los
consumidores suelen acceder a los productos o servicios recurriendo a su
denominacin. De ah que la semejanza fontica de dos marcas nos pondr
generalmente ante dos signos confundibles, salvo el supuesto de que el
significado directo de una o ambas denominaciones elimine el riesgo de
confusin de partida existente.

Fernndez Nvoa, resea como criterios que han de tomarse en cuenta para
determinar la semejanza fontica de las denominaciones los siguientes: la
comparacin debe realizarse mediante una visin o audicin sencilla, sin
necesidad de entrar a disquisiciones tcnicas o lgico gramaticales; no
aplicacin de criterios matemticos, como contar el nmero de letras o slabas;
la ubicacin de las vocales; identidad y ubicacin de la slaba tnica; el factor
tpico, vale decir, la disparidad o coincidencia de las slabas que encabecen las
denominaciones confrontadas; y la transposicin de los elementos constitutivos
de las marcas comparadas.

14.3. Semejanza grfica

Como destaca Phillips, el elemento visual de una marca presenta ventajas con
relacin a los elementos sonoros y conceptuales en el sentido de que es
multifactico: ms all del contenido textual que pudiera tener, un signo grfico
puede adoptar una variedad de colores, formas, tamao y posicin. 95 En la
comparacin de las marcas grficas debe atenderse, en primer lugar, a la
impresin visual que generan las figuras constitutivas de las marcas
confrontadas en la mente de los consumidores. Para ello se debe tener en cuenta
que las marcas grficas pueden subdividirse en dos tipos, a saber, la marca
puramente grfica y la marca figurativa.
Segn Fernndez Nvoa, mientras que las marcas puramente grficas son
aquellas que tan slo suscitan en la mente del consumidor la imagen del signo
constitutivo de la marca, las marcas figurativas suscitan en la mente del
consumidor no solamente una imagen visual, sino tambin un determinado
concepto.