La extincin del registro de marcas
Universidad San
Ficha Tcnica
Autor : Dr. Cristhian Northcote Sandoval
Ttulo : La extincin del registro de marcas
Fuente : Actualidad Empresarial N 309 - Segunda
Quincena de Agosto 2014
1. Introduccin
La proteccin sobre una marca se obtiene
con su registro, en nuestro caso, ante el
Indecopi que es la autoridad competente.
Como tal, el registro de una marca cons-
tituye un derecho reconocido a su titular
y que est sujeto a condiciones y formali-
dades para mantenerse en vigencia.
As, existen figuras que determinan la ex-
tincin del registro de marca, dependiendo
algunas de ellas de la voluntad del propio
titular y otras que son impuestas por la ley.
El objetivo del presente informe es revi-
sar cules son las causales de extincin
de un registro de marca, a fin de que
se tenga precaucin con las situaciones
que pueden derivar en la desaparicin
del derecho, si es que no fuera deseada,
y tambin de las formalidades que se
deben seguir en caso fuera una situacin
decidida por el titular.
2. Marco legal
Las situaciones que originan la extincin
de un registro de marcas estn reguladas
en la Decisin de la Comunidad Andina
N 486, que es el rgimen sobre Pro-
piedad Industrial aplicable en el Per al
formar parte de la Comunidad Andina.
En forma supletoria, es de aplicacin el
Decreto Legislativo N 1075, que es la
norma nacional en materia de propiedad
industrial.
3. Aspectos preliminares
Antes de poder analizar las situaciones
que extinguen un registro de marca,
debemos tener en claro cuando un signo
puede ser registrado como marca y qu
prohibiciones se aplican para determinar
la imposibilidad de que un registro de
marca pueda ser otorgado.
Cabe sealar que estas prohibiciones
estn estrechamente vinculadas con una
de las causales de extincin del registro
de marca, que es la nulidad.
3.1. Signos distintivos que pueden ser
registrados como marcas
Como sabemos, una marca es un signo
distintivo que sirve para identificar o
distinguir los productos o servicios de una
empresa, de los productos o servicios de
sus competidores en el mercado, dando
al consumidor informacin necesaria y
suficiente como para que pueda tomar
una decisin de consumo adecuada,
distinguiendo el origen empresarial del
producto o servicio a contratar.
Para estos efectos, los signos que pue-
den ser admitidos como marcas son los
siguientes:
a) Las palabras o combinacin de pala-
bras;
b) Las imgenes, figuras, smbolos, grfi-
cos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;
c) Los sonidos y los olores;
d) Las letras y los nmeros;
e) Un color delimitado por una forma,
o una combinacin de colores;
f) La forma de los productos, sus envases
o envolturas;
g) Cualquier combinacin de los signos
o medios indicados en los apartados
anteriores.
3.2. Prohibiciones absolutas
Teniendo en cuenta las condiciones antes
sealadas sobre los signos que pueden ser
aceptados para su registro como marcas,
nuestra legislacin, as como la mayora
de legislaciones en el mundo, contiene
prohibiciones de carcter absoluto y
de carcter relativo, que determinan la
imposibilita de que un signo acceda al
registro. Las prohibiciones son absolutas o
Pedro
relativas en funcin de si se trata de pro-
hibiciones relativas al signo en s mismo
o al signo con relacin a signos distintivos
de terceros que puedan ser perjudicados.
Son causales absolutas por las cuales un
signo no puede ser registrado como mar-
ca, de acuerdo a lo previsto en el artculo
135 de la Decisin N 486:
a) No puedan constituir marca conforme al
primer prrafo del artculo anterior;
b) Carezcan de distintividad;
c) Consistan exclusivamente en formas usua-
les de los productos o de sus envases, o en
formas o caractersticas impuestas por la
naturaleza o la funcin de dicho producto
o del servicio de que se trate;
d) Consistan exclusivamente en formas u
otros elementos que den una ventaja fun-
cional o tcnica al producto o al servicio
al cual se aplican;
e) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacin que pueda servir en el comer-
cio para describir la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, la procedencia geo-
grfica, la poca de produccin u otros
datos, caractersticas o informaciones de
los productos o de los servicios para los
cuales ha de usarse dicho signo o indica-
cin, incluidas las expresiones laudatorias
referidas a esos productos o servicios;
f) Consistan exclusivamente en un signo o
indicacin que sea el nombre genrico o
tcnico del producto o servicio de que se
trate;
g) Consistan exclusivamente o se hubieran
convertido en una designacin comn
o usual del producto o servicio de que
se trate en el lenguaje corriente o en la
usanza del pas;
h) Consistan en un color aisladamente con-
siderado, sin que se encuentre delimitado
por una forma especfica;
i) Puedan engaar a los medios comercia-
les o al pblico, en particular sobre la
procedencia geogrfica, la naturaleza, el
X-1

modo de fabricacin, las caractersticas,
cualidades o aptitud para el empleo de
los productos o servicios de que se trate;
j) Reproduzcan, imiten o contengan una
denominacin de origen protegida para
los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar
un riesgo de confusin o de asociacin
con la denominacin; o implicase un apro-
vechamiento injusto de su notoriedad;
k) Contengan una denominacin de origen
protegida para vinos y bebidas espirituosas;
l) Consistan en una indicacin geogrfica
nacional o extranjera susceptible de indu-
cir a confusin respecto a los productos o
servicios a los cuales se aplique;
m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de
las autoridades competentes, bien sea
como marcas, bien como elementos de
las referidas marcas, los escudos de armas,
banderas, emblemas, signos y punzones
oficiales de control y de garanta de los
Estados y toda imitacin desde el punto
de vista herldico, as como los escudos
de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones de cualquier
organizacin internacional;
n) Reproduzcan o imiten signos de confor-
midad con normas tcnicas, a menos que
su registro sea solicitado por el organismo
nacional competente en normas y calida-
des en los Pases Miembros;
o) Reproduzcan, imiten o incluyan la deno-
minacin de una variedad vegetal protegi-
da en un Pas Miembro o en el extranjero,
si el signo se destinara a productos o
servicios relativos a esa variedad o su uso
fuere susceptible de causar confusin o
asociacin con la variedad; o
p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al
orden pblico o a las buenas costumbres;
3.2. Prohibiciones relativas
Son prohibiciones relativas para que un
signo sea registrado cuando, reguladas en
el artculo 136 de la Decisin N 486:
a) Sean idnticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos
o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de
confusin o de asociacin;
b) Sean idnticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a
un rtulo o ensea, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusin o de asociacin;
c) Sean idnticos o se asemejen a un lema
comercial solicitado o registrado, siem-
pre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusin
o de asociacin;
d) Sean idnticos o se asemejen a un signo
distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudiera
originar un riesgo de confusin o de aso-
ciacin, cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o
una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el
Pas Miembro o en el extranjero;
e) Consistan en un signo que afecte la identi-
dad o prestigio de personas jurdicas con o
sin fines de lucro, o personas naturales, en
especial, tratndose del nombre, apellido,
firma, ttulo, hipocorstico, seudnimo,
imagen, retrato o caricatura de una per-
sona distinta del solicitante o identificada
por el sector pertinente del pblico como
una persona distinta del solicitante, salvo
que se acredite el consentimiento de
esa persona o, si hubiese fallecido, el de
quienes fueran declarados sus herederos;
f) Consistan en un signo que infrinja el dere-
cho de propiedad industrial o el derecho
de autor de un tercero, salvo que medie
el consentimiento de este;
g) Consistan en el nombre de las comunida-
des indgenas, afroamericanas o locales,
o las denominaciones, las palabras,
letras, caracteres o signos utilizados para
distinguir sus productos, servicios o la
forma de procesarlos, o que constituyan
la expresin de su cultura o prctica, salvo
que la solicitud sea presentada por la pro-
pia comunidad o con su consentimiento
expreso; y,
h) Constituyan una reproduccin, imitacin,
traduccin, transliteracin o transcripcin,
total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea
un tercero, cualesquiera que sean los pro-
ductos o servicios a los que se aplique el
signo, cuando su uso fuese susceptible de
causar un riesgo de confusin o de asocia-
cin con ese tercero o con sus productos
o servicios; un aprovechamiento injusto
del prestigio del signo; o la dilucin de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario.
4. La nulidad del registro de
marca
Acabamos de revisar las prohibiciones
aplicables para determinar cundo un
signo puede acceder a su registro como
marca, la primera causal de extincin de
registro que veremos ser la nulidad, al
estar directamente vinculada con estas
prohibiciones.
La Decisin N 486 establece en su art-
culo 172 que el registro de una marca
puede ser declarado nulo en forma ab-
soluta o en forma relativa.
La nulidad absoluta se presenta cuando
el signo registrado contraviene lo dispues-
to por el artculo 134 de la Decisin
N 486 o se encuentra inmerso en las
prohibiciones absolutas sealadas en el
artculo 135 de dicha norma. La nulidad
absoluta puede ser declarada de oficio o
a pedido de parte.
La nulidad relativa de un registro de mar-
ca se produce cuando se hubiera otorgado
en contravencin de lo establecido por
el artculo 136 de la Decisin o si se
hubiera efectuado de mala fe. En este
supuesto, la accin de nulidad prescribir
a los cinco aos contados desde la fecha
de otorgamiento del registro.
Existe la posibilidad tambin de que la
causal de nulidad afecte solo a uno o a
algunos de los productos o servicios para
los cuales la marca fue registrada, en cuyo
caso, se declarar la nulidad nicamente
para esos productos o servicios, y se eli-
minarn del registro de la marca.
Es necesario sealar que la solicitud de
nulidad ser improcedente cuando haya
sido presentada por una persona que
formul oposicin al registro de marca
por los mismos fundamentos que los
expresados en la solicitud de nulidad.
Veamos qu dice el artculo 172 de la
Decisin N 486 al respecto:
De la nulidad del registro
Artculo 172.- La autoridad nacional com-
petente decretar de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier momento,
la nulidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contraven-
cin con lo dispuesto en los artculos 134
primer prrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretar
de oficio o a solicitud de cualquier persona,
la nulidad relativa de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contraven-
cin de lo dispuesto en el artculo 136 o
cuando este se hubiera efectuado de mala
fe. Esta accin prescribir a los cinco aos
contados desde la fecha de concesin del
registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarn las
que pudieran corresponder por daos y
perjuicios conforme a la legislacin interna.
No podr declararse la nulidad del registro
de una marca por causales que hubiesen
dejado de ser aplicables al tiempo de resol-
verse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad solo se apli-
cara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales la marca fue registra-
da, se declarar la nulidad nicamente para
esos productos o servicios, y se eliminarn
del registro de la marca.
Dejando de lado la posibilidad de que la
nulidad sea declarada de oficio, lo cual
depender de la evaluacin o revisin que
haga el rgano competente de Indecopi,
la persona interesada podr solicitar la
declaracin de nulidad cuando considere
que se han presentado algunas de las
causales antes sealadas.
Una vez revisados los requisitos de forma
de la solicitud, Indecopi notificar al
titular del registro de la marca para que
presente sus fundamentos de defensa en
un plazo de dos meses. Antes del venci-
miento de este plazo, el titular puede so-
licitar una prrroga por un plazo mximo
de dos meses adicionales.
Transcurrido el plazo antes sealado, ya
sea que el titular haya presentado sus
fundamentos o no, se proceder a emitir
la resolucin declarando la nulidad del
registro o infundada la solicitud.
Contra lo que resuelva en primera ins-
tancia la Direccin de Signos Distintivos
del Indecopi, la parte afectada podr
interponer un recurso de apelacin para
que en ltima instancia administrativa
resuelva la Sala de Propiedad Intelectual
del Tribunal de Indecopi.
La resolucin emitida por el Tribunal de
Indecopi puede ser cuestionada en la va
judicial a travs del proceso contencioso
administrativo, para lo cual se debe
interponer la demanda dentro del plazo
de tres meses desde la notificacin de la
resolucin del Tribunal.
5. La caducidad del registro
La caducidad del registro de marca est
referida al plazo de vigencia del mismo.
En virtud al artculo 152 de la Decisin
N 486, la duracin del registro es de diez
aos, siendo susceptible de ser renovado
por periodos de diez aos sucesivamente
y en forma ilimitada:
Artculo 152.- El registro de una marca
tendr una duracin de diez aos contados a
partir de la fecha de su concesin y podr re-
novarse por perodos sucesivos de diez aos.
Sin embargo, para que este periodo de
diez aos sea renovado, es preciso que el
titular lo solicite, para lo cual el artculo
153 establece un plazo de seis meses
anteriores al vencimiento y hasta los seis
meses posteriores:
Artculo 153.- El titular del registro, o quien
tuviere legtimo inters, deber solicitar la
renovacin del registro ante la oficina na-
cional competente, dentro de los seis meses
anteriores a la expiracin del registro. No
obstante, tanto el titular del registro como
quien tuviere legtimo inters gozarn de
un plazo de gracia de seis meses, contados
a partir de la fecha de vencimiento del regis-
tro, para solicitar su renovacin. A tal efecto
acompaar los comprobantes de pago de las
tasas establecidas, pagando conjuntamente
el recargo correspondiente si as lo permiten
las normas internas de los Pases Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca
mantendr su plena vigencia.
A efectos de la renovacin no se exigir
prueba de uso de la marca y se renovar de
manera automtica, en los mismos trminos
del registro original. Sin embargo, el titular
podr reducir o limitar los productos o
servicios indicados en el registro original.
Es importante sealar que si bien el art-
culo hace mencin a que la renovacin
del registro no requiere que el titular
acredite el uso de la marca. Asimismo, es
posible que la renovacin se solicite con
reducciones o limitaciones a los productos
o servicios, pero no adiciones.
En el entendido que la renovacin no sea
solicitada en las condiciones establecidas,
el registro se extinguir, conforme al
artculo 174:
De la caducidad del registro
Artculo 174.- El registro de la marca
caducar de pleno derecho si el titular o
quien tuviera legtimo inters no solicita la
renovacin dentro del trmino legal, inclui-
do el periodo de gracia, de acuerdo con lo
establecido en la presente Decisin.
Asimismo, ser causal de caducidad la falta
de pago de las tasas, en los trminos que
determine la legislacin nacional del Pas
Miembro.
6. De la renuncia al registro
Siendo que el registro de marca es un dere-
cho, su titular puede formular una renuncia
al mismo. No se trata de un derecho irre-
nunciable. Inclusive, la norma permite que
la renuncia sea parcial, de forma tal que el
registro se mantenga con alguno o algunos
de los productos o servicios para los que
fue originalmente inscrito. As lo establece
el artculo 171 de la Decisin N 486:
De la renuncia al registro
Artculo 171.- El titular de un registro de
marca podr renunciar en cualquier momen-
to a sus derechos sobre el registro.
Cuando la renuncia fuese parcial, ella abar-
car los productos o servicios objeto de la
renuncia.
No se admitir la renuncia si sobre la marca
existen embargos o derechos reales de
garanta inscritos en la oficina nacional
competente, salvo que exista consentimiento
expreso de los titulares de dichos derechos.
La renuncia al registro de la marca surtir
efectos a partir de su inscripcin ante la
oficina nacional competente.
Es importante hacer notar que la renuncia
no es posible cuando el registro de la
marca ha sido otorgado en garanta o
materia de embargo para el respaldo de
obligaciones, salvo que los acreedores o
beneficiarios de dichas garantas o medi-
das expresen su consentimiento.
Para comprender esta regla, hay que te-
ner en claro que el registro de una marca
funciona como el registro de propiedad
de cualquier bien mueble o inmueble,
es decir, que el titular de la marca puede
constituir una garanta sobre la misma para
respaldar sus obligaciones o, puede tam-
bin estar sujeto a un embargo dictado por
una autoridad judicial o administrativa.
7. De la cancelacin del registro
Otra de las causales de extincin de un
registro de marca es la cancelacin. A
diferencia de la nulidad, en la cancelacin
el registro no se extingue por haber incu-
rrido en una causal de invalidez o en una
prohibicin legal, sino que se fundamenta
en la falta de uso de la marca.
As lo establece el artculo 165 de la
Decisin N 486:
Artculo 165.- La oficina nacional compe-
tente cancelar el registro de una marca a
solicitud de persona interesada, cuando sin
motivo justificado la marca no se hubiese uti-
lizado en al menos uno de los Pases Miem-
bros, por su titular, por un licenciatario o por
otra persona autorizada para ello durante los
tres aos consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicie la accin de cancelacin. La
cancelacin de un registro por falta de uso
de la marca tambin podr solicitarse como
defensa en un procedimiento de oposicin
interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el prrafo
anterior, no podr iniciarse la accin de
cancelacin antes de transcurridos tres aos
contados a partir de la fecha de notificacin
de la resolucin que agote el procedimiento
de registro de la marca respectiva en la va
administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca solo
afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada
la marca, se ordenar una reduccin o limi-
tacin de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aquellos respecto de los cuales
la marca no se hubiese usado; para ello se
tomar en cuenta la identidad o similitud de
los productos o servicios.
El registro no podr cancelarse cuando el ti-
tular demuestre que la falta de uso se debi,
entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.
Es necesario explicar cul es el funda-
mento que existe detrs de la figura de
la cancelacin, pues tal vez pueda parecer
injusto que el titular de un registro de
marca pierda su derecho por la falta de
uso, antes de que se cumplan los diez
aos de vigencia del registro.
Pues bien, el fundamento de la figura de
la cancelacin es netamente econmico.
Si recordamos el registro de marca le
confiere a su titular un derecho exclusivo
y excluyente para el uso de la marca.
Es exclusivo porque solo el titular o la
persona que este autorice puede utilizar
la marca. Y es excluyente porque tiene
derecho a prohibir que cualquier otra per-
sona utilice su marca o algn signo que sea
semejante al punto de producir confusin.
Entonces, lo que se est haciendo al con-
ferir un registro de marca es extraer del
universo de posibilidades que existen para
configurar una marca, aquellos elementos
que componen la marca registrada, ya
sean palabras, frases, colores, formas, figu-
ras, etc. Pues nadie ms podr utilizarlas.
Si otro competidor desea hacer uso de
dicho signo no podr hacerlo porque
existe un derecho anteriormente inscrito.
Pero si el titular del registro de marca
no la usa, entonces existe un perjuicio
para el mercado desde el punto de vista
econmico, ya que no se le est dando
el aprovechamiento a la marca.
As, el legislador ha considerado conve-
niente que ante la falta de uso, por un pe-
riodo ms que prudencial, otro interesado
pueda solicitar la cancelacin del registro
de la marca y pedirla para su beneficio.
De alguna forma, esta figura es similar a la
prescripcin que regula el Cdigo Civil para
el caso de los bienes muebles e inmuebles.
Como sabemos, en virtud a la prescripcin,
se produce la extincin del derecho de pro-
piedad sobre un bien, cuando una persona
distinta al propietario, posee el bien bajo
determinadas condiciones y plazos.
Ahora bien, la cancelacin no se produce
por la sola solicitud, pues existen reglas
que deben cumplirse para que la autori-
dad competente, determine la extincin
del registro.
El factor principal que debe verificarse
en un procedimiento de cancelacin es la
falta de uso de la marca. Para ello, se de-
ber tomar en cuenta lo establecido por
el artculo 166 de la Decisin N 486:
Artculo 166.- Se entender que una
marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han
sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca,
en la cantidad y del modo que normal-
mente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efecta su
comercializacin en el mercado.
Tambin se considerar usada una marca,
cuando distinga exclusivamente productos
que son exportados desde cualquiera de los
Pases Miembros, segn lo establecido en el
prrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que di-
fiera de la forma en que fue registrada solo
en cuanto a detalles o elementos que no
alteren su carcter distintivo, no motivar la
cancelacin del registro por falta de uso, ni
disminuir la proteccin que corresponda
a la marca.
Tenemos entonces que el uso de la
marca debe cumplir con las siguientes
condiciones:
Debe tratarse del uso dentro de los
tres aos anteriores a la solicitud de
cancelacin.
El uso debe ser en la cantidad y modo
en que normalmente se realiza la
comercializacin del producto o ser-
vicio para el cual ha sido registrada
la marca. Por ejemplo, si la marca
en cuestin ha sido registrada para
distinguir chocolates, no sera admi-
sible que la prueba de uso sea una
boleta de venta por un solo chocolate
durante los ltimos tres aos, pues
razonablemente, una empresa de
chocolates no opera para vender una
sola barra de chocolate en un periodo
de tres aos.
Glosario
1. Existe alguna sancin por no inscribir una marca ante Indecopi?
No, el registro de una marca no es una obligacin sujeta a sancin, pero sin
el registro, no existe derecho sobre la marca, es decir, que no se gozar de
proteccin en caso se produzca un uso no autorizado o indebido.
El uso de la marcapuede ser acreditado
an cuando haya sido hecho con mo-
dificaciones menores a la composicin
de la marca, con respecto a la forma
en que fue inscrita, siempre que tales
modificaciones no sean esenciales.
Para acreditar el uso de la marca, la Ley
permite el uso de diversos medios de
prueba, como lo indica el artculo 167
de la Decisin N 486:
Artculo 167.- La carga de la prueba del
uso de la marca corresponder al titular
del registro.
El uso de la marca podr demostrarse median-
te facturas comerciales, documentos contables
o certificaciones de auditora que demuestren
la regularidad y la cantidad de la comerciali-
zacin de las mercancas identificadas con la
marca, entre otros.
Como habamos indicado, el objetivo de la
cancelacin es que el solicitante, obtenga
un derecho de preferencia para registrar la
marca a su favor, conforme al artculo 168.
Finalmente, es necesario hacer mencin
a una aplicacin especial de la cancela-
cin que no est referida o sustentada
en la falta de uso de la marca, sino en la
prdida de su carcter distintivo. A qu
nos referimos?
Para que un signo pueda acceder a ser
registrado como marca, debe cumplir una
caracterstica indispensable, que es la de
ser distintivo. Es decir, que sea capaz de
identificar un producto o servicio y hacer-
lo diferenciable del resto de productos o
servicios de la competencia.
Es verdad que no todos los signos tienen
la misma fuerza distintiva. Existen signos
que pueden considerarse comunes o
genricos con relacin a una determi-
nada clase de productos o servicios, y al
incurrir en dicha situacin, ya no pueden
ser considerados como marcas porque no
puede atribuirse un derecho exclusivo so-
bre elementos comunes o genricos, que
deben ser susceptibles de ser utilizados
por cualquier competidor. Veamos.
Imaginemos que una empresa que fabrica
chocolates, desea utilizar como marca la
denominacin Estrella del Sur. Est claro
que esta denominacin no es un trmino
genrico para designar chocolates y no
necesariamente, es de uso comn para
dicho tipo de productos.
Pero si en lugar de Estrella del Sur, la
empresa quisiera utilizar como marca
2. Qu es el TUPA?
El TUPA es el Texto nico de Procedimientos Administrativos que debe aprobar
cada entidad pblica para detallar los procedimientos que se pueden tramitar
y los requisitos que se deben presentar en cada caso, incluyendo las tasas que
se deben pagar, si fuera el caso.
la denominacin Chocolatsimo, est
claro que dicho trmino hace referencia
inmediata al tipo de producto que busca
distinguir y, por lo tanto, posee poca o
casi nula distintividad. En algunos casos,
estos signos genricos o de uso comn ni
siquiera acceden al registro.
Sin embargo, la situacin a la que se re-
fiere el artculo 169 aplica para los casos
en que un signo, habiendo sido registrado
como marca, pierde su carcter distintivo
al haberse permitido que se vuelva de uso
comn o genrico, es decir, que se trata
de una situacin posterior a su inscripcin.
Artculo 169.- La oficina nacional com-
petente, decretar de oficio o a solicitud
de cualquier persona, la cancelacin del
registro de una marca o la limitacin de su
alcance cuando su titular hubiese provocado
o tolerado que ella se convierta en un signo
comn o genrico para identificar o designar
uno o varios de los productos o servicios para
los cuales estuviese registrada.
Se entender que una marca se ha converti-
do en un signo comn o genrico cuando en
los medios comerciales y para el pblico di-
cha marca haya perdido su carcter distintivo
como indicacin de procedencia empresarial
del producto o servicio al cual se aplica. Para
estos efectos debern concurrir los siguientes
hechos con relacin a esa marca:
a) la necesidad que tuvieran los competido-
res de usar el signo para poder desarrollar
sus actividades por no existir otro nombre
o signo adecuado para designar o identi-
ficar en el comercio al producto o servicio
respectivo;
b) el uso generalizado de la marca por el
pblico y en los medios comerciales como
signo comn o genrico del producto o
servicio respectivo; y
c) el desconocimiento o bajo reconocimiento
por el pblico de que la marca significa
una procedencia empresarial determina-
da.
8. Conclusiones
Hemos visto cules son las causales o
situaciones que producen la extincin de
un registro de marca. Como la mayora de
derechos, la titularidad sobre una marca
est sujeta a condiciones u obligaciones que
debe cumplir su titular para conservarlo.
La finalidad de este informe ha sido dar
a conocer cules son esas situaciones que
extinguen un registro de marca a fin de
que su titular no incurra en ellas o, si se
trata de situaciones voluntarias, como la
renuncia, sepa que formalidades o pro-
cedimientos debe cumplir.