CONTRATO KNOW HOW (CARATULA) DEDICATORIA ------JUNIORS

1. INTRODUCCION ----- SABINA

2. CONCEPTO ----- SABINA
3. PARTE HISTORICA -----NOE
4. NATURALEZA JURIDICA (MARCO LEGAL)----- MARLENI
5. DOCTRINA ---- DANI
6. CARACTERISTICAS--- PEDRO
7. ELEMENTOS ---- JUNIORS

8. LEGISLACION COMPARADA ------MARLENI

9. JURISPRUDENCIA ----
SABINA(http://jurisprudenciaderechocomercial.blogspot.pe/2013/05/argentina-
licencia-de-know-how.html)

CONTRATO KNOW HOW

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como finalidad abordar el tema del KNOW HOW, en
sus aspectos generales, puntos de vista contractuales y en el mbito jurdico.
El infinito desarrollo tecnolgico de las ltimas dcadas, exige del derecho
modelos contractuales que permiten una tutela de los derechos de las
personas naturales y jurdicas, exigindole de esta manera ordenar, regular y
proteger la relacin de los sujetos que conforman una relacin jurdica
contractual.
Sin embargo en nuestra regulacin el contrato KNOW HOW, no se encuentra
regulado de manera especfica, no obstante este contrato no dejado de tener
vigencia, debido a que se constituye como una pieza fundamental para la
competencia y xito empresarial porque permiten a las empresas ahorrarse
tiempo y esfuerzo
1. CONCEPTO

El KNOW HOW es un conocimiento o conjunto de conocimientos que

configuran un secreto industrial de la empresa licenciante, de tal
manera que no constituyen conocimientos susceptibles de ser
patentados, pues no renen las condiciones para ser un conocimiento
patentable o, aun si fuera as, el inters de la empresa es no patentarlos
para mantenerlos en secreto.

Entonces podemos entender al KNOW HOW como el conjunto de

conocimientos obtenidos por una empresa y que representan la
manera, mtodo o procedimiento para llevar a cabo sus procesos de
produccin, de comercializacin, de organizacin o de cualquier otra
ndole, que implique un secreto industrial para la empresa. Debe
tenerse en cuenta que estamos hablando de conocimientos que no
estn protegidos por una patente y de aquellos que no seran
susceptibles de ser patentados, pues de lo contrario, estaramos ante
un contrato de licencia o transferencia de patente.

Concepto de contrato de licencia de know how

Cuando hablamos de una licencia, nos referimos a la autorizacin o

concesin que efecta el titular de un elemento de propiedad industrial,
en este caso el know how, para que un tercero lo explote en sus
actividades comerciales. Como hemos dicho, este know how puede
consistir en conocimientos sobre la forma de fabricar un producto, el
mecanismo de comercializacin, la organizacin de la empresa u otros,
que permitan obtener un mejor desempeo en las actividades del
tercero licenciatario. La naturaleza de esta licencia es simplemente la
de una cesin para el uso de esos conocimientos, normalmente,
durante un perodo y sin transferir la titularidad de los conocimientos
licenciados. Ciertamente, es difcil llevar un control sobre la prohibicin
del licenciatario de continuar utilizando los conocimientos licenciados
despus de vencido el plazo del contrato, pero existen mecanismos que
 si bien no pueden impedir que esto suceda, generan la obligacin a
cargo del licenciatario de indemnizar al licenciante

2. PARTE HISTORICA
El know How es de origen Anglosajon, comenzando a desarrollarse en
los estados unidos, pero se expansion rpidamente a otros pases
industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania.

El contrato de KNOW HOW nace en el sistema jurdico del Common

law, especficamente en el derecho angloamericano. En primer lugar,
un sector de la doctrina indica que el KNOW HOW surge despus de la
Segunda Guerra Mundial, a raz de que, a partir de ese momento la
tecnologa sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativos que
determinados conocimientos tcnicos sean mantenidos en secreto y
que no se encuentre en dominio publico. De igual forma, cogorno indica
que la expresin know how tiene su origen en el lenguaje colonial
norteamericano y aproximadamente se puede estimar que se hizo
comn en el ao 1943, estableciendo sus primeros esbozos en el
derecho angloameicano a partir de la incursin del lenguaje colonial.
Por otro lado el jurista alemn tiedeman indica un mmento distinto en
que surgue el know how, sobre la base de la poca en que comenz su
anlisis y tratamiento legal, es asi que precisa lo siguiente: la ley contra
la competencia desleal (utilizacin no autorizada o comunicacin de
proyectos confiados en la vida comercial) debio haber servido a
principios del siglo XX para aplacar las quejas de industria del tejido y
las puntillas por la insuficiente proteccin penal de patrones, modelos y
proyectos.
3. NATURALEZA JURIDICA
4. NATURALEZA JURIDICA

Implica, primero conocer cmo nace, porqu nace y para qu nace.

Entonces la naturaleza jurdica, de una institucin es la de conocer

cmo surge y con ello la conviccin de regularla por el derecho.

La naturaleza jurdica del presente contrato es muy discutida y

variada.

Existen dos vertientes:

a) En primer lugar est aquella vertiente que indica que la naturaleza
jurdica del contrato de Know How est dada por la similitud de otros
contratos: compraventa, locacin de servicios o de obra, sociedad y
arrendamiento; y por la falta de regulacin legal, permite la
aplicacin por analoga de las normas que respectivamente regulan
a estos contratos.
ste contrato le falta regulacin en nuestro ordenamiento jurdico,
no obstante, por analoga se semeja o diferencia con las
instituciones que regula nuestro ordenamiento jurdico.

b) En segundo lugar, est la corriente que entiende que la

naturaleza de la transmisin contractual del Know How, es la de
ser un "contrato sui gneris"; siendo los argumentos la funcin de
la diversidad de los posibles contenidos y modalidades de
transmisin del Know How, la imposibilidad de una nota dominante
comn a todas estas especialidades.

La moderna tcnica contractual permite la aparicin de figuras poco

tratadas en la doctrina y no por ello se debe concluir que su
naturaleza es sui gneris, perderamos el anlisis respectivo y
argumentos para su regulacin jurdica.

Por el objeto del contrato se est ante una naturaleza hbrida,,es

decir, el Know How transmitido puede ser industrial como comercial:

-Industrial, puede estar dentro de elementos del Derecho industrial

(por ende rama del Derecho pblico).

-Comercial, elementos del Derecho mercantil (rama del Derecho

privado).

En ese sentido, el Know How como objeto es el saber o

conocimiento tcnico aplicable a nivel empresarial, de carcter
secreto por su alto valor econmico y susceptible de contratacin.

Segn la primera vertiente: El Know How

 CONTRATO SEMEJANZA DIFERENCIA
-No admite un traslado
de dominio, debido a que
Como "bien" puede ser el objeto del mismo es
vendido,darse una un bien inmaterial.
Compraventa transferencia de
propiedad, a cambio de -No reviste modalidades
un precio. como la compraventa
sobre medida.

-Consiste en suministrar
el conocimiento tcnico
(obligacin de dar) con
independencia de
prestar un servicio
adicional, asesora,
entrenamiento, etc.

- No existe limitacin
temporal - incluso el
plazo puede ser
indeterminado y sujeto a
El objeto del contrato otros factores distintos al
de locacin es la del tiempo.
Locacin de prestacin de servicios
servicios materiales e - El pago de una
intelectuales. retribucin no es la
nica forma de
contraprestacin, as
tenemos: la realizacin y
empleo de mejoras o la
utilizacin del nombre
comercial o marca del
transmisor o del titular
del Know How.
 Se puede estipular
para la explotacin
tcnica y econmica
de los conocimientos
Locacin tcnicos transmitidos,
de obra la ampliacin de las
instalaciones del
receptor, o construir
uno nuevo, o la
construccin del
soporte material del
Know How.
La transmisin del
Know How puede
Contrato de inferir un vnculo
Sociedad societario del mismo;
sin embargo, existen
diferencias:
Presenta elementos
diferentes:
- La inmaterialidad del
objeto perseguido por el
adquirente del Know
How altera
sustancialmente el
marco del contrato de
locacin de obra.
- No siempre hay un fin
comn, sus intereses
son contrapuestos.
- Puede formar parte del
marco de la colaboracin
empresarial; no
obstante, este es un
marco general que
puede comprender el
contrato de sociedad.

- El tracto sucesivo
de la ejecucin de la
prestacin. -Recae en conocimientos
tcnicos secretos.
-La cesin del bien
objeto del - El mbito de pago se habla de
Arrendamiento arrendamiento; pero, regalas.
presentan las siguientes
divergencias:

5. DOCTRINA
6. CARACTERISTICAS

Entre las caractersticas del contrato KNOW HOW, tenemos:

1. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebracin de

negocio jurdico alguno; comnmente se transfiere acompaado de otras figuras
jurdicas, como una asistencia tcnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro
de la transferencia tecnolgica o dentro de contratos de colaboracin empresarial, etc.

2. Es un contrato atpico al no estar regulado en el ordenamiento jurdico; slo en el

Per existen normas legales que afectan la transmisin de tecnologa, por tanto no
representa un marco que legisle el presente contrato.

3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos

esquemas negociables, por ejemplo una cesin de Know How con opcin exclusivo de
venta del mismo o la concesin de los conocimientos tcnicos reservados
conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnologa adicional, etc.

4. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las

partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptacin para el nacimiento del
mismo; ulteriores requisitos como entrega o inscripcin debe ser entendida como
mecanismos de publicidad y proteccin jurdica a favor de los contratantes.

5. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurdicas entre los contratantes,

aunque es factible la celebracin de un contrato modificativo o regulatorio del mismo,
tendiente a modificar, aadir o especificar algunos elementos del contrato primigenio.

6. Es un contrato de prestaciones recprocas, debido que, cada parte debe realizar una
prestacin a favor de la otra; as por ejemplo la prestacin del transmisor en
suministrar el Know How y la contraprestacin del receptor de realizar y utilizar
mejoras del mismo, o la prestacin del transmisor en suministrar conocimientos
adicionales y la contraprestacin del receptor en emplear el nombre o marca del
transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidad de
prestaciones que no siempre puede ser el pago de regalas - en el caso de cesin del
Know How -, aunque la misma sea la ms usual y que aporta interesantes beneficios
econmicos.

7. Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer por

anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebracin del contrato.

8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecucin inmediata, es

decir, las prestaciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque las
partes pueden convenir que los efectos del mismo (cumplimiento del sinalagma
especfico) sea despus de celebrado el contrato.

9. Es un contrato que por el tiempo de ejecucin de las prestaciones puede ser de

ejecucin nica o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del Know How la
ejecucin es nica, es decir, se suministra el Know How y se paga el respectivo precio;
sin embargo, en la cesin de los conocimientos tcnicos la ejecucin de las
prestaciones ser diferida (ej.: el pago peridico de regalas), configurando una
ejecucin continuada o bien peridica o escalonada.

10. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How, o de
goce, cuando slo se estipula el uso y disfrute del mismo.

11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociacin
previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber determinado las clusulas
y estipulaciones, en donde slo el receptor le queda aceptarlas o rechazarlas, es decir,
puede darse un contrato por adhesin (como usualmente se da en el Know How
comercial en relacin con otras figuras jurdicas como una franquicia).

12. En lo que respecta a su valoracin, este contrato puede ser oneroso o a ttulo
gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar un
enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el
sacrificio.

Por otro lado, el contrato de Know How en lo que respecta a su formalidad es ad

probatio-nem, es decir, la libertad de forma que tiene las partes slo es de materia de
probanza, como el de ser escrito - documento privado o pblico -, inscribirlo, etc.

Asimismo, el rea en que se ubica dicho contrato, es decir, civil o mercantil, es

discutible, debido que, perfectamente puede encajarse en las dos reas. No obstante,
las ltimas corrientes doctrinales y legislativas tienden a la unificacin de ambas reas:
tesis de la media luna. Sin embargo, la tesis que propugna la predominancia del
Derecho Civil es complementada con la existencia de leyes especiales que regulan
determinados actos mercantiles o de los sujetos del comercio.

7. ELEMENTOS

Del concepto indicado ut supra, se desprende seis elementos que configuran el

contrato de Know How, los cuales, por un lado, pueden ser susceptibles de
regulacin normativa (y que aparecen en el proyecto de ley que se adjunta a
este articulo), y por otro lado, el basamento para el establecimiento de una
serie de clusulas que las partes pueden establecer libremente. Estos
elementos son:

a) Cesin.- Una de las formas de provisin de los conocimientos tcnicos

reservados es mediante la transmisin del permiso del uso y explotacin del
mismo por parte del titular del Know How en beneficio del receptor de los
conocimientos tcnicos. Al respecto Caba-nellas lo define cuando: "Se
transfiere meramente el uso de la tecnologa por un periodo determinado".26

La cesin del Know How no infiere que slo el receptor usar el conocimiento
tcnico; inclusive el titular puede ceder, en diferentes contratos, a tantos
sujetos como crea conveniente, salvo que se estipule, en uno de estos
contratos, una clusula de exclusividad o una clusula sobre territorialidad,
que restrinjan sucesivas cesiones de los derechos de uso y explotacin del
Know How.

Finalmente, en lo que respecta a la legislacin peruana, slo se admite la

cesin de derechos (arts. 1206-1217 C.C.) y cesin de posicin contractual
(arts. 1435-1439 C.C.). No obstante, no son equiparables a esta forma de
cesin, debido que, la primera se refiere a la cesin de crditos y la segunda
en la sustitucin por un tercero de uno de las partes de un contrato.

b) Transmisin del derecho.- Este punto est en referencia a la transmisin del

derecho de propiedad del titular del Know How, la cual, se traduce en la venta
del conocimiento tcnico - el bien y el derecho -, situacin poco tratado en la
doctrina. No obstante, ha sufrido un contundente rechazo en la doctrina la
posibilidad de venta del Know How

En ese sentido, admitimos la posibilidad de venta de los conocimientos

tcnicos reservados. En primer lugar, porque el titular del Know How tiene la
garanta constitucional que es propietario de sus conocimientos tcnicos
reservados (artculos 8 y 16 de la Constitucin peruana), as como, de la libre
disposicin del mismo por va de su venta o el derecho de uso (artculo 59 de
la Constitucin peruana). En segundo lugar, es el ejercicio de las atribuciones
del derecho de propiedad: disponer (artculo 923 del Cdigo Civil peruano) la
que posibilita la venta del Know How. Y en tercer lugar, por los costos y
beneficios que la misma permite, los cuales son los siguientes:30

Para el Pas:

A) Costo.- precio o cuota que ser pagado.

Beneficio.- ms costoso desarrollar que comprar.

Para el Permisionario:

A) Costo.- precio o cuota que ha de pagarse. Beneficio.- rpido desarrollo del

producto o servicio.

B) Costo.- utilidades para el permisionario en relacin con la cuota.

Beneficio.- se invierte activo en la produccin y ventas.
Para el Permitente:

A) Costo.- prdida de secretos.

Beneficio.- precio o cuota que ser pagado.

c) Conocimientos tcnicos reservados.- Este punto se refiere al Know How

como objeto, lo cual, demostramos la necesidad de diferenciar y de estudiar en
forma separado tanto el objeto del Know How y el contrato de Know How,
porque como vemos ambos tienen conceptos, estructuras, caractersticas y
naturaleza distintas. En ese sentido, el Know How como objeto es el saber o
conocimiento tcnico aplicable a nivel empresarial, de carcter secreto por su
alto valor econmico y susceptible de contratacin.

El primer argumento de validez de tal concepto, es que limita lo entendido por

conocimiento a lo estrictamente tcnico, es decir, propio de un determinado
mbito tecnolgico, industrial, comercial, entre otros; asimismo, depende de
su eficacia (traducida en utilidad econmica) para una persona natural o
jurdica, y, por su carcter reservado excluye el conocimiento que se ensea o
los adquiridos para una actividad diaria o corriente, mxime si lo
complementamos con lo susceptible de contratacin. Adems, al indicar
conocimiento o saber, en la misma ya se est agrupando a los procedimientos,
mtodos, frmulas, experiencia, habilidad u otra forma que indique la
resultante de un procedimiento de abstraccin de algo.

El segundo argumento es que limita lo entendido por secreto a lo

estrictamente empresarial, debido a su carcter tcnico y econmico,
excluyendo los otros tipos de secreto sealados ut supra; y por el trmino
"empresarial", circunscribo a los conocimientos aplicables o susceptibles de
serlo a las diversas actividades que son objetos de las empresas (individuales o
las diversas formas colectivas), debido que el contexto de reservado no tiene
su fundamento principal en una aptitud personal sino por ser valuables
econmicamente en forma objetiva.

El tercer argumento es que pone de manifiesto su importancia econmica,

debido que el Know How es importante por su utilidad pecuniaria; asimismo,
debido a su valor econmico lo hace susceptible de ser transferido, ya sea en
una forma pura (el denominado contrato de Know How) o, en forma mixta (a
travs de otras figuras jurdicas como puede ser una franquicia, licencia de
patente o de marca, asistencia tcnica, entre otros).

Finalmente, este concepto permite una clasificacin apropiada del Know

How, porque no se reduce al mbito industrial (lo que la doctrina llama el
Know How tcnico), sino que se presenta en diversas manifestaciones.
d) Sujetos.- En todo contrato siempre se encontrar dos partes, por lo tanto,
decir que el contrato es bilateral o sinalagmtico es redundar el tema. Como la
transmisin (sea cesin o venta) del Know How es mediante un contrato, se
puede decir que existe una parte que entrega el Know How y otra parte que
recibe el Know How, sin embargo, el trmino con que se encuadrara cada
parte es discutible.

En efecto, si se emplea acepciones como licenciante y licenciatario, o cedente

y cesionario, o permitente y permisionario, slo se estar refiriendo al permiso
(licencia o cesin) sobre el uso y explotacin del Know How y no englobara
el otro aspecto, el cual es la transmisin por venta; asimismo, si se emplea
trminos como vendedor y comprador slo encuadrara la venta del Know
How ms no la cesin; adems que se confundira con los sujetos del contrato
de compraventa; por lo

tanto, se debe de encontrar un trmino que englobe a los sujetos y a los actos
que stos pueden realizar, sin confundirse con otras figuras contractuales.

Este trmino sera el de transmisor y receptor, porque la misma permite

encuadrar la actividad de cesin y venta, es decir, el transmisor puede ceder o
vender su Know How y el receptor sera el beneficiario del mismo; adems,
no se confundira con otras figuras contractuales; asimismo, permitira
encuadrar la distinta clasificacin del objeto del Know How: industrial y
comercial - sin perjuicio de admitir un Know How financiero o administrativo
-, por estas razones pensamos preferible el empleo de estos trminos.

e) Contraprestacin.- Chuli indica: "El adquirente del Know How asume

como obligacin principal frente al cedente o vendedor, la del abono de la
remuneracin acordada".En efecto, el transmisor del Know How asume como
derecho y para el receptor como obligacin - llmese esencial - una
contraprestacin, traducida - usualmente - en una remuneracin, pago, precio,
regala o royalty (designacin internacional de la regala), la misma, es una
manifestacin de la reciprocidad de las prestaciones entre los sujetos que
intervienen en el contrato.

El pago en dinero puede ser una suma fija y global denominada "lump sum ",
o en un monto proporcional al uso que se haga al conocimiento.

Solamente analizaremos cinco formas ms usuales de variantes en el pago. En

primer lugar en suma fija. La liquidacin ms fcil cuando las partes
convienen en que el beneficiario pague, o bien por el objeto que ha producido
sobre la base del contrato, o bien por cada objeto vendido, una suma fija.

En segundo lugar est la suma fijada a plazos. La misma presenta las ventajas
e inconvenientes de los pagos realizados al contado, con la variacin de que
impone un impacto financiero menor sobre el patrimonio del receptor, y trae
consigo la desventaja en que se debe mitigar los efectos producidos por la
devaluacin monetaria, para lo cual, pueden recurrir a clusulas de reajuste de
inflacin.

En tercer lugar, est la fijacin sobre las ventas netas, Este es el mtodo ms
utilizado en este tipo de contrato, sobre la base de la regla de que si las ventas
son altas, las regalas se elevan, eliminndose el impacto financiero que
incurre la suma fijada slo a plazos. No obstante, sufre el inconveniente que el
transmisor del Know How debe elaborar un sistema de control sobre la venta
del receptor - la denominada contabilidad paralela - y as asegurar el pago real
correspondiente.

En cuarto lugar estn las regalas sobre las utilidades del receptor del Know
How, emplendose para su fijacin las mismas reglas de las ventas netas y en
los criterios contables usuales aplicables en la determinacin de los beneficios
de las empresas; adems se debe tener en cuenta que participacin en las
utilidades no significa participacin en las prdidas, puesto que, entre el
transmisor y receptor no existe una vinculacin de tipo societario; sin
embargo, se debe de tener en cuenta ciertas desventajas como dificultades
para la determinacin de los costos imputables a la utilizacin del Know How
y que los niveles de utilidad tienden a variar mucho ms que los de ventas,
creando un mayor nivel de incertidumbre respecto a la remuneracin
definitiva.

En quinto lugar, estn las regalas sobre insumos y procesos; en lo primero el

clculo de las regalas se fija cuando el producto sujeto es un insumo o
componente de los artculos vendidos al pblico, computndose el valor del
producto final que corresponde al producto sujeto a regalas, o bien, puede ser
establecido segn el mercado internacional del determinado insumo, o a falta
de ellos la autoridad es la

que estimar. En lo que respecta a las regalas en relacin a procesos puede

ser calculado sobre la base de la cuantificacin de dicho empleo.

Aparte de estas variantes en la forma de pago de regalas, se puede pactar una

serie de clusulas; as tenemos las "clusulas de averaging", por lo cual, se
acreditan a futuros periodos los excesos pagados sobre el lmite mnimo en los
periodos anteriores, o la clusula "down payment out of pocket expenses " en
la que se estipula que el receptor debe abonar al proveedor un adelanto al
momento de suscribir el contrato, a fin que compense los desembolsos
iniciales realizados, otra clusula que implique la emisin de acciones
liberadas.
f) Clusulas.- Como todo contrato, su estructura presenta clusulas que
encuadran los derechos, obligaciones y responsabilidades tanto del transmisor
como del receptor del Know How, los cuales, por la libertad contractual, las
partes pueden establecer una variedad de las mismas; sin embargo, slo
mencionaremos siete grupos de clusulas que son las ms usuales y
principales, y que adems estn presentes en el proyecto de ley de regulacin
del contrato de Know How que se adjunta al presente estudio:

1.- Clusula de suministro del Know How.- La principal prestacin es la de

comunicar el conocimiento tcnico, estando definido su objeto por el
respectivo contrato.

Sin embargo, de esta clusula, se desprende una serie de estipulaciones

relacionadas con el mismo, como es el suministro de asistencia tcnica
adicional, la garanta de resultado, la posibilidad de explotacin del Know
How suministrado, entre otros.

2.- Clusula de Confidencialidad.- Entendido que el objeto del Know How

reviste el carcter de secreto por su valor econmico, la misma se traslada en
la esfera contractual con la obligacin de respetar la confidencialidad del
conocimiento tcnico transmitido.

El mantenimiento del secreto configura la clusula de confidencialidad, la

misma que es conocida como "obligacin de no comunicacin a terceros

3.- Clusula de Exclusividad.- Igual como la clusula de confidencialidad, es

un pacto que se estipula especficamente en la cesin del Know How, y
significa que el transmisor de los conocimientos tcnicos se obliga frente al
receptor del mismo en cederle slo a l dentro de un determinado territorio,
inclusive se obliga en no distribuir ni vender (productos o servicios que
contenga el Know How cedido) dentro de ese territorio.

4.- Clusula Territorial.- Es aquella clusula en donde se limita la utilizacin

del Know How cedido dentro de un determinado territorio; no obstante, si no
se indica en forma directa o no se puede deducir de los trminos del contrato,
el receptor est plenamente autorizado para utilizar libremente el Know How
transmitido, por ello la importancia de una clusula territorial; sin embargo,
debe especificarse lo tocante al empleo del Know How y al producto que se
origine del mismo, debido que, en este ltimo caso, el receptor puede
venderlo, pero, se puede pactar en que rea puede hacerlo.

5.- Clusula sobre Sub-Concesiones del Know How.- Es aquella clusula que
regula la situacin en que el beneficiario con la cesin del Know How pueda
conceder sub-cesiones; es decir, transmita aquel Know How a terceros. En
este tipo de clusulas se puede permitir o prohibir sub-cesiones - esta ltima
es diferente a

la clusula que prohibe la venta del Know How -; no obstante, debe de

indicarse expresamente cualquiera de estas dos posibilidades por seguridad
jurdica. Este tipo de clusulas guarda similitud con la del licenciatario que
otorga sub - licencias de patentes, en ambos casos se mantiene las
obligaciones primigenias y nacen otras nuevas.

6.- Plazo.- Hemos sealado que en los contratos de transmisin de Know

How, la misma puede darse por venta o mediante la cesin del mismo; si se
realiza por venta, el plazo de duracin del mismo slo estara en funcin al
pago de sumas peridicas, aunque usualmente se pacte el pago al contado con
entrega del Know How; sin embargo, no se puede excluir el pago a plazos o la
transmisin del Know How en forma diferida.

Asimismo, cabe sealar que en donde se establece un plazo de inicio y de

trmino del contrato es usualmente en la cesin de los conocimientos tcnicos
reservados.

7.- Otras Clusulas.- Aparte de las clusulas analizadas se han detectado otras,
las cuales, no representan la esencia del presente contrato. Sin embargo, la
prctica de los mismos lo han tenido por convenientes, por lo tanto, estas
clusulas son:

a) Clusula sobre las Mejoras.- A causa de la rapidez del progreso

tecnolgico, las partes que celebran un contrato de Know How, pueden contar
con que se descubran mejoras a ste dentro de un lapso relativamente breve;
por lo tanto, del empleo del Know How, puede dar como resultado la
presencia de mejoras al mismo, las cuales, las partes pueden convenir en
cuatro formas:a) obligacin de realizar mejoras, b) obligacin de utilizar las
mejoras, c) obligacin de comunicar mejoras, y, d) obligacin de reconocer
derechos sobre las mejoras.

b) Clusulas obligacionales.- Son aquellas que imparten una determinada

obligacin -usualmente al receptor del Know How - que no son iguales a las
obligaciones esenciales entre las partes, por lo que, su inclusin o no, en nada
afecta la estructura del contrato

c) Clusula de Paquete de Licencia.- conocido como "Package Licensing";

esta clusula coloca a disposicin del receptor del Know How un paquete de
licencias no necesariamente vinculados entre s, ejemplo: adems del Know
How, la posibilidad de usar la patente o marca del transmisor, especificndose
el empleo de stas
d) Clusula de Parallel Licensing.- consiste en la posibilidad de transmitir un
mismo Know How a diversos receptores ubicados en distintos pases, los
cuales, se encuentran asociados entre s por una comunidad de intereses; una
sub - modalidad de la misma es aquella destinada a cubrir un mismo producto
y obtener un monopolio territorial denominada: "Multiple Parallel Licensing
".

e) Clusula de Most Favored License Provision.- Aqu el receptor se

encuentra posibilitado en exigir del transmisor las mejores condiciones que
puede haber contratado con terceros, es decir, ante la cesin del Know How a
varios receptores, mediante esta clusula el receptor puede estipular la
igualdad o mejores condiciones frente a los dems.

f) Acuerdos enlazados.- Conocido en la doctrina como "Tying arrangements ",

los cuales, consisten en la obligacin del receptor de recibir del transmisor
materias primas, equipos o servicios, ya sean propios del transmitente o de un
tercero. Sin embargo la Decisin 291 aplicable a la importacin de tecnologa
los prohibe cuando el transmisor es extranjero.

g) Clusula de Cross Licensing.- Consiste en que el proveedor, para llegar a

un producto determinado, requiere de una complementacin, la cual, la posee
un tercero; por lo tanto si el transmisor y el tercero se asocian en la provisin,
se estar ante un poolling; en cambio, si se contrata con el receptor
separadamente se estar ante un Cross Licensing.

h) Clusulas restrictivas.- Correa estudi una serie de clusulas restrictivas en

la contratacin de tecnologa,76 las cuales pueden ser aplicables en la
transmisin del Know How, as tenemos:

- Restricciones del uso de la tecnologa despus de expirado el contrato.

- Restricciones relativas al uso de personal.

- Restricciones relativas a tecnologa competidora.

- Restricciones relativas a la administracin de la empresa receptora.

- Prohibicin de cuestionar los derechos licenciados.

i) Clusula de solucin de conflictos o litigios.- Consiste en que las partes ante

la existencia de una controversia se dirija ante un rgano legitimado que
solucione el conflicto de intereses; la misma puede ser el arbitral o el rgano
jurisdiccional.

Asimismo, se debe detallar el pas que tendr la jurisdiccin, sea el del

transmisor, del receptor o del pas en que se emplea el Know How cuando sea
diferente al de las partes, finalmente se puede especificar las cargas (ej.:
honorarios) por el empleo del arbitro en la solucin del conflicto.

j) Clusula de expiracin del contrato.- Aqu las partes pueden estipular

causales de resolucin o rescisin del contrato y las responsabilidades que la
misma origina; sin embargo, debe tenerse en cuenta que lo que se entiende por
resolucin y rescisin contractual difiere en determinados pases; por tanto,
hay que tomar conocimiento la legislacin aplicable.

8. LEGISLACION COMPARADA

Asimismo, en el derecho comparado se han realizado trabajos tendientes a encuadrar

una variedad de acuerdos bajo el trmino "licencia"; as, por ejemplo, tenemos a la
Organizacin de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial, para quien en un
acuerdo de licencia normal, el licenciante (dueo de la tecnologa) otorga, vende o
permite al licenciatario, el derecho de usar ciertos derechos de propiedad industrial
y/o experiencias tcnicas (Know How) que posee. Estos derechos pueden incluir
patentes, marcas, Know How y asistencia tcnica.

As, en la Argentina se restringen clusulas de territorialidad en los supuestos que la

tecnologa (el caso de un Know How industrial) Reglamento (CEE) N 556/89 de la
Comisin de 30 de noviembre de 1988 relativo a la aplicacin del apartado 3 del
artculo 85 del Tratado a determinadas categoras de acuerdos de licencia de know-
how.

Sea de escasa importancia en relacin con los productos en las que se aplican las
restricciones territoriales, o cuando se afectan productos no relacionados con los
secretos transmitidos, o limiten la concurrencia en un mercado determinado; de igual
forma.

En la Unin Europea, cuando el contrato de Know How contenga obligaciones

referidas, no slo a los territorios dentro del mercado comn, sino tambin a pases
terceros, la presencia de los ltimos no impide la aplicacin del Reglamento No. 556/89
en las obligaciones relativas a los territorios dentro del mercado comn; asimismo, si la
clusula territorial se extiende slo a pases terceros, pero produce efectos dentro del
mercado comn, dicho acuerdo deber regirse por el presente reglamento.

Decisin 85 y la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena Rgimen

Comn sobre Propiedad Industrial (de 21 de octubre de 1993).

Documento preparado por el Dr. Galo Pico Mantilla, Ex-Magistrado del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, para el "Seminario sobre Propiedad Industrial y
Competitividad Empresarial", organizado por la Organizacin Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Abril de 1994. 211

La Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de Cartagena, Denominado Acuerdo de

Cartagena incluy un captulo que an se conserva con el mismo ttulo y con varias de
sus disposiciones originales. Se trata del Captulo Tercero que regula la "Armonizacin
de las polticas econmicas y coordinacin de los planes de desarrollo" en el cual figura
el texto original del artculo 27 de gran significado en cuanto a la realizacin de la
denominada construccin integracionista andina, mediante el cual se dispuso que
"Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisin, a propuesta de la Junta, aprobar y
someter a la consideracin de los Pases Miembros un rgimen comn sobre
tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias
y regalas"

7.1 FUNDAMENTOS PARA LEGISLAR EL CONTRATO DE KNOW HOW

La ley que regule el contrato de Know How, los motivos que justifiquen legislar este
instrumento contractual son:

a) Dota de seguridad jurdica al Know How.- El regular positivamente el secreto

empresarial, permitira y facilitara al empresario o al particular un conjunto de reglas
aceptables que permitan un desarrollo ms seguro de esta figura.

ej.: conozco que divulgar indebidamente el secreto de empresa es delito, por lo tanto,
no lo divulgo). En suma, ni el nacional o el extranjero se vera desprotegido o
podran abusar de su derecho o posicin en el mercado.

b) Facilita el desarrollo del Know How.- Normar el secreto empresarial no es

encasillarlo, experimentan cambios o "evoluciones".
ej.: va comercio electrnico poder transferir un secreto empresarial y el hallazgo de
otros tipos de conocimientos reservados, los cuales, se pueden afirmar que son un tipo
de Know How.

c) Concede igualdad de trato.- Indudablemente la "Ley" no concede privilegios

ni distinciones a funcin de factores personales, por el contrario, rige para todos (sea
nacional o extranjero); por lo que, regular legalmente el Know How evitara abuso de
posicin dominante.

ej. :"A" vale ms porque es nacional, ni "Z" tiene ms derecho porque proviene de
una empresa transnacional (ambos son iguales, tienen la misma independencia,
oportunidad; en suma, libertad de decisin con quin y en qu forma configuran el acto
o negocio jurdico).

d) Brinda poder de negociacin.- Al legislar el Know How, permitir, en el caso

que se transfiera los secretos de empresa, un poder de negociacin para las partes
intervinientes en la transferencia; es decir, el marco legal reducira situaciones de
abuso en caso se contrate por adhesin.

Al respecto, la "OMPI" ofrece la siguiente apreciacin: "se recomienda un marco

jurdico, que permita encontrar un equilibrio justo entre los intereses de las partes y el
inters pblico o del Estado".

Qu es la OMPI?

La OMPI es el foro mundial en lo que atae a servicios, polticas, cooperacin e

informacin en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de
las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 191 Estados miembros.
La misin de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema
internacional de Propiedad Intelectual equilibrado y eficaz, que permita la
 innovacin y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los rganos
rectores de la OMPI, as como los procedimientos que rigen su funcionamiento,
estn recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableci la
Organizacin en 1967.

e) Uniformiza criterios.- Al regular positivamente el Know How, se debe tener en

cuenta, instrumentos legales internacionales reguladores de esta figura jurdica,
ya sea por recabar la experiencia de sistemas legales de otros pases, as como,
unificar criterios legales, puesto que, la mayora de negocios jurdicos cuyo objeto
es un secreto de empresa, se realizan entre partes de diferentes pases, por lo
tanto, a fin de evitar fallos legales inejecutables en un pas, se debe estandarizar
la legislacin de los conocimientos tcnicos reservados, ya sea a travs de los
sistemas legales locales, o bien, a travs de un tratado internacional
(multinacional o al menos latinoamericano).

Por ejemplo, el Per al dictar la "Ley de Comercio Electrnico", los

legisladores se basaron de la "Ley Modelo" de UNCITRAL, debido que, se trat
de evitar controversias o diferencias con los instrumentos legales de otros pases
que han regulado esta figura jurdica, mxime, si el comercio electrnico se
realiza entre partes de diferentes pases.

9. JURISPRUDENCIA
10. CONCLUSIONES
Podemos concluir que el contrato de know how es el producto del
desarrollo de la humanidad y la era de la globalizacin.
11. RECOMENDACIONES

Para la parte jurdica: Marlene

Debera tipificarse una Ley Peruana, a fin de contar con un procedimiento

propio y especfico que las partes intervinientes en el contrato de know how
tengan que cumplir, y no encontrarse en el objeto estipulado en el contrato
otras funciones que por analoga se insertan por derecho comparado en el
contrato celebrado en nuestro pas, sujetndose al artculo VIII del Ttulo
preliminar del Cdigo Civil Peruano.

Cuando se introduce el contrato de know how en nuestro medio, el resultado

es exitoso por ser rentable para las empresas peruanas.

Se debe elaborar una norma legal que regule el establecimiento del Cdigo
Civil peruano, referido a la responsabilidad contractual y extracontractual en
mrito de clusulas de confidencialidad. Correlacin entre el Contrato de
know how y el objeto fsica y jurdicamente posible

En consecuencia, tendramos que preguntarnos cuntos aos debern

transcurrir para legalizar el contrato moderno de know how.

12. JURISPRUDENCIA
13. CONCLUSIONES
Podemos concluir que el contrato de know how es el producto del
desarrollo de la humanidad y la era de la globalizacin.
14. RECOMENDACIONES

EL CONTRATO DE KNOW HOW O DE PROVISIN DE

CONOCIMIENTOS TCNICOS: ASPECTOS A SER CONSIDERADOS
PARA SU REGULACIN NORMATIVA*
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122008000200012