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Taller de negociación para la

transferencia de tecnología.
10 y 11 de noviembre del 2016

I.Q.I. Eduardo Camacho Corona


La negociación...
Negociación
• Proceso a través del cual buscamos lograr lo
que queremos de otras personas.
• Interacción humana con el objetivo de
satisfacer necesidades de las partes
• Comunicación para lograr un acuerdo entre
dos o más partes que tienen algunos
intereses compartidos y otros opuestos
Negociación
El propósito de la negociación es lograr un
acuerdo que satisfaga las necesidades de
ambas partes

• Gana-gana
• Gana-pierde
• ¿Pierde –pierde?
El proceso de negociación

• Asunto a negociar
• Objetivos
• Cuestiones y posiciones
• Necesidades y tácticas
• Ambientes y estrategias
• Agenda
Asunto a negociar:

Es el objeto específico del acuerdo


motivo de la negociación.

Ej. Establecer un acuerdo de licencia


de patentes, desarrollar un proyecto
de investigación, etc.

Es muy importante tratar de identificar


el problema de la contraparte
Objetivos:

Son los puntos específicos del


acuerdo que pretendemos alcanzar
con la negociación.

Ej. Establecer un acuerdo de licencia


exclusiva, etc.
Cuestiones y posiciones:
• Cuestiones son los temas concretos a discutir:
Pago de regalías; Exclusividad;
• Posiciones son los enfoques que cada parte da
a las cuestiones (8%; 2 años)
“Al considerar las cuestiones concéntrese en los
problemas de cada parte en vez de las demandas,
éstas suelen ser aproximaciones demasiado
simplificadas de los problemas”
Es muy importante tratar de identificar el problema
de la contraparte
Posición Vetrogen Posición inicial UTN Posición Alquimex

Depende de otras
Pago inicial tecnologías USD 250,000 USD 300,000
éxitosas
Regalías 1.5% por 10 años 5% por 10 años 10% por 15 años

Exclusividad
Exclusividad Sin exclusividad Sin exclusividad
absoluta

Uso de
Marca Propia BIOFULMEX Conjunta
marca

Asistencia
USD 0 USD 100 + viáticos USD 150 + viáticos
técnica
Necesidades y tácticas:
Las necesidades y su satisfacción
motivan toda conducta.

Conocer las necesidades es la clave en


la negociación.
Las tácticas serán mas efectivas
cuando se dirijan en concreto a una o
mas necesidades.
Ambientes y estrategias
• En una negociación con éxito todos
ganan, por lo tanto, los ambientes que se
buscan deberán ser positivos.
• Las estrategias son instrumentos que
cambian una situación.
• Una estrategia es un modo de llevar a
cabo un plan.
Negociación: recomendaciones
• Separar las personas de los problemas.
• Inventar opciones.
• Conocimiento de las disciplinas
científicas involucradas.
• Conocimiento de aspectos jurídicos y de
mercado.
Procesos de Negociación

• Fase de preparación
• Fase de propuesta y discusión
• Fase de cierre de la negociación
Fase de preparación

Identificación de las contrapartes interesadas en sentarse a


negociar.

Definir las cuestiones a negociar.


Establecer el objetivo y como alcanzarlo.
Imaginar el objetivo de la contraparte

Designar al negociador principal


Preparar una hoja de términos.
”Hoja de términos”:
Define objetivo máximo (el mejor) y objetivo mínimo
(el peor).

- Alcance y territorio
- Obligaciones del licenciante: la tecnología,
activos complementarios, asistencia técnica,
mantención patentes.
- Obligaciones del licenciatario: explotación de
la tecnología, utilización apropiada de las
marcas.
”Hoja de términos”

- Mejoras
- Cuestiones financieras: pagos iniciales,
regalías, pagos mínimos anuales.
- Infracciones.
- Periodo.
- Otros como contabilidad, legislación
aplicable, confidencialidad, garantías,
renuncia..
Fase de propuesta y discusión

- licenciante promociona las ventajas de la


tecnología.
- presentación de cuestiones y objetivos.
- contratos de confidencialidad (NDA)
- licenciatario examina la información.
- Identificar estilos y tácticas de negociación.
- Se presentan contrapropuestas.
- “Si…entonces…”; nunca dar sin recibir
- Generación de una amplia gama de
soluciones.
- Alcanzar acuerdos “mutuamente
beneficiosos”
- Los acuerdos tecnológicos implican relaciones técnicas,
comerciales y personales a largo plazo.
- Una parte insatisfecha podrá llegar a situaciones
extremas para modificar lo que percibe como una
injusticia o inequidad.
- Siempre se deben establecer objetivos ambiciosos
protegiendo la credibilidad.
- Generar variantes comerciales económicas para usted
pero valiosas para la otra parte. Ser creativos.
- Nada es inamovible. Todo es negociable.
Acuerdo con Alquimex Posición Posición inicial Última oferta
Vetrogen UTN
USD300,000 = 20%
Pago inicial efectivo + 80% utilización USD 0 USD 250,000 USD 300,000
de su planta industrial
0.5% por 10 10% por 15
Regalías 10% por 10 años 5% por 10 años
años años

10 años, renegociable Exclusividad Sin


Exclusividad Sin exclusividad
después de éste periodo absoluta exclusividad

Nombre compuesto =
Uso de marca ALQUIMEX por Solo su marca BIOFULMEX Conjunta
BIOFULMEX
60 horas semestrales,
Asistencia incluidas en el paquete
USD 100 + USD 150 +
técnica tecnológico. Hora USD 0
viáticos viáticos
adicional USD 100. La
empresa cubrirá viáticos.
Evaluación financiera
• No olvidar que se trata de tener un proyecto
rentable
• Se requiere un modelo de flujo de efectivo
• Incluir los costos de la propia tecnología, las
inversiones necesarias, pruebas, etc., etc.
• Calcular Valor Presente Neto y Tasa Interna de
Retorno
• Determinar el valor de la licencia (métodos)
Variables críticas
• Características del mercado
– Tamaño del mercado actual y potencial
– Requisitos de comercialización
• Ciclo de vida de la tecnología
– Etapa y vigencia
• Características del vendedor
– Capacidad para innovar, proveer asistencia
técnica y capacitación
– Prestigio
– Experiencias previas
Ciclo de vida del producto
I
Secretos Industriales
M
P
O
R Patentes / Registros
T
A
N
C
I Marcas
A
0
TIEMPO
Variables críticas
• Calidad de la tecnología
– Integración del paquete tecnológico
– Consumo de energía, agua y otros recursos
– Dispositivos necesarios para seguridad
– Eficiencia y rendimiento de proceso y garantías
– Subproductos y desechos
– Costo de tratamiento de residuos
– Cumplimiento de normas
– Competitividad frente a otras tecnologías
La evaluación previa
• Se hace con el objeto de definir el producto que se obtendrá con
la tecnología; identificar los riesgos tecnológicos, de propiedad
intelectual, de mercado y de ejecución involucrados; conocer los
recursos financieros pasados y presentes; y saber cómo se
posiciona el proyecto en comparación con otros del portafolio de
la organización.
• Un primer análisis sobre la probabilidad de éxito.
• Permite identificar acciones necesarias (y urgentes).
Riesgo
tecnológico
• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la tecnología?
• ¿Cuáles son los costos y el tiempo necesario para tener un producto o
tecnología comercializable?
• ¿Tiene el proyecto suficientes recursos para llegar a los resultados
esperados?
• ¿Cuáles son las limitaciones o deficiencias de la tecnología?
• ¿Cuáles son las tecnologías que compiten con la tecnología propuesta?
¿Qué ventajas y desventajas tienen?
• ¿Cuáles son las tecnologías que competirán en el futuro?
• ¿La tecnología depende de otras tecnologías existentes?
• ¿Cuál es el ciclo de vida de la tecnología?
Riesgo de propiedad intelectual
• ¿Está protegida la tecnología? ¿Cómo? ¿Dónde?
• ¿Cuál es el “estado del arte” en relación con propiedad intelectual
en el área dónde se aplica la tecnología?
• ¿La tecnología ha sido publicada o presentada a la industria?
• ¿Cuál es la novedad de la tecnología?
• ¿La tecnología puede ser protegida? ¿Cómo?
• ¿Es posible el identificar y/o controlar el uso no autorizado de la
tecnología?
Riesgo de mercado

• ¿Cuál es el mercado que se desea ganar? ¿Existente o potencial?


• ¿Cuáles son las características del mercado? (Tamaño, barreras de
entrada, potencial de crecimiento, tiempo necesario
para el acceso)
• ¿Cuáles son los productos que ya están en el mercado y sus
características?
• ¿Cómo es la competencia en el sector? (Características de la
industria, compañías existentes y su porcentaje del mercado)
• ¿Cuál es la ventaja competitiva de la tecnología en el mercado?
• ¿Cuál es la posición de la tecnología en la cadena de valor?
• ¿Cuáles son las leyes o normas que tienen incidencia en el
proyecto? (Existentes o futuras)
Riesgo de ejecución
• ¿Cuáles son las expectativas del investigador con relación a la
comercialización de la tecnología?
• El investigador principal y su equipo:
– ¿Tienen experiencia tecnológica reconocida?
– ¿Tienen visión sobre el proyecto o futura nueva empresa?
– ¿Tienen liderazgo y compromiso?
– ¿Tienen conocimiento del mercado?
– ¿Tienen las habilidades y conocimientos necesarios para llevar
las diferentes etapas de desarrollo y comercialización?
– ¿Tienen visión financiera?
– ¿Tienen otros proyectos relacionados o complementarios?
– ¿Tienen contactos y experiencia previa en TT?
– ¿Tienen colaboración con empresas?
IPscore® 2.2

Herramienta de evaluación de patentes y proyectos de desarrollo


tecnológico, cualitativa y cuantitativa, en forma de previsión financiera
que muestra el valor actual neto de la tecnología evaluada.

Desarrollado por la Oficina Danesa de Patentes y Marcas en colaboración


con el Profesor Jan Mouritsen, el Copenhagen Business School y cierto
número de empresas danesas.

Adquirida por la Oficina Europea de Patentes y se ofrece a los usuarios


de forma gratuita para ofrecer apoyo a la estrategia de patentes de las
empresas, fundamentalmente PYMES, y para controlar el volumen de
solicitudes mediante la eliminación de aquellas que puedan no tener
ningún valor.
http://www.epo.org/learning-
events/e-learning/ipscore.html
Licenciamiento
Una licencia es el consentimiento del propietario para
que se utilice la P.I. a cambio de dinero u otro tipo de
valor.
WIPO. Como negociar licencias tecnológicas.
Publicación de la OMPI No. 903S
http://www.wipo.int/ip-
development/es/strategies/pdf/publication_903.pdf

El titular del derecho conserva su propiedad.


Porqué ofrecer licencias?
• Diversificar fuente de ingresos
• Acceso al mercado
• Capacidad de inversión

Pero se requiere Protección de la tecnología (PI)

Un mecanismo de explotación y comercialización


de la PI.
Factores clave para la
comercialización de tecnología.
• Calidad de la investigación.
• Nivel de investigación y carteras de proyectos.
• Políticas y normas institucionales.
• Oficinas de transferencia tecnológica (OTT):
Personal, Experiencia industrial.
• Entorno de transferencia de tecnología: política
nacional; inversionistas, infraestructura y
agentes tecnológicos (emprendedores).
Fuente: The state of patenting at research institutions in developing countries:
policy approaches and practices. Pluvia Zuniga
Funciones de una OTT.
• Identificar tecnologías disponibles.
• Establecer contactos con empresas.
• Realizar estudios de viabilidad económica de los
inventos para estrategia de propiedad intelectual.
• Apoyar la negociación y elaboración de contratos de
transferencia tecnológica;
• Realizar el seguimiento de los proyectos contratados.
• Buscar financiamiento para proyectos en fuentes
gubernamentales
• Hacer el marketing institucional.
• Ofrecer servicios de consultoría.
Identificación de oferta
Clientes de la OTT
• Los investigadores–inventores, que frecuentemente tienen
expectativas de oportunidades de investigación, beneficios,
utilización pública del invento y fama;
• El sector privado, con perspectiva de obtener una tecnología
comercialmente viable a un precio justo;
• La administración, que espera que la OTT sea auto-sustentable y que
frene los conflictos de intereses.
• El consejo de gobierno, que necesita asegurar que el nombre y la
reputación de la institución sean protegidos en su relación con la
industria;
• El contribuyente, con expectativas de que la OTT administre los
recursos públicos de modo efectivo
Identificación de demandas
• Identificar empresas a través de ferias,
eventos.
• Conocer a la empresa: Estrategias; Toma de
decisiones (Porter).
• Contactos previos: E-mail, visitas.
• Intercambio de información no confidencial
que “rompa el hielo” y aporte una imagen
general.
Desempeño
• Número de invenciones reveladas y clientes internos
atendidos
• el número de patentes solicitadas, patentes concedidas y
licencias consumadas;
• el volumen de regalías del licenciamiento
• Número de productos comercialmente producidos y
vendidos.
• Número de interacciones industriales y proyectos de
investigación financiados
• Capacidad de retener investigadores emprendedores y
atraer egresados; reputación para la innovación;
promoción del nombre de la universidad
Conocimientos y habilidades
• Gestión Tecnológica, con énfasis en la
estructuración de paquetes • Responsabilidad
tecnológicos y mecanismos de • Capacidad de negociación con
transferencia de tecnología empresas y grupos de investigación.
• Propiedad Intelectual, manejo de los • Habilidad para solución de conflictos.
fundamentos legales y la estructura de • Capacidad para redactar textos
los principales títulos y su ámbito de complejos con elementos técnicos y
aplicación. económicos.
• Inteligencia tecnológica y de mercado. • Capacidad de organización de
reuniones y grupos de trabajo.
• Mecanismos de búsqueda y
recuperación de información • Iniciativa y fuerte orientación a
tecnológica. resultados.
• Adaptabilidad a ambientes adversos y
• Conocimiento de los elementos básicos grupos heterogéneos
de contratos de transferencia de
tecnología • Puntualidad
• Capacidad para tomar decisiones.
• Autonomia.
Fase de cierre

- Redacción del acuerdo


- Firma del contrato.
Contratos

Acuerdo de voluntades sobre un objeto de


interés común, con el objeto de crear,
modificar o extinguir derecho
.

El contrato debe ser un documento que


permita prever problemas, anticipar su
solución y ser la culminación exitosa del
proceso de negociación.
¿Por qué necesitamos contratos?

•Permite a las partes tener certeza sobre lo que


se conviene, cuáles son las condiciones, periodos,
etc.
•Previene malos entendidos, asegura titularidad.
•Permite tener una base para determinar en qué
momento alguna de las partes está incumpliendo.
Tipo de contratos/convenios/acuerdos

• Prestación de servicios
• Desarrollo de Proyectos
• Confidencialidad (NDA)
• Licenciamiento
• Transferencia de tecnología
• Transferencia de material (MTA)
• Cesión de derechos
• Colaboración académica
Partes del contrato
• Proemio o preámbulo
– Identificación del contrato y de las partes
• Declaraciones y/o considerandos
– De las partes
– Personalidad jurídica
– Lo que se compromete y la posible propiedad
– Intenciones
• Clausulado
• Validación
• Anexos
El contrato de confidencialidad
• Intercambio de información sin riesgo
• ¿qué es lo que se va a mantener
en confidencialidad?
• La vigencia (indefinida o perpetua)
• Impedir la comercialización u
otro uso de la información
Contrato de Confidencialidad
• Acuerdo previo que protege los
derechos del licenciante, toda vez que
deba revelar información confidencial
para comenzar la negociación, que
eventualmente no condujera a un
acuerdo.
- Tiene limitaciones temporales.
- Acarrea riesgo de implementación.
- Requiere vigilancia permanente.
Memorando de entendimiento
(MOU)

• Acuerdo preliminar por el cual las partes


declaran su intención de concertar un
acuerdo vinculante (de licencia).

• Tiene un plazo fijo para concluir el acuerdo (el


potencial licenciante concede al potencial
licenciatario un plazo para el análisis de todos
lo aspectos de la potencial licencia, sin
entablar contactos con ningún otro
candidato hasta que expire ese plazo).
Contrato de
Prueba de Tecnología

• Acuerdo que permite que el


potencial licenciatario verifique las
“ventajas competitivas” de la
tecnología, en miras a un acuerdo de
licencia.
• Requiere dimensionar esas
“ventajas”.
• Involucrarse en la prueba para
validar el resultado.
Acuerdo de transferencia de
material biológico
• Acuerdo que permite la utilización
temporal de algún material biológico,
para la comprobación de sus
propiedades y eventualmente utilizarlo
para propósitos comerciales.
• Derecho a utilizar el material biológico:
• Para investigación
• Para desarrollar una aplicación
• Para integrarlo a un producto
Acuerdo de Investigación

• Acuerdo que permite la utilización de


“conocimientos técnicos pioneros”
generados por una institución de I&D u otro,
para la investigación y desarrollo conjunto de
etapas posteriores de la tecnología.
• Derecho a utilizar los conocimientos técnicos
pioneros en el contexto de un esfuerzo
conjunto de investigación. Puede incluir la
prueba para validar el resultado.
Transferencia y licenciamiento
Contrato entre partes mediante el cual un titular de
un derecho de propiedad intelectual (licenciante) le
otorga al beneficiario (licenciatario) un PERMISO
para hacer, usar o licenciar su invención o
conocimiento
Cláusulas importantes
• Objeto y alcance (especifique metas y entregables)
• Definiciones
• Propiedad Intelectual (Materia Protegida)
• Pagos (montos, forma, base) (pago continuo, pago por
adelantado, un sólo pago total)
• Asistencia técnica y capacitación
• Responsabilidad
• Exclusividad, sublicencias
• Vigencia
• Tribunales competentes y arbitraje
• Rescisión
Definición de la
Materia Protegida y Transferida.
• Debe ser clara y precisa: Programa
computacional, información, tecnología
de proceso, protocolo, entre otros…
• Determina los contenidos del contrato.
• Si es una Patente o solicitud de patente
debe indicar el número de registro o de
solicitud y adjuntar la descripción de la
patente con sus detalles precisos.
Alcance de los Derechos
• Territorialidad del uso
- En un país, en una localidad

- Nivel mundial, exclusiva.


Alcance de los Derechos

• Licencia exclusiva, única o no exclusiva.


• Exclusividad, mayor precio, mayor
dependencia del éxito del licenciatario.
• Exclusividad por territorio.
• Exclusividad por campo de aplicación.
• No exclusiva, mayor control del licenciante
sobre la tecnología, potencial mayor de
desarrollo de la tecnología.
• Exclusividad, se excluyen incluso los
derechos del licenciante.
Alcance de los Derechos

• Licenciatario más favorecido


En caso de una licencia no exclusiva, se
asegura que si el licenciante concediese
a otro licenciatario condiciones más
favorables, el actual licenciatario tendrá
derecho a exigir las mismas condiciones.
Alcance de los Derechos

• Sublicencia

En caso de una licencia exclusiva, el derecho


de entregar sublicencias en el territorio
determinado.
- Aprobación del licenciante
- Elección del sublicenciatario
- Condiciones
- Si caduca cuando la licencia principal
expira o termina por algún motivo.
Alcance de los Derechos
• Mejoras
- Frecuente cuando la tecnología esté en una
etapa inicial de desarrollo.
- Definición de mejoras o nuevas versiones.
- derecho del licenciante a usar cualquier
mejora desarrollada por el licenciatario, incluso
licenciar a otros, en otros territorios o extender
las mejoras a los otros licenciatarios.
- posibilidad de que el licenciatario acceda a
cualquier mejora que desarrolle el licenciante.
- información permanente en relación a las
mejoras.
Alcance de los Derechos
• Asistencia técnica
• Estancia de personal del licenciante en instalaciones del
licenciatario
• Propósito, duración, documentación y conocimientos
técnicos a compartir.
• Capacitación
• Entrenamiento temporal al personal que ejecutará la
tecnología licenciada
• Debe especificar objetivos claros y tener delimitación
• Plazo
• sujeto a expiración de patentes.
• plazo que permita una evaluación de la capacidad
comercial del licenciatario.
• renovación automática, solicitud por escrito.
Consideraciones comerciales
y financieras
• Aspectos financieros típicamente utilizados:

1. Gastos de Protección

2. Pagos Iniciales (firma del acuerdo)

3. Pagos dependientes de eventos (sumas globales


dependientes del desempeño, conclusión de ensayos
clínicos, otorgamiento de certificaciones). Acordados
previamente, exentos de riesgo para el licenciante y
el licenciatario.
Consideraciones comerciales y
financieras
4. Regalías

- Pagos regulares
- Base de cálculo, unidades vendidas,
ingresos netos.
- Requiere mecanismos de control
- Tasa de regalías…. Valoración de
tecnología
- Tasa variable ascendente (reconoce la
curva de aprendizaje)
- Tasa variable descendente (incentiva el
aumento en el volumen de producción)
Consideraciones comerciales
y financieras
5. Pagos mínimos anuales
- Presiona para apurar la implementación
productiva y comercial de la tecnología licenciada.
- Cuando la licencia es exclusiva protege al
licenciante.
6. Pagos por sublicencias.
7. Administración contable . Registro separado y
auditable.
8.- Infracciones : terceros utilizando la tecnología no
licenciada.
9.- Responsabilidad de los productos: fabricación,
control de calidad, componentes. Seguros.
La aplicación práctica

Regla del 25%.

• Se trata de encontrar una base “justa” de


compartición de beneficios entre licenciante y
licenciatario.

• Hay evidencias de que la tecnología es un cuarto


del negocio, por lo que se aplicaría un 25% sobre
el margen de utilidad del negocio.
Formas de pago
de Tecnología

• La mayoría de los acuerdos se basan en el pago continuo (running) de


regalías basado en los ingresos netos (precio de ventas neto).
Ventajas:
Brindan pagos recurrentes que reflejan el nivel de uso y el éxito
económico de la invención.
No depende de la utilidad.
Desventaja:
No existe control sobre el precio de venta o el nivel de uso.

• Pagos por adelantado (up-front fee) -bastante común, usualmente


combinado con regalías

• Un solo pago total (lump sum), sin pago continuo de regalías, son
utilizadas en pocas situaciones
¡Muchas gracias!

ecam@unam.mx
ecamachocorona@gmail.com
ecamacho@cambiotec.org.mx