PARTES EN EL PROCESO.

Parte demandante: SHERATON INTERNACIONAL INC.

Parte demandada: SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO.
Quien se demanda por haber concedido el registro de la marca SHERATON para
distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional,
a favor de la sociedad MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA.

TEORIA DEL CASO DE CADA PARTE:

SHERATON INTERNACIONAL INC. Manifiesta que en este registro de la marca

que se presentó el 4 de junio de 2002 del signo SHERATON (denominativo), la
cual lo solicito MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA. Como marca para amparar
productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
Presenta oposición con base al registro de mencionada marca y solicitante
ordenar a la Superintendencia de industria y comercio, negar definitivamente el
registro de dicha marca, cancelar el certificado de registro asignado a la misma,
así como la inscripción del mismo en el registro de la propiedad industrial.
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO manifiesta que la marca
impugnada cumple con los requisitos de registrabilidad en la clase 20, donde
comprende principalmente “muebles, espejos, marcos; cintas de madera,
entrepaños de madera, acabados de materias plásticas para muebles, objetos
para la decoración, guarniciones de muebles, ruedas de muebles no metálicas,
tablas de muebles, productos no comprendidos en otras clases de madera, caña,
junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de
mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas y en general
todo tipo de muebles para el hogar y la oficina.” Resaltando que la clase con que
se registro la marca SHERATON INTERNACIONAL INC. Fue con la clase 42
donde se referencia a: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de
investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación
industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
TEORIA DEL CASO DE LA PARTE DEMANDANTE
SOCIEDAD SHERATON INTERNATIONAL INC.
La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. solicitó el 4 de junio de 2002 el
registro del signo SHERATON (denominativo), como marca para amparar productos
comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad

actora, domiciliada en Boston, Massachussets, Estados Unidos de América,
presentó oposición con base en la marca denominativa notoriamente conocida
SHERATON, registrada en Colombia a nombre suyo bajo el certificado Nº 92113 y
para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

En escrito separado, la sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. aportó una

serie de escritos tendientes a probar la notoriedad de la marca denominativa
SHERATON, y solicitó que se citara a un experto para que certificara la notoriedad
de la mencionada marca. Dicho escrito se presentó en el plazo señalado en el
párrafo segundo del artículo 146 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 22001, de 31 de
julio de 2003, por considerar precarias las pruebas allegadas para demostrar la
notoriedad de la marca opuesta SHERATON, resolvió declarar infundada la
oposición presentada y conceder el registro de la marca denominativa SHERATON
para productos de la clase 20, “muebles, espejos, marcos; cintas de madera,
entrepaños de madera, acabados de materias plásticas para muebles, objetos para
la decoración, guarniciones de muebles, ruedas de muebles no metálicas, tablas de
muebles, productos no comprendidos en otras clases de madera, caña, junco,
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar,
sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas y en general todo tipo
de muebles para el hogar y la oficina.”

La actora interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el

cual fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de
la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (e),
mediante Resolución N° 5193, de 19 de marzo de 2004, en el sentido de confirmarlo.
Tales pruebas solicitadas por la actora eran necesarias para una decisión acertada
en el asunto en cuestión, y al efecto se debió aplicar el ordenamiento jurídico interno
ya que la norma comunitaria no regula la materia. En este sentido, es aplicable el
Código Contencioso Administrativo.

La marca denominativa SHERATON es notoriamente conocida y, por lo tanto, debe

ser protegida más allá de los principios de especialidad y territorialidad. En el
expediente obran pruebas suficientes que acreditan dicha notoriedad, según los
requerimientos señalados en la normatividad comunitaria invocada como violada;
pruebas que la entidad demandada no se detuvo a examinar.

Para finalizar, la actora aduce que la no contestación de la demanda por la

Superintendencia implica que ésta entendió su error de no haber declarado fundada
la oposición que presentó contra el registro de la marca en cuestión; y manifiesta
que se ratifica en los fundamentos fácticos y jurídicos del concepto de la violación
desarrollado en la demanda con los actos acusados, los cuales retoma de manera
suscinta.

TEORIA DEL CASO DE LA PARTE DEMANDADA

1. La parte demandada establece que la legalidad de los actos acusados, los
cuales expresa que se profirieron de conformidad con las atribuciones legales
otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, esto quiere decir, que con plena competencia para analizar y
solucionar sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella
adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia
marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Expresa que se opone a las pretensiones de la demanda por considerar que la

actora no indicó con claridad y con fundamento la notoriedad de la marca en la
oportunidad debida, puesto que las pruebas allegadas para el efecto no son idóneas
para ello; mientras que la marca impugnada cumple con los requisitos de
registrabilidad en la clase 20, atendiendo la interpretación prejudicial proferida en el
proceso 14-IP-98; y que la decisión acusada no es nula, que concuerda a pleno
derecho y a las disposiciones legales vigentes en ese entonces y aplicables en
materia de marcas.

2. La actora alega que la no contestación de la demanda por la Superintendencia

implica que ésta entendió su error de no haber declarado fundada la oposición que
presentó contra el registro de la marca en el asunto; también da a saber que se
ratifica en los fundamentos fácticos y jurídicos del concepto de la violación
desarrollado en la demanda con los actos acusados, los cuales retoma de manera
suscinta.

3. La tercera interesada en el asunto, Muebles & Accesorios S.A. retoma lo dicho

anteriormente en la contestación de la demanda y preserva la legalidad de la
decisión administrativa enjuiciada, al considerar que la marca SHERATON cuyo
registro le ha sido concedido para la clase 20, se adecua a los parámetros del literal
a) del artículo 134 de la Decisión 486, pues los productos que con ella se distinguen
no tienen conexidad competitiva con los productos y servicios identificados con la
marca SHERATON para la clase 42 que está en cabeza de la actora. Por lo tanto la
primera es registrable debido al principio de especialidad, el cual explica
apoyándose en citas doctrinales, así como lo concerniente a la conexidad
competitiva. Agrega que la actora nunca demostró la notoriedad de la marca
opuesta.

B. MARCAS CONFLICTO
Aunque las partes en este proceso son inicialmente SHERATON INTERNCIONAL
INC en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; debido
a que esta última permitió el registro de la marca SHERATON a favor de la sociedad
MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA.

Debido a lo anterior, se puede decir que las marcas en conflicto directamente serian
SHERATON INTERNCIONAL INC y MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA al registrar
la marca SHERATON, en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Vale indicar de estas marcas tienen una diferente clasificación por ejemplo la marca
SHERATON INTERNCIONAL INC hace referencia a los hoteles. Por otro lado, está
la marca SHERATON que referencia a todo lo relacionado muebles de manera
como “muebles, espejos, marcos; cintas de madera, entrepaños de madera,
acabados de materias plásticas para muebles, objetos para la decoración,
guarniciones de muebles, ruedas de muebles no metálicas, tablas de muebles,
productos no comprendidos en otras clases de madera, caña, junco, mimbre,
cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos
de todas estas materias o de materias plásticas y en general todo tipo de muebles
para el hogar y la oficina.”

La marca demandante tuvo como pretensión la nulidad de la resolución de la marca

SHERATON, siendo esta la única en responder la demanda a tiempo contrario a la
actuación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Autoridad que emite el fallo. (Consejo de Estado sala de lo contencioso

administrativo sección primera)

El consejo de Estado , declaro la nulidad de las resoluciones proferida por la jefe

de la división de signos distintivos de la Superintendencia de industria y comercio
y el sentido confirmatorio expedido por el superintendente delegado para la
propiedad instustria de la superintendencia de instustria y comercio .
Como sustento del fallo , los artículos 136, literal h), y 228, literales a) y b), de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prosperan, ello es suficiente
para que sin necesidad de otras consideraciones deba declararse la nulidad de las
resoluciones enjuiciadas de la Superintendencia de Industria y Comercio,

El artículo 228 de la misma Decisión señala los criterios que sirven para
determinar la notoriedad, así

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente

dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro
o fuera de cualquier País Miembro;

encuentra que las piezas documentales que conforman ese material son claramente
indicativas de un amplio y extenso uso internacional de la marca SHERATON para
servicios de hotelería y turismo, o sea, para servicios de la clase 42, como quiera
que esa publicidad habla de la ubicación de hoteles distinguidos con esa marca en
muchas ciudades de numerosos países, de los cuales aparece con mayor cantidad
de piezas o material publicitario, el de Lima, Perú.

De acuerdo al articulo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina en tanto prohíbe el registro como marca de signos que:

 constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido
cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o
servicios a los que se aplique el signo; siendo claro que su uso es
susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo
  las Resoluciones Núms. 00022001 de 31 de julio de 2003, y su confirmatoria,
la número 5193 de 19 de marzo de 2004, ambas de la Superintendente de
Industria y Comercio, resultan violatorias del artículo.

CONSULTA PREJUDICIAL.
Fue hecha por el tribunal de justicia de la comunidad andina el tribunal de justicia
de la comunidad andina y se refirió a:

Registro de los signos: se pueden registrar si reúnen los requisitos distintivos

y susceptible de representación graficas que sean perceptible a los sentidos.

Grado de confusión o asociación entre los signos: la oficina de registro

marcaria debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pueda existir
entre un signo denominativo y otro

Oposición al registro: se debe garantizar las facultades y mecanismo para que

los sujetos con interés puedan oponerse al registro dotándolos en las medidas de
pruebas previstas en la legislación interna del país

Notoriedad de los signos: para que un signo se a notorio debe haber ganado
notoriedad en los países miembros de la comunidad andina que son Colombia
ecuador Perú y hasta 2006 Venezuela. Por cualquier medio
Comparación de los signos: en la comparación entre productos y signos hay que
tener en cuenta su ubicación en la solicitud de registro y en el nomenclador,
además acudir a criterios de la doctrina para ver si existe o no conexión
competitiva.