Las Licencias de Marcas y Su Regulacion en Vzla

LAS LICENCIAS DE MARCAS Y SU REGULACIÓN EN VENEZUELA.
INTRODUCCIÓN
El valor alcanzado en las últimas décadas por los activos intangibles
como parte del patrimonio empresarial, ha hecho que las marcas y otros
signos distintivos sean valorados actualmente, como los focos más
importantes y con mayores potencialidades para generar futuras ganancias y,
por lo tanto, han ido adquiriendo una elevada fuerza como elementos
fundamentales dentro de las negociaciones. De estos son las marcas las que
han alcanzado a nivel internacional los mayores valores y, sin dudas, la figura
de la Propiedad Industrial más vinculada con el comercio.
En la doctrina se define a la marca como; todo signo que sirva para
distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares de una
persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Además de identificar el origen empresarial de esos productos o servicios,
puede llegar a constituirse en símbolo de calidad y medio de promoción
comercial idonéo, siendo un instrumento que ayuda a garantizar la libre
competencia en una economía de mercado.
Entre algunas carasteristicas y requisitos de las marcas podemos
mencionar que: debe ser perceptible por algún sentido; debe tener aptitud
distintiva cuando se aplica a un producto o servicio en el mercado, y no debe
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ser engañosa ni ilegal.
De manera general en las legislaciones de marcas aparecen
consignados los signos o medios que pueden constituir una marca, esto se
observa en las leyes de Argentina, Chile, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay,
entre otras. Así como en el artículo 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de
Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).
“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o
combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios
de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse
como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los
nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las
combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.
Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o
servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro
de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los
Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean
perceptibles visualmente”.
La marca desempeña un importante papel en el mercado como vehículo
que estimula la competencia empresarial y asegura la trasparencia en las
transacciones económicas. Por una parte, se protege al titular de este derecho
frente a los competidores que pretenden vender productos indebidamente
designados con su marca. Esta tutela constituye una garantía impulsándose y
reforzándose de esta forma la competitividad. La marca está llamada a cumplir
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determinadas funciones fundamentales en el mercado en tanto que indicador
de origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios, como
condensador del prestigio que los productos o servicios adquieren y como
medio publicitario de los productos o servicios.
El derecho de marcas confiere a su titular un conjunto de facultades,
positivas y negativas que le permitirán disfrutar de manera real y eficaz del
derecho de exclusividad que le otorga la marca. este conjunto de facultades
dan contenido al derecho que se obtiene a través del registro de la marca.
Entre las facultades positivas se encuentra la posibilidad exclusiva del titular de
usar la marca en el mercado, de aplicarla en sus productos o servicios como
vehículo de publicidad, así como en su correspondencia y documentación
mercantil. Además, el titular de una marca tambíen podrá explotarla
económicamente de forma directa, bien cediendola o bien licenciándola a un
tercero. En el ejercicio de sus facultades negativas, el titular puede impedir el
uso de la marca por terceros no autorizados, solicitar la nulidad de otras
marcas ante los tribunales y oponerse a que otras marcas posteriores puedan
acceder al registro cuando exista un riesgo de confusión con su propia marca.
Las marcas son omnipresentes en la sociedad contemporánea; ellas
tienen una gran influencia en todos los aspectos de la vida comercial moderna,
y constituyen activos de considerable valor.
Las marcas, como activos intangibles, pueden ser objeto de negocios
jurídicos de diversa naturaleza. Así, estas pueden transmitirse totalmente, o
sea, el titular puede desprenderse de todos los derechos que le son inherentes
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a favor de un tercero; estaremos ante la cesión de la marca. O también puede
concederse el derecho a usar la marca y con ello transmitir determinados
derechos inherentes al titular, para lo cual se pueden utilizar negocios jurídicos
como: el usufructo, los contratos de distribución, la franquicia, el merchandising
y el contrato de licencia de marcas.
Precisamente en relación con este último aspecto nos hemos planteado
desarrollar: Tema: Las licencias de marcas y su regulación en Venezuela.
Problema: Las regulaciones legales vigentes en materia de licencias de
marcas son incoherentes e insuficientes en relación con esa figura en
Venezuela.
Objeto de Investigación: Licencia de marcas en Venezuela.
Objetivo General: Proponer los lineamientos generales que en materia de
licencias de marcas deberán tomarse en consideración con vista a lograr una
regulación juridica más efectiva en Venezuela.
Objetivos Específicos:
 Analizar doctrinalmente en el ámbito de la propiedad industrial la figura
de la licencia de marcas, el tratamiento otorgado por las diferentes
organizaciones y asociaciones y la importancia de estas.
 Demostrar la necesidad de establecer lineamientos generales en materia
de licencia de marcas.
Para llevar a cabo este estudio se han utilizado métodos de
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investigación cualitativos entre los que citamos:
 Método histórico-logico para analizar el desarrollo de la institución de la
anotación de licencia de marcas a escala internacional desde el punto
de vista doctrinal de manera que podamos desentrañar el
comportamiento de este tipo de negocio jurídico.
 Análisis bibliográfico de textos, publicaciones seriadas y no seriadas en
la materia, de diferentes autores y de diferentes países, así como
Convenios y Tratado Internacionales a fin de explicar las actuales
tendencias en la materia y conformar un juicio en relación con cada uno
de los tópicos evaluados.
 Análisis de las estadísticas de anotaciones de Licencias de Marcas en el
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).
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Capitulo I :
Análisis doctrinal de las Licencias de Marcas.
1.)-Definiciónes:
Esta parte del estudio se limitará a citar algunas de las definiciones de la
licencia ya existentes, y una vez expuestas algunas ideas sobre los elementos
de existencia y validez de esta figura, se propondrá una definición,
correspondiendo al lector hacer su propio juicio al respecto.
El diccionario de la Real Academia Española define licencia como
facultad o permiso de hacer una cosa. Documento en que consta la licencia.
Abusiva libertad de decir u obrar. Grado de licenciado.
Por otro lado, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual señala que
licencia es Permiso. Autorización. Vacación. Documento donde consta la
facultad de obrar con mayor o menor amplitud; es decir la iniciativa o libertad
concedida en un asunto, acto u operación, entre otros conceptos menos
relevantes para este estudio.
En doctrina extranjera1 se ha definido la licencia (de marcas) como el
otorgamiento del derecho a usar una marca de bienes o de servicios por el
propietario de la marca a otro bajo términos y condiciones específicas.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la

1
Antonio Roncero Sánchez, El contratode licencia de Marca, Civitas, 1999, p. 64.
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licencia como la autorización concedida por el autor u otro titular del derecho
de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una
forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre
ambos en el contrato pertinente (acuerdo de licencia) y también como un
contrato que autoriza al licenciatario a hacer algo que, en la ausencia de la
licencia, normalmente constituiría una infracción a los derechos de propiedad
intelectual del licenciante.
El elemento común que comparten todos los conceptos antes transcritos
es la autorización otorgada a una persona para llevar a cabo una conducta
determinada; en este caso, dicha conducta autorizada estaría relacionada con
un derecho de propiedad intelectual. Por tal motivo se puede definir a la figura
de la licencia como:
“Un negocio jurídico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho
autoriza a otra persona para que ejerza ese derecho, durante determinado
tiempo y a cambio de una contraprestación o no. En materia contractual, el
titular del derecho sigue siendo titular, no pierde tal cualidad por el sólo hecho
de permitir que otra persona ejerza su derecho”.
1.1)-Diferencias entre cesión y licencias de marcas:
Cesión de marcas Licencia de marcas
 Contrato por el cual se  A diferencia de la cesión, la
transfieren total o parcialmente licencia no transmite la
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los derechos. titularidad de los derechos.
 La marca puede cederse con  A diferencia de la cesión, que
toda la empresa, con la parte se rige por el principio de
de la empresa que utiliza la indivisibilidad de la marca, los
marca y se ve simbolizada por contratos de licencia pueden
ella o libremente sin la ser de distintas clases o tipos,
empresa. según el alcance territorial,
temporal y el objeto sobre el

 La cesión de la marca debe
que recaiga. Así la licencia
realizarse obligatoriamente
puede ser:
para todos los productos o
servicios y para todo el Total o parcial; para un periodo
territorio. Es decir, la cesión de de tiempo limitado o ilimitado;
la marca está sometida al plena o limitada; y simple o
régimen de indivisibilidad. exclusiva.
 Existen marcas cuya cesión  Al conceder la licencia, el
está prohibida; esto sucede con licenciante sigue conservando
las marcas derivadas, que sólo la titularidad del signo y las
pueden cederse con la marca facultades que se derivan de
principal, y con las marcas dicho derecho; además el
colectivas. licenciante puede controlar la
calidad, la naturaleza y las

 Nombres comerciales:
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 También es posible ceder los características de los productos
nombres comerciales, pero y servicios comercializados.
únicamente podrán transmitirse  Por otra parte, el licenciatario

con la totalidad de la empresa. también tiene facultades, así
goza de la facultad de usar la
marca en las condiciones y con
el alcance previstos en el
contrato. Además puede
impedir que el titular de la
marca renuncie al registro de su
signo.
1.2)-Clases de licencias:
Podemos distinguir los siguientes tipos de licencia:
 Licencia global o parcial: en la primera de estas se entiende como la
autorización de uso que emite el titular de la marca que comprende
todos los productos o servicios para los cuales la marca se encuentra
registrada. A su vez se entenderá que la licencia es parcial si esta
abarca solamente una parte de los productos o servicios que la marca
distingue.
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 Licencia exclusiva, no exclusiva o única: en la licencia exclusiva el
licenciante se compromete a no conceder ulteriores licencias a terceros
en un determinado territorio, con lo cual también se excluye él
propiamente de utilizar la marca durante el término de vigencia del
contrato. La licencia única también le impide al licenciante conceder
ulteriores licencias a terceros, pero él mismo no se abstiene de utilizar el
signo en el territorio designado, sino que comparte el uso con el
licenciatario. Y la licencia no exclusiva, en la cual el licenciante puede
conceder tantas licencias a licenciatarios diferentes en un mismo
territorio como desee, pudiendo ejercer él mismo el uso del signo.
 Licencia plena o limitada: es común, sobre todo en aquellos Estados
que adoptan la forma de federación o aquellos compuestos por
comunidades autónomas, que se puedan conceder licencias que
comprendan todo el territorio del Estado(denominadas licencias plenas)
o solo una parte de este (denominadas licencias territorialmente
limitadas).
 Licencias definidas o indefinidas en el tiempo: es concenso que las
licencias sobre derechos de marca se establezcan por un tiempo
determinado, es además aceptado por la mayor parte de las
disposiciones que regulan las relaciones de Propiedad Industrial con el
derecho de competencia que los contratos de licencias no se puedan
establecer por un período de tiempo mayor que el se encuentre vigente
el registro.
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 Licencias onerosas y gratuitas: la licencia onerosa comprende en sí el
pago de una contraprestación por parte del licenciatario al licenciante
por el derecho a utilizar la marca. La contraprestación puede pactarse
utilizando diversos métodos, así puede estipularse el pago de una
regalía, la cual consiste en el pago de un porcentaje sobre una base
determinada, pudiendo ser esta las unidades del producto vendidos, el
precio de venta, las ventas netas, las ventas brutas, pueden
establecerse regalías mínimas que le permitan al licenciante tener la
garantía de recibir una determinada suma de dinero independientemente
del éxito comercial del licenciatario. La contraprestación puede basarse
igualmente en una suma global o a tanto alzado, o incluso combinarse
ambas modalidades. Las licencias pueden ser igualmente pactadas sin
una cláusula contractual de contraprestación.
1.3)-Rasgos distintivos que se encuentran en el contrato de licencia de

marcas:
 Atendiendo a su regulación legal, en algunos países es un contrato
típico y nominado porque aparece regulado expresamente en la ley.
 Es un contrato principal; teniendo en cuenta que tiene existencia
independiente y autónoma, pues no depende de otra figura contractual.
 Posee carácter mercantil debido a que, independientemente de que
ambos contratantes suelen ser empresarios, estos se dedican a la
realización de actos de comercio en el mercado, lo que reafirma este
carácter es que la marca forma parte del patrimonio de la empresa y la
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explotación de este bien en el comercio vista esta como forma de
organización económica del tráfico mercantil.
 Pueden ser gratuitos u onerosos, según sea la naturaleza de las
prestaciones que realizan cada una de las partes, pero suelen ser
generalmente onerosos, en cuyo caso las tasas que abona el
licenciatario constituyen la prestación que este le efectúa al licenciante.
 Es un contrato de colaboración entre las partes, implica una relación de
confianza entre el licenciante y el licenciatario, que logran a través del
mismo establecer un equilibrio entre los intereses que persiguen ambos.
 Es un contrato intuito personae, pues el licenciante escoge al
licenciatario atendiendo principalmente a la organización empresarial de
este y a sus condiciones personales y económicas.
1.4)-Principales cláusulas del contrato de licencia de marca:
El contrato de licencia de marca puede reflejar en su contenido disímiles
condiciones, ello dependerá de los intereses de las partes que intervienen, es
de suponer entonces que los términos que se pactarán en este contrato
dependerán del equilibrio de intereses que se haya establecido en el proceso
de negociación. A continuación presentamos las principales cláusulas que
conforman este tipo de contrato, sin ánimo de mostrar una formulación rígida
de las condiciones que se deben incluir en el mismo.
 Identificación de las partes: en esta disposición se se decriben las
generales de cada una de ellas, que incluyen la denominación social, la
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referencia a los documentos que respaldan su constitución, el domicilio
legal y el nombre con el que se reconocen en el contrato (licenciante y
licenciatario); de igual forma si ce designara un representante que
concurre en el contrato, se debe detallar al efecto de todas las generales
del mismo
 Preámbulo: está formado por un conjunto de “ Considerandos” que
describen los antecedentes industriales y comerciales de las partes
(experiencia del licenciante), el historial de las negociaciones y se
explica claramente el propósito que las partes pretenden lograr con la
conclusión del acuerdo.
 Generales de las marcas: dentro de este apartado se deberán
consignar el número de registro de la marca o las marcas sobre las
cuales se van a ceder los derechos de uso; su denominación (de ser
aplicable), o su reproducción; la clase del Clasificador Internacional de
Productos para los cuales está concedida la protección y los productos o
servicios que comprende. La lista de productos o servicios que cada uno
de los requisitos que comprende, puede anexarse al documento o
pueden anexarse los certificados de registro para cada una de las
marcas objeto de la Licencia.
 Definiciones: será necesario que se precisen determinados términos y
expresiones clave de una manera uniforme a través de todo el
documento. Con lo cual se aclaren las ideas, se delimite la extensión de
los términos y se puedan evitar controversias innecesarias en el futuro.
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Las palabras o expresiones clave que deben definirse son usualmente
las que se utilizan de manera repetida en el documento. Así será
importante definir las marcas y los productos o servicios que la licencia
comprende y el territorio para el cual se concerta; esto puede hacerse
remitiendo a determinadas cláusulas que comprendan estos particulares
dentro del propio contrato.
 Objeto del contrato: Es un elemento esencial del contrato, constituido
por el fin práctico que trata de lograr el licenciante otorgando la
autorización de uso al licenciatario de lamarca, así como otras
prestaciones que están vinculadas a la puesta en práctica de la misma.
 Concesión de derechos: deberá contener una cláusula donde se
expresen los derechos que se conceden al licenciatario, por ejemplo:
producir, usar, comercializar, vender, o una combinación de los
anteriores; y si estos son a título oneroso o gratuito. Se debe especificar
la categoría de la licencia de que se trata: si esta comprende o no la
totalidad de los productos o servicios para los que está registrada la
marca (licencia global o parcial); si el titular de la marca se obliga a no
conceder licencias ulteriores a terceros en el mismo territorio que
contractualmente se le reservó al Licenciatario (o sea, exclusiva, o no
exclusiva), e incluso si el licenciante puede además hacer uso de la
marca en ese propio territorio o no; si el licenciatario puede a su vez
conceder sublicencias y si el licenciante en este supuesto podrá influir
en la selección del sublicenciatario. Se debe hacer referencia expresa a
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que bajo ningún concepto se permitirá el uso de la marca si este daña su
goodwill o prestigio, incluido los usos que puedan ser considerados
obscenos, o que contravengan las disposiciones legales.
 Uso de la marca: el uso de la marca es muy importante ya que en
muchas legislaciones, (incluyendo la nuestra), se requiere que la marca
sea usada para mantener el registro. Si la marca no es usada en
correspondencia con la manera en que aparece registrada puede ser
objeto de cancelación. Así se deberá establecer el método de utilización
de la marca en, o en relación, con el producto, por ejemplo establecer la
grafía, el color y el tamaño de la marca, así como su ubicación en el
producto; por lo que en ocasiones será aconsejable anexar copias de la
marca registrada a los efectos de definir los colores a utilizar y sus
códigos respectivos. Puede ser igualmente aconsejable que se estipule
la obligación de informar a los consumidores sobre la existencia del
contrato, lo cual puede hacerse en el embalaje de los productos o en los
plegables de ventas.
 Control de calidad: el valor de la marca registrada estará en
correspondencia, en gran medida, con la calidad de los productos o de
la prestación de los servicios que la misma ampara. Es por esto que un
adecuado control de la calidad es esencial en aras de mantener el
goodwill de la marca. Dentro de esta cláusula se establecerá la
obligación para el Licenciatario de cumplir con los estándares de calidad
del Licenciante, a estos efectos puede anexarse al contrato los
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parámetros de calidad con que este debe cumplir (si existe una
determinada norma). Se deberán definir además las facultades del
Licenciante en aras del control de la calidad, estas pueden ser controlar,
supervisar y aprobar la calidad de los productos, y la manera (los
períodos de toma de muestras, verificación de la fabricación, etc) en que
este realice las mismas, así como la revisión de los rótulos, envases o
catálogos que contengan la marca; se establecerá de igual manera la
obligación del Licenciatario de permitir el examen de los productos y el
acceso a los locales de almacenamiento por el Licenciante.
Se preverá además las consecuencias de la insuficiente calidad de los
productos o servicios prestados, lo cual incluirá las medidas y sanciones
que se impondrán al licenciatario, la manera en que se establecerá la
comunicación entre las partes al respecto, y cuál será el destino de los
productos cuya calidad sea insuficiente (serán retirados del mercado o
serán rectificados). Incluso esta puede ser una causa de terminación del
contrato como consecuencia del incumplimiento, procediendo entonces
una indemnización por daños y perjuicios a favor del licenciante.
 Promoción y publicidad: dentro de este apartado debe describirse la
esfera de actividad de la marca, o sea, la manera en que se va a dar a
conocer la misma (la forma en que se va a publicitar), y los canales de
distribución que se utilizarán, lo cual puede hacerse especificando que
los productos comercializados con la marca licenciada pueden ser
vendidos a usuarios especificados.
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 Mantenimiento o estado legal de los derechos: constituye una
obligación del Licenciante mantener la eficacia del registro de la marca
licenciada, así se deberá prever que a este le corresponderá solicitar la
renovación de los registros y pagar las tasas correspondientes.
 Infracción de derechos: se deberá de incluir una cláusula sobre
"Infracción de los Derechos", donde el licenciante manifieste su
consentimiento o no para que el licenciatario pueda ejercer la acción
legal correspondiente ante una posible violación por sí. En el supuesto
en que el licenciante no otorgue su consentimiento se deberá establecer
que el licenciatario comunique inmediatamente al licenciante cualquier
posible infracción en aras de que este pueda ejercer la acción legal.
Puede estipularse en el contrato además que si el licenciante por su
parte no ejerce la acción dentro de un período determinado de tiempo,
pueda el licenciatario ejercer la acción por sí. Los litigios sobre
infracciones en países foráneos pueden resultar muy costosos, así será
conveniente que se pacte en el contrato la división de los costos
correspondientes al posible litigio. Se podrá prever que el licenciante
garantice al licenciatario que el uso de la marca licenciada no infringe
derechos de terceros en un determinado territorio.
 Remuneración: esta constituirá la obligación principal para el
licenciatario como contraprestación a las facultades de uso concedidas
por el licenciante; así en el contrato se deberá de regular en detalle lo
referente a la remuneración, a los períodos en que deberá hacerse
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efectiva y a las consecuencias cuando no se ha hecho efectivo el pago
en el período pactado. Así puede estipularse el pago de una regalía la
cual puede estar basada en la cantidad de productos vendidos, en el
precio de venta; pueden establecerse regalías mínimas que le permitan
al licenciante tener la garantía de recibir una determinada suma de
dinero independientemente del éxito comercial del licenciatario. La
remuneración puede basarse igualmente en una suma global o a tanto
alzado.
 Entrada en vigor, vigencia y terminación: dentro de este apartado
debe describirse la fecha de entrada en vigencia, al igual que el lapso
que debe transcurrir necesariamente para crear, modificar, consolidar o
extinguir dicha relación jurídica, esdecir designar el espacio de tiempo
concedido para la finalización del contrato.
 Solución de controversias: esta puede considerarse como una de las
cláusulas más importantes de cualquier tipo de contrato, debido a las
disímiles controversias que pueden sobrevenir, ya sea en la
interpretación del contrato, como en su ejecución. En el momento de
redactar la cláusula de solución de conflictos hay que tener presente
varios elementos, a los cuales es importante hacer una breve referencia;
como es el caso de la vía escogida para la solución de la controversia.
Existen diferentes formas para dar solución a los conflictos que puedan
presentarse; y las partes en un contrato son libres de decidir cuál de los
métodos van a emplear en caso de que se generen controversias entre ellas.
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En primer lugar, tenemos que señalar los métodos heterocompositivos
de solución de conflictos, dentro de los que se encuentran la vía judicial y el
arbitraje, que se caracterizan porque la solución del conflicto se encuentra en
manos de un tercero; en el primer caso un juez y en el segundo de un árbitro.
También se encuentran los métodos autocompositivos, donde se incluyen la
negociación, la conciliación y la mediación. Por medio de los mismos, las
partes se compenetran más y tratan de buscar una solución amigable a la
controversia.
Estas vías no son excluyentes y usualmente, en los contratos, suele
estipularse que las partes cumplan de buena fe todo lo pactado y que al surgir
cualquier disputa, esta quede solucionada mediante negociaciones amigables.
En caso de que las partes no lleguen a la solución, se tendrá que decidir la vía
por la cual se resolverá el conflicto, a través de un órgano ya sea judicial o
arbitral.
Se debe tener en cuenta que en los contratos internacionales, las partes
tienen la potestad para elegir el sistema jurídico que rige el acuerdo. El mismo
generalmente establece vínculos duraderos de colaboración entre las partes,
quienes en el momento de contratar no se hallan en condiciones de prever
todas las vicisitudes por las que atravesarán sus relaciones a lo largo del
tiempo. Para evitar que los contratantes se vean involucrados en costosos
procesos resulta fundamental poder conocer previamente, con el mayor detalle
posible, el régimen jurídico del contrato.
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Según el profesor Pedro A. Miguel de Asencio, cuando las partes no
hagan referencia a la ley aplicable, la solución se encuentra en la prestación
característica, la parte que tenga en sus manos la prestación característica
podrá aplicar al litigio la ley de su país. Con el objetivo de reducir al máximo
esta tesis se han ofrecido tres criterios diferentes:
 Según el primer criterio, la ley aplicable es la del país del licenciante, o
sea, donde este tenga su residencia habitual o su establecimiento. Este
criterio, sería aconsejable para los casos en que la licencia se concede
para licenciatarios de diferentes países y al licenciante le es más factible
aplicar su ordenamiento jurídico.
 Una segunda tesis se refiere a la aplicación de la ley donde se
encuentra protegida la marca, mediante su registro. Cuando se habla de
esta protección, como es lógico se hace referencia a los derechos de
Propiedad Industrial.
 Por último, el tercer criterio se refiere a que la ley aplicable es la del país
del licenciatario. Se ha establecido que siempre que la explotación tenga
lugar en el país de residencia del adquirente, el mismo será el que
presente los vínculos más estrechos con el acuerdo y su legislación será
la aplicable al mismo.
De modo, que desde el punto de vista lógico y favorable para nuestros
países en via de desarrollo, que a menudo resultan perjudicados con los
acuerdos que realizan con las grandes transnacionales que actúan como
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licenciantes. En nuestro criterio, lo más aconsejable sería aplicar la ley del país
del licenciatario, es decir, donde se ejecute el contrato y dejar de un lado
criterios impositivos y estándares que no admiten flexibilidad ante este tipo de
transferencia que adquiere características específicas.
Vale la pena detenernos en el análisis de algunos aspectos del
clausulado que nos parecen importantes y a continuación exponemos las
obligaciones de cada una de las partes:
Obligaciones del licenciante:
 Autorizar el uso de la marca, ya sea que este revista un carácter
exclusivo o no.
 Mantener en pleno vigor y efecto el registro de la marca, así como
solicitar la renovación del registro de la marca y anotar ante la Oficina de
Propiedad Industrial todos los cambios que se susciten en su persona o
respecto de ella.
 Entablar las correspondientes acciones contra los terceros que violen el
derecho sobre la marca licenciada, así como ejercitar el eficaz control de
la calidad. Estas cláusulas estarán sujetas a negociación y en
dependencia de las exigencias de cada legislación.
Obligaciones del licenciatario:
 Mantener un adecuado y uniforme uso de las marcas, conservando la
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identidad marcaria.
 Cumplir las medidas de control de calidad establecidas por el
licenciante.
 Poner en conocimiento al licenciante de determinados eventos que se
han producido, que pueden constituir posibles infracciones al derecho de
la marca.
 Mantener e incrementar el "goodwill" de la marca licenciada.
 Efectuar el pago de la contraprestación exigida por el licenciante.
1.5)-Importancia de la cláusula del control de calidad:
Por su trascendencia y las discusiones que se han suscitado alrededor
de esta condición en el contrato de licencia de marca, pretendemos esbozar de
forma sucinta las reflexiones en torno a ella.
Para evitar los eventuales daños contra la función indicadora de la
calidad es que debe exigirse al licenciante que mantenga una vigilancia
constante sobre el licenciatario, estableciendo las correspondientes medidas de
control. Sin embargo, existen algunos detractores en relación con establecer
estas medidas por parte del licenciante, sustentando sus argumentos de la
manera siguiente:
 La eliminación del requisito del control generará la disminución del costo
de los bienes licenciados.
 La reducción de los costos administrativos por parte del licenciante en
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imponer tales disposiciones.
 Las condiciones prevalecientes en el mercado dictan los parámetros
apropiados de valor, basados en la calidad y el precio.
 No existe tal confusión o engaño al consumidor por vender bienes con
inferior calidad.
Otra buena parte de la doctrina coincide en que deben establecerse
exigentes medidas para controlar la calidad de los productos o servicios que
distribuye el licenciatario, a fin de que los consumidores puedan confiar en la
marca como símbolo constante de calidad de las mercancías, además de que
constituye una medida jurídica tendente a asegurar la subsistencia de la
función indicadora de la calidad.
En este sentido algunos países han tomado una posición bien definida al
respecto, incluyendo la condición del control de calidad en las legislaciones
nacionales. Muestra de ello lo constituye la Ley de Marcas de Estados Unidos,
que establece que cuando el contrato de licencia de marca no contempla
medidas para controlar la calidad, se considera una licencia de marca “
desnuda” o “ incontrolada” . Esto se traduce según la jurisprudencia
norteamericana en una pérdida de los derechos sobre la marca, y en la
cancelación del registro de la marca, lo que trae como consecuencia que se
extingan los derechos que recaen sobre la misma. Un importante caso sobre
este aspecto se decidió recientemente en la Novena Corte de Apelación de
Estados Unidos, entre Barcamerica International v. Tyfield. En este sentido, el
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tribunal se pronunció de la siguiente manera: “La marca Leonardo Da Vinci se
considera abandonada como consecuencia de que el titular no estableció las
cláusulas de control de la calidad en el contrato, considerándose una “licencia
desnuda”, por lo que se decidió cancelar el registro sobre la marca y se
extinguieron los derechos sobre la misma.
Coincidimos con la corriente doctrinal que exige incluir la disposición de
controlar la calidad en los contratos de licencias, pues ello asegura no sólo
preservar la función indicadora de la calidad, sino también constituye un
mecanismo idóneo para continuar condensando el “goodwill” o la buena
reputación que ha alcanzado la marca, y ello tributa a la preferencia del público
consumidor. Conforme a ello, existen diferentes campos que pueden estar
sujetos al control de la calidad, donde los titulares de las marcas deben
establecer cuidadosamente entre otras las condiciones que ha continuación
comentamos:
 Estándares de producción: En este punto se debe observar la calidad
de las materias primas, métodos y procedimientos de producción, los
que deben ser especificados por el licenciante. Cuando sea posible se
obligará al licenciatario a que adquiera ciertas materias primas del
licenciante, o en otros casos el licenciante permitirá al licenciatario, que
adquiera las materias primas u otros materiales necesarios para la
producción con otro proveedor, imponiendo la condición, que las
materias primas poseen una calidad coincidente con los estándares
establecidos por el licenciante.
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 Toma de muestras: Las muestras de los productos serán chequeadas,
examinadas y aprobadas por el licenciante antes de su uso comercial.
Se deberá establecer además un programa continuo de toma de
muestras, las que deberán ser extraídas del lugar de fabricación, con el
objetivo de supervisar que la calidad de los productos se mantienen de
manera constante y la aptitud de los productos para el consumo.
 Etiquetado: El licenciatario le aportará al licenciante las etiquetas,
embalajes, rótulos y envases que contengan la marca, para ser
aprobados antes de su uso comercial.
 Inspección de los locales: El licenciante tendrá acceso a los locales
del licenciatario donde se produzca, almacene, distribuya o vende los
productos. Dicha inspección se llevará a cabo por un representante del
licenciante, preferiblemente un experto en los productos objeto de la
licencia.
 Promoción y material publicitario: El material promocional deberá ser
revisado por el licenciante antes de su publicación.
En caso que los productos fabricados por el licenciatario no alcancen los
estándares de calidad establecidos por el licenciante, estos deberán ser
retirados de la producción, corregidos o destruidos, así como otras medidas,
con el fin de evitar que se distribuyan este tipo de productos que denigran la
imagen de la marca.
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1.6)-Anotación del contrato de licencia de marca:
Quisiéramos detenernos en la implicación jurídica de la anotación del
contrato de licencia de marca ante la Oficina. Lo primordial es que la misma
sólo surtirá efectos frente a terceros a partir de la fecha de la anotación.
Significa que la inscripción del contrato de licencia de marca ante la Oficina
tiene carácter constitutivo para la eficacia del mismo. A continuación ilustramos
algunos de los actos jurídicos en los que el contrato de licencia de marca
anotado puede ser utilizado para hacer valer el derecho de oposición ante
terceros.
 Demostrar el uso de una marca en un proceso de cancelación, puesto
que el uso de la marca por parte del licenciatario es equivalente al uso
por el titular.
 En aquellos casos en que el licenciante autoriza al licenciatario en el
marco del contrato a defender la marca, en caso de infracción de la
misma por parte de un tercero, esta es la vía de demostrar la
legitimación activa que tiene el licenciatario para poder entablar una
acción judicial al respecto.
 Cuando el licenciatario, en un contrato de licencia de carácter exclusivo,
puede ejercer la acción en defensa de la marca contra un tercero.
 En la indemnización de los daños y perjuicios exigibles por el titular de la
marca para calcular el lucro cesante y saber en este sentido las
ganancias dejadas de percibir por el mismo, una de las fórmulas que se
26
utilizan es calcular la cuantía establecida en los contratos de licencias.
Por ello es necesario que estén anotados estos contratos, para que el
licenciante demuestre que las tasas que servirán de base al cálculo del
monto a reclamar son fidedignas.
Constituye una norma general aceptada en el Derecho de Marcas que
las Licencias una vez concedidas pueden ser anotadas en las Oficinas
Nacionales de Propiedad Industrial, en correspondencia con la función registral
que poseen las mismas, con lo que en primer lugar se obtiene certeza jurídica
de la concertación del acto celebrado entre las partes. Por lo que contar con
información proveniente del registro de manera completa y confiable facilitará la
contratación entre las partes como consecuencia de que los hechos relevantes
que pueden afectar al derecho inscrito estarán debidamente anotados y
publicitados, teniendo la anotación así implicaciones en el tráfico económico.
La anotación constituye además el presupuesto del que se van a desprender
determinados efectos jurídicos para los terceros.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC); dispone en su artículo 21 que los
miembros podrán establecer las condiciones que consideren adecuadas para
las licencias y la cesión de las marcas; el ambito de aplicación de este artículo
comprende tanto las condiciones de forma, como las sustantivas para la
concesión de licencias de estos derechos. Por lo que corresponde a los
Estados miembros decidir en sus legislaciones nacionales la manera en que se
van a licenciar los derechos.
27
1.7)- Relación entre las prácticas comerciales restrictivas y la licencia de
los Derechos de Propiedad Industrial:
Las prácticas comerciales restrictivas, denominadas también prácticas
restrictivas de la competencia se conceptualizan en “El conjunto de principios y
normas equitativos convenido multilateralmente para el control de las prácticas
comerciales restrictivas” como: “los actos o el comportamiento de las empresas
que, mediante el abuso o la adquisición y el abuso de una posición dominante
en el mercado, limiten el acceso a los mercados o de algún otro modo
restrinjan indebidamente la competencia, con efectos o posibles efectos
desfavorables sobre el comercio internacional, especialmente de los países en
desarrollo, y sobre el desarrollo económico de estos países, o que, en virtud de
acuerdos entre empresas, formales o no formales, escritos o no escritos,
tengan las mismas repercusiones”. Este propio cuerpo jurídico entiende por
posición dominante en el mercado “la situación en que una empresa, sea por sí
sola o actuando conjuntamente con otras empresas, esté en condiciones de
controlar el mercado pertinente de un determinado bien o servicio o de un
determinado grupo de bienes o servicios”.
Es de aceptación general que la política de la competencia adopte una
posición favorable en el sentido de aceptar los derechos exclusivos de
Propiedad Industrial. No obstante, el Estado puede intervenir cuando considera
que se pueden vulnerar los intereses nacionales como consecuencia del
ejercicio indiscriminado de esta categoría de derechos, así la manera en que el
28
Estado interviene y las consideraciones sobre las cuales ejercita sus funciones
no son en todos los países aceptados por igual, sino que el contexto y los
objetivos generales de las políticas relacionadas con las prácticas comerciales
restrictivas varían según los diferentes países.
Tradicionalmente los países desarrollados han regulado el control de
estas prácticas y su relación con las licencias de derechos de propiedad
industrial a través de las legislaciones antimonopolio, cuya finalidad es eliminar
las restricciones de la competencia y acrecentar al máximo la eficiencia
económica. Como se expresara anteriormente, en los países en desarrollo,
fundamentalmente en los países de América Latina, durante la década del 70
(setenta) del siglo pasado y hasta la década del 90 (noventa), también del siglo
pasado, se promulgaron legislaciones o directrices de política especiales cuyo
objeto de protección lo constituía la regulación del proceso de transferencia de
tecnología y cuyo objetivo no constituía solamente suprimir la inclusión de
prácticas comerciales restrictivas en este proceso, sino además “... consolidar
la capacidad para negociar la adquisición de tecnología extranjera y mejorar las
condiciones en que esta se obtiene; evitar la desnacionalización de las
empresas locales y promover la autonomía tecnológica y, en general, fomentar
el interés público de los países de que se trata.” Posterior a 1990 los países en
vías de desarrollo comenzaron a cambiar sus políticas respecto al control de
las prácticas comerciales restrictivas como consecuencia del proceso de
liberalización, adoptando una postura mucho más flexible al respecto.
29
1.8)-Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 27 de
Marzo de 2006:
El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), fue establecido con el fin
de racionalizar y armonizar los requisitos de forma fijados por las oficinas
nacionales y regionales para la presentación de solicitudes nacionales o
regionales de marcas, la inscripción de cambios y la renovación de marcas;
originalmente no se incluía el tema de registro de las licencias de marcas. No
obstante en la revisión de este cuerpo jurídico que se sometió a consideración
en la Conferencia Diplomática celebrada entre los días 13 al 31 de Marzo de
2006 se incluye el registro de las licencias de marcas. Como antecedente de la
propuesta de regulación en el TLT del tema de las licencias de marcas se
elaboró la “Recomendación Conjunta de la OMPI relativa a las licencias de
marcas”, de 3 de Octubre de 2000; cuyo propósito era armonizar y simplificar
los requisitos de forma para la inscripción de licencias de marcas. Venezuela
hasta los momentos no figura como miembro del TLT.
El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), de 27 de Marzo de
2006; deja el camino expedito para que las legislaciones de los Estados
miembros establezcan con carácter obligatorio el registro de licencias de
marcas (Artículo 17.1 del TLT)2; al regular los requisitos necesarios para la
inscripción; (Artículo 10.1.a del Reglamento del TLT)3 hace alusión a la
2
“Requisitos relativos a la petición de inscripción”
3
Regla 10 de Reglamento
Requisitos relativos a la petición de inscripción de una licencia, o de modificación o cancelación de la
inscripción de una licencia.
30
presentación de una serie de elementos formales, los cuales podrán ser
acompañados de documentos justificativos (Artículo 17.1.ii del TLT y Regla
10.2. del Reglamento del TLT) tales como: “...un extracto del contrato de
licencia en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de licencia,
certificado por un notario público o cualquier otra autoridad pública competente
como auténtico extracto del contrato, o una declaración de licencia sin certificar,
establecida en la forma y con el contenido previstos en el formulario de
declaración de licencia que figura en el reglamento, y firmado tanto por el titular
como por el licenciatario...”.
Asimismo prohíbe la exigencia de requisitos distintos de los
expresamente mencionados en los apartados del 1 al 3 del Artículo 17 (Artículo
17.4.a) del TLT), específicamente establece que no se podrán solicitar: el
certificado de registro de la marca que es objeto de la licencia, el suministro del
contrato de licencia o de una traducción del mismo, o una indicación de las
condiciones financieras del contrato de licencia. En el apartado 4, inciso b) de
ese propio Artículo del TLT se dispone que lo contemplado en su inciso a) no
obsta la divulgación de la información que en correspondencia con la
legislación de una parte contratante se disponga a efectos distintos de la
inscripción de la licencia en el registro de marcas.
Se establece la posibilidad (Artículo 18 del TLT y regla 10, Apartado 2 del
Reglamento del TLT) para aquellos Estados miembros cuya legislación
nacional prevea la inscripción de una licencia, de exigir que la petición de
modificación o cancelación de la inscripción de una licencia previamente
31
anotada se presente acompañada de uno de los siguientes elementos:
Artículo 18 (TLT):
“1) (Requisitos relativos a la petición) Cuando en la legislación de una Parte
Contratante se prevea la inscripción de una licencia ante su Oficina, esa Parte
Contratante podrá exigir que la petición de modificación o cancelación de la
inscripción de licencia;
i) se presente conforme a los requisitos previstos en el
Reglamento y
ii) vaya acompañada de los documentos justificativos previstos en
el Reglamento.
2) (Otros requisitos). El artículo 17.2) a 6) se aplicará, mutatis mutandis, a las
peticiones de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia”.
Artículo 10 Apartado 2 del Reglamento:
2) (Documentos justificativos de la inscripción de una licencia)
a) Una Parte Contratante podrá exigir que la petición de inscripción de una
licencia vaya acompañada, a elección de la parte peticionaria, de uno de los
siguientes elementos:
i) un extracto del contrato de licencia en el que se indiquen las partes y los
derechos objeto de licencia, certificado por un fedatario público o cualquier otra
autoridad pública competente como auténtico extracto del contrato, o
ii) una declaración de licencia sin certificar, establecida en la forma y con el
32
contenido previstos en el Formulario de declaración de licencia que figura en el
Reglamento, y firmado tanto por el titular como por el licenciatario.
b) Una Parte Contratante podrá exigir que el cotitular que no sea parte en el
contrato de licencia dé su consentimiento expreso a la licencia en un
documento firmado por él.
Al regular los efectos de la inscripción en las oficinas nacionales se
dispone que la inscripción no será un requisito para la validez del registro de la
marca objeto de licencia, ni para la protección de dicha marca (Artículo 19,
Apartado 1 del TLT), constituye el propósito de esta disposición separar la
cuestión de la validez del registro de una marca y la protección de esa marca
de la cuestión de si se ha inscrito una licencia relativa a dicha marca. Tampoco
se podrá exigir la inscripción de la licencia para que el licenciatario pueda
personarse en un procedimiento de infracción entablado por el titular y para
obtener, en ese procedimiento, compensación por los daños y perjuicios
resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia (Artículo 19,
Apartado 2 del TLT).
La disposición objeto de análisis a nuestro parecer estaría en
contradicción con las legislaciones de aquellos Estados miembros que exigen
la inscripción de la licencia como requisito para que la misma produzca efectos
ante terceros, además dicha disposición concede una protección; o sea, implica
un compromiso para los Estados miembros, que va más allá de lo establecido
en el ordinal 19.2) del Acuerdo sobre los ADPIC ya que este último solo le
concede efecto a los contratos de licencia que no hayan sido anotados en el
33
registro para el mantenimiento del derecho de marca, cuando el uso se exija
para ello, pero no se refiere a que el licenciatario en los contratos de licencia
que no hayan sido anotados pueda personarse en un procedimiento de
infracción y pueda a su vez obtener indemnización por daños o perjuicios. El
Tratado no aborda este último caso. Por consiguiente, las Partes Contratantes
podrán exigir la inscripción de la licencia como condición para que el
licenciatario entable una acción judicial en nombre propio en relación con la
marca objeto de la licencia.
Se dispone además (Artículo 20 del TLT); que constituye una
prerrogativa de la legislación de las partes contratantes prescribir que los
productos que se comercializan en virtud de una marca bajo licencia, o su
embalaje, lleven o no una indicación del hecho de que se usa la marca en
virtud del contrato de licencia, o si tal indicación debe efectuarse en relación
con la prestación de servicios o en la publicidad de tales productos o servicios.
No obstante, cuando la legislación aplicable exija dicha indicación, el
incumplimiento de dicha obligación no debería suponer la invalidación del
registro de la marca, así no se permite a las partes contratantes cancelar el
registro de una marca por el simple hecho de que el uso de esa marca lo
efectúe un licenciatario que no ha indicado la licencia en los productos, en su
embalaje, o en relación con la prestación de servicios o en la publicidad de
productos o servicios para los que se usó la marca, aunque existiese un
requisito a tales efectos en esa parte contratante. El fundamento de esta
disposición es que la invalidación del registro de una marca bajo licencia
34
constituye una sanción demasiado severa por el incumplimiento de un requisito
relativo al etiquetado o la publicidad además, el incumplimiento de
disposiciones relativas al etiquetado o a la publicidad no debería disminuir las
posibilidades de ejercer los derechos atribuidos a una marca bajo licencia.
En el supuesto en que se rechace (el rechazo incluye los casos en que
se considere que esas solicitudes o peticiones han sido retiradas, abandonadas
o no han sido presentadas) en su totalidad o en parte la petición de inscripción
de una licencia, cuando la anotación se prevea en la legislación nacional del
Estado miembro, se estará en la obligación de conceder al solicitante de la
inscripción la posibilidad de formular observaciones sobre el rechazo en un
período de tiempo razonable. Situación análoga se aplicará para las peticiones
de modificación o cancelación de la inscripción de una licencia (Artículo 21 del
TLT).
1.9)-Consideraciones generales referentes a las licencias y transferencias
de marcas contenidas en la Decisión 486, del Régimen Común sobre
Propiedad Industrial:
La Decisión 486 prevé la potestad de los titulares de un registro de
marca de licenciar o ceder el registro de marcas, exigiendo ciertas formalidades
para que la licencia o transferencia surta efectos frente a terceros.
Contiene tanto elementos formales como sustantivos para la anotación
de las licencias de uso de marca. Dentro de los requisitos formales dispone que
la licencia deberá registrarse ante la oficina nacional competente, para lo cual
35
deberá constar por escrito, y que el registro será un requisito para que la
licencia surta efectos frente a terceros (Artículo 162 de la Decisión 486); de
dicha disposición se infiere; (nótese que la misma expresamente se refiere a “...
toda licencia de uso de la marca...” y no al contrato de licencia de marca), que
todo negocio jurídico que contenga en sí cláusulas en que se transmitan
derechos de marca a título de uso deberá registrarse ante la autoridad
administrativa competente en aras de que pueda surtir efectos frente a
terceros. Como parte de las disposiciones de fondo esta norma establece
(Artículo 163 de la Decisión486) que los contratos de licencia serán revisados y
no se anotarán los mismos si “... no se ajustan a las disposiciones del Régimen
Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes y
Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas
comerciales restrictivas de la libre competencia.”; de donde se colige que será
requisito indispensable la presentación del contrato de licencia ante la oficina.
1.10)- Ley de Propiedad Industrial de Venezuela del 10 de Diciembre 1956:
En el derecho venezolano actual no existe ninguna norma expresa sobre
las licencias de marcas, pero en nuestra opinión le es aplicable a dicho instituto
el artículo 4° de la Ley de Propiedad Industrial de 1956, que señala: “La cesión
de un derecho de propiedad industrial no surtirá efecto contra terceros mientras
no se haya hecho la anotación respectiva, en los libros de registros
correspondientes.
36
Paŕafo Primero: la cesión de una marca entraña la transferencia al
cesionario de todo derecho sobre otras marcas iguales o semejantes del
cedente salvo expresa convención en contrario.”
De igual manera como parte de las disposiciones formales; mas no
directo en el area de licencias de marcas este cuerpo jurídico hace alusión en
su Capitulo X, Artículo 89, de una serie de requisitos formales para obtener el
registro de la cesión de una marca, dicha solicitud deberá expresar:
a) Nombre, nacionalidad y domicilio del cedente y del cesionario o de los
apoderados especiales, según el caso.
b) Nombre y descripción de la marca o patente; productos que
distinguen la marca; negocio, establecimiento o actividad que distingue la
denominación comercial, o marca o denominación a la cual acompaña el lema.
c) Número y fecha del registro, y
d) Si el cedente es propietario de otras marcas iguales o semejantes a la
cedida.
Junto con la solicitud se acompañará una copia simple de la misma.
Así mismo en su Artículo 91 referente al cambio de Nombres dispone
específicamente que:
Cuando una persona cambie o modifique su nombre, con arreglo a la
Ley, podrá solicitar del Registro de la Propiedad Industrial que se anote el
cambio o modificación verificados, en cada uno de los asientos que
correspondan a las patentes a marcas de su propiedad e indicará a este efecto
37
los respectivos números y fechas de registro de esos asientos.
La solicitud podrá hacerla la persona cuyo nombre ha sido cambiado o
modificado y con ella, dicha persona deberá acompañar copia auténtica de l
acto en que conste el cambio o modificación del nombre.
Con la solicitud de cambio de cambio o modificación de nombre y con los
recaudos acompañados, se formará expediente, el cual se archivará.
En correspondencia con estas condiciones se deja sentado que el
contexto de aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, no constituye un
acuerdo relativo a la cesión o a la concesión de licencias de derechos de
propiedad intelectual; así las licencias de marcas pura que se pacten no
estarían comprendidas dentro de la aplicación de dicha Ley; sino que se
requerirá que la misma forme parte de un contrato cuyo objeto principal lo
conforme la adquisición, la venta o la reventa de productos o la prestación de
servicios.
1.11)- Ley de Pro competencia de Venezuela:
La “Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia” (Ley pro
competencia), publicada en la gaceta oficial No. 34.880 de 13 de Enero de
1992, constituye la legislación que regula la política de competencia. Así
contiene un postulado general que dispone que el objeto de la ley lo constituye
la promoción y la protección de la libre competencia y al propio tiempo prohibir
las conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas y otras que puedan
38
impedir, falsear, restringir, o limitar el goce de la libertad económica (Artículo 1).
En correspondencia con su objeto contiene además una prohibición general
(Artículo 5) y se tipifican una serie de conductas, acciones, o acuerdos
concertados para restringir la competencia o para conceder un poder de
dominio sobre el mercado (Artículos 6 al 16), los cuales serán considerados
efectivamente restrictivos de la competencia en la medida en que no
contribuyan al logro de la eficiencia económica y no comporten ventajas para
los consumidores u otros efectos positivos en el mercado.
Establece también la posibilidad del establecimiento de exenciones para la
realización de las siguientes conductas: la fijación directa o indirecta, individual
o concertada de los precios de compra o venta de productos o servicios; la
aplicación de condiciones diferentes para prestaciones similares o equivalentes
que ocasionen desigualdades en la relación competitiva; y las representaciones
territoriales exclusivas y las franquicias con prohibiciones de comerciar otros
productos. Conductas estas que si bien con anterioridad habían sido
consideradas ilegales, pueden permitirse siempre que cumplan con una serie
de condiciones establecidas en Párrafo Único de ese propio Artículo 18. A
pesar de que se dispone en el Reglamento No. 1 de la Ley pro competencia
que la Superintendencia podrá exceptuar las prácticas y conductas que tengan
por objeto la imposición o el establecimiento de limitaciones en relación con la
adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial, no se han
desarrollado lineamientos de excepción global para estas conductas; si bien
como se ha planteado en el análisis de las legislaciones anteriores, la inclusión
39
de determinadas prácticas dentro de los contratos de licencia de uso de marca
pueden tener como objeto la realización de conductas tipificadas en la
legislación como ilícitas por ser contrarias a la libertad de competencia.
40
CAPITULO II:
Lineamientos generales en materia de licencias de marcas en Venezuela.
2.)- Necesidad de reformar las legislaciones que se aplican en materia de
Propiedad Indudtrial en Venezuela:
Como es bien sabido Venezuela ya no forma parte de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN); razon por la cual desde hace un par de años atrás
nuestro procedimiento al igual que el cuerpo jurídico en materia de Propiedad
Industrial, tienen en cierto modo algunos vacios juridicos; que es importante
resolverlos, ya que una vez fuera del Pacto Andino, hemos dejado de aplicar en
cierto modo la Decisión 486 (Regimen Común sobre Propiedad Industrial),
remitiendonos a la aplicación de nuestra legislación en materia de Propiedad
Industrial, que es la Ley de Propiedad Industrial, gaceta oficial N° 25.227 de
fecha 10 de Diciembre de 1956. En este momento cuyuntural, el país esta en
una trasformación política, económica y social, con la finalidad de coadyuvar a
los cooperativista a las PYMES (Pequeñas y Medianas Endustrias), a las
empresas de producción social y en general al conglomerado social e incluirlos
para el desarrollo social. Es necesario, primordial y de gran importancia definir
un nuevo ordenamiento jurídico, coherente que regule la propierdad industrial
41
ya que en Venezuela no se encuentran bien definidas las directrices o el
cuerpo normativo en materia de Propiedad Industrial y especialmente lo
referente a las licencias de marcas, ya que en la actualidad en la Ley de
Propiedad Industrial venezolana, las licencias de marcas se encuentra tratada
de manera general y ligadas a la figura de cesión, lo que no debe ser, pues que
sus fines y funciones u objetivos son distintos por ello se necesita un
tratamiento diferenciado.
2.1)- Analisis de las dificultades de los contratos de licencia en Venezuela:
En aras de ganar en claridad sobre el problema abordado y en busca de
elementos que permitieran fundamentar la propuesta de solución al mismo, se
realizó un estudio comparativo; procediendo a la utilización del método de
estudio de diversos contratos de licencias anotados en el Servicio Autónomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI); comparando los requisitos presentes en dicha
solicitud con los requisitos que presentan los diferentes ordenamientos juridicos
arriba estudiados4.
En consecuencia, se considera pertinente manifectar que:
 En relación a la planilla de presentación de solicitud de licencia de
marcas utilizada en el SAPI; se hizo una comparación con el modelo de
solicitud que presenta, el Tratado de Singapur sobre el Derecho de
Marcas (TLT)5, la misma carece de algunos requisitos indispensables
4
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 27 de Marzo de 2006.
Decisión 486, del Regimen Común sobre Propiedad Industrial.
Ley de Propiedad Industrial de Venezuela de 10 de Diciembre de 1956.
5
Anexo formulario internacional petición de incrisción de una licencia.
42
para la valoración y conformación de la misma; ya que bien cuentan con
la identificación, domicilio, tanto del licenciante (s), licenciatario (s), así
como de sus apoderados, los datos de la marca (de producto, servicio,
nombre comercial o lema comercial); signo, clase internacional, número
de registro, fecha de presentación, omiten o no señalan la especificación
de los producto o servicios que presta esa marca o para los que se ha
concedido la licencia, no se precisa en solicitud si hay mas de un titular,
por otro lado no se requiere en la solicitud la dirección para
notificaciones del titular, puesto que en Venezuela esta contemplado en
la ley que cualquier notificación refernte a la marca se hara a traves del
Boletín Oficial.
En otro orden de ideas en los contratos de licencia de marcas
analizados pudimos comprobar que presentan una serie de anomalías entre las
que se encuentran:
 Un vocabulario no homogéneo e insufisiente a la hora de referirce a las
partes contratantes ya que en algunos contratos encontramos la
terminologia de “concedente y concesionario”, al igual que, ”propietaria y
usuaria”, lo que debe ser necesario que se presicen determinados
términos y expresiones claves para una adecuada apresiación de todo el
contrato.
 En la mayoria de los contratos no se tipifican con esactitud el territorio de
dicho acuerdo, sino que lo manejan o lo tratan de manera muy general;
lo cual se debe concretar.
43
 En cuanto al periodo de vigencia de dicho acuerdo no se define de
manera explicita el periodo o de la misma.
 El requisito de control de calidad aparece en numerosos contratos
revisados de manera conjunta con la promoción y publicidad, tambien no
se definen de manera explicita las facultades del licenciante en aras del
control de calidad, los periodos de toma de muestra, verificación de la
fabricación entre otros.
2.2)- Análisis integral de la ley nacional y supranacional en materia de
licencia de marcas:
En la actualidad en Venezuela la legislación aplicable es la ley de
Prppiedad Industrial de 10 de Diciembre de 1956, publicada en la Gaceta
Oficial N° 25.227; este es un cuerpo jurídico que dista mucho en el tiempo de
las realidades en que el país esta inserto.
Hoy, cuando la mayoría de las legislaciones de todos los países del
mundo ya estan cumpliendo los estándares minimos de protección que
establecen el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC), en Venezuela continuamos
rigiendonos por un cuerpo legal practicamente obsoleto. No obtante y a pesar
de sus dificultades reconoce o admite la posibilidad de transmitir derechos a
través de la cesión de marcas la que a lo largo del tiempo se ha venido
utilizando. Aun cuando existen diferencias entre cesiones y licencia de marcas
no solo como el acto mediante el cual el titular se desprende completamente de
44
los derechos sino, como la posibilidad de transmitirlo parcialmente lo que se
conoce como licencia. Por cuanto desde hace mucho tiempo la figura de
licencia de marcas se ha estado reconociendo de manera analoga o conjunta
con la cesión debido a que existen en el cuerpo normativo requisitos para las
cesiones que tambien son necesarias a la hora de evaluar las licencias de
marcas cuando se van a solicitar por ejemplo: la anotación de la licencia para
que esta surta efectos frente a terceros; pero a traves del estudio que se realizo
en el capitulo I6 referente a la legislación venezolana en materia de Propiedad
Industrial, se pudo constatar que dicha ley no presenta una regulación
espesifica, homogenea y precisa, en el area de licencias de marcas, pues la
vinculan o la tratan de manera conjunta con las regulaciones que presentan la
cesión la cual no puede ser factible puesto que ambas figuras son diferentes.
La Desición 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, es un
cuerpo legal supranacional que comenzo a aplicarce en el año 2000 y vigente
hasta 2006, despues del estudio del artículado referente a la licencia de
marcas, pude percatarme que en la misma no esta expresamente definida la
figura de licencias de marcas, sin embargo presenta algunos aspectos
positivos, como lo es el efecto de la anotación del contrato frente a terceros7,
pero habre la posibilidad de solicitar una licencia sobre una marca en estado de
registro que a mi parecer es un efeco negativo a la hora de valoración de los
contratos de licencia. Así tomando en consideración la valoración sobre la ley
venezolana y la Decisión 486, se puede dar de manera general una conclusión
6
Punto 1.10) -Ley de Propiedad Industrial de Venezuela de 1956
7
Artículo 162 y 163 de la Decisión 486.
45
parcial, que se mantenga el requisito de anotación de la licencia, que solo se
anoten las licencias de marcas que ya esten registrada, por que es necesario
dejar bien estipulado que la licencia de marcas no sean presentadas a
solicitudes en estado de registro. Vemos como un riesgo esta imprecisión dado
que cuando las licencias de marcas se anotan a solicitudes en estado de
registro, se estań transfiriendo derechos aún inexistentes o expectantes que si
los licenciatarios no lo tienen en cuenta pueden sufrir afectaciones económicas.
- Propuesta:
Proponer que en el nuevo ordenamiento jurídico en materia de derecho
marcario, se incluya la figura de licencia de marcas y que ademas se le de un
tratamiento especifico, así como definir que las licencias sean exclusivas y no
exclusivas la cual se tomara en consideración a la hora de redactar o revisar
los contratos de licencia de marcas, que en relación a dichos contratos se
delimiten de manera especifica, todas las caracteristicas que para este tipo de
negocio jurídico se necesiten; de igual manera que las licencias de marcas se
otorgen en relación con marcas en estado de registro y que se mantenga la
obligatoriedad de la anotación de los contratos de licencias de marcas en el
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial. Visto este analísis me atrevo a
mencionar algunos lineamientos que en materia de licencia de marcas debe
contener el nuevo ordenamiento juridico:
 El propietario de una marca registrada podrá otorgar por contrato escrito
de licencia de uso, la totalidad o parte de los productos o parte de los
productos o servicios que comprenden.
46
 La licencia de uso de marca deberá inscribirse en el Servicio Autónomo
de la Propiedad Industrial para que tenga efectos legales frente a
terceros desde su inscripción. A la solicitud de la inscripción se
acompañará copia del contrato de licencia de uso, que deberá estar
redactado en castellano o traducido a ese idioma.
 La inscripción de la licencia de uso podrá ser solicitada por el licenciante
o por el licenciatario, sin perjuicio de lo previsto en el contrato.
 Para efectos de su inscripción, el contrato de licencia de uso deberá
contener necesariamente las disposiciones que aseguren el control por
parte del propietario sobre la calidad de los productos o servicios objeto
de la licencia, sin perjuicio del que podrá ejercer la autoridad competente
en defensa del consumidor.
 Serán nulas las cláusulas del control de licencia de uso que importen
para el licenciatario restricciones que no sean las propias de los
derechos emergentes del registro de las marcas.
 El licenciatario tendrá derecho de usar la marca durante la vigencia del
contrato de licencia y sus renovaciones, en todo el territorio nacional,
salvo disposición en contrario del contrato, y deberá indicar sobre los
mismos productos o servicios que la marca es licenciada.
 En defecto de estipulación en contrario en el contrato de licencia,
cuando la misma se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no
47
podrá conceder otras licencias respecto del mismo territorio, la misma
marca y los mismos productos o servicios, ni podrá usar por sí mismo la
marca en ese territorio respecto a esos productos o servicios.
48
CONCLUSIONES
1.- Las licencias de marcas son una importante institución jurídico económica
que hasta el momento se ha recogido en las legislaciones aplicables al país
estudiadas (Decisión 486, ley de Propiedad Industrial de Venezuela de 1956)
ligadas a otros tipos de negocios como la cesión que tienen un fin ulterior
disitinto al de las licencias de marcas en tanto transfieren totalmente los
derechos lo que no sucede así con las antes mencionadas licencias
debiéndose entonces en primer lugar proponer que en el nuevo marco
legislativo que se cree se establezca un tratamiento diferenciado y específico
en relación con las licencias de marcas.
2.- Se deberá definir en el nuevo marco legislativo que las licencias de marcas
puedan ser exclusivas y no exclusivas y consiguientemente se deberan tomar
en consideración a la hora de redactar o revisar los contratos de licencias de
marcas todas las características que deberán tener los mismos que hemos
explicado en el capítulo II a partir del diagnóstico que hicieramos y las
dificultades detectadas.
3.-Resulta necesario definir que las licencias de marcas se otorguen en
relación con marcas en estado de registro y que no se considere este negocio
jurídico para aquellas que se encuentren en estado de solicitud toda vez que se
detectó en el diagnóstico un gran número de contratos anotados para licencias
de marcas que aún no han sido concedidas y que en el texto contractual,
49
específicamente en el ámbito económico no se hace referencia alguna a las
consecuencias ocasionadas del licenciatario si las marcas no llegan a optener
su derecho esto para las empresas nacionales resulta un arma de doble filo
pues deben operar daños económicos en torno a ellas dado que los contratos
se están inscribiendo en forma de paquetes sin mayores especificidades .
4.-Consideramos la conveniencia de mantener la obligatoriedad de anotación
de los contratos de licencias de marcas en el SAPI para que surtan efectos
ante terceros así como que dicha autoridad no inscriba aquellos contratos de
licencias de marcas que incluyan cláusulas restrictivas a la competencia o
causen daños o perjuicios a la economía nacional.
50
RECOMENDACIONES
 Atendiendo al nuevo desarrollo económico, político y social de la
República Bolivariana de Venezuela en el que los esfuerzos se centran
en el fortalecimiento de las cooperativas, las PYMES (Pequñas y
Medianas Empresas), las empresas de producción social, se tomen en
cuenta las conclusiones de este trabajo de manera que se contribuya a
la preservación de los intereses nacionales en la nueva legislación.
 Que se amplie la difusión de este tipo de negocio jurídico para que las
empresas nacionales que lo pacten conozcan sus interioridades
desentrañando las ataduras que le quieran imponer las empresas
extranjeras y sobre todo las grandes transnacionales.
51
BIBLIOGRAFIA
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (1994).
Decisión 486 Regimen común sobre Propiedad Industrial.
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (TLT) de 27 de Marzo de
2006.
Ley de Propiedad Industrial de Venezuela Gaceta Oficial N° 25.227.
Ley para Promover y Protger el Ejercicio de la Libre Competencia Gaceta
Oficial N° 34.880.
Lineamientos de un nuevo sistema de Propiedad Industrial, Hildegar Rondon
de Saso, serie estudios, Caracas-Venezuela.
Temas Marcarios, Jesús Lopez, Raizabel Méndez, Eduardo Pachano, Karina
Ramírez, livrosca, Caracas-Venezuela.
52

Las Licencias de Marcas y Su Regulacion en Vzla

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LAS LICENCIAS DE MARCAS Y SU REGULACIÓN EN VENEZUELA.

El valor alcanzado en las últimas décadas por los activos intangibles

signos distintivos sean valorados actualmente, como los focos más

importantes y con mayores potencialidades para generar futuras ganancias y,

de la Propiedad Industrial más vinculada con el comercio.

En la doctrina se define a la marca como; todo signo que sirva para

distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares de una

persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Además de identificar el origen empresarial de esos productos o servicios,

puede llegar a constituirse en símbolo de calidad y medio de promoción

comercial idonéo, siendo un instrumento que ayuda a garantizar la libre

competencia en una economía de mercado.

Entre algunas carasteristicas y requisitos de las marcas podemos

distintiva cuando se aplica a un producto o servicio en el mercado, y no debe

ser engañosa ni ilegal.

De manera general en las legislaciones de marcas aparecen

observa en las leyes de Argentina, Chile, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay,

Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o

combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios

de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse

como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los

combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o

servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro

La marca desempeña un importante papel en el mercado como vehículo

que estimula la competencia empresarial y asegura la trasparencia en las

transacciones económicas. Por una parte, se protege al titular de este derecho

frente a los competidores que pretenden vender productos indebidamente

designados con su marca. Esta tutela constituye una garantía impulsándose y

reforzándose de esta forma la competitividad. La marca está llamada a cumplir

determinadas funciones fundamentales en el mercado en tanto que indicador

de origen empresarial y de la calidad de los productos o servicios, como

condensador del prestigio que los productos o servicios adquieren y como

medio publicitario de los productos o servicios.

El derecho de marcas confiere a su titular un conjunto de facultades,

positivas y negativas que le permitirán disfrutar de manera real y eficaz del

derecho de exclusividad que le otorga la marca. este conjunto de facultades

dan contenido al derecho que se obtiene a través del registro de la marca.

Entre las facultades positivas se encuentra la posibilidad exclusiva del titular de

usar la marca en el mercado, de aplicarla en sus productos o servicios como

vehículo de publicidad, así como en su correspondencia y documentación

mercantil. Además, el titular de una marca tambíen podrá explotarla

económicamente de forma directa, bien cediendola o bien licenciándola a un

tercero. En el ejercicio de sus facultades negativas, el titular puede impedir el

uso de la marca por terceros no autorizados, solicitar la nulidad de otras

acceder al registro cuando exista un riesgo de confusión con su propia marca.

Las marcas son omnipresentes en la sociedad contemporánea; ellas

y constituyen activos de considerable valor.

Las marcas, como activos intangibles, pueden ser objeto de negocios

jurídicos de diversa naturaleza. Así, estas pueden transmitirse totalmente, o

a favor de un tercero; estaremos ante la cesión de la marca. O también puede

concederse el derecho a usar la marca y con ello transmitir determinados

derechos inherentes al titular, para lo cual se pueden utilizar negocios jurídicos

como: el usufructo, los contratos de distribución, la franquicia, el merchandising

y el contrato de licencia de marcas.

Precisamente en relación con este último aspecto nos hemos planteado

desarrollar: Tema: Las licencias de marcas y su regulación en Venezuela.

Problema: Las regulaciones legales vigentes en materia de licencias de

marcas son incoherentes e insuficientes en relación con esa figura en

Objeto de Investigación: Licencia de marcas en Venezuela.

Objetivo General: Proponer los lineamientos generales que en materia de

licencias de marcas deberán tomarse en consideración con vista a lograr una

regulación juridica más efectiva en Venezuela.