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D.

EMPRESARIAL – PONTO 6 (TRF 5ª)

6 Estabelecimento Empresarial. Institutos Complementares do Direito


Empresarial: Registro. Nome. Prepostos. Propriedade industrial.

Estabelecimento Empresarial
Considera-se estabelecimento o conjunto de bens, materiais ou imateriais, que o empresário (gênero) se utiliza
no exercício da atividade.
O estabelecimento não é pessoa (empresário ou sociedade empresária), nem se confunde com a atividade
(empresa), sendo uma universalidade de fato que integra o patrimônio do empresário”. (Marlon Tomazette)
Abrange:
i. Bens corpóreos – sede da empresa, terrenos, maquinário utilizado etc;
ii. Bens incorpóreos – bens industriais (patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca
empresarial), nome empresarial, título do estabelecimento e o ponto comercial;
O estabelecimento não se confunde com o patrimônio do empresário ou sociedade empresária, já que o
patrimônio consiste na soma de todos os bens dotados de expressão econômica.
Tal conjunto de bens, enquanto articulado para o exercício da atividade empresária, possui um sobrevalor (valor
econômico) em relação à soma dos valores individuais dos bens que o compõem. Essa valorização é denominada
aviamento, que significa, em síntese, a aptidão que um determinado estabelecimento possui para gerar lucros
ao exercente da empresa. O aviamento não se confunde nem integra o estabelecimento. É antes uma qualidade
do que um elemento. Não há como realizar negócio jurídico somente com o aviamento, separado do
estabelecimento. Fábio Ulhôa prefere utilizar a expressão “fundo de comércio” ao invés de aviamento.
Dentro do estudo do aviamento, convém mencionar o instituto da clientela. Quanto maior o número de clientes,
maior será o aviamento. A clientela, para a maioria da doutrina brasileira, não é considerada um bem integrante
do estabelecimento empresarial, possuindo a natureza, segundo Vera Helena de Mello Franco, “de uma situação
de fato, decorrente dos fatores de aviamento”. Não confundir clientela com freguesia. Enquanto aquela traz a
ideia de um conjunto de pessoas que mantém com a sociedade empresária relação jurídicas constantes, a
freguesia consiste naquele núcleo de pessoas com caráter passageiro, transeunte, que somente adquire os
produtos ou serviços em virtude de passagem efêmera pelas proximidades do estabelecimento.
O empresário ou a sociedade empresária pode ter mais de um estabelecimento. O mais importante será a sede,
ao passo que os demais serão sucursais ou filiais, sendo que ambos deverão estar inscritos na Junta Comercial
(Arts. 969 e 1000 do CC/02).
É importante destacar que a sede do estabelecimento pode ser penhorada, conforme Súmula 451 do STJ.

Ponto Comercial
É o local físico em que foi fixado o estabelecimento. O ponto comercial, elemento incorpóreo do
estabelecimento, é juridicamente protegido porque também é dotado de valor econômico.
Com o desenvolvimento do comércio eletrônico via Internet surgiu o estabelecimento virtual em que não
importa o ponto comercial, mas o nome do domínio, que é o seu endereço eletrônico.
- Proteção ao Ponto Empresarial:

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O direito protege esse importante elemento do estabelecimento empresarial, quando este é locado. É o que
Fábio Ulhoa chama de “direito de inerência ao ponto”. A Lei de Locações de Imóveis Urbanos atual, Lei n.
8.245/91, manteve esta proteção.
A ação renovatória garante ao proprietário o direito de renovar o contrato de locação empresarial, mesmo
contra a vontade do locador, desde que presentes certos requisitos.
A. Requisitos necessários para o direito à renovação compulsória da locação:
1. contrato escrito (art. 51, I);
2. contrato com prazo determinado (art. 51, I);
3. prazo de no mínimo 5 anos ININTERRUPTOS (art. 51, II);
4. exploração da mesma atividade por no mínimo 3 anos - formação do ponto empresarial (art. 51, III).
B. Legitimados Ativos na Ação Renovatória:
1. o empresário locatário (art. 51, caput);
2. os cessionários, sucessores ou sublocatários (totais e parciais) (51, par. 1º);
3. o sócio, se seu contrato autorizar a utilização pela sociedade (art. 51, par. 2º);
4. sócio sobrevivente de sociedade dissolvida (art. 51, par. 3º);
5. indústrias e sociedades civis com fins lucrativos (art. 51, par. 4º).
C. Prazo para propositura da ação renovatória: de 1 ano a 6 meses antes do término do contrato. Trata-se de
prazo decadencial.
D. Exceções de retomada/casos que permitem ao locador a retomada, ainda que atendidos todos os requisitos
acima:
1. obras determinadas pelo Poder Público (art. 52, I);
2. reforma que valorize o imóvel (art. 52, I);
3. uso próprio (art. 52, II);
4. transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo sócio majoritário o locador,
ascendente, descendente ou cônjuge (art. 52, II);
5. proposta inferior ao valor de mercado (art. 72, II);
6. proposta melhor de terceiro (art. 72, III);
O locador deve pagar indenização ao locatário pela perda do ponto nos seguintes casos:
a) se a renovação não ocorrer por proposta melhor de terceiro;
b) se o motivo da não renovação não se concretizar em 3 meses.

Título do Estabelecimento
É o nome e/ou símbolo dado ao estabelecimento para identificá-lo e não se confunde com o nome empresarial
adotado pelo empresário individual ou pela sociedade empresária. Não é, necessariamente, composto pelos
mesmos elementos presentes, seja no nome empresarial, seja na marca de produtos ou serviços produzidos ou
fornecidos pela empresa.

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Alienação do Estabelecimento Empresarial
Os bens integrantes do estabelecimento podem ser objeto de relação jurídica própria (CC/02, Art. 90, PU) ou o
próprio estabelecimento ser objeto de relação unitária. O contrato de compra e venda de estabelecimento
denomina-se trespasse, que nada mais é do que a alienação do estabelecimento empresarial.
Embora com efeitos econômicos idênticos, na medida em que são meios de transferência da empresa, o
trespasse não se confunde com a cessão de quotas sociais de sociedade limitada ou a alienação de controle
da sociedade anônima. No trespasse:
i. “o objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e incorpóreos, envolvidos com a exploração de uma
atividade empresarial”
ii. poderá ocorrer ou não a sucessão empresarial
Na cessão de quotas sociais de sociedade limitada ou a alienação de controle da sociedade anônima:
i. “o objeto da venda é a participação societária”, contudo não se alterará o titular da atividade, que continua a
ser a sociedade empresária.
ii. haverá sucessão empresarial
Dessa forma, pode ser celebrado um contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto, ou o arrendamento
de estabelecimento. Para que esse contrato produza efeitos perante terceiros, deverá ser averbado na Junta
Comercial junto ao registro da empresa e publicado na imprensa oficial (Art. 1.144 do CC/02).
O contrato tem que ser escrito para ser averbado na Junta Comercial. CONTRA: Enunciado 393 do CJF – A
validade da alienação do estabelecimento empresarial não depende de forma específica, observado o regime
jurídico dos bens que a exijam.
Convém destacar que, segundo o Enunciado 233 do CJF, a sistemática legal do contrato de trespasse somente
se aplica “quando o conjunto de bens transferidos importar a transmissão da funcionalidade do estabelecimento
empresarial”, ou seja, quando a universalidade adquirida for idônea a operar como estabelecimento.
Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o passivo relacionado ao estabelecimento vendido
[isso ocorrerá se a sociedade possuir mais de um estabelecimento e continuar na exploração da empresa], a
eficácia do contrato ficará na dependência do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes,
que pode ser expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação (judicial ou extrajudicial). Não cumprida
esta formalidade, poderá o adquirente perder o estabelecimento em favor dos credores, caso o alienante venha
a ter sua falência decretada. A Lei 11.101/05 estabelece que são ineficazes em relação a massa falida a venda
de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores.
O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que
regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano,
a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento (CC/02, Art.
1.146.).
Exceções Importantes:
a) Débitos Trabalhistas (art. 10 e 448, CLT) - Independente de previsão contratual, o adquirente é sucessor do
alienante em relação às suas obrigações trabalhistas e fiscais ligadas ao estabelecimento. O empregado terá a
opção de demandar contra o alienante ou contra o adquirente do estabelecimento.
b) Débitos Tributários – São regras estabelecidas pelo art. 133 do Código Tributário Nacional:
- Se o alienante deixar de explorar qualquer atividade econômica nos seis meses seguintes à alienação e se o
adquirente continuar a explorar a mesma atividade, a responsabilidade do adquirente é direta (integral). O fisco
pode cobrar do adquirente todas as dívidas tributárias do alienante relacionadas ao estabelecimento;
- Se o alienante continua a explorar qualquer atividade econômica nos seis meses seguintes à alienação e se o
adquirente continuar a explorar a mesma atividade, a responsabilidade do adquirente é subsidiária. A

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responsabilidade do adquirente somente emergirá quando ficar caracterizada a falência ou insolvência do
alienante.
OBS. A sucessão tributária somente se caracteriza se o adquirente continuar explorando, no local, idêntica
atividade econômica do alienante. Se alterar o ramo de atividade do estabelecimento, não responde mais pelas
dívidas fiscais do alienante.
OBS: Quando se tratar de compra de estabelecimento realizada no processo de falência ou recuperação
judicial, o adquirente não responde pela falência ou pelas dívidas tributárias, trabalhistas ou decorrentes de
acidente de trabalho, conforme consta no art. 141, II, da Lei n. 11.101/05.

Conforme já afirmado, a princípio, o adquirente do estabelecimento poderá responder apenas pelas dívidas
conhecidas e devidamente contabilizadas. Devem prevalecer os princípios da boa-fé e da vedação ao
locupletamento ilícito. E, no caso de a dívida não ter sido contabilizada pelo alienante ou de descumprimento
das formalidades exigidas, qual a solução?
O adquirente poderá ser responsabilizado diretamente pelos credores do antigo dono do estabelecimento,
tendo o direito de regresso contra o alienante por dívidas por eles pagas e não incluídas no contrato de trespasse
nos termos do art. 1.146 do CC/02.
Destaque-se que o contrato de trespasse não garante a clientela, mas gera, salvo estipulação em contrário, a
sub-rogação automática do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não
tiverem caráter pessoal (art. 1148, CC/02). Exceção importante à sub-rogação é o contrato de locação, conforme
explicitado no Enunciado 234 da III Jornada de Direito Civil: Quando do trespasse do estabelecimento
empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente.
Registre-se, ainda, que, a teor do Enunciado 59 da II Jornada de Direito Comercial-2015, a mera instalação de
um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não
implica responsabilidade por sucessão prevista no art. 1.146 do CCB.
Cláusula de Não-Restabelecimento.
Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente,
nos cinco anos subsequentes à transferência (art. 1147 do CC/02). Essa regra também se aplica ao arrendamento
ou usufruto. A abrangência territorial é verificada no caso concreto, aplicando-se a cláusula sempre que se
verificar restabelecimento que configure um desvio desleal de clientela.
Enunciado 490 do CJF: A ampliação do prazo de 5 (cinco) anos de proibição de concorrência pelo alienante ao
adquirente do estabelecimento, ainda que convencionada no exercício da autonomia da vontade, pode ser
revista judicialmente, se abusiva.
Informativo 554 – STJ: É abusiva a vigência, por prazo indeterminado, da cláusula de “não restabelecimento”
(art. 1.147 do CC), também denominada “cláusula de não concorrência”. REsp 680.815-PR, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 20/3/2014, DJe 3/2/2015.

Nome Empresarial
O nome empresarial é o nome do empresário, usado por ele para apresentar-se perante terceiros nas suas
relações. O nome empresarial não se confunde com o título do estabelecimento nem com a marca (identifica o
produto ou serviço fornecido pela empresa) conferida a produtos ou serviços produzidos ou fornecidos pela
empresa.
A depender do tipo societário adotado, o nome empresarial pode ser: firma ou denominação. Equipara-se ao
nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e
fundações.

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O empresário identifica-se, obrigatoriamente, por meio de firma. Esta será constituída por seu nome civil,
completo ou abreviado, podendo, facultativamente, ser seguida da designação mais precisa de sua pessoa ou
gênero da atividade empresarial por ele exercida. Não se confunde com o nome civil.
Se a sociedade possuir sócios com responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais, adotará como nome
empresarial a firma, na qual somente poderão figurar os nomes dos referidos sócios, seja de um deles, de
alguns ou de todos.
Se a firma não for composta pelo nome de todos esses sócios, deverá ser seguida da expressão “e companhia”
ou sua abreviatura “& Cia”. Não pode ser usado no início para não confundir com sociedade anônima.
Se um sócio que não integrar a firma praticar um ato de gestão ficará solidariamente obrigado.
No caso das sociedades limitadas, poderá adotar firma ou denominação, ambas trazendo a palavra “limitada”
ou sua abreviatura ”Ltda.”. A ausência da palavra “limitada” determina a responsabilidade solidária e ilimitada
dos administradores que assim empregarem a firma ou denominação da sociedade (§ 3º do art. 1158 do CC/02).
Em se tratando de denominação, a sociedade pode utilizar um nome de fantasia, mas o ramo da atividade
deverá necessariamente estar presente.
A mesma opção é estendida às sociedades em comandita por ações, que também podem adotar firma ou
denominação. Ambas devem ser acrescidas da expressão “comandita por ações” ou sua abreviatura “C/A” (Art.
1161 do CC/02).
As sociedades anônimas, por sua vez, constituem o único tipo societário que, necessariamente, deve adotar
denominação como nome empresarial, inclusive constando o objeto social. As denominações das sociedades
anônimas devem vir integradas pelas expressões “sociedade anônima” ou “companhia”, ou abreviadamente
como “S.A” ou “Cia”. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja
concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Não se aplicam essas regras as sociedades já existentes,
em razão de se tratar de direito inerente à sua personalidade (Enunciado 73 do CJF). O termo “sociedade
anônima” ou sua abreviatura pode vir no início, meio ou fim da denominação. O termo “companhia” ou sua
abreviatura não pode ser usado no fim (art. 3º da LSA).
A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação (Art. 1162 do CC/02), uma vez que
possui natureza secreta. Não possui personalidade jurídica.
As cooperativas adotam denominação seguida da palavra “cooperativa” (Art. 1159 do CC/02).
Em se tratando de “microempresário” ou de “empresa de pequeno porte”, deverá ser acrescido ao nome
empresarial essas expressões ou as abreviaturas (Art. 72 da LC 123/06). É facultativa a inclusão do objeto
empresarial. Recapitulando:

Firma Denominação
Nome empresarial adotado pelos empresários individuais Nome Empresarial adotado pelas sociedades anônimas
(firma individual) e pelas sociedades (firma social ou (S.A) e, opcionalmente, pelas sociedades limitadas (Ltda.) e
razão social) simples, em nome coletivo (N/C), em sociedades em comanditas por ações (C/A).
comandita simples (C/S) e, opcionalmente, pelas
sociedades limitadas (Ltda.) e sociedades em
comandita por ações (C/A).

Composta pelo nome civil do empresário individual, ou Composta por elemento fantasia ou nome de sócio (que
dos sócios que respondem ilimitadamente pelas funcionará como expressão fantasia – S.A),
obrigações sociais. Não precisa trazer o ramo da necessariamente acompanhada do ramo da atividade.
atividade.

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Funciona como a própria assinatura do empresário Serve apenas para identificação daquele que atua pela
individual ou do representante legal da sociedade. sociedade. Não é também sua assinatura.

Proteção ao nome empresarial.


A proteção do nome empresarial decorre do exercício regular da atividade empresarial. Para tanto, é necessário
a inscrição ou registro do empresário individual ou do ato constitutivo da sociedade empresária na Junta
Comercial. Essa proteção assegura exclusividade no uso do nome comercial nos limites do respectivo Estado,
contudo se admite a sua extensão desde que registrado nas demais Juntas Comerciais do País (Dec. 1800/96,
Art. 61, § 2º).
O nome empresarial atenderá aos princípios da veracidade e da novidade e identificará, quando assim o exigir
a lei, o tipo jurídico da sociedade. Não poderá haver colidência por identidade ou semelhança do nome
empresarial com outro já protegido.
Por conta da veracidade, o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado
na firma social. Exceção: Sociedade anônima, porque, ainda que conste o nome do fundador, acionista ou
pessoa, será tratado como denominação.
O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Contudo o art. 1.164 do CC, par. único, consagra uma
exceção: O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do
alienante, precedido do seu próprio, com a qualificação de sucessor. Enunciado 72 da I Jornada de Direito Civil
pede a supressão do art. 1.164 do novo Código Civil.
A Junta Comercial se responsabiliza pela verificação de que não há outra empresa do mesmo ramo de atividade
com nome empresarial idêntico (homógrafo) ou semelhante (homófono). Dependendo do vulto da atividade,
não se permite o registro do mesmo nome empresarial, inclusive em qualquer outro ramo de atividade. Ex:
“Transportadora Coca-Cola S.A”.
A prioridade no registro possibilita o uso exclusivo do nome empresarial, podendo o empresário impedir que
outros utilizem nome idêntico ou semelhante ao seu. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular
a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Se a denominação for idêntica ou
semelhante a de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer a modificação, por via
administrativa (artigo 97) ou em juízo, e demandar as perdas e danos resultantes.
O empresário perderá a proteção ao nome empresarial:
a) Expirado o prazo de vigência da sociedade por tempo determinado (Decreto 1800/96, Art. 61, § 3º): Não
poderá haver averbação na Junta Comercial, sendo que a prorrogação do seu prazo de vigência que deverá
ocorrer antes do seu vencimento. O Art. 1033, I do CC/02 prescreve que a sociedade se prorrogará por tempo
indeterminado, mas funcionará como sociedade em comum (art. 986 do CC/02)
b) A ausência de arquivamento no período de dez anos consecutivos, salvo comunicação à Junta Comercial.
Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a junta comercial
o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial. A empresa mercantil
deverá ser notificada previamente pela junta comercial, mediante comunicação direta ou por edital, para os fins
deste artigo. A junta comercial fará comunicação do cancelamento às autoridades arrecadadoras, no prazo de
até dez dias. A reativação da empresa obedecerá aos mesmos procedimentos requeridos para sua constituição.
CC/02, Art. 1.168. A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado,
quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade
que o inscreveu.
Enunciado 7 da I Jornada de Direito Comercial - O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial
como bem incorpóreo para todos os fins de direito.

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Enunciado 1 da I Jornada de Direito Comercial - Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador
do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio nem lhe retira os efeitos,
preservado o direito de o empresário alterá-lo.
Enunciado 2 da I Jornada de Direito Comercial - A vedação de registro de marca que reproduza ou imite
elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou
associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o
art. 1.166 do Código Civil1.
Enunciado 491 da V Jornada de Direito Civil - A proteção ao nome empresarial, limitada ao Estado-Membro
para efeito meramente administrativo, estende-se a todo o território nacional por força do art. 5º, XXIX, da
Constituição da República2 e do art. 8º da Convenção Unionista de Paris3.
Prepostos
Para o desenvolvimento da empresa, conta-se com pessoas que desempenham a mão-de-obra (fator de
produção). Podem ser contratados pela empresa sob o regime trabalhista ou como profissionais autônomos
para atividades específicas. São denominados prepostos.
Os prepostos, nos interesses da empresa, celebram contratos com terceiros, o que leva à responsabilidade desta
última pelos atos que aqueles realizarem, praticados nos seus estabelecimentos, desde que relativos à
atividade da empresa, ainda que não expressamente autorizados por escrito, “salvo se provado serem
conhecidas da pessoa que tratou com o gerente.”.
Quando os atos forem praticados fora do estabelecimento, só obrigarão os preponentes se autorizados por
escrito. Devem exercer a atividade pessoalmente, não se podendo fazer substituir sem autorização do
preponente (empresário ou sociedade empresária), sob pena de responder pessoalmente pelos atos do
substituto e pelas obrigações por ele contraídas (art. 1169, CC/02).
Na relação de preposição existe a representação. Na representação, alguém recebe poderes de outrem para,
em seu nome, praticar atos no seu interesse. A representação voluntária não se limita ao contrato de mandato.
Conforme Enunciado 61 da II Jornada de Direito Comercial-2015, “Em atenção ao princípio do tratamento
favorecido à microempresa e à empresa de pequeno porte, é possível a representação de empresário
individual, sociedade empresária ou EIRELI, quando enquadrados nos respectivos regimes tributários, por meio
de preposto, perante os juizados especiais cíveis, bastando a comprovação atualizada do seu enquadramento”.
Salvo autorização expressa, os prepostos não podem concorrer com o preponente sob pena de responder
civilmente perante o preponente e cometer o crime de concorrência desleal (art. 195, Lei 9.279/96).
A regra estabelecida pela lei civil é a de que, se os prepostos agiram com culpa no desempenho de suas funções,
o empresário preponente responderá diretamente pelas obrigações irregulares pactuadas ou danos causados,
mas terá ação de regresso contra eles.
Por outro lado, se os prepostos agiram com dolo, responderão solidariamente com a empresa pelos danos que
causarem a terceiros.

1 Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as
respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.
Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na
forma da lei especial.
2 XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
3 Art. 8º: “o nome empresarial será protegido em todos os países da União sem obrigação de
depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.

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Gerente
Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou
agência. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos
necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados. A sua nomeação não é obrigatória, já que a sua
função pode ser exercida pelo próprio empresário. O gerente pode estar em juízo em nome do preponente
pelas obrigações resultantes do exercício da sua função (Art. 1176 do CC/02).
Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes.
CC/02, Art. 1.174. As limitações contidas na outorga de poderes, para serem opostas a terceiros, dependem do
arquivamento e averbação do instrumento no Registro Público de Empresas Mercantis, salvo se provado serem
conhecidas da pessoa que tratou com o gerente.
Parágrafo único. Para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato
ser arquivada e averbada no Registro Público de Empresas Mercantis.

Registro
Junta comercial – registro
O Serviço do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins é exercido em todo o território nacional,
de maneira uniforme, pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem). A disciplina dos órgãos
que o compõem, bem como o do sistema registral, está disciplinada na Lei n.º 8.934/94, que é a Lei do Registro
de Empresas.
Merece destaque o fato de que com a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa pela Lei n.
12.792/2013, de 28/03/2013, foi editado o Decreto n. 8.001/2013 extinguindo o Departamento Nacional de
Registro do Comércio (DNRC), ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, e criando o Departamento de
Registro Empresarial e Integração (DREI), subordinando-o à nova Secretaria.
O Sinrem é integrado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI – Antigo DNRC), vinculado
à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, e pelas Juntas Comerciais, órgãos locais
responsáveis pelo registro de Empresários individuais, sociedades empresárias e cooperativas. (LRE, art. 3º). As
funções do DREI estão previstas no art. 4º da LRE, podendo assim serem sintetizadas:
a) supervisão e coordenação, no plano técnico, dos órgãos de registro. Funciona também como segunda
instância administrativa;
b) expedição de normas e diretrizes gerais relativas ao registro;
c) solução de dúvidas e controvérsias oriundas do registro
Embora tenha sido investido nas funções de órgão central disciplinador, fiscalizador e supervisor do registro de
empresas, o DREI não dispõe de instrumentos de intervenção nas Juntas comerciais, caso não adotem suas
diretrizes ou deixem de acatar recomendações de correção. A lei estabelece, apenas, que o DREI pode
representar às autoridades competentes (o Governador do Estado, O Ministério Público Estadual e outros).
As Juntas Comerciais são órgãos estaduais submetidos, no âmbito técnico, ao DREI, e no âmbito
administrativo e financeiro, ao Governo Estadual (exceção a situada no Distrito Federal, pois se submete
técnica e administrativamente ao DREI). Há uma Junta Comercial em cada Estado do País, com sede na capital
e jurisdição na área de circunscrição territorial respectiva. São responsáveis pelo registro das empresas.
Quanto à competência para apreciar as questões que envolvem as juntas comerciais, o STJ tem decidido (STJ,
REsp 678.405/RJ; CC90338/RO; CC 31.357/MG; CC 37.386/PR):
a) Competência da Justiça Federal: somente nos casos em que: i) se discute a regularidade dos atos e registros
praticados pela Junta Comercial; e ii) nos mandados de segurança impetrados contra seu presidente, por

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aplicação do artigo 109, VIII, da Constituição Federal, em razão de sua atuação delegada (as juntas efetuam o
registro do comércio por delegação federal).
b) Competência da Justiça Estadual: i) quando particulares litigam acerca de registros de alterações societárias
perante a Junta Comercial, posto que uma eventual decisão judicial de anulação dos registros societários pode
produzir apenas efeitos secundários para a Junta Comercial do Estado, fato que obviamente não revela questão
afeta à validade do ato administrativo e que, portanto, afastaria o interesse da Administração; ii) causas em que
se discute anulação de registros por fraude; iii) abstenção de uso de nome comercial; iv) se apenas por via
reflexa será atingido o registro da Junta Comercial, não há interesse da União, e por isso a competência será do
juízo estadual, como, por exemplo, discussão sobre nome comercial, sobre idoneidade de documentos usados
em alteração contratual, sobre o direito de preferência de sócio.
Atenção: Conforme o STJ, em matéria criminal, no que tange aos delitos de falsidade ideológica que afetem
exclusivamente a junta comercial, sem lesão direta a bens, interesses ou serviços da União, a competência é da
justiça estadual. (STJ, CC 130.516/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
26/02/2014, DJe 05/03/2014).

Atos de registro
O ordenamento dos atos do registro de empresa, previsto nas disposições da Lei n. 8.934/94 é muito simples e
compreende três atos [art. 32 da LRE]:
I. Matrícula: a matrícula se refere aos agentes auxiliares do comércio. Assim, são matriculados nas Juntas
Comerciais, sob a supervisão e segundo as normas do Departamento Nacional do Registro do Comércio os
leiloeiros, tradutores públicos, administradores de armazéns-gerais, trapicheiros (responsáveis por armazéns
gerais de menor porte destinados à importação e exportação), entre outros. A matrícula é uma condição para
que eles possam exercer tais atividades paracomerciais.
II. Arquivamento: correspondem, por sua vez, ao registro dos empresários individuais, sociedades empresárias
e cooperativas. Enquanto não registrados seus atos constitutivos, as sociedades empresárias não adquirem
personalidade jurídica. Os atos de arquivamento abrangem contratos ou estatutos sociais das sociedades
empresárias, atos constitutivos da empresa dos empresários individuais, bem como futuras alterações
contratuais, dissoluções ou extinção da atividade empresarial. Essas mudanças e demais observações relativas
às empresas serão averbadas à margem do registro. A averbação é uma espécie de arquivamento e
corresponde à anotação de nova situação contratual feita à margem do registro originário.
Em relação à cooperativa, a previsão no art. 32. II, a da Lei 8.934/94 não restou derrogada pela atribuição da
natureza de sociedade simples por força de disposição legal (CC/02, art. 982, PU: Independentemente de seu
objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa).
 Enunciado 69 do CJF – Art. 1.093: as sociedades cooperativas são sociedades simples sujeitas à
inscrição nas juntas comerciais.
 CC/02, Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de
Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples, ao Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um
dos tipos de sociedade empresária.
Lei 8.934/94, Art. 35. Não podem ser arquivados:
I - os documentos que não obedecerem às prescrições legais ou regulamentares ou que contiverem matéria
contrária aos bons costumes ou à ordem pública, bem como os que colidirem com o respectivo estatuto ou
contrato não modificado anteriormente;
II - os documentos de constituição ou alteração de empresas mercantis de qualquer espécie ou modalidade em
que figure como titular ou administrador pessoa que esteja condenada pela prática de crime cuja pena vede o
acesso à atividade mercantil;

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III - os atos constitutivos de empresas mercantis que, além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o
respectivo capital, bem como a declaração precisa de seu objeto, cuja indicação no nome empresarial é
facultativa;
IV - a prorrogação do contrato social, depois de findo o prazo nele fixado;
V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente;
VI - a alteração contratual, por deliberação majoritária do capital social, quando houver cláusula restritiva;
VII - os contratos sociais ou suas alterações em que haja incorporação de imóveis à sociedade, por instrumento
particular, quando do instrumento não constar:
a) a descrição e identificação do imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação, bem como o número da
matrícula no registro imobiliário;
b) a outorga uxória ou marital, quando necessária;
VIII - os contratos ou estatutos de sociedades mercantis, ainda não aprovados pelo Governo, nos casos em que
for necessária essa aprovação, bem como as posteriores alterações, antes de igualmente aprovadas.
Parágrafo único. A junta não dará andamento a qualquer documento de alteração de firmas individuais ou
sociedades, sem que dos respectivos requerimentos e instrumentos conste o Número de Identificação de
Registro de Empresas (Nire).
III. Autenticação: refere-se aos instrumentos de escrituração, ou seja, aos livros comerciais. A autenticação é
condição de regularidade dos referidos documentos. Assim, um livro comercial, deve ser levado à Junta
Comercial para autenticação, e neste ato terá todos os requisitos que devem ser observados na escrituração,
fiscalizados.
No momento da apresentação dos documentos necessários para o registro da empresa, a Junta Comercial
deverá ater-se apenas aos aspectos formais exigidos por lei para o respectivo registro [legalidade extrínseca
do ato]. Não serão registradas empresas cujos documentos não obedecerem às prescrições legais, ou que
contenham matéria contrária aos bons costumes, à ordem pública, bem como os que colidam com o respectivo
estatuto ou contrato social originário não modificado anteriormente. Assim, se a maioria dos sócios de uma
sociedade limitada resolver expulsar um minoritário que está concorrendo com a própria sociedade, não caberá
à Junta verificar se é verdadeiro ou não o fato ensejador da expulsão.
É considerada inativa a firma individual ou a sociedade empresária que, durante dez anos consecutivos, não
arquivar nenhuma alteração contratual ou não comunicar à Junta Comercial que se encontra em atividade.
Como efeito, tem-se que, se for considerada inativa pela Junta Comercial, terá seu registro cancelado (artigo 60
da LRE).
As Juntas Comerciais adotam dois regimes decisórios distintos: colegiado ou singular. Nos atos de
arquivamento relativos às sociedades anônimas e consórcios de empresas, e, ainda, de transformações,
fusões, cisões e incorporações sociais, a Junta segue o regime de decisão colegiada. Em se tratando de
matrículas, autenticações ou atos de arquivamento de outros tipos societários, as Juntas adotam o regime de
decisão singular, feito pelo Presidente da Junta ou por um vogal por ele designado.
Lei 8.934/94, Art. 41. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais, na forma desta lei:
I - o arquivamento:
a) dos atos de constituição de sociedades anônimas, bem como das atas de assembléias gerais e demais atos,
relativos a essas sociedades, sujeitos ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins;
b) dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas mercantis;
c) dos atos de constituição e alterações de consórcio e de grupo de sociedades, conforme previsto na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
II - o julgamento do recurso previsto nesta lei.
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Lei 8.934/94, Art. 42. Os atos próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, não
previstos no artigo anterior, serão objeto de decisão singular proferida pelo presidente da junta comercial, por
vogal ou servidor que possua comprovados conhecimentos de Direito Comercial e de Registro de Empresas
Mercantis.
Parágrafo único. Os vogais e servidores habilitados a proferir decisões singulares serão designados pelo
presidente da junta comercial.
Ao Plenário compete ainda o julgamento dos processos em grau de recurso (decisões colegiadas ou singulares).
 Enunciado 209 da III Jornada de Direito Civil - O art. 986 deve ser interpretado em sintonia com os
arts. 985 e 1.150, de modo a ser considerada em comum a sociedade que não tiver seu ato constitutivo
inscrito no registro próprio ou em desacordo com as normas legais previstas para esse registro (art. 1.150),
ressalvadas as hipóteses de registros efetuados de boa-fé.
 Enunciado 483 da V Jornada de Direito Civil - Admite-se a transformação do registro da sociedade
anônima, na hipótese do art. 206, I, d, da Lei n. 6.404/1976, em empresário individual ou empresa individual
de responsabilidade limitada.
 Enunciado 466 da V Jornada de Direito Civil - Para fins do Direito Falimentar, o local do principal
estabelecimento é aquele de onde partem as decisões empresariais, e não necessariamente a sede indicada
no registro público.
 Enunciado 476 da V Jornada de Direito Civil - Eventuais classificações conferidas pela lei tributária
às sociedades não influem para sua caracterização como empresárias ou simples, especialmente no que se
refere ao registro dos atos constitutivos e à submissão ou não aos dispositivos da Lei n. 11.101/2005.
 Enunciado 489 da V Jornada de Direito Civil - No caso da microempresa, da empresa de pequeno
porte e do microempreendedor individual, dispensados de publicação dos seus atos (art. 71 da Lei
Complementar n. 123/2006), os prazos estabelecidos no Código Civil contam-se da data do arquivamento do
documento (termo inicial) no registro próprio.
 Enunciado 58 da II Jornada de Direito Comercial. O empresário individual casado é o destinatário
da norma do art. 978 do CCB e não depende da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel
utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia averbação de autorização conjugal à conferência do
imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis, com a consequente averbação do ato à
margem de sua inscrição no registro público de empresas mercantis.
Embora a alienação e a gravação de ônus sobre o imóvel utilizado no exercício da empresa pelo empresário
individual sejam livres do consentimento conjugal, no teor do art. 978, CCB, a sua destinação ao patrimônio
empresarial necessita da concordância do cônjuge, para passar da esfera pessoal para a empresarial. Essa
autorização para que o bem não integre o patrimônio do casal, mas seja destinado à exploração de atividade
empresarial exercida individualmente por um dos cônjuges pode se dar no momento da aquisição do bem, em
apartado, a qualquer momento, ou no momento da alienação ou gravação de ônus.

Propriedade intelectual (Industrial e Autoral)


O conjunto dos direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, vistos
principalmente sob a perspectiva do proveito que deles pode resultar costuma-se denominar genericamente
como “propriedade intelectual”.
Previsão constitucional: Art 5°, XXIX, CF/88: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País”.
A propriedade intelectual é gênero. São suas espécies: a) a propriedade industrial; e b) a propriedade autoral.

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Direito autoral Propriedade industrial
Estudada pelo direito empresarial.

Relaciona-se com a propriedade literária, científica ou OBS.: dispõe o art. 1º da Convenção de Paris que “a
artística e de programas de computador, sendo propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção
matéria de direito civil. e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente
ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a
todos os produtos manufaturados ou naturais”.
Garante a exploração, com exclusividade, do objeto
O autor da obra tem o direito de explorar
protegido àquele que requerer em primeiro lugar
exclusivamente, mesmo que não tenha efetuado
referido privilégio, pouco importando quem seja o autor
qualquer registro, bastando comprovar ser o autor.
da invenção.
O direito decorre da criação, sendo o eventual registro
Decorre de ato administrativo de natureza constitutiva.
meramente declaratório.
Protege tanto o aspecto externo da invenção ou do
modelo de utilidade, como a ideia que possibilitou sua
Só protege a forma externa da idéia, não ela própria.
criação. Assim, se alguém já patenteou uma máquina de
Assim, qualquer pessoa pode escrever um livro sobre
transformar água em gasolina que tem determinada
Direito Comercial, mas não se pode copiar trechos
conformação física, uma outra pessoa não poderá
inteiros da obra de outro autor, principalmente sem os
requerer a patente de uma máquina fisicamente
devidos créditos.
diferente, mas que funcione de acordo com a mesma idéia
subjacente à primeira.

São, na verdade, direitos de cunho intelectual que realizam a proteção de vínculos (pessoais e patrimoniais) do
autor ou do empresário com sua obra ou criação, de índole especial, sui generis, a justificar uma disciplina
normativa específica. São obras intelectuais as criações do espírito expressas por qualquer meio (tangível ou
não). A palavra “propriedade” empregada para abranger as situações de titularidade de direitos patrimoniais
referentes aos objetos da criação intelectual não pode ser assimilada no conceito de propriedade tal como
definida no art. 1.228 do CC. Por isso, atualmente, tais situações encontram-se reguladas em leis específicas

diante da constatação de suas peculiaridades.

Finalidade da lei de propriedade industrial


A Lei 9.279/96 tem por finalidade maior a de garantir a exclusividade na exploração dos direitos de propriedade
industrial, que são, nos moldes do seu art. 5º, bens móveis. Sua função social consiste no incentivo à pesquisa
e desenvolvimento tecnológico.
Os caminhos para essa proteção, utilizados pelo que detém exclusividade de uso sobre determinado bem, são:

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- Utilização própria ou;
- Licença de uso para terceiro interessado A remuneração decorrente da licença de uso de bens da
propriedade industrial se chama royalties
Diante da importância da proteção aos direitos de propriedade industrial, realizou-se a Convenção de Paris para
harmonizar o sistema nacional de proteção a propriedade intelectual. Recentemente, foi celebrado o acordo
TRIPS, também chamado de acordo relativo aos aspectos do direito de propriedade intelectual relacionados
com o comércio, integrante de um conjunto de acordo assinados em 1994, que encerram a conhecida rodada
do Uruguai, dando origem a OMC. O Brasil já ratificou ambas as convenções. Para o STJ, o acordo TRIPS é
aplicável no Brasil a partir de 1º/1/2000. O acordo não gera obrigações em relação a atos constituídos antes de
sua vigência. (REsp 1.096.434-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/11/2010)
Em função da adoção, pela legislação brasileira, dos preceitos da Convenção de Paris, a LPI contemplou os
princípios da prioridade e da assimilação no seu art. 3º, determinando a aplicação da lei ao pedido de patente
ou de registro provenientes do exterior e depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratado
em vigor no Brasil (princípio da prioridade) e aos nacionais ou pessoas domiciliados em país que assegure aos
brasileiros a reciprocidade de direitos iguais (princípio da assimilação).

Proteção
São bens integrantes da propriedade industrial: Invenção, Modelo de utilidade, Desenho industrial e Marca
(IMDM).
OBS: A Lei de Propriedade Industrial também cuida de dois outros assuntos (art. 2º):
- Repressão à falsa indicação geográfica;
- Repressão à concorrência desleal.
Os direitos industriais são concedidos pelo Estado, através de uma autarquia federal, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI). Nasce o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou do registro a partir
do ato concessivo correspondente (patente ou registro).

Patente
Patente é um título de monopólio temporário sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo
Estado aos inventores/autores (pessoas físicas ou jurídicas) detentores de direitos sobre a criação para
exploração econômica.
O inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.
Quando encerrado o período de proteção, cai em domínio público e todos podem ter acesso àquele conteúdo
técnico.
OBS: A patente não se confunde com o segredo industrial. Segredo industrial é a invenção não levada à patente,
que por não ter seus dados revelados publicamente terá proteção à informação por tempo indeterminado (até
quando descobrirem). Ex: fórmula da coca-cola; fórmula do guaraná antártica; nescafé; etc.

Invenção
É o produto da inteligência humana de efeito técnico ou industrial, ou seja, que objetiva criar bens até então
desconhecidos, para aplicação técnica ou industrial.
Dos quatro bens, a invenção é a única não definida pela lei, pois há uma dificuldade de se conceituar o instituto.
Assim, o legislador preferiu usar um critério de exclusão, apresentando uma lista de manifestações do intelecto
humano que não se consideram abrangidas no conceito. Neste sentido, não são invenções:

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Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II - concepções puramente abstratas;
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
V - programas de computador em si (protegido pelo direito autoral);
VI - apresentação de informações;
VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo
humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma
ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Modelo de utilidade
O modelo de utilidade é uma espécie de aperfeiçoamento ou melhoria de uma invenção preexistente. A lei
define o modelo de utilidade no art. 9º da LPI:
Art. 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de
aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
Recentemente o STJ entendeu que churrasqueira sem fumaça é modelo de utilidade, pois aqui há uma melhoria
para a churrasqueira (invenção que já existia).

Requisitos (art. 8º)

Segundo Ulhoa, a patenteabilidade de invenções e modelos de utilidade está sujeita aos seguintes requisitos:
A. NOVIDADE: Novo é “aquilo que não está compreendido no estado da técnica quando do pedido da patente
(LPI, art. 11)”. O estado da técnica abrange todos os conhecimentos a que pode ter acesso qualquer pessoa,
especialmente os estudiosos de um assunto, no Brasil ou no exterior.
NOTE: A legislação exige que a novidade seja ABSOLUTA, tanto no exterior quanto no Brasil. Para aferição
unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente (ou de registro) depositado no Brasil, e
ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da
prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente (§2º).
Não se compreende no estado da técnica a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade, seja pelo inventor,
pelo INPI ou por terceiros mediante informações obtidas do inventor, se isso ocorrer nos 12 meses que
antecederem a data do depósito – trata-se do chamado período de graça.
B. ATIVIDADE INVENTIVA (art. 13): A atividade é inventiva sempre que, para um especialista no assunto, não
decorra, de maneira óbvia ou evidente, do estado da técnica.
C. APLICAÇÃO INDUSTRIAL: somente a invenção ou modelo suscetível de aproveitamento industrial pode ser
patenteado (LPI, art. 14 e 15).
D. DESIMPEDIMENTO (ART. 18): a lei proíbe, por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse
público, a patenteabilidade de determinadas invenções ou modelos quando (LPI, art. 18):
- forem contrários à moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde pública (requisitos da validade de
qualquer fato jurídico);

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- forem resultado de transformação do núcleo atômico (o exercício de atividades nucleares está sujeito a
monopólio da União e somente é admissível para fins pacíficos – art. 21, XXII, CF/88);
- forem seres vivos, no todo ou em parte, exceto os micro-organismos transgênicos, desde que presentes
osrequisitos da patenteabilidade e que não sejam mera descoberta.

Titularidade
O Brasil adotou o Sistema Declarativo: há uma presunção de que o titular é aquele que depositou primeiro. Não
é quem inventou primeiro ou quem teve a ideia primeiro.

Licença compulsória
A licença voluntária é aquela por meio do qual o titular da patente a concede a algum interessado. Já a licença
compulsória está prevista nos arts. 69 e 71 da Lei de Propriedade Industrial e cuida do que popularmente se
chama de “quebra de patente”. O art. 68 estabelece que o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada
compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela exercer abuso de
poder econômico, por decisão administrativa ou judicial.
Também enseja a licença compulsória os casos de interesse público ou emergência nacional, quando o titular
da patente não atende à necessidade existente. São requisitos dessa licença:
- Deve ser declarado por ato do Poder Executivo Federal. (Recentemente editou-se o Decreto Federal n.
6.108/2007, declarando interesse público aos coquetéis de AIDS).
- Essa licença não possui exclusividade: qualquer interessado pode produzir;
- Ela é temporária – cessada a emergência nacional ou o interesse público, cessará também a licença (no caso
do Decreto 6.108/07, 5 anos).
OBS: Não pode haver prejuízos para o titular da patente (irá receber royalties por cada produto produzido).

Prazos
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15
(quinze) anos contados da data de depósito.
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete)
anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar
impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de
força maior.

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Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente.

Registro
Os registros concedidos pelo INPI referem-se a dois diferentes bens industriais: o Desenho Industrial (design) e
as Marcas.
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
II - concessão de registro de desenho industrial;
III - concessão de registro de marca; (...)
Desenho Industrial
O desenho industrial (design) é a alteração da forma dos objetos. Está definido na lei:
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental
de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na
sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
A sua característica de fundo é a futilidade, por isso, a doutrina apelidou o desenho industrial de desenho fútil.
Ou seja, a alteração que o desenho industrial introduz nos objetos não amplia a sua utilidade, apenas o reveste
de um aspecto diferente. Ex: a cadeira “Três pés” projetada por Joaquim Tenreiro (marco do Modernismo, no
design brasileiro) que não tem mais utilidade que qualquer outra cadeira.
Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito
do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo
e no art. 99.
§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro
depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da
data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que
subsequentemente.
§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha
ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade
reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.
Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.
Isso, porque, o desenho industrial tem função utilitária e possibilidade de ser industrializado, enquanto que a
obra de arte, em regra, não traz consigo nenhuma característica funcional, mas tão-somente estética e
decorativa, e também não é produzida em escala industrial. Segundo Ulhôa o que distingue um de outro é “a
articulação entre forma e função”, existente no desenho industrial e ausente na obra de arte.
Para diferenciar modelo de utilidade e desenho industrial precisa-se saber se houve alguma melhoria.

Requisitos do registro do desenho industrial


a) NOVIDADE: ou seja, tudo aquilo que não se encontra no estado atual da técnica;
b) ORIGINALIDADE: o desenho levado a registro deve ter uma apresentação visual que o distinga essencialmente
dos demais já registrados;
c) DESIMPEDIMENTO: que são as hipóteses taxativamente previstas na lei em que será negado o registro; assim,
não se pode registrar:

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- qualquer obra de caráter puramente artístico (obra de arte que, como visto, não guarda a necessária
articulação entre forma e função);
- aqueles ofensivos à moral e aos bons costumes ou à honra ou imagem de pessoas, ou à liberdade de
consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
- que ostente apenas a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (ou seja, lhe falta originalidade).
A concessão do registro de desenho industrial independe da prévia verificação, pelo INPI, da sua novidade e
originalidade. Apenas a inexistência dos impedimentos é checada pela autarquia, antes da expedição do
certificado. Se, em momento posterior, restar demonstrado o desatendimento dos requisitos do registro, o INPI
instaura de ofício, ou mediante provocação, o processo de nulidade do registro concedido.
OBS.: o período de graça do desenho industrial é de 180 dias (art. 96, §3º)

Prazo
Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três)
períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com
o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular
poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Marca
A marca é um bem móvel incorpóreo designativo que identifica produtos e serviços, o qual abrange não só
expressões lingüísticas, mas também desenhos, logotipos, etc., desde que individualizadores do produto ou do
serviço, e não da pessoa ou do estabelecimento. Não se confunde com outros designativos presentes na
empresa, tais como o nome empresarial e o título de estabelecimento.
A marca é um sinal distinguível visualmente, por meio do qual os produtos ou serviços são identificados e assim
podem ser discernidos dos demais.
“A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX da CF, se constitui um sinal distintivo de percepção
visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa
exclusividade, uma expressão ou símbolo.” (Min. Nancy Andrighi).
STJ: O Brasil adotou o Sistema Atributivo: somente com o registro da marca no INPI é que se garante o direito
de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, salvo marca notoriamente conhecida.

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A marca identifica um bem singular. Não existe marca sonora. Vale destacar, mais uma vez, que “marca”,
segundo a legislação brasileira, é obrigatoriamente um sinal identificável pela visão, ou seja, não existe “marca
sonora” ou “marca olfativa”.
O conceito de marca está no art. 122, da lei de propriedade industrial:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem
diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou
especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Suscetível de transmissão a terceiros – seja por licenciamento, seja por cessão (inter vivos ou por via hereditária)
–, a marca é um elemento integrante do estabelecimento empresarial. No Brasil, é objeto de registro no INPI
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial), razão por que é protegida em todo o país.
Princípio da especialidade ou especificidade: Depois do registro no INPI, apenas o titular desta marca poderá
utilizá-la em todo o território nacional. Contudo, em regra, no Brasil, a proteção da marca impede que outras
pessoas utilizem-na apenas em produtos ou serviços similares, podendo a mesma marca ser usada por terceiros
em produtos ou serviços distintos. Assim, a proteção da marca se submete, portanto, ao princípio da
especialidade, ou seja, a marca registrada somente é protegida no ramo de atividade que o seu titular atua.
(REsp 1079344/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012)

Requisitos do registro da marca


a) NOVIDADE RELATIVA: é exigida para que a marca cumpra a sua finalidade, que é identificar produtos e
serviços, destacando-os dos seus concorrentes. Se a marca não for nova, não atenderá a essa finalidade. Não é
exigida a novidade absoluta para a concessão do registro. Não é necessário que o requerente tenha criado o
sinal, em sua expressão linguística, mas que lhe dê, ou ao signo não-linguístico escolhido, uma nova utilização.
A novidade relativa está relacionada à classificação de produtos listados no INPI. É de acordo com essa
classificação que temos que analisar a “novidade”.
Esse impedimento não é absoluto, pois duas marcas iguais/semelhantes até podem ser registradas em uma
mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se
referem. É respeitado o princípio da especificidade: em suma, sempre que o consumidor, diante de certo
produto/serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual/semelhante.
Segundo o STJ, o direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no INPI, é limitado à
classe para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação para outras classes de atividades (REsp
1.114.745, Rel. MASSAMI UYEDA, publicado em 21.9.2010). Exceção ao princípio da especificidade: Marca de
alto renome.
b) NÃO COLIDÊNCIA COM MARCA NOTÓRIA: Marca notória é aquela ostensivamente pública e conhecida, de
popularidade internacional e que independe de registro no INPI para ter proteção legal. Ex.: Sony. Isso porque
o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, pela qual os países consignatários devem proteger a marca
notória. A marca notória, assim como as demais marcas, só é protegida dentro do seu setor mercadológico. A
ideia aqui é proteger o consumidor, evitando que seja induzido a erro, objetivando ainda evitar a pirataria.
Marca notória só vai ter essa proteção dentro do seu ramo de atividade.
Não se pode confundir marca notória com marca de alto renome.

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Marca de alto renome: É uma situação especial, em que se encontram certas marcas, amplamente conhecidas
pelos consumidores (ex.: Coca-Cola, Natura, Fiat, Pirelli). O titular da marca, registrada em uma ou mais classes,
pode requerer ao INPI que lhe atribua a qualidade de “alto renome”. Deve fazê-lo, necessariamente, como meio
de defesa. Se a autarquia considerar que a marca dele é mesmo amplamente conhecida, a sua proteção deixará
de ser restrita ao segmento de produtos ou serviços passíveis de confusão, e se estenderá para todas as
atividades econômicas.
A Resolução n. 121/05 do INPI, em seu art. 2º, fornece um conceito para marca de alto renome: “Considera-se
de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos,
resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas,
essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo,
uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes
mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela
sua simples presença.”
Durante o prazo de 05 anos ele não precisará produzir prova de alto renome da marca, quando impugnar
pedidos formulados por outros empresários ou pleitear a anulação de registro concedido. Não será admitida a
simples prorrogação da anotação após a sua expiração. Expirado o prazo de vigência deverá o interessado
promover, novamente pela via incidental, a demonstração da subsistência do alto renome de sua marca.
A anotação de marcas de alto renome junto ao INPI permitirá, ainda, a plena implementação da disposição
contida na alínea "b", do inciso III, do art. 2º, do Anexo I, da Resolução n.º 001/98 do Comitê Gestor da
Internet, que veda a possibilidade de registro de nome de domínio que representem marca de alto renome
de titularidade de terceiro.

Marca notória (art. 126) Alto renome (art. 125)


Não precisa de registro para ser protegida Precisa ser registrado
Só tem proteção no ramo de atividade Tem proteção em todos os ramos de atividade
Precisa ter reconhecimento internacional Reconhecimento no país
Tem proteção em todos os países que assinaram o Só tem proteção no território nacional.
acordo da convenção da União de Paris.
Exceção ao Princípio da Territorialidade (STJ) Exceção ao Princípio da Especificidade (STJ)

O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de
que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção
integral da marca. O art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome
de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI. A sistemática imposta pelo INPI por
intermédio da Resolução nº 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto
renome de uma marca pela via incidental. Há, portanto, uma lacuna existente na Resolução nº 121/05
considerando que ela prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental. Essa omissão do INPI na
regulamentação do art. 125 da LPI justifica a intervenção do Poder Judiciário. Vale ressaltar, no entanto, que
ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o
mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo
razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a
inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito
do ato omissivo. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por
derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo
Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes. STJ. 3ª Turma. REsp
1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013 (Info 517).

19
C) NÃO IMPEDIMENTO LEGAL: Uma marca não pode ter impedimento legal. Este obsta o registro do signo como
marca, mas não a sua utilização na identificação de produtos ou serviços. Ex.: o empresário pode adotar a
bandeira nacional estilizada, para identificar mercadorias ou atividades, mas não poderá exercer direito de
exclusividade sobre ela.
Todos os casos de impedimento legal estão expressamente previstos no art. 124 da lei de propriedade industrial.
Exemplo: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação.

Jurisprudência recente:
STJ: Para que o juízo estadual negue a proteção conferida pelo registro da marca ou do desenho industrial, é
necessário que, antes, a invalidade desse registro tenha sido reconhecida pelo juízo federal competente, em
processo que conte com a participação do INPI. Segundo o art. 57 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade
Intelectual), a ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for
autor, intervirá no feito. Assim, para que o juízo estadual negue a proteção conferida pelo registro do desenho
industrial, seria necessário que, antes, a invalidade desse registro tivesse sido reconhecida pelo juízo federal
competente, em processo que contasse com a participação do INPI. Ainda que a LPI preveja, em seu art. 56,
§1o, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação de
tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a
nulidade do registro. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja
prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero
reconhecimento incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. (REsp 1.132.449-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2012).
STJ: É possível ao titular do registro de marca, após conceder licença de uso, impedir a utilização da marca pelo
licenciado quando não houver observância à nova padronização dos produtos e dos serviços, ainda que o uso
da marca tenha sido autorizado sem condições ou efeitos limitadores. (REsp 1.387.244-DF, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 25/2/2014.)
STJ: Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a
mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-
fé. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade
inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à
concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos
semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos
estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar
produtos similares aos do detentor da marca.
MARCA EVOCATIVA: É aquela que se utiliza, em sua composição, de uma palavra de uso comum que remete ao
produto ou serviço. Evocativa vem de “evocar”, verbo que significa “trazer à lembrança”.
Assim, marca evocativa é aquela que traz à lembrança (que evoca) o próprio nome do produto ou serviço. A
marca evocativa possui reduzido grau de distintividade, por estar associada ao produto ou serviço que pretende
assinalar. Em outras palavras, ela não se distingue tanto de outras marcas porque utiliza, no todo ou em parte,
o próprio nome do produto ou serviço. Não possui, portanto, “características distintivas”.
Exemplos de marcas evocativas: Chokito®, chocobon® (são marcas que remetem ao chocolate). Caso alguém
registre uma marca parecida envolvendo, no todo ou em parte, a palavra “chocolate”, não se poderá dizer, a
princípio, que houve uma violação a essas marcas anteriormente registradas.
Marcas evocativas possuem proteção limitada. Por não ter características distintivas, as marcas evocativas são
consideradas “marcas fracas”. Possuem um âmbito de proteção limitado, de modo que a exclusividade a elas
conferida admite mitigação. Assim, a ideia de que somente quem registrou a marca evocativa poderá utilizar

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aquele nome ou nomes parecidos é flexibilizada. Segundo aponta, com razão, a Min. Nancy Andrigui, conferir
monopólio para que apenas um comerciante utilize um nome ou sinal genérico seria aceitar uma exclusividade
inadmissível. Isso porque os demais comerciantes ficariam impedidos de divulgarem a fabricação de produtos
semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos
estranhos ao domínio público.
A Lei n. 9.279/96 proíbe o registro de marcas genéricas: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) VI - sinal
de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto
ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou
serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do
serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
MARCA GENÉRICA ≠ MARCA EVOCATIVA: O conceito das duas é muito parecido. Além disso, pode acontecer
de uma marca ser registrada e, com o tempo, passar a ser utilizada de forma genérica no mercado, flexibilizando
o direito do titular à exclusividade. Foi o que aconteceu no caso dos autos.
A empresa “Z” detém o registro da marca “paleteira” junto ao INPI desde 1972. Segundo a Min. Relatora, é
provável que, há mais de 40 anos, o vocábulo “paleteira” (que nada mais é do que o nome dado ao veículo
próprio para o transporte de paletas) ainda não fosse tão difundido no mercado, o que levou o INPI a ignorar as
restrições da lei para registro. Atualmente, no entanto, o termo “paleteira” constitui expressão de uso comum,
cujo uso exclusivo, enquanto marca, há de ser visto com temperamento. (Resp 1.325.621-SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 04/06/2013)

STJ: A “importação paralela” (“mercado cinza”) consiste na importação de determinado produto, por uma
pessoa física ou jurídica, sem que isso ocorra por meio do importador ou distribuidor exclusivo daquela marca.
A “importação paralela”, mesmo que de produtos originais (não piratas), é, em regra, proibida, se não houver
consentimento do titular da marca (art. 132, III, da Lei n. 9.279/96).
No caso concreto, durante vários anos, o titular da marca consentiu que houvesse a “importação paralela”. De
maneira súbita, o titular passou a recusar a importação do produto por quem não fosse distribuidor exclusivo
da marca. O antigo importador tentou continuar comercializando o produto, mas o STJ entendeu que, tendo
sido manifestada a oposição do titular da marca, não é mais possível que tais produtos continuem sendo
importados e comercializados por outra pessoa que não a distribuidora exclusiva do bem.
Por outro lado, o STJ considerou que esta recusa de vender ocorrida de forma repentina gerou o direito do
antigo importador ser indenizado pelos lucros cessantes experimentados.
Obs1: situações excepcionais em que a “importação paralela” é permitida, como no caso de ser necessário
fornecer determinados produtos à população, estimular a concorrência para evitar a formação de monopólios
ou cartéis ou, então, para atender determinadas áreas do consumo. Como exemplo de situação excepcional,
podemos mencionar a importação de medicamentos.
Obs2: Princípio da exaustão
Vale ressaltar que este art. 132, III, da LPI também consagra o “Princípio da exaustão” (“exaustão dos direitos
sobre a marca”).
Segundo este princípio, após a primeira venda do produto no mercado, o direito sobre a marca se esgota, de
modo que o titular da marca não poderá mais invocar o direito de exclusividade para impedir as vendas
subsequentes. Esse princípio é também chamado de “doutrina da primeira venda” (first sale doctrine) (BASSO,
2009, p. 204).
Assim, a partir da primeira venda do produto no mercado, com consentimento do titular da marca, ocorre a
“exaustão” ou “esgotamento” do uso da marca, de forma que o referido titular não pode mais impedir que
outras pessoas vendam/revendam o produto.

21
O princípio da exaustão foi adotado no Brasil, contudo, apenas quanto ao mercado interno (e não no mercado
internacional). Dessa feita, a legislação brasileira, ao adotar o princípio da exaustão quanto ao mercado interno,
permitiu a comercialização paralela interna (ou nacional), hipótese em que, após a primeira venda do produto
no mercado interno, o direito sobre a marca se esgota, de modo que o titular da marca não poderá mais invocar
o direito de exclusividade para impedir as vendas subsequentes.
A Lei de Propriedade Industrial não adotou, contudo, o princípio da exaustão quanto ao mercado internacional.
Se o Brasil tivesse adotado o princípio da exaustão internacional, tendo sido introduzido o produto, no mercado
interno ou externo (em qualquer lugar poderia comercializá-lo sem autorização do titular da marca).
(Terceira Turma. REsp 1.200.677-CE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 18/12/2012.)

STJ: É possível ao titular do registro de marca, após conceder licença de uso, impedir a utilização da marca pelo
licenciado quando não houver observância à nova padronização dos produtos e dos serviços, ainda que o uso
da marca tenha sido autorizado sem condições ou efeitos limitadores.
Lei n. 9.279/1996:
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para
uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e
qualidade dos respectivos produtos ou serviços.
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca,
sem prejuízo dos seus próprios direitos.
(STJ. 3a Turma. REsp 1.387.244-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/2/2014)
STJ: A propaganda comparativa é forma de publicidade na qual se compara, explícita ou implicitamente,
produtos ou serviços concorrentes, a fim de conquistar a escolha do consumidor. Em nosso país, não há lei
definindo o que seja publicidade comparativa. A doutrina e o Código Brasileiro de Autorregulamentação
Publicitária do CONAR afirmam que a publicidade comparativa, em regra, é permitida, desde que não viole
alguns princípios.
Segundo decidiu o STJ, é lícita a propaganda comparativa entre produtos alimentícios de marcas distintas e de
preços próximos no caso em que:
a) a comparação tenha por objetivo principal o esclarecimento do consumidor;
b) as informações vinculadas sejam verdadeiras, objetivas, não induzam o consumidor a erro, não depreciem
o produto ou a marca, tampouco sejam abusivas (art. 37, § 2º, do CDC); e
c) os produtos e marcas comparados não sejam passíveis de confusão.
A publicidade comparativa não é vedada pelo CDC, desde que obedeça ao princípio da veracidade das
informações, seja objetiva e não abusiva. De igual forma, em regra, a propaganda comparativa não é proibida
pela Lei 9.279/96 (LPI). Para que a propaganda comparativa viole o direito marcário do concorrente, as marcas
devem ser passíveis de confusão ou a menção à marca do concorrente deve ser feita de forma depreciativa,
acarretando a degradação (desgaste do outro produto) e o consequente desvio de clientela.
(STJ. 4ª Turma. REsp 1.377.911-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/10/2014)

Direito de marca X Nome Empresarial


O fato de o nome empresarial da empresa “A” ter sido registrado primeiro NÃO lhe garante a prioridade da
marca!
O STJ decidiu que a empresa “A” mesmo tendo sido registrada na Junta Comercial antes de a empresa “B” obter
o registro da marca no INPI não tem direito a marca, ainda que esta coincida com seu nome empresarial. Isso

22
porque as formas de proteção do nome empresarial e da marca comercial não se confundem. Uma coisa é nome
empresarial, outra é marca comercial.
NOME EMPRESARIAL MARCA
Em regra, a proteção do nome empresarial fica restrita A proteção da marca obedece ao sistema atributivo, sendo
ao Estado/DF de competência da Junta Comercial em adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que
que foi registrado o ato constitutivo da empresa. Ex: se assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território
a empresa “A” registrou seu ato constitutivo na Junta nacional (art. 129, caput e § 1º, da Lei n. 9.279/1996). Em
Comercial de Blumenau, a proteção será apenas em outras palavras, depois do registro no INPI, apenas o titular
Santa Catarina. Essa proteção poderá ser estendida a desta marca poderá utilizá-la em todo o Brasil.
todo o território nacional, desde que seja feito pedido
complementar de arquivamento nas demais Juntas
Comerciais.

Sobre o tema, vale transcrever a ementa do seguinte julgado do STJ que foi paradigmático:
(...) 1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla
finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação
e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.
(...) 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode
restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios
básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção;
e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de
"alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto
ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.
5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta
Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional
se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes.
6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é
no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome
empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa
ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas
detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação
seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". (...) (STJ. 3ª Turma. REsp
1204488/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2011)
No mesmo sentido: STJ. 4ª Turma. Resp 1.184.867-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014.

Prazo
Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro,
prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com
o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá
fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.
§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

23
Extinção do direito industrial
Extingue-se o direito industrial pelas seguintes razões:
- Expiração do prazo de vigência;
- Renúncia do titular: a lei põe a salvo os direitos de terceiros, ao condicionar sua aceitação, pelo INPI, à
inexistência de prejuízos para eles;
- Falta de pagamento da retribuição anual;
- Caducidade Atenção: ocorre caducidade da marca se alguém deixa de usá-la por mais de 5 anos. Já a
invenção/modelo de utilidade caducam em 3 anos do desuso ou uso abusivo.
O STJ confere efeitos prospectivos (ex nunc) a declaração de caducidade do registro da marca industrial. Entre
outros fundamentos, consignou-se que, se uma marca for cedida/licenciada a diversas empresas em cadeia
sucessória e a última cessionária/licenciada não exercer qualquer dos poderes inerentes à propriedade da
marca, tem-se uma situação que põe termo à circulação de riquezas. Enquanto, se fossem os efeitos da
declaração de caducidade ex tunc, na hipótese de um terceiro interessado apropriar-se daquela marca, esse
estaria legitimado a pedir lucros cessantes referentes a todos os antigos proprietários. Consectário disso seria o
início de uma reação em cadeia de ações de regresso até que o penúltimo prejudicado pela inércia consiga
cobrar do último o prejuízo decorrente da abstenção de uso, gozo ou fruição do sinal industrial. Assim, o registro
de marcas e patentes, ao invés de oferecer segurança jurídica ao seu proprietário e eventuais
cessionários/licenciados, demonstraria um risco ad eternum para quem se aventurasse a adquirir direitos sobre
a marca. (EREsp 964.780-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgados em 10/8/2011).
STJ: A Lei 9.279/96 prevê a possibilidade de o registro da marca caducar se não for usada no seu art. 143:
Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco)
anos da sua concessão, na data do requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a
marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como
constante do certificado de registro.
Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional,
claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando
produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado
interno ou exclusivamente ao externo.
É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o valor e
o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos. No caso analisado pelo STJ, o uso
esporádico da marca, com escassas negociações no mercado, foi considerado inexpressivo dentro da magnitude
das operações bilionárias realizadas pela empresa, portanto, insuficiente para configurar e comprovar o uso
efetivo da marca.

- Inobservância do art. 217 da Lei 9.279: o titular de um registro ou patente que tem domicílio no exterior deve
ter representante no país, com poderes para representá-lo no âmbito administrativo, judicial e para receber
citações. Se o titular não tiver representante no país, haverá a extinção do registro/patente.

Invenção Modelo de utilidade Desenho industrial Marca


Patente Patente Registro Registro
(INPI) (INPI) (INPI) (INPI)

24
Prazo: 20 anos, contados Prazo: 15 anos, contados Prazo: 10 anos, contados Prazo: 10 anos, contados da data da
da data do depósito. da data do depósito. da data do depósito. concessão.
Prorrogável em até 3
Não possui limite de prorrogação
Improrrogável Improrrogável vezes, cada prorrogação c/
(tendo, cada uma, 10 anos).
prazo máximo de 5 anos.
Pedido de prorrogação: no
Pedido de prorrogação: no último
último ano de vigência do
ano de vigência do registro. Se feito
registro. Se feito depois
- - depois deste prazo, até 6 meses
deste prazo, até 180 dias
após o fim do registro sob
após o fim do registro sob
pagamento de retribuição adicional.
pagamento.

Consequências da extinção: extinto, por qualquer motivo, o direito industrial, o respectivo objeto cai em
domínio público. Qualquer pessoa poderá utilizar e explorar economicamente, de modo livre.

Processo administrativo no INPI


Processo administrativo de patente e registro
O objetivo do processo administrativo do INPI, deflagrado pela apresentação de um pedido de patente ou de
registro, é o de verificar se este atende às condições de patenteabilidade ou de registrabilidade, conforme se
trate de invenção/modelo de utilidade ou marca/desenho industrial.
As principais fases são: o pedido, o depósito, a publicação, o exame e a decisão.
1. Pedido: O processo inicia-se com a formulação do pedido pelo interessado, que poderá ser pessoa física ou
jurídica, pública ou privada (art. 19, 101 e 128, da lei n.º 9.279/96), instruído com os elementos indispensáveis
para os casos de patente e de registro.
2. Depósito: junto com o pedido, deve-se dar o depósito do objeto do requerimento, acompanhado com o
pagamento da “retribuição” (taxa), pois é ele – o depósito - que irá fixar a prioridade do pedido de patente ou
registro, para efeitos de proteção (arts. 16 e 127, da lei n.º 9.279/96).
3. Publicação: ato de noticiar aos interessados da existência do pedido de concessão, para permitir que terceiros
se oponham (arts. 30, 31 e 158), exceto no caso de desenho industrial, hipótese em que a lei não exige a
publicação do pedido.
4. Exame e decisão: por último, segue-se a fase de exame, que se processa de acordo com cada tipo de pedido
formulado (patente ou registro).
OBS1.: o pedido de registro de desenho industrial é o único, no direito brasileiro, submetido ao sistema de
livre concessão, que dispensa o exame da novidade e originalidade previamente à outorga do direito de
exclusividade. Este somente será realizado se requerido por alguém titular de desenho industrial, a fim de
garantir o seu certificado e anular o certificado alheio que reproduza um desenho seu registrado
anteriormente (art. 111)
OBS2: Se o processo administrativo de patente é arquivado por inércia do requerente, em não atender às
exigências do INPI, a invenção/modelo de utilidade não pode mais ser patenteada, por ausência de novidade.
A. CONCESSÃO DE PATENTE (invenção/modelo de utilidade):
- Titularidade da patente: há uma presunção de que é titular da patente aquele que faz o respectivo
requerimento, não importando qual a data de criação ou qual foi o criador.

25
- Pedido: O pedido de patente deve ser apresentado ao INPI, acompanhado de: a) requerimento (formulário
padrão oferecido pelo INPI); b) relatório descritivo; c) reivindicações; d) desenho, se for o caso; e) resumo; f)
comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito (art. 19).
Apresentado o pedido, ele é submetido a exame formal preliminar (só se analisam formalidades). Se
devidamente instruído, será protocolado, sendo considerada a data do depósito a mesma da apresentação (art.
20), lembrando que a data do depósito é o termo inicial da patente.
Se o pedido não atender às formalidades, mas contiver dados relativos ao objeto, depositante e ao inventor,
poderá ser entregue mediante recibo datado. Neste caso, o INPI estabelece as exigências a serem cumpridas no
prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.
Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.
Nas reivindicações é que se indica a verdadeira extensão do objeto da patente, com sua descrição
pormenorizada.
Com o objetivo de propiciar ao depositante prazo para que realize estudo de viabilidades do objeto do pedido,
ou venha a contatar pessoas interessadas em produzi-lo, estabelece a lei que o pedido de patente será mantido
em sigilo durante 18 meses contados do depósito ou prioridade mais antiga, após o que será publicado (art. 30).
Se o titular já estiver com tudo pronto, ele pode pedir a antecipação da etapa seguinte que é a publicação. Ele
pede a publicação sem que tenha que aguardar o prazo de 18 meses de sigilo.
A publicação na revista de propriedade industrial é condição indispensável para a concessão da patente. Por
conta disso, muitos inventores preferem não patentear o invento, optando pelo chamado segredo de empresa.
Somente após a concessão da patente é que o terceiro interessado poderá requerer sua nulidade, no prazo de
6 meses da concessão.
- Exame técnico
- Concessão da carta patente: somente após a concessão da patente, o titular terá o direito de impedir o uso, a
produção e a venda por terceiro. Nesse sentido, confira o art. 42 da Lei 9279:
O uso indevido da patente por terceiro dá ao titular direito a indenização pela utilização indevida, contada a
partir da publicação da patente. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido
depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da
indenização a partir da data de início da exploração. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material
biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido
quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. O direito de obter indenização por exploração
indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu
objeto, na forma do art. 41.
Na prática, aplica-se o art. 184 (tipifica o crime de patente) àqueles que fazem uso indevido de patente no bojo
do processo de patenteamento.

Patente de empresa
O titular de uma patente pode ser tanto uma pessoa natural quanto uma pessoa jurídica pública ou privada.
Quando a invenção/modelo de utilidade é criada pelo empregado, há discussão sobre a titularidade da patente:
a) Titularidade do empregador: quando a invenção é decorrente do contrato de trabalho.
b) Titularidade do empregado: quando a invenção/modelo de utilidade não estiver contemplado no contrato
de trabalho e o empregado atinja a invenção/modelo de utilidade por meios próprios, sem a utilização da
tecnologia, material e equipamentos do empregador.

26
c) Titularidade do empregador e do empregado em partes iguais: quando a invenção/modelo de utilidade não
for objeto do contrato de trabalho, mas for criado com base no material, tecnologia, equipamentos (meios) do
empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

A Empresa contrata funcionário que desenvolve a invenção. De quem é a titularidade?


Contrato de Trabalho Equipamentos/recursos Titularidade
do
empregador
“EMPREGADO” não há não utiliza “empregado”
EMPREGADO há utiliza empregador
EMPREGADO há não utiliza dos dois (cotitulares)
“EMPREGADO” não há utiliza dos dois (cotitulares)
INFORMATIVO
DEE - REQUISITOS DE VALIDADE DE PATENTE DE REVALIDAÇÃO.
Uma patente pipeline concedida no exterior e revalidada no Brasil não pode ser anulada ao fundamento de falta
de um dos requisitos de mérito do art. 8º da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), mas apenas
por ausência de requisito especificamente aplicável a ela (como, por exemplo, por falta de pagamento da
anuidade no Brasil) ou em razão de irregularidades formais.
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva E aplicação
industrial.
B. CONCESSÃO DE REGISTRO
i. Desenho industrial
O pedido é entregue mediante requerimento acrescido de relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou
fotografias, descrição do campo de aplicação e comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito
(art. 101). Se os desenhos ou fotografias forem suficientes, dispensa-se o relatório e reivindicações. Neste caso,
o prazo de diligências conferido pelo INPI não é de 30, mas 5 dias. Cumpridas as exigências, como ocorre com a
patente, o depósito considera-se efetuado na data da apresentação do pedido (103).
OBS.: ao contrário do pedido da patente, o registro do desenho industrial somente correrá em sigilo caso seja
requerido pelo depositante, e somente pelo prazo de 180 dias (e não 18 meses).
ii. Marca
A diferença aqui é a seguinte: após o protocolo do pedido da marca perante o INPI, será ele publicado para
apresentação de eventuais oposições por terceiros, no prazo de 60 dias (art. 158). Havendo oposição, o
depositante será intimado para se manifestar igualmente no prazo de 60 dias. Decorridos 60 dias do protocolo
do pedido, ou após apresentação de eventual oposição, o INPI deverá proferir decisão deferindo ou não o pedido
de registro (art. 159).
Depois de expedido o certificado de registro, abre-se novamente a possibilidade de qualquer pessoa com
legítimo interesse requerer sua nulidade perante o INPI, no prazo de 180 dias. Esse procedimento pode ser
proposto de ofício pelo INPI. Ao titular será ofertado prazo de defesa em 60 dias.
O INPI, ou qualquer pessoa com legítimo interesse, poderá intentar, no prazo de 5 anos da concessão, ação
judicial de nulidade de registro de marca perante o foro da justiça federal.

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C. DIREITO DE PRIORIDADE
O art. 16 estabelece que será assegurado o direito de prioridade ao pedido de patente ou registro industrial
apresentados em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional. Dessa forma, se
houver interesse do titular da propriedade industrial, devidamente depositada em outro país, em expandir seu
direito em território brasileiro, deverá reivindicar a prioridade no prazo máximo de:
- 12 meses: Em se tratando de invenção e modelo de utilidade;
- 6 meses: Desenho industrial ou marca. Esse prazo é sempre contado da data do primeiro pedido.
O requisito de novidade, neste caso, terá como base a data de apresentação do primeiro pedido (no exterior),
e não a data em que fora apresentado no Brasil.

Processo administrativo de nulidade


Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:
I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;
III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.
Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse,
no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.
Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer,
intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.
Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o
processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção.

No âmbito do INPI, pode tramitar processo administrativo de nulidade de patente (na hipótese de invenção e
modelo de utilidade) e nulidade de registro (no caso de marca e desenho industrial), disciplinados nos arts. 50 a
55 e 113 a 117 da LPI.
1. Instauração: ambos podem iniciar-se de ofício ou por provocação do legítimo interessado, no caso de
patentes, no prazo de 6 (seis) meses da concessão da patente e no caso de registro, no prazo de 5 (cinco) anos
contados da concessão, exceto no caso de desenho industrial, cujo processo pode se instaurar em qualquer
tempo, durante o prazo de validade do registro (art. 111).
2. Procedimento: depois de instaurado o processo, basicamente, o procedimento obedece ao seguinte iter: i) o
titular do direito industrial é intimado a se manifestar; ii) em seguida, o IPNI emite parecer sobre o mérito; iii) o
titular do direito industrial e o interessado (que requereu a nulidade) são intimados a se manifestarem em
relação ao parecer emitido pelo INPI; iv) no final, com ou sem manifestação dos intimados, o INPI decide pela
nulidade ou não.
OBS.: contrariamente ao que ocorre num processo qualquer, a extinção do direito industrial, pelo decurso do
prazo de vigência, por exemplo, não determina a extinção do processo sem decisão do mérito, por perda do
objeto, pois a LPI tem normas expressas determinando o prosseguimento do processo nesses casos (arts. 51,
parágrafo único, e art. 117). Isso se dá em razão de que a nulidade vai retroagir ao depósito do direito industrial

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e daí advirão consequências de ordem civil (art. 129 da LPI - patrimonial) e penal (art. 189 da LPI - crime) àquele
que efetuou o depósito ilegalmente.

Processo judicial de nulidade


Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo
interesse.
§ 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.
§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais
próprios.
Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Em matéria de direito industrial, há ainda a possibilidade de haver uma ação judicial de nulidade de patente ou
de nulidade de registro, que deverá tramitar no âmbito da Justiça Federal, seja no caso do INPI ser o autor, em
razão dele ser autarquia federal, seja porque a própria lei assim determina (art.57 da LPI), pois o obriga a ser
interveniente em tais demandas.
O STJ uniformizou o entendimento divergente entre a Terceira e a Quarta Turma para que prevaleça a orientação
de declarar a competência do foro do domicílio do autor ou do foro no qual ocorreu o fato para o julgamento
de ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização. EAg 783.280-RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgados em 23/2/2011.
INFORMATIVO. DEE - HIPÓTESE DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO INPI.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem legitimidade passiva em ação que objetive invalidar
sua decisão administrativa declaratória de nulidade de registro marcário em face da precedência de outro
registro. Ainda que se tratasse de ação de nulidade de registro propriamente dita (art. 175 da Lei 9.279/1996),
não haveria como negar a legitimidade do INPI para figurar no polo passivo na hipótese, porquanto haveria
interesse da autarquia na convalidação de sua decisão, proferida em processo administrativo de nulidade, tendo
em vista que eventual invalidação pelo Poder Judiciário implicará comando ao INPI para que desconstitua o
registro anteriormente proferido.

As duas notas especiais desta demanda são o prazo de resposta do réu (titular da patente ou do registro
controvertido), que é de 60 (sessenta) dias, de modo diverso do prazo ordinário do CPC, e o fato de que a
extinção dos direito industriais não determinarem a extinção do processo sem julgamento do mérito, por perda
do objeto, pois como da nulidade podem advir consequências de ordem penal e patrimonial, resta interesse de
agir mesmo não existindo mais o direito controvertido.
Deve-se ter cuidado, no entanto, para não se confundir a ação de nulidade de patente ou de registro, que deverá
ter curso na Justiça Federal, com aquela em que se disputa indenização pelo uso indevido de direito industrial,
ou mesmo a cessação do uso indevido de marca, por exemplo, pois as duas últimas terão curso na Justiça
Estadual, pois nela não há interesse da União, nem de suas autarquias.
Porém, se o autor de uma demanda inibitória (visando a obstar o uso indevido de uma marca, por exemplo)
cumulado com um pedido indenizatório, (pelo uso indevido), acrescer o pedido de nulidade do registro (p.ex.:
titular de marca notória, que é protegida independentemente de registro), esta demanda hipotética deverá
tramitar na JF, em razão da repercussão da decisão no âmbito do INPI (cancelamento registro – art. 56, § 2º, e
art. 57, § 2º da LPI – que deve ser publicado pelo Instituto para ciência de terceiros) e em razão da obrigatória
intervenção da autarquia no feito, por expressa determinação legal, em razão do pedido cumulado de nulidade.

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Em relação ao prazo para ajuizamento da ação, observe:
Patente: a ação deve ser ajuizada enquanto a patente for vigente;
Registro: idem.

Súmula 143 STJ: Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial.
STJ: O termo inicial do prazo prescricional de 5 anos (art.225 da Lei 9.279/96) para pleitear indenização pelos
prejuízos decorrentes do uso de marca industrial que imite outra preexistente, suscetível de causar confusão ou
associação com marca alheia registrada (art. 124, XIX), é a data da violação do direito à propriedade industrial e
se renova enquanto houver o uso indevido.
(4ª turma. Resp 1.320.842-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2013).
STJ: É indevida a cumulação, em um mesmo processo, do pedido de reconhecimento de nulidade de registro
marcário com o de reparação de danos causados por particular que teria utilizado indevidamente marca de
outro particular. A competência para julgar o pedido anulatório é da Justiça Federal, considerando que há o
interesse do INPI, esta autarquia federal (art. 109, I, da CF/88). No entanto, a ação de indenização volta-se
apenas contra a empresa privada, cuidando-se de demanda entre particulares, cuja apreciação compete à
Justiça Estadual.
Desse modo, não é possível a cumulação de pedidos, porquanto, na forma do art. 292, § 1o, II, do CPC, esta só
é possível na hipótese em que o mesmo juízo é competente para de todos conhecer:
Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre
eles não haja conexão.
§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação:
II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
(STJ. 4a Turma. REsp 1.188.105-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/3/2013.)

OBS: PATENTE “PIPELINE”:


O registro sob o sistema “pipeline” não se submete à regra do art. 8º, ou seja, não se exige dele novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial.
Os requisitos para a concessão da patente “pipeline” estão disciplinados nos 230 e 231 da Lei de Propriedade
Industrial e, uma vez concedida a patente “pipeline” por outra jurisdição, ela não poderá ser anulada invocando-
se a ausência de um dos requisitos de mérito previstos no art. 8º da LPI para a concessão das patentes ordinárias
(novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).
Assim, uma patente pipeline concedida no exterior e revalidada no Brasil não pode ser anulada ao fundamento
de falta de um dos requisitos de mérito do art. 8º da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), mas
apenas por ausência de requisito especificamente aplicável a ela (como, por exemplo, por falta de pagamento
da anuidade no Brasil) ou em razão de irregularidades formais.
Imagine a seguinte situação adaptada:
O laboratório “B”, um dos maiores do mundo, registrou no Brasil a patente da substância “dihidroespirorenona”,
utilizada na preparação de medicamento anticoncepcional. A substância foi registrada como patente do sistema
“pipeline”.
Patente “pipeline”:

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Em palavras muito simples, porque o tema é bem complexo, a patente “pipeline”, também chamada de “patente
de importação” ou “patente de revalidação”, é aquela em que em fica demonstrado que já houve expedição de
patente no exterior, razão pela qual o INPI registra no Brasil essa patente exigindo menores formalidades.
“O sistema pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279⁄96, desde que cumpridos requisitos e
condições próprias, reconhece o direito a exploração com exclusividade ao inventor cujo invento – embora não
patenteável quando da vigência da Lei 5.772⁄71 – seja objeto de patente estrangeira.” (STJ. 3ª Turma. REsp nº
1.092.139/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/10/2010).
Outra característica da patente do tipo “pipeline” é que ela se refere a substâncias, matérias ou produtos que
farão parte da fórmula de produtos finais que ainda estão em fase de desenvolvimento, ou seja, não se
encontram disponíveis para o comércio. Como o produto ainda não está pronto, não poderia ser protegido, mas,
mesmo assim, a legislação abre uma exceção e aceita a patente da substância. Di Blasi, Garcia & Mendes:
“O termo pipeline - cuja tradução para o português seria tubulação - refere-se, no sentido figurado, aos produtos
em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou
seja, tais produtos e processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda não poderão ser
protegidos. O pipeline também pode ser chamado de patente de revalidação”. (BARBOSA, Denis Borges. Tratado
de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 1.783).
As patentes “pipelines” são muito utilizadas por indústrias farmacêuticas, que fazem o registro da patente de
determinadas substâncias que serão utilizadas em medicamentos que ainda não foram totalmente aprovados
pelos órgãos de regulação, de forma que, por isso, ainda não estão disponíveis ao mercado consumidor.
Os autores, em geral, defendem o sistema do “pipeline” por ser uma forma de proteger os investimentos feitos
pela indústria em novas pesquisas, já que terão a garantia de que seus direitos sobre aquele produto serão
respeitados quando ele finalmente estiver disponível para a venda. Outros, no entanto, criticam por afirmar que
se trata de uma forma de inibir a concorrência e a livre iniciativa. A patente “pipeline” é disciplinada nos arts.
230 e 231 da LPI.
Mitigação ao princípio da novidade
Segundo o STJ, a concessão da patente “pipeline” representa uma mitigação ao princípio da novidade. Além
disso, nesse sistema de patente não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Tratase, portanto,
de um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente,
seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa (STJ. 3ª
Turma. REsp nº 1.145.637/RJ, Rel. Desembargador Convocado Vasco Della Giustina, julgado em 15⁄12⁄2009).
Voltando ao caso concreto:
Após ser concedida a patente da referida substância, outro laboratório, “L”, ajuizou ação anulatória, afirmando
que o registro foi feito de forma indevida, já que não estavam preenchidos os requisitos da novidade e da
atividade inventiva previstos no art. 8º da Lei n. 9.279/96:
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação
industrial.
A tese defendida na ação anulatória foi acolhida pelo STJ?
NÃO. O registro sob o sistema “pipeline” não se submete à regra do art. 8º, ou seja, não se exige dele novidade
nem atividade inventiva. Os requisitos para a concessão da patente “pipeline” estão disciplinados nos 230 e 231
da LPI e, de acordo com doutrina especializada, uma vez concedida a patente “pipeline” por outra jurisdição, ela
não poderá ser anulada invocando-se a ausência de um dos requisitos de mérito previstos no art. 8º da LPI para
a concessão das patentes ordinárias (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).(STJ. 3ª Turma. REsp
1.201.454-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 14/10/2014)

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