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Contrato de Know How: Un análisis jurídico

Comercial
SUMARIO
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I: Contrato de Know How
1.1. Definición
1.2. Naturaleza
1.3. Características
CAPITULO II: Contenido contractual
2.1. Elementos
 Cesión
 Transmisión del Derecho
 Conocimiento técnicos reservados
 Sujetos
 Contraprestación
 cláusulas:
 cláusulas de suministro del Know How
 cláusulas de Confidencialidad
 clausulas Exclusividad
 clausulas Territorial
 clausulas sobre Sub- concesiones del Know how
 Objeto del Contrato de Know now
2.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS
2.2.1. OBLIGACIONES:
- Obligaciones del transmitente, cedente, o licenciante.
- Obligaciones del adquirente, cesionario, licenciatario.
2.2.2. DERECHOS
- Derechos del transmitente, cedente, o licenciante.
- Derechos del adquirente, cesionario, licenciatario.
2.3. EXTINCIÓN
CAPITULO III: VENTAJAS Y DESVENTAJAS
CONCLUSIONES
REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata sobre los Contratos Atípicos e innominados, el Contrato


de Know How, el cual fue desarrollado por la práctica en el sistema jurídico
angloamericano.
Actualmente vivimos una época de revolución empresarial, lo cual se traduce en
grandes transformaciones de la economía, orientada a la producción y a la magna
comercialización de bienes y servicios; ello obviamente requiere inversiones
múltiples, para lo cual han de unirse capitales nacionales e internacionales,
conformando una debida organización empresarial que busca patentizar objetivos
específicos. Las empresas en su conjunto buscan diversos mecanismos que les
permitan expandirse y desarrollaré paulatinamente, a fin de poder incrementar su
productividad y rentabilidad, sobre todo teniéndose en cuenta que bregamos en un
mercado cada día más competitivo.
La sociedad evoluciona merced al transcurso del tiempo al igual que el Derecho,
por ende las ortodoxas modalidades de contratación devienen en inusitadas,
surgiendo modalidades modernas, los cuales se ajustan a la realidad económica y
jurídica de nuestro entorno actual.
Este tipo contractual tiene mucha utilidad para aquellos que participan del
mercado. Por ello, en este trabajo se presenta la información investigada junto con
las conclusiones a las que llegamos en un lenguaje claro y sencillo, que permita a
los lectores comprender sin mayor problema. Además, se consultó fuentes
bibliográficas fidedignas con el fin de plasmar, a lo largo de nuestra investigación,
la información necesaria y completa concerniente al tema escogido.

CONTRATO DE KNOW HOW


CAPITULO I: Contrato de Know How
1.1. DEFINICION
Es de entender que existen una serie de definiciones referidas a este tipo de
contratación, de este modo en el Perú, uno de los más importantes juristas en
materia contractual, Max Arias-Schreiber, define al contrato de Know How como:
Aquel contrato que se refiere a la licencia de conocimientos de orden técnico,
económico o comercial, no protegidos por la legislación industrial, mencionando
que las patentes y marcas quedan fuera del ámbito del Kow how, puesto que son
susceptibles de registro[1]. Por otro lado Aníbal Sierralta, sostiene que el contrato
de know how es un acuerdo de voluntades formal, por el que se transmite el uso,
disfrute y la explotación de una fórmula, procedimiento, técnica generalmente
secreta y no patentada intermediando el respectivo pago en dinero o un porcentaje
sobre el valor de las ventas del usuario[2].
En la doctrina española, el actor José Massaguer, define el contrato de know how
como “...aquél negocio jurídico celebrado entre personas, físicas o jurídicas, en
virtud del cual una de ellas (el licenciante), titular de un Know How (el Know How
licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor)a explotarlo
durante un tiempo determinado y , con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo
conocimiento; y en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga , por su lado
a satisfacer un precio cierto en dinero calculada en función del volumen de
fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know
how licenciado”[3].
Es de considerar que en lo referente al tratamiento legal nacional, no existe en el
marco del derecho nacional una tipificación específica para la contratación referida
al know how, sin embargo, parte de los autores nacionales[4] refieren que la
normativa referida a derechos de propiedad intelectual, en el marco del Decreto
Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, Decreto Ley N° 26122, Ley de
Represión de la Competencia Desleal y la Decisión Comunitaria 486, son
aplicables supletoriamente a la Constitución Política de 1993 y al Código Civil de
1984 con la finalidad de regular este tipo de contratación, ello en mérito de la
identidad, establecida doctrinariamente, entre el know how y los secretos
empresariales, lo cual a consideración personal , puede ser una manera de
proteger a las partes contratantes ante el vacío o deficiencia imperante en la
normatividad nacional, sin embargo es imprescindible contar con un apartado
normativo adecuado a éste nuevo tipo de contratación, de este modo sería más
que imprescindible unificar los criterios desarrollados en el marco del Derecho
Industrial y de la Protección de la Competencia Desleal adecuándolo a los marcos
normativos contractuales vigentes, creando una regulación sui generis , propia de
ésta nueva figura jurídica.[5]
1.2. NATURALEZA JURIDICA
La naturaleza jurídica del presente contrato es muy discutida y variada; sin
embargo, para efectos didácticos se agruparan en dos vertientes[6]:
a) En primer lugar esta. Aquella vertiente que indica que la naturaleza jurídica del
contrato de Know How está dada por la similitud de otros contratos: compraventa,
locación de servicios o de obra, sociedad y arrendamiento; y por la falta de
regulación legal, permite la aplicación por analogía de las normas que
respectivamente regulan a estos contratos. A continuación comenzaremos a
determinar las semejanzas y diferentes entre el contrato de Konw How y los
contratos mencionados:
 Con el contrato de compraventa.- La similitud se basa en que el Know How como
“bien” puede ser vendido, es decir, darse una transferencia de propiedad, a
cambio de un precio; sin embargo, esta semejanza no permite la absorción del
contrato de transmisión del Know How con la compraventa; para ello lo
fundamentaré con los siguientes argumentos.[7]
Asimismo se establece que en la compraventa el vendedor se obliga a transferir la
propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero; sin
embargo en el Know How no se dan estos supuestos, puesto que el otorgante de
los conocimientos no los vende, sino más bien autoriza su empleo por un tiempo
determinado y a cambio de un precio convenido.[8]
 Con el contrato de locación de servicios.- la semejanza radica en que el objeto
del contrato de locación es la prestación de servicios materiales e intelectuales.
Sin embargo, las diferencias saltan a la vista debido a que el contrato de locación
de servicios consiste en prestar un servicio (obligación de hacer); en cambio, el
contrato de transmisión de Know How consiste en suministrar el conocimiento
técnico (obligación de dar) con independencia de prestar un servicio adicional,
asesoría, entrenamiento, etc.

 Con el contrato de locación de obra.- La semejanza con el contrato de
transmisión de Know How es que, se puede estipular para la explotación técnica y
económica de los conocimientos técnicos transmitidos, la ampliación de las
instalaciones del receptor, o construir uno nuevo, o la construcción del soporte
material del Know How; no obstante, presente elementales diferencias como la
Cláusula de confidencialidad o prohibición de divulgación y de utilización del Know
How, al expirar el contrato, no cabe dentro de la esencia ni la regulación legal del
contrato de locación de obra.
 Con el contrato de arrendamiento.- La similitud radica en el tracto sucesivo de la
ejecución de la prestación y en la cesión del bien objeto del arrendamiento; pero,
presentan las siguientes divergencias: El contrato de arrendamiento recae en
bienes corporales y no en conocimientos técnicos secretos.
En suma, se puede continuar diferenciando contrato por contrato, elaborando un
sin número de páginas, lo cual, no es objeto del presente estudio, solamente se
puede decir que la naturaleza jurídica del contrato de transmisión del Know How
no está dada por la absorción o equiparación con otras figuras contractuales; el
sentir es identificar una estructura propia del presente contrato.
b) En segundo lugar, está la corriente que entiende que la naturaleza de la
transmisión contractual del Know How, es la de ser un “contrato sui géneris”;
siendo los argumentos la función de la diversidad de los posibles contenidos y
modalidades de transmisión del Know How, la imposibilidad de una nota
dominante común a todas estas especialidades.
La principal crítica es la tendencia moderna de tratar a los nuevos contratos, que
van surgiendo en el mundo jurídico, como sui generis. No obstante, no deja de
tener razón dicho argumento; en efecto, la moderna técnica contractual permite la
aparición de figuras poco tratadas en la doctrina y no por ello se debe concluir que
su naturaleza es sui géneris, perderíamos el análisis respectivo y argumentos para
su regulación jurídica.

1.3. CARACTERISTICAS
El contrato de transmisión de Know How reviste las siguientes características[9]:
1. Es un contrato principal, porque su nacimiento no depende de la celebración de
negocio jurídico alguno; sin embargo, es común que se transfiera acompañado de
otras figuras jurídicas, especialmente de ’índole contractual -, como una asistencia
técnica, una franquicia, o un paquete de licencia, dentro de la transferencia
tecnológica o dentro de contratos de colaboración empresarial, etc.
2. Es un contrato atípico al no estar regulado en el ordenamiento jurídico; solo en
el Perú existen normas legales que afectan la transmisión de tecnología, sin
embargo, no es un marco que legisle el presente contrato. No obstante, en otras
latitudes existen instrumentos legales que norman a esta figura contractual; así
tenemos en la hoy Unión Europea; asimismo, algunos países latinoamericanos
presenta textos legales que afectan algunos aspectos del contrato de transmisión
del Know How sea en su inscripción o en las formas de transmisión y algunas
cláusulas (por lo general las que son inválidas), pero no la regula en su totalidad,
as. Tenemos: México, Brasil, Chile y Argentina.
3. Es un contrato complejo, porque su estructura y objeto pueden revestir distintos
esquemas negociables, por ejemplo una cesión de Know How con opción
exclusivo de venta del mismo o la concesión de los conocimientos técnicos
reservados conjuntamente con entrenamiento de personal, tecnología adicional,
etc.
4. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento de las
partes, es decir, basta con el cruce de la oferta y aceptación para el nacimiento del
mismo; ulteriores requisitos como entrega o inscripción debe ser entendida como
mecanismos de publicidad y protección jurídica a favor de los contratantes.
5. Es un contrato constitutivo, porque crea relaciones jurídicas entre los
contratantes, aunque es factible la celebración de un contrato modificativo o
regulatorio del mismo, tendiente a modificar, añadir o especificar algunos
elementos del contrato primigenio.
6. Es un contrato de prestaciones recíprocas, debido que, cada parte debe realizar
una prestación a favor de la otra; así por ejemplo la prestación del transmisor en
suministrar el Know How y la contraprestación del receptor de realizar y utilizar
mejoras del mismo, o la prestación del transmisor en suministrar conocimientos
adicionales y la contraprestación del receptor en emplear el nombre o marca del
transmisor o del titular o de un tercero. En suma, existe una reciprocidad de
prestaciones que no siempre puede ser el pago de regal.as - en el caso de cesión
del Know How, aunque la misma sea la más usual y que aporta interesantes
beneficios económicos.
7. Es un contrato conmutativo, porque las partes tienen la posibilidad de conocer
por anticipado los sacrificios y beneficios que importa la celebración del contrato.
8. Es un contrato que por sus efectos es generalmente de ejecución inmediata, es
decir, las prestaciones son exigidas al momento de celebrarse el contrato, aunque
las partes pueden convenir que los efectos del mismo (cumplimiento del sinalagma
específico) sea después de celebrado el contrato.
9. Es un contrato que por el tiempo de ejecución de las prestaciones puede ser de
ejecución única o por tracto sucesivo; por ejemplo: ante la venta del Know How la
ejecución es única, es decir, se suministra el Know How y se paga el respectivo
precio; sin embargo, en la cesión de los conocimientos técnicos la ejecución de las
prestaciones será diferida (ej.: el pago periódico de regalías), configurando una
ejecución continuada o bien periódica o escalonada.
10. Es un contrato ya sea de cambio, cuando se estipula la venta del Know How, o
de goce, cuando solo se estipula el uso y disfrute del mismo.
11. Es un contrato que puede ser paritario, es decir, que exista una negociación
previa; no obstante, el transmisor puede de antemano haber determinado las
cláusulas y estipulaciones, en donde solo el receptor le queda aceptarlas o
rechazarlas, es decir, puede darse un contrato por adhesión (como usualmente se
da en el Know How comercial en relación con otras figuras jurídicas como una
franquicia).
12. En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso o a título
gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las partes puede significar
un enriquecimiento o empobrecimiento correlativo o solamente una parte sufre el
sacrificio.
13. Por otro lado, el contrato de Know How en lo que respecta a su formalidad es
ad probationem, es decir, la libertad de forma que tiene las partes solo es de
materia de probanza, como el de ser escrito - documento privado o público,
inscribirlo, etc.
CAPITULO II: Contenido contractual
2.4. Elementos
 Cesión:
Cabanellas lo define cuando: "Se transfiere meramente el uso de la tecnología por
un periodo determinado". La cesión del Know How no infiere que sólo el receptor
usará el conocimiento técnico; inclusive el titular puede ceder, en diferentes
contratos, a tantos sujetos como crea conveniente, salvo que se estipule, en uno
de estos contratos, una cláusula de exclusividad o una cláusula sobre
territorialidad, que restrinjan sucesivas cesiones de los derechos de uso y
explotación del Know How.
Existe un sector en la doctrina que niega la existencia de cesión de los
conocimientos técnicos; así tenemos a Correa quien indica: "En síntesis no existe
"cesión" de derechos sobre los referidos conocimientos técnicos y menos aún
puede hablarse estrictamente de "venta" de los mismos, que no es sino una caso
particular de una cesión de derechos sobre cosas". Sin embargo, esta opinión
radica en que el citado autor es representante de aquella teoría que sustenta la
inexistencia de derechos para el titular del Know How por tener un mero
monopolio de hecho; pero, como se ha indicado, el titular tiene derechos
subjetivos, inclusive posee un derecho de propiedad del mismo, y en base a este
derecho y al libre ejercicio para su titular, éste puede permitir el goce, use, disfrute
y explotación del Know How a cambio de una contraprestación onerosa o gratuita.
Asimismo, esta cesión está sujeta a las restricciones que el transmisor pueda
estipular: tiempo, territorio, prohibición de sub-cesiones, etc., las cuales, demuestran
la posesión y ejercicio de potestades que el ordenamiento jurídico reconoce al titular
de los conocimientos técnicos reservados: validez, efectos y protección, es decir,
derechos
LOPEZ GUZMÁN[10], refiere el contrato opera de la siguiente manera: el titular del
Know How, celebra un contrato de cesión con una persona natural o jurídica y se
obliga con el adquirente a transmitir completamente el derecho que posee sobre el
bien inmaterial y como contraprestación, el beneficiaricio o cesionario, se obliga a
pagar un precio en dinero por la tecnología transferida, asimismo señala el autor para
alcanzar el objetivo del contrato de cesión de Know How, no es suficiente que se
transmitan los conocimientos técnicos o el arte de fabricación, sino que también es
indispensable que el cedente se obligue a no revelar el secreto a otras personas
naturales o jurídicas, puesto que causaría graves perjuicios al cesionario.[11]
 Transmisión del Derecho:
En referencia a la transmisión del derecho de propiedad del titular del Know How,
la cual, se traduce en la venta del conocimiento técnico el bien y el derecho,
situación poco tratado en la doctrina. No obstante, ha sufrido un contundente
rechazo en la doctrina la posibilidad de venta del Know How. Así Cabanellas
indica que: "No se puede hablar de venta sino cesión porque lo que se transmite
son derechos y no cosas". Este argumento se basa porque el Código Civil
argentino habla de compraventa sobre cosas (arts. 1323 y 1444), por lo tanto, de
lege lata no se puede hablar de venta del Know How al ser un bien inmaterial;
igual circunstancia se da en textos legales que sólo regulan la compraventa de
cosas como el español y alemán.
 Conocimiento técnicos reservado
Este punto se refiere al Know How como objeto, lo cual, demostramos la
necesidad de diferenciar y de estudiar en forma separado tanto el objeto del Know
How y el contrato de Know How, porque como vemos ambos tienen conceptos,
estructuras, características y naturaleza distintas. En ese sentido, el Know How
como objeto es el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial,
de carácter secreto por su alto valor económico y susceptible de
contratación. El primer argumento de validez de tal concepto, es que limita lo
entendido por conocimiento a lo estrictamente técnico, es decir, propio de un
determinado ámbito tecnológico, industrial, comercial, entre otros; asimismo,
depende de su eficacia (traducida en utilidad económica) para una persona natural
o jurídica, y, por su carácter reservado excluye el conocimiento que se enseña o
los adquiridos para una actividad diaria o corriente, máxime si lo complementamos
con lo susceptible de contratación. Además, al indicar conocimiento o saber, en la
misma ya se está agrupando a los procedimientos, métodos, fórmulas,
experiencia, habilidad u otra forma que indique la resultante de un procedimiento
de abstracción de algo.
Ahora el segundo argumento es que limita lo entendido por secreto a lo
estrictamente empresarial, debido a su carácter técnico y económico, excluyendo
los otros tipos de secreto señalados ut supra; y por el término "empresarial",
circunscribo a los conocimientos aplicables o susceptibles de serlo a las diversas
actividades que son objetos de las empresas (individuales o las diversas formas
colectivas), debido que el contexto de reservado no tiene su fundamento principal
en una aptitud personal sino por ser valuables económicamente en forma objetiva.
El tercer argumento es que pone de manifiesto su importancia económica, debido que
el Know How es importante por su utilidad pecuniaria; asimismo, debido a su valor
económico lo hace susceptible de ser transferido, ya sea en una forma pura (el
denominado contrato de Know How) o, en forma mixta (a través de otras figuras
jurídicas como puede ser una franquicia, licencia de patente o de marca, asistencia
técnica, entre otros).
Y Finalmente, este concepto permite una clasificación apropiada del Know How,
porque no se reduce al ámbito industrial (lo que la doctrina llama el Know How
técnico), sino que se presenta en diversas manifestaciones.[12]
Asimismo Farina menciona que en este contrato de Know How adquiere especial
relevancia la obligación de guardar secreto impuesto al receptor de los conocimientos
técnicos. Asevera la cláusula deberá entenderse más allá de la vigencia del contrato
como un deber del licenciado para evitar un abuso de su parte de los conocimientos
que le fueron brindados por el desarrollo del negocio.[13]
 Sujetos
Los sujetos o elementos subjetivos personales[14], en este contrato son:
El dador: Quien es el propietario del conocimiento técnico a quien también se le
denomina dador, proveedor o cedente[15]. El autor prefiere evitar el uso de
licenciante y licenciatario, puesto que considera prudente su no utilización por ser
posible incurrir en errores y posibles semejanzas con el contrato de licencia de
patentes. A diferencia de ello, el maestro Arias Shreiber, si emplea estos términos
y llama a los sujetos intervinientes de este contrato, Licenciante o transmitente y
licenciatario o adquirente, y señala evidentemente, puede tratarse de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Por otro lado HESBERT BENAVENTE plantea otra cuestión con respecto a la
denominación de los sujetos del contrato de know how, de esta manera señala si
se emplea acepciones como licenciante y licenciatario, o cedente y cesionario, o
permitente y permisionario, sólo se estará refiriendo al permiso (licencia o cesión)
sobre el uso y explotación del Know How y no englobaría el otro aspecto, el cual
es la transmisión por venta; asimismo, si se emplea términos como vendedor y
comprador sólo encuadraría la venta del Know How más no la cesión; además que
se confundiría con los sujetos del contrato de compraventa; por lo tanto, se debe
de encontrar un término que englobe a los sujetos y a los actos que éstos pueden
realizar, sin confundirse con otras figuras contractuales.
Este término sería el de transmisor y receptor, porque la misma permite encuadrar la
actividad de cesión y venta, es decir, el transmisor puede ceder o vender su Know
How y el receptor sería el beneficiario del mismo; además, no se confundiría con otras
figuras contractuales; asimismo, permitiría encuadrar la distinta clasificación del objeto
del Know How: industrial y comercial sin perjuicio de admitir un Know How financiero o
administrativo, por estas razones pensamos preferible el empleo de estos
términos.[16]
 Contraprestación:
Chuliá indica: "El adquirente del Know How asume como obligación principal frente
al cedente o vendedor, la del abono de la remuneración acordada". En efecto, el
transmisor del Know How asume como derecho y para el receptor como obligación
llámese esencial una contraprestación, traducida usualmente en una
remuneración, pago, precio, regalía o royalty (designación internacional de la
regalía), la misma, es una manifestación de la reciprocidad de las prestaciones
entre los sujetos que intervienen en el contrato.[17]
El pago o precio de este contrato se denomina Royalty o “Regalía. Esta Regalía
puede consistir en: Una cantidad fija mensual o anual denominada Lump Sum, o
en una parte proporcional al uso o explotación que se haga de dicho conocimiento
o Know how; la cual puede asumir una serie de variantes, ya sea que se trate de
un porcentaje de las ventas totales o netas; o ya sea que se trate de un porcentaje
de las ventas brutas; o un porcentaje sobre cada mercancía vendida; o un
porcentaje sobre cada mercancía producida. Y este porcentaje como es obvio, es
enteramente arbitrario y sujeto a lo que determinen las partes en cada caso
durante el periodo de negociación contractual, ello en mérito del principio
constitucional de la Libertad de contratación.[18]
 Cláusulas:
Como en todo contrato, las cláusulas son consideradas elementos esenciales del
mismo, y es que en ellas encontramos el contenido del contrato, puesto que
encontramos en ellas tanto derechos como obligaciones que importan a las partes
contratantes, las mismas que permiten conocer las condiciones en las cuales
están estableciendo dicho contrato, del rigor en su cumplimiento se entenderá si
estos contratos son cumplidos o no.
Es en razón de la libertad contractual, y en manifestación de su voluntad que las
partes pueden establecer una variedad de las mismas; sin embargo, sólo
mencionaremos siete grupos de cláusulas que son las más usuales y principales:
 Cláusulas de suministro del Know How :
Ésta clausula está relacionada con la obligación que tiene el transmisor de poner
en conocimiento del receptor todo el bagaje de información que sea necesario
para su puesta en práctica, adoptando diversas formas como la comunicación por
escrito, por mecanismos electrónicos, entrenamiento del personal, entre otros; así
como, la entrega del soporte material: planos, manuales, etc., destinados a la
comprensión del receptor o del personal del mismo, si a este punto no se llega, es
inútil entonces la transmisión del Know How.
Sin embargo, de esta cláusula, se desprende una serie de estipulaciones
relacionadas con el mismo, como es el suministro de asistencia técnica adicional,
la garantía de resultado, la posibilidad de explotación del Know How suministrado.
Así se tiene en primer lugar, la cláusula de asistencia técnica, la cual en palabras
de “Cabanellas”, quién sobre este punto señala: “La prestación de asistencia
técnica continuada requiere del proveedor de tecnología el suministro de toda
aquella información que sea necesaria para el logro de los fines establecidos en el
contrato o que se encuentre a su disposición o que haya sido de algún otro modo
precisada en el instrumento correspondiente”.[19] De manera que vemos en esta
cláusula la existencia de responsabilidad del transmisor no solo al momento de
celebrar el contrato; sino también durante su ejecución, al atribuírsele la
obligación de suministrar asistencia técnica necesaria, por ser el alcance de los
fines de su contrato de Knw now. En segundo lugar, del suministro del Know How
puede establecerse una garantía de resultado, donde se puede pactar que el
transmitente garantice un aumento en la producción del receptor o determinado
resultado en las ventas del producto.[20] El autor señala que esta garantía debe
ser determinada concretamente es decir referir porcentajes, menores o mayores
costos de producción y la forma como se va satisfacer esta garantía. Asimismo en
tercer lugar tenemos otra forma de garantía, denominada cláusula de explotación
del Know How entregado, traducido tanto en la posibilidad técnica y económica del
mismo, siendo ésta obligación tanto para el transmisor como para el receptor, y
tiene una relación directa con el pago de regalías porque la misma se puede
calcular sobre la base de cifras de explotación, además que presupone una
garantía sobre los riesgos del Know How adquirido. En cuarto lugar, está la
cláusula de saneamiento sobre el Know How suministrado, la cual, se aplica en la
venta o en la cesión del Know How, una de las modalidades de saneamiento es el
saneamiento por evicción, donde el cual, se presenta cuando un tercero acredita
que es el titular del Know How y el transmisor es una persona que ha conocido y
transmitido los conocimientos técnicos indebidamente, y aquel tercero que es el
titular priva, mediante resolución judicial o administrativa firme, al receptor de
aquel Know How transmitido, ya sea del derecho de propiedad o del uso de los
conocimientos técnicos reservados. Ahora en quinto lugar tenemos la cláusula de
retorno del conocimiento, estipulación que se puede pactar como contraposición
del suministro del Know How en la modalidad de cesión y como garantía del
transmisor cuando el contrato expiró. En este caos se establece la forma como se
hará la entrega ya sea de documentos, u otros; pues la vigencia expira y el
beneficiario ya pierde la facultad de emplear el secreto otorgado por contrato del
know how, se puede estipular la devolución del soporte material del Know How,
inclusive las copias que del mismo, es necesario determinar en este caso la
existencia de doctrina mexicana que considera esta clausula como excesivamente
restrictiva prohibiendo la inclusión de tales cláusulas.[21]

 Cláusulas de Confidencialidad:
Esta clausula es configurada por el mantenimiento del secreto la misma que es
conocida como “obligación de no comunicación a terceros”, Asimismo el autor
indica que la finalidad de esta clausula deviene en los casos de uso y cesión tiene
la finalidad de tutelar el secreto de los conocimientos técnicos, además de los
intereses del titular del mismo, debido que, puede haber la eventualidad que el
receptor pueda comercializarlo a terceros.
Al respecto, Cabanellas indica cláusulas expresas sobre confidencialidad, las
cuales son: a) aclaración de la titularidad y origen de la tecnología, b) aclaración
de las obligaciones de confidencialidad, c) indicación de métodos destinados a
prevenir que los posibles terceros que adquieran irregularmente la información
puedan argumentar buena fe, y, d) extensión de la obligación de confidencialidad
a partes que originalmente no estarían sujetas a la misma, o respecto a quienes,
en principio, podría comunicar la información recibida.[22]
 Clausulas Exclusividad:
Al igual que en la cláusula de confidencialidad, esta clausula es un pacto de
especial cumplimiento debido a la naturaleza del contrato de know how, ya que de
incumplirse podría perjudicar a la otra parte. En ese sentido el autor explica
significa que el transmisor de los conocimientos técnicos se obliga frente al
receptor del mismo en cederle sólo a él dentro de un determinado territorio,
inclusive se obliga en no distribuir ni vender (productos o servicios) contenga el
Know How cedido) dentro de ese territorio.
Se observa, que el efecto esencial del otorgamiento de derechos exclusivos en
favor del receptor del Know How es la obligación al transmisor de no efectuar
nuevas transferencias del mismo Know How, extendiéndose en principio al
territorio dentro del cual el receptor estuviese autorizado a ejercer los derechos
adquiridos sobre el conocimiento técnico reservado. Asimismo es importante
establecer que la exclusividad no se sobreentiende, quiere decir, si al receptor se
le va a conceder un derecho exclusivo, éste se deberá expresar en el contrato,
precisando si esa exclusividad podrá ser opuesta o no al transmisor, es necesario
también agregar que ésta clausula encuentra su fundamento en el ámbito
económico, debido al beneficio económico que trae para ambas partes la inserción
de estas clausula interesada en la exclusividad será generalmente el receptor
deseoso de obtener para sí una participación predominante en el mercado
correspondiente a los productos fabricados con la tecnología a su vez el
transmisor tendrá un interés indirecto en la exclusividad, si ésta le permite la
posibilidad de aumentar la tasa de regalía cargada a su contraparte.[23]
 Clausulas Territorial
Es aquella cláusula en donde se limita la utilización del Know How cedido dentro
de un determinado territorio; no obstante, si no se indica en forma directa o no se
puede deducir de los términos del contrato, el receptor está plenamente autorizado
para utilizar libremente el Know How transmitido por ello la importancia de una
cláusula territorial; sin embargo, debe especificarse lo tocante al empleo del Know
How y al producto que se origine del mismo, debido que, en este último caso, el
receptor puede venderlo, pero, se puede pactar en que área puede hacerlo.
 Clausulas sobre Sub- concesiones del Know how
Esta clausula regula la facultad que puede tener el beneficiario de la cesión de
know how pueda conceder sub-cesiones; es decir pueda transmitir aquel Know
How a terceros. En este tipo de cláusulas se puede permitir o prohibir sub-
cesiones - esta última es diferente a la cláusula que prohíbe la venta del Know
How; no obstante, debe de indicarse expresamente cualquiera de estas dos
posibilidades por seguridad jurídica[24]
 Objeto del Contrato de Know How
El objeto de este contrato, es otorgar por un plazo de tiempo determinado un
conocimiento especializado, caracterizado por ser confidencial, sustancial e
individualizado.[25] César Cáceres Barraza[26], ofrece un listado que obedece a
una clasificación numerus apertus de acuerdo a los avances en el ámbito ya sea
tecnológico, empresarial, etc, tal es así en cuanto a la Información referente a la
investigación y el desarrollo, señala incluyen esta línea las fórmulas, los
compuestos, cuadernos de laboratorio entre otros, asimismo señala en la línea de
información referente a ventas y a la comercialización , pueden ser objeto de
contrato de know How, el pronóstico de ventas, los planes de la promoción de la
comercialización y de ventas, ventas e informes sobre la comercialización entre
otras.
Arias Schreiber[27] señala el objeto de la prestación reúne por lo general los
siguientes los siguientes elementos: lo primero que sean conocimientos de
aplicación industrial o comercial; en segundo término, son conocimientos que no
son protegidos por la legislación industrial, además que sean conocimientos que
tengan el carácter de secretos y por último que el conocimiento brindado tenga un
valor patrimonial.
2.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES
Analizaremos cada uno de los derechos y obligaciones que se generan de la
realización del presente contrato[28]:

2.5.1. DERECHOS
- Derechos del transmitente, cedente, o licenciante. (Dador)
 Recibir el respectivo pago a su favor por la transmisión de conocimientos y su uso
durante el periodo que dure el contrato: es el referido al pago de una
contraprestación por el aprovechamiento y uso del know how, también conocida
como regalías.
 Exigir que se guarde reserva sobre los conocimientos y en caso de no acatarse
ese deber de confidencialidad, podrá permitirle resolver el contrato y exigir el pago
de una penalidad por daños y perjuicios que se causen.
 Podrá exigir que se le informe sobre los avances y desarrollos de sus
conocimientos en el nuevo mercado o región donde son aplicados.
 Podrá imponer un nivel de calidad a los productos o servicios sobre los cuales se
aplica el know how trasmitido.
 Podrá recibir la información sobre las mejoras producidas por la explotación
producida en el desarrollo de los conocimientos que fueron transmitidos.
- Derechos del adquirente, cesionario, licenciatario. (Beneficiario)
 El licenciatario tendrá derecho a recabar y recibir toda la información necesaria a
fin de poder desarrollar y adecuar el negocio materia del know how, así como la
asistencia técnica necesaria.
 Existe un derecho inherente del licenciatario de proteger la exclusividad de los
conocimientos transmitidos. Al respecto, Arias Schreiber menciona que es
inherente al contrato que el licenciante se abstenga de ceder los conocimientos a
terceros (deber de abstención o de no hacer), siempre que haya sido convenida la
exclusividad. Incluye, si no ha sido pactada la exclusividad, el licenciante está
obligado a mantener en secreto la información que le proporcione el licenciatario,
de modo que si no cumpliera con ese deber, será responsable, a su vez, de los
daños y perjuicios resultantes, incluyendo el daño personal.
2.5.2. OBLIGACIONES:
- Obligaciones del transmitente, cedente, o licenciante.
 En principio se tiene la obligación por parte del licenciante de suministrar el know
how a fin de iniciar el desarrollo del negocio, con lo cual se debe entregar todos
los conocimientos necesarios, algunos autores incluyen dentro de esta obligación
la entrega de conocimientos; así como, entrega de objeto para el desarrollo del
negocio y documentación técnica.
 Otra importante obligación del licenciante es la prestación de asistencia técnica,
ello se deriva de la necesidad del licenciatario de poder adecuar sus estructuras a
los conocimientos que le son otorgados para el desarrollo del negocio. Por ello, en
los contratos de Know how se estipulan cláusulas sobre el envío de personal
técnico a fin de dar capacitación a los trabajadores de los licenciatarios.
 De acuerdo a Stumpf, el licenciante será responsable si durante la vigencia del
contrato los conocimientos que transmite se vuelven obsoletos o se hacen
públicamente conocidos, en dicho caso decae la obligación de pagar las regalías.
Además solo en el caso que el licenciante no sea culpable de la obsolescencia, no
recibirá consecuencias judiciales, más allá de no percibir las regalías.
 Normalmente se exige pactos de exclusividad a fin que el licenciatario pueda
asegurar su inversión en la implementación de su negocio sin la necesidad de
preocuparse por la existencia de un competidor que pueda implicar un riesgo a su
inversión.
- Obligaciones del adquirente, cesionario, licenciatario.
 La principal es la del pago de las regalías establecidas en el contrato a favor del
licenciante, salvo que se pacte a título gratuito; los cálculos para establecer las
regalías son: volumen de producción, ventas o utilidades. Sin embargo, algunos
autores consideran otros, tales como: el estado de la técnica, los gastos de
originación del know how, modo de cooperación, etc.
 Otra de las obligaciones es la de mantener el secreto de los conocimientos que se
le transfiere, obligación de suma importancia ya que se trata de una condición que
es inherente al objeto mismo del know how, según hemos visto. Se entiende que
la confidencialidad deberá mantenerse mientras esté vigente el contrato, y aún
después, a menos que pase a ser de dominio público.
 Si está establecido el pago de la contraprestación en regalías, surgirá también
para el licenciante una obligación de explotar la técnica transmitida.
 El licenciatario deberá cumplir con las exigencias de calidad impuestas por el
licenciante, por ello existirá exigencias de calidad, de manera que se pueda
supervisar el cumplimiento de esta obligación.
 El licenciante puede además, tener interés en los avances de sus conocimientos
en otras regiones u otras zonas con diferente idiosincrasia, para ello es frecuente
que se le obligue al licenciatario a informar de los avances realizados por los
desarrollos realizados al licenciante, aunque debe tenerse en cuenta para estos
casos lo estipulado en el artículo 14° inc. F) de la decisión 291 referente al
acuerdo de Cartagena que impide este tipo de pactos con empresas que no sean
de la comunidad andina.
2.6. EXTINCIÓN
El contrato de know how puede determinar su finalización por diversas causas que
son aplicables a los diversos tipos de contratos pero con ciertas peculiaridades,
que pasamos a apreciar[29].
2.6.1. Terminación Normal:
 Por expiración del plazo de duración pactado
El contrato de know how es, por su propia naturaleza, de duración limitada en el
tiempo, el cual por su naturaleza deberá pactarse por un periodo determinado. De
ahí que transcurrido el plazo estipulado en el marco contractual, el beneficiario
deberá abstenerse de explotar los conocimientos objeto del contrato.
Cuando el contrato sea mixto, o sea comunicación de know how y cesión o
licencia de patentes, se deberá tener en cuenta las siguientes particularidades,
como es el distinguir claramente entre el know how, y la patente objeto del
contrato.
Si no se hubiera pactado un plazo determinado, y se tratara de un contrato de
ejecución continuada, resultará de aplicación el principio general contenido en el
artículo 1365 del Código Civil, de manera que cual quiera de las partes podrá
ponerle fin mediante aviso notarial remitido con treinta días de anticipación.
2.6.2. Terminación Anticipada
 Por Resolución Contractual:
Las obligaciones surgidas de este contrato quedarán también extinguidas por
resolución, al tratarse la figura contractual en análisis de un contrato con
prestaciones recíprocas. Son así de aplicación las normas generales de resolución
por incumplimiento o imposibilidades de la prestación contenidas en los artículos
1428 y siguientes del Código Civil, tratándose de considerar que en estos casos la
relación contractual nace pura, y que sólo después de su celebración se presentan
determinadas situaciones o acontecimientos, que determinan o producen la
pérdida de su eficacia. Así tenemos el caso:
-De la excesiva onerosidad de la prestación: Que configuraría la aplicación de la
resolución, al tratarse de un supuesto en que la obligación de uno de los
contratantes se torna extremadamente rigurosa frente a la contraprestación,
debido a que se producen acontecimientos que no existían ni se habían hecho
presentes en el momento de celebrarse el contrato y que además ostentan
caracteres imprevisible, extraordinarios. Por ejemplo: que el know how otorgado
haya sido superado por otra invención aparecida durante el período de vigencia.
Otro típico caso es la pérdida de confidencialidad de la información especializada
implique el menoscabo de ventajas que le proporcionaba, y que motivaron el
suscribir el contrato a una de las partes.
-Así también, podría configurarse el caso de resolución por imposibilidad
sobreviviente de la prestación, pudiendo ser aquí sin culpa de las partes; por culpa
del deudor o acreedor.
- Otro típico caso, es la resolución por incumplimiento de obligaciones; la cual
puede ser debida por el beneficiario, en los casos de que no le hayan comunicado
el know how o se retrase dicha comunicación, y por falta de saneamiento o por
vicios ocultos en el know how transmitido, o por hechos propios del dador; a su
vez la resolución a cargo del dador será por la falta de pago de royalties pactados
o retraso en la remisión de los mismos; por comunicar a terceros la tecnología
objeto de la transferencia; y en general, por no cumplir las condiciones pactadas.
 Por Rescisión Contractual:
Es menester considerar que la Rescisión es un acto, que deja sin efecto un
contrato, por una razón que existe al momento de su celebración. En la rescisión
el contrato no está viciado en su origen, pero podemos decir que tiene un germen
de nacimiento, que puede conducirlo a su disolución, tal es por ejemplo el caso de
la lesión.
-En el caso de la Lesión, en la contratación por know how, es admisible, ya que
puede darse un caso de necesidad apremiante del dador en la que se aprovecha
del beneficiario y ofrece un precio por consideraciones sumamente exageradas a
las condiciones reales del mercado. Ahora es menester considerar que, para que
se configure un caso de lesión, la desproporción entre las prestaciones se da al
instante en que se perfecciona el contrato y no con posterioridad, por ende serán
también aplicables las disposiciones generales referidas a la lesión, (Art.1447 y
siguientes del Código Civil).
 Por Nulidad o Anulabilidad del Acto Jurídico:
Del mismo modo, si estuviéramos ante la contratación por know how, por parte de
un no titular del mismo, correspondería al perjudicado pedir la anulabilidad por
dolo. Del mismo modo si la contratación por know how contraviene alguna norma
imperativa o de orden público o contra las buenas costumbres, es lógico que el
contrato sería Nulo. Como es obvio, tanto la nulidad o anulabilidad del acto jurídica
son aplicables, ello según la normativa general contenida en el Título IX del Libro II
del Código Civil.
 Por otras causas:
-Por las causas generales aplicables a la extinción de las obligaciones. Así, se
extinguirán las obligaciones nacidas del contrato de know how por compensación,
condonación, transacción, consolidación, novación, mutuo disenso, etc.
-Por liquidación, en su caso, de las partes.
Se trata de una causa natural de extinción, aplicable también como es obvio al
contrato de know how. Es importante anotar que tratándose de personas
naturales, el fallecimiento de una de las partes en principio no determina la
extinción delas obligaciones a su cargo pues éstas son trasmisibles a los
herederos, salvo que hubiesen sido pactadas con el carácter de intuito personae.
-Mutuo disenso, es decir, por acuerdo de ambas partes, de dar por concluido el
contrato antes de su vencimiento.
-Por muerte del beneficiario, tratándose de persona natural.
CAPITULO III: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW
HOW[30]
A) VENTAJAS:
Entre las ventajas más saltantes que presenta la contratación por know how,
podemos mencionar tres aportes a la contratación moderna en particular; sin
embargo, es preciso detallar que esta nueva modalidad contractual, favorece en
primera instancia a aquéllos países carentes de acceso a las innovaciones
tecnológicas ; de tal modo los países del tercer mundo y no industrializados ,
tienen la facilidad de considerar la posibilidad de iniciar un nuevo marco de
desarrollo basado en la experiencia , conocimiento y habilidad especializada
implementada por los dadores.
-La Contratación por know How permite la transmisión de tecnología, el
acceso de tecnología de una manera más rápida y económica.
Es así que un contrato de know how, permite la transmisión temporal de
conocimientos especializados bajo un marco especial, en el extremo que permite
al beneficiario gozar de una posición preferencial en el mercado al ingresar en el
marco de la competitividad empresarial con un conocimiento especializado en la
materia, secreto y con un valor económico altamente considerable que le otorga
dicha oportunidad comercial.
-Incrementa el valor de la empresa dadora porque los conocimientos sirven
para incrementar el activo de otra empresa.
La Contratación por Know How, permite a la empresa dadora del conocimiento
posicionar no sólo un apartado predominante y consolidado en el mercado, sino
que además gozará de una imagen mucho más sofisticada y valorable en el rubro
en el que se desempeña, ubicando sus productos o servicios dentro de cánones
marcos de calidad y competitividad. De tal modo, la confidencialidad y todas
aquéllas actividades y esfuerzos tendientes a la protección del conocimiento
especializado, otorgarán una cotización adicional al mismo, ya que la exclusividad
e individualidad de un producto o servicio es a nuestros días un marco de
competitividad empresarial sumamente valorizado por los consumidores.
-Existe la flexibilidad en el contenido del contrato, es decir se celebrará de
acuerdo a las necesidades y común acuerdo de las partes, previa
observación de la confidencialidad, sustancialidad e individualidad del Know
how.
Es necesario manifestar, que la contratación analizada es como bien se ha
esbozado una contratación de índole atípica, lo que le permite de alguna manera
tener en consideración el principio de la autonomía de la libertad contractual con
fines de regulación, limitada por las premisas tendientes al respeto del orden
público y las buenas costumbres y la no contravención de axiomas fundamentales
como el ejercicio del abuso del derecho. Si bien la flexibilidad contractual es
óptima, se considera, que con la finalidad de establecer un adecuado tratamiento y
desarrollo de esta institución es pertinente su regulación dentro de un marco legal
dispositivo, ya que ello permitiría un adecuado marco de desarrollo doctrinal y
jurisprudencial, tanto en el ámbito nacional como comunitario. Si bien ante la falta
de regulación propia de esta institución, lo correcto es regular la misma a través de
dispositivos relacionados con la regulación del marco obligacional y contractual en
el marco normativo nacional, ello no es suficiente ante la posibilidad de tutela de
las partes contratantes, tanto en el marco civil, penal o de una adecuada
competencia en el mercado comunitario.
B) DESVENTAJAS
-Al finalizar el contrato puede darse el caso que el beneficiario no devuelva
todo el conocimiento transferido por el dador o que se quede con copia de
todo el conocimiento y que se siga beneficiando del mismo.
Como se ha manifestado durante el presente capítulo, es pertinente señalar que
una de las cláusulas trascendentales son las pautas y medidas de seguridad
tendientes y orientadas a la finalidad de preservar la confidencialidad y valor
comercial del know how. De este manera es vital, considerar que una vez
finalizado el contrato de know how, el dador del conocimiento especializado haya
comunicado y establecido de manera antelada un sistema orientado a la entrega
de cualquier tipo de instrumento que aluda directa o indirectamente al
conocimiento especializado en mención entregado con la contratación por know
how, de este modo se establece como pautas básicas de seguridad:
•El establecimiento de una cláusula mínima expresa en el contrato por la cual se
especifique e individualice de manera detallada en que consiste el know how,
objeto de contratación y los implementos, mecanismos, técnicas, o capacitación
especializada que se requiera para su debida ejecución y cumplimiento de sus
fines.
•La necesidad de establecer en cláusulas predeterminadas, el deber de reserva y
obligatoriedad de la confidencialidad por parte de la empresa beneficiaria por un
periodo de tiempo aproximado, considerado de manera posterior a la culminación
del contrato.
•Establecimiento de cláusulas de no competencia por parte de la empresa
beneficiaria posteriormente a la culminación del contrato, ello con la finalidad de
evitar actos de competencia desleal por parte de la empresa beneficiaria, del
mismo modo, dicha cláusula, a su vez, es de aplicación a los trabajadores y
personal que haya tenido contacto con el conocimiento especializado y los
métodos o técnicas que aludan a su utilización de manera directa o indirecta o que
de algún modo impliquen una referencia indiciaria al mismo, a fin de tutelar la
oportunidad comercial brindada por el conocimiento especializado mediante la
contratación.
CONCLUSIONES
1. El contrato de Now How es aquel contrato que se refiere a la licencia
de conocimientos de orden técnico, económico o comercial, no protegidos
por la legislación industrial, mencionando que las patentes y marcas
quedan fuera del ámbito del Kow how, puesto que son susceptibles de
registro
2. El contrato de Now How es un contrato innominado (por cuanto no
tiene una denominación jurídica única).
3. Es un contrato bilateral y único pues sólo existen dos partes y no es
posible sub-contrataciones. También es un contrato oneroso expresado en
el pago por la transferencia de conocimientos, pago que se hace en forma
convenida.
4. Dos son las partes de este tipo de contrato:
-El transferente o licenciante del know-how como titular de los conocimientos, el cual
se obliga a transferir los conocimientos técnicos, modelos o avances constitutivos del
know-how.
-El usuario o licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se obliga al
pago convenido (en un solo monto o a través de regalías). Igualmente se obliga a no
divulgar tales conocimientos, informar sobre las ventajas obtenidas, así como a
devolverlos a la finalización del contrato.
5. El objeto del contrato es que los conocimientos constitutivos del
know-how se expresen en diferentes formas, como: prototipos, modelos,
instalaciones, inventos no patentado, formulas, datos y documentación
técnica e instrucciones.
6. Respecto a la causa del contrato, la transferencia y el pago, pueden
hacerse en una o varias entregas parciales, según se convenga.
7. En relación con la forma, y dadas las características del contrato de know-how, debe
hacerse por escrito.
8. El contrato de know how puede determinar su finalización por diversas causas que
son aplicables a los diversos tipos de contratos como son el cumplimiento de contrato,
resolución, rescisión, vencimiento del plazo, etc.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Perú, Lima, Septiembre 2002, Nº 38.
Úrsula María Corcuera Bárcena. El contrato de know how: análisis comparado y
propuesta de regulación en el ordenamiento jurídico nacional. Tesis para optar el
grado académico de Magíster en Derecho. Lima. 2008