MARCA, LA DIFERENCIA

A menudo me topo con interrogantes relativas al uso y protección de marcas de productos

y servicios de mis clientes, por eso ahora les presento un escenario común, que sea de
utilidad para todos.

Imaginen al buen Don Juan, quien tiene operando un famoso restaurante de comida
mexicana en Ensenada, desde hace 30 años, llamado “Mesón de Don Juan”. Resulta que
siempre quiso registrar su marca, pero NO lo ha hecho; veamos el caminito:

Existe un clasificador internacional de productos y servicios, mismo que tiene agrupadas

45 Clases. En el caso del servicio de restaurante, habría que hacer un registro en la Clase
43, relativa a servicios de proveeduría de alimentos y bebidas. Sin embargo, si la marca
se usa, por ejemplo, en calcomanías, habrá que hacerse un registro adicional en la Clase
16… y si se hacen uniformes del restaurante con la marca, habrá que hacer otro registro
en la Clase 25; es ahí cuando se empieza a hacer una protección integral.

Ahora, para saber si la marca está disponible, recomiendo siempre hacer una búsqueda
por aproximación, en este caso del distintivo “Mesón de Don Juan”, esto se puede hacer a
través del sistema del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), quien es la
autoridad encargada del registro y defensa de las marcas en México.

La búsqueda y la solicitud de marca se pueden obtener de la página electrónica del IMPI

(www.impi.gob.mx), y de manera local, se puede presentar a través de la Delegación de
la Secretaría de Economía (en Ensenada, atrás de correos de la Calle Segunda y Floresta).
El trámite dura alrededor de 6 meses aproximadamente, pero lo importante es tener
presentada la solicitud, puesto que ello genera preferencia en el derecho a ser nombrado
oficialmente titular de la marca. La inversión que Don Juan hará por el registro, será por
la cantidad de $2,514.68 pesos por cada clase.

Al final del trámite, IMPI expedirá un título de registro de marca, mismo que legitimará a
Don Juan como verdadero dueño del distintivo “Mesón Don Juan” en México. La marca
debe renovarla cada 10 años (para que no caduque el registro). La marca quedará
protegida en todo el territorio nacional, esto implica que ningún tercero puede utilizarla
válidamente en México. Si Don Juan abre un restaurante en Estados Unidos, deberá
registrar la marca en aquél país, ante el USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de Estados
Unidos).

Es importante que Don Juan cuide que el uso que haga de la marca sea siempre el mismo,
tal cual como fue registrada (sin alteraciones), ya que de lo contrario, un tercero
interesado en obtener el registro, podría aprovecharse de tal situación y pedir a IMPI que
caduque la marca por falta de uso.

Posteriormente, recomiendo que Don Juan documente el uso de su marca, recabando

todos los documentos relativos a facturas, recibos oficiales, contratos, periódicos y todo
aquello donde conste que éste la utiliza, todo esto para el caso de que algún tercero
intente alguna acción de nulidad que pretenda apropiarse de la misma, y estar en
condiciones de defenderla judicialmente.

Ahora Don Juan, podrá repercutir el valor de su marca contablemente, lo que implica que
le dará el valor real a su empresa (aparte de sus activos físicos). También podrá demandar
y detener el uso indebido que cualquier tercero pretende hacer sin su autorización. Aparte
estará en condiciones de franquiciar su negocio; de otorgar licencias de uso a terceros, a
cambio de una regalía mensual. Con la consecuencia de que podrá heredar o transmitir la
marca a las personas que más le convengan: Certeza total.

De haber resultado que un tercero registró su marca, Don Juan debía demandar una
nulidad de marca por uso previo o falsedad de los datos de la solicitud del tercero, que se
presenta y tramita ante IMPI (teniendo que acreditar el uso con los documentos que
anteriormente mencioné). De lograr acreditar un mejor y anterior uso, IMPI cancelará el
registro del tercero y se lo otorgará a Don Juan.

Resulta que al tener registrada su marca, Don Juan también evitó una posible demanda
civil de un tercero que haya registrado previamente la marca, de hasta un 40% del precio
de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen un uso
indebido. Luego entonces amigos… ¿Qué esperan para registrar su marca? Nos leemos
pronto.

Ramón Roberto Jaime Córdova. Socio Codirector. Derechos Reservados © 2010.

Email: roberto.jaime@briolegal.com