A MARCA DE CERTIFICAÇÃO E A SUA PROTEÇÃO

NO BRASIL E NA COMUNIDADE EUROPÉIA

Astrid Uzcátegui1

SUMÁRIO
Introdução; 1. A marca de certificação e sua proteção legal no Brasil; 2. A marca de
certificação e sua proteçao na Comunidade Européia; 3. A marca de garantia na legislação
espanhola; Considerações finais; Referências consultadas.

RESUMO

No presente artigo, propomos-nos a abordar o tratamento legal conferido à Marca de

Certificação como signo distintivo protegido por normas da propriedade industrial, a qual tem
por função natural certificar um tipo especial e previamente determinado de qualidade nos
produtos ou serviços que a comportam. Circunscrevendo-nos no estudo normativo à
legislação nacional brasileira, frente ao tratamento que este signo teve no âmbito do contexto
da Comunidade Européia. Apresentaremos a experiência mais recente condizente ao
tratamento legal do qual já foi objeto a marca de certificação ou de garantia pelo legislador
nacional. Um caso concreto é da Espanha que, no ano de 2001, apresentou uma nova
regulamentação sobre marcas com importantes mudanças no tratamento dessa categoria
jurídica.

RESUMEN

En el presente artículo nos proponemos abordar el tratamiento legal de la Marca de

Certificación como signo distinto protegido por normas de la propiedad intelectual, la cual
tiene por función natural certificar un tipo especial de calidad en los productos o servicios que
la portan. Circunscribiéndonos en el estudio normativo a la legislación nacional brasileña,
frente al tratamiento que éste signo ha tenido dentro del contexto de la Comunidad Europea.
Presentando la experiencia más reciente en cuanto al tratamiento legal del cual ha sido objeto
la marca de certificación o de garantía por un legislador nacional. Caso concreto de España
 2

quien presenta durante el año 2001, una nueva ley sobre marcas con importantes cambios en
el tratamiento de esta institución.
Palabras-chave: Marcas de certificação – Legislação - Brasil – Comunidade Européia –
Marca de garantia – Espanha.

Palabras-clave: Marcas de certificación – Legislación – Brasil – Comunidad Europea –

Marcas de garantía – España.

INTRODUÇÃO

A indiscutível importância da proteção da propriedade intelectual na comercialização

de bens e serviços é reconhecida pelo conjunto de normas de caráter internacional, regional e
nacional que tratam da matéria. No que ao tratamento das marcas e outros signos refere-se na
atualidade, encontramos, na maioria das legislações, o reconhecimento e proteção como signo
distintivo à denominada marca de certificação, objeto de estudo neste trabalho.
Para a melhor compreensão deste tema, começaremos abordando o tratamento legal da
marca de certificação na legislação brasileira. Em seguida, analisaremos a previsão, a
proteção e a atualidade no tratamento legal da marca de certificação na Comunidade Européia
(CE).
Em razão da limitação de laudas deste artigo, não será possível realizar um tratamento
profundo sobre o tema aqui proposto no âmbito europeu. Cabe resaltar que consideramos
oportuno escolher a abordagem o tratamento da marca de certificação ou de garantia na
legislação espanhola, por ter sido esta reformada no ano de 2001, analisando, desta forma, sua
versão recente.
Na América Latina e na maioria das legislações nacionais que protegem a marca de
certificação,2 essas legislações definem ou conceituam essa categoria como sendo um signo
ou um sinal distintivo utilizado por um titular para atestar a conformidade de um produto ou

1
Professora Agregada de Direito Comercial na Universidade dos Andes, ULA, Mérida Venezuela; Mestre em
Propriedade Intelectual.Doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, Brasil.
Orientador: Dr. Prof. Luiz Otávio Pimentel. E-mail: acuzcategui3@hotmail.com
2
O Brasil: Lei da propriedade industrial nº 9.279/96; Costa Rica: Lei de marcas e signos distintivos nº
7978/2000 reformada pela lei nº 8020; Guatemala: Lei de propriedade industrial do ano 2000; Nicarágua: Lei de
marcas e signos distintivos do ano 2001; Panamá: Ley sobre propriedade industrial nº 35/96; Paraguai: Lei sobre
marcas nº 1294/98; Uruguai: Normas relativas a marcas nº 17.011/98; nos cinco países da Comunidade Andina
de Nações (Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Venezuela), pela Decisão 486 de Regime Comum da
Propriedade Industrial do ano 2000.
 3

de um serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à

qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.
A marca de certificação é uma modalidade específica de marca coletiva, cuja função
primária no plano jurídico é certificar a qualidade dos produtos ou serviços que a comportam.
É atribuição do titular da marca, não só a concessão das autorizações para o uso do signo por
terceiros, bem como fixar e colocar em prática as medidas de controle de qualidade nos
produtos e serviços portadores desse signo distintivo.

1. A MARCA DE CERTIFICAÇÃO E SUA PROTEÇÃO LEGAL NO BRASIL

É importante mencionar que o tratamento dado as marcas de certificação segundo

esclarece o autor José Carlos Tinoco Soares,3 possui tratamento doutrinário escasso. No
entanto, escapa ao objetivo do presente trabalho aprofundar e teorizar sobre esta problematica.
Nos limitaremos nesta oportunidade a realizar uma breve apresentação do tema proposto seu
tratamento legal no Brasil.
A marca de certificação foi reconhecida e protegida pela primeira vez na legislação
brasileira de propriedade industrial em 1996.4 Foi incluída no capítulo das marcas coletivas e
estão sujeitas às disciplinas consagradas na Lei nº 9.279 para as marcas de produtos e
serviços. O seja, aplica-se o direito comum das marcas no que lhe couber. Contudo, as normas
especiais estabelecidas a favor da marca de certificação terão prevalência sobre a disciplina
geral das marcas.
No Título III, Capítulo I, artigo 123II, a lei caracteriza como marca de certificação:
“aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas
normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material
utilizado e metodologia empregada.”
Neste sentido, a marca de certificação visa assegurar que os produtos ou serviços
(provenientes de fabricação ou de prestações diferentes) a que se aplica têm certas
características comuns, assim como um nível de qualidade superior ao normal, com a
garantia de que foram submetidos a um controle prévio e contínuo.

3
TINOCO OSARES, José Carlos. Marcas vs. Nome Comercial: Conflitos. São Paulo: Jurídica Brasileira,
2000. p. 47.
4
Brasil. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.
Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em http://www.planalto.gov.br acesso
10 de abril de 2003.
 4

A função certificadora e indicadora de qualidade é a função principal desta marca.

Função esta exercida em nome do interesse geral (do consumidor) e não do interesse de uma
empresa. Isto é, a garantia é uma função da esfera jurídica e não somente do plano
socioeconômico.
Segundo os interesses tutelados pela marca de certificação, ela pode ser um
instrumento eficaz para a escolha pelo consumidor, dentre vários produtos ou serviços do
mesmo gênero. O interesse do consumidor é tutelado pela informação qualificada que lhe é
fornecida por este tipo de marca (certas características ou determinado nível de qualidade),
que podem abranger tanto saúde como a segurança.
Estabelece a lei, que a propriedade sobre a marca de certificação se efetiva, em favor
de um titular, com seu registro no Instituto de Propriedade Industrial (INPI).5
Com relação à titularidade da marca de certificação, o art. 128 da Lei 9.279/96,
determina que:

Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de

direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de
marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou
através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio
requerimento, esta condição, sob as penas da lei. [...] § 3º O registro da marca de
certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial
direto no produto ou serviço atestado. (grifo nosso)

No que diz respeito à titularidade das marcas de certificação, para que esta seja
conferida, é preciso cumprir com dois requisitos essenciais, quais sejam:
1. Caso o requerente seja uma pessoa de direito privado, deve possuir, no âmbito de seu
objeto social a atividade comercial para a qual está solicitando o registro da marca. Isto é, a
atividade de certificação, recai sobre atividades lícitas. Nesse sentido, é oportuno, aqui, fazer
as seguintes reflexões:
Segundo o dicionário de Língua Portuguesa,6 entende-se por lícito: “1. Conforme à lei;
2. V. Jurídico: 1.Relativo ou pertencente ao Direito. 2. Conforme aos princípios do direito,
lícito; legal. 3. Permitido por lei; lega, justo. Aquilo que é justo ou permitido.” (grifo nosso).
A esse respeito, De Plácido e Silva7 assinala que lícito é

5
Artigo 129 da lei da propriedade industrial brasileira.
6
Novo Aurélio Século XXI: O dicionário de Língua Portuguesa. Diccionário electrônico. Nova fronteira,
1999.
7
De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2003. p. 493.
 5

Derivado do latim licitus (legítimo, permitido, legal). De licere (ser permitido, ser
possível), em sentido rigorosamente jurídico, quer exprimir tudo aquilo que se pode
fazer, porque não é vedado por lei.
Nesta razão, no ponto de vista do Direito, lícito é não somente o que está por lei
autorizado, como legitimo, o legal, o permitido, o regular.
Equilave, por veces, ao sentido de jurídico, pois que a licitude, qualidade ou
condição de ser lícito, fundada no Direito ou decorrente de um direito, em
referencia aos atos, é condição legal para que promova a aquisição, o resguardo, a
transferência, a modificação ou a extinção de direitos, segundo desejo ou vontade
do agente.
Lícito: Em sentido lato, porém quer significar tudo o que é permitido ou não proibido,
não somente pela lei, como pela moral ou pela região. (grifo nosso).

Em decorrência do exposto acima, deve-se entender que o requerente de uma marca de

certificação (pessoa de direito privado) tem que ter condição legal para promovê-la.
Sobre este particular, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em
1983, no artigo “The Role of Industrial Property in the Protection of Consumers”, recomenda
que, para se conseguir um efetivo sistema de certificação, é necessário que uma qualificada
autoridade pública supervisione o controle efetuado, pelo titular da marca, em relação aos
utilizadores da mesma.
Neste trabalho, defendemos o envolvimento governamental para, conjuntamente com
o departamento da propriedade industrial, aprovar o registro e supervisionar o uso das marcas
de certificação. Cabe à autoridade pública verificar a competência para certificar e a
efetividade do controle pelo titular da marca; questões para as quais não estão preparados os
órgãos encarregados do registro das marcas de certificação. No caso, do Brasil, a entidade
competente é o INPI.
Além disso, assinala a OMPI que a intervenção governamental ou de uma autoridade
pública justificava-se, ainda, pelo interesse público e pela necessidade de tutelar os interesses
dos consumidores presentes na marca de certificação.8
2. Para o titular do signo, tem-se restringido ou proibido o seu uso para diferenciar seus
produtos ou serviços.9
Quanto à solicitação de registro de uma marca de certificação, a mesma deverá conter
os seguintes requisitos: as características do produto ou serviço objeto de certificação e
acompanhar o pedido com um “Regulamento de utilização” elaborado pelo solicitante da

8
OMPI citado por RIBEIRO DE ALMEIDA, Alberto Francisco. Denominação de origem e marcas.
Universidade de Coimbra, 1999. p. 369.
9
Artigo 128, § 3º da lei da propriedade industrial brasileira.
 6

marca. Em tal regulamento deverão estar determinadas as características dos correspondentes

produtos e/ou serviços, assim como as medida de controle e as sanções que, em caso de
descumprimento, imporá o titular. A lei prevê um lapso de 60 (sessenta) dias para que o
solicitante apresente ao registro o “Regulamento de utilização”, caso documento não tenha
sido apresentado juntamente com o pedido, sob pena de arquivamento definitivo do
requerimento.10
Cabe lembrar que entende-se por regulamento para se ter uma noção genérica do tipo
de documento que o requerente deve apresentar perante o INPI para cumpri com este
requisito, cita-se a noção prevista no novo Aurélio11 que estabelece que regulamento é o: 1.
ato ou efeito de regular. 2. Ordem superior; Determinação. 3. Prescrição, regra, norma,
preceito. 4. Conjunto de Regras ou normas. (grifo nosso).
Para De Plácido e Silva12 regulamento vem de

regular, na acepção jurídica, é o vocábulo tido em duas significações: I. Regulamento é o

conjunto de regras ou disposições estabelecidas para que se executem as leis, [...]
Regulamento é também o vocábulo empregado no mesmo sentido de regimento. E,
assim, entende-se o complexo de normas ou regras, em que se fixam o regime ou o
modo de direção ou de condução de uma instituição ou associação. (grifo nosso)

No entanto, cumpre destacar que a apresentação do requerimento para concessão de

uma marca de certificação, bem como sua tramitação procedimental, se efetiva perante o
INPI (que é, por seu turno, uma autarquia federal), nesse sentido, deve destacar a
caracterização jurídica de regulamento, com contexto do Direito Administrativo. Para Hely
Lopez Meirelles,13 o regulamento é um ato normativo que pode ser conceituado da seguinte
forma:

Regulamento é ato administrativo geral e normativo, expedido privativamente pelo

Chefe do Executivo (federal, estadual ou municipal), através de decreto, com o fim de
explicar o modo e forma de execução da lei (regulamento de execução), ou prover
situações, não disciplinadas em lei (regulamento autônomo ou independente).
O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo..
Nem toda lei depende de regulamento para ser executada, mas toda e qualquer lei pode
ser regulamentada se o Executivo julgar conveniente fazê-lo. Sendo o regulamento, na
hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar
suas disposições. Só lhe cabe explicitar, a lei, dentro dos limites por elas traçados.

10
Artigo 148 da lei da propriedade industrial brasileira.
11
Aurélio Século XXI: O dicionário de Língua Portuguesa. op.cit.
12 12
De Plácido e Silva. op.cit. p. 6959.
13
Direito Administrativo Brasileiro. P. 108
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O regulamento de utilização previsto na lei brasileira de propriedade industrial

determina que devem constar: I - as características do produto ou serviço objeto de
certificação e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular (art. 148). Não se
pode esquecer que o regulamento é o ponto de referência para a concessão, pelo titular, de
autorizações de uso.
Neste sentido, o regulamento teria que ter determinações claras e objetivas sobre as
especificações técnicas quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada a certificar; para possibilitar a adequada supervisão e controle pelo titular da
marca; fixar as taxas a serem pagas para o uso da marca.
A lei de propriedade industrial reconhece, ao titular da marca, o direito de realizar
modificações ao “Regulamento de utilização” da marca de certificação, mas, impõe-lhe a
obrigação de registrar qualquer modificação no INPI, para que as mesmas surtam efeitos
frente a terceiros.14
Expressa a lei de propriedade industrial que a marca de certificação poderá ser usada
por qualquer pessoa, cujos produtos ou serviços cumpram com os requerimentos do
“Regulamento de utilização”, desde que haja prévia autorização do titular,15 sendo que este
deverá, por seu turno, cumprir a função de controlar a qualidade ou as características dos
produtos ou dos serviços distribuídos sob a marca certificada. Desta forma, entre o titular e o
usuário da marca de certificação verifica-se uma relação semelhante com a observada entre
um licenciante e um licenciado de uma marca individual.
A lei 9.279/96, determina de maneira particular duas causas de extinção do direito
inerente à marca de certificação: a primeira ocorre por desaparecimento ou extinção da pessoa
do titular e a segunda, se efetiva quando a marca é utilizada em condições diferentes àquelas
que se encontram previstas no regulamento de uso.16
Contempla de maneira expressa a lei de propriedade industrial brasileira, uma
proibição naqueles casos de marcas de certificação usada, cujo registro se extinguiu, sendo
que não poderá solicitar novamente seu registro em nome de terceiros, até depois de
transcorridos 5 anos contados da extinção do registro anterior.17

14
Artigo 149 da lei da propriedade industrial brasileira.
15
Artigo 150 da Lei da propriedade industrial brasileira.
16
Artigo 151 da Lei da propriedade industrial brasileira.
17
Artigo 154 da Lei da propriedade industrial brasileira.
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Analisado o conteúdo da lei de propriedade industrial brasileira com relação, à marca

de certificação podemos expressar que sua previsão e proteção, no âmbito do Capítulo VIII da
Marcas Coletivas e de Certificação é elementar se focalizada um signo distintivo, mas
incompleta, no que diz respeito ao seu tratamento legal. A disciplina jurídico-normativa
estabelecida na lei de propriedade industrial brasileira, carece de previsões ou remissões que o
legislador omitiu, (exemplo: (1) a autorização que tem que obter o titular da marca perante o
órgano administrativo correspondente para apresentar o pedido deste tipo de marca; (2) a
aprovação que precisa o “Regulamento de utilização” da marca pelo órgano administrativo
correspondente), e que tornam a marca de certificação um signo ou uma categoria jurídica,
disciplinada de forma confusa, pouco prática, cuja previsão legal, torna o instituto, em
princípio, ineficaz.
Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que o regime especial conferido à
marca de certificação resulta das funções por ela desempenhadas e, também, dos interesses
tutelados. É em função desses interesses que se deverá interpretar e integrar seu regime
especial.

2. A MARCA DE CERTIFICAÇÃO E SUA PROTEÇAO NA COMUNIDADE

EUROPÉIA (CE)

No Regulamento da CE número 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre

a marca comunitária RMC18, regulam-se as marcas comunitárias coletivas, em um Título
específico dotando-as de autonomia própria frente às marcas comunitárias individuais.

Assinalam Largo Gil e Monge Gil19 que o estatuto jurídico das marcas comunitárias
coletivas não foi um assunto pacífico. É sim, o resultado de uma transação entre as diversas
delegações nacionais. A redação inicial como proposta de Regulamento no ano 1980 até
chegar ao texto atualmente vigente, foi objeto de modificações consubstanciadas, em várias
versões distintas e que foram se delineando, ao longo do tempo.

Devemos assinalar que nem todas as legislações sobre marcas nos Estados membros
da Comunidade Européia, no que se refere ao de 1993, continham regulação sobre as marcas
coletivas em geral, nem quanto às marcas de certificação, em particular. É oportuno observar,

18
Sobre o assunto, veja-se FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; García Vidal, A. Derecho de marcas: Legislación.
Jurisprudencia comunitaria. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 127-169.
 9

ainda que as legislações dos países membros da Comunidade Européia que a possuíam, suas
regulamentações eram discrepantes entre si. No que se refere a este tema, Largo Gil e Monge
20
Gil, apontam que no anteprojeto de Convênio relativo a um Direito Europeu de Marcas de
1964, que pode ser considerado como o germe do atual RMC, encontrava-se contemplada a
figura da marca coletiva, com um perfil muito próximo ao da marca de garantia. Salientam,
aqueles autores, ainda, que a proteção das marcas coletivas em alguns Estados membros foi
prematura, como é o caso da Grã-Bretanha, da Alemanha, da Espanha, mas em outros países,
foi tardia, como é a hipótese da França, Itália, Dinamarca, o Benelux, Portugal Grécia e
Irlanda. Não obstante, tal fato, pode-se mencionar que não houve nenhum impedimento
quanto ao seu uso, na prática, pelos agentes econômicos e que sua regulação tivesse sido
realizada em disposições específicas de alcance nacional.

O fato da livre circulação de mercadorias e de serviços, dentro de um mercado de

âmbito comunitário, tornava, cada vez mais necessária, a configuração de uma marca
comunitária que superasse os limite territoriais das legislações nacionais. Por isso, no ano de
1988 é adotada a Diretiva (89/104/CEE), cujo objetivo era tornar efetiva a aproximação das
legislações dos Estados membros em matéria de marcas, sendo que em seus artigos 1 e 15
trata-se separadamente tanto das marcas coletivas, bem como das marcas de garantia e/ou
marcas de certificação. Modalidades estas, constituídas em caráter facultativo para os Estados
membros que não as contemplassem em suas legislações.

É interessante observar que essa Diretiva apenas contribuiu para aprofundar a

disparidade no tratamento das marcas coletivas nas legislações nacionais dos Estados
membros.

Por tais considerações, os autores Largo Gil e Monge Gil21 acrescentam que as
pressões exercidas por algumas delegações para prescindir da regulação das marcas de
garantia, ensejou as disposições contidas no Título VIII do RMC, regulamentando as marcas
coletivas, em sentido amplo sem uma aparente discriminação. Entretanto, ressalta os autores,
ora citados que atualmente em quase todas as legislações nacionais sobre as marcas, mantém-
se uma proteção “bivalente” ao delinear o regime jurídico para as marcas coletivas e outro
para as marcas de garantia.

19
LARGO GIL, R; MONGE GIL, A. L. Marcas comunitaria colectivas. In: CASADO CERVIÑO, A.;
LLOBREGAT FURTADO, M.ª L. (Org). Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria. 2. ed.
España: La Ley, 2000. p. 605.
20
Ibid. p. 608
21
Ibid. p. 606-611.
 10

Resulta oportuno observar quanto à nomenclatura utilizada nos diferentes Estados

membros da CE, assim, como nos diferentes instrumentos que recolhem a normativa
comunitária quanto a marca de certificação, como modalidade de marca coletiva, a mesma
não mantém uma uniformidade terminológica. Temos assim, que em países como a França,
Portugal, Dinamarca e Irlanda, esta modalidade de signo distintivo esta prevista e protegida
sob a denominação de marca de certificação. Mas, em países como a Itália, Grécia, no
Benelux, e Espanha, adota-se a terminologia de marcas de garantia. Pode-se destacar, ainda,
que o Reino Unido utiliza, em sua normatização, a nomenclatura, marca de garantia (marca de
certificação), sendo certo ainda que a Diretiva (89/104/CEE), ao disciplinar o instituto, utiliza
indistintamente as nomenclaturas de marcas de garantia e/ou marcas de certificação.

Fixada a pluralidade terminológica utilizada para caracterizar a marca de certificação

nas diferentes legislações nacionais e comunitárias da CE, necessário se faz mencionar que a
melhor opção adotada pelo RMC, refere-se à configuração de um regime jurídico das marcas
comunitárias coletivas suficientemente amplo que não engendre conflitos de coordenação
com os sistemas nacionais de marcas, com os quais teria que coexistir.22

3. A MARCA DE GARANTIA NA LEGISLAÇÃO ESPANHOLA

A exposição de motivos da lei de marcas espanhola nº 17/2001,23 vigente desde

dezembro de 2001, determina a obrigação que tem o Estado espanhol, no seio da Comunidade
Européia, e internacionalmente de incorporar em sua legislação interna as disposições de
ordem comunitária e internacional em matéria de marcas, como uma das razões que justificam
a reforma de sua Lei de Marcas.

A harmonização comunitária na Espanha foi levada a efeito fundamentalmente através

da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das
legislações dos Estados membros em matéria de marcas. Devemos destacar que estas
disposições, que foram incorporadas na Lei nº 32/1988 de marcas, logo foram totalmente
transladadas à Lei nº 17/2001. Além do mais, é importante destacar que do mesmo modo, foi
incorporado à Lei em vigência toda a disciplina jurídica referente à marca comunitária em
conformidade com o Regulamento CE número 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de
1993.

22
Sobre el assunto, veja-se LARGO GIL, R; MONGE GIL, A. L. op. cit. p. 624.
23
FERNANÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; GARCÏA Vidal, Angel. Derecho de marcas: Legislación.
Jurisprudencia comunitaria (atualización). Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 12-16.
 11

Dentre as inovações que estabelece a lei de marcas espanhola nº 17/2001, quanto ao

tema, ora em análise, encontramos uma melhora na abordagem que faz o legislador quanto às
marcas coletivas e às marcas de garantia. O legislador pretende além de diferenciar e delimitar
da melhor forma possível estas duas modalidades de marcas, visando que tal diferenciação
supere a confusão efetivada na disciplina jurídica deste instituto no âmbito do direito
espanhol.

A referida lei, regula em seu Título VII, as marcas coletivas e as marcas de garantia,
fazendo previsão expressa, em capítulos separados, as disposições específicas de cada uma
das figuras. Sendo assim, o Capitulo I traça as determinações jurídicas referentes às marcas
coletivas; e no Capitulo II, encontram-se as previsões normativas específicas para as marcas
de garantia. É importante observar que as disposições comuns para ambas modalidades de
marcas, encontram-se previstas expressamente no Capitulo III. Passaremos, em seguida a
analisar concretamente o Capítulo II que disciplina as Marcas de Garantia.

Expressa a lei que se entende por “marca de garantia todo signo visualmente
perceptíveis, [...] utilizado por uma pluralidade de empresas sob o controle e autorização de
seu titular, que atesta que os produtos ou serviços aos que se aplica cumprem uns requisitos
comuns, em especial, no que concerne a sua qualidade, material utilizado, origem geográfica,
especificações técnicas ou metodologia empregrada na elaboração do produto ou da
prestações do serviço.”24

Lobato Manuel,25 autor espanhol, entende e destaca que a origem da marca de garantia
foi inspirada nas marcas de certificação, que são, por seu turno, marcas outorgadas pela
Administração que verificam a qualidade, a origem geográfica, etc. Igualmente, o autor
assinala que o titular da marca é um terceiro (entidade privada) não usuário da mesma, que,
além disso, garante que os usuários da marca deve cumprir com as condições estabelecidas no
Regulamento de uso. O Regulamento, por seu turno, é um documento imprescindível, no
qual, deve estar expresso que o titular é livre para determinar o regime de aplicação e os
padrões a serem aplicados sobre os produtos ou serviços oferecidos por um empresário.

24
Artigo 68.1 da lei nº 17/2001 de marcas. Em FERNANÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; GARCÏA Vidal, Angel. op
cit. 2002. p. 38.
25
LOBATO, Manuel. Comentarios a la ley nº 17/2001, de marcas. Madrid: Civitas, 2002. p. 941-943.
 12

A lei26 define o conteúdo do Regulamento de uso da marca de garantia, o qual deve

referir-se expressamente à fixação dos padrões de qualidade e requisitos técnicos necessários
para adquirir os direitos ao uso da mesma. Desta forma o Regulamento, bem como qualquer
modificação nele introduzida, deve obter a aprovação correspondente do organismo
administrativo competente, em virtude da natureza dos produtos ou serviços aos que a marca
de garantia se refere. Além disso, o Regulamento, deverá determinar as medidas de controle e
vigilância para o uso da marca e fixação de uma taxa pela utilização da marca.

O legislador espanhol estabelece o regime do silêncio administrativo positivo

enquanto refere ao relatório favorável sobre o regulamento de uso da marca de garantia que
tem que emitir a autoridade administrativa competente. Isto é, se o órgão competente não
emitir seu relatório no prazo de três meses, considera-se que o relatório é positivo. Ao mesmo
tempo, é preciso destacar que se o relatório da autoridade competente é considerado negativo,
este será vinculado ao Registro da marca em prévia audiência do solicitante.

Em relação às causas de denegação da marca de garantia, a lei determina que: (1) ser-
lhe-ão aplicadas as causas gerais de denegação empregadas para as marcas individuais; (2) as
causas referentes ao descumprimento dos artigos 68 e 69 da lei; (3) as causas contidas no
regulamento de uso quando estas sejam contrário à lei, à ordem pública, ou aos bons
costumes; e (4) as causas referentes a solicitação da marca, quando esta induza o público o
engano sobre a natureza ou a significação da mesmas, ou dê a impressão de ser algo distinto
de uma marca de garantia. 27

A lei prevê também a faculdade do titular para modificar o regulamento de uso da

marca de garantia. Para tal, este deverá apresentar a modificação ao órgão encarregado do
registro da marca. O órgão encarregado, por seu turno, poderá desprezar tal modificação se a
mesma não cumprir com os requisitos que deve conter o regulamento, consagrados no artigo
69 da lei; ou quando incorrer em algumas das circunstâncias estabelecidas como causas de
denegação da solicitação estabelecidas no artigo 70 da lei. Deste modo, o titular deverá opter
a aprovação da referida reforma perante a mesma autoridade administrativa correspondente
que emitiu a aprovação do regulamento de uso original da marca de garantia.28

26
Artigo 69 da lei nº 17/2001, de marcas. Em FERNANÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; GARCÏA Vidal, Angel.
op.cit. p. 39.
27
Artigo 70 da Lei 17/2001, de marcas.
28
Artigo 71 da Lei 17/2001, de marcas.
 13

No que se refere às causas de nulidade das marcas de garantia, expressamente remete a

lei às causas de nulidades aplicadas às marcas individuais consagradas nos artigos 51 e 52 da
mesma. Além disso, a lei consagra como causa de nulidade a concessão da marca em violação
ao artigo 70 da lei que determina as causas pelas quais pode ser denegado um pedido de
marca de garantia, causa esta que procederá sempre que, as situações contidas no referido
artigo, não tenham sido advertidas em seu momento. 29

Com respeito às causas de caducidade da marca de garantia determinadas na lei, em

primeiro lugar, ser-lhe-ão aplicáveis as causas gerais de caducidade contidas no artigo 55 da
mesma lei. Quanto às causas específicas de caducidade, o legislador assinala que as mesmas
serão declaradas pelos Tribunais nos seguintes casos: (a) Pela negativa arbitrária à utilização
da marca de garantia a uma pessoa facultada para o uso, podendo o Tribunal, dependendo do
caso, em particular, resolver sobre a caducidade da marca ou mantê-la em vigor, ordenando,
ao titular, que a mesma seja usada pela pessoa injustamente impedida; (b) Por falta de adoção
de medidas adequadas para proteger o cumprimento do regulamento de uso; (c) Quando a
marca seja suscetível de induzir o público em engano sobre a natureza ou características da
mesma; (d) Quando o titular inscrever uma modificação do regulamento de uso da marca
contrariando as disposições previstas em lei, salvo se, o titular desculpe esse comportamento,
providenciando a inscrição de uma nova modificação do regulamento de uso, tudo de acordo
com os requisitos previstos ao efeito; (e) Quando o titular utilizar a marca para certificar
produtos ou serviços próprios ou de pessoas com as quais mantenha relações de ordem
econômica. 30

Outrossim, no Capitulo III, da referida lei, encontram-se previstas as disposições

comuns para as marcas coletivas e para as marcas de garantia, nos seguintes termos:
• A natureza pública do registro quanto ao acesso aos regulamentos de uso, sem que para
isso, se requeira o pagamento de taxa alguma.31
• A obrigatoriedade do uso da marca de garantia, entendendo como tal: (a) o uso que faz o
fabricante ou emprestador de serviços que acrescenta aos mesmos a marca de garantia e
(b) o uso que faz o titular da marca de garantia para autorizar seu uso por parte de
terceiros.32

29
Artigo 72 da Lei 17/2001, de marcas.
30
Artigo 73 da Lei 17/2001, de marcas.
31
Artigo 74 da Lei 17/2001, de marcas.
32
Artigo 75 da Lei 17/2001, de marcas.
 14

• A legitimação ativa, para o exercício das ações derivadas da titularidade de uma marca de
garantia (tanto por nulidade relativa como por infrações da marca), corresponderá ao
titular da mesma, com exceção daqueles casos em que o Regulamento de uso da marca
preveja o contrário. Poderá também o titular propor as ações por reparação de danos
sofridos pelas pessoas facultadas para o uso da marca por usos não autorizados.33
• A proibição de registrar novas solicitações de marcas de garantias, cujos registros tenham
sido cancelados por nulidade, caducidade ou porque não tenham sido renovadas, para os
mesmos produtos ou similares, durante um período de três anos, a contar do dia da
publicação do cancelamento do registro da marca ou do dia do termino do prazo de graça
para a renovação da mesma.34
• A aplicação do regime geral das marcas individuais às marcas de garantia, naqueles casos
em que tal regulação não seja contraditória com a regulação da marca coletiva ou de
garantia.35

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção e o tratamento escasso, confuso e incompleto que o legislador brasileiro

confere à Marca de Certificação, como instituto jurídico protegido pelas normas da
propriedade industrial, somado à carência de uma análise e desenvolvimento doutrinário por
parte de autores nacionais no que se refere à Marca de Certificação, sua função e importância
como instrumento certificador de qualidade dos produtos e serviços que a levam, não apenas
no âmbito do mercado nacional, bem como regional e internacional, faz com que, no Brasil,
este instituto seja mais um daqueles instrumentos que muitas de nossas legislações contêm
que podem ser considerados, por um lado, pouco prático e por outro lado e, ao mesmo tempo,
ineficaz.

Embora seja certo que no contexto da Comunidade Européia, a Marca de Certificação

não aparece reconhecida nem protegida de maneira particular nas Diretivas e Regulamentos
comunitários sobre as marcas. Nesses mesmos diplomas legais, adota-se o reconhecimento e a
proteção sobre as marcas coletivas de maneira suficientemente ampla quanto a sua
abrangência e, de forma que não se engendre conflitos de coordenação com os sistemas

33
Artigo 76 da Lei 17/2001, de marcas.
34
Artigo 77 da Lei 17/2001, de marcas.
35
Artigo 78 da Lei 17/2001, de marcas.
 15

nacionais, nos quais se reconhece e protege de maneira particular a marca de certificação e/ou
de garantia, com os quais deve coexistir.

Por sua parte, a experiência Espanhola, no reconhecimento e proteção da marca de

garantia, como signo distintivo que certifica a qualidade dos produtos e serviços que a
corpotam, demonstra que os estudos aprofundados e crítico realizados por estudiosos no
campo da propriedade intelectual naquele país, acerca das marcas de garantia, abonou o
terreno para que o legislador espanhol na reforma da lei de marcas em 2001, expôs-se à
necessidade de proteger, no contexto de um de seus Títulos as marcas coletivas e as de
garantia. A legislação espanhola, conforme analisado, neste trabalho, dedica um Capítulo em
particular, para disciplinar o tratamento legal diferenciado e melhorado para a marca de
garantia, superando em grande medida, o tratamento confuso que tornava ineficaz a previsão e
proteção dessa figura na legislação espanhola.

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