CASO STANTON

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2002, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala III de
esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden
del sorteo efectuado, el juez Eduardo Vocos Conesa, dijo:

1. La firma colombiana “Stanton & Cía. S.A.” vinculada en su país de origen a la producción de caucho,
pegamentos, plásticos y fundamentalmente calzados - actividades que luego extendió a otras naciones
americanas— se presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial solicitando el registro —en la
clase 25- de la marca BRAHMA (acta Nº 2.025.869, fs. 11 ó 206). Vencido el plazo para efectuar
oposiciones, la empresa brasileña “Compañía Cervejaría Brahma” se presentó ante la autoridad
administrativa formulando un llamado de atención respecto de aquella solicitud, invocando la titularidad de la
misma marca BRAHMA en la Argentina en las categorías 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 del Nomenclador
marcario internacional, el carácter notorio adquirido por su marca BRAHMA en el rubro “cervezas” y lo
dispuesto en el art. 6 del Convenio de Paris y, además, poniendo de relieve que la peticionaria pretendía
aprovecharse del prestigio ajeno (conf. fs. 30).

II. A fs. 11/14, “Stanton & Cía. S.A.” produjo su descargo desarrollando la argumentación tendiente a
defender su derecho al registro requerido. Ello dio lugar al Dictamen Nº 16/25, mediante el cual se aconsejó
la denegatoria de la solicitud (véase fs 224/233) Y, de conformidad con ese dictamen jurídico, la autoridad
administrativa emitió la Disposición Nº 045/00 la que resolvió no inscribir el signo peticionado (conf.
ejemplares de fs. 26/27 o fs. 234/ 235).

III. Stanton & Cia. S.A, de Bogotá, República de Colombia, promovió entonces demanda contra el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, INPI) con el objeto de que se revocara la Disposición N
045/00 y se autorizara el registro de la marca BRAHMA en la clase 25, tal como lo había solicitado, a cuyo
fin destacó que dicho signo se hallaba inscripto para esa fecha en siete países y en la misma clase (conf. fs.
41 vta./43) - Puso de resalto la actora la importancia alcanzada por su parte en la comercialización de
calzado, la imposibilidad de que el consumidor incurriera en confusión, por la identidad denominativa de las
marcas (siendo que la pedida, además, era mixta), habida cuenta de la diversidad de productos amparados
(cerveza por un lado y calzado y botas por el otro), que la Companhia Çervejaria Brahma no había inscripto
la marca en la clase 25, de modo que el “principio de especialidad” de las marcas obstaba a la denegatoria
de su pretensión, que el INPI carecía de facultades para asumir la defensa de los intereses de un particular,
como lo era la Cervecería brasilera, que la coincidencia denominativa BRAHMA de las marcas de ambas
partes quedaba diluida por el hecho de que el signo reclamado se integraba con la cabeza de un vacuno y
otros elementos gráficos que le conferían originalidad, y, en definitiva, que no formaban óbice a su posición
el art. 6 bis del Convenio de París, Acta de Lisboa de 1958 (ley 17.011) como tampoco el art. 16.3 del ADPIC
(ley nacional 24.425).

Cuadra anotar que a fs 137/138 la demandante amplió los términos de su escrito inicial acompañando XIII
anexos tendientes a demostrar la importancia alcanzada por la empresa colombiana fuera de las fronteras
de nuestro país.

IV. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) replicó extensamente los argumentos expuestos por
la contraparte, precisando —ante todo— que los antecedentes relacionados con la importancia de Stanton &
Cía. SA. en Colombia u otros países carecía de toda proyección para decidir la legalidad de su pedido de
registro marcario en la Argentina, inclusive el uso que pudiera haber hecho de la marca BRAHMA en el
exterior. Y lo propio afirmó relativamente a las facturas sobre publicidad, catálogos, facturas de venta, de
compras a proveedores, datos sobre clientes, etc., todos del extranjero (anexos I/XII), ello así, con base en
el principio de territorialidad que gobierna el tema marcarlo.

Sostuvo el INPI que la marca BRAHMA de la compañía cervecera del Brasil tenía carácter notorio y que esta
calidad hacía aplicable en el sub examen la normativa de la Convención de París (art. 6 bis),
complementada con el art. 16.3. del ADPIC. Por lo demás, expresó el instituto que, tratándose de una marca
notoria o renombrada, el principio de especialidad de las marcas cedía con la finalidad de hacer prevalecer
los fines esenciales de la Ley 22.362, como era uniformemente reconocido por la doctrina y la jurisprudencia.
Y, por último, agregó que los aspectos figurativos del signo solicitado (cabeza de vacuno y otros
aditamentos) no alcanzaban en disimular la manifiesta relevancia que en el conjunto tenía el elemento
designativo —repetido dos veces—, consistente en la expresión BRAHMA puesta en letras de destacado
tamaño (conf. responde de fs. 239/248).

V. El señor Juez de primera instancia, en el pronunciamiento de fs - 255/257 cuestionó la actuación del

Instituto Nacional de la Propiedad industrial en cuanto —en su criterio— habría asumido la defensa de los
intereses de la compañía cervecera del Brasil más allá de lo que ésta lo había hecho, ello así porque dicha
empresa sólo formuló un tardío llamado de atención y el instituto terminó resolviendo denegar la marca
pretendida por la actora por considerar que el vocablo BRAHMA configuraba una marca notoria de la
mencionada compañía del Brasil.

Tras ello, el a quo juzgó que BRAHMA no era una marca notoria para distinguir “cervezas’ en nuestro país,
por lo que no resultaba aplicable la normativa internacional en que se fundó el INPI Para denegar el registro
requerido.
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Dijo, además, que si la Companhía Cervejaria Brahma registró esta palabra en las clases 3, 5, 29, 30, 31,
32, 33, 35 y 42 —y no en la 25— era porque no quiso y sí no quiso es porque no le importaba, de manera
que estimó inexplicable que el INPI excediera lo obrado por la interesada y vedara el registro en una clase
distinta, con prescindencia del principio de especialidad de las marcas.

Por último, el Magistrado resolvió: a) que los Anexos l/XIII agregados con la presentación de fs 137/138,
demostraban el uso intensivo de la marca BRAHMA realizado por la actora en otros países, b) que nadie
podía confundir cervezas con calzados y pensar que tenían un mismo origen, c) que carecía de todo
sustento la imputación de que la solicitante perseguía aprovechar el prestigio de la demandada para
introducirse en nuestro mercado, y d) que la demanda había sido mal rechazada Por lo que procedía hacer
lugar al registro solicitado e imponer las costas del juicio al Instituto demandado en cuento su negativa a
conceder la marca —en opinión del a quo— carecía de todo justificativo.

VI - Apeló el organismo administrativo a fs. 259 y expresó agravios a fs 267/285,: contestados a fs 287/ 291.
También interpuso recurso el letrado de la actora respecto de sus honorarios, por bajos (fs. 262).

No comparto el criterio que informa la sentencia apelada y propiciaré su revocación, conforme con los
desarrollos que efectuaré seguidamente.

VII - Por lo pronto, advierto que la mayor o menor importancia de la firma “Stanton & Cia. SA.” en Bogotá,
Colombia, o en algunos otros países latinoamericanos, carece de toda proyección para resolver el conflicto
de autos. Podrá aquella empresa ser sumamente poderosa en el exterior, mas esto no le confiere privilegio
alguno en la República Argentina porque —como ya lo señaló mí distinguida colega de la Sala II la doctora
Mariani de Vidal— la protección de la ley se brinda a quien cumplió con sus recaudos siendo absolutamente
indiferente en nuestro sistema el mayor o menor poderío económico del industrial o comerciante, porque la
ley no establece distingo alguno entre ricos y pobres y son todos iguales ante la ley (conf su voto en la causa
5974, “Prince Manufacturing Inc. c/ Esteban Prince”, del 16—9—88, doctrina que reiteré al votar en la Sala II
la causa 22832 “NBA Properties Inc. c/ Induswheel SA”, del 3—2—92) -

Por consiguiente, toda la papelería que forma los Anexos I/XII no quita ni opone para decidir esta contienda,
en tanto ninguno de ellos acredita operaciones de comercialización de productos de calzado de Stanton &
Cía., de Colombia, en nuestro suelo

VIII. Desde otro enfoque, interesa puntualizar —como lo hice en los autos 9636/94 “Sony Kabushiki Katsha
c/ Dirección de Tecnología, Calidad y Propiedad Industrial s/ denegatoria de registro” del 7—4—98, que rige
en la Argentina el principio de territorialidad de la marcas: “ni la marca registrada tiene esa exclusividad más
allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en
nuestro país. Precisamente en dichos autos se resolvió que la difusión que pudiere haber alcanzado la
marca denegada, en el extranjero, no constituía un hecho decisivo para autorizar su registro, como tampoco
lo era la circunstancia de que el títular de la marca confundible no hubiese formulado oposición en sede
administrativa.

Acerca de este último punto, me importa poner de relieve que en la citada causa “SONY (8636/94 cit..) el
Tribunal estableció expresamente que “la autoridad de aplicación aunque no mediare oposición del titular de
la marca base de la denegación tiene facultades de desestimar un registro en razón de ser confundible con
una marca preexistente (conf. Sala II causas: 1295 del 16—6—82 y 1831/94 del 14—11— 96, entre otras,
ver, asimismo, J. OTAMENDI, “Derechos de Marcas” 2a. Ed., Bs. As. 1995, p. 137). Ello así, porque la Ley
de marcas —conforme surge de su art.. 3º inc b)— tiene por finalidad, impedir la confusión no sólo para
proteger al titular del signo inscripto sino también en amparo del público consumidor (Fallos: 272:290,
279:150, entre otros). Y es que, como señala el autor mencionado, “el espíritu de la legislación marcaría,
antes y ahora, es el evitar la confusión” (ver op. cit., pág. 156).

Es claro, y así lo ha admitido la jurisprudencia innumerables veces, que al INPI le incumbe —en esta
materia- el ejercicio del poder de policía, concepto éste que no es una entelequia sin razón y sin sentido,
sino que está formado por un conjunto de deberes y facultades conferidas a la autoridad administrativa con
el objeto de preservar el régimen legal vigente en protección de los intereses de la comunidad. Y esos
intereses sociales pueden ser sintetizados -aunque son bastantes más amplios-, en lo que habitualmente se
enuncia como los fines esenciales de la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor, al que no se debe
llamar a engaño en cuanto a la naturaleza y procedencia de los productos, y el amparo de sanas prácticas
mercantiles asegurando la libertad de comercio e industria y proscribiendo las prácticas desleales. Todo lo
cual se puede englobar en el moderno concepto de la protección de los derechos de los consumidores,
garantizada constitucionalmente (art. 42 de la Ley Fundamental).

En resumen, la confundibilidad de la marca pedida con otras que la precedieron es razón suficiente para el
INPI, en ejercicio del legítimo poder de policía que le compete y en tanto de las fronteras de la razonabilidad
deniegue el nuevo registro. Porque, con J. OTAMENDI reitero, “el espíritu de la legislación marcaria, antes y
ahora, es el evitar la confusión” (v. op. cit., pág. 156).

Esa facultad aparece reconocida por la ley 22.362 en los arts. 2, 3, 12 y 21 en los que confiere al organismo
administrativo la autoridad para decidir —sin perjuicio del pertinente control judicial— qué signos no son
marcas y no pueden ser registrados, qué signos son marcas pero tampoco pueden ser registrados, la
emisión de un dictamen sobre la registrabilidad de la marca solicitada, y la instancia judicial de revisión.

No caben dudas, en síntesis, de que la autoridad de aplicación tiene facultades para denegar la solicitud de
registro de una marca por ser idéntica o confundible con otra u otras que la precedieron y ello con total
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independencia de la actitud de abstención que pudiese haber adoptado el titular de ésta o estas últimas. Por
consiguiente, en la medida en que esa facultad sea razonablemente ejercitada, no hay motivo de reproche
alguno al instituto Y no lo son por que cohibir la concurrencia de marcas confundibles —aunque el titular de
la más antigua no hubiese formulado oposición (lo que puede suceder por muchas circunstancias)— no
significa asumir la defensa del interés privado de éste, sino cuidar de los intereses generales de la sociedad
velando para que no se engaña o confunda al público consumidor —quien tiene derechos de raigambre
constitucional a que no se lo induzca en error—proscribiendo de la vida comunitaria las prácticas desleales
del comercio. Con lo que contribuye, o puede contribuir, a la moralización de las costumbres, en
concordancia con el principio rector del art. 953 del Código Civil.

La actuación del INPI en el caso, se adecua a los fines que la ley le ha confiado. Problema distinto es, y de
él me ocuparé más adelante si dicha actuación se ajustó a las pautas de prudencia y razonabilidad.

IX - Formularé una breve reflexión sobre la actuación que la práctica administrativa ha creado y que se
conoce como “llamado de atención”. Trátase de un escrito, que generalmente es presentado ante la
autoridad administrativa una vez vencido el plazo para formular oposiciones (art. 13 de la ley 22362), con la
finalidad de advertirle la existencia de alguna causa o de alguna marca que constituiría un impedimento el
otorgamiento de la solicitad en trámite de registro o, al menos, para que la situación sea objeto de especial
estudio.

La mencionada presentación, como es sabido, no obliga al Instituto a adoptar tempera alguno ni comporta,
de suyo, una traba para el registro de la marca (conf. OTAMENDI op. cit , pág. 137 y nota 158).

Sin embargo, no se puede negar que un “llamado de atención” seriamente fundado, sin bien no crea un
deber jurídico al INPI, puede ser de real eficacia para alertarlo —a veces— sobre algún aspecto jurídico o de
hecho que se le haya pasado por alto a los funcionarios. Y, desde ese punto de vista —todo depende
naturalmente de la seriedad del planteamiento que contenga y de la diligencia de los agentes del Instituto—
un “llamado de atención” puede evitar una decisión socialmente disvaliosa o la corrección de una práctica
inapropiada, apareciendo como inconcebible que la autoridad de aplicación lo ignorara o desatendiera tan
sólo por razón de su naturaleza no vinculante.

En la especie, la presentación de fa. 30 realizada por Cervejaria Brahma hizo notar lo que —en su criterio—
tendría un resultado perjudicial para sus intereses. Veremos después si, al propio tiempo, la advertencia
amparaba esos intereses y a la vez los de la sociedad en general.

Por ahora, digamos solamente que el “llamado de atención” efectuado administrativamente puede constituir
o no una actuación valiosa. Su carencia de fuerza jurídica vinculante no lo priva de fuerza moral cuando la
tiene, de manera que no se puede abrir juicio a priori sobre la eficacia de una presentación de esa
naturaleza y considerarla de por si desdeñable y con destino ineludible al cesto de papeles descartables.

X. Continuando con el examen de la causa, señalo que cuanto el óbice a una solicitud marcaria se funda en
un título o títulos que pertenecen a otras clases del Nomenclador, su admisibilidad es aceptada —como regla
— con carácter excepcional ya que impuesto por el Principio de especialidad de las marcas el derecho que
esos títulos confieren obran dentro del ámbito para el que fueron solicitados y concedidos (conf. causas:
8933 del 23—9—80 y 4191 del 25—3—86, entre muchas otras) Más, como la realidad es tan rica en matices
y tan difícil de aprisionar normativamente, en situaciones de especie se admite la oposición más allá de la
categoría del nomenclador en que se tiene la marca: cuando en otra clase hay productos que se superponen
o guardan proximidad con aptitud para provocar confusiones (causas 8933, 4191 cits y 7183 del 22—5—90,
etc.).

La jurisprudencia es uniforme en ese sentido y así lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en numerosas ocasiones (conf - Fallos: 181 : 224, 209: 179, 248:819, 255:104, 288:444, etc.), como también
las tres Salas de esta Cámara (son tantos los precedentes que omitiré efectuar un catálogo de citas que
puede ser encontrado en cualquier repertorio de jurisprudencia)

Claro es que, si nos apegáramos al prurito semántico —que no es el mejor consejero para la interpretación
de la ley- la identidad o semejanza de las marcas sólo estaría vedada para “ distinguir los mismos productos
o servicios (art. 3 incisos “a” y “b”, ley 22.362) .Más no es ésa la hermeneutica adecuada de la norma, como
lo indicaron las Salas I y II (causas 991 del 19—3—82 y 4679 del 11—11—86. respectivamente), criterio que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación —intérprete final de las leyes federales— apoyó categóricamente.

En efecto, el Supremo Tribunal dijo al respecto: “ no parece razonable entender que la intención del
legislador, el espíritu de la ley, se encuentra en la protección no sólo del interés del fabricante, industrial o
comerciante sino también de la buena fe del consumidor, justificándose en consecuencia la limitación al
registro en razón de la imposibilidad en que se encuentra la autoridad marcaria para contemplar, en el
examen previo a la concesión la diversidad de supuestos en que la marca, una vez registrada, pueda ser
empleada por su titular en la rotulación o publicidad de los productos”. Y que “dentro de este espíritu, parece
razonable la conclusión del a quo de estimar que cuando la ley expresa ”los mismos productos” se refiere a
productos notoriamente vinculados entre sí por su función, aplicación o destino conforme a lo que se
desprende la notas explicativas contenidas en el anexo de fs. 53/131 reglamentario de la ley 22.362. Tal
interpretación como destaca el Sr. Procurador General, tiende a alcanzar una aplicación racional del
precepto adecua a su ratio legis (véase: causa E.3 XX, “El Hogar obrero Cooperativa de Consumo,
Edificación y Crédito Limitada c/ Ligget Group Inc..”, del 16—5—85, acoto que este párrafo de la Corte se
halla transcripto también por J. OTAMENDI en su “Derecho de Marcas” 2a Ed., BsAs. 1995, pág. 182, y en la
nota al pie, Nº 158, dicho autor recuerda que la Sala II se pronunció en igual sentido en la causa 7297
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“García de Lorenzato Concepción c/ Industrias Americanas SAICFI”, sentencia del 15-5—90.. Nota 2: el
subrayado de la frase en español no figura en el original).

Vemos, pues, que en determinadas hipótesis el cumplimiento de los fines de la ley exige, impone, apartarse
del principio de especialidad, cuyo carácter instrumental no puede ser elevado a la categoría de herramienta
de interpretación frustrante de los objetivos esenciales del régimen jurídico marcario.

Tengamos presente por el momento que en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la
frase “los mismos productos” (art 3”, ley 22.362) no es de interpretación restrictiva. Y dejemos anotado que el
art. 6 bis, apart. 1 de la Convención de Paris, Acta de Lisboa de 1958 (ley argentina 17.011 también
menciona, con una finalidad claramente concordante, “productos similares o idénticos”.

XI - Otra causal de importancia para prescindir del “principio de especialidad” de las marcas, esto es, que
debe admitirse la exorbitación del título base de la oposición se da cuando este último configura una marca
notoria o de alto renombre, desde que en caso contrario se posibilitaría —lesionando los propósitos de la
Ley marcaria, uno de los cuales es la tutela de las sanas prácticas del comercio— el aprovechamiento del
prestigio ajeno, del esfuerzo del productor en acreditar sus marcas y sus productos.

En este orden de Ideas, he propiciado que el titular de una marca notoria tiene interés legítimo en que su
signo no sea utilizado por otros en productos diferentes, puesto que ello provocaría la dilución de la marca,
de su poder distintivo, que es lo más valioso de ella (conf. Sala II, mi voto en la causa 7183 “Chevron U.S.A
Inc. c/ La Fármaco Argentina Industrial y Comercial SA s/ cese de oposición al registro de marca”, fallo del 22
de mayo de 1990), bien entendido que el carácter notorio de una marca es una categoría de excepción y que
debe ser reconocida con carácter restrictivo ceñido sólo a los supuestos de signos de amplia explotación y
difusión, tal como lo expresa j. OTAMENDI “La marca notoria”, L.L. T. 1975—A. págs. 1261 y ss).

Ciertamente no es de fácil tarea la conceptualización la llamada “marca notoria”, aunque por intuición se
llega a un conocimiento de ella menos perfecto pero útil como herramienta de trabajo a los fines que
estamos considerando dentro de las obvias dificultades del tema, y de las distinciones y matices doctrinarios
que existen (que ciertamente no ignoro), me parece adecuada la opinión de Paul MATHELY en el sentido de
que “una marca puede ser calificada de notoria si ella es conocida por una gran fracción del público., es
decir por el conjunto de la población, confluyendo tres aspectos —según anota Otamendi (recordándolo,
nota 8 en págs. 365/ 366)— para que se de la notoriedad, la antiguedad de la marca, su empleo extendido y
un esfuerzo publicitario importante (conf. P. MATHELY, “Le Droit, Francais des Signes Distinctives”, Paris
1934, págs. 18/19.) -

No encuentro ocioso señalar, a esta altura, que la notoriedad de una marca es un hecho de experiencia al
alcance de un amplio sector de la población y no requiere, por lo común, de prueba específica (conf. Sala II,
causa 7183 antes citada) - Lo propio sostiene OTAMENDI “la notoriedad de una marca no requiere prueba.
Si fuera necesario el hacer lo, entonces tal notoriedad no existe” (conf. “Derecho de Marcas”, 2a. ed., Bs. As.
1995, pág. 375, punto 8.2.5. y jurisprudencia individualizada en su nota 46) -

Veamos ahora si, en el caso, concurre alguna de las causales que permito mejor dicho, exigen— marginar el
“principio de especialidad” de las marcas de productos y servicios.

XlI. En el fallo apelado se consideró que la marca BRAHMA, para distinguir “cervezas” no conformaba un
signo notorio en nuestro país (como si ocurría, vgr., con Quilmes”). Bien; cabe admitir que el a quo no la
conoce o la conoce pero no le asigna que sea generalmente conocida por la población de la Argentina.

Por mi parte —en esto no queda otro remedio que apelar a la experiencia personal y a una encuesta entre
amigos y parientes pera corroborar o rectificar la primera—, disiento con la apreciación del señor Magistrado.
Las marcas super-difundidas de cervezas son más bien relativamente pocas (me refiero, por supuesto, a
nuestro país). Y entre esas marcas, creo que es indudable que actualmente las más difundidas son
QUILMES, BRAHMA, BUWEISSER y alguna otra. Esto puede ser comprobado en cuanto bar, confitería,
restaurante o maxi-quiosco existe, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en otras capitales del interior. No
solamente se pueden ver los envases con el producto exhibido en cámaras de frío, sino que es habitual
encontrar avisos publicitarios de aquellas cervezas en las más diversas revistas de circulación masiva. Y
esta mi experiencia puede verla corroborada a través de preguntar a amigos, mozos de bares y
restaurantes, dueños de quioscos y maxiquioscos, visitas a hipermercados, etc., comprobando que si la
cerveza Quilmes es archiconocida, la brasileña Brahma —acaso en un grado menor— constituye su
principal competidora.

Este hecho, en mi opinión, es público y notorio, y no necesita prueba que lo acredite, de modo que partirá de
la premisa de que la marca BRAHMA para “cervezas” configura un signo notorio o de alto renombre, que —
además de venderse significativamente en la Argentina— constituye una marca registrada en las clases 3, 5,
29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 de Nomenclador internacional (no así en la clase 25, que es en la que la actora ha
solicitado su registro como marca mixta).

Siendo ello así ¿puede la firma colombiana Stanton & Cía.” registrar la marca BRAHMA con diseño en la
clase 25
¿constituyen elementos que sustenten su pretensión los antecedentes de comercialización de esa firma en
Colombia y otros países, según Anexos I/XII? ¿pudo el INPI, sin que mediara más que un llamado de
atención de Companhía Cervejaria Brahma, considerar que Brahma era marca notoria y que, por tanto,
debía ser denegado el registro con base en el art. 8 bis del Convenio de París y en el art 16.3 del ADPIC (ley
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24.425), pese a que con ello prescindía del “principio de especialidad ¿estaba facultado el Instituto para
decidir que las marcas enfrentadas —una mixta y la otra designativa, para clases distintas— eran
susceptibles de provocar confusiones?.

Trataremos de ir contestando esos interrogantes, recordando que no obran en la causa demasiados

elementos de juicio para conformar un panorama acabado, en razón de que la causa —a pedido de la actora
en fs. 250- pasó derechamente a sentencia (conf. fs. 254.).

XIII. Reitero que, dado el carácter territorial de las marcas -la difusión alcanzada por alguna en el extranjero
— carece de incidencia, como principio, para la obtención de su registro en el país (conf. Sala II, causa
8636/ 94 del 7—4—98, citada en el considerando VIII), lo que significa -como ya se dijo— que el mayor o
menor poderío económico alcanzado por Stanton & Cía. S.A en la República de Colombia y en algunas otras
(su cantidad de operarios, progreso económico, monto de ventas, facturación de insumos, inversión
publicitaria, etc , realizada en el extranjero) no proyecta influencia alguna rara decidir el concreto conflicto
sub examen. Ni tiene incidencia., tampoco, la circunstancia de que la mencionada empresa colombiana
hubiese podido registrar la marca mixta BRAHMA en diversas naciones, ni los conflictos que pudieran
eventualmente existir o haber existido: —con motivo de las marcas que nos ocupan— en países ajenos al
nuestro.

Por lo demás diré por abundar que —en razón de que la empresa cervecera brasilera no es parte en el
proceso— no se cuenta con datos sobre su antigüedad, producción, nivel de ventas internas y
exportaciones, clientela, gastos de propaganda, etc...

Repito, asimismo, que el INPI posee facultades para oponerse al registro de una marca cuando ésta es
confundible con otras que la precedieron (art. 8 de la Ley de Marcas), aun cuando el ti tular o titulares de
éstas no hubieran planteado oposición oportuna (conf. causa ‘SONY Sala II, Nº 8636/94 del 7—4—98), ello
así por más que la denegatoria se refiriese a un signo pedido en una clase y el fundamento de la
denegatoria reposara en clase diferente pero existiendo entre ambas superposición o proximidad de los
productos. Por que la mención que hace el art. 3 incs. “a” y “b”, de la ley 22.362 a “los mismos Productos o
servicios” consiente una interpretación más amplia que engloba a artículos vinculados entre si por su
función, aplicación o destino (conf Corte Suprema, causa “El Hogar Obrero cít. 16—5—85) -

Una vez más, téngase presente que la marca BRAHMA, para “cervezas”, reviste carácter notorio, extremo
que —como regla— en el ámbito de nuestra Jurisprudencia interna autoriza a marginar el principio de
especialidad de las marcas.

Examinemos ahora: a) si las marcas solicitadas y la que funda la denegatoria del INPI son confundibles, b) sí
son aplicables en el sub lite el art.. 6 bis, apart. 1, del Convenio de Paris (ley 17.011) y el art. 16.3. del ADPIC
(ley 24.425) y si estas normas prestan sustento a la disposición del INPI n 045/00 (fa. 26/27 ó 234/235).

XIV. La parte designativa de le marca solicitada (BRAHMA) alude en la religión de la India al dios supremo
de la trinidad hindú, creador del universo (ver Gran Diccionario Salvat, Barcelona 1992, t. 1, pág. 216,
Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española Real Academia Española edit. Espasa-Calpe S.A 2a.
ed., Madrid 1977, pág. 237, etc.) y dicha parte nominal es idéntica a la que individualiza la cerveza BRAHMA
que elabora Companhía Cervejaria Brahma. En el terreno ideológico, por consiguiente, el elemento
preponderante de los signos no presenta diferencia alguna y su confundibilidad es, por lo tanto, evidente.

Ello no obstante, la actora ha afirmado que como su marca es mixta (denominación y diseño), los elementos
que completan la parte nominal le confieren una fisonomía propia, que la distingue fácilmente del signo
invoca do por el INPI.

En fs. 28 obra la solicitud acta Nº 2025869, de la clase 25, por la que “Stanton S.A. requiere el registro de la
marca mixta cuya facímil obra al pie de la misma foja. Allí se observa —en la mitad superior de la etiqueta-
un doble circulo concéntrico y en el de menor superficie la cabeza de un vacuno medio Perfil, cruzando el
circulo —por detrás de ese dibujo- una franja o banda. En la Parte superior de la figura geométrica léese en
caracteres destacados “BRAHMA” y en el cuarto inferior de la etiqueta —libre de todo aderezo gráfico—
figura en caracteres de superior tamaño el vocablo BRAHMA (con.f fs. 28 y su publicación en el Boletín de
marcas en fs. 29)

Companhía Cervejaria Brahma usa sólo la voz BRAMHA ¿Se confunden aquella etiqueta compleja y este
vocablo simple?

Es incontrovertible que la respuesta afirmativa se impone: 1) porque fonéticamente, el único modo de pedir
el producto es por medio de su ingrediente designativo (BRAHMA) y es este ingrediente el que sólo se
puede utilizar en la propaganda oral o radial, 2) porque, malgrado la cabeza del vacuno, el elemento nominal
(sea que se considere de fantasía —ya que no muchos conocerán su significado— o ya fuere que se lo
juzgare dotado de sentido conceptual) resulta preponderante, y esto es así porque los hombres se entienden
—en general— por el lenguaje el cual es un ordenador del universo. La identidad que se presenta en este
campo del cotejo es un indudable factor de confusión, 3) porque basta la posibilidad de errores en uno de los
campos de la comparación marcaria para que se justifique cohibir la coexistencia de los signos (conf. Sala l
causa 18.750/96 del 3—11—98), y 4) en el confronte de una marca mixta y una designativa —que
coparticipan del mismo elemento nominativo— es la porción verbal la que lleva el mayor peso distintivo,
cumpliendo las formas, diseños y colores -salvo supuestos de excepción— un papel secundario (conf.
OTAMENDI , cit. pág. 213, nota 319, ver la crítica que referida a las marcas anexas, no “mixtas” expuse en la
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causa que dicho autor cita en la note 320, U. WITTEINZELLNER “Derecho de marcas en la Argentina”, pág..
110, L. BERTONE y G. CABANELLAS, “Derecho de Marcas, t. II, pág. 63, etc.).

De allí que los agregados gráficos constitutivos de la marca mixta de la actora son inidóneos para configurar
un signo peculiar e inconfundible, pues no pueden borrar la comunidad visible del idéntico ingrediente
nominal coparticipado: BRAHMA

XV. El INPI, en del Dictamen Nº 045/00 del 13—1—2000 fs. 26/27 ó 234/235.), ponderando la notoriedad de
la marca BRAHMA de la empresa cervecera del Brasil —registrada en numerosas clases en nuestro país—
consideró que el registro reclamado por Stanton & Cia. podía inducir a confusión a los consumidores, por lo
que —con fundamento en los arts 8 bis del Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad
Industria] Conferencía de Lisboa, 1958 (ley 17.011) y 16.3, del acuerdo sobre los Aspectos de los Dere chos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio —ADPIC— (ley 24.425)-- denegó su pretensión para
distinguir los productos de la clase 25, nomenclador decreto 558/81 .

Anotemos, con OTAMENDI, que “La autoridad administrativa no tiene impedimentos en denegar el registro
aplicando la Convención de Paris” (véase op. cit., pág. 371), en cuyo supuesto incumbirá a los jueces
federales revisar la legalidad y razonabilidad del acto administrativo en caso de serle esta cuestión sometida
por el interesado.

En la demanda de fs. 40/47, la peticionaria del registro denegado propone algunas cuestiones enderezadas
a demostrar la ilegitimidad del acto administrativo por -el que su pretensión fue desestimada. Algunas ya las
hemos visto no obstante lo cual intentaré seguir el orden expositivo de la actora por razones metodológicas,
haciendo remisión en cada caso cuando se trate de temas que ya examiné antes.

En el Cap. III (HECHOS) la actora expone con claridad y encomiable síntesis el origen del conflicto. Nada
cabe agregar. En el Cap. IV que abarca las fs. 40 vta./ 43 vta. se desarrolla los antecedentes que muestran
la actividad e importancia económica del grupo “Cauchosol”, del que Stanton & Cia. S.A. forma par
antecedentes que son ajenos a nuestro país e incomputables —habida cuenta del principio de territorialidad
— para decidir la contienda en estudio Y a continuación, la demandante crítica los fundamentos de la
Disposición M 045/00) poniendo de resalte:

a) que el art 6 bis del Convenio de Paris requiere como presupuesto para su aplicación: 1º) que la marca
BRAHMA de la compañía brasileña fuese notoria, extremo que niega, y 2”) que dicha marca hubiera sido
solicitada para productos idénticos o similares, lo que también niega ya que la clase 25 no tiene relación
alguna con “cervezas”, y b) que para que el art. 16.3 de ADPIC fuese de aplicación al sub examen seria
necesario —además de que la marca BRAHMA fuese notoria— los siguientes requisitos para su denegatoria
respecto de “productos no idénticos ni similares”: 1º) que el uso de BRAHMA en calzados y vestimentas
(clase 25) indique una conexión con Cervejaría Brahma, y 2º) la condición de que ese uso lesione los
intereses de Cervejaria Brahma.

Luego de esa enunciación, la accionante se queja porque el INPI no esté facultado para suplir la inacción del
particular interesado (tema que ya vimos), y que la función del Instituto es, en todo caso, tutelar al
consumidor contra eventuales confusiones, y no se ve en autos cómo podría caerse en error siendo que las
marcas identificarían productos tan distintos como calzados y cervezas. Añade que, en otros países, se
suscitaron también conflictos en los que se dio razón a su parte, que, por el principio de especialidad, no es
admisible que el INPI denegara el registro en la clase 25 invocando títulos pertenecientes a los renglones 3,
5, 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 42 del Nomenclador. Finalmente, afirma la accionante que los signos son
inconfundibles por el suyo un conjunto marcarlo (mixto) “ostensible, distintivo y original” (fs 46).

Descartemos desde ya, aunque tenía pensado otro método expositivo, algunos temas marginales que ya
hemos examinado: A) el primer presupuesto del art. 6 bis del Convenio de Paris esta satisfecho, toda vez
que dijimos que BRAHMA de Cervejaría Brahma constituye una marca notoria, B) el INPI está facultado para
adoptar medidas como la que originó estos actuados, C) ninguna influencia proyectan en la especie los
conflictos marcarios entre actora y la cervecera brasileña en el extranjero, como tampoco las decisiones
judiciales emanadas de los tribunales foráneos, y D) aunque “mixta”, la marca solicitada es confundible con
la que sirvió de base al INPI para denegar el registro.

XVI. Procede centrar ahora la atención en el tema de las marcas notorias, su protección nacional e
internacional, la armonización normativa del régimen marcario en general y la solución que consagre una
versión técnicamente elaborada del sistema, conducente a la solución jurídica de mayor valiosidad.

La problemática es ardua y no se puede analizar —dados los enormes intereses en juego— desde un punto
de vista meramente teórico y simplista sino atendiendo con particular afinación de juicio a los reales valores
comprometidos y con la mira puesta en la observancia concreta de los fines esenciales del régimen de
marcas, la tutela del público consumidor y la protección de sanas prácticas mercantiles (conf. Corte
Suprema., Fallos: 272:190, 279:150, entre muchos otros. Para ello, en mi criterio es menester efectuar una
interpretación sistemática y armónica del conjunto de normas —nacionales e internacionales— que
conduzca a un amparo de las marcas notorias concorde con este rasgo excepcional que pocas tienen el
privilegio de alcanzar y que por su poder de convocatoria y seducción popular están particularmente
expuestas a usurpaciones, falsificaciones, imitaciones espurias y en definitiva al indebido aprovechamiento
del prestigio ajeno por parte de sujetos inescrupulosos.

Si el plexo normativo marcario —leyes internas y tratados o convenciones internacionales— no fueran objeto
de una interpretación integradora y armonizadora, su régimen podría verse coronado por el fracaso. Así, por
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ejemplo, si se tomara aisladamente el art. 6 bis del Convenio de París que menciona la reproducción o
imitación de una marca notoriamente conocida.... para productos “idénticos” o “similares” (sin ponderar el
apart. 3° del mismo articulo), veríase proliferar marcas de alto prestigio de terceros —usadas en
determinados productos— aplicadas maliciosamente a otras mercancías para beneficiarse con su fama (nos
encontraríamos con: corbatas Johnny Walker, lapiceras Rolls Royce, perfumes Lucky Strike, bijouterie
Longines, etc.). Y todo este movimiento de piratería marcaria, teñido de dolo y mala fe, no podría ser
detenido con la sola aplicación del art. 6 bis, apart. 1, Conv. París. Sí, en cambio, el apartado 3º del mismo
precepto “no se fijará plaza para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe”— proporciona una herramienta para combatir la conducta desleal y el oscuro
aprovechamiento del esfuerzo y prestigio ganados por un tercero.

En la misma orientación, el art. 24, inc. b), ley 22.362 -trátese de la solicitud de registro o el uso de una
marca notoria extranjera o nacional— fulmina con la nulidad las marcas registradas “ ...b) Por quien, al
solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero” - Y la tutela de las marcas
notorias se refuerza con la conjunción del art - 953 CC pues con la asociación de ambas se ha declarado la
nulidad de una marca notoria de espurio origen que era aplicada a un producto por completo diferente al que
identificaba su legitimo titular: Mampar SA pretendió registrar la marca CHRISTIAN DIOR para mamparas de
baño (clase 11), rubro inexplotado por el verdadero titular de esa marca, y la Sala I (23—5—86.) y luego la
Corte Suprema (31—3—87) resolvieron su nulidad por la intención de inducir a engaño a los consumidores
recurriendo a una copia servil de la prestigiosa marca de la contraria.

Reproduciré un breve párrafo del fallo de la Corte, “que el tribunal estima razonable esta interpretación del a
quo sobre la base de juzgar que la tutela que confiere la norma marcaria cubre también aquellos casos en
que, como en el presente, no se trata de artículos de la misma clase. Que resulta. por lo tanto. correcto
desechar una aplicación literal de la prohibición contenida en el precepto, la cual conduciría, en la práctica
un resultado frustratorio de la finalidad primordial marcaria...“ (conf - causa “Christian Dior S. A.. c/ Mampar
S.A..”, sentencia del:31 de marzo de 1987).

Para completar el panorama normativo internacional, cabe considerar que el art. 16.3. del Acuerdo de los
ADPIC (ley nacional 24425) dispone que: El. articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicará mutatis mutandi
a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha
sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indica una
conexión entre dichos bienes o servicios y al titular de la marca registrada y a condición de que ese uso
lesione los intereses del titular de la marca registrada”.

Al margen de las condiciones que establece la norma, lo cierto es que de su texto resulta la obligación de
proteger la marca notoria por ser tal, con independencia de que distinga productos de naturaleza idéntica o
diferente. Sobre el punto, enseñan G.A. MARTINEZ MEDRANO) y G. SOUCASSE que el ADPIC deja de
lado para el caso de las marcas notorias el principio de especialidad que conservaba el Convenio de Paris, y
citan a Ana Maria PACON —en “Implicancias del TRIPs en el Derecho de Marcas”, incluido en Temas de
Derecho Industrial y de la Competencia, edic. Ciudad Argentina, Bs. As. 1999 en cuanto señala “la
protección conferida se extiende más allá de lo productos idénticos o similares. Por primera vez un acuerdo
internacional protege jurídicamente a las marcas, mas allá de la especialidad” (su artículo, pág. 149) (conf de
MARTINEZ MEDRANO SOUCASSE, “Derecho de Marcas”, Ed. La Rocca, Bs. As. 2000, p. 146).

A su turno, J. OTAMENDI escribe que “cuanto mayor sea la notoriedad de la marca, mayor podría ser la ex
tensión de la protección a productos diferentes. Si la fama de la marca excede el ámbito de sus
consumidores habituales, quien intente el registro para otros productos se beneficiará con la usurpación y a
la vez causará un daño al titular de la marca notoria” (op oit., pág. 367). Y, más adelante, dicho autor pone de
resalto que la legislación interna (art. 24, inc. “b”, ley 22362) ofrece una protección más amplia que el art. 6
bis del Convenio’ de Paris, porque “Así como es cada día más usual que las marcas notorias sean usadas
para distinguir productos de la naturaleza más diversa, también es habitual que los usurpadores lo hagan”
(op. cit., pág.. 373).

Por cuyo motivo, frente a esa realidad, se da en doctrina una tendencia —agrega J. Otamendi— a proteger
la marca notoria contra su uso o registro, aun para productos distintos de los qua ella, cubre (v. cita en pág.
373, nota 36. a: George H.C. BODENHAUSEN, “Problemes actueles concertant la protection internationale
de le propiété industrielle”, La. Prop. Ind 1950, pág. 85, H. BECHER, , The protection of well known trade
marks”, Trademark Report 1952, Nº 42, p. 606, S. P. LADAS, “Industrial Property and Economic
Development”, TMR, t. 45—2, p 615), criterio que el jurista argentino comparte para el supuesto de que la
notoriedad de la marca fuera exigida en el país donde pretende ser registrada, en cuyo caso estima que “
posibilidad de protección debe extenderse a productos diferentes (pág. 373), ello, no sólo para evitar una
usurpación indebida del prestigio ajeno, sino también para evitar la confusión de creer que ambas
mercancías tienen un origen común o al menos un control de calidad común (pág. 374).

Y bien, hemos visto que la actora resiste la aplicación del art.. 16.3. del ADPIC por dos causales: 1º) porque
el uso de la marca BRAHMA, por su parte, no indica conexión entre sus bienes (vestimentas y calzados) y la
Cervejaria titular de BRAHMA para “cervezas”, y 2 no se da la condición de que ese uso lesione los intereses
del titular de la marca registrada

Partiendo de la base de que el principio de especialidad cede frente a los supuestos de conflictos de marcas
notorias (conf. mi voto en la causa : “Chevron”, del 22—5—90), por lo que para mí no resulta en absoluto
inexplicable la conducta asumida por el INPI, juzgo pertinente observar que la actora no ha aportado prueba
concreta de que el grupo económico o la empresa aisladamente hayan realizado negocios en la Argentina
con alguna asiduidad. Tampoco que tengan instalada en nuestro país, con visos de cierta permanencia,
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planta fabril o establecimiento comercial u oficinas de relaciones públicas. No he encontrado realmente

elementos de juicio al respecto, de manera que —si debo juzgar por mi experiencia común de ciudadano
medio — la firma colombiana “Stanton & Cía. S.A. es para nuestra población una ilustre desconocida. Y,
como consecuencia. de ello, es forzoso concluir en que —cualquiera fuese la importancia económica de su
actividad en Bogotá, República de Colombia, y en algunos otros pocos países— en la Argentina trátase de
una empresa que, al menos hasta la fecha, carece de todo prestigio.

En esas condiciones, el intento de introducir en el territorio nacional los productos que fabricaría
(especialmente “calzados” y “botas”) e iniciar actividades de comercialización —en un mercado que
atraviesa una de las peores etapas recesivas de su historia.— habría de requerirle una importante erogación
publicitaria, para hacer conocer las bondades de sus productos y sus marcas. Y es aquí donde surge claro
que existe una conexión entre sus mercancías y el titular de la marca registrada, conexión que, por la fuerza
misma de los hechos, está representada por la coincidencia de la marca que Stanton & Cía. quiere usar y la
marca notoria y prestigiosa que la compañía brasilera colocó hace años en nuestro mercado. Dicho en otros
términos, habiendo adquirido la cerveza BRAHMA difusión y notoriedad, el grupo colombiano se instalaría e
iniciaría su producción y ventas empleando la designación que popularizó Cervejaria Brahma, con lo cual—
prescindiendo de juzgar lo atinente a la buena o mala fe— objetivamente, lo quiera o no, Stanton & Cia.
incurriría en el a indebido del prestigio ajeno (conf. Sala I, causa. 17.147/95 deI 31—8—99).

Que en Bogotá Colombia, el grupo “Cauchosol” que la actora integre. (fs 52) sea económicamente de cierta
importancia no es cosa que interese aquí discutir. Pero sí debe ser mentado que “Cauchosol” y Stanton &
Cía. nada representan en la Argentina Y al adoptar la marca notoria de la cervecera brasileña, que sí actúa
en nuestro país el accionar del grupo colombiano —por la identidad denominativa de las marcas BRAHMA—
indica conexión entre sus bienes ( calzados y vestimentas BRAMA) y el titular de la marca registrada:
Companhia Cervejeira BRAHMA. Con el añadido de que la actora se beneficiaria con la difusión alcanzada
en nuestra tierra por la marca BRAHMA fruto obviamente del accionar de la empresa de la República
Federativa del Brasil.

En lo tocante a que el uso marcario proscripto pudiese ocasionar daños al titular de la marca registrada, bien
se sabe que el aguamiento de la marca o dilución de su poder distintivo —que se produce cuando pierde
exclusividad y pasa a integrar un conjunto de marcas semejantes rompiendo la valiosa asociación marca—
producto— constituye un daño, una lesión al interés legitimo de que la marca de alto renombre no sea
utilizada por otros en la identificación de artículos diferentes (véase. Sala II, causa 7183, “Chevron del 22—5
—90 antes citada).

Es que, a la postre, la dilución o erosión del poder distintivo de la marca —particularmente si ésta es notoria
— le resta una de sus funciones principales, o cuando menos le deteriore, su papel publicitario (conf P.
MATHELY op. oit., pág. 15) y esto apareja, corno natural consecuencia, el debilitamiento de su valor de
venta (ver .1. OTAMENDI, op. cit., pág 379).

Bien se ve, en suma, que los agravios del Instituto Nacional de 1a Propiedad Industrial, sobre el fondo del
asunto, deben según mi criterio ser favorablemente acogidos.

XVII - De conformidad con lo establecido en el art. 279 del Código Procesal si mi, opinión fuese compartida
por mis distinguidos colegas de Sala, deberá adecuarse el régimen de las costas al nuevo resultado del
pleito.

El Tribunal tiene resuelto, en forma reiterada, que en estos casos en los que el Instituto ejerce su poder de
policía y lo hace dentro de limites razonables u opinables desprovistos de ilegitimidad o arbitrariedad
manifiestas, es apropiado que las costas del proceso sean distribuidas según el orden causado (conf. Sala II,
causas: 1136 del 28—5—82, 4217 del 7—10—86, 1121 del 24—8—90, 11.772/94 del 4--7-’96, 1831/94 del
4--7—96, entre muchas otras), extremo que se justifica porque el, accionar del Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial no responde a la defensa de intereses particulares sino al deber de velar por el correcto
desenvolvimiento del orden jurídico en favor del bienestar general (causas: 2078/93 del 27—8—96 y 7900
del 2—9—97 y otras) .

Por lo expuesto, voto porque se revoque la sentencia apelada y se rechace la demanda, con costas de
ambas instancias según el orden causado (art. 68, segunda parte, del Código Procesal) -

Los señores Jueces Francisco de las Carreras y Martín Diego Farrell adhieren al voto que antecede.

En mérito de lo deliberado y de las conclusiones del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la
sentencia apelada y rechazar en consecuencia la demanda, con las costas de ambas instancias en el orden
causado (art.. 68, segundo párrafo, del Código Procesal)

De conformidad con lo establecido en el art. 279 del citado Código, teniendo en cuenta la naturaleza del
asunto, y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como la etapa cumplida, fijase
los honorarios de primera instancia del letrado—apoderado de la actora, doctor Carlos Jorge Mac Culloch,
en la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ XXX) (arts 6, 9, 37 y 38 de la ley 21.839,
modificada - por la 24 432).

Por alzada, meritando el resultado del recurso, regúlase los honorarios del doctor Carlos Jorge Mac Culloch
en la cantidad de pesos CUATROCIENTOS VEINTE ($ XXX (art. 14 del arancel vigente) . Regístrese,
notifíquese y devuélvase. EDUARDO VOCOS CONESA. MARTÍN D. FARRELL.- - FRANCISCO DE LAS
CARRERAS