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EL KNOW HOW:

CONCEPTO Y
CARACTERÍSTICAS

Dr. Antonio Antay Bolaños1

Resumen

Como consecuencia de la apertura de mercados internacionales, en los últimos años el de-


sarrollo del comercio y la transferencia de tecnología han cobrado singular importancia en
el tráfico comercial.; una de sus principales herramientas para llevar a cabo tal fin es la
transferencia del Know How.

Sin embargo, prontamente se ha venido a vulgarizar el término, y se utiliza indiscriminada-


mente para aplicarlo a cualquier clase de conocimiento, por lo que es necesario precisar y de-
limitar su concepto y explicar qué es en realidad el Know How y cuáles son y en qué consisten
sus principales características tales como el carácter secreto de la información, el elemento
subjetivo, el elemento objetivo, la ventaja competitiva, el valor económico de la información
y la información generalmente no conocida.

PALABRAS CLAVE: Propiedad Industrial, Creaciones Industriales, Know How.

Abstract

As a consequence of the opening of the international markets in the last years, the devel-
opment of trade and the transfer of technology have become particularly important in the
commercial traffic, one of its most important tools is the transfer of Know How.

However, the term has been vulgarized lately and now it is used to apply it to any class of
knowledge, for what it is necessary to need and to delimit his concept and to explain what is
actually the Know How and which are and of what his principal characteristics consist such
as the secret character of the information, the subjective element, the objective element,
the competitive advantage, the economic value of the information and the information gen-
erally not known.

Key words: Industrial Property, Industrial Creations, Know How.

1 ∗
Abogado, egresado de la Escuela de Post Grado - Maestría en Derecho Civil con mención en
Derecho Empresarial de la Universidad Privada “Antenor Orrego”, Trujillo; docente universitario en
la Universidad Privada “Señor de Sipán”-Chiclayo y en la Universidad Nacional de Trujillo - Trujillo
de los cursos Derecho Industrial y Derecho Informático, socio fundador del Estudio Jurídico “Antay,
Zaplana y Recalde Asociados” S. C. de R.L.

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El know how: concepto y características

I. Introducción

La tradición romanística del Derecho europeo continental reconoció por muchos años, úni-
camente la existencia de los derechos personales, reales y obligacionales, para solucionar
todo tipo de controversias con relevancia jurídica. Sin embargo, con el advenimiento de la
revolución industrial surge con mayor énfasis la necesidad de proteger las obras del ingenio
del hombre, que por su naturaleza inmaterial eran inaprensibles y no podían ser reguladas
ni protegidas de la manera tradicional. Ocurre entonces un cambio paradigmático cuado
el jurista alemán Josef Kolher, propone su teoría de los bienes inmateriales, para proteger
aquellos productos de la mente del hombre (tales como las marcas, lemas comerciales, los
inventos, modelos de utilidad, las obras artísticas entre otras), que poseían esas singulares
características, y que además, adquirían ya importante valor económico en el mercado.
Se desarrolla entonces una nueva rama del estudio del Derecho como son los derechos de la
Propiedad Intelectual; y el Know How, forma parte de estos derechos cuya naturaleza jurídi-
ca es muy peculiar y por lo tanto requiere de una protección jurídica especial, sui generis.

A continuación describiremos brevemente el origen del vocablo a fin de dilucidar posterior-


mente su contenido.

La palabra Know How proviene del vocablo anglosajón Know How to do it, es decir saber
cómo hacer algo o saber cómo hacerlo. Es el manejo de información aplicada al campo
industrial o comercial que nos permite llevar a cabo alguna de estas actividades. Una de las
características principales de este conocimiento es que nos brinda un “plus” o valor agrega-
do al momento de su aplicación, que lo hace valioso para quien lo posee, requiriendo de
ciertos cuidados para que esa información no pase a conocimiento de terceros sin el consen-
timiento de su poseedor legítimo.

En doctrina existen una serie de conceptos que hacen referencia a esta clase especial de
conocimientos; y modernamente, también se le entiende de manera “amplia”, de tal forma
que su concepto abarca la idea de su uso y aplicación tanto en el ámbito industrial como
comercial.

José Gómez Segade en su obra “El Secreto Industrial (Know How)”, señala: “Es muy difícil
dar una definición del secreto industrial”2 . Y en efecto, en principio podría causar confusión
la utilización (por parte de la doctrina y legislación internacional) de determinados vocablos
que hagan referencia al Know How utilizando otros términos, pero eso no debe distraer
nuestra atención.

La doctrina anglosajona denomina a esta clase de conocimientos como trade secrets; sin
embargo, se puede encontrar literatura que utilice en el mismo sentido otros términos.

2 Gómez Segade, José; “El Secreto Industrial” (Know How), Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pág. 64,
65. Sin embargo, este autor al referirse a la definición del término Know How señala que es per-
fectamente posible una definición de dicho término. Más aún, tal definición resulta necesaria con
el fin de evitar las dudas que asaltan al intérprete en el momento de enfrentarse con los supuestos
concretos de secreto industrial. Debe entenderse en tal sentido que ambos términos nos deben
llevar a la misma idea conceptual.

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Al respecto Nishan Swais señala: ““El vocablo “trade secret” frecuentemente es usado de
manera indistinta con los términos “confidential business information”. También es posible
encontrar dicho término referido a temas como “proprietary informamation”, “proprietary
confidential information”, “confidential information”, “secret information”, “business se-
crets” y “business information” 3 .

Por su parte, Sheldon Burahtein afirma: ”Información confidencial, también está referida a la información
privilegiada, la cual se refiere a cualquier información que no está disponible al público y que otorga a su
poseedor una ventaja sobre otros que no la conocen. Información de cualquier tipo, financiera, comercial
o técnica, que puede ser protegida como información confidencial. La información confidencial es también
conocida como trade secret, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica”4 .

Más adelante, señala el mismo autor que: “La información confidencial incluye al Know How. El Know
How es un conocimiento fáctico que no puede ser descrito exactamente como una entidad separada.
Cuando es usado en combinación con otros conocimientos, el resultado es una habilidad especial
para producir o hacer algo que de otra forma no podría ser llevado a cabo con la misma exactitud o
precisión necesaria para el éxito comercial”5 .

Por otro lado, al interior de nuestro sistema jurídico europeo continental, se le denomina secreto industrial,
secreto empresarial, conocimientos técnicos no patentados, información no divulgada, entre otros.

El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, acertadamente encuentra que el término


Know How, al momento de su traducción al español, trae consigo cierta incertidumbre de-
pendiendo del contexto en el cual se desarrolle el tema, por lo que prefiere (a fin de no
entrar en mayores disquisiciones) denominarlo como conocimientos técnicos, y señala lo
siguiente; ...“El estudio del régimen jurídico aplicable a los conocimientos técnicos se ha vis-
to innecesariamente complicado, en los países de habla hispana, por la introducción en la
práctica comercial y en la doctrina de la expresión inglesa know – how. Se trata de un
uso también frecuente en Francia y Alemania,” (...)” puede aquí observarse que esa voz
no forma parte de los conceptos esenciales utilizados por la legislación y, en general, por
la jurisprudencia, para solucionar las cuestiones concretas que se plantean respecto de los
conocimientos técnicos.” Y agrega: “Nada ha impedido, por cierto, que en las traducciones
del español al inglés se utilice la voz know – how como equivalente de la expresión “cono-
3 Nishan Swais, LL.B.; “Protecting Trade Secrets”, International Self-Counsel Press Ltd., First Edition,
November 1996, Toronto, Canada, pàg.12. “The term “trade secret” is often used interchange-
ably with the term “confidential business information”. You many also find trade secrets referred
to as “proprietary information”, “proprietary confidential information”, “confidential information”,
“secret information”, “business secrets” and “business information”.
4 Sheldon Burahtein P. Emg., B.C.,., LL. B.; “The Corporate Counsel Guide to Intellectual Property
Law, Canada Law Book Inc., Ontario, Pàg.147. “Confidential information, also referred to as propri-
etary information, is any information which is not publicly available and gives to the possessor an
advantage over those who do not know it. Information of any type, financial, commercial or techni-
cal, may be protected as confidential information. Confidential information is also referred to as a
trade secret, particularly in the United States”
5 Ibidem pág.147. “Confidential information includes know-how. Know-how is factual knowledge
which cannot be precisely described as a separate entity. When used in combination with other
knowledge, it results in the ability to produce or do something that could not otherwise be done
with the same accuracy or precision necessary for commercial success”

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cimientos técnicos”, empleada en legislaciones de países hispanohablantes”6 .

Debe entenderse entonces por Know How, al conjunto de conocimientos de carácter secreto que
posee un valor económico en el mercado y que es de aplicación al campo industrial o comercial, el cual
nos permite obtener una ventaja cualitativa o cuantitativa en el desarrollo de dichas actividades, y que
se puede transmitir a cambio de una contraprestación económica.

II. Características del Know How

Para que el Know How sea reconocido como tal, deberá reunir ciertos requisitos; cualquier infor-
mación que se mantenga oculta no resultará necesariamente merecedora de protección jurídica como
Know How.

En el caso del Know How, la legislación comparada ha resumido en tres estos elementos:

a) el carácter secreto de la información,


b) que ésta tenga un valor comercial por tal motivo y,
c) que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.

Sin embargo, es necesario desarrollar estos sucintos criterios para encontrar el significado on-
tológico del Know How; por lo que a continuación expondremos sus principales características.

2.1. Carácter secreto de la información

Un secreto es algo que alguna persona intenta evitar que se haga de conocimiento general7 .

La doctrina mayoritaria considera que esta clase de conocimientos debe tener el carácter
de secreto a fin de poder obtener de aquellos el mayor provecho, ya que de otra mane-
ra no tendría objeto su tutela jurídica al pasar a ser de dominio público. Sin embargo, es
necesario aclarar que para efectos de este análisis, deben considerarse como equivalentes,
información secreta e información confidencial. En ambos casos puede afirmarse que los
conocimientos son secretos.

El secreto será un cierto saber, un cierto conocimiento que se aísla, poniendo obstáculos para que
no llegue a ser conocido por otras personas8 . El secreto, por tanto, es un estado de hecho o situ-
ación fáctica, consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento
sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimiento, hechos, etc., y desean conservar en
exclusiva ese conocimiento frente a otras personas9 . Esta información relevante debe estar en
dominio de un número muy reducido de personas, sino sólo de una.

6 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; “Régimen Jurídico de los
Conocimientos Técnicos”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, Pág.17, 18.
7 Nishan Swais, LL.B.; Ob. Cit., pàg.11, “A secret is something that someone is trying to prevent from
becoming generally known”
8 Gómez Segade, José Antonio; Ob. Cit., pág.42.
9 Crespi; en “La tutela penale del segreto”, Palermo, 1952, pàg. 7; citado por Gómez Segade, ibidem
pág.43.

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Quién querría adquirir a título oneroso información relevante que bien podría conseguir sin
desembolsar un solo centavo. Esto se debe a que el Know How puede resultar siendo patent-
able o no patentable, dependiendo de que cumpla con los requisitos que el régimen exige,
o del mayor o menor interés del poseedor de dicho conocimiento en legalizar el mismo, y es
que la magia del Know How radica en el secreto.

En ese sentido, bien puede reunir éste los requisitos de patentabilidad exigidos en el régimen de
patentes de invención como son: novedad, altura inventiva y ser susceptible de aplicación indus-
trial (entendida en sentido amplio10 ); pero a cambio de la protección por parte del ordenamiento
jurídico mediante el otorgamiento de la patente, que en buena cuenta es un “monopolio legal”
se deberá dilucidar dicha información convenientemente a fin de que la sociedad se beneficie
con la misma y sobre esa base se puedan proseguir nuevas investigaciones. Bajo ese concepto, si
es patentada la información de que se trate, pasará en su momento a conocimiento del dominio
público por la misma naturaleza del sistema de patentes y sólo estará bajo el “paraguas” de su
protección jurídica por el tiempo que se lo permita dicho régimen11 , luego de lo cual la infor-
mación podrá ser aprovechada libremente por el público en general.

De otro lado, si no es patentable, por no reunir los requisitos que éste régimen exige, no se
le debe desproteger ni desamparar jurídicamente, más aún si el mercado le otorga un valor
económico a tales conocimientos; por lo que a fin de preservar dicho valor es imprescindible
mantenerlo en secreto.

Este carácter secreto del Know How tendría su único aparente inconveniente en la necesidad
de transmitir la información a aquellas personas que deban de conocerla para su utilización
o aplicación, lo que resulta ser necesariamente obvio. Al respecto, Cabanellas opina: “No
cabe exigir en este sentido, que los conocimientos secretos sólo sean accesibles a su titular,
pues ello no sólo va en contra de la acepción corriente del concepto de secreto, sino que
impediría la utilización económica de esos conocimientos, la cual requiere su comunicación
a empleados, proveedores u otros círculos limitados de personas”12 .

Por su parte, Albert Font Segura señala que: “La nota singular y esencial que define a es-
tas informaciones es que son secretas, esto es reservadas u ocultas; por lo tanto, tan sólo
un número limitado de personas pueden tener acceso a las mismas. El conocimiento en
cuestión no tiene que ser de dominio público (common knowledge), entendiendo con ello
el conjunto de competidores que puedan estar interesados en el contenido del secreto, en
cuyo caso no habrá protección alguna”13 .

10 Tiempo atrás, la doctrina reconocía que el término “aplicación industrial” debería entenderse
taxativamente; sin embargo, con el devenir del tiempo se ha flexibilizado tal concepción a fin de
poder otorgarle a las patentes de invención un mayor ámbito de protección jurídica; por tal motivo
es común hoy en día entender y aceptar dicho término de manera extensiva de modo que abarque
la idea de su aplicación comercial.
11 Veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en un país
miembro del Convenio de París. Ver Art.50º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Art.33 de
los ADPIC. y Art. 60 del Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de Propiedad Industrial.
12 Cabanellas, Op. Cit., pág. 55.
13 Font Segura, Albert; “La protección Internacional del Secreto Empresarial”, Eurolex, Madrid, 1999,
pág.51.

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El profesor Pedro Portellano Díez, al referirse sobre este tema afirma que, “es preciso que la
información posea el carácter de reservada u oculta. El desconocimiento por los terceros consti-
tuye, como es obvio, el presupuesto esencial de su existencia y protección. El carácter reservado
de los conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al poseedor de los mismos.
Dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque lo desconocen”14 .

Por su parte, manifiesta al respecto Cabanellas de las Cuevas que, “la condición de confiden-
cialidad15 de la tecnología16 es un requisito fundamental para su protección jurídica”17 .

De otro lado Gómez Segade señala (al referirse al rasgo oculto del secreto) que “el carácter reser-
vado y el desconocimiento por los terceros es un presupuesto esencial para la existencia del
secreto industrial. Más aún, se puede decir que la falta de divulgación del secreto constituye
el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto industrial”. Agrega que, “...el
carácter oculto de los conocimientos es lo que proporciona una situación privilegiada al empresa-
rio (poseedor de los mismos) y dispone de algo que sus competidores no pueden utilizar porque
lo desconocen; o porque, aún conociéndolo, no saben que es empleado por su competidor. La
falta de divulgación es, por tanto, la base sobre la que se asienta toda la construcción
del secreto industrial”18 ; sin embargo, no debe ser suficiente el ocultamiento de la información,
debe además, configurarse otros elementos a fin de efectivizar la protección del Know How, estos
son: el elemento subjetivo y el elemento objetivo que revisaremos a continuación.

2.2. Elemento subjetivo

En la doctrina reina total acuerdo en torno a la necesidad de que exista (en el secreto indus-
trial) un elemento subjetivo o voluntad del titular de mantener oculto el mismo19 .

Aquella exige como ulterior requisito para la existencia del secreto, la voluntad de su titular
en orden a mantener ocultos determinados conocimientos20 .

Se trata de la voluntad que tiene el poseedor del Know How de mantener aquella información
oculta; sabe que tiene entre “sus manos” un elemento que lo puede hacer más competitivo
en el mercado y quiere aprovechar esa ventaja a fin de optimizar los resultados de sus activi-
dades industriales o comerciales. Tiene entonces, el deseo de que la información que posee
no sea de conocimiento de terceros (sin su autorización o consentimiento) y no desearía
que un competidor tenga acceso a la misma. Él, ha pensado en el valor económico de esa
información e intencionalmente decide que no debe ser conocida por terceras personas.

Puede ocurrir sin embargo, que el poseedor del Know How sepa que éste tiene algún valor
industrial o comercial pero no le interesa (por su vocación filantrópica(, ocultarlo, y lo trans-
14 Portellano Díez, Pedro; “Protección de la Información no divulgada”, en Material de Lectura Nº
4, Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, Semestre 2004-I.
15 Refiriéndose al carácter secreto de la información.
16 En clara alusión al know how.
17 Cabanellas de las Cuevas; Op. Cit., pág. 60.
18 Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 187 y 188.
19 Ibidem, pág. 224.
20 Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 222.

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mite a sus colegas de profesión u oficio o a cualquier otra persona; o lo publica en algún
medio de difusión. En este supuesto, no existiría el elemento subjetivo del que hablamos,
ya que el poseedor del Know How no tiene voluntad alguna de mantener en secreto su in-
formación.

Asimismo, la casualidad o el azar no pueden ser elementos sobre los que se construya la
figura del secreto. La persona que desee proteger su secreto industrial deberá manifestar
claramente su voluntad en tal sentido21 .

Este elemento subjetivo es determinante para asegurar la protección legal del Know How, ya
que sin el ánimo manifiesto, de preservar secreta una información determinada, no concu-
rrirán todos los requisitos imprescindibles para configurar el secreto empresarial22 . Esta vol-
untad deberá en todo caso de manifestarse a través de una cláusula contractual, en donde
se especifique debidamente en qué consiste el secreto a guardar.

Sin embargo, para que exista auténtica voluntad de mantener el secreto no basta una ex-
presa declaración de ello o una conducta de la que se deduzca a primera vista su intención.
Es preciso, además, que la voluntad vaya acompañada de medidas complementarias que
traten de lograr su efectividad23 .

El maestro Guillermo Cabanellas de las Cuevas, al referirse sobre este aspecto, señala: “Ese
deseo constitutivo del elemento subjetivo, sin el cual no cabe hablar de secreto, se mani-
fiesta en la esfera jurídica de diversas formas tangibles, aprehensibles por los órganos en-
cargados de la aplicación de la protección legal concedida a los poseedores de secretos. Los
titulares de conocimientos tomarán precauciones para que éstos no lleguen a poder de
terceros, impondrán obligaciones de no divulgación sobre sus empleados o sobre las firmas
a las que transmitan tales informaciones, adaptarán su producción a la intención de que los
procedimientos reservados permanezcan desconocidos por terceros, etc.”24 .

En tal sentido, se hace necesario llevar a cabo una serie de acciones para asegurar la con-
fidencialidad del conocimiento que se quiere resguardar, así, aparece otro elemento que
pasaremos a revisar a continuación.

2.3. Elemento objetivo

A fin de mantener el carácter secreto de la información, el poseedor del Know How no sólo
deberá tener la voluntad (elemento subjetivo) de que ésta no llegue a conocimiento de
terceros no autorizados, sino que deberá llevar a cabo una serie de actos tendentes a con-
servar fuera del alcance de éstos tal información.

Gómez Segade señala que, “los secretos industriales constituyen valores incorporales de la
empresa; muchas veces incluso son un elemento de importancia decisiva en el conjunto de
21 Ibidem, pág. 224.
22 Font Segura, Alberto; Op. Cit. pág. 55,56.
23 Gómez Segade, José Antonio; Op. Cit. pág. 232 y 242.
24 Cabanellas de las Cuevas Guillermo; Op. Cit., pág. 56.

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valores empresariales. De ahí que los secretos en alguna ocasión25 hayan sido denominados
“alma de la empresa”26 . En suma, el elemento objetivo del secreto está constituido por el in-
terés de la empresa en el mantenimiento de su capacidad competitiva27 ; es decir, el interés
por mantener su posición o situación en el mercado.

Debe entenderse entonces, que al referirnos al interés como elemento objetivo, estaremos
hablando de conocimientos útiles para la empresa cuyo conocimiento por personas no au-
torizadas podría causar perjuicio a su poseedor legítimo al ver vulnerada su capacidad com-
petitiva. En ese sentido como veremos más adelante, el poseedor del Know How deberá
tener sumo cuidado y extremar sus precauciones a fin de no verse perjudicado con la divul-
gación de su secreto.

Este interés debe entenderse también, como la actitud que adopta el titular del conocimien-
to técnico. Es la diligencia con que el poseedor de este conocimiento lo protege a fin de que
no se conozca su contenido. Es decir, el poseedor del Know How debe tomar las precaucio-
nes razonables para eliminar en lo posible el riesgo de que la información confidencial que
maneja sea procurada por personas no autorizadas. Por ejemplo, en una empresa u oficina
deberá agotar los medios para señalar los lugares donde no puede tener acceso libremente
todo el personal. De igual modo, plasmada la información confidencial en papel u otro
soporte técnico, tendrá que señalar en forma clara y visible el carácter secreto de la misma,
a fin de evitar poner en riesgo dicha información, al actuar con indiferencia en la protección
y manejo de la misma.

2.4. Ventaja competitiva

Definitivamente, la clase de conocimiento al que nos referimos debe poder ser usado en la in-
dustria o el comercio y este uso o aplicación nos debe poner eventualmente un paso adelante de
nuestros competidores. Debe otorgarnos, en buena cuenta, una ventaja al momento de com-
petir en el mercado, es esta ventaja la que genera el interés sobre su adquisición; es ese “algo”
innovador, diferente, desconocido para otros, el que le otorga su especial atractivo.

Al respecto, Cáceres Barraza César explica: “La ventaja competitiva se obtiene, por lo gen-
eral, de las técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos y comerciales aplicados
–sea que fueren útiles o no-; pero éstos no se logran sino después de haber invertido gran
cantidad de tiempo y esfuerzo, por no citar tan sólo el dinero; y es esa inversión la que
empuja a los empresarios a mantener en reserva los conocimientos desarrollados que le
brindan fuerza competitiva y valor de licencia”28 .

En tal sentido, podemos decir que compartimos en parte tal idea; sin embargo, no estamos
de acuerdo en que estos conocimientos tengan que haberse obtenido necesariamente lu-
ego de haber invertido “gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero”, ya que, sin lugar a
25 Gómez Segade, José. Op. Cit. pág.246, refiriéndose a una sentencia del Tribunal de París de 06 de
Junio de 1908, que resolvió el caso Bliss te Cie. C. Sperber, Ann., 1908, Págs.322 y ss. (pàg.324)
26 Ibídem, pág.246.
27 Ibídem, pág.248.
28 Cáceres Barraza César; “Protección Jurídica de los Secretos Empresariales” Ed. Cuzco, Lima, 2002,
pág. 91.

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dudas, es posible que ocurra por obra del azar, es decir, que también podría ocurrir que ese
conocimiento especial, único o diferenciado, surja como resultado de una serie de intentos
en la búsqueda de otra cosa, y que por obra del azar o de la casualidad nos encontremos
con este elemento novedoso, o con esta nueva forma de hacer las cosas, lo que no necesari-
amente podría haber requerido gran cantidad de tiempo, esfuerzo o dinero. Y en todo caso
bien podría haberse heredado o adquirido de forma graciosa o por el favor de un tercero,
casos que no dejan de ser posibles. Así, no sería el esfuerzo, ni el tiempo, ni el dinero nec-
esariamente lo que motivaría al poseedor de dicho conocimiento a mantenerlo en secreto
por considerar que tiene un valor económico, sino que sería en todo caso la expectativa que
nace de poder obtener ganancias de su utilización, al ponernos un paso adelante y brindar-
nos intrínsecamente dicha ventaja en el mercado.

Font Segura señala al respecto que la ventaja competitiva de una empresa no se basa únicamente
en el producto en sí, en su producción o distribución, sino que es crucial también toda la activi-
dad empresarial desarrollada en función de unos conocimientos o informaciones desconocidos
y reservados, por el resto o la mayoría de competidores (...) El carácter beneficioso del secreto
proviene de la exigencia del carácter competitivo del conocimiento (...) La información reservada
debe tener carácter competitivo al conferir una ventaja económica en el mercado29 .

2.5. Valor económico de la información

De nada serviría que por el sólo hecho de que cierta información industrial o comercial se manten-
ga en secreto, ésta merezca tutela por parte de la sociedad mediante el ordenamiento jurídico.

Para que el Know How tenga la debida protección jurídica deberá, además de los elementos
anotados líneas arriba, ser susceptible de valoración económica, y esto será consecuencia de
la ventaja competitiva que nos ofrece.

En efecto, si el Know How es capaz de poner a quien lo posea a la vanguardia en la fabri-


cación de determinado producto o el desarrollo de la prestación de un servicio, sea porque
reduce los costos de producción o minimiza el tiempo de consecución de los objetivos plan-
teados en la empresa, esto necesariamente le otorgará una ventaja competitiva. Y como
consecuencia de esa ventaja, la información adquiere un determinado valor económico,
susceptible de intercambio en el mercado.

En ese orden de ideas, el Know How tendrá valor económico en el mercado sólo sí aporta un
mejoramiento para el desarrollo de la actividad comercial o industrial, ya que de otro modo
no tendría ningún atractivo para su obtención por parte de los agentes económicos.
Cabanellas refiere en este sentido: “Esos conocimientos técnicos capaces de adquirir valor
son de muy distinta naturaleza. Los habrá con aplicación industrial, utilizables en la agricul-
tura, requeridos por la minería, empleables en la prestación de servicios, etc. Todos ellos
presentan la característica común de cumplir una función económica, de poder ser prote-
gidos mediante su mantenimiento en secreto y de requerir de tutela jurídica para su elabo-
ración, uso y diseminación. Esa característica es la que justifica la protección de la tecnología
industrial y la que debe igualmente fundamentar la extensión del régimen jurídico de los
conocimientos técnicos a todos ellos”30 .
29 Font Segura, Albert, Op. Cit. pág. 54.
30 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Op. Cit., pág. 39.

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2.6. Información susceptible de ser usada en la industria o el comercio

De nada valdría que estos conocimientos, pese a que hayan adquirido algún valor económi-
co en el mercado, no sirvan para ser aplicados en la industria o el comercio. La propia esen-
cia del Know How es la aplicación práctica de sus elementos constitutivos para el desarrollo
de estas actividades, por lo que resulta imprescindible a nuestro juicio, el cumplimiento de
dicho requisito.

2.7. Información generalmente no conocida

A este respecto, es menester hacer una breve reflexión. A diferencia de los in-
ventos cuyos requisitos de patentabilidad a saber son: la novedad, altura inven-
tiva y su posibilidad de ser aplicados industrialmente31 , siendo el primero de los
nombrados requisito sine qua non para el otorgamiento de la protección jurídi-
ca que le brinda la sociedad a su titular a cambio de una exclusiva de dominio
por un tiempo determinado, en el caso del Know How, consideramos que no
es necesaria la exigencia de la novedad, ya que bien puede ocurrir que la infor-
mación que se maneje no sea nueva, ya que ésta se puede haber rescatado de
alguna fórmula ancestral o manera muy antigua de llevar a cabo algo que cayó
en el olvido o dejó de usarse hace machísimos años y que nadie la recuerde o
sea capaz de llevarla a cabo actualmente, pero que para el caso práctico en
el momento de su posible aplicación, le va a otorgar a su poseedor una ventaja
competitiva en el mercado.
Es por ello que al utilizarse el término información generalmente no conocida,
debe entenderse como tal, al conocimiento técnico al cual el competidor o com-
petidores no tengan acceso fácilmente, o que su desarrollo u obtención no sea
de fácil aprehensión o puede que demande alguna dificultad técnica.
III. Conclusiones
Conforme hemos visto en el desarrollo el presente artículo, el término Know
How, no esta referido a cualquier clase de conocimiento conforme se viene uti-
lizando comúnmente, es algo más; y para que merezca protección en al ámbito
jurídico debe reunir determinadas características que delimitan su esencia.
Consideramos asimismo, necesario puntualizar que, nos ha tocado vivir en esta
edad contemporánea una serie de cambios paradigmáticos no sólo en las for-
mas de producción y comercialización, sino también por ejemplo, en el uso y
manejo de la información. Estamos viviendo en una era tecnológica, en la de-
nominada “sociedad de la información”; la informática ha influido mucho en
ello y gran parte de esa transformación se debe al desarrollo meteórico del
uso de la Internet, todo ello ha traído consigo cambios en el uso y manejo de la
información y por qué no decirlo, existe el criterio casi universalizado de liberal-
izarla para acceder a mejores estándares de vida.

31 Ver Art.14 Decisión 486, Art. 27.1 de ADPIC y Art.22 del Decreto Legislativo Nº 823 - Ley de
Propiedad Industrial.

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Sin embargo, en el campo comercial e industrial en donde se utiliza el Know


How, aún habría que meditar sobre la liberalización de la información secreta,
ya que esta peculiar forma de manejar la información nos otorga una ventaja
competitiva en el mercado; este conocimiento oculto obtiene un valor mu-
chas veces incalculable que de otro modo no podríamos mantener, un ejemplo
simbólico sería el caso de la empresa fabricante de bebidas “Coca-Cola” y su
mundialmente desconocida fórmula secreta; ¿cuáles serían las consecuencias
económicas si se divulgase dicha información?, si solamente la marca “Coca-
Cola” está valorizada hoy en el mercado mundial en más de 44 mil millones de
dólares millones de dólares32.

Dejamos abierta la interrogante, a fin de que pueda ser objeto de consideracio-


nes posteriores.
IV. Bibliografía

Cabanellas de las Cuevas, G. (1984). “Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”. Bue-
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32 http://www.eluniversal.com.mx/notas/420484.html, tomado el 13 de Mayo del 2008.

GUARDIAN SEDIMENTADO
José Carlos Orillo / Artista Plástico

THZOECOEN/144

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