Resumo: Tecnologia: Um dos vocábulos mais presentes nos vernáculos justamente por seu

significativo conteúdo sócio-econômico consiste, de igual sorte, no foco deste estudo, mais
precisamente sua forma contratual de transferência. A tecnologia, como vetor do
desenvolvimento e concebida como propriedade, pode ser transmitida a outro agente econômico
para que este a aplique e aufira as benesses a ela inerentes. Diante desta relevância analisa-se
aqui seu desenho, sua forma de transmissão, sob a égide da ciência jurídica, que tutela a
utilização do know how inserindo-o no sistema jurídico moderno de terceira geração. Diferencia-
se ainda o contrato de transferência de tecnologia, da licença e da prestação de serviços,
inclusive elucidando sobre o tratamento auferido no âmbito da OMC.

SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Conhecendo o objeto: a natureza e conceito de Know how 3.

Caracterizando a Transferência 4. Contrato de know how: Natureza Jurídica 4.1 Contrato de
know how: Os Vários Tipos 4.2. As diferenças entre o Contrato de transferência de Know how,
licença e prestação de serviços 4.3. Restrições após a expiração de direitos exclusivos 4.4.
Indisponibilidade do know how 4.5. Cessação de uso do know how 4.6. Pagamento após a
expiração 5. A regulamentação da OMC no âmbito de Transferência de Tecnologia 6.
Conclusões 7. Referências Bibliográficas.

1. Introdução

As transformações sócio-econômicas ocorridas e mundialmente comentadas nos últimos

anos, nos mais diversos ramos do saber científico, tem na tecnologia um fator fulcral. As
inovações tecnológicas têm servido de substrato para facilitar os processos de transformação
mundial em direção à economia interdependente e global. De forma que não se trata somente de
produtos franceses competindo mercados com produtos brasileiros similares, como exemplo,
mas, antes, de um história onde a diferença fundamental encontra-se em bits, átomos e
conhecimento.

O comércio tradicionalmente constituiu da troca de átomos, onde, o produto era despachado por
via marítima, consistindo, não raro, em uma massa volumosa, pesada e inerte, navegando por
milhares de quilômetros, a um alto custo por muitos dias. Ao passar pela alfândega declara-se os
átomos, ou seja, o produto material, e não os bits ou conhecimento, o bem imaterial. O desenho
hodierno do comércio mudou, a movimentação regular passa a ser de forma instantânea, os bens
passam a ser bits, o conhecimento passa a ter valor econômico, passível de ser transferível.

A sociedade agrega na informação, na tecnologia, valor. Neste movimento axiológico,

emerge o Direito, quando o fato social tem relevância suficiente para ser tutelado. E a tecnologia
ganha acepções várias, transitando em bits e átomos, recebendo valores econômicos vultuosos,
fazendo-se assim necessário refletir sobre o conhecimento, o know how e sua transferência. Onde
a informação, o know how, a tecnologia pode ser equiparada ao bit, que não tem cor, tamanho ou
peso, mas a sua tradução, leitura e acepção econômica e jurídica, tem cor tamanho e peso: o
dinheiro e o contrato. Portanto, o GATT trata de átomos.

Assim, propõe-se aqui demonstrar a leitura jurídica dada ao Know how, à tecnologia,
elucidando seus conceitos e natureza jurídica, para que então verifique-se quais são as formas e
procedimentos adequados para que viabilize sua transferência. Informando ainda, a que
categoria, em uma visão sistêmica, encontra-se ligado o contrato de transferência jurídica, vez
que, uma das características próprias das relações internacionais hodiernas consiste no intenso
fluxo de capital, de forma transnacional. Destarte, a transferência de tecnologia não cria uma
dinâmica de desenvolvimento econômico senão quando contribui para um desenvolvimento que
corresponda às necessidades do país importador e às mentalidades locais.

Os Estados ditos desenvolvidos sustentaram que a tarefa das organizações internacionais

deveria resumir-se em fornecer conselhos técnicos nos domínios econômico, social e cultural aos
Estados membros que desejassem tal auxílio. De sorte que, ao mesmo tempo que houve a
expansão comercial, onde os agentes econômicos passaram aplicar o conceito de transferência de
tecnologia além do assistencialismo, o Estados conceberam-na à medida da complexidade de um
processo de produção ou mesmo de gestão de um setor econômico.

O desenvolvimento e implementação de tecnologia de ponta faz-se, em sua, maioria,

através de investimentos estrangeiros diretos, que por sua vez, provocam duplo efeito: constitui
uma significativa fonte de capital para o setor privado e consiste em um alto risco de
vulnerabilidade para a economia nacional.

2. Conhecendo o Objeto: a natureza e conceito de Know how

Seguindo-se o parâmetro de átomos e bits, a tecnologia, de forma análoga, seria um bit.

Mesmo que necessite de átomos para manifestar-se, como o papel, a fita gravada, o filme, ou
qualquer outro bem tangível capaz de trazer a percepção do objeto sob análise. Desta feita,
tampouco é um direito, embora, possa ser objeto de direito. A tecnologia consiste em um
conjunto ordenado de conhecimentos, informações.

De maneira geral, a informação, como tal, é um bem tutelado pelo Direito, ou seja, algo
que potencialmente será objeto de direitos e obrigações, os quais, por sua vez, serão objeto de
proteção jurídica. Tal proteção será conferida desde que haja um legítimo interesse, moral ou
econômico, na preservação, no uso (exclusivo ou não), na divulgação (exclusiva ou não) da tal
informação.

Já de início se percebe que, segundo tal perspectiva, tecnologia (1) é algo intrínseco à
atividade empresarial, o fator cognitivo da produção da empresa. Não se trata, pelo menos
diretamente, de um bem intelectual comunitário, ou nacional, que vise o bem do homem ou o
progresso dos povos, a não ser na medida em que a empresa é considerada como o meio ótimo
de alcançar tais objetivos.

A tecnologia surge no mundo econômico de várias maneiras diversas. Ela pode ser parte
de segredo comercial de uma empresa; surgirá como "informação confidencial" quando
transmitida sob reserva de circulação; será livremente divulgada mas sem terá sua utilização
restrita, se patenteada; será prestada sem nenhuma reserva, seja de divulgação, seja de utilização
no caso de serviços técnicos como o de projeto, de consultoria etc.
 Desta feita, tem-se que o segredo comercial consiste no conjunto das informações
escassas, de caráter financeiro, econômico, comercial ou tecnológico, que permitem à empresa
que as detém uma posição privilegiada. Enquanto afetado à exploração de uma certa empresa,
este segredo é parte do fundo de comércio, e, como tal, um ativo não contabilizável, embora
apreciável economicamente quando a empresa, como um todo, ou parte dela, se transforma em
bem de troca (2).

A informação confidencial, que pode ser igualmente de caráter financeiro comercial etc.
inclusive tecnológico, é parte de um segredo comercial transmitido, sob reserva de divulgação,
de alguma vantagem para transmissor. Dentro desta ótica, o conhecimento técnico transmitido
com restrição de divulgação é uma informação confidencial, e será Know how (3) desde que sua
detenção represente uma vantagem comercial para o recipiente. Assim, como se verá, o contrato
de know how , ou de transferência de tecnologia, tem por objeto a cessão de posição na
concorrência mediante comunicação de experiências empresariais

Exara-se desta noção que o know how não é um conhecimento, mas uma conformação do
aviamento, uma forma de organizar a produção; sua transmissão, desta feita, consiste em
transplante de parcela da organização empresarial diretamente afeta à fabricação, reproduzindo o
aviamento do fornecedor do know how. A organização nova, já pelo fato de seu transplante, traz
consigo uma expectativa de reditibilidade, um poder novo sobre o mercado, poder tanto mais
efetivo quanto se assemelharem o mercado para o qual o know how foi concebido e para o qual
foi transplantado.

O contrato que traspassa o know how, desta forma, é um contrato de comunicação de

experiências empresariais (4), de maneiras de organizar a produção. Mas, enquanto significa uma
renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir, ele próprio,
no mercado considerado, ou, pelo menos de produzir sozinho, é uma cessão perante a
concorrência, e não somente uma criação de poder.

Em outras palavras, a aquisição do bem concorrencial não é originária. Tal raciocínio terá
talvez menos validade no futuro em que se multiplicaram as fábricas de tecnologia, unidades
empresariais cujo produto é a própria arte de fabricação; mantém-se, porém, ainda enquanto o
know how for parcela do aviamento de uma empresa, que o gera como instrumento de produção.

A noção de propriedade destas informações, ou da sua posse (o exercício legítimo de

alguns dos direitos elementares da propriedade), porém, premeia as definições correntes de
Know how. Paul Demin (5), por exemplo, entende que no contrato respectivo uma pessoa se
obriga a fazer o contratante fruir dos direitos que ela possui sobre certas fórmulas e processos
secretos, durante um certo tempo, e por um certo preço.

Outros autores preferem definir o objeto do contrato pelos conhecimentos técnicos a

serem transmitidos, neste sentido Fran Martins (6) acredita que Know how seja certos
conhecimentos ou processos, secretos e originais, que uma pessoa tem, e que, devidamente
aplicados dão como resultado um benefício a favor de quem o emprega.
 Delineado está desta forma, o sentido da definição ora proposta de know how:, qual seja o
corpo de conhecimentos técnicos, relativamente originais e secretos, ou pelo menos escassos,
que permitem, a quem os detenha, uma posição privilegiada no mercado. O contrato de Know
how, consequentemente, seria aquele em que uma parte, mediante o pagamento de uma soma,
fornece a outra informações tecnológicas escassas, de forma a possibilitar a esta uma posição
privilegiada no mercado. Em suma, o que se transfere, na realidade, não é a tecnologia, mas a
oportunidade comercial dela resultante.

Possuindo então valoração econômica, o Know how consiste em bem imaterial, sujeito a
propriedade e passível de transferência a título oneroso ou gratuito. De sorte que, a propriedade
de uma informação implica no direito de guardá-la para uso próprio, usando-a como bem de
produção. Convindo-lhe passar a informação adiante, mediante um aluguel, no caso chamado
regalia (royalties), o proprietário goza dela, através de seus frutos. Não querendo, ou não
podendo, tirar seus resultados econômicos diretamente ou por via de terceiros, o dono pode
vender ou dar tal informação, mediante cessão. E, como no caso da propriedade das coisas
tangíveis, o dono da informação pode impedir que outros dela façam uso indevido. Em ambos os
tipos de propriedades existe um direito à exclusividade na utilização da coisa ou da informação,
ou, se quiser, um monopólio legal.

Evidentemente, é mais difícil conceber a propriedade sem uma coisa tangível para ser seu
objeto. Criou-se o sistema de propriedade legal de uma informação, no entanto, porque já havia
uma exclusividade de fato -, o segredo. Convém à Sociedade que os avanços técnicos sejam
divulgados, e para isto se dá uma proteção especial - a maior de que dispõe o Direito - a quem os
queira revelar. É uma barganha: troca-se um segredo, que talvez jamais fosse descoberto por
outros, pela exclusividade de sua utilização, mesmo contra aqueles que vierem autonomamente a
ter acesso à mesma informação. Assim pode-se com base nos dados revelados, ir além do
proprietário. Melhor ainda, como a propriedade concedida pelo Estado é temporária e sujeita à
exploração econômica obrigatória, ao fim do período exclusivo ou se o dono opta por não fazer
uso dela, um competidor vai ter direito de tomar posse, ou de simplesmente fazer uso dos dados
para seus próprios fins.

A racionalidade do sistema pressupõe, porém, dois elementos essenciais: a) Existência de

competição econômica; b) Existência de competição tecnológica.

3.Caracterizando a Transferência

Em primeiro lugar, a transferência é definida como mera comunicação e não mudança de

título. Como pouco adiante no texto se enfatiza, transferir tecnologia, na perspectiva das
empresas multinacionais, não significa transferir a propriedade da mesma nem tampouco a
propriedade do bem imaterial.

Deve-se notar que noção de transferência como transmissão de propriedade é a

predominante na prática do INPI (7). Além disto, a jurisprudência do INPI exige, para que haja
transferência: a) que não haja a tecnologia já no país (8); b) que importe em aumento da
capacidade de produção da receptora. (9); c) que haja responsabilidade da supridora pela
tecnologia. d) que haja absorção ou autonomia; e) que o bem transmitido seja de natureza
imaterial (não se admitindo a tese da tecnologia implícita do hardware).

Finalmente, a prática mais recente do Instituto só entende que há transferência de

tecnologia se a mesma é transmitida para fora do mesmo grupo econômico.

Em segundo lugar, concebe-se que a transferência se faça por veículos que extravasam o
objeto de presente estudo, o know how. A par de tais contratos, nota-se que se entende o
investimento direto, os contratos de assistência técnica (como sendo algo diverso do know how),
as marcas, os acordos de consultoria técnica, contratos turnkey e até a educação não específica
como meios de transferência do fator cognitivo da atividade empresarial. Conforme salienta
BARBOSA:

Sendo uma mercadoria, a tecnologia comportar-se-á como tal. Apesar da

maior parte da tecnologia não ser produzida para a troca, pode ser negociada
quando uma oportunidade econômica se apresenta. É importante adicionar a este
respeito, a tendência mais recente de produção de tecnologias por si mesma;
i.e, o emprego de tecnologia para a produção de novas tecnologias. Começam a
aparecer institutos de investigação com objetivo de produzir tecnologia para
seus clientes e compradores - verdadeiras empresas de tecnologia (10).

Destarte, é necessário apurar a noção de Transferência de tecnologia, para efeitos deste

Trabalho. Assim, transferência não é o termo empregado quando transaciona-se mercadorias,
seja nacional ou internacionalmente. Logo percebe-se que, ao tratar-se do Comércio de
Tecnologia. Substancialmente, Transferência e Comércio podem estar totalmente dissociados. É
possível, por exemplo, através de convênios governamentais, existirem situações em que a
transferência tecnológica acontece sem o comércio, como também é viável no comércio inexistir
a transferência (11).

Contudo, o conceito de Comércio de Tecnologia, conforme aqui empregado, está atrelado

à categoria Tecnologia, como foi conceituada. O enfoque, desta maneira, é exclusivamente sobre
a chamada tecnologia explícita, sem qualquer menção à tecnologia implícita, nos termos que
vem sendo usualmente utilizado. Para alguns, tecnologia implícita é aquela incorporada a outras
mercadorias, em geral com ênfase em bens de capital. Esse aspecto pode servir para definir o
estado das artes, mas obscurece, em geral, a questão da Transferência e, principalmente, do
Comércio de Tecnologia. (12)

Assim sendo, a Transferência de Tecnologia a qual o título deste trabalho se remete é um

processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade
empresarial. As conclusões que se extraem de nosso estudo estão, desta feita, limitadas ao
contexto restrito de um negócio efetuado entre duas empresas, numa economia em que o
mercado, seja interno, seja internacional, representa um fator dominante.

Duas observações importantes de fazem necessárias neste passo. Em primeiro lugar, a

consideração de que a tecnologia de que se fala implica num sistema de propriedade, em que se
estruture o valor e a necessidade da mercadoria comercializada. Comércio sem transferência,
leia-se, sem passagem de propriedade. Nem sempre as relações de propriedade se exercem sobre
o bem transferido: quem contrata a prestação de um serviço de treinamento não recebe nenhum
item sobre o qual possa exercer uma exclusividade de direito, nem tinha tal exclusividade o
prestador.

Em outros casos, há propriedade (ou mais propriamente, exclusividade de direito) sobre o

objeto do contrato, por exemplo, quando se transmite o direito de explorar uma tecnologia
patenteada; em outros, há um tipo de proteção jurídica de efeitos próximos a da propriedade,
como quando se transfere um conjunto de conhecimentos de que o supridor disponha em
condições de exclusividade de fato, total ou relativa, a qual o Direito reconheça legitimidade: o
know how. Em todas as hipóteses, porém, há um sistema de propriedade, ou de exclusividade de
fato reconhecida como legítima, dos bens de produção das empresas envolvidas no negócio.

Definindo-se propriedade, não como o poder absoluto sobre a coisa, à maneira de Code
Napoleon, mas como a indisponibilidade legal de terceiros sobre bens que o direito dá a alguns o
poder de usar, pode-se dizer que só há transferência de tecnologia se há propriedade da
tecnologia que se define como mercadoria. Num universo anômico, em que lei nenhuma
proibisse o uso de todas tecnologias existentes por qualquer interessado, inclusive através da
penetração forçada na intimidade das empresas para extrair seu modelo específico de produção,
não haveria espaço para o comércio de tecnologia; é de se perguntar, inclusive, se haveria
tecnologia a se comerciar.

Em segundo lugar, é preciso enfatizar que o comércio de tecnologia entre empresas do

mundo desenvolvido e as do mundo em desenvolvimento se perfaz em condições especiais.
Diferentemente das transferências que se concluem entre empresas européias e americanas,
processo simples de acasalamento entre unidades de produção atuando no mesmo contexto
econômico, social e cultural, a empresa brasileira recebe da fornecedora americana algo que lhe
chega como enxerto. (13).

Nas transferências entre empresas do primeiro mundo, a tecnologia objeto do negócio

pode ser tomada como base de um processo de geração de novas tecnologias: a comunidade
científica e a estrutura empresarial estão aptas a prover uma concorrência tecnológica, através da
geração de conhecimentos voltados para a produção, na qual o novo item se incorpora. A
tecnologia transferida constitui em um fator de produção de tecnologia nova. No caso da
transferência para empresas do terceiro mundo, a tecnologia surge como, somente, um fator de
produção de bens e serviços