Circular No.

22
Emitida en Julio 2007
PERU
Derecho de Preferencia versus Oposición
Andina:
Un vacío normativo que genera despropósitos jurídicos en la
resolución de procedimientos marcarios al interior de la
administración peruana

El artículo 168º de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial

establece que quien obtiene la cancelación de una marca por falta de uso tiene el
Derecho Preferente para solicitar el registro de dicha marca, este derecho preferente
tiene vigencia desde la fecha que se presenta la acción de cancelación por no uso,
hasta tres (3) meses después que la marca es cancelada.

A su vez, el artículo 147º del referido compendio normativo sostiene que para
presentar oposición en base a la comunidad andina, el oponente deberá tener
registrada o solicitada con anterioridad una marca idéntica o similar, en cualquiera de
los países miembros de la Comunidad Andina (Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador),
respecto de los cuales el uso de la marca solicitada pueda inducir al público a error,
por ejemplo: si el titular o el solicitante del registro de una marca en Colombia se
opone a la solicitud de registro de una marca en Bolivia, deberá éste argumentar que
de coexistir dichas marcas inducirán al público a error respecto de la procedencia de
los productos distinguidos por éstas . Asimismo Para ello, el opositor deberá
demostrar tener legítimo interés en el mercado donde formula la oposición, debiendo
para ello solicitar el registro de su marca en el país donde presentó la oposición.

El problema se suscita en el siguiente escenario: A solicita la cancelación de la marca

X en Perú y luego solicita el registro de la misma marca en el mismo país. B, es
extitular de la marca X en Perú, ya que a éste le fue cancelada la marca y titular de la
misma en Colombia, amparado en el artículo 147 de la decisión 486, formula
oposición a dicha solicitud en base al registro de la marca X en Colombia. Para
demostrar el interés en el mercado peruano solicita el registro de la marca X en Perú.
Por tanto, se produce un choque de derechos. Por un lado, A tiene el Derecho de
Preferencia para obtener el registro de la marca X, mientras que B tiene el derecho
que le otorga el haber hecho ejercicio de la Oposición Andina. ¿A quién se debe
preferir?

Ante esta disyuntiva se enfrentó la Oficina de Signos Distintivos al resolver el

expediente Nº 134515-2001, correspondiente a la solicitud de registro de la marca
“BLANCANOVA”, por parte de LABORATORIO CITY S.A. de Chile, quien había
obtenido la cancelación por falta de uso de dicha marca, anteriormente de titularidad
de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION (hoy WYETH), de Estados
Unidos de América. WYETH se opuso en base al registro de dicha marca en
Colombia, para lo cual presentó la respectiva solicitud en Perú, con lo que la Oficina
de Signos Distintivos, al igual que la Sala de Propiedad Intelectual, resolvió
otorgándole preferencia a la Oposición Andina , con lo que se denegó el registro de la
marca cuya cancelación se había logrado siguiendo todos los requisitos que la ley
exige.

Consideramos que la decisión adoptada por la administración en este caso fue

inadecuada, puesto que otorgó protección al sujeto de derecho poco diligente, quien
permitió que su marca caiga en desuso y que sufrió –con toda justicia- el castigo de
perder el registro respectivo, en desmedro de aquél que demostró interés y deseos de
 usar dicha marca, es decir, del sujeto de derecho diligente.

El adoptado por el INDECOPI no sólo es un criterio inadecuado por inepto, sino

también por nefasto, puesto que con él se ha sentado un precedente –felizmente no
vinculante, pero que puede ser invocado por cualquier interesado- que permite a
todas aquellas personas que cuenten con los medios económicos para registrar
marcas en más de un país de la Comunidad Andina , poder adueñarse de las mismas
sin importar si las usan en el comercio o no: basta tan sólo que alguien con legítimo
interés solicite la cancelación de una de aquellas marcas para que inmediatamente
las defienda utilizando la Oposición Andina , con lo que el Derecho Preferente
quedaría completamente privado de contenido y se consagre un monopolio de
marcas, signos que tienen una naturaleza eminentemente comercial y que se
caracterizan por poseer una finalidad dinámica per se , ahora convertidos en pétreos
escombros de una actividad que se congela y muere gracias a descabelladas
resoluciones.

La solución en estos casos es bastante fácil, y es tomar como criterio para estos, el
hecho que a la persona natural o jurídica, que se le canceló la marca, no solamente
pudo defenderse probando el uso de la marca en el territorio del país donde se
efectúa la cancelación, sino en cualquier país de la Comunidad , ya que así lo estipula
la Decisión 486, por tanto no tiene ningún sentido declarar fundada una oposición
andina del mismo titular de la marca que fue cancelada, ya que el sistema se vuelve
totalmente incoherente y deja sin contenido al derecho preferente, por tanto las
acciones de cancelación por no uso, se vuelven inservibles y poco prácticas, ya que
por increíble que parezca, la persona que no usa la marca, que por ello no genera
competencia en el mercado, tiene un mejor derecho que aquélla que si tiene interés, y
que actúa diligentemente solicitando la cancelación de la marca y posteriormente su
registro.