Gestion de la Proprit Intellectuelle : Les piges viter

Sbastien Clark
Agent de brevets
Ogilvy Renault - Montral 22 septembre 2010

Objectifs de la prsentation

Comprendre ce quune bonne gestion de la PI peut vous apporter viter de commettre des erreurs qui pourraient compromettre vos droits

Catgories de PI g
Brevets Inventions (Fonctionnement, pices) (F ti t i ) Noms, logos, marques Rfrent la source dun bien ou d un dun service Formes dexpression (littraire, musicale, (littraire musicale artistique ou thtrale) Dessins possdant un attrait esthtique (forme, configuration, modle, (f fi ti dl ornement) Information secrte

Marques de commerce Droits dauteur

Dessins industriels

Secrets commerciaux
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Exigences pour la protection de la PI

Secrets industriels

Brevets

Dessins industriels

Marques de commerce

Droits dauteur

Sappliquent linformation secrte possdant une valeur Les droits lgaux dcoulent du caractre secret

Conditions juridiques

Toute ralisation, procd, machine, fabrication ou composition de matires, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, qui sont nouveaux et utiles Les droits lgaux dcoulent de lobtention du brevet Le droit exclusif dexploiter le brevet pendant 20 ans, non renouvelable, renouvelable de la date du dpt Cette protection se limite au pays o le brevet est dpos

Sappliquent aux formes, motifs, et lments dcoratifs Les droits lgaux dcoulent de lenregistrement du dessin

Sapplique aux lettres, mots, phrases, sigles, slogans, numros et dessins

Les droits dcoulent de lusage de la marque. Lenregistrement accorde une protection supplmentaire

Sappliquent aux uvres littraires, dramatiques, musicales, musicales et aux logiciels. Le droit dauteur est automatiquement confr son auteur, avec une prsomption en faveur de lemployeur Le propritaire a le droit exclusif de reproduire, produire et publier loeuvre. Stend la vie de lauteur et 50 ans suivant son dcs

Protection accorde

Perptuelle, condition que linformation reste secrte

Un droit exclusif dexploiter le dessin industriel pendant 10 ans de la date denregistrement, non renouvelable Cette protection se limite au pays o le dessin est enregistr

Le propritaire le droit dempcher un tiers dutiliser une marque semblable qui p q pourrait confondre les consommateurs Perptuelle, si la marque est bien employe. Lenregistrement dure 15 ans, ans renouvelable

Recherches dans les bases de donnes sur les brevets d l b t

Ne r-inventez pas la roue! Faites effectuer une recherche en tat de la technique avant di t dinvestir d ti dans une coteuse d t dmarche d R&D h de La bases des donnes sur les brevets sont les bases de donnes techniques les plus compltes dans le monde, vous serez surpris de dcouvrir ce qui sy cache ( 2 liens utiles: www.uspto.gov et www.espacenet.com) ) Vous pouvez copier les brevets expirs!
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Information confidentielle

Une fois les dmarches de R&D entames, grer votre information confidentielle vous permettra de vous protger et de vous garder les portes ouvertes Une fuite dinformations confidentielles peut rendre le dpt dune demande de brevet invalide p (voir article 28.2 de la Loi sur les brevets)

Divulgation g

Certains pays appliquent des dlais de grce relativement la divulgation par linventeur (notamment les tats-Unis le Canada lAustralie le Japon) tats Unis, Canada, l Australie, Cependant, plusieurs pays nen appliquent pas Europe, Chi E Chine, I d Inde

Ne pas divulguer linvention avant davoir dposer une demande de brevet

Ententes de non-divulgation
Ces ententes peuvent prserver la nouveaut si les divulgations sont faites avant le dpt de la demande de brevet Toutefois, Toutefois si un parti viole lentente de nonl entente non divulgation, cette entente ne peut remdier la divulgation La poursuite pour violation de lentente de nondivulgation constitue le seul recours possible

La protection visant la nouveaut na de porte que dans la mesure o les partis respectent lentente

Proprit des Droits

Linventeur est prsum tre le p p premier p p propritaire dune invention La relation Employeur - Employ
La Loi sur les brevets ne prvoit pas de cession automatique du brevet lemployeur La meilleure protection Convention crite o lemploy l employ
Cde tous les droits de proprit intellectuelle, incluant les droits dans linvention, lemployeur, dcoulant de tout travail accompli durant lemploi l emploi Sengage signer tous les documents qui donnent effet cette cession des droits lemployeur, incluant son assistance en cas de litige
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Proprit des Droits

En labsence dune telle convention, les lments , suivants ont t considrs par les tribunaux:
Si lemploy a t embauch pour travailler sur cette invention Si lemploy a t embauch pour inventer Si lemploy avait dj invent avant dtre embauch p y j Si le comportement de lemploy suggrait que lemployeur tait propritaire des droits Si linvention rsulte d li ti lt dune problme que l bl lemploy l devait rsoudre Si lemployeur avait consult dautres membres du personnel dans le but de raliser cette invention
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Proprit des Droits

lments considrs par les tribunaux: p (suite)
Si lemploy a utilis de linformation hautement confidentielle appartenant lemployeur l employeur Si une condition de lemploi tait que les inventions dvelopps ne pouvaient pas tre utilises pour le compte de lemploy

La jurisprudence favorise les employs

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Proprit des Droits

Si vous sous-traitez la R&D en tout ou en partie, assurez vous davoir une entente signe prcisant : g p
Les obligations concernant la confidentialit Qui est le propritaire des innovations Qui rclame les crdits dimpts R&D

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Coproprit p p
Gnralement, Gnralement moins dentente contraire la d entente contraire, coproprit permet chaque copropritaire dexploiter le brevet sans avoir dobligation lgard des autres copropritaires Le droit doctroyer sous licence ses droits de PI p y peut varier dun territoire lautre :
tats-Unis les copropritaires peuvent librement octroyer sous licence leurs droits de PI Canada les copropritaires ne peuvent octroyer sous licence leurs droits de PI sans le consentement des autres copropritaires

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L obtention d un Lobtention dun brevet

Les inventions rsultant de la R&D, comme les marques de commerce, le design darticles, sont le produit intangible de lactivit inventive et cratrice de lesprit humain Lentreprise est responsable denregistrer sa p p proprit intellectuelle ( (Brevets, dessins industriels et marques de commerce) Dans le cas des brevets et dessins industriels, sans proprit intellectuelle, la rgle de base est celle de la libert de co cu e ce, e do c du droit de cop e a be concurrence, et donc do copie
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 Rsum du principe des brevets :

mcanisme pour encourager la divulgation de linformation confidentielle concernant une innovation technologique, en octroyant en change un droit exclusif dutilisation de fabrication et de vente d utilisation, dune dure limite (20 ans)

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Les brevets
Quest-ce quun droit exclusif? Un droit dempcher (cest--dire un droit de p poursuivre) les autres de fabriquer, dutiliser ou de ) q , vendre linvention NE CONSTITUE PAS un droit de faire, dutiliser ou de vendre linvention librement (sans gard par exemple aux autres brevets aux gard, exemple, brevets, autres lois)

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Brevet

Les brevets comprennent :

Une description technique dtaille (appuye de figures) Des revendications qui indiquent la porte du droit exclusif demand

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Pourquoi vouloir un brevet ?

Si on dpose une demande et obtient un brevet, p ,
on pourra exiger de comptiteurs de cesser lutilisation, la fabrication ou la vente de contrefaon on pourra ngocier une li i licence pour obtenir d bt i des redevances concernant de telles activits on pourra vendre les droits dans la technologie; on pourra obtenir compensation si le comptiteur nous a caus des torts

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Pourquoi vouloir un brevet ?

Lidentification En instance de brevet (ou Patent Pending ) dmontre le srieux, et gnre du respect tant chez les clients et les fournisseurs que chez les comptiteurs Les brevets, comme les marques dposes, constituent un actif intangible pouvant tre monnay
Pour obtenir du financement Pour obtenir un meilleur prix lors de la vente de lentreprise

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Pourquoi vouloir un brevet ?

Si on dpose une demande de brevet,

la plupart des comptiteurs viteront de faire de la contrefaon pour viter le risque financier rattach une poursuite et/ou viter la mauvaise publicit Procure un avantage sur un comptiteur pour obtenir un contrat de sous-traitance Permet dapprocher de grandes entreprises qui autrement refuseraient de vous rencontrer

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Prise de dcision
On value la valeur potentielle dune demande de p brevet en considration de tous ces facteurs
Recettes additionnelles relies au potentiel dexclusivit Valeur du droit exclusif Valeur en tant quactif pour lentreprise qu actif l entreprise Outil de financement Avantage au niveau de limage de lentreprise g g p Inconvnient reli la publication Cots Dure de vie du produit
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Pour rduire les risques de poursuite en contrefaon d brevets t f de b t

Vous pouvez faire effectuer une recherche en libert de fabrication parmi la documentation de brevets, vous dcouvrirez peut-tre un brevet dun comptiteur qui d i t t b t d tit i pourrait vous empcher de rentabiliser un investissement Particulirement utile lorsque vous tes sur le point dinvestir dans la commercialisation dun nouveau produit et vous comptez rentabiliser cet investissement p sur plusieurs annes
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Conclusion : Recherches en brevet

Une recherche en tat de la technique peut vous q p permettre de prparer le terrain et valider le bien-fond dune dmarche de R&D U recherche en b Une h h brevetabilit peut vous donner une t bilit t d indication sur la porte disponible pour un ventuel brevet Une recherche en libert de fabrication peut vous permettre dvaluer les risques relis la commercialisation dun nouveau produit d un

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Conclusion : Gestion de la confidentialit fid ti lit

Grer la confidentialit de la dmarche de R&D vous permettra
De protger votre investissement en R&D De vous rserver la possibilit dobtenir un brevet De maintenir un secret industriel De divulguer vos informations confidentielles uniquement lorsque cela vous avantage

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Conclusion : Breveter ou ne pas breveter ? b t

La dcision doit
tre prise tt dans le processus, avant toute divulgation publique t claire, prfrablement base sur des rsultats tre l i f bl tb d lt t dune recherche en brevetabilit tre aligne sur la stratgie et la vision commerciale de lentreprise

Vo s gagnere impliq er un agent de bre ets Vous gagnerez impliquer n brevets tt dans le processus

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Merci!
Pour plus dinformations : Sbastien Clark. Clark Agent de brevets (514) 847-4259 sclark@ogilvyrenault.com

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