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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

CARRERA DE DERECHO

Contratos Parte Especial

CONTRATO DE KNOW HOW

Grupo de Trabajo:
CABRERA MANOSALVA, WILSON
CAMPOS JULON, ALDO WILMER
SANCHEZ BECERRA, MAX
SANTA CRUZ QUISPE, MELVA RAQUEL
EL CONTRATO DE KNOW
HOW
DERECHO CIVIL V CONTRATOS PARTE ESPECIAL
1. INTRODUCCIN
En el mundo contemporneo, se puede verificar la
existencia de contratos respecto de valiosos activos
intangibles como: informacin intelectual, frmulas,
procedimientos, invenciones o estrategias comerciales;
los cuales son de gran utilidad para mejorar la
productividad y competitividad de diversos sectores
comerciales o industriales.
Precisamente, entre estos acuerdos se encuentra el
contrato de know how, el cual es un contrato atpico
que confiere derechos y obligaciones relativos a
conocimientos o procedimientos secretos, no
patentados ni publicitados.
2. MARCO LEGAL
Es un contrato de naturaleza atpica ya que no cuenta con
regulacin especfica en nuestra legislacin, que lo defina sus
elementos esenciales y que, adems, establezca las normas
supletorias as como aquellas normas imperativas que le sern
aplicables, en caso que exista algn vaco contractual.
A pesar de no tener una regulacin especial o especfica, le
son de aplicacin las disposiciones contenidas en el Cdigo
Civil en materia de acto jurdico, obligaciones y la parte
general de contratos. Asimismo, al tratarse de un contrato por
el que se explotan conocimientos o tecnologas, debemos
tomar en consideracin las disposiciones de la Decisin N
291 de la Comunidad Andina.
3. DEFINICION
Por Know How han de entenderse, conocimientos y experiencias
de orden tcnico, comercial y de economa de empresa, cuya
utilizacin le permite o, llegado el caso, le hace posible al
beneficiario no solo la produccin y venta de objetos, sino
tambin otras actividades empresariales tales como
organizacin y administracin (Stumpf)
Para autores como Marti, este saber hacer no debe
encontrarse patentado. Este sector de la doctrina enfatiza que el
Know How es un conjunto de conocimientos prcticos no
patentados derivados de la experiencia y que verificados
debern cumplir cuatro requisitos: Ser secreto, substancial, til e
identificado.
4.1 Concepto de Know How
Podemos entender al know how como el conjunto de
conocimientos obtenidos por una empresa y que
representan la manera, mtodo o procedimiento para llevar
a cabo sus procesos de produccin, de comercializacin, de
organizacin o de cualquier otra ndole, que implique un
secreto industrial para la empresa.
El know how es un conocimiento o conjunto de
conocimientos que configuran un secreto industrial de la
empresa licenciante, de tal manera que no constituyen
conocimientos susceptibles de ser patentados, pues no
renen las condiciones para ser un conocimiento patentable
o, aun si fuera as, el inters de la empresa es no patentarlos
para mantenerlos en secreto
4.2 Concepto de contrato de licencia
de know how
Nos referimos a la autorizacin o concesin que efecta el titular
de un elemento de propiedad industrial, en este caso el know
how, para que un tercero lo explote en sus actividades
comerciales.
Puede consistir en conocimientos sobre la forma de fabricar un
producto, el mecanismo de comercializacin, la organizacin de
la empresa u otros, que permitan obtener un mejor desempeo en
las actividades del tercero licenciatario.
La naturaleza de esta licencia es simplemente la de una cesin
para el uso de esos conocimientos, normalmente, durante un
perodo y sin transferir la titularidad de los conocimientos
licenciados.
5. ELEMENTOS ESENCIALES O
CONSTITUTIVOS
Cesin o transmisin del conocimiento
Conocimiento no patentado
Conocimiento debe ser secreto
Conocimiento debe ser substancial
Conocimiento debe ser til
Conocimiento debe ser identificado
Funcin econmica
5.1 Cesin o transmisin del
conocimiento
El conocimiento, la tcnica, el procedimiento,
la frmula o la experiencia, podr ser objeto
de una cesin definitiva o temporal,
dependiendo de la voluntad de las partes.
No es necesario que la cesin del
conocimiento sea en exclusiva, dado que el
titular del conocimiento podra celebrar
contratos similares con otras personas o
empresas.
5.2 Conocimiento no patentado

El conocimiento objeto del Contrato de Know How debe ser


no patentado. En consecuencia, dicho conocimiento podra
ser: (i) patentable siempre que no se haya patentado o (ii) no
patentable (porque no rene los requisitos para dichos
efectos).
En el Contrato de Know How, el titular del conocimiento opta
por dejar de lado la proteccin jurdica temporal que podra
implicar obtener el derecho de patente porque prefiere que
dicho saber hacer o informacin, no sea dada a conocer a
terceros, distintos a aquellos que forman parte del Contrato
de Know How.
5.3 Conocimiento debe ser secreto
Numerosos autores sealan que la informacin del Know How debe ser
de carcter secreto. Se refiere bsicamente a la voluntad del titular de
mantener oculta determinada informacin y/o conocimiento, lo cual le
permitir obtener todo el provecho posible a dicho conocimiento.
Este carcter secreto del Know How es relativo en cierta medida,
porque puede resultar necesario e importante que dicho conocimiento
sea transmitido a determinadas personas vinculadas a quien detenta
con la autorizacin para su uso y que deban conocerla para su
aplicacin o desarrollo.
El titular de la informacin debe mantener en secreto la misma, pues es
consciente que posee una herramienta que le otorgar poder en
cuanto a competitividad y xito se refiere en el mercado. Es decir, tiene
intencin que su conocimiento sea an un secreto, no obstante, desea
aplicarlo en la industria o comercio para consolidar su posicin
estratgica en el mercado.
5.4 Conocimiento debe ser substancial
Se refiere a conocimiento que incluye informacin
importante para la venta de mercaderas o el suministro de
servicios a consumidores finales y, en particular para el
procesamiento y presentacin de mercadera. Es decir,
informacin relevante que puede estar vinculada a nuevos
procesos, procedimientos, tcnicas y estrategias
El transmitente del Know How desea que su propiedad y sus
conocimientos guarden ciertos esquemas de produccin y
distribucin en lo que respecta a la utilizacin y explotacin
de l, es entonces as que debe acompaar la transmisin
del Know How con una serie de recomendaciones
brindadas en informacin para que pueda lograrse un
adecuado manejo.
5.5 Conocimiento debe ser til

Para que el Know How tenga la debida proteccin


jurdica deber ser susceptible de valoracin
econmica, y esto ser consecuencia de la ventaja
competitiva que nos ofrece.
En ese orden de ideas, el Know How tendr valor
econmico en el mercado slo si aporta un
mejoramiento para el desarrollo de la actividad
comercial o industrial, ya que de otro modo no
tendra ningn atractivo para su obtencin por parte
de los agentes econmicos
5.6 Conocimiento debe ser
identificado

El conocimiento es identificado por el


hecho que el Know How deba estar
descrito de una manera
suficientemente completa para permitir
verificar que cumple las condiciones de
secreto y substancialidad
5.7 Funcin econmica
La finalidad o causa del Contrato de Know How, es el
otorgamiento de conocimientos especializados. Dichos
conocimientos pueden licenciarse por un plazo
determinado o transmitirse de manera definitiva. Estos
conocimientos podrn ser utilizados o explotados,
dado quien los recibe se encontrar legitimado para
estos efectos.
Si bien con la celebracin del contrato de Know How
no se asegura el xito, la suscripcin de este contrato
asegura una posicin de ventaja en el mercado
respecto al rea en que se usar el conocimiento
6. Sujetos intervinientes

Es un contrato bilateral y nico pues slo


existen dos partes y no es posible sub-
contrataciones.
Tambin es un contrato oneroso
expresado en el pago por la
transferencia de conocimientos, pago
que se hace en forma convenida.
6.1. El licenciante o transferente

Es el titular de los conocimientos que sern


materia de la licencia. Se otorgar al
licenciatario el derecho a utilizar los
conocimientos en su actividad empresarial.
Se obliga a transferir los conocimientos
tcnicos, modelos o avances constitutivos
del know-how. Se podra incluir la asistencia
tcnica para el adiestramiento del personal
del usuario.
6.2. El licenciatario o usuario
Persona a favor de quien se otorga la licencia, de tal
manera que podr utilizar los conocimientos
licenciados en el desarrollo de su actividad comercial
y que, normalmente, est obligado al pago de una
retribucin por la licencia otorgada.
El licenciante se obliga al pago convenido (en un
solo monto o a travs de regalas). Igualmente se
obliga a no divulgar tales conocimientos, informar
sobre las ventajas obtenidas, as como a devolverlos
a la finalizacin del contrato.
7.Obligaciones de los intervinientes

a. Obligaciones del licenciante


Principalmente, las obligaciones del licenciante son las siguientes:
Entregar o transmitir el know how o los conocimientos al
licenciatario. Claro est que en aquellos casos en los que esta
transferencia requiera de la entrega de soportes materiales de
informacin, como disquetes, discos compactos, documentos
impresos u otros, la obligacin del licenciante comprender la
entrega de esos soportes.
Asimismo, si el manejo de esta informacin requiere de
capacitaciones y de la preparacin al licenciatario o su
personal, es comn que esta prestacin forme parte de las
obligaciones del licenciante.
7.Obligaciones de los intervinientes
a. Obligaciones del licenciante
Es comn, aunque no indispensable, que el licenciante se obligue
a no otorgar licencias a terceros, por lo menos no a terceros que
puedan competir con el licenciatario en el mismo mercado.
Esto quiere decir que el licenciante se obligue a darle exclusividad
al licenciatario para el mercado que ste cubre, de tal manera
que sea el nico en explotar los conocimientos licenciados. Pero
como hemos dicho, esto puede no ser as, segn lo acuerden las
partes en el contrato.
Existen otras obligaciones a las que pude someterse el licenciante,
tales como la confidencialidad, el aseguramiento de volmenes
de venta, etc. Pero que no son indispensables en el contrato.
7.Obligaciones de los intervinientes
b. Obligaciones del licenciatario
Efectuar el pago de la retribucin, segn se hubiera establecido en el contrato.
Tal como hemos mencionado, al ser un contrato atpico no existe disposicin
legal que obligue a que la licencia de know how sea onerosa, por lo que bien
podra establecerse en el contrato que el licenciatario no deber pagar
retribucin alguna al licenciante.
Guardar confidencialidad sobre la tecnologa licenciada. Aunque hemos dicho
que al ser un contrato atpico no existen disposiciones legales que regulen el
contenido del contrato, resulta natural que el licenciatario se obligue a no
divulgar los conocimientos que le son entregados. Esto incluye la obligacin de
adoptar las medidas necesarias para que el personal a su cargo, si fuera el caso,
tampoco divulgue dichos conocimientos a terceros.
Como obligaciones accesorias, podemos mencionar a la obligacin de respetar
los estndares de calidad que le imponga el licenciante, la obligacin de utilizar
efectivamente la tecnologa entregada, la adquisicin de determinados bienes
complementarios, etc.
8. Formalidad
Aunque el contrato de licencia de know how es uno
atpico y, por lo tanto, no existe una formalidad prescrita
por la ley, debe tenerse en cuenta que segn el artculo 12
de la Decisin N 291 de la Comunidad Andina, si el
licenciante fuera extranjero, el contrato deber celebrarse
por escrito y registrarse ante el organismo nacional
competente en materia de inversin y tecnologa
extranjera.
Sin embargo, es recomendable que en cualquier caso,
estos contratos de licencia consten por escrito debido a
que ello permite demostrar su existencia y contenido y que
dicho documento sea de fecha cierta.
9. Principales caractersticas
Prctico: O sea til, funcional, beneficioso, aprovechable, real.
Probado: Que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y
comprobados, a la vez seguros y acreditados.
Original: Que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta caracterstica lo que lo hace
confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminacin.
Especfico: Que sea un conjunto de tcnicas, procedimientos y mtodos definidos e
individualizados e identificados en forma concreta.
Generalmente no patentados y secreto (en el sentido que no es comnmente
conocido).
Reproducible: O fcilmente transmisible oralmente - en sesiones de entrenamiento - o
por escrito en los contratos y/o manuales.
Sustancial: Por el hecho de que el mismo incluya una informacin importante para
la venta de los productos o la prestacin de los servicios, para la presentacin de los
productos, las relaciones con la clientela y en general la gestin operativa y
administrativa.
10. Clases de contratos know how

Contrato de Know How puro


Es puro cuando no existe patente ni marcas. Consiste en
que una empresa cede a otra la asistencia o conocimientos
tcnicos necesarios para el proceso de produccin.
Contrato de Know How mixto
Es mixto cuando existen elementos patentados y no
patentados. Es el contrato en el que una empresa, adems
de la transmisin de tecnologa cede a otra el derecho a la
utilizacin de patentes, marcas, rtulos, nombres
comerciales, etc.
11. Proteccin del contrato de know
how
La naturaleza de los derechos derivados del Know
How como derechos sobre bienes inmateriales se
halla ntimamente vinculada con la configuracin
de la tutela que el ordenamiento jurdico dispensa a
ciertos conocimientos secretos; proteccin que,
como quedo sealado, se lleva a cabo en
los sistemas jurdicos de nuestro entorno a travs de
disposiciones pertenecientes a categoras diversas,
entre las que ocupa un lugar principal la normativa
sobre competencia desleal.
12. Terminacin del contrato know how

El contrato de licencia de Know


How puede extinguirse por el
trmino de su plazo de duracin,
por requerimiento de una de las
partes, cuando el plazo es
indefinido, y por causales de
resolucin.
13. Casos de aplicacin prctica
Inka Kola
Inka kola ha aprovechado el know how de su personal y
ha hecho el roll-outs del modelo implementado en lima
a todas sus plantas embotelladoras al interior del pas;
as, hoy la nica plataforma de sistemas y el nico
modelo de negocio de toda la corporacin en Per
estn soportados bajo SAP se denomina J.R.L al 2000.
Esta manera se dise una estrategia de tecnologa de
informacin que la compaa deba implementar para
poder ser ms eficiente en su gestin empresarial y
consolidar su liderazgo con miras hacia el futuro.
13. Casos de aplicacin prctica
Grupo Aje Kola Real
El know how de penetracin y crecimiento con enfoque particular a los
segmentos C, D y E es propio de industrias Aaos a tal graGrudo que ha
podido desafiar a marcas poderosas como Pepsi en Venezuela y Coca
Cola en Mxico con ninguna otra ha podido.
Cencosud
Cencosud, el grupo posee el know how necesario en
trminos logsticos, operacionales, de recursos humanos y
financieros, que le permitirn en el mediano plazo rentabilizar
de mejor manera los negocios adquiridos en los ltimos aos
(especialmente los del exterior), lo que generara una
disminucin de su carga financiera relativa en relacin con
su generacin de caja.
Conclusiones
Hemos llegado a la conclusin de que el contrato de Know
How debe estar en constante evolucin, adecundose a los
avances comerciales y tecnolgicos y asimismo, adaptable a
las caractersticas geogrficas, demogrficas o culturales
donde se desarrolle la franquicia. De ah que debe ser
constantemente actualizado y perfeccionado, introduciendo
las innovaciones que vayan apareciendo.
El Contrato de Know How es un contrato atpico. Sus
elementos esenciales no se encuentran en una ley, sino en la
prctica comercial que es reconocida en las distintas
definiciones aportadas por la doctrina.
GRACIAS
Conclusiones

El Contrato de Know How tiene como elemento mnimo negocial a la


transmisin, ya sea temporal o definitiva, de conocimientos,
procedimientos o experiencias de orden tcnico o comercial. Dichos
conocimientos deben reunir las caractersticas de ser un
conocimiento: (i) no patentado, (ii) secreto (para personas ajenas o
no autorizadas), (iii) til, (iv) substancial e (v) identificado.
El pago de una retribucin o regala, a cambio de la transmisin de
los conocimientos, generalmente es incluido en un Contrato de Know
How, sin embargo, no constituye un elemento esencial de esta figura
dado que se admite tambin que la misma sea a ttulo gratuito.
La funcin econmica del Contrato de Know How consiste en la
transmisin de conocimientos que podrn ser utilizados o explotados
por quienes se encuentren autorizados para dichos efectos.