Вопросы международной регистрации

товарных знаков по Мадридской системе

1. Действует ли мадридская регистрация на ТЗ при смене правообладателя в

материнской юрисдикции? Если нет, как заменить правообладателя в базе WIPO?
У нас есть действующая мадридская регистрация ТЗ Фоксфорд и Foxford в UA, BY и
KZ. Можно найти запись в реестре.
2. Описание процедуры регистрации нового ТЗ по мадридской системе
(изобразительного и словесного): шаги, документы, сроки, стоимость, ограничения и
др.
3. Есть ли особенности рассмотрения заявок в разных странах через мадридскую
систему? Интересует прежде всего СНГ.
4.Как расширить перечень стран в имеющейся мадридской регистрации?

1.Действует ли мадридская регистрация на ТЗ при смене правообладателя в

материнской юрисдикции?

Не действует.

ТЗ уже зарегистрирован по Мадридской системе - запись о регистрации ТЗ

Фоксфорд, изменить правообладателя можно:

- через систему eMadrid, найти Международную регистрацию (МР), с помощью

"Change ownership" выбрать total или partial change, ввести сведения о сторонах,
представителях, адресе, выбрать способ оплаты и оплатить (о способах оплаты), и
отправить.
После WIPO пришлют по электронной почте подтверждение с регистрационным
номером и ссылкой для отслеживания статуса. ЭП не нужна при смене через eMadrid

- Вручную через подачу заявления в WIPO Ведомством (Роспатент). На бланке MM5

(инструкция по заполнению).

Кем
Зарегистрированным владельцем или его представителем (указывается при МР ТЗ и
содержится в записи МР)

Куда
В Международное бюро напрямую (eMadrid) или через Ведомство
Подтверждающие документы при смене владельца предоставлять не требуется
(только в случаи подачи через Ведомство)
Стоимость

177 швейцарских франков (~13 500 р)

Согласно п. 7 Перечня пошлин и сборов размер пошлины за внесение записи о смене
владельца составляет за каждую соответствующую международную регистрацию.

При подаче через Ведомство (Роспатент) пошлина 5 700 за подачу (4 900+ 800 (по
400 для каждого знака МКТУ свыше 3, у нас 5)), (п.4.14 Положения о пошлинах).

Оплата

Можно оплатить через посредника поставщика платежных услуг: нужно отправить

сообщение со ссылкой на заявку, платежными и контактными данными, включая
адрес электронной почты в WIPO Finance с помощью формы «Свяжитесь с нами по
финансам».

Еще можно
1. напрямую оплатить счет ВОИС (с российского счета не получится)
2. подать письмо о списании со счета, указав имя владельца/заявителя, тип кода
запроса, номер товарного знака (национальный номер регистрации или
международный регистрационный номер, а также название товарного знака и
словесные элементы знака)

! В обоих случаях владелец тз должен совпадать с владельцем счета!

с российского счета списать не смогут

Для каждого изменения требуется вносить изменения через eMadrid или подавать
отдельный бланк вручную.

2. Описание процедуры регистрации нового ТЗ по мадридской системе

Перед подачей заявки на МР товарного знака необходимо определить перечень

товаров и услуг, которые будет охватывать этот знак (сейчас это 16, 35, 38, 41, 42).

Общие правила

1. Заявитель в бланке МР должен указать связь с местом первичной регистрации ТЗ

(чаще всего через адрес нахождения, регистрации, т.е. если тз зарегистрирован в РФ,
то и адрес правообладателя должен быть в РФ)

Иные варианты:
если участник является государством — заявитель является гражданином этого
государства;

заявитель имеет действительное промышленное или коммерческое предприятие в

государстве-участнике.
2. Указание представителя в бланке на МР достаточно (имя, адрес), доверенность
направлять не надо. В отношении того, кто может быть назначен в качестве
представителя, Мадридская система не устанавливает никаких требований к
профессиональной квалификации, гражданству или месту жительства.

3. Если знак уже зарегистрирован, то указывается номер базовой регистрации (в

стране происхождения), если тз еще не зарегистрирован, то можно указать дату
подачи заявки.

4. Бланки заполненные вручную не применяются (искл: подпись заявки, допускается

собственноручная, факсимиле)

5. Перечень товаров и услуг, приведенный в международной заявке, не может

выходить за рамки перечня товаров и услуг, указанных в базовом знаке. Т.е. указать
большее число классов, чем при первичной регистрации в РФ мы не можем (меньше
можем). Пример, если у нас тз зарегистрирован в рф с классами 41,42, мы подали на
МР только 41 класс, а впоследствии решили включить 42 класс тоже, то нужно
подавать новую отдельную МР на основе той же базовой регистрации тз.

6. К МР может прилагаться перевод перечня товаров и услуг на английский,

испанский или французский языки. Международное бюро не обязано принимать
такой перевод как правильный, он может помочь бюро убедиться в том, что
перевод отражает намерения заявителя, особенно если перечень в базовой
регистрации или базой заявке составлен на ином языке, чем английский,
французский или испанский.

7. Внутри класса можно ограничить перечень конкретных товаров и услуг для МР.

8. Территории охраны указываются за исключением страны базовой регистрации.

Этапы

1. Подача заявки через Роспатент

2. Экспертиза ВОИС на формальное соблюдение требований. Если заявка не
соответствует требованиям, направляется инициатору и ведомству
«уведомление о несоответствии», объясняющее, как исправить проблему в
течение установленного срока (обычно три месяца). Образец уведомления о
нарушении.

Три вида нарушений:

–несоблюдение правил в отношении классификации товаров и услуг
– несоблюдение правил в отношении указания товаров и услуг
–другие нарушения (Просьба, поступившая в Ведомство происхождения
преждевременно, Несоблюдение правил, подлежащее исправлению
заявителем или Ведомством происхождения и тд)).
 Если Международное бюро обнаружит, что при составлении международной
заявки не были соблюдены установленные правила, оно:
–одновременно уведомляет Ведомство происхождения и заявителя;
–информирует о конкретном нарушении правил;
–объясняет, как исправить это нарушение;
–устанавливает срок в три месяца для устранения нарушения;
–указывает, кто должен устранить нарушение (ведомство происхождения или
заявитель);
–указывает, каковы будут последствия, если нарушение не будет
устранено.

3. Регистрация в международном реестре Международным бюро (ВОИС),

направление сертификата (свидетельства о международной регистрации)
владельцу (не означает что тз охраняется в заявленных гос-вах, неизвестно
получит ли тз охрану, оно значит что международное бюро приняло заявку на
МР)
4. Вынесение решения. ВОИС пересылает документы в соотв ведомства
выбранных гос-в, которые проводят экспертизу заявок на национальном
уровне в течение 12 месяцев,

Варианты нац экспертизы в указанных в МР государствах:

-Никаких новостей в течение 12 или 18 месяцев. Охрана предоставлена

(автоматически)
–Получено заявление о предоставлении охраны. При отсутствии оснований
для отказа ведомство должно направить заявление о предоставлении охраны
вашему товарному знаку.
-Получено уведомление о предварительном отказе. При наличии оснований
для отказа в охране ведомство должно направить в ВОИС уведомление о
предварительном отказе. Оно пересылается нам. В уведомлении приводятся
основания для отказа, разъясняются дальнейшие действия (с указанием
сроков для ответа) и варианты пересмотра и обжалования решения и
уточняется целесообразность назначения местного агента.

5. Публикация МР в бюллетене

Срок рассмотрения заявки из РФ: от 12 мес

Способы
через Ведомство. При формировании заявления на МР можно использовать
«Madrid Application Assistant» в сервисе eMadrid (потом скачать в пдф и
направить в ведомство) или на бланке ММ2 Инструкция по заполнению.

Документы для подачи через ведомство:

● сопроводительное письмо заявителя/правообладателя базовой заявки или
его представителя, содержащее в произвольной форме просьбу о
представлении международной заявки в Международное бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности, с указанием всех необходимых
реквизитов письма;
 ● бланк МБ ВОИС в одном экземпляре на французском или английском языке
по выбору заявителя; либо международная заявка на товарный знак,
представленная с помощью сервиса "Личный кабинет" на сайте ФИПС;
● документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки и пересылку
регистрационного материала в МБ ВОИС в соответствии с пунктом 4.14
Приложения к «Положению о патентных пошлинах» может быть приложен по
инициативе заявителя или его представителя 4900 + 400 за каждый МКТУ,
если их больше 3;
● документ, подтверждающий уплату международной пошлины в швейцарских
франках, может быть представлен одновременно с международной заявкой
или по уведомлению МБ ВОИС в течение трех месяцев с даты направления МБ
ВОИС такого уведомления в адрес заявителя (дополнительная информация о
международных пошлинах доступна на сайте ВОИС );
● доверенность или её копия, заверенная правообладателем базовой заявки
и/или базовой регистрации
● оптический носитель или флеш-карта (далее – МЧН), содержащая формы ММ2
или ММ4 в случае необходимости формы ММ17 и/или ММ18, полученные на
сайте ВОИС в формате MS Word. Ответственность за идентичность сведений,
содержащихся на формах заявок, заполненных на бумажном носителе и на
МЧН, возлагается на заявителей.

Все в 1 экземпляре

Ведомство удостоверяет/подтверждает, что ТЗ полностью совпадает с базовой

регистрацией, что заявитель по международной заявке является то же самое лицо,
что и владелец базовой регистрации, а также факт, что перечень товаров и услуг по
международной заявке соответствует перечню товаров и услуг, который указан в
базовой заявке или базовой регистрации либо уже, но не шире.

Ведомство происхождения должно подписать международную заявку и

удостоверить дату получения им международной заявки (или предполагаемого
получения заявки). Эта дата становится датой международной регистрации (п.317
руководства по международной регистрации знаков в соот с мадридским
протоколом).

Требования к изобразительному знаку:

1. Воспроизведение должно содержать двухмерное графическое (включая

фотографическое) изображение знака. Воспроизведение должно соответствовать
воспроизведению знака в базовой заявке или базовой регистрации. Если
базовый знак представлен в черно-белом изображении, то воспроизведение
международного знака также должно быть черно-белым; если базовый знак
представлен в цветном изображении, то воспроизведение также должно быть
цветным.

2. Если Ведомство происхождения передает в Международное бюро изображение

знака в электронном формате (JPEG), то это изображение публикуется в Бюллетене.
Если на бумажном носителе или в формате PDF, изображение, используемое для
публикации, получается в результате сканирования бланка заявки, и знак
публикуется в Бюллетене точно в том виде, в котором он представлен на бланке.
Если знак просто напечатан на бланке, то в таком виде он и появится в Бюллетене.

Есть отдельные требования к трёхмерному знаку, но у Фокса не помню таких ТЗ.

3. Если шрифт не важен и ТЗ должен рассматриваться как ТЗ только в стандартном

шрифтовом исполнении, то проставляется спец отметка (не проставляется, если
важен шрифт).

4. Если цвет заявлен в качестве отличительной особенности знака, то этот факт

должен быть отражен в международной заявке путем проставления отметки в
соответствующем поле, а цвет или комбинация цветов должны быть описаны
словесно.

5. Если знак или часть знака содержит элемент, состоящий из букв иных, чем
латинские, или цифр иных, чем арабские или римские, должна быть приведена
транслитерация латинскими буквами и арабскими цифрами.

6. Если слово или слова, содержащиеся в знаке, не могут быть переведены

(например, это придуманное слово), это можно указать, поставив отметку в
соответствующем поле, как показано ниже. Это делается, чтобы избежать
предварительных отказов от указанных участников, требующих предоставления
перевода или подтверждения его невозможности.

7. Если тз при первичной регистрации в стране-происхождения имеет словесное

описание, то оно также указывается (переводится на язык заявки). + можно указать
описание не заявленное в базовой регистрации (если МР осуществляется через
Ведомство, то оно не может требовать удаления из заявки “нового описания”).
8. Международное бюро выделяет из воспроизведения знака то, что
представляется наиболее существенными словесными элементами знака. Они
включаются в базу данных системы Madrid Monitor и используются в уведомлениях и
в переписке для того, чтобы подтвердить
идентичность. Если знак выполнен специальными шрифтами или написан от руки,
то существует риск его неправильной интерпретации Международным бюро. Если
знак содержит большой массив
словесных элементов (например, если знак содержит этикетку), то не всегда
понятно, что именно
следует выделять. Поэтому заявитель может пожелать указать, что, по его мнению,
является существенными словесными элементами знака,

Стоимость и оплата

Через Ведомство пошлина - 4900 + 400 за каждый МКТУ, если их больше 3

можно рассчитать онлайн. Пример, МР нового ТЗ в BY UA KZ (за каждое государство
о котором заявлено в МР - 100 шв фр (~8 010 р), 100 шв фр за каждый класс защиты
свыше 3):

Изобразительный: 653 шв. фр (~52 301) за знак в черно-белом изображении или 903
(~72 324 р ) шв. франка, если знак цветной

Способы оплаты:

–путем списания требуемой суммы с текущего счета в ВОИС, или из средств, уже
переведенных в ВОИС,
–путем перевода суммы требуемых пошлин на почтовый (только в пределах
Европы) или банковский счет ВОИС,

–кредитной картой (только в случае, если Ведомство происхождения использует

службу электронной подачи Мадридской системы (MadridE-filing)

- собственную онлайновую службу, или если заявитель воспользовался Помощником

по подаче заявок в рамках Мадридской системы) или после несоблюдения правил,
касающихся уплаты пошлин после подачи заявки).

Есть особенности, если оплата через Transferwise, Revolut, Western Union, MoneyGram.

Стоимость регистрации наших ТЗ в BY UA KZ:

1) регистрация словесного знака 5 MKTУ
4900 +800 (2 класса сверху 3 по 400 каждый)+93 000 (1 153 фр)= 98 700

2) регистрация изобразительного и комбинированного одинаково стоит:

4900 +800 (2 класса сверху 3 по 400 каждый)+112 400=118 100

3. Особенности рассмотрения заявок в разных странах СНГ

4. Как расширить перечень стран в имеющейся мадридской регистрации?

По упрощенной процедуре, без участия Ведомства

Заявка подается напрямую в ВОИС с помощью опции Extend Protection of Your

Registration («Расширить сферу действия охраны регистрации») на платформе
eMadrid, бланк ММ4 на англ, фр, или исп языке.

Размер пошлины
300 шв фр (24 100 р) основная пошлина +100 шв фр (8 100 р) за каждую новую страну
в заявке

(или индивидуальную пошлину для некоторых стран, например, Армения: 187 шв фр

(15к р) за один класс и 19 (1 500 р) за доп класс, Беларусь: 600 (48 100) за 3 класса, 50
(4 005 р)за каждый доп, Грузия, Кргызтан, Таджикистан, Туркменистан, Украина,
Узбекистан (1028 (82 400) за 1 класс, 103 за 1 доп (8 250 р)) тоже имеют
индивидуальные пошлины).

Цена регистрации словесного в Узбекистане: 1028 + 412 (4 доп мкту получается) +

300 = 1 440 фр (~140 000 р)

ВОИС рассмотрит ходатайство о распространении охраны на предмет соответствия

всем формальным требованиям:
- Если оно отвечает всем критериям - вносится запись в Международный
реестр, публикуется в Бюллетене ВОИС по международным знакам, а затем
уведомление заявителя и указанных членов Мадридской системы.

- Если оно не отвечает необходимым критериям - уведомление о несоблюдении

правил с изложением проблемы и пояснением, как устранить ее в течение
указанного срока (три месяца), разъяснением последствий невыполнения
необходимых действий.